HR, 23-12-2022, nr. 20/03965

PROCUREUR-GENERAAL

BIJ DE

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Nummer 20/03965

Zitting 25 februari 2022

CONCLUSIE

G.R.B. van Peursem

In de zaak

mr. R.G.B. Hermsen q.q. in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van Sporttrading Holland B.V., Sport Concept B.V., Ferro Footwear B.V. en Brandustry B.V.

(hierna: de curator; de failliete vennootschappen worden afzonderlijk aangeduid als: Sporttrading , Sport Concept , Ferro en Brandustry )

eiser tot cassatie

verweerder in het incidentele cassatieberoep

adv. mr. A.M. van Aerde

tegen

1. Converse Inc.

2. Kesbo Sport B.V.

verweersters in cassatie

eiseressen in het incidentele cassatieberoep

(hierna: Converse respectievelijk Kesbo en gezamenlijk: Converse c.s.)

adv. mrs. T. Cohen Jehoram en G.J. Harryvan

Deze merkenzaak gaat over uitputting: hebben Sporttrading , Sport Concept en Brandustry door het verhandelen van Converse-schoenen inbreuk gemaakt op de merkrechten van Converse c.s., of is hier sprake van uitputting?

Het hof oordeelt in tegenstelling tot de rechtbank dat de bewijslast met betrekking tot de gestelde uitputting van het merkrecht op de curator rust. Daartegen wordt volgens mij tevergeefs in cassatie opgekomen door de curator. Ook de andere klachten van het principaal cassatieberoep zie ik niet slagen.In het incidenteel cassatieberoep wordt volgens mij terecht een punt gemaakt van de afgewezen hoofdelijke proceskostenveroordeling van Sporttrading c.s. De andere klachten van het incidenteel cassatieberoep zien op de afwijzing van de gevorderde opgave en kunnen in mijn ogen niet tot cassatie leiden.

1. Feiten en procesverloop1.

1.1 Converse ontwerpt en produceert onder meer sport- en vrijetijdsschoenen. Converse was onder meer houdster van het Benelux-woordmerk CONVERSE en de Benelux-woord-/beeldmerken CONVERSE CHUCK TAYLOR ALL STAR, CONVERSE en ALL STAR. Die merken met de registratiegegevens zijn in de dagvaarding in eerste aanleg onder C omschreven en de beeldmerken zijn daar weergegeven. Die merken worden hierna samen aangeduid als ‘de Converse-merken’. De Converse-merken genieten grote bekendheid in binnen- en buitenland. Converse was tot 6 november 2012 houder van deze merken. De huidige merkhouder is All Star C.V., gevestigd in Nederland.

1.2 Kesbo is voormalig licentienemer van Converse, op grond waarvan zij exclusief bevoegd was om gebruik te maken van de Converse-merken voor de verkoop en marketing van onder meer sport- en vrijetijdsschoenen in onder meer de Benelux.

1.3 Sporttrading is blijkens het handelsregister van de kamer van koophandel (hierna het handelsregister) een groothandel in sportschoeisel, sportkleding en sporttassen, en een bedrijf dat zich bezighoudt met de fabricage en ontwikkeling van dergelijke producten.

1.4 Sport Concept is blijkens het handelsregister een bedrijf dat zich bezighoudt met de productie en groothandel in (sport)kleding.

1.5 Ferro is blijkens het handelsregister een bedrijf dat zich bezighoudt met de inkoop en verkoop van schoeisel, kleding en tassen.

1.6 Brandustry is blijkens het handelsregister een groothandel en doet aan fabricage, import en export van schoeisel, kleding en accessoires.

1.7 Mexx Industries B.V., voorheen geheten FM Fashion B.V. (hierna: FM) is blijkens het handelsregister een groothandel in schoeisel, kleding en tassen. Tevens houdt zij zich bezig met de fabricage en ontwikkeling van dergelijke producten2..

1.8 De aandelen in Sporttrading , Sport Concept , Ferro en FM worden gehouden door Rofer Trading B.V. en de aandelen in Brandustry worden gehouden door Brandustry Holding B.V. Enig aandeelhouder van Rofer Trading B.V. en Brandustry Holding B.V. is Shoeworks Holding B.V. Indirect bestuurders en (mede) aandeelhouders van de Rofer/ Brandustry -groep zijn [betrokkene 1] en [betrokkene 2] .

1.9 Converse c.s. heeft in de periode van februari tot en met april 2009 proefaankopen van Converse-schoenen gedaan bij diverse winkelketens in Nederland en België, namelijk bij Schoenenreus, Vroom & Dreesman, Scapino, Makro en Carrefour.

1.10 Converse c.s. heeft de schoenen laten onderzoeken door [betrokkene 3] (hierna: [betrokkene 3] ). In een schriftelijke verklaring, gedateerd 14 april 2009, heeft [betrokkene 3] met betrekking tot de door hem onderzochte schoenen onder meer het volgende verklaard: “I am informed and believe that the shoes I examined and analysed were, according to the declarations and receipts attached as Exhibit B, purchased by or on behalf of Kesbo Sports BV at different retail stores in the Netherlands, and that one shoe of each pair purchased was forwarded to me by Kesbo Sports B.V. (…) for examination and analysis. (…) In conclusion, I confirm that each of the shoes I examined was not produced by or with the authorization of the Company and is therefore counterfeit.”

1.11 [betrokkene 4] , Vice President Legal van Converse heeft vervolgens in maart en april 2009 affidavits afgegeven, onder meer inhoudende: “As a result of [betrokkene 3] ’s detailed examination, we have concluded that the shoes are counterfeit (…)”.

1.12 Converse c.s. heeft bij verzoekschrift van 26 maart 2009 bij de rechtbank Breda een verzoek ingediend tot onder meer het leggen van conservatoir beslag tot afgifte op inbreukmakende schoenen en een verzoek tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag op de administratie van Sporttrading , Sport Concept , Ferro Footwear , Brandustry en FM (hierna gezamenlijk ook: Sporttrading c.s.3.).

1.13 Het gevraagde verlof is op 26 maart 2009 onder nadere voorwaarden verleend. Als gerechtelijk bewaarder is aangewezen opslag- en transportbedrijf Kusters Logistics B.V. (hierna: Kusters) te Eindhoven. De beslagen zijn gelegd op 6 tot en met 8 april 2009.

1.14 Bij verzoekschrift van 7 april 2009 heeft Converse c.s. aanvullend verlof gevraagd om conservatoir bewijsbeslag te mogen leggen op, dan wel in dat kader kopieën te mogen maken van, de gehele digitale financiële administratie van Sporttrading c.s.

1.15 Het aanvullend verlof is op 8 april 2009 onder nadere voorwaarden verleend, opnieuw onder aanwijzing van Kusters als gerechtelijk bewaarder. Het betreffende beslag is op 9 april 2009 gelegd.

1.16 Op 14 april 2009 hebben Sporttrading c.s. en FM bij de rechtbank Breda een kort geding aanhangig gemaakt tot opheffing van de gelegde beslagen en teruggave van de in beslag genomen zaken en gegevens. In reconventie heeft Converse c.s. onder meer gevorderd Sporttrading c.s. en FM te veroordelen om iedere merkinbreuk te staken en gestaakt te houden en Sporttrading c.s. en FM te veroordelen om te gedogen dat Converse c.s. inzage krijgt in de voorraad beslagen Converse-schoenen en in de beslagen administratie wat betreft de documenten of bestanden die betrekking hebben op bestelde en geleverde Converse-schoenen.

1.17 Bij vonnis van 24 april 2009 heeft de voorzieningenrechter de vordering in conventie afgewezen. De vordering in reconventie is toegewezen, in die zin dat Sporttrading c.s. en FM zijn veroordeeld elke inbreuk op de merkrechten van Converse te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom. Daarnaast zijn Sporttrading c.s. en FM veroordeeld te gedogen dat een door Converse c.s. aan te wijzen forensisch accountant inzage krijgt in de van 6 tot en met 9 april 2009 onder hen in conservatoir bewijsbeslag genomen documenten en digitale bestanden voor zover deze zien op de door deze vennootschappen bestelde en geleverde Converse-schoenen, op straffe van verbeurte van een dwangsom.

1.18 Bij dagvaarding van 25 mei 2009 heeft Converse c.s. de onderhavige zaak tegen Sporttrading c.s. bij de - toen nog - rechtbank Breda aanhangig gemaakt.

1.19 Naar aanleiding van voornoemd vonnis in kort geding heeft Converse c.s. de partij van ruim 60.000 paar in beslag genomen Converse-schoenen laten onderzoeken door de eerdergenoemde [betrokkene 3] . Uit het steekproefsgewijs verrichte onderzoek is volgens Converse c.s. gebleken dat Sporttrading c.s. een gemengde partij schoenen (authentiek/counterfeit) onder zich had. Van de 355 pallets Converse-schoenen bleken volgens Converse c.s. 161 pallets counterfeit schoenen te bevatten. De overige schoenen waren originele schoenen. Deze schoenen (ongeveer 30.000 paar) zijn door Converse c.s. vrijgegeven. Op 15 oktober 2019 heeft [betrokkene 3] schriftelijk verklaard dat hij de schoenen op 25 en 26 mei 2009 heeft onderzocht en heeft hij aangegeven welke schoenen naar zijn mening counterfeit zijn.

1.20 Converse c.s. heeft naar aanleiding van het vonnis in kort geding aan Deloitte Bijzonder Onderzoek & Integriteitsadvies B.V. (hierna: Deloitte) opdracht gegeven om de in beslag genomen administratie van Sporttrading c.s. en FM te onderzoeken. Van het onderzoek is een forensisch accountantsrapport opgemaakt, gedateerd 4 augustus 2009.

1.21 Op 3 augustus 2009 heeft [betrokkene 5] (hierna: [betrokkene 5] ) van HLB Van Daal & Partners (hierna: HLB) in opdracht van Sporttrading c.s. een rapport uitgebracht (hierna: het HLB-I rapport, prod. 1 bij conclusie van antwoord c.a. van Sporttrading c.s. en FM in eerste aanleg). HLB had opdracht gekregen onderzoek te verrichten naar de inkopen en leveringen van Converse-schoenen in 2008 en 2009 door Sporttrading en/of Sport Concept , met als doel te kunnen aantonen dat uitsluitend inkopen en verkopen hebben plaatsgevonden van originele merkgoederen van Converse afkomstig van leveranciers die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte (EER) en die met toestemming van Converse in de EER zijn gebracht. In het rapport staat onder meer dat HLB heeft vastgesteld dat:

a. de door Sporttrading en/of Sport Concept verkochte schoenen afkomstig zijn van officiële distributeurs van Converse gevestigd binnen de Europese Unie of een tot haar groepsstructuur behorende onderneming, waaronder Kesbo en Infinity (distributeur van Converse in Hongarije), dan wel rechtstreeks afkomstig zijn van Converse Netherlands B.V.;

b. uit onderzoek van de geld- en goederenbeweging bij Ferro , FM en Brandustry is gebleken dat in de periode 1 januari 2008 tot en met 6 april 2009 door deze vennootschappen geen Converse-schoenen zijn ingekocht en/of verkocht. Een uitzondering daarop vormt de levering via Brandustry in 2008 van 326 paar bij Sport Concept ingekochte en aan de detailhandel doorverkochte Converse-schoenen en 60 paar bij Sporttrading ingekochte en aan de detailhandel doorverkochte Converse-schoenen.

1.22 Forensisch accountant [betrokkene 6] (hierna: [betrokkene 6] ) van NautaDutilh heeft bij brief van 5 augustus 2009 (prod. 2 bij conclusie van antwoord c.a. van Sporttrading c.s. en FM) onder meer laten weten dat het HLB-I rapport naar zijn mening gebaseerd is op een op deugdelijke wijze uitgevoerd onderzoek.

1.23 [betrokkene 5] (HLB) en [betrokkene 6] hebben op 4 juni 2012 een aanvullende rapportage uitgebracht (hierna: het HLB-II rapport), waarin het HLB-I rapport nader is toegelicht en op punten is aangevuld (prod. 73 bij conclusie van dupliek c.a. van de curator). In het rapport is onder meer opgenomen: “Wij stellen vast dat de in de rapportage van 3 augustus 2009 genoemde 478.107 paar door Sporttrading ingekochte Converse-schoenen uiteindelijk afkomstig zijn van officiële Europese Converse distributeurs of een partij die anderszins handelde met instemming van of namens Converse (Brand Search International Ltd.). (…) De herkomst van de door Sporttrading ingekochte Converse-schoenen kan als volgt worden gespecificeerd:

478.107

(…)

E Ressokd-Rings S.L.

Zoals beschreven in onze rapportage van 3 augustus 2009 (…) hebben wij mede op basis van administratief onderzoek ter plaatse van 20 tot en met 22 juli 2009 bij de desbetreffende Spaanse leverancier (Ressokd-Rings) vastgesteld dat de door haar geleverde Converse-schoenen afkomstig zijn van Europese Converse distributeurs. (…)

Wij hebben inzage gehad van alle aan de levering van Ressokd-Rings aan Sporttrading ten grondslag liggende documenten. Hieruit is gebleken dat de Converse-schoenen:

 direct afkomstig zijn van Borol, een eveneens in de EER gevestigde onderneming;

 dan wel via Pelham Sport (een aan Ressokd-Rings gelieerde onderneming) van Borol afkomstig zijn;

 Borol de schoenen geleverd heeft gekregen van Infinity.

Infinity is een officiële Converse dealer in Hongarije.”

1.24 De Accountantskamer heeft naar aanleiding van een klacht van Converse op 19 maart 2013 over het HLB-I rapport geoordeeld (prod. 40 akte Converse aanvullende producties t.b.v. pleidooi op 24 mei 2013). Het rapport ontbeert volgens de Accountantskamer een deugdelijke grondslag. Het door [betrokkene 5] tegen die uitspraak ingestelde hoger beroep is door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: het CBb) op 1 december 2015 ongegrond verklaard (prod. 76 bij conclusie na deskundigenbericht van Converse d.d. 24 mei 2017). Het CBb oordeelde in navolging van de Accountantskamer dat de bevindingen van het door [betrokkene 5] verrichte onderzoek niet toereikend zijn om daaraan de conclusie te verbinden dat de schoenen door een officiële distributeur van Converse-schoenen op de Europese markt zijn gebracht. Voor het trekken van die conclusie was nader onderzoek naar de herkomst van de schoenen nodig. [betrokkene 5] had zich dan zelf bij de bron, te weten de officiële distributeur van Converse-schoenen, in dit geval Infinity in Hongarije, ervan moeten vergewissen dat de schoenen inderdaad via dat bedrijf in het Europese verkeer zijn gebracht, aldus het CBb. Het CBb onderschrijft de conclusie van de Accountantskamer dat [betrokkene 5] niet over een deugdelijke grondslag beschikte voor zijn rapport van 3 augustus 2009. In zijn uitspraak van 18 september 2018 naar aanleiding van klachten van Converse tegen onder meer [betrokkene 5] en [betrokkene 6] , heeft het CBb overwogen dat het HLB-II rapport een herhaling inhoudt van de hoofdconclusie met betrekking tot de herkomst van de schoenen en dat deze conclusie nog steeds een deugdelijke grondslag ontbeert. HLB heeft de curator voor aanvang van het geding in hoger beroep verzocht de rapporten niet verder te gebruiken.

1.25 Naar aanleiding van het forensisch accountantsrapport van Deloitte van 4 augustus 2009 heeft Converse c.s. op 26 augustus 2009 opnieuw verlof gevraagd om conservatoir bewijsbeslag te mogen laten leggen. Dat verlof is verleend en het bewijsbeslag is op 13 en 26 november 2009 gelegd. Converse c.s. heeft nog geen verlof verkregen tot inzage in deze administratie. De veiliggestelde administratie bevond zich in gerechtelijke bewaring bij een notaris te Amsterdam.

1.26 Bij vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 25 mei 2010 is Brandustry in staat van faillissement verklaard. Op 3 juni 2010 zijn ook Sporttrading , Sport Concept en Ferro in staat van faillissement verklaard. Mr. Hermsen is in deze faillissementen steeds tot curator benoemd.

1.27 Op 24 september 2010 heeft Converse c.s. na daartoe verkregen verlof conservatoir beslag tot afgifte laten leggen op een partij zich onder Alpi International Forwarders B.V. te Zaandam (hierna: Alpi) bevindende inbreukmakende Converse-schoenen, alsook conservatoir bewijsbeslag op de administratie van Alpi. Alpi is een internationaal transportbedrijf dat betrokken was bij het vervoer en de levering van diverse zendingen Converse-schoenen.

1.28 Bij vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem van 31 december 2010 is aan Alpi een gebod opgelegd om te gedogen dat een door Converse c.s. aan te wijzen en te instrueren onafhankelijk forensisch accountant inzage krijgt in de door Converse c.s. in beslag genomen digitale administratie van Alpi.

1.29 Naar aanleiding van dit vonnis heeft Converse c.s. [A] (hierna: [A] ) in maart 2011 opdracht gegeven de administratie van Alpi te onderzoeken en daarover te rapporteren. [A] heeft op 26 september 2011, 20 oktober 2011 en 10 februari 2012 gerapporteerd.

1.30 Op 14 januari 2011 heeft Converse c.s. ook een bodemprocedure tegen Alpi aanhangig gemaakt. In deze procedure heeft de rechtbank Den Haag bij vonnis in incident van 30 januari 2013 Alpi veroordeeld om informatie te verschaffen omtrent de herkomst en de distributiekanalen van de inbreukmakende Converse-schoenen. Alpi heeft onder meer opgegeven dat zendingen met Converse-schoenen vanuit Alpi in Zaandam naar Sporttrading c.s. zijn gegaan.

1.31 Bij tussenvonnis van 21 januari 2015 in de onderhavige procedure heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant een deskundigenonderzoek bevolen en de heer K.C.M. Hin RA (hierna: Hin) van BDO Investigations B.V. tot deskundige benoemd. De deskundige heeft op 28 februari 2017 zijn rapport uitgebracht. Hij rapporteert onder meer onder het kopje “Ongeoorloofde parallelimport” (p. 10-11 van het rapport): “In de rechtsoverwegingen is (on)geoorloofde parallelimport enkele keren genoemd. Ook wordt in het dossier gesproken van het al dan niet met/zonder toestemming van Converse op de markt brengen van goederen/schoenen. Ik heb geen nader onderzoek gedaan naar (on)geoorloofde parallelimport en het al dan niet met/zonder toestemming van Converse op de markt brengen van goederen/schoenen, omdat ik in het dossier onvoldoende definiëring en onvoldoende normenkader betreffende deze begrippen aanwezig acht.” Op de eerste vraag van de rechtbank heeft de deskundige (p. 22 van het rapport) onder meer geantwoord:“(…) Ik ben van mening dat in genoemde periode een Organisatie heeft bestaan, bestaande uit meerdere personen en rechtspersonen, die gedurende de periode 1 januari 2008 tot aan de datum van uitspreken van de faillissementen van Sporttrading c.s. (A-G: 25 mei 2010 resp. 3 juni 2010) Converse-schoenen van buiten de EER heeft ingevoerd.” De deskundige heeft de helft van de in de [A] -rapporten besproken zendingen in zijn onderzoek betrokken. Een zestal daarvan voldoet - blijkens zijn antwoord op vraag 6 van de rechtbank, p. 38 van het rapport - volgens hem aan de criteria dat deze blijkens de ‘bill of lading’ uit Singapore afkomstig zijn en als bestemming EER hebben en levering op basis van CMR en mailverkeer en facturering plaatsvond aan Sporttrading . Het gaat om de zendingen met de nummers 015, 017, 062, 066, 067 en 068.

1.32 Nadat de rechtbank Zeeland-West-Brabant bij eindvonnis de vorderingen van Converse c.s. heeft afgewezen en de beslagen heeft opgeheven, heeft Converse opnieuw verlof tot conservatoir beslag verzocht en verkregen. Op 23 juli 2018 is beslag gelegd op de (digitale kopie van de) integrale administratie van Sporttrading c.s. , alsook op de bij Kusters in bewaring gegeven schoenen. Dit was een herhaling van het eerder gelegde bewijsbeslag dat op 13 en 26 november 2009 werd gelegd en door de rechtbank Zeeland-West-Brabant bij eindvonnis is opgeheven.

1.33 Converse c.s. heeft bij de rechtbank Oost-Brabant een kort geding aangespannen waarin zij onder meer heeft gevorderd de curator en FM te bevelen de tenuitvoerlegging van het eindvonnis te staken. In reconventie heeft de curator (subsidiair) onder meer opheffing van de door Converse gelegde beslagen gevorderd. De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 16 oktober 2018 de vorderingen in conventie en in reconventie afgewezen.

1.34 Converse c.s. vorderde in eerste aanleg na eiswijziging samengevat het volgende:I. een verklaring voor recht dat Sporttrading c.s. inbreuk op de merkrechten van Converse heeft gemaakt;II. een verklaring voor recht dat de curator inbreuk op de merkrechten van Converse heeft gemaakt en aansprakelijk is voor de daardoor geleden schade;III. veroordeling van Sporttrading c.s. tot staken van inbreuk op de merkrechten van Converse;IV. een bevel tot opgave van gegevens door de curator en FM met betrekking tot door Sporttrading c.s. van 1 januari 2008 tot aan de faillissementen verhandelde inbreukmakende schoenen;V. een bevel tot opgave van gegevens door de curator met betrekking tot na de faillissementen verhandelde inbreukmakende schoenen;VI. een bevel aan de curator en FM tot het sturen van een brief aan afnemers over terugname van inbreukmakende schoenen;VII. een bevel aan de curator en FM tot afgifte van de inbreukmakende schoenen die onder beslag liggen;VIII. een bevel aan de curator en FM tot het verstrekken van inzage aan een forensisch accountant in de bescheiden waarop beslag ligt;IX. een bevel aan de curator en FM tot publicatie van het vonnis;X. veroordeling van de curator tot vergoeding van schade door verkoop van inbreukmakende schoenen na het uitspreken van de faillissementen;XI. een verklaring voor recht dat de curator en FM te kwader trouw inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van Converse.Converse c.s. vorderde verder dat dwangsommen zouden worden verbonden aan de onder III. t/m IX. genoemde vorderingen en dat het vonnis uitvoerbaar bij voorraad zou worden verklaard.

1.35 De conclusie van antwoord en van eis in reconventie is voorafgaand aan de faillissementen van Sporttrading , Sport Concept , Ferro en Brandustry door deze partijen samen met FM genomen. Zij vorderden in reconventie:I. hoofdelijke veroordeling van Converse c.s. tot opheffing van de beslagen en tot teruggave van de schoenen en afgifte van de in beslag genomen administratie;II. een verbod aan Converse c.s. om gebruik te maken van de informatie die zij in het kader van de beslagleggingen heeft verkregen;III. een bevel aan Converse c.s. tot publicatie van het vonnis;IV. hoofdelijke veroordeling van Converse c.s. tot vergoeding van schade, op te maken bij staat.Zij vorderden verder dat dwangsommen zouden worden verbonden aan de onder I t/m III genoemde vorderingen en dat het vonnis uitvoerbaar bij voorraad zou worden verklaard.De curator en FM hebben ieder afzonderlijk een conclusie van repliek in reconventie genomen. FM heeft daarbij haar eis onder I gewijzigd. Deze kwam te luiden ‘te verklaren voor recht dat Converse zich jegens FM Fashion B.V. schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 BW’.

1.36 Alle partijen vorderden zowel in conventie als in reconventie een veroordeling van de wederpartij tot vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in art. 1019h Rv.

1.37 Bij eindvonnis van 4 juli 2018 heeft de rechtbank in conventie alle vorderingen van Converse c.s. afgewezen. In reconventie heeft de rechtbank:I. de op 6 tot en met 9 april 2019, 13 en 26 november gelegde beslagen opgeheven en de teruggave van de in beslag genomen schoenen en (al dan niet digitale kopieën van) de financiële administratie bevolen;II. Converse c.s. hoofdelijk veroordeeld tot vergoeding van de door de curator en FM geleden schade, nader op te maken bij staat;III. de overige vorderingen van de curator en FM afgewezen.Verder heeft de rechtbank Converse c.s. in conventie en in reconventie veroordeeld in de kosten van de procedure volgens art. 1019h Rv. De rechtbank heeft deze kosten aan de zijde van de curator begroot op € 201.510,00 aan salaris advocaat en aan de zijde van FM op € 265.866,73, waarvan € 265.604,73 aan salaris advocaat. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

1.38 In het herstelvonnis van 5 september 2018 heeft de rechtbank de voorletters van de curator gecorrigeerd en de gegevens van de bewaarders met betrekking tot de teruggave van de in beslag genomen schoenen en administratie aangevuld.

1.39 Converse c.s. heeft hoger beroep ingesteld. Zij heeft vijftien grieven tegen het oordeel van de rechtbank aangevoerd en heeft gevorderd – na wijziging van eis – bij arrest, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:I. te verklaren voor recht dat Sporttrading c.s. en FM in de periode van 1 januari 2008 tot aan de datum van uitspreken van de faillissementen van Sporttrading , Ferro , Sport Concept en Brandustry zonder toestemming van Converse gebruik heeft gemaakt van de merkrechten van Converse in de zin van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub a BVIE (oud), en dat zij aldus inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Converse;II. Sporttrading c.s. en FM te veroordelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen vonnis (hetgeen het hof begrijpt als ‘arrest’ en ook zo verder heeft gelezen en opgenomen) elke inbreuk op de merkrechten van Converse te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen maar niet uitsluitend te staken en gestaakt te houden het bestellen, de aankoop, distributie, het aanbieden, verkopen, de opslag, het leveren, in de handel brengen of daartoe in voorraad houden, het invoeren en/of uitvoeren van producten onder de Converse-merken, een en ander op straffe van een dwangsom van € 50.000,00 voor iedere dag dat, danwel van € 5.000,00 voor ieder product waarmee – ter keuze van Converse c.s. – door Sporttrading c.s. en FM na betekening van het te dezen te wijzen arrest aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;III. Sporttrading c.s. en FM te veroordelen om op eigen kosten binnen 10 dagen na betekening van het te dezen te wijzen arrest aan de advocaat van Converse c.s., mr. M.W. Mulder, een op basis van zelfstandig onderzoek door een onafhankelijke accountant – door Converse c.s. aan te wijzen – opgestelde, gecontroleerde en gecertificeerde schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen – ter staving daarvan vergezeld van door die accountant gecontroleerde en gecertificeerde kopieën van alle relevante documenten, facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, douanestukken, e-mails en/of andere bewijsstukken – van:a. de leverancier(s), maker(s), producent(en), distributeur(s), verkoper(s), vervoerder(s) en afnemer(s) niet zijnde consumenten van alle inbreukmakende schoenen waaronder counterfeit schoenen (zoals omschreven in punt 18 van het lichaam van de dagvaarding in eerste aanleg) die Sporttrading c.s. vanaf 1 januari 2008 tot aan de datum van uitspreken van de faillissementen van Sporttrading , Ferro , Sport Concept en Brandustry heeft besteld, aangekocht, gedistribueerd, aangeboden, verkocht, geleverd en/of verhandeld, alles in de ruimste zin des woords, onder mededeling van de volledige na(a)m(en), adres(sen), telefoon- en faxnummer(s);b. de aan Sporttrading c.s. en FM geleverde aantallen, prijzen en leverdata van de inbreukmakende schoenen waaronder counterfeit schoenen (zoals omschreven in punt 18 van het lichaam van de dagvaarding) die Sporttrading c.s. vanaf 1 januari 2008 tot aan de datum van uitspreken van de faillissementen van Sporttrading , Ferro , Sport Concept en Brandustry heeft besteld, aangekocht, gedistribueerd, aangeboden en/of verhandeld, alles in de ruimste zin des woords, zulks gerangschikt per type/soort/kleur product en per leverancier, producent of distributeur, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende bestelformulieren en facturen;c. de door Sporttrading c.s. en FM vanaf 1 januari 2008 tot aan de datum van uitspreken van de faillissementen van Sporttrading , Ferro , Sport Concept en Brandustry aan afnemers verkochte en/of geleverde aantallen, verkoopprijzen en leverdata van alle inbreukmakende schoenen waaronder counterfeit schoenen (zoals omschreven in punt 18 van het lichaam van de dagvaarding), evenals de door Sporttrading c.s. aan afnemers verkochte en/of geleverde aantallen van de onder b hiervoor bedoelde overige partijen counterfeit schoenen (zoals omschreven in punt 18 van het lichaam van de dagvaarding), zulks gerangschikt per partij/type/soort/kleur product en per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende correspondentie en facturen en onder mededeling van de volledige na(a)m(en), adres(sen), telefoon- en faxnummer(s);één en ander op straffe van een dwangsom van € 25.000,00 voor iedere dag dat door Sporttrading c.s. en FM na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;IV. Sporttrading c.s. en FM te gebieden om binnen 14 dagen na betekening van het te dezen te wijzen arrest alle inbreukmakende schoenen waaronder counterfeit schoenen (zoals omschreven in punt 18 van het lichaam van de dagvaarding) en waaronder begrepen de verpakkingen, waarop conservatoir beslag ligt aan Converse c.s. op een door Converse c.s. te bepalen plaats over te dragen ter vernietiging op kosten van Sporttrading c.s. , een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere dag dat door Sporttrading c.s. en FM aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;V. Sporttrading c.s. en FM te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen arrest te gedogen dat, op kosten van Sporttrading c.s. en FM, een door Converse c.s. aangewezen onafhankelijke forensische accountant, inzage krijgt in de op 13 en 26 november 2009 en/of de op 23 juli 2018 in conservatoir beslag genomen bescheiden voor zover dit ziet op documenten dan wel digitale bestanden waaruit de door Sporttrading c.s. bestelde en geleverde Converse-schoenen blijken, inclusief alle onderliggende relevante administratie, documentatie en correspondentie, één en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere dag dat door Sporttrading c.s. en FM aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;VI. Sporttrading c.s. te veroordelen tot de integrale publicatie van het te dezen te wijzen arrest, althans een door dit hof in goede justitie te bepalen andersluidende tekst, tezamen met de afbeeldingen van de originele Converse-schoenen en de inbreukmakende schoenen waaronder counterfeit schoenen, in de eerste weekendeditie na betekening van het te dezen te wijzen arrest van De Telegraaf en De Volkskrant steeds in de standaardlettertypen en –grootte, één en ander volledig voor eigen rekening en op straffe van een dwangsom van € 2.500,00 voor iedere dag dat door Sporttrading c.s. en FM na betekening van het te dezen te wijzen arrest aan de bovenstaande veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;VII. te verklaren voor recht dat Sporttrading c.s. en FM te kwader trouw inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Converse;VIII. Sporttrading c.s. en FM hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan Converse binnen 7 dagen na betekening van het te dezen te wijzen arrest van de door Converse c.s. gemaakte proceskosten ex artikel 1019h Rv, inclusief alle kosten gemaakt in het kader van het in de lichaam van de dagvaarding vermelde ex parte bevel, althans zodanig bedrag als het hof in goede justitie zal bepalen;IX. Sporttrading c.s. en FM hoofdelijk te veroordelen om hetgeen Converse c.s. ter uitvoering van de bestreden vonnissen heeft voldaan, aan Converse c.s. terug te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van betaling tot de dag van terugbetaling.

1.40 De curator heeft gevorderd bij arrest, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad (eventueel met verbetering van gronden):I. Converse c.s. niet-ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen of Converse c.s. haar vorderingen te ontzeggen, althans die vorderingen af te wijzen door te bevestigen de vonnissen van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant waarvan appel en met inachtneming van de eiswijziging van de curator, de vordering van de curator (opnieuw) integraal toe te wijzen;II. alle door Converse c.s. tot aan dit arrest ten laste van Sporttrading gelegde beslagen op te heffen en Converse c.s. en de gerechtelijk bewaarder(s) te bevelen tot teruggave, aan de curator van de in beslag genomen en in bewaring gegeven schoenen en (digitale) (kopieën van de) (financiële) administratie en andere bescheiden, binnen vijf werkdagen na betekening van dit arrest aan Converse c.s. en de respectievelijke gerechtelijke bewaarder(s);III. Converse c.s. hoofdelijk te veroordelen tot opheffing van eventuele na de datum van dit arrest jegens Sporttrading c.s. en/of de curator gelegde beslagen ter zake het onderhavige feitencomplex, en teruggave van hetgeen in beslag is genomen, binnen 48 uur na betekening van dit arrest en onder verbeurte van een dwangsom van € 25.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat Converse en/of Kesbo geheel of gedeeltelijk niet voldoen aan deze veroordeling, waarbij de verbeurde dwangsom dient te worden vermeerderd met wettelijke rente indien de dwangsom(men) niet binnen veertien dagen na iedere datum van verbeuren worden voldaan;IV. Converse c.s. hoofdelijk te bevelen om zich te onthouden van het leggen van nieuwe beslagen ten laste van Sporttrading c.s. en/of ten laste van de curator, binnen 48 uur na betekening van dit arrest, bij gebreke waarvan Converse c.s. hoofdelijk een dwangsom verbeurt, van € 25.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat Converse en/of Kesbo geheel of gedeeltelijk niet voldoen aan deze veroordeling, waarbij de verbeurde dwangsom dient te worden vermeerderd met wettelijke rente indien de dwangsom(men) niet binnen veertien dagen na iedere datum van verbeuren worden voldaan;V. Converse c.s. te verbieden om in welke zin dan ook gebruik te maken van de informatie die zij hebben verkregen in het kader van de beslagleggingen bij gebreke waarvan Converse c.s. hoofdelijk een dwangsom verbeuren van € 50.000,00 per overtreding en van € 25.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat Converse en/of Kesbo de overtreding geheel of gedeeltelijk laat voortduren, waarbij de verbeurde dwangsom dient te worden vermeerderd met wettelijke rente indien de dwangsom(men) niet binnen veertien dagen na iedere datum van verbeuren worden voldaan;VI. Converse c.s. hoofdelijk te veroordelen tot vergoeding van de door Sporttrading c.s. geleden schade, een en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en te vermeerderen met de wettelijke rente sedert het geldend maken van de onderhavige aanspraak;VII. Converse c.s. hoofdelijk te veroordelen in de kosten van het geding in eerste aanleg, in conventie en reconventie, een en ander op basis van artikel 1019h Rv;VIII. Converse c.s. hoofdelijk te veroordelen tot betaling van de kosten van het geding in hoger beroep ex artikel 1019h Rv, vermeerderd met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW daarover, te rekenen vanaf de 15e dag na dagtekening van dit arrest.

1.41 In het bestreden eindarrest van 1 september 2020 heeft het Bossche hof samenvattend het volgende geoordeeld:

“Samenvatting en gevolgen voor de bestreden beslissingen

3.174. Converse c.s. heeft vorderingen ingesteld tegen mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van Sporttrading , Sport Concept , Ferro en Brandustry , en tegen FM. De gefailleerde vennootschappen en FM hebben volgens haar inbreuk gemaakt op Conversemerken. Anders dan Converse c.s. heeft betoogd, heeft de curator zich ook in de procedure in conventie met succes gesteld. Het hof oordeelt in deze zaak niet over de (delen van) de vorderingen die vanwege de faillissementen van rechtswege zijn geschorst (zie overwegingen 3.116, 3.124 en 3.127).

3.175. FM en de curator hebben ook reconventionele vorderingen ingesteld, onder meer gericht op schadevergoeding als gevolg van door Converse c.s. gelegde beslagen. De curator heeft in hoger beroep onder meer opheffing van de beslagen gevorderd.

3.176. Wat betreft Ferro en FM heeft Converse c.s. onvoldoende onderbouwd dat deze vennootschappen merkinbreuk hebben gepleegd. Het hof oordeelt daarom, net als de rechtbank, dat de vorderingen van Converse c.s. tegen mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Ferro en tegen FM moeten worden afgewezen. Converse c.s. moet de schade vergoeden die Ferro en FM als gevolg van de gelegde beslagen hebben geleden. Het hof zal, voor zover gevorderd, de gelegde beslagen opheffen. Converse c.s. wordt in deze geschillen in de proceskosten veroordeeld. Het hof komt tot een lagere proceskostenveroordeling dan de rechtbank, omdat het aanknoopt bij de indicatietarieven in IE-zaken voor een redelijke en evenredige veroordeling in de proceskosten. Bij de veroordeling van Converse c.s. in de proceskosten in hoger beroep houdt het hof wel ten nadele van Converse c.s. rekening met schending van artikel 21 Rv (de waarheidsplicht) door Converse c.s.

3.177. Bij de boordeling van het geschil tussen Converse c.s. en mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van de parallelhandelaren Sporttrading , Sport Concept en Brandustry staat het door de curator gevoerde uitputtingsverweer centraal. Volgens de curator zijn de Converse-schoenen namelijk door Converse of met haar toestemming in de EER in de handel gebracht. Als er inderdaad sprake is van uitputting, kan (de opvolger van) Converse als merkhouder het gebruik van het merk niet verbieden. De bewijslast van de gestelde uitputting rust, anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, op de curator. Wat de curator heeft gesteld, is niet voldoende om de conclusie te dragen dat er sprake is van uitputting. Dat geldt zowel ten aanzien van grote aantallen schoenen waarbij iedere concrete onderbouwing van het uitputtingsverweer ontbreekt, als voor een aantal specifieke zendingen waar er wel sprake is van een onderbouwing, maar deze niet toereikend is. Bewijslevering is daarom niet aan de orde. Het hof zal voor recht verklaren dat Sporttrading , Sport Concept en Brandustry inbreuk op de Converse-merken hebben gemaakt. De curator zal inzage in de ten laste van deze vennootschappen in beslag genomen administratie en afgifte van de in beslag genomen schoenen moeten gedogen. De curator wordt in de proceskosten veroordeeld. Ook in dit geschil knoopt het hof aan bij de IE-indicatietarieven en houdt het wat betreft de proceskosten in hoger beroep ten nadele van Converse c.s. rekening met de schending van de waarheidsplicht.

3.178. De tussenvonnissen worden vernietigd omdat het hof tot een ander oordeel komt dan de rechtbank over (de bewijslast omtrent) de gestelde uitputting van het merkrecht. Hoewel het hof op onderdelen tot hetzelfde oordeel als de rechtbank komt, zal het hof het bestreden eindvonnis in verband met de leesbaarheid van de beslissing in zijn geheel vernietigen en de uitspraak opnieuw formuleren.”

1.42 Voor zover in cassatie van belang heeft het hof daartoe als volgt overwogen:

“(…)

Uitputting van het merkrecht? (Grieven III, IV, V, VI, VII en VIII)

3.78. De drie vennootschappen die Converse-schoenen hebben verhandeld en ten aanzien van wie dus moet worden beoordeeld of zij zich met succes op uitputting van het merkrecht kunnen

beroepen, zijn Sporttrading , Sport Concept en Brandustry . Deze parallel handelende vennootschappen duidt het hof in het navolgende, net als partijen, ook in enkelvoud kortheidshalve aan als ‘ Sporttrading ’.

Bewijslastverdeling

3.79. Het hof verwijst naar overweging 3.7. derde liggende streepje van deze uitspraak, waarin het oordeel van de rechtbank over de bewijslastverdeling samengevat is weergegeven. Converse c.s. voert aan dat de rechtbank haar ten onrechte met het bewijs heeft belast (grief IV). Deze grief slaagt. De bewijslast met betrekking tot de gestelde uitputting van het merkrecht rust naar het oordeel van het hof op de curator. Het hof licht dit oordeel hieronder toe.

3.80. In het arrest Van Doren/Lifestyle van 8 april 2003 (C-244/00) heeft het Europees Hof van Justitie als volgt geoordeeld. Een bewijsregel op grond waarvan de uitputting van het merkrecht in principe moet worden bewezen door de derde die zich op uitputting beroept, is toegestaan. De vereisten van de bescherming van het vrije verkeer van goederen kunnen echter tot een wijziging van deze bewijsregel nopen. Wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij uitputting moet bewijzen, moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Dit is met name aan de orde wanneer de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem. Indien dat bewijs door de merkhouder wordt geleverd, is het dan aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen van betreffende waren binnen de EER heeft ingestemd.

3.81. In de casus die aan dit arrest ten grondslag lag, stelde Van Doren (de gemachtigde van de merkhouder) dat de waren door de merkhouder aanvankelijk buiten de EER in de handel waren gebracht, terwijl Lifestyle stelde dat dit binnen de EER was gebeurd. De rechtbank heeft erop gewezen dat de onderhavige zaak afwijkt van die casus, omdat Converse c.s. niét stelt dat de schoenen aanvankelijk buiten de EER in de handel zijn gebracht. Converse betwist wel dat de schoenen door haar of met haar toestemming binnen de EER in de handel zijn gebracht. Het hof is van oordeel dat het arrest Van Doren/Lifestyle ondanks dit verschil wel belangrijke aanknopingspunten biedt voor de bewijslastverdeling in deze zaak. Om te voorkomen dat de merkhouder de markt kan afschermen wanneer de derde met het bewijs wordt belast, kan er immers aanleiding zijn de bewijslast om te keren.

3.82. Voor omkering van de bewijslast is volgens het arrest Van Doren/Lifestyle vereist dat de derde - in dit geval de curator - aantoont dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij zelf moet bewijzen dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Wat de curator over dit gevaar heeft gesteld, is niet voldoende om de conclusie te dragen dat er een reëel gevaar voor marktafscherming bestaat als hij met het bewijs wordt belast. Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie blijkt niet of het afschermingsgevaar ex tunc of - zoals Converse c.s. betoogt - ex nunc zou moeten worden beoordeeld. De curator is daar niet op ingegaan, maar hij gaat kennelijk uit van een ex tunc beoordeling, want hij haalt ter onderbouwing van het gestelde gevaar voor marktafscherming de licentieovereenkomsten aan die met Infinity en met Kesbo zijn gesloten, terwijl als onbetwist gesteld vaststaat dat zij geen van beide nu nog licentienemer zijn. Ook als de curator in de ex tunc-benadering wordt gevolgd, leidt wat hij stelt niet tot de conclusie dat er een reëel gevaar voor marktafscherming is als de parallelhandelaar met het bewijs wordt belast. Het duidelijkste voorbeeld van marktafscherming is in zijn visie te vinden in de licentieovereenkomst met Kesbo (productie 28 bij de conclusie van dupliek in conventie c.a. van de curator d.d.18 juli 2012). Op grond van het door de curator aangehaalde artikel 3.3 (a) uit die overeenkomst is actieve verkoop buiten het territorium van de licentienemer niet toegestaan. Het verbod heeft geen betrekking op passieve verkoop, zoals duidelijk blijkt uit artikel 3.3. (b) dat ‘active sales’ nader definieert en daarbij steeds rept van ‘actively approaching’. Aan schending van de verbodsbepalingen is de verplichting tot schadevergoeding verbonden en hoewel in artikel 4.6 (a), dat daarop ziet, niet expliciet is vermeld dat deze bepaling alleen betrekking heeft op verboden actieve verkoop, ligt dat in verbinding met het eerdergenoemde artikel 3.3 (a) wel voor de hand. De curator stelt bovendien zelf dat: “Converse-distributeurs in feite (…) bestelden wat zij maar wilden. De Converse-fabrieken in Azië produceerden vervolgens de schoenen en de Converse-distributeurs konden de schoenen binnen Europa vrij verhandelen. Infinity heeft daar gretig gebruik van gemaakt (en wellicht Sportland ook) maar door Converse werd daar (anders dan het opleggen van een incidentele boete) niet tegen opgetreden.” (conclusie van antwoord na deskundigenbericht d.d. 2 augustus 2017 onder 176) en ook dat “Converse haar distributeurs niet onder controle had – en dat wist – maar daartegen niet daadwerkelijk optrad.” (mva 8.6.12), hetgeen op gespannen voet lijkt te staan met zijn stellingen omtrent het reële gevaar voor marktafscherming.

Uit het door de curator aangehaalde artikel 3.3. uit de licentieovereenkomst met Infinity (productie 29 bij de conclusie van dupliek in conventie c.a. van de curator d.d. 18 juli 2012) blijkt voorts door de verwijzing naar artikel 4.8 dat verkoop buiten het eigen territorium in bepaalde gevallen juist wel is toegestaan, en wel aan de aangegeven “accounts”.

Ook uit artikel 4.6 onder b) van betreffende overeenkomst blijkt deze uitzondering:

“except as otherwise precluded in Paragraph 4.8 below, exports or causes to be exported Licensed Articles [onderstreping hof] bearing the Converse Marks outside the Territory without prior written authorisation from Converse”. Artikel 4.8 ziet op levering en export naar Territory Pan Regional Accounts”. Uit appendix A (“Definitions”) bij dit contract blijkt wat dit zijn: “Territory Pan Regional Accounts” shall mean pan regional accounts which are based in the Territory and have an outlet in one or more additional countries [onderstreping hof] outside the Territory”.

Hoe verschillende distributeurs / licentienemers de relatie met Converse hebben ervaren – zoals blijkt uit de diverse overgelegde verklaringen – is niet beslissend. Contractuele beperkingen (in de vorm van een distributiestelsel) zijn immers tot op zekere hoogte toegestaan en uit de verklaringen blijkt slechts dat Converse in voorkomend geval haar licentienemers aan de gemaakte afspraken hield. Van volledige marktafscherming door middel van het merkenrecht blijkt daardoor niet.

3.83. Tot slot heeft Converse c.s. er naar het oordeel van het hof terecht op gewezen dat alle beweerdelijk parallel handelende distributeurs reeds genoemd zijn. Dit is door de curator niet weersproken. Nu de bronnen van wie de schoenen volgens de curator afkomstig zijn, reeds zijn geopenbaard, ontvalt ook op deze grond de reden om de bewijslast eventueel om te keren.

3.84. Anders dan de rechtbank, is het hof niet van oordeel dat de redelijkheid en billijkheid ertoe nopen om Converse c.s. in afwijking van de hoofdregel met het bewijs te belasten. De rechtbank heeft overwogen dat Converse c.s. de door Sporttrading c.s. gestelde legale goederenstroom erkent. Het gaat daarbij om de gestelde legale goederenstroom van Infinity (de toenmalig distributeur van Converse in Hongarije) via Borol (een Hongaars bedrijf) en Ressokd-Rings (een Spaans bedrijf) naar Sporttrading . Converse c.s. heeft bij memorie van grieven benadrukt dat zij slechts een gedeelte van die keten erkend heeft (namelijk van Infinity naar Borol) en heeft opgemerkt dat het lijkt dat de frauderende organisatie die legale goederenstroom gebruikt om een illegale goederenstroom te maskeren, door de facturen van Infinity aan Borol te gebruiken om de herkomst van totaal verschillende partijen schoenen te legitimeren. De rest van de gestelde goederenstroom heeft zij betwist. Vooral de schakel Borol - Ressokd Rings is daarin van belang. Het hof merkt op dat ook als zou blijken dat een deel van de door Sporttrading van Ressokd-Rings gekochte schoenen inderdaad via Borol van Infinity afkomstig zou zijn, dat nog niet voldoende is. Voor een geslaagd beroep op uitputting is immers vereist dat elk exemplaar van de van het merk voorziene waren met toestemming van de merkhouder in de EER in de handel zijn gebracht. Die toestemming kan niet worden afgeleid uit het feit dat de merkhouder ten aanzien van andere producten dan waarvoor de uitputting wordt aangevoerd, wel toestemming heeft gegeven (HvJ EU 1 juli 1999, ECLI:EU:C:1999:347, Sebago) en daarin ziet het hof dan ook geen aanleiding voor omkering van de bewijslast.

3.85. De conclusie is dus dat de bewijslast met betrekking tot de gestelde uitputting van het merkrecht op de curator rust.

(…)

Uitputtingsverweer met betrekking tot totaal aantal ingekochte schoenen

(…)

3.92. De curator stelt weliswaar dat alle schoenen voorzien waren van tonglabels waarop codes staan vermeld die verwijzen naar Europese distributeurs van Converse c.s., maar deze stelling wordt door Converse c.s. betwist. Het hof heeft de curator ten tijde van het pleidooi gevraagd waaruit blijkt dat al die schoenen voorzien waren van tonglabels met verwijzing naar Europese distributeurs van Converse. Alleen voor de schoenen die Sporttrading van Brand Search had gekocht, blijkt dat volgens de curator uit lijsten waarop die codes zijn vastgelegd. De van Brand Search gekochte schoenen vallen niet onder de 733.186 paar waar het nu nog om gaat. Voor de overige schoenen had de curator geen antwoord op deze vraag. Hij heeft zijn stelling daarmee onvoldoende onderbouwd. Dit onderdeel van het uitputtingsverweer is daarmee te algemeen gebleven en onvoldoende onderbouwd.

3.93. Daarbij komt nog dat Converse c.s. gemotiveerd heeft betwist dat als de schoenen voorzien zijn van tonglabels waarop een code is vermeld die verwijst naar een Europese distributeur, dit ook betekent dat de schoenen met haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Converse c.s. heeft in dit verband rapporten overgelegd waaruit volgens haar blijkt dat onderzochte schoenen weliswaar zijn voorzien van een dergelijk tonglabel, maar dat uit onderzoek, waaronder vergelijking van die tonglabels met de gegevens uit de database van Avery Dennison blijkt dat het om counterfeit gaat. De curator heeft dat laatste op zijn beurt betwist.

(…)

Uitputtingsverweer met betrekking tot drie specifieke zendingen

(…)

3.108. Het hof overweegt ten overvloede dat, ook indien zou moeten worden geoordeeld dat Converse c.s. de partij is op wie de bewijslast rust, geen andere uitkomst zou volgen. In de eerste plaats geldt dat ook in het geval de merkhouder met het bewijs moet worden belast, van de partij die zich op uitputting beroept wel enige onderbouwing van het uitputtingsverweer mag worden verwacht. Zoals in overwegingen 3.87.-3.97. is besproken, ontbreekt voor veel zendingen de concrete onderbouwing van het uitputtingsverweer, die wel van de curator mag worden verlangd.

Bovendien geldt ten aanzien van de drie onder 3.98.-3.107. besproken zendingen dat Converse c.s. uitgebreid heeft laten zien en met bewijsstukken heeft onderbouwd dat de schoenen niet door haar of met haar toestemming zijn ingevoerd en in de handel gebracht in de EER. De reactie daarop van de curator levert geen voldoende gemotiveerde weerspreking op, waardoor (verdere) bewijslevering niet aan de orde is.(…)

Veroordeling tot opgave (vordering III), afgifte van de schoenen (vordering sub IV) en gedogen van inzage (vordering sub V)

3.139. De curator heeft aangevoerd dat het belang van Converse c.s. bij de vordering tot opgave ontbreekt omdat Converse reeds over alle administratie beschikt, zeker indien het verzoek tot inzage wordt toegewezen. Bij inzage heeft Converse c.s. volgens de curator geen belang meer, omdat zij de vordering tot schadevergoeding heeft ingetrokken en de gegevens dus niet meer nodig heeft om eventuele schade te berekenen. Over de voor- en tussenschakels bestaat al duidelijkheid, dus ook daarom heeft Converse c.s. geen belang meer bij deze vordering, aldus de curator.

3.140. Het hof zal de vordering tot het gedogen van inzage door een onafhankelijke forensische accountant in de in conservatoir beslag genomen bescheiden toewijzen. In deze is voldaan aan de in artikelen 1019a Rv jo. 843a Rv geldende vereisten, die in overweging 3.48. zijn weergegeven. Zoals Converse c.s. heeft aangevoerd, heeft zij daar belang bij om inzicht te krijgen in de door haar geleden schade (mvg 11.2) door de vaststaande merkinbreuk. De inschakeling van een onafhankelijke forensische accountant bij de inzage, zoals gevorderd, dient ter voorkoming dat Converse c.s. inzage krijgt in meer stukken dan voor dat doel nodig is.

3.141. Converse c.s. heeft in reactie op het verweer van de curator niet toegelicht welk belang zij heeft bij de door haar gevorderde opgave naast de gevorderde en toe te wijzen inzage. De opgave zou immers blijkens de vordering van Converse c.s. dienen te geschieden op basis van zelfstandig onderzoek door een door haarzelf aan te wijzen onafhankelijke accountant. De toe te wijzen inzagevordering biedt die mogelijkheid ook al. Het hof zal de vordering tot het doen van opgave daarom afwijzen.

(…)

Proceskostenveroordeling in de hoofdzaak en in het incident

(…)

3.163. Converse c.s. heeft gevorderd dat Sporttrading c.s. hoofdelijk wordt veroordeeld in de proceskosten ex artikel 1019h Rv inclusief alle kosten gemaakt in het kader van de in het lichaam van de dagvaarding genoemde ex parte bevel.

Converse c.s. heeft deze gewenste hoofdelijke veroordeling niet nader onderbouwd.

Converse c.s. is de onderhavige procedure tegen de diverse vennootschappen individueel maar in één dagvaarding begonnen, hetgeen ertoe heeft geleid dat zij gezamenlijk verweer hebben gevoerd. De gevorderde hoofdelijkheid zal dan ook worden afgewezen, al zal wel de curator in zijn hoedanigheid steeds worden veroordeeld met betrekking tot de respectieve failliete vennootschap.(…)- In het geschil Converse c.s. – (mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van) Ferro

3.171. Converse c.s. is de in dit geschil overwegend in het ongelijk gestelde partij. Converse en

Kesbo zullen dan ook hoofdelijk - zoals gevorderd - worden veroordeeld in de proceskosten in dit geschil. Ook hierbij gelden de kaders zoals door het hof in het voorgaande al uiteen heeft gezet. De proceskosten aan de zijde van mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Ferro worden echter begroot op nihil. De omvangrijke procedure had slechts voor een zeer beperkt deel betrekking op de positie van Ferro . In eerste aanleg was bij het tussenvonnis van 4 september 2013 al duidelijk dat de vorderingen tegen Ferro zouden worden afgewezen, en in hoger beroep zijn slechts enkele pagina’s aan de positie van Ferro gewijd.”

1.43 De curator heeft tijdig cassatieberoep ingesteld. Converse c.s. heeft geconcludeerd tot verwerping van het principaal cassatieberoep en heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld. De curator heeft geconcludeerd tot verwerping van het incidenteel cassatieberoep. Partijen hebben hun standpunten schriftelijk laten toelichten, waarna is gerepliceerd en gedupliceerd.

Inleiding

Het cassatiemiddel bestaat uit negen onderdelen, die veelal uiteenvallen in subonderdelen.Onderdeel 1 ziet op de vraag of omkering van de bewijslast aan de orde is op grond van Van Doren/Lifestyle.Onderdeel 2 bestrijdt het oordeel in rov. 3.83 dat nu de bronnen van wie de schoenen volgens de curator afkomstig zijn al zijn geopenbaard, ook op deze grond de reden om de bewijslast eventueel om te keren ontvalt. Onderdeel 3 keert zich tegen het oordeel in rov. 3.84 dat de redelijkheid en billijkheid er niet toe nopen om Converse c.s. in afwijking van de hoofdregel met het bewijs te belasten.Onderdeel 4 komt op tegen het oordeel in rov. 3.108 dat ook wanneer zou moeten worden geoordeeld dat Converse c.s. de partij is op wie de bewijslast rust, geen andere uitkomst zou volgen.Onderdeel 5 klaagt dat het hof ten onrechte voorbij is gegaan aan het betoog van de curator dat Converse c.s. misbruik heeft gemaakt van haar merkenrechtelijke bescherming, althans in de gegeven omstandigheden geen beroep kan doen op bescherming van haar merkrechten omdat dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Onderdeel 6 bestrijdt het oordeel in rov. 3.92 dat de curator weliswaar stelt dat alle schoenen voorzien waren van tonglabels waarop codes staan vermeld die verwijzen naar Europese distributeurs van Converse c.s., maar deze stelling door Converse c.s. wordt betwist. Onderdeel 7 betoogt dat, anders dan het hof heeft geoordeeld, de vorderingen tegen Brandustry moeten worden afgewezen. Onderdeel 8 bevat een louter voortbouwende klacht. Onderdeel 9 ziet op het hofoordeel in rov. 3.171 over de proceskostenveroordeling in het geschil tussen Converse c.s. en (mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van) Ferro .

De Europese uitputtingsregel4.

In dit geding is van toepassing het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE)5..

Op grond van art. 2.20 leden 1 en 2 (thans 2 en 3) BVIE heeft de merkhouder het uitsluitend recht zich te verzetten tegen – onder meer – het zonder zijn toestemming aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren, het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken en het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.

Art. 2.23 lid 3 (oud) BVIE bevat de zogenaamde uitputtingsregel, als uitzondering op het exclusieve recht van de merkhouder, met betrekking tot het Beneluxmerk:

“3. Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”6.

Op grond van het derde lid van art. 2.23 BVIE (oud en nieuw) omvat het recht van de merkhouder niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte (hierna: EER) in de handel zijn gebracht7.. Dat wordt in jargon uitputting of uitdoving van het merkrecht genoemd. Uitputting van het aan de merkhouder verleende recht is beperkt tot de gevallen waarin de waren in de EER in de handel zijn gebracht. Het is de merkhouder toegestaan zijn waren buiten de EER in de handel te brengen zonder dat dit de uitputting van zijn rechten binnen die zone meebrengt.

Door te preciseren dat het op de markt brengen buiten de EER geen uitputting meebrengt van het recht van de merkhouder om zich tegen de invoer van deze waren zonder zijn toestemming te verzetten, heeft de Uniewetgever de merkhouder dus toegestaan de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren8.. De Uniewetgever heeft daarmee de merkhouder toegestaan om alleen de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren9.. De ratio hiervan is dat de rechthebbende al bij de eerste verhandeling van het product in staat is gesteld de economische waarde van zijn merk te realiseren en er geen (rechts)economische rechtvaardiging meer bestaat om hem die gelegenheid opnieuw te bieden bij iedere opvolgende verhandeling van het betrokken product10..

De Europese uitputtingsregel dient te worden bezien tegen de achtergrond van de verdragsbepalingen over de verhouding tussen het vrij verkeer van goederen (met name art. 34 VWEU) en de bescherming van IE-rechten (art. 36 VWEU)11.. Uit art. 36 VWEU volgt dat de bescherming van IE-rechten een beperking van het vrij verkeer van goederen kan rechtvaardigen. Bij de vraag of de uitoefening van een IE-recht een toelaatbare beperking van het vrij verkeer van goederen vormt, betrekt het HvJEU de “wezenlijke functie” van het betrokken IE-recht en het daarvan afgeleide “specifieke voorwerp” van het recht, de kern van het recht. Volgens het HvJEU is de belangrijkste wezenlijke functie van het merkrecht de herkomstfunctie: de consument of eindgebruiker moet het product zonder gevaar voor verwarring van producten van andere herkomst kunnen onderscheiden (de herkomst(aanduidings- of garantie)functie)12.. Daaruit volgt dat het aan de merkgerechtigde toegekende recht op te komen tegen ieder gebruik dat aan de herkomstgarantie afbreuk zou kunnen doen, behoort tot het specifieke voorwerp van het merkrecht13.. Het merk heeft volgens het HvJEU met name tot specifiek voorwerp aan de merkhouder het uitsluitende recht te verschaffen het merk te gebruiken voor het als eerste in het verkeer brengen van een product, en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door van dit merk valselijk voorziene producten te verkopen14.. Een beperking van het vrij verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke interne markt is alleen toegelaten, indien die beperking wordt gerechtvaardigd door de bescherming van rechten die het specifieke voorwerp van het merkrecht vormen15.. De uitoefening van het merkrecht mag geen middel tot willekeurige discriminatie of verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten vormen16.. De uitputtingsregel verhindert dit. Evenals art. 36 VWEU beoogt de uitputtingsregel de fundamentele belangen van de bescherming van het merkrecht en het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijk markt met elkaar in overeenstemming te brengen door de latere verhandeling van een product dat van een merk is voorzien, mogelijk te maken17..

De uitputtingsregel heeft alleen betrekking op nauwkeurig bepaalde producten die voor het eerst in de handel zijn gebracht door of met toestemming van de merkhouder. De toestemming moet dus zien op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd en kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat de merkhouder heeft ingestemd met de verkoop in de EER van producten die identiek of soortgelijk zijn18..

Zoals blijkt uit het derde lid van art. 2.23 BVIE (oud en nieuw), geldt de uitputtingsregel niet indien de merkhouder gegronde redenen heeft om zich tegen verdere verhandeling van de waren te verzetten19..

De uitputtingsregel is een uitzondering op het exclusieve recht van de merkhouder. In beginsel zal daarom degene die zich op uitputting beroept dienen te bewijzen dat aan de voorwaarden wordt voldaan. Een degelijke bewijsregel is in overeenstemming met het Unierecht. Het beginsel van het vrije verkeer van goederen kan echter tot een wijziging van deze bewijsregel aanleiding geven. Wanneer een derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat nationale markten worden afgeschermd wanneer hij dit zelf moet bewijzen, met name wanneer de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het vervolgens aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd20.. Het is deze notoir lastige bewijsregel uit Van Doren/Lifestyle die in de onderhavige procedure centraal staat. Het gaat om deze overwegingen uit dit arrest:

“35. De verwijzende rechter merkt op dat de uitputting van het merkrecht voor de door de merkhouder gedagvaarde derde naar Duits recht een verweermiddel vormt, zodat de voorwaarden voor deze uitputting in principe moeten worden bewezen door de derde die zich erop beroept.

36. Een dergelijke regel is in overeenstemming met het gemeenschapsrecht, met name de art. 5 en 7 van de richtlijn.

37. De vereisten van de onder andere in de art. 28 EG en 30 EG verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen kunnen echter tot een wijziging van deze bewijsregel nopen.

38. Dat is het geval wanneer die regel de merkhouder in staat stelt de nationale markten af te schermen en aldus het voortbestaan van eventueel tussen de lidstaten bestaande prijsverschillen bevordert (zie in deze zin, onder andere, arrest van 11 november 1997, Loendersloot, C-349/95, Jur., p. I-6227, punt 23).

39. Zoals de verwijzende rechter opmerkt, bestaat een reëel gevaar van afscherming van nationale markten bijvoorbeeld in situaties waarin, zoals in het hoofdgeding, de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem.

40. Indien de derde in dergelijke situaties zou moeten bewijzen waar de waren door de merkhouder of met zijn toestemming voor het eerst in de handel zijn gebracht, zou de merkhouder het in de handel brengen van de gekochte waren kunnen belemmeren en de derde iedere nieuwe mogelijkheid kunnen ontnemen om bij een deelnemer aan het exclusieve distributiesysteem van de merkhouder in de EER in te kopen, wanneer de derde erin zou slagen aan te tonen dat hij bij deze deelnemer heeft ingekocht.

41. Daaruit volgt noodzakelijkerwijze dat wanneer de gedagvaarde derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij zelf moet bewijzen dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, de merkhouder moet aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buitende EER in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het dan aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd (zie arrest Zino Davidoff en Levi Strauss, reeds aangehaald, punt 54).

42. Op de prejudiciële vraag moet dus worden geantwoord dat een bewijsregel krachtens welke de uitputting van het merkrecht voor de door de merkhouder gedagvaarde derde een verweermiddel vormt, zodat de voorwaarden voor deze uitputting in principe moeten worden bewezen door de derde die zich erop beroept, in overeenstemming is met het gemeenschapsrecht, met name de art. 5 en 7 van de richtlijn. De vereisten van de onder andere in de art. 28 EG en 30 EG verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen kunnen echter tot een wijziging van deze bewijsregel nopen. Wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij dit zelf moet bewijzen, met name wanneer de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het dan aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd.”

Een aantal buitenlandse rechters heeft nadien geoordeeld dat bij het enkele hanteren van een exclusief distributiesysteem niet altijd sprake is van een reëel gevaar voor afscherming van nationale markten als gevolg waarvan de bewijslast moet worden omgekeerd in de zin van Van Doren/Lifestyle21., zelfs als dat exclusieve distributiesysteem in potentie de mogelijkheid van marktafscherming biedt; het gaat erom of dat in de praktijk ook concreet zo is, wat vaak moeilijk aan te tonen zal zijn. Een bekend mededingingsrechtelijk gezichtspunt of sprake is van daadwerkelijke marktafscherming is daarbij of ook passieve verkopen buiten het exclusieve territoir juridisch of feitelijk worden belemmerd. Als dat niet zo is, is er in beginsel geen mededingsrechtelijk bezwaar en valt ook niet in te zien waarom dan de bewijslast zou moeten worden omgekeerd ten nadele van de merkhouder volgens Van Doren/Lifestyle. Blijkens rov. 3.82 is dat ook een centrale toetssteen voor het hof geweest in onze zaak.

 De Engelse High Court (Leggatt J.) oordeelde aldus in Honda/David Silver Spares:

“17. Mr Nicholson submitted that, where the trade mark proprietor markets its products in the EEA using a network of exclusive distributors, as Honda appears to do, the effect of this decision is to place on the trade mark proprietor the burden of proving that the goods were initially placed on the market outside the EEA by him or with his consent.

18. I do not read the judgment of the ECJ in Van Doren + Q in this way. It seems to me that when it refers to a situation in which the trade mark proprietor operates a system of exclusive distribution in the EEA, the Court is giving an example of a situation in which there may be a risk of partitioning of national markets but is not determining that this must necessarily be the case. The question whether there is such a risk is one of fact and it is only according to the answer given by the ECJ to the question referred for a preliminary ruling where the defendant succeeds in establishing that such a real risk exists that the burden of proof is reversed. This does not appear to be an easy test to apply in practice and it scarcely seems satisfactory that there should, potentially, need to be a preliminary issue tried before it is known who bears the burden of proof. But this is, as I see it, the effect of the ECJ's ruling in Van Doren + Q.”22.(Onderstrepingen A-G)

 Het Duitse Bundesgerichtshof (BGH) oordeelde in Converse I en II dat het enkele bestaan ​​van een exclusief distributiesysteem niet voldoende is voor omkering van de bewijslast, ook al geeft de merkhouder dit de mogelijkheid van marktafscherming; er moet ook het daadwerkelijke risico/reëel gevaar zijn dat de nationale markten worden afgesloten23..

 Dit oordeel van het BGH wordt onderschreven door het Oostenrijkse Oberster Gerichtshof in Paco Rabanne:

“3.3. Auch der BGH stellt in der Entscheidung I ZR 52/10, Converse I (Rn 38) maßgeblich auf die tatsächliche Möglichkeit einer Marktabschottung ab und verneint diese im konkreten Fall trotz eines ausschließlichen Vertriebssystems, weil die Generalimporteure vertraglich nicht gehindert gewesen seien, an Zwischenhändler außerhalb ihres Absatzgebiets zu liefern (Rn 33). Darin fügt sich, dass auch nach der Rechtsprechung des BGHdas Vorliegen eines bestimmten Vertriebssystems für eine Beweislastumkehr nicht ausreicht, selbst wenn dieses die Möglichkeit einer Marktabschottung eröffnet. Hinzutreten muss die tatsächliche Gefahr, dass eine derartige Abschottung auch eintreten könne (BGH I ZR 137/10, Converse II, Rn 29). Diese tatsächliche Gefahr ist vom Beklagten zu behaupten und zu beweisen (17 Ob 16/09b), wobei alleine die Berufung auf ein bestimmtes Vertriebssystem diesen Anforderungen nicht entspricht (HK-MarkenR/Eke § 24 Rz 100; BGH I ZR 99/11, Rn 10). Wenn schließlich der Senat in 4 Ob 170/15a ausgesprochen hat, dass ein selektives Vertriebssystem eine Marktabschottung bewirken kann, besagt dies nicht, dass dies stets der Fall sein muss.”24.(Onderstrepingen A-G)

 Dienovereenkomstig ook het Cour d'appel de Paris25..

In de lagere Nederlandse rechtspraak wordt dit ook zo uitgelegd. In Converse/Schoenenreus oordeelde het Bossche hof als volgt over de vraag of met het bewijs van de kant van Schoenenreus dat Converse een gesloten, exclusief distributiestelsel zou hanteren al gegeven is dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer zij zelf moet bewijzen dat het merkrecht van Converse is uitgeput, bijvoorbeeld als gevolg van legale parallelimport:

“7.5.2.Partijen twisten over de vraag op welke partij de bewijslast rust.

7.5.3.Het uitgangspunt is dat een beroep op art. 2:23 lid 3 BVIE gekwalificeerd kan worden als een bevrijdend verweer, waarvoor geldt dat de bewijslast op Schoenenreus ligt.

7.5.4.Beide partijen hebben in dat verband onder meer verwezen naar het arrest Van Doren/Lifestyle, HvJ EG van 8 april 2003, C-244/00, en zij verbinden daaraan tegengestelde conclusies ten aanzien van de vraag op welke partij in dit concrete geval de bewijslast dient te rusten.

7.5.5.Vooropgesteld dient te worden dat genoemd arrest zag op een andere situatie dan thans aan de orde is, namelijk op de vraag of er sprake was van illegale parallelimport van buiten de EER, dan wel legale parallelimport binnen de EER; de kwestie van namaak was hier niet aan de orde. Dat neemt niet weg dat de overwegingen van dit arrest ook van belang kunnen zijn voor de onderhavige zaak waarin parallelimport van buiten de EER niet aan de orde is.

7.5.6.Het hof geeft van genoemd arrest rechtsoverwegingen 35 tot en met 42 weer in de Nederlandse versie.

(…)

7.5.7.Converse wijst erop dat de Duitse versie van dit arrest iets anders is geredigeerd dan de Nederlandse versie. Het hof herhaalt de derde volzin van r.o. 42 in de Nederlandse versie, gevolgd door de overeenkomende volzin in de Duitse versie; Duits was in het geschil tussen Van Doren en Lifestyle de rechtstaal. De onderverdeling in alinea's is van het hof.

Nederlands:

1) Wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij dit zelf moet bewijzen,

2) met name wanneer de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem,

3) moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht.

Duits:

a) So obliegt dem Markeninhaber

b) insbesondere dann, wenn er seine Waren im EWR über ein ausschließliches Vertriebssystem in den Verkehr bringt,

c) der Nachweis, dass die Waren ursprünglich von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung außerhalb des EWR in den Verkehr gebracht wurden,

d) wenn der Dritte nachweisen kann, dass eine tatsächliche Gefahr der Abschottung der nationalen Märkte besteht, falls er den genannten Beweis zu erbringen hat.

7.5.8.De plaats van de tussenzin NL 2) suggereert dat als Schoenenreus erin slaagt te bewijzen dat Converse een gesloten, exclusief distributiestelsel hanteert, daarmee eo ipso gegeven/bewezen is dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij zelf moet bewijzen dat het merkrecht van Converse is uitgeput (bijvoorbeeld als gevolg van legale parallelimport). Het hof wijst erop dat de Franse en Engelse tekst van dit arrest, waarvan het hof ambtshalve kennis heeft kunnen nemen, op een vergelijkbare wijze als de Nederlandse tekst zijn opgesteld (Engels "particularly", Frans: "en particulier"), waarbij de bijzin telkens is geplaatst op een vergelijkbare plaats als in de Nederlandse versie.

7.5.9.Anders dan in de Nederlandse (en de Engelse en Franse) versie is in de Duitse versie onderdeel DL b) niet direct na onderdeel d) geplaatst en lijkt daarin niet automatisch besloten te liggen dat bij een exclusief distributiestelsel "eine tatsächliche Gefahr der Abschottung der nationalen Märkte besteht wenn der Markeninhaber seine Waren im EWR über ein ausschließliches Vertriebssystem in den Verkehr bringt".

7.5.10.Hier staat tegenover dat uit rechtsoverwegingen 38, 39 en 40 lijkt te volgen dat (zie ook het gebruik van het woord "bijvoorbeeld" in r.o. 39) het enkele feit dat er een exclusief distributiesysteem bestaat uit zichzelf reeds meebrengt dat een reëel gevaar voor de afscherming van nationale markten bestaat.

7.5.11.Converse heeft verwezen naar diverse arresten (Lancaster/ […] , Lancôme/Kruidvat) waaruit volgens haar valt af te leiden dat het bestaan van een exclusief distributiestelsel niet eo ipso leidt tot de conclusie dat er een reëel gevaar voor afscherming van nationale markten bestaan.

Schoenenreus heeft erop gewezen dat die uitspraken zagen op selectieve distributiestelsels.

7.5.12.Belangrijker dan de loutere kwalificatie van een bepaald distributiestelsel acht het hof de vraag of de kenmerken van dat stelsel (dan wel de wijze waarop de stelsel concreet wordt gehanteerd) de conclusie rechtvaardigen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd.

7.5.13.In gelijke zin de uitspraak van het Bundesgerichtshof van 15 maart 2012, nr. I ZR 52/10, inzake Converse-Mawa waarnaar Converse verwijst. Deze uitspraak, waarin wordt verwezen naar het arrest Van Doren-Lifestyle, heeft tot onderwerp onder meer de kwestie van de toestemming (hetgeen hiervoor reeds aan de orde was), alsmede de kwestie van de invloed van het bestaan van een bepaald type distributiestelsel.

7.5.14.Rechtsoverwegingen 30 tot en met 39 van genoemde uitspraak komen, kort samengevat, op het volgende neer.

- Het enkele feit dat er een exclusief distributiestelsel bestaat met in elk land een alleenimporteur impliceert nog geen afscherming van nationale markten (r.o. 33, eerste deel).

- Uit bestudering van de contracten betreffende Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en de Benelux blijkt dat het contractueel niet verboden was naar andere landen te leveren. De overeenkomsten als zodanig wijzen (…) dus niet op afscherming van de nationale markten (r.o. 33, tweede deel).

- Dat laat onverlet dat denkbaar is dat de merkhouder desondanks feitelijk druk tracht uit te oefenen op alleenvertegenwoordigers om niet aan andere landen te leveren, en dat dan feitelijk wel gevaar bestaat voor afscherming van nationale markten (r.o. 35).

. - Het OLG had echter op basis van ontoereikende feiten en omstandigheden aangenomen dat die situatie zich voor had gedaan (r.o. 34, 36, 37 en 38).

- Zelfs als een alleenvertegenwoordiger in zijn eigen gebied zou optreden tegen in zijn ogen te lage door een wederverkoper gehanteerde prijzen, volgt daaruit nog niet dat de merkhouder maatregelen neemt tegen de harmonisatie van tussen de lidstaten bestaande prijsverschillen (r.o. 38).

- Prejudiciële vragen acht het BGH niet nodig (acte éclairé; r.o. 39).

7.5.15.Schoenenreus is van mening dat het BGH hiermee een te strenge maatstaf heeft aangelegd. Naar 's hofs oordeel is het oordeel van het BGH evenwel in overeenstemming met de beslissing van het HvJ EG in de zaak Van Doren/Lifestyle.

7.5.16.Resumerend: in het kader van het op art. 2:23 lid 3 BVIE gegronde verweer van Schoenenreus dat de gewraakte schoenen via legale parallelimport binnen de EER zijn verkregen rust op haar de bewijslast daarvan. Indien zij echter kan aantonen dat er een concreet en reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, dan wel indien het distributiestelsel zoals dat door Converse wordt gehanteerd dusdanig is ingericht dat daaruit reeds voortvloeit dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, behoeft Schoenenreus het in beginsel op haar rustende bewijs van omstandigheden als bedoeld in art. 2:23 lid 3 BVIE niet te leveren.”26.

In gelijke zin ook het hof Arnhem-Leeuwarden in Converse/Scapino:

“3.5 Het hof overweegt als volgt. In het tussenarrest van 7 augustus 2012 heeft het hof als uitgangspunt genomen dat uit het arrest Van Doren/Lifestyle van het Hof van Justitie van de

Europese Unie (ECLI:EU:C:2003:204) volgt dat Scapino dient aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de markten worden afgeschermd indien zij moet bewijzen dat de betrokken Converse schoenen door of met toestemming van Converse Inc. in de EER op de markt zijn gebracht. Het hof heeft daarbij overwogen dat het uitsluitend hanteren van een exclusief distributiesysteem nog niet impliceert dat er sprake is afscherming van de nationale markten of gevaar daarvoor (in vergelijkbare zin Bundesgerichtshof, 15 maart 2012, nr. I ZR 52/10, Converse Inc. tegen Mawa Sportswear GmbH en Hof 's-Hertogenbosch, 19 maart 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ5260).

Gevaar voor marktafscherming is eerst aanwezig indien de merkhouder in een exclusief distributiesysteem de levering van de merkproducten aan tussenhandelaren tracht tegen te gaan door onder andere de passieve verkoop daarvan te verbieden. Het hof voegt daar ter volledigheid nog aan toe dat dit gevaar voor afscherming ook bestaat indien de distributieovereenkomst geen contractuele beperkingen op het verder verhandelen van de merkproducten bevat, maar uit feiten en omstandigheden blijkt dat het handelen van de merkhouder erop is gericht dat er door de exclusieve distributeur niet wordt geleverd aan tussenhandelaren, door bijvoorbeeld te dreigen de overeenkomst met de exclusieve distributeur niet te vernieuwen indien blijkt dat er aan tussenhandelaren is geleverd. (…)”27.

Ook verschillende auteurs betogen dat alleen het hanteren van een exclusief distributiesysteem door de merkhouder niet zonder meer leidt (althans niet zou moeten leiden) tot de conclusie dat sprake is van een reëel gevaar voor afscherming van nationale markten28.:

 In zijn noot onder Van Doren/Lifestyle schrijft Drijber:

“Een volgende kanttekening bij dit arrest betreft de koppeling die daarin wordt gemaakt tussen het afschermen van nationale markten en het hanteren van een exclusief distributiesysteem, waaronder naar ik aanneem ook selectieve distributie moet worden verstaan. Dat deze systemen worden opgezet en (met veel geld) in stand gehouden om het prijsniveau hoog te houden en dat daarbij het merkenrecht steeds vaker als wapen wordt ingezet, valt niet te ontkennen.[8] Het enkele feit dat een merkhouder in verschillende lidstaten met een exclusief distributiesysteem werkt is echter niet voldoende om marktafscherming aan te nemen, met als gevolg dat hij zou moeten bewijzen dat de goederen aanvankelijk door hem zelf buiten de EER in de handel zijn gebracht. Prijsverschillen kunnen diverse oorzaken hebben en vormen mijns inziens niet als zodanig een voldoende bewijs van marktafscherming in de zin van geografische opsplitsing. Pas als prijsverschillen kunstmatig worden bevorderd, zal sprake zijn van een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten[9] en dus van marktafscherming.”29.

 Van Hezewijk maakt onderscheid tussen verschillende toepassingen van exclusieve en selectieve distributiesystemen30.. Hij schrijft dat het HvJEU in Van Doren/Lifestyle weliswaar stelt dat de parallelimporteur een marktafscheidingsgevaar zou kunnen bewijzen “met name wanneer de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem”, maar hij betoogt dat de ruimere, neutralere en genuanceerdere maatstaf uit eerdere arresten: dat de uitoefening van het merkrecht in strijd komt met (thans) art. 36 VWEU “wanneer komt vast te staan dat de wijze waarop de gerechtigde zijn merkrecht gebruikt, zijn afzetsysteem in aanmerking genomen, tot kunstmatige afscherming van de markten zal bijdragen”31., duidelijk de voorkeur heeft. De formulering van het HvJEU in rov. 39 (“Zoals de verwijzende rechter opmerkt, bestaat er een reëel gevaar van afscherming van nationale markten bijvoorbeeld in situaties waarin, zoals in het hoofdgeding, de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem”) is volgens Van Hezewijk alleen begrijpelijk als “exclusief distributiesysteem” gelezen wordt in de zeer strikte zin vaneen enkel exclusief (niet tevens selectief) distributienetwerk. De formulering van het HvJEU is volgens Van Hezewijk wat ongenuanceerd; het HvJEU plaatst het exclusieve distributienetwerk bij voorbaat in het beklaagdenbankje en dat is volgens hem lang niet altijd terecht. Het zou dan ook beter zijn geweest als het hof had vastgehouden aan het in aanmerking nemen van het afzetsysteem van de merkhouder, de formulering die in eerdere arresten is gebruikt.

 Bremers gaat er wel van uit dat er een rechtstreekse koppeling is gelegd tussen het hanteren van een exclusief distributiestelsel en omkering van de bewijslast ten nadele van de merkhouder, maar acht dat bepaald ongewenst en onterecht. Hij betoogt dat er vraagtekens kunnen worden gezet bij de algemene vaststelling van het HvJEU in Van Doren/Lifestyle (rov. 39) dat er bij exclusieve distributie een reëel gevaar voor marktafscherming bestaat. Hij pleit er voor om als regel niet automatisch aan te nemen dat er sprake is van een “reëel gevaar van afscherming van markten” wanneer er sprake is van een stelsel van exclusieve distributie, maar te eisen dat er naast het distributiestelsel aanvullende omstandigheden zijn die erop wijzen dat de merkhouder absolute gebiedsbescherming beoogt te bewerkstelligen of dat de concurrentie daadwerkelijk wordt beperkt:

“Wil een exclusieve distributierelatie in overeenstemming zijn met het mededingingsrecht, dan mogen distributeurs en merkhouders wél met elkaar afspreken dat zij zich zullen onthouden van actieve verkoop buiten hun exclusieve gebied[13] (bijvoorbeeld door reclame te maken die gericht is op afnemers buiten het gebied), maar in beginsel niet dat daarnaast ook passieve verkoop (het verkopen aan afnemers van buiten het exclusieve gebied die de distributeur op eigen initiatief benaderen) wordt uitgesloten. Deze laatste beperking is in strijd met het mededingingsrecht, omdat het zou leiden tot een absolute territoriale scheiding van markten. Als de overeenkomst mededingingsrechtelijk zuiver is, zal de merkhouder dus in beginsel niet gerechtigd zijn de overeenkomst te beëindigen of leveringen op te schorten met als reden dat een distributeur zich schuldig maakt aan passieve verkoop aan parallelhandelaren. De reden voor het Hof in de Van Doren-zaak om het gebruik van een stelsel van exclusieve distributie te noemen als voorbeeld van een situatie waarin een reële dreiging van marktverdeling bestaat, lijkt te zijn het risico dat de merkhouder naast actieve verkoop ook passieve verkoop door haar distributeurs aan afnemers buiten het exclusieve territoir kan beletten. Daarmee worden echter alle merkhouders die zich bedienen van een dergelijk distributiesysteem ‘guilty until proven innocent’ verondersteld en in een nadelige bewijspositie gebracht. Zij zullen in beginsel moeten bewijzen dat de goederen in kwestie eerst buiten de EER op de markt zijn gebracht, hetgeen niet altijd eenvoudig is. De merkhouder heeft de goederen immers op de markt aangetroffen en kan niet zonder meer de oorsprong van deze goederen vaststellen of aantonen. Het uitsluiten van passieve verkoop is echter, zoals gezegd, in strijd met het mededingingsrecht. Hiervoor bestaan al de sancties die het mededingingsrecht biedt. Het ligt dan ook meer voor de hand de uitwassen van exclusieve distributiestelsels via het mededingingsrecht te bestrijden in plaats van via een bewijslastomkering in het merkenrecht, nu in het laatste geval ook de merkhouders die geen oneigenlijk gebruik maken van het exclusieve distributiesysteem getroffen worden. Wanneer de merkhouder zich keurig aan de regels van het mededingingsrecht houdt, is er geen reëel gevaar voor afscherming van markten en dus ook geen reden om de bewijslast om te keren. Het zou dan ook beter zijn, als regel niet automatisch aan te nemen dat er sprake is van een ‘reëel gevaar van afscherming van markten’ wanneer er sprake is van een stelsel van exclusieve distributie, maar te eisen dat er naast het distributiestelsel aanvullende omstandigheden zijn die erop wijzen dat de merkhouder absolute gebiedsbescherming[14] beoogt te bewerkstelligen[15] of dat de concurrentie daadwerkelijk wordt beperkt. Vóór deze benadering pleit ook het arrest STM/Maschinenbau Ulm,[16] waarin het Hof van Justitie bepaalde dat exclusieve distributieovereenkomsten niet als doel hebben de concurrentie te beperken en dat zij in hun marktcontext moeten worden beschouwd teneinde te beoordelen of zij daadwerkelijk een concurrentiebeperkend effect hebben. Merkhouders die de rechter ervan willen overtuigen dat er geen aanleiding is tot omkering van de bewijslast enkel op grond van de omstandigheid dat gebruik wordt gemaakt van exclusieve distributie, zullen echter van goeden huize moeten komen. De letterlijke bewoordingen van het Hof in het Van Doren-arrest lijken er althans geen ruimte voor te bieden.[17]”32.(Onderstrepingen A-G)

In Kruidvat/Lancōme c.s. oordeelde Uw Raad over de eventuele omkering van de bewijslast in de zin van Van Doren/Lifestyle ter zake het selectieve distributiesysteem van Lancôme c.s.33.Het hof oordeelde dat uit de bepalingen van het door Lancôme c.s. gehanteerde dépositairecontract volgt dat het erkende wederverkopers uit de EER is toegestaan te kopen en verkopen van/aan andere erkende wederverkopers, zodat van een gevaar voor afscherming van nationale markten niet blijkt. Het hof overwoog verder dat Kruidvat geen (andere) feiten en omstandigheden heeft aangevoerd op grond waarvan kan worden vastgesteld dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer Kruidvat zelf zou moeten bewijzen dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht, en dat derhalve de bewijslast op Kruidvat blijft rusten. Uw Raad verwierp de tegen dat oordeel gerichte klachten met de volgende overweging (rov. 3.3.2):

“Het onderdeel faalt. Het oordeel van het hof is gebaseerd op de vaststelling dat het onderhavige selectieve distributiesysteem van Lancôme c.s. de erkende wederverkopers uit de EER vrij laat de producten onderling te verhandelen, en steunt derhalve op de, aan het hof voorbehouden, uitleg van de desbetreffende bepalingen van het dépositairecontract.

Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. 's Hofs oordeel is voorts niet onbegrijpelijk en voldoende gemotiveerd, mede in aanmerking genomen dat in 's hofs vaststellingen ligt besloten dat het distributiesysteem van Lancôme c.s. de erkende wederverkopers in de EER niet belemmert aan eindgebruikers in hun land producten te verkopen die zij van erkende wederverkopers in een ander land in de EER hebben gekocht.”

In zijn conclusie voor dit arrest schrijft A-G Huydecoper:

“Tegen de achtergrond van deze beschouwingen meen ik, dat het (Amsterdamse) hof de juiste uitleg aan het Van Dorenarrest heeft gegeven: het is niet zo dat aan ieder systeem van 'gerestringeerde' distributie het vermoeden moet worden verbonden, dat zich (reëel gevaar van) afscherming van de markten voordoet (waardoor de bewijslast ten aanzien van de herkomst van de betreffende producten althans voor een deel naar de merkhouder wordt verlegd); en het is dus, als het om distributiesystemen gaat waaraan 'afscherming' niet inherent is, aan de partij die zich op het bestaan van (een reëel gevaar voor) afscherming van de markten beroept — in de onderhavige zaak dus: aan Kruidvat — om te stellen en waar vereist aannemelijk te maken, dat daarvan wél sprake is.”34.(Onderstreping A-G)

Bespreking van de klachten

De onderdelen 1-3 gaan over de vraag of het hof terecht en voldoende begrijpelijk heeft geoordeeld dat de bewijslast met betrekking tot de gestelde uitputting van het merkrecht op de curator rust. De klachten richten zich tegen passages uit rov. 3.82, 3.83 en 3.84. De onderdelen hebben verscheidene subonderdelen.

Onderdeel 1 ziet op de vraag of omkering van de bewijslast aan de orde is op grond van Van Doren/Lifestyle35.. Het richt zicht tegen het hofoordeel in rov. 3.82 dat de curator niet voldoende heeft gesteld om de conclusie te dragen dat er een reëel gevaar voor marktafscherming bestaat als hij met het bewijs wordt belast. Het onderdeel heeft vijf subonderdelen.

Subonderdeel 1.1 klaagt dat dit oordeel getuigt van een onjuiste rechtsopvatting en/of onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd is.

Daartoe wordt ten eerste aangevoerd dat op grond van Van Doren/Lifestyle een reëel gevaar van afscherming van nationale markten (al) bestaat in situaties waarin de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, althans een dergelijk gevaar in zulke situaties kan bestaan, te meer in gevallen waarin van prijsverschillen tussen nationale markten sprake is36.. Voor zover in het bestreden hofoordeel een ander oordeel besloten ligt, getuigt dat volgens de klacht van een onjuiste rechtsopvatting.

Ik zie deze klacht niet opgaan. De bewijsregel uit Van Doren/Lifestyle besprak ik hiervoor in 2.10 e.v. Deze regel houdt in dat wanneer de vermeende inbreukmaker erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij zelf moet bewijzen dat van uitputting sprake is, de merkhouder moet aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht37.. Naar het oordeel van het hof wordt aan toepassing van deze bewijsregel in onze zaak niet toegekomen, omdat de curator niet voldoende heeft gesteld om de conclusie te dragen dat er een reëel gevaar voor marktafscherming bestaat als hij met het bewijs wordt belast. Dat lijkt mij juist en van miskenning van de bewijsregel uit Van Doren/Lifestyle is volgens mij dan ook geen sprake.

Het uitgangspunt in de klacht dat in geval van een exclusief distributiesysteem altijd sprake is van een reëel gevaar voor afscherming van nationale markten, als gevolg waarvan de bewijslast moet worden omgekeerd in de zin van Van Doren/Lifestyle, is niet zoals de regel uit het arrest in de binnen- en buitenlandse rechtspraak en de hoofdstroom van de literatuur wordt begrepen, zoals we hebben gezien. Weliswaar laat zich dit arrest inderdaad ook in de door de klacht bedoelde zin lezen, maar dat lijkt te losgezongen van de mededingingsrechtelijke achtergrond, zodat ik het er op houd dat in geval van een exclusief distributiesysteem niet altijd sprake is van een reëel gevaar voor afscherming van nationale markten als gevolg waarvan de bewijslast moet worden omgekeerd. In de kern genomen is de maatstaf uit Van Doren/Lifestyle of een reëel gevaar voor afscherming van nationale markten bestaat, en niet of al dan niet sprake is van een exclusief distributiesysteem. Dat laatste kan blijkens het arrest weliswaar relevant zijn voor de vraag of er marktafscherming optreedt, maar bij exclusieve distributie is daar niet per definitie sprake van (als passieve verkopen niet juridisch of praktisch worden belemmerd, zoals het hof ook aangeeft in rov. 3.82). Anders geformuleerd: het gaat om het daadwerkelijke gevaar voor marktafscherming waarvan sprake kan zijn in geval van een exclusief distributiesysteem. Een andere opvatting zou de feitenrechter ook onvoldoende ruimte bieden voor maatwerk. Als in geval van een exclusief distributiesysteem altijd sprake is van een reëel gevaar voor afscherming van nationale markten dat tot omkering van de bewijslast moet leiden, dan doet dat geen recht aan de afweging die feitenrechters moeten maken om te beoordelen of daadwerkelijk een reëel gevaar voor marktafscherming bestaat. Het woord “reëel” in de maatstaf “dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij zelf moet bewijzen dat van uitputting sprake is” vergt immers een bepaalde mate van waardering van het gevaar. Voor die waardering is bij uitstek een door feitenrechters te maken afweging vereist38..

Voor zover de klacht in de zinsnede “althans een dergelijk gevaar in zulke situaties kan bestaan” (eigen onderstreping) wel uitgaat van de juiste rechtsopvatting, dat in geval van een exclusief distributiesysteem sprake kan zijn van een reëel gevaar voor afscherming van nationale markten, als gevolg waarvan de bewijslast moet worden omgekeerd de zin van Van Doren/Lifestyle, mist deze volgens mij feitelijke grondslag. In rov. 82 heeft het hof immers getoetst of het distributiesysteem van Converse c.s. zodanig is vormgegeven dat sprake is van een reëel gevaar voor afscherming van nationale markten. Het hof komt, na beoordeling van de stellingen van de curator over het distributiesysteem van Converse c.s. en de overeenkomsten met de licentienemers Kesbo en Infinity, tot het oordeel dat uit een en ander niet volgt dat daarvan sprake is.

Het subonderdeel voert in de tweede plaats aan dat de curator in dit verband uitdrukkelijk heeft gesteld dat:

i. Converse een exclusief distributiestelsel hanteert met per land één licentienemer39.;

ii. sprake was van aanzienlijke prijsverschillen tussen de verschillende landen40.(wat volgens de klacht ook blijkt uit de door de curator geciteerde verklaring van [betrokkene 7] , van 2000 tot en met 2008 algemeen directeur van Converse EMEA); en

iii. het enkele bestaan van een exclusief distributiestelsel al voldoende is om tot omkering van de bewijslast te komen41., te meer in gevallen waarin van prijsverschillen tussen nationale markten sprake is.

Volgens de klacht valt dan ook niet in te zien dat de curator niet voldoende heeft gesteld om de conclusie te dragen dat er een reëel gevaar voor marktafscherming bestaat als hij met het bewijs wordt belast.

Ook deze klacht is volgens mij tevergeefs voorgesteld. Dat laat zich per stelling als volgt toelichten.Ad i: het hof heeft deze stelling besproken en verworpen in rov. 3.82, waar het hof ingaat op de stellingen over de licentieovereenkomsten met Kesbo en Infinity. Aan de hand van uitleg van de stellingen van partijen (waaronder de door hof geciteerde stellingen van de curator dat Converse c.s. niet optrad tegen haar distributeurs die de schoenen vrij verhandelden) en de tekst van de licentieovereenkomsten komt het hof tot het oordeel dat de stellingen van de curator over de licentieovereenkomsten niet leiden tot de conclusie dat sprake is van een reëel gevaar van afscherming van nationale markten. Dit is een in hoge mate feitelijk oordeel, dat is voorbehouden aan het hof. Ad ii: in de door het middel aangehaalde vindplaatsen heeft de curator alleen in een inleidende paragraaf over parallelhandel terloops de stelling betrokken dat er aanzienlijke prijsverschillen tussen de verschillende landen waren. De curator heeft deze algemene stelling niet onderbouwd en ook niet toegespitst in zijn marktafschermingsgevaarbetoog of omkering van de bewijslast volgens Van Doren/Lifestyle. Het is dan ook niet onbegrijpelijk dat het hof deze enkele algemene stelling niet heeft meegenomen in zijn beoordeling of sprake is van een reëel gevaar voor marktafscherming. Ad iii: het eerste deel van deze stelling is als hiervoor besproken volgens mij onjuist en het ‘te meer’ gedeelte nuanceert dat in mijn ogen onvoldoende.

Subonderdeel 1.2 richt zich tegen de passage in rov. 3.82 dat uit de verklaringen van distributeurs/licentienemers slechts blijkt dat Converse haar licentienemers “in voorkomend geval” aan de gemaakte afspraken hield. Deze overweging is volgens de klacht onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd, omdat uit de verklaringen zou blijken namelijk dat officiële Converse-distributeurs niet buiten hun territorium mochten verkopen. In het bijzonder wijst de curator op:

i. de verklaring van [betrokkene 7] , waaruit volgens de klacht volgt dat er alles aan werd gedaan om de licentienemers hun overeenkomst (met de daarin opgenomen verboden) na te laten komen42.;

ii. de verklaring van Converse-manager [betrokkene 8] , waaruit volgens de klacht volgt dat Converse optrad wanneer zij “op een gegeven moment bijvoorbeeld teveel codes van een licentienemer uit een ander territoir aantrof” en dat om die reden licentienemer Infinity onderzocht is in 2008/200943.; en

iii. de verklaring van [betrokkene 9] , directeur van licentienemer Infinity, waaruit volgens de klacht volgt dat Converse gedreigd heeft de licentieovereenkomst met Infinity op te zeggen bij verdere leveringen aan Borol omdat deze naar de parallelhandel gingen44..

Volgens de klacht is “niet navolgbaar” dat het hof deze verklaringen (en de overige verklaringen45.) aldus heeft uitgelegd dat daaruit slechts blijkt dat Converse “in voorkomend geval” haar licentienemers aan “de gemaakte afspraken” hield, waarmee naar ik aanneem wordt gedoeld op de stelling dat Converse-distributeurs niet buiten hun territorium zouden mogen verkopen (dus: ook geen ‘passieve verkopen’ in de hiervoor bedoelde zin). Uit de verklaringen blijkt volgens de klacht veeleer dat Converse haar licentienemers steevast aan de gemaakte afspraken hield, althans probeerde te houden.

Dit zie ik evenmin doel treffen. Daarbij moet voorop staan dat uitleg en waardering van de verklaringen waarop de klacht een beroep doet is voorbehouden aan de feitenrechter. Bestudering van deze verklaringen leert dat het bestreden oordeel goed te volgen is, zodat van onbegrijpelijkheid geen sprake is. Uit de verklaringen van [betrokkene 7] (“In mijn periode ben ik slechts op de hoogte van één incident, namelijk die in Polen want Polen hield zich niet aan de overeenkomst en verkocht bewust aan derden binnen zijn territoir wetende dat die derden het zouden doorverkopen buiten zijn territoir. Toen is er een voorbeeld gesteld.”46.) en [betrokkene 9] (“Our group had business dispute with Converse only about one thing, that we have supplied to Boral Kft a Hungarian copany shoes, which later popped up in several Western European markets. (...)”47.volgt dat beiden slechts één geval hebben meegemaakt waarin Converse c.s. optrad tegen licentienemers vanwege het niet voldoen aan de afspraken uit de licentieovereenkomst. [betrokkene 8] verklaart niet over een concreet geval48.. Dit is in lijn met het bestreden oordeel van het hof dat uit de verklaringen slechts blijkt dat Converse “in voorkomend geval” licentienemers aan de afspraken hield. Uit de verklaringen blijkt in mijn ogen in ieder geval niet “dat Converse haar licentienemers steevast aan de gemaakte afspraken hield, althans probeerde te houden”, zoals de klacht poneert. Gelet hierop mist de klacht feitelijke grondslag49..

Subonderdeel 1.3 klaagt dat het hofoordeel in rov. 3.82 dat de door de curator aangevoerde omstandigheden (de licentieovereenkomsten met Kesbo en Infinity en de verschillende verklaringen van distributeurs/licentienemers) geen blijk geven van “volledige marktafscherming door middel van het merkenrecht”, rechtens onjuist is. Volgens Van Doren/Lifestyle volstaat het voor de gedagvaarde derde om aan te tonen “dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij zelf moet bewijzen dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht”. Als de derde daarin slaagt, moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Op grond van Van Doren/Lifestyle wordt, voor toepassing van de bewijsregel uit dat arrest, van de gedagvaarde derde niet gevergd dat hij “volledige marktafscherming door middel van het merkenrecht” aantoont. Dit heeft het hof volgens de klacht miskend.

Dat lijkt mij niet. In rov. 3.80 heeft het hof de juiste maatstaf uit Van Doren/Lifestyle vooropgesteld, waartegen de curator terecht geen cassatieklacht heeft gericht. In rov. 3.82 heeft het hof die maatstaf vervolgens toegepast, waarbij het hof het volgende heeft overwogen: “Wat de curator over dit gevaar heeft gesteld, is niet voldoende om de conclusie te dragen dat er een reëel gevaar voor marktafscherming bestaat als hij met het bewijs wordt belast”. Het hof heeft zijn beslissing dus op basis van de juiste maatstaf genomen en in de bestreden slotzin van rov. 3.82 brengt het hof slechts tot uitdrukking dat hetgeen de curator heeft aangevoerd onvoldoende is om het vereiste reëel gevaar voor marktafscherming aan te nemen.

Subonderdeel 1.4 richt een motiveringsklacht tegen de passage uit rov. 3.82 dat de door de curator ingenomen stelling dat niet tegen de Converse-distributeurs werd opgetreden op gespannen voet lijkt te staan met zijn stellingen omtrent het reële gevaar voor marktafscherming. Daartoe wordt aangevoerd dat het hof ten onrechte geheel voorbij is gegaan aan de volgende omstandigheden:

i. Door Converse werd wel opgetreden tegen de parallelhandelaren en hun afnemers50., hetgeen een reëel gevaar op marktafscherming tot gevolg heeft.

ii. Bij dat optreden beroept Converse zich bovendien erop dat het bij de aangetroffen Converse-schoenen om “counterfeit” (namaak) zou gaan51., terwijl dat in deze (en andere)52.procedures niet is komen vast te staan.

iii. In deze procedure integendeel is komen vast te staan dat Converse art. 21 Rv heeft geschonden door zich “met enig gewicht” te beroepen op verklaringen van de “Converse-expert” [betrokkene 3] , Senior Director Brand Protection [betrokkene 10] en Brand Protection Coördinator Northern Europe [betrokkene 11] , die het hof in rov. 3.28-3.29 uitdrukkelijk als “onwaar” en “onjuist” heeft gekwalificeerd53..

iv. De licentieovereenkomsten met verschillende licentienemers, waaronder Infinity, bovendien zijn beëindigd54..

Deze klacht zie ik ook geen doel treffen. Deze vier omstandigheden op zichzelf bezien maken zonder nadere, maar niet in de procesinleiding in cassatie gegeven toelichting, niet inzichtelijk waarom dit af zou kunnen doen aan de bestreden overweging dat de (ook) door de curator ingenomen stelling dat niet tegen de Converse-distributeurs werd opgetreden (sec) op gespannen voet lijkt te staan met zijn stellingen omtrent het reële gevaar voor marktafscherming. Daar loopt deze motiveringsklacht al op stuk.

Bovendien staat in onze zaak inderdaad vast dat Converse c.s. art. 21 Rv heeft geschonden. De curator had onder meer bepleit dat deze schending zou moeten worden gesanctioneerd met een omkering van de bewijslast. Blijkens rov. 3.29 heeft het hof dit betoog van de curator uitdrukkelijk onder ogen gezien, maar als te verstrekkend verworpen. Wel ziet het hof in de ernst van de schending aanleiding om daar bij de proceskostenveroordeling in hoger beroep gevolgen aan te verbinden. Tegen rov. 3.29 heeft de curator in cassatie geen klachten gericht. Voor zover de klacht onder iii. inhoudt dat het hof ten onrechte de vaststelling dat Converse c.s. art. 21 Rv heeft geschonden niet als omstandigheid in rov. 3.82 heeft betrokken, faalt de klacht zodoende ook, omdat deze gebaseerd is op een onjuiste lezing van het arrest en bij gebrek aan belang, omdat het hof hierover in rov. 3.29 al heeft geoordeeld en dit oordeel daardoor zelfstandig wordt gedragen. De curator kan zich er dan ook niet op beroepen dat het hof deze omstandigheid op een andere manier in de beoordeling had moeten betrekken55..

Voor zover de klacht onder iv. inhoudt dat het hof niet heeft onderkend dat de licentieovereenkomsten met verschillende licentienemers, waaronder Infinity, zijn beëindigd, mist de klacht feitelijke grondslag. Uit de passage (“(… ) want hij haalt ter onderbouwing van het gestelde gevaar voor marktafscherming de licentieovereenkomsten aan die met Infinity en met Kesbo zijn gesloten, terwijl als onbetwist gesteld vaststaat dat zij geen van beide nu nog licentienemer zijn.”) volgt dat het hof dit expliciet onder ogen heeft gezien. Overigens heeft het hof niets vastgesteld over de reden van beëindiging.

Subonderdeel 1.5 klaagt dat het hof (“althans”) in rov. 3.82 onvoldoende (begrijpelijk) heeft gemotiveerd waarom het hanteren van een exclusief distributiesysteem, het bestaan van aanzienlijke prijsverschillen tussen de verschillende landen, de licentieovereenkomsten met Kesbo en Infinity en de verschillende verklaringen van eigen werknemers van Converse en distributeurs/licentienemers niet aantonen dat er een reëel gevaar op marktafscherming bestaat. De motivering van het hof bestaat volgens de klacht in wezen eruit dat de marktafscherming niet absoluut is, maar dat is ook niet vereist. Zonder nadere, maar ontbrekende motivering, is volgens de klacht niet te volgen dat er geen reëel gevaar op marktafscherming bestaat, omdat (i) passieve verkoop en verkoop buiten het eigen territorium in bepaalde gevallen wel zijn toegestaan en (ii) Converse haar licentienemers in voorkomend geval aan de gemaakte afspraken hield. In dit verband miskent het hof volgens de klacht met zijn overweging dat “contractuele beperkingen (in de vorm van een distributiestelsel) tot op zekere hoogte zijn toegestaan” bovendien dat deze omstandigheid niet eraan afdoet dat zulke contractuele beperkingen juist bijdragen aan (het reële gevaar voor) de marktafscherming als bedoeld in Van Doren/Lifestyle. Zo kan een exclusief distributiesysteem weliswaar toelaatbaar zijn (indien het voldoet aan de voorwaarden uit de Groepsvrijstellingsverordening Verticalen56.voor een vrijstelling van het kartelverbod), maar dat neemt niet weg dat, blijkens Van Doren/Lifestyle, juist in zo'n exclusief distributiesysteem, dat het voortbestaan van eventueel tussen de lidstaten bestaande prijsverschillen bevordert, een reëel gevaar van afscherming van nationale markten kan bestaan.

Ook deze motiveringsklacht kan volgens mij niet tot cassatie leiden. Het hof heeft de aangehaalde stellingen van de curator beoordeeld, maar is tot een ander oordeel gekomen dan door de klacht bepleit. Het gaat hier om een feitelijke waardering van de door partijen betrokken stellingen die is voorbehouden aan de feitenrechter. Met deze klacht tracht de curator in wezen het feitelijke debat nog eens over te doen, waarvoor in cassatie geen plaats is. Het hofoordeel is in mijn ogen goed te volgen.

Onderdeel 2 bestrijdt het oordeel in rov. 3.83 dat nu inmiddels de bronnen van wie de schoenen volgens de curator afkomstig zijn, zijn geopenbaard, ook op deze grond de reden om de bewijs-last eventueel om te keren ontvalt. Dit volgens onderdeel 2 onjuist, althans onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd op de navolgende gronden:

- Ten eerste is de overweging van het hof dat “de bronnen van wie de schoenen volgens de curator afkomstig zijn, reeds zijn geopenbaard”, onbegrijpelijk, omdat de curator over de herkomst van de in rov. 3.83 bedoelde Converse-schoenen niets anders heeft gesteld dan dat deze (uiteindelijk) afkomstig zijn van officiële Converse-distributeurs57.. Converse c.s. heeft dit betwist en het hof heeft de curator hierin niet gevolgd58.. Nu het hof niet met de curator heeft willen aannemen dat de desbetreffende Converse-schoenen inderdaad (uiteindelijk) afkomstig zijn van officiële Converse-distributeurs, is volgens de klacht onbegrijpelijk dat het hof tegelijkertijd in rov. 3.83 wel aanneemt dat de bronnen van wie de schoenen volgens de curator afkomstig zijn – de officiële Converse-distributeurs – al zijn geopenbaard. Het arrest van het hof is in dit opzicht innerlijk tegenstrijdig. Deze klacht tast volgens de curator ook rov. 3.96, slotzin, aan.

- Ten tweede blijkt een uitzondering op de bewijsregel uit Van Doren/Lifestyle als door het hof in rov. 3.83 aangenomen niet uit dat arrest en vindt zij geen steun in het recht.

- Ten derde kan, ook als de bronnen zijn geopenbaard, er nog steeds belang bestaan bij omkering van de bewijslast, bijvoorbeeld om te voorkomen dat de derde daadwerkelijk bewijs levert dat de merkhouder vervolgens kan gebruiken om het lek in het distributiesysteem te dichten59..

Ik geeft nog even rov. 3.83 weer:

“Tot slot heeft Converse c.s. er naar het oordeel van het hof terecht op gewezen dat alle beweerdelijk parallel handelende distributeurs reeds genoemd zijn. Dit is door de curator niet weersproken. Nu de bronnen van wie de schoenen volgens de curator afkomstig zijn reeds zijn geopenbaard, ontvalt ook op deze grond de reden om de bewijslast eventueel om te keren.”

De eerste klacht kan niet tot cassatie leiden. In de eerste volzin van rov. 3.83 verwijst het hof klaarblijkelijk60.naar de volgende stelling van Converse c.s.:

“(…) de ratio voor omkering ontbreekt omdat alle beweerdelijk parallel handelende distributeurs reeds genoemd zijn. [43]

(…)

43 MvA punt 8.8.17-8.8.18: Infinity, Sportland, Kesbo, Brand Search, Alicotex, Converse Netherlands, Rolendt Karol Arendt, Ressokd-Rings. (…)”61..

Deze stelling van Converse c.s. ziet, blijkens de verwijzing in vtn 43 naar mva 8.8.17-8.8.18, kennelijk op de distributeurs die schoenen leverden aan Sporttrading c.s.62.. In mva 8.8.17-8.8.18 noemt de curator wie de leveranciers van Sporttrading waren63.. In de tweede volzin stelt het hof vast dat door de curator niet de stelling van Converse c.s. is weersproken dat alle beweerdelijk parallel handelende distributeurs al zijn genoemd. Dit oordeel is voorbehouden aan de feitenrechter. In cassatie worden tegen deze vaststelling door het hof ook geen (voldoende kenbare) klachten gericht64.. Uit het voorgaande leidt het hof vervolgens in rov. 3.83 slotzin af dat, omdat de bronnen van wie de schoenen volgens de curator afkomstig zijn al zijn geopenbaard, ook daarin geen reden kan zijn gelegen om de bewijslast om te keren. Nu Converse c.s. onder verwijzing naar de door de curator genoemde distributeurs heeft gesteld dat alle beweerdelijk parallel handelende distributeurs reeds zijn genoemd en de curator deze stelling (naar de onbestreden vaststelling door het hof) niet heeft weersproken, kon het hof hier tot het oordeel komen dat de bronnen van wie de schoenen volgens de curator afkomstig zijn al bekend waren. Dit oordeel, dat dus in samenhang moet worden gelezen met de overige overwegingen van rov. 3.83, is in mijn ogen niet onjuist of onbegrijpelijk. Daar stuit de eerste klacht op af.

De tweede klacht mist volgens mij feitelijke grondslag. Converse c.s. heeft gesteld dat de bewijsregel uit Van Doren/Lifestyle dient ter bescherming van aan de merkhouder nog niet bekende informatie over parallel handelende distributeurs, die de merkhouder vervolgens in staat zou stellen in de toekomst de markten af te schermen65.en dat die ratio voor omkering van de bewijslast in onze zaak ontbreekt ,omdat alle beweerdelijk parallel handelende distributeurs al genoemd zijn66.. Gelet op deze stellingname begrijp ik rov. 3.83 zo dat het hof de omstandigheid dat de bronnen van wie de schoenen volgens de curator afkomstig zijn al bekend waren in zijn beoordeling heeft meegenomen en tot het oordeel is gekomen dat door die openbaarmaking (ook) de ratio voor omkering van de bewijslast/de bewijsregel uit Van Doren/Lifestyle in onze zaak niet speelt. Anders dan de klacht tot uitgangspunt neemt, heeft het hof in rov. 3.83 in mijn ogen dus geen uitzondering op de bewijsregel uit Van Doren/Lifestyle aangenomen.

De derde klacht kan niet tot cassatie leiden wegens gebrek aan belang. De klacht doet een beroep op de theoretische mogelijkheid dat, ook als de bronnen zijn geopenbaard, nog steeds belang zou kunnen bestaan bij omkering van de bewijslast. De curator heeft echter niet gesteld dat een dergelijk belang in onze zaak daadwerkelijk bestaat na openbaarmaking van de bronnen (althans vindplaatsen hiervan ontbreken). In de door de klacht aangehaalde vindplaats blijft het bij een algemeen betoog, zonder concrete toepassing op onze zaak. Bij gebreke van een concrete stellingname op dit punt in feitelijke instanties ontbreekt het belang bij deze klacht, omdat het slagen van de klacht niet tot een andere uitkomst kan leiden.

Onderdeel 3 keert zich tegen het oordeel in rov. 3.84 dat de redelijkheid en billijkheid er niet toe nopen om Converse c.s. in afwijking van de hoofdregel met het bewijs te belasten. Het onderdeel heeft twee subonderdelen.

Vooropgesteld zij dat de rechter onder bijzondere omstandigheden kan afwijken van de hoofdregel van art. 150 Rv dat de partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, de bewijslast van die feiten of rechten draagt, en op basis van redelijkheid en billijkheid een andere bewijslastverdeling kan bepalen. Wanneer deze eisen meebrengen dat de bewijslast moet worden omgekeerd, moet de rechter de omstandigheden vaststellen die hem tot dit oordeel hebben gebracht en inzicht geven in de gedachtegang die daarbij heeft voorgezeten67.. In het geval dat de partij die volgens de hoofdregel van art. 150 Rv de bewijslast draagt, in een onredelijk zware bewijspositie is geraakt door toedoen van de wederpartij, kan omkering van de bewijslast – en daarmee van het bewijsrisico – geboden zijn68.. Het oordeel dat er geen aanleiding is om de bewijslast anders te verdelen dan voortvloeit uit de hoofdregel van artikel 150 Rv, behoeft in het algemeen geen nadere motivering69..

Subonderdeel 3.1 klaagt dat de motivering van het hof in rov. 3.84 onnavolgbaar en daarmee onvoldoende begrijpelijk is. Het hof beschrijft volgens de klacht in wezen alleen wat in geschil is, namelijk of sprake is geweest van de door de curator gestelde en door Converse c.s. betwiste legale goederenstroom. Vervolgens beschrijft het hof de hoofdregel, volgens welke het bewijs van uitputting inderdaad bij de curator ligt. Het hof heeft op basis van deze motivering niet (voldoende begrijpelijk) tot de conclusie kunnen komen dat de redelijkheid en billijkheid er niet toe nopen om Converse c.s., in afwijking van de hoofdregel, met het bewijs te belasten.

De klacht mist feitelijke grondslag. Dit berust op de onjuiste lezing dat het hof in rov. 3.84 in wezen alleen beschrijft dat tussen partijen een geschil bestaat over de vraag of sprake is geweest van een legale goederenstroom en vervolgens de hoofdregel voor de bewijslast inzake uitputting beschrijft. Het oordeel van het hof gaat echter verder, nu het hof ook motiveert waarom het tot een ander oordeel komt dan de rechtbank. In eerste aanleg heeft de rechtbank “In het feit dat Converse c.s. het bestaan van de door Sporttrading c.s. gestelde legale goederenstroom erkent, maar betwist dat de merkinbreukmakende schoenen uit deze legale goederenstroom afkomstig zijn” aanleiding gezien om Converse c.s. te belasten met het bewijs van haar stelling dat de door Sporttrading c.s. verhandelde schoenen afkomstig zijn van een organisatie die zich bezighoudt met grootschalige fraude70.. Het hof komt tot een ander oordeel. Het hof stelt, anders dan de rechtbank had overwogen, vast dat Converse c.s. niet de hele, maar slechts een deel van de gestelde legale goederenstroom heeft erkend, terwijl zij de rest van die goederenstroom heeft betwist. Vervolgens merkt het hof op dat ook als zou blijken dat een deel van de door Sporttrading van Ressokd-Rings gekochte schoenen inderdaad via Borol van Infinity afkomstig zou zijn (lees: dat een deel van de gestelde legale goederenstroom inderdaad zou blijken te bestaan), dat nog niet voldoende zou zijn, omdat voor een geslaagd beroep op uitputting is vereist dat elk exemplaar van de gemerkte waren met toestemming van de merkhouder in de EER in de handel is gebracht. Anders dan de rechtbank acht het hof de door de curator gestelde feiten niet voldoende om af te wijken van de hoofdregel dat de bewijslast op de curator rust. Dat feitelijke oordeel is niet onbegrijpelijk en behoefde ook geen nadere motivering, zoals we in 2.42 hebben gezien.

Subonderdeel 3.2 klaagt dat het hof in rov. 3.84 geheel voorbij gaat aan de gronden die de curator ten grondslag heeft gelegd aan zijn beroep op omkering van de bewijslast op grond van de redelijkheid en billijkheid, te weten dat:

i. De curator door toedoen van Converse c.s. in een onredelijk zware bewijspositie is geraakt71.;

ii. Converse c.s. zich onbehoorlijk heeft gedragen72.; en

iii. Converse c.s. al jarenlang op het bewijs zit, maar weigert dat in te brengen73..

Ook hierom is het hofoordeel volgens de klacht onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd en/of onjuist in het licht van Mecadox74..

Deze klacht mist ook feitelijke grondslag, wat zich per grond als volgt laat toelichten.Ad ii: Deze grond heeft het hof behandeld in rov. 3.26-3.29. In rov. 3.29 oordeelt het hof dat, anders dan de curator had bepleit als reactie op de schendingen van de waarheidsplicht, een omkering van de bewijslast in onze zaak te ver gaat. Ad i. en iii.: Ter onderbouwing van deze grond(en) heeft de curator vooral75.betoogd dat hij geen toegang heeft tot de in beslag genomen schoenen en dat hij die toegang van Converse c.s. ook niet krijgt, zodat de curator niet bij de tonglabelcodes kan en dus ook niet kan aantonen dat de merkrechten ten aanzien van de inbeslaggenomen schoenen zijn uitgeput (mva 9.5.14). Blijkens rov. 3.94 (“Het argument van de curator dat hij geen bewijs kan leveren omdat Converse c.s. weigert toegang te geven tot de schoenen die onder beslag liggen, wat overigens door Converse c.s. ten aanzien van de in 2018 gelegde beslagen wordt betwist, kan hem dus niet baten.”) heeft het hof de stelling van de curator dat hij door toedoen van Converse c.s. geen bewijs kan leveren uitdrukkelijk onder ogen gezien. Kennelijk heeft het hof (ook) daarin geen aanleiding gezien om de bewijslast anders te verdelen dan volgens de hoofdregel van art. 150 Rv. Dit feitelijke oordeel is niet onbegrijpelijk, en behoefde ook geen nadere motivering, vgl. hiervoor in 2.42.

Voor zover de klacht zich beroept op Mecadox gaat dat evenmin op. In Mecadox heeft het BenGH geoordeeld dat de bewijslast met betrekking tot de omstandigheid dat het merk wordt gebruikt voor waren 'die de merkhouder of zijn licentiehouder onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht', in beginsel rust op de wederpartij van de merkhouder, maar dat dat de rechter niet belet om, rekening houdend met de stellingen van partijen en de omstandigheden van het geval, de merkhouder geheel of gedeeltelijk met bewijs te belasten. In rov. 3.84 heeft het hof onderkend dat de omstandigheden van het geval kunnen nopen tot een omkering van de bewijslast, maar geoordeeld dat deze omstandigheden zich in onze zaak niet voordoen. Van strijd met Mecadox lijkt mij dan ook geen sprake.

Onderdeel 4 komt op tegen het oordeel in rov. 3.108 dat, ook indien zou moeten worden geoordeeld dat Converse c.s. de partij is op wie de bewijslast rust, dit geen andere uitkomst zou hebben opgeleverd. Het onderdeel bestaat uit drie subonderdelen.

Het onderdeel faalt volgens mij al bij gebrek aan belang, nu het is gericht tegen een zuivere overweging ten overvloede (“Het hof overweegt ten overvloede dat (…)”). Voor zover daar niettemin aan zou worden toegekomen, bespreek ik de klachten ook inhoudelijk.

Subonderdeel 4.1 klaagt dat het hof met zijn oordeel in rov. 3.108 “dat, zoals in rov. 3.87-3.97 is besproken, voor veel zendingen de concrete onderbouwing van het uitputtingsverweer ontbreekt, terwijl die wel van de curator mocht worden verlangd” heeft miskend dat de omkering van de bewijslast, althans de van de hoofdregel afwijkende bewijsregel uit Van Doren/Lifestyle, meebrengt dat het aan Converse c.s. is om te stellen en bij gemotiveerde betwisting te bewijzen dat de waren aanvankelijk door haarzelf of met haar toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht en het dus – anders dan het hof volgens de klacht in rov. 3.87-3.97 tot uitgangspunt heeft genomen – niet aan de curator is om het uitputtingsverweer te onderbouwen. De curator hoeft volgens de klacht slechts (gemotiveerd) te betwisten dat de waren aanvankelijk door Converse c.s. zelf of met haar toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Dit heeft het hof volgens de rechtsklacht miskend.

Dit mist in mijn ogen feitelijke grondslag. Uit de passage “Bovendien geldt ten aanzien van de drie onder 3.98.-3.107. besproken zendingen dat Converse c.s. uitgebreid heeft laten zien en met bewijsstukken heeft onderbouwd dat de schoenen niet door haar of met haar toestemming zijn ingevoerd en in de handel gebracht in de EER. De reactie daarop van de curator levert geen voldoende gemotiveerde weerspreking op, waardoor (verdere) bewijslevering niet aan de orde is” volgt volgens mij dat het hof juist niet heeft miskend dat de omkering van de bewijslast volgens Van Doren/Lifestyle meebrengt dat Converse c.s. moet stellen en zo nodig bewijzen dat de waren aanvankelijk door haar of met haar toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht en de curator (in zoverre) slechts (gemotiveerd) hoeft te betwisten dat de waren aanvankelijk door Converse c.s. zelf of met haar toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. De strekking van de overweging van het hof is hier dat in deze hypothetische situatie de betwisting door de curator onvoldoende gemotiveerd wordt geoordeeld om aan bewijslevering toe te komen; de zaak blijft in de fase van stellen/betwisten hangen.

Subonderdeel 4.2 richt zich tegen het oordeel “in rov. 3.108 jo 3.104 dat Converse c.s. met de in rov. 3.98-3.107 besproken zendingen uitgebreid heeft laten zien en met bewijsstukken heeft onderbouwd dat de schoenen niet door haar of met haar toestemming zijn ingevoerd en in de handel zijn gebracht in de EER”. Volgens de klacht is dit oordeel kennelijk gebaseerd op rov. 3.104 waar het hof “heeft vastgesteld dat de beweging van de goederen begint in Singapore”. De klacht is dat dit oordeel onvoldoende (begrijpelijk) is gemotiveerd in het licht van de stellingen van de curator dat:

i. Alle originele Converse-schoenen (onder andere) via Singapore worden verscheept en dat het enkele feit dat schoenen uit Singapore zijn gekomen dus helemaal niet betekent dat deze schoenen niet voor de EER bestemd zijn76.; en

ii. Immers ook legale goederenstromen voor Converse via Singapore naar Europa gaan77..

Het hof heeft volgens de klacht niet (voldoende) kenbaar op deze stellingen gerespondeerd. In ieder geval kwalificeert de passage uit rov. 3.108 “dat de reactie daarop van de curator geen voldoende gemotiveerde weerspreking oplevert” volgens de klacht niet als voldoende (begrijpelijke) verwerping van deze stellingen van de curator.

Ook deze klachten missen feitelijke grondslag. Zij berusten op de volgens mij onjuiste lezing dat het oordeel in rov. 3.108 dat Converse c.s. uitgebreid heeft laten zien en met bewijsstukken heeft onderbouwd dat de schoenen niet door haar of met haar toestemming zijn ingevoerd en in de handel gebracht in de EER, is gebaseerd op de passsage (‘vaststelling’) in rov. 3.104 dat de beweging van de schoenen begint in Singapore. Bedoelde ‘vaststelling’ is in mijn optiek maar een deel van de beschrijving van de gemotiveerde stellingname van Converse c.s. dat de zendingen aan Sporttrading zijn voorzien van vervalste CMR-vrachtbrieven, waardoor ten onrechte de indruk werd gewekt dat de goederen van licentienemer Infinity afkomstig waren. De door het hof besproken goederenbeweging van Singapore naar Hamburg/Talinn en vervolgens naar Nederland (in plaats van de geld-goederenbeweging die volgens HBL liep van Hongarije naar Spanje en uiteindelijk naar Nederland ) is slechts een weergave van de door Converse c.s. gestelde vervalsing en vormt niet de onderbouwing voor het oordeel in rov. 3.108 dat Converse c.s. uitgebreid heeft laten zien en met bewijsstukken heeft onderbouwd dat de schoenen niet door haar of met toestemming van haar zijn ingevoerd en in de handel gebracht in de EER. Daarop ketsen alle klachten af.

Subonderdeel 4.3 klaagt dat, voor zover in rov. 3.108 (of elders) het oordeel besloten ligt dat de curator onvoldoende gemotiveerd heeft betwist dat de waren aanvankelijk door Converse c.s. zelf of met haar toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht, dit oordeel onjuist is in het licht van de beperkte eisen die (in dit geval) aan een gemotiveerde betwisting mogen worden gesteld. Althans is de klacht dat dit niet voldoende (begrijpelijk) gemotiveerd is in het licht van de stelling van de curator dat Converse c.s. in dit geval op iedere schoen een code heeft aangebracht die aantoont dat de schoen in kwestie voor de Europese markt is geproduceerd en verwijst naar de Converse distributeur78.. Met de stelling dat in alle schoenen tonglabels zitten en dat daarmee de Europese herkomst kan worden aangetoond, heeft de curator immers wel degelijk (voldoende) gemotiveerd verweer gevoerd tegen de stelling dat de waren aanvankelijk door Converse c.s. zelf of met haar toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Deze stelling is ook in lijn met de stelling van Converse c.s. dat zij aan de hand van de productcodes (tonglabels) kan constateren of bepaalde op de markt aangetroffen producten al dan niet door of met toestemming van Converse zijn geproduceerd en op de markt gebracht en van welke ‘Europese Converse wederverkoper’ (licentiehouder) de Converse schoen afkomstig is79..

De rechtsklacht kan niet tot cassatie leiden omdat het oordeel dat de curator onvoldoende gemotiveerd heeft betwist dat de waren aanvankelijk door Converse c.s. zelf of met haar toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht, is voorbehouden aan het hof als feitenrechter en in cassatie niet op juistheid kan worden onderzocht. Voor zover de rechtsklacht is gebaseerd op de gestelde beperkte eisen die (in dit geval) aan een gemotiveerde betwisting mogen worden gesteld, kan dit niet tot cassatie leiden omdat de curator niet uitlegt waarom in dit geval beperkte eisen mogen worden gesteld, laat staan waarom de curator in onze zaak aan deze beperkte eisen zou hebben voldaan.

De motiveringsklacht is gebaseerd op de stelling van de curator dat Converse c.s. in dit geval op iedere schoen een code heeft aangebracht die aantoont dat de schoen in kwestie voor de Europese markt is geproduceerd en verwijst naar de Converse distributeur. Dit kan niet tot cassatie leiden gelet op het oordeel van het hof in rov. 3.92, in essentie inhoudende dat de curator zijn stellingname op dit punt onvoldoende heeft onderbouwd. De daartegen gerichte klachten zijn volgens mij tevergeefs voorgesteld, zoals we hierna bij de bespreking van onderdeel 6 zullen zien in 2.66 e.v.

Onderdeel 5 betoogt dat het hof ten onrechte voorbij is gegaan aan het betoog van de curator dat Converse c.s. misbruik heeft gemaakt van haar merkenrechtelijke bescherming, althans in de gegeven omstandigheden geen beroep kan doen op bescherming van haar merkrechten omdat dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is80.. Ter onderbouwing van deze klacht wordt een beroep gedaan op de volgende stellingen:

i. De curator heeft Converse c.s. verweten dat zij Sporttrading ten onrechte heeft beschuldigd van handeling in ‘namaak’ schoenen en op die grond beslagen heeft gelegd op de voorraden en administratie van Sporttrading81..

ii. Door toedoen van Converse c.s. zijn de bedrijfsactiviteiten van Sporttrading dusdanig beperkt en bemoeilijkt dat Sporttrading enorme schade heeft geleden en uiteindelijk is gefailleerd82..

Volgens de klacht had het hof dit betoog bij zijn oordeel moeten betrekken en moeten beslissen op het door de curator gedane beroep op misbreuk van recht, althans de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid.

De klacht mist feitelijke grondslag. De curator heeft de stellingen i. en ii. betrokken in par. 8.6 mva met als titel “Misbruik van recht van Converse en strijd met de goede procesorde”. Zoals Converse c.s. volgens mij met juistheid aanvoert bij s.t. 72 bevat deze paragraaf weliswaar de tussenkopjes “Misbruik van recht” en “Converse handelt in strijd met de goede procesorde”, wat suggereert dat een onderscheid tussen deze onderwerpen is aangebracht, maar van een dergelijk onderscheid is feitelijk helemaal geen sprake. De stellingen i. en ii. zijn in wezen terug te vinden onder beide tussenkopjes. Dit volgt ook uit mva 8.6.20, de slotalinea van par. 8.6, onder het kopje “Converse handelt in strijd met de goede procesorde”, waar de curator het volgende heeft aangevoerd:

“Gelet op het voorgaande is de curator van mening dat Converse niet alleen misbruik van haar rechten als merkhouder maakt, maar dat zij tevens op diverse manieren in strijd handelt met de goede procesorde. De curator is van mening dat het handelen van Converse eenvoudigweg gericht is op het kapot procederen van haar wederpartijen. Het is bijvoorbeeld niet uit te leggen dat Converse beslag legt - op kennelijk onjuiste gronden - met de stelling dat sprake zou zijn van 'namaak' handel - terwijl onafhankelijk onderzoek naar of sprake is van 'namaak' door Converse onmogelijk gemaakt wordt. Het is evenmin uit te leggen dat de onderneming van Sporttrading (en andere betrokkenen) enorme schade toegebracht is omdat volgens Converse 'de Benelux overspoeld zou worden met duizenden paren counterfeit schoenen' die afkomstig zouden zijn van Sporttrading terwijl Converse het nu slechts nog wil hebben over in ieder geval één paar schoenen waarvan thans, na 10 jaar procederen, wellicht niet (meer) vast te stellen is dat deze 'met medewerking of toestemming van Converse' de EER binnengebracht is. De curator is ook van mening dat de diverse schendingen van artikel 21 Rv door Converse eenvoudigweg door uw Hof niet getolereerd zouden moeten worden. Het voorgaande moet er volgens de curator toe leiden dat uw Hof Converse haar vorderingen ontzegt. Uw Hof heeft naar de curator meent diverse handvaten om deze gevolgen aan het proces verstorend gedrag van Converse te verbinden (artikel 20 lid 1, 21, 22 Rv). Tot slot wijst de curator erop dat het proces verstorend gedrag van Converse ook kwalificeert als misbruik van recht zodat Converse ook op die grond de door haar gepretendeerde rechten niet meer kan inroepen.”

Anders dan de klacht poneert, heeft het hof deze stellingen van de curator volgens mij wel degelijk betrokken in zijn beoordeling in rov. 3.26-3.30 van het bestreden arrest onder het kopje “De wijze van procederen van Converse c.s.”. Ik licht dat toe.

In rov. 3.26 refereert het hof aan deze stellingen van de curator (onderstreping A-G):

“3.26. Zowel Converse c.s. als de curator en FM besteden aandacht aan de wijze van procederen van Converse c.s.. Volgens Converse c.s. heeft de rechtbank daarover namelijk onjuiste en misplaatste verwijten gemaakt (grief IX). De curator en FM doen op hun beurt juist (opnieuw) een beroep op artikel 21 Rv. (…) Volgens de curator en FM heeft Converse c.s. in strijd gehandeld met dit artikel en met de goede procesorde en misbruik van recht gemaakt. (…).”

In rov. 3.27 overweegt het hof dat de curator meer dan vijftig voorbeelden heeft genoemd waaruit volgens hem blijkt dat Converse c.s. onder andere misbruik van haar merkrecht heeft gemaakt. Het hof overweegt dat het niet al deze voorbeelden zal behandelen (onderstreping A-G):

“3.27. De curator en FM hebben meer dan vijftig voorbeelden genoemd waaruit volgens hen blijkt dat Converse c.s. - kort gezegd - in strijd met de goede procesorde en met de waarheidsplicht handelt, danwel misbruik maakt van het merkrecht. Het hof zal deze voorbeelden niet allemaal bespreken. Voor een deel gaat het om de verschuiving die Converse c.s. in hun visie heeft gemaakt van een beroep op counterfeit, naar ongeoorloofde parallelimport naar opnieuw (ook) counterfeit. Dat Converse c.s. het accent heeft verlegd, is op zichzelf toelaatbaar en ook te verklaren door de ontwikkelingen in de loop van de procedure. Een deel van de gegeven voorbeelden heeft betrekking op zaken die Converse in andere procedures in strijd met de waarheid zou hebben gepresenteerd. Of dat zo is, laat het hof in het midden; dat levert immers geen schending van de waarheidsplicht in deze, door het hof te beoordelen procedure op.”

In rov. 3.28 gaat het hof vervolgens expliciet in op de verwijten van de curator ten aanzien van de wijze van procederen van Converse c.s.. In het bijzonder gaat het hof in op het betoog van de curator dat Converse c.s. Sporttrading ten onrechte zou hebben beschuldigd van handel in namaakschoenen (onderstreping A-G):

“3.28. Converse c.s. heeft naar het oordeel van het hof echter in deze procedure inderdaad in strijd met artikel 21 Rv gehandeld, waar zij zich heeft beroepen op verklaringen waarvan zij wist of redelijkerwijs kon weten dat deze (deels) onjuist zijn. Zo heeft Converse c.s. zich beroepen op verklaringen van [betrokkene 3] (vaststaande feiten onder x en xix). De curator en FM hebben er onbetwist op gewezen dat [betrokkene 3] in zijn verklaring van 14 april 2009 voor beweerdelijk verschillende schoenen uit verschillende proefaankopen exact dezelfde foto’s heeft gebruikt. Ook in zijn affidavit van 15 oktober 2009 heeft [betrokkene 3] foto’s waarop verschillende schoenen te zien zouden moeten zijn, gewoon gekopieerd. De rechtbank heeft daar ook overwegingen aan gewijd (r.o. 3.41 – 3.43 van het tussenvonnis van 4 september 2013) en zij heeft overwogen dat Converse c.s. bij de onderbouwing van de door haar gestelde counterfeit niet de zorgvuldigheid in acht heeft genomen die van haar mag worden verwacht. Het voorgaande heeft Converse c.s. er niet van weerhouden zich in hoger beroep opnieuw en zonder voorbehoud op de verklaringen van [betrokkene 3] te beroepen (bijvoorbeeld in de memorie van grieven onder 5.125 en 11.26). Converse c.s. weigert de echtheidskenmerken van haar schoenen (om op zichzelf begrijpelijke redenen) prijs te geven en beroept zich met enig gewicht op verklaringen van 'Converse-expert' [betrokkene 3] . Voor de wederpartij is het moeilijk daarop te reageren en ook de rechter dreigt op het verkeerde been te worden gezet. Dat Converse c.s. zich zonder voorbehoud beroept op de verklaringen, waarvan onderdelen in ieder geval onwaar zijn, klemt te meer omdat de rechtbank de onzorgvuldigheid van Converse c.s. hierin reeds uitdrukkelijk had benoemd. Ook het beroep dat Converse c.s. in hoger beroep doet op de verklaringen van [betrokkene 10] (Senior Director Brand Protection Converse, productie 53 A Converse c.s. in eerste aanleg) en [betrokkene 11] (Brand Protection Coördinator Northern Europe bij Nike, productie 53B van Converse c.s. in eerste aanleg) acht het hof in strijd met artikel 21 Rv. Volgens Converse c.s. blijkt onder meer uit die verklaringen dat Sporttrading Converse-schoenen heeft verhandeld die zonder toestemming van Converse zijn geproduceerd en dus namaak zijn (memorie van grieven 5.96). De curator en FM hebben er echter onbetwist op gewezen dat de schoenen waar beide verklaringen op zien, afkomstig zijn van de officiële Converse distributeur Sportland, zoals blijkt uit het Sportland rapport van februari 2012 (onderdeel van de [A] -rapporten). Dat de schoenen afkomstig van officiële Converse-distributeurs geen namaak betreffen, staat in deze procedure niet ter discussie. In het executiegeschil van september 2018 is Converse gewezen op de onjuistheid (in de woorden van de advocaat van de curator: de valsheid) van de verklaringen. Hoewel dus al lang duidelijk was dat de genoemde verklaringen niet juist kunnen zijn, omdat vast staat dat deze schoenen van een officiële distributeur afkomstig zijn en geen namaak betreffen, heeft Converse c.s. zich dus bij haar memorie van grieven van 13 november 2018 nog zonder voorbehoud op die verklaringen beroepen. Zij is daar ook niet van teruggekomen. Het hof heeft daar tijdens de zitting in hoger beroep naar gevraagd, waarbij namens Converse c.s. is aangevoerd dat zij de koppeling tussen de verklaring van [betrokkene 10] en het Sportland rapport in 2013 niet kon maken. Gelet op het feit dat het in opdracht van Converse opgestelde Sportlandrapport al geruime tijd tot haar beschikking staat en zij als gezegd op dit punt is gewezen, valt echter niet in te zien waarom zij dat (inmiddels, althans ten tijde van indiening van de memorie van grieven) niet kon.”

In rov. 3.29 oordeelt het hof vervolgens dat sprake is van een schending van art. 21 Rv, maar dat de door de curator bepleite afwijzing van de vordering of omkering van de bewijslast het hof te ver gaat:

“3.29. Converse c.s. had zich niet mogen beroepen op verklaringen waarvan zij (inmiddels) wist of redelijkerwijs moest weten dat de inhoud onjuist was. Met het beroep op aantoonbaar onjuiste informatie heeft Converse c.s. in strijd gehandeld met haar uit artikel 21 Rv voortvloeiende verplichting om de voor de beslissing van het geding van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Artikel 21 Rv biedt de rechter ruimte een sanctie te verbinden aan schending van de waarheidsplicht. De curator en FM hebben afwijzing van de vordering of een omkering van de bewijslast bepleit als reactie op de schendingen van de waarheidsplicht. Dat gaat naar het oordeel van het hof echter in deze zaak te ver. Wel ziet het hof in de ernst van de schendingen aanleiding om bij de beoordeling van de hoogte van de proceskosten in hoger beroep hieraan gevolgen te verbinden. Het hof verwijst naar de overwegingen 3.56. en 3.169.”

In rov. 3.30 oordeelt het hof tot slot dat de overige verwijten, wat daar ook van zij, geen gevolgen hebben in onze zaak:

“3.30. Wat betreft de overige “21 Rv-verwijten” geldt dat deze - zo al juist en verwijtbaar - niet zodanig zijn dat daaraan in deze procedure gevolgen zijn te verbinden. Uit het voorgaande volgt ook dat grief IX deels slaagt en deels faalt.”

Tegen de hiervoor weergegeven oordelen in rov. 3.26-3.30 richt het cassatiemiddel geen (voldoende kenbare) klachten.Voor zover het onderdeel gebaseerd is op stellingen over de wijze van procederen van Converse c.s., moet het oordeel van het hof zo worden gelezen dat het hof deze stellingen in de hiervoor besproken rov. 3.26-3.30 heeft behandeld en afgewezen, zodat de klacht als gezegd feitelijke grondslag mist83..Voor zover de klacht (mede) inhoudt dat het hof ten onrechte het beroep van de curator op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid niet heeft beoordeeld, faalt de klacht eveneens bij gebrek aan feitelijke grondslag. Het betoog van de curator voor wat betreft het gestelde misbruik van recht en de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid is blijkens mva 8.6.10-8.6.14, gebaseerd op dezelfde feitelijke stellingen. Het hof kon dan ook volstaan met de gezamenlijke beoordeling in het kader van de wijze van procederen van Converse c.s. als hiervoor weergegeven84..

Onderdeel 6(.1) stelt voorop dat:

i. het hof in rov. 3.92 heeft geoordeeld dat Converse c.s. de stelling heeft betwist dat alle schoenen voorzien waren van tonglabels waarop codes staan vermeld die verwijzen naar Europese distributeurs van Converse c.s.;

ii. het hof daaraan in rov. 3.93 nog heeft toegevoegd dat Converse c.s. gemotiveerd heeft betwist dat de aanwezigheid van een tonglabel met code die verwijst naar een Europese distributeur, ook betekent dat de schoenen met Converse' toestemming in de EER in de handel zijn gebracht: volgens Converse c.s. gaat het namelijk om counterfeit.

Het onderdeel klaagt vervolgens ten eerste (onder a.) dat, indien het hof met de in rov. 3.92 bedoelde betwisting het oog heeft gehad op de stellingen van Converse c.s. over tonglabels in nader genoemde vindplaatsen85.dat oordeel onbegrijpelijk is. In deze vindplaatsen heeft Converse volgens de klacht namelijk niet aangevoerd dat de gestelde tonglabels zouden ontbreken, maar dat de desbetreffende schoenen namaak (counterfeit) betreffen, terwijl het hof: (a) die stelling heeft laten “rusten” (rov. 3.94), zodat ook de overweging in rov. 3.93 het hofoordeel niet kan dragen, en (b) in rov. 3.28 nog heeft geoordeeld dat Converse in strijd met de waarheidsplicht van art. 21 Rv zich op counterfeit heeft beroepen.

Het onderdeel klaagt ten tweede (onder b.) dat, indien het hof met de in rov. 3.92 bedoelde betwisting het oog heeft op de opmerking zijdens Converse c.s. tijdens het appelpleidooi 3.3.1 (eerste opsommingsteken), zijn oordeel getuigt van een onjuiste rechtsopvatting en/of dat onvoldoende begrijpelijk is. In dat geval miskent het hof volgens de klacht: (a) dat Converse c.s. niet, als in strijd met de tweeconclusieregel, voor het eerst bij appelpleidooi kan aanvoeren dat de gestelde tonglabels zouden ontbreken, en (b) dat Converse c.s. in genoemde vindplaats een dergelijk verweer ook niet heeft gevoerd. Converse c.s. heeft volgens de klacht niet gemotiveerd betwist dat de gestelde tonglabels op de desbetreffende schoenen zijn aangebracht, maar zij heeft volstaan met de opmerking dat het verweer van de curator “op geen wijze geconcretiseerd is”. Die opmerking houdt geen gemotiveerde betwisting in, aldus de klacht.

De klachten missen feitelijke grondslag, omdat zij berusten op de volgens mij onjuiste lezing dat het hof met de bestreden passage in rov. 3.92 (“De curator stelt weliswaar dat alle schoenen voorzien waren van tonglabels waarop codes staan vermeld die verwijzen naar Europese distributeurs van Converse c.s., maar deze stelling wordt door Converse c.s. betwist”) heeft vastgesteld dat Converse c.s. heeft betwist dat alle schoenen waren voorzien van tonglabels met codes. Dat lijkt mij niet; het hof stelt hier vast dat Converse c.s. heeft betwist dat de betreffende tonglabels codes bevatten die verwijzen naar Europese distributeurs van Converse c.s..

Dat deze lezing de juiste is, volgt volgens mij ook uit de op de bestreden passage volgende overwegingen in rov. 3.92 (“Het hof heeft de curator ten tijde van het pleidooi gevraagd waaruit blijkt dat al die schoenen voorzien waren van tonglabels met verwijzing naar Europese distributeurs van Converse. Alleen voor de schoenen die Sporttrading van Brand Search had gekocht, blijkt dat volgens de curator uit lijsten waarop die codes zijn vastgelegd. De van Brand Search gekochte schoenen vallen niet onder de 733.186 paar waar het nu nog om gaat. Voor de overige schoenen had de curator geen antwoord op deze vraag. Hij heeft zijn stelling daarmee onvoldoende onderbouwd. Dit onderdeel van het uitputtingsverweer is daarmee te algemeen gebleven en onvoldoende onderbouwd.”). Met Converse c.s.86.begrijp ik deze overwegingen zo dat het in onze zaak volgens het hof niet gaat om de vraag óf er tonglabels met codes in de schoenen zitten, maar om de vraag of op die tonglabels codes staan die verwijzen naar Europese distributeurs van Converse c.s.. Dat laatste heeft Converse c.s. volgens het hof betwist en de curator heeft voor de op die codes gerichte vragen van het hof tijdens het pleidooi onvoldoende geantwoord, zodat het hof oordeelt dat de curator zijn stellingen op dit punt onvoldoende heeft onderbouwd.

Dat bedoelde lezing van de bestreden passage in rov. 3.92 de juiste is, volgt volgens mij ook uit rov. 3.93 (“Daarbij komt nog dat Converse c.s. gemotiveerd heeft betwist dat als de schoenen voorzien zijn van tonglabels waarop een code is vermeld die verwijst naar een Europese distributeur, dit ook betekent dat de schoenen met haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Converse c.s. heeft in dit verband rapporten overgelegd waaruit volgens haar blijkt dat onderzochte schoenen weliswaar zijn voorzien van een dergelijk tonglabel, maar dat uit onderzoek, waaronder vergelijking van die tonglabels met de gegevens uit de database van Avery Dennison blijkt dat het om counterfeit gaat. De curator heeft dat laatste op zijn beurt betwist.”). Dit betreft een bespreking van het verweer van Converse c.s. dat – zelfs als op de tonglabels codes staan die verwijzen naar Europese distributeurs – dat op zichzelf dan nog niet betekent dat de schoenen met toestemming van Converse c.s. in de EER in de handel zijn gebracht.

Anders dan de curator bij repliek 4.1 aanvoert heeft Converse c.s. in mijn optiek wel degelijk (primair) betwist dat in alle schoenen die door Sporttrading zijn verhandeld tonglabels met codes zitten die verwijzen naar Europese distributeurs. Althans is niet onbegrijpelijk dat het hof als feitenrechter een (primair) verweer van die strekking heeft gelezen in pltna HB Converse c.s. 3.3.1, onder het kopje “Grief III ( Sporttrading heeft niet ter zake van alle Converse-schoenen uitputtingsverweer gevoerd)” (onderstreping A-G):

“3.3.1 Zojuist zagen wij al dat maar voor 41% van de schoenen een beroep op uitputting is gedaan onder verwijzing naar de HLB-brieven en het [A] rapport voor zover het ziet op zendingen naar Sporttrading waarin Spotland als mogelijke bron is genoemd. Voor de overige schoenen beroepen geïntimeerden zich voor uitputting uitsluitend in algemene zin op tonglabelcodes. Dit algemene beroep op de tonglabelcodes snijdt geen hout: - Allereerst is het verweer op geen enkele wijze geconcretiseerd en evenmin gekoppeld met een Converse distributeur, niet per inkoop, laat staan per paar schoenen. Het verweer doet dus op geen enkele wijze aan het Sebago & Dubois-criterium.[37]

- Ten tweede levert de omstandigheid dat een schoen een code bevat die verwijst naar een Europese licentienemer van Converse natuurlijk geen bewijs of vermoeden van uit putting op. [38] Tonglabelcodes staan in elke authentieke Converse schoen, zijn goed en gemakkelijk leesbaar, niet specifiek per schoen en dus eenvoudig te kopiëren, waarbij het doel van ieder namaakproduct is – en dat is voor Converse schoenen niet anders – om voor ‘echt’ te laten doorgaan. Zoals reeds eerder uitgemaakt in de rechtspraak levert een ‘Europese code’ dus geen bewijs of vermoeden van uitputting op. [39]

- Ten slotte staat vast dat de schoenen waarvan Sporttrading stelt dat ze afkomstig zouden zijn van Infinity (minimaal 6 zendingen), aantoonbaar niet door Infinity en ook niet door of met toestemming van Converse in de EER in de handel zijn gebracht. Pro arguendo, dat al deze zendingen enkel Converse schoenen hebben bevat tonglabelcodes die verwijzen naar Infintity – wat Sporttrading stelt noch bewijst – dan levert dat dus nog steeds geen bewijs of vermoeden van uitputting op.”

Het betoog van de curator bij repliek 4.2 dat deze betwisting, dus dat Converse c.s. heeft betwist dat de betreffende tonglabels codes bevatten die verwijzen naar Europese distributeurs van Converse c.s., te laat is gekomen gaat evenmin op. In de eerste plaats omdat dit betoog zelf tardief is. Anders dan bij repliek 4.2 wordt aangevoerd (“zoals onderdeel 6.1 onder b van het principale cassatiemiddel klaagt”) houdt de (tweede) klacht (onder b.) niet in dat deze betwisting van Converse c.s. te laat is, maar dat de door de klacht veronderstelde betwisting (de stelling dat de tonglabels zouden ontbreken) te laat is; hetgeen verband houdt met de in mijn ogen verkeerde lezing van het arrest. In de tweede plaats, en gelet op het vorenstaande dus ten overvloede, omdat van strijd met de tweeconclusieregel geen sprake is: Het hof heeft (in rov. 3.87 resp. 3.88 onbestreden) vastgesteld: (i) dat Converse c.s. heeft betoogd dat de curator het beroep op uitputting voor slechts een beperkt deel heeft onderbouwd (met de HLB-I en HLB-II rapporten) en voor het overige iedere onderbouwing van het gevoerde uitputtingsverweer ontbreekt87.; en (ii) dat de curator bij memorie van antwoord o.m. heeft aangevoerd dat hij voor alle schoenen wel degelijk verweer heeft gevoerd, o.m. nu zijn verweer – dat de merkrechten zijn uitgeput omdat de toestemming van Converse c.s. besloten ligt in het tonglabel – voor alle schoenen geldt.Kennelijk heeft het hof de betwisting van Converse c.s. dat de betreffende tonglabels codes bevatten die verwijzen naar Europese distributeurs van Converse c.s. beschouwd als een (toegelaten88.) nadere onderbouwing van dit eerdere betoog van Converse c.s.. Dat oordeel berust op een aan het hof voorbehouden uitleg van de gedingstukken89., geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is ook niet onbegrijpelijk.

Onderdeel 7 betoogt dat, anders dan het hof heeft geoordeeld, de vorderingen tegen Brandu-stry moeten worden afgewezen. Het bestaat uit een inleiding, die geen klachten bevat, en twee subonderdelen.

Subonderdeel 7.1 klaagt dat het hof vanaf rov. 3.78 ten onrechte Brandustry , Sporttrading en Sport Concept als collectief heeft behandeld bij de vraag of deze vennootschappen zich met succes op uitputting van het merkrecht kunnen beroepen. Het hof heeft volgens de klacht miskend dat dit per vennootschap had moeten gebeuren.

De klacht mist feitelijke grondslag. Het hof heeft volgens mij wel degelijk onderscheid gemaakt tussen de verschillende vennootschappen, ook voor de uitputtingskwestie.In rov. 3.77 wordt expliciet aangegeven dat onderscheid moet worden gemaakt tussen de verschillende failliete vennootschappen, aangezien zij niet alle gebruik van de Converse-merken hebben gemaakt. Vervolgens stelt het hof vast dat Sport Trading, Sport Concept en Brandustry gebruik hebben gemaakt van de Converse-merken. In de bestreden rov. 3.78 volgt dan:

“De drie vennootschappen die Converse-schoenen hebben verhandeld en ten aanzien van wie dus moet worden beoordeeld of zij zich met succes op uitputting van het merkrecht kunnen beroepen, zijn Sporttrading , Sport Concept en Brandustry . Deze parallel handelende vennootschappen duidt het hof in het navolgende, net als partijen, ook in enkelvoud kortheidshalve aan als ‘ Sporttrading ’.”

Dat het hof deze vennootschappen vanaf rov. 3.78 net als partijen kortheidshalve ook heeft aangeduid als “ Sporttrading ” betekent niet dat het hof heeft miskend dat per vennootschap moest worden beoordeeld of er terecht uitputting werd geclaimd. Voor die lezing biedt het arrest in mijn optiek geen aanknopingspunten.

De klacht mist overigens ook belang, omdat zonder nadere, maar niet gegeven toelichting niet valt in te zien dat de beoordeling door het hof anders zou zijn geweest als het bij de uitputtingsbeoordeling de vennootschappen wel apart zou hebben genoemd, ook al nu partijen dat ook niet hebben gedaan.

Subonderdeel 7.2 richt een motiveringsklacht tegen het non-uitputtingsoordeel met betrekking tot Brandustry . Daartoe wordt aangevoerd dat het hof, zonder enige motivering, voorbij zou zijn gegaan aan het betoog van de curator dat:

i. de door Brandustry ingekochte schoenen aan Sporttrading en Sport Concept zijn geleverd door Converse Netherlands B.V., Kesbo Sport B.V. en een tweetal leveranciers die in de rapportage van HLB worden genoemd;

ii. deze schoenen origineel zijn en met toestemming van Converse binnen de EER op de markt zijn gebracht; en

iii. Brandustry zich (dus) nooit schuldig heeft gemaakt aan enige merkinbreuk90..

Deze klacht zie ik evenmin opgaan. In de aangehaalde vindplaats heeft de curator het volgende gesteld in paragraaf 2 met als titel: “Partijen”:

“2.9 Brandustry BV heeft slechts één enkele keer een levering van Converse schoenen van Sporttrading Holland BV (60 paar) en Sport Concept BV (326 paar) ontvangen. Deze schoenen werden door Brandustry BV gebruikt ter opvulling van haar tijdelijke outletstore in Den Bosch, waarvoor zij wat restpartijtjes bij Sporttrading Holland BV en Sport Concept BV heeft afgenomen. Deze schoenen zijn aan Sporttrading Holland BV en Sport Concept BV geleverd door Converse Netherlands BV, Kesbo Sport BV en een tweetalleveranciers die in de rapportage van HLB worden genoemd. Deze schoenen waren origineel en zijn met toestemming van Converse binnen de EER op de markt gebracht. Brandustry BV heeft zich dus nooit schuldig gemaakt aan enige merkinbreuk.”91.

De eerste twee zinnen van deze stellingname komen vrijwel letterlijk terug in rov. 3.77, tweede gedachtestreepje:

“- Brandustry

“De curator heeft aangevoerd dat Brandustry slechts één enkele keer een levering Converse-schoenen van Sporttrading (60 paar) en Sport Concept (326 paar) heeft ontvangen. Deze schoenen werden door Brandustry gebruikt ter opvulling van een tijdelijke outletstore. Gesteld noch gebleken is dat de toenmalige merkhouder Converse aan Brandustry toestemming had gegeven voor het merkgebruik. Dat het slechts om een relatief klein aantal schoenen ging, neemt niet weg dat er sprake is van handel in schoenen voorzien van de Converse-merken door Brandustry . Of er sprake is van uitputting komt verderop in deze uitspraak aan de orde.”

Zoals aangegeven in de laatste volzin komt de vraag of er sprake is van uitputting ten aanzien van Brandustry verderop in het arrest aan de orde. In rov. 3.78 e.v. oordeelt het hof dat de curator zijn uitputtingsverweer onvoldoende heeft onderbouwd waarmee hij niet aan zijn stelplicht heeft voldaan, zodat aan een bewijsopdracht niet wordt toegekomen (rov. 3.95 en 3.97). Het hof heeft de in de klacht bedoelde stellingen van de curator dus wel in zijn beoordeling betrokken, maar geoordeeld dat dit in de stelplichtfase strandt. Onbegrijpelijk is dat niet, mede gelet op het feit dat de curator zijn algemene stellingen in mva 2.9 niet nader heeft onderbouwd. Daarbij komt dat het hier gaat om min of meer terloopse stellingen in een enkele alinea in een processtuk van 414 pagina's en deze stellingen ook nog eens zijn betrokken in een paragraaf waar de partijen worden besproken, en niet (ook) in de gedeelten waar de beweerdelijke uitputting wordt besproken (mva par. 8.7 en 8.8). Ook daarom kan de motiveringsklacht volgens mij niet tot cassatie leiden92..

Onderdeel 8 bevat de louter voortbouwende klacht dat het slagen van (delen van) onderdelen 1-7 ertoe leidt dat het merkinbreukoordeel met betrekking tot Sporttrading en/of Sport Concept en/of Brandustry wordt vernietigd, zodat dan ook het oordeel in rov. 3.154-3.157 dat de onder Sporttrading en/of Sport Concept en/of Brandustry gelegde beslagen niet onrechtmatig zijn niet in stand kan blijven. Dat behoeft gelet op de voorgaande bespreking geen nadere behandeling.

Onderdeel 9 klaagt over de proceskostenveroordelingsoverweging in rov. 3.171 in het geschil tussen Converse c.s. en (mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van) Ferro . Deze overweging luidt zo:

“3.171. Converse c.s. is de in dit geschil overwegend in het ongelijk gestelde partij.

Converse en Kesbo zullen dan ook hoofdelijk - zoals gevorderd - worden veroordeeld in de proceskosten in dit geschil. Ook hierbij gelden de kaders zoals door het hof in het voorgaande al uiteen heeft gezet. De proceskosten aan de zijde van mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Ferro worden echter begroot op nihil. De omvangrijke procedure had slechts voor een zeer beperkt deel betrekking op de positie van Ferro . In eerste aanleg was bij het tussenvonnis van 4 september 2013 al duidelijk dat de vorderingen tegen Ferro zouden worden afgewezen, en in hoger beroep zijn slechts enkele pagina’s aan de positie van Ferro gewijd.”

Het onderdeel bestaat uit een inleiding, die geen klachten bevat, en twee subonderdelen.

Subonderdeel 9.1 klaagt dat het hof heeft miskend dat, nu Converse c.s. in het geschil met Ferro de overwegend in het ongelijk gestelde partij is, het de proceskosten van Ferro niet op nihil heeft kunnen begroten. Daarmee heeft het hof volgens de klacht in strijd met art. 237 en 1019h Rv feitelijk ten onrechte geen proceskostenvergoeding toegewezen.

Deze rechtsklacht kan niet slagen, nu de begroting door de rechter van de kosten van het geding een feitelijke beslissing is die geen motivering behoeft93..Daar komt bij dat geen rechtsregel zich ertegen verzet om de proceskosten in voorkomend geval op nihil te begroten, hetgeen ook vaste praktijk is94.. Het misverstand is hier dat begroting op nihil ook een proceskostenveroordeling behelst.

Bij s.t. 8.3-8.4 klaagt de curator onder verwijzing naar United Video Properties95.nog dat het hof ten onrechte niet ‘minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten’ die Ferro daadwerkelijk heeft gemaakt, heeft toegewezen. Voor zover deze klacht al tijdig is96., faalt dit omdat het hofoordeel zo moet worden begrepen dat Ferro geen redelijke kosten heeft gemaakt in voormelde zin, op grond waarvan het hof de proceskosten kon begroten op nihil97.. Uit rov. 3.50-3.51 en rov. 3.171 (“Ook hierbij gelden de kaders zoals door het hof in het voorgaande al uiteen heeft gezet.”) volgt volgens mij dat het hof uitdrukkelijk onder ogen heeft gezien dat de proceskosten moeten worden begroot op de redelijke en evenredige kosten en het hof ook acht heeft geslagen om de door de curator aangehaalde rechtsregel uit United Video Properties.

Subonderdeel 9.2 richt hier vervolgens een motiveringsklacht tegen. Daartoe wordt aangevoerd dat het hof weliswaar constateert dat in eerste aanleg bij het tussenvonnis van 4 september 2013 ‘al’ duidelijk zou zijn geweest dat de vorderingen tegen Ferro zouden worden afgewezen, maar volgens de klacht gaat het hof daarbij zonder motivering voorbij aan de omstandigheid dat de procedure op dat moment al vier jaar liep en er (mede) aan de zijde van Ferro al zes processtukken/-handelingen98.met een totaal van 298 pagina’s waren ingediend/verricht. De klacht vervolgt met de stelling dat, zoals het hof volgens de klacht ook terecht onderkent, de positie van Ferro (ook) in hoger beroep aan de orde is gekomen. De vorderingen van Converse c.s. zien volgens de klacht ook op Ferro (zie hof, rov. 3.13)99., zodat onduidelijk is waarom het hof constateert dat in eerste aanleg bij het tussenvonnis van 4 september 2013 al duidelijk zou zijn geweest dat de vorderingen tegen Ferro zouden worden afgewezen. Tegen deze achtergrond valt in ieder geval niet in te zien dat het hof de proceskosten op nihil heeft kunnen begroten, niet in eerste aanleg en ook niet in hoger beroep100..

Wij zagen al dat de begroting door de rechter van de kosten van het geding een feitelijke beslissing is, die geen motivering behoeft. Dit neemt niet weg dat wanneer de enkele omvang van de door de rechter begrote proceskosten in het licht van de gedingstukken al aannemelijk maakt dat deze begroting op een misslag berust, in cassatie over onbegrijpelijkheid van deze beslissing kan worden geklaagd101.. De gedingstukken geding geven daar in onze zaak geen aanleiding voor volgens mij. Ik licht dat toe.

In cassatie is niet in geschil (i) dat dit een feitelijk ingewikkelde zaak is met meerdere partijen en tussentijdse faillissementen waarin zowel in eerste aanleg als in hoger beroep een pleidooi heeft plaatsgevonden102.en (ii) dat het dossier in onze zaak van uitzonderlijk grote omvang is; in eerste aanleg zijn veel meer dan het gebruikelijke aantal processtukken gewisseld; de mvg en mva beslaan 198 respectievelijk 428 pagina’s exclusief bijlagen103..

Het hof stelt in rov. 3.170 vast dat deze omvangrijke procedure slechts voor een zeer beperkt deel betrekking had op de positie van Ferro . Gelet hierop is goed te volgen dat het hof kon komen tot een proceskostenveroordeling met nihil-begroting, mede gelet op het feit dat Sporttrading , Sport Concept , Ferro en Brandustry werden bijgestaan door dezelfde advocaat.

Daarbij is van belang dat vaststelling door het hof dat de omvangrijke procedure maar zeer beperkt betrekking had op de positie van Ferro , ook goed te volgen is. Het hof acht voor dat oordeel relevant dat in eerste aanleg bij het tussenvonnis van 4 september 2013 al duidelijk was dat de vorderingen tegen Ferro zouden worden afgewezen. Daarmee is tot uitdrukking gebracht dat al in een relatief vroeg stadium in eerste aanleg duidelijk was dat de vorderingen tegen Ferro zouden worden afgewezen. Onbegrijpelijk is dit niet gelet op het feit dat de procedure na het tussenvonnis nog jarenlang doorliep104.. De door de klacht genoemde omstandigheid dat de procedure toen al vier jaar liep en ook zijdens Ferro al omvangrijke processtukken waren vervaardigd, maakt dat niet anders. Zoals Converse c.s. bij s.t. 111 volgens mij terecht aanvoert, zijn daarin maar een zeer beperkt aantal pagina’s gewijd aan de positie van Ferro105.. Dat geldt ook voor de appelinstantie106., zoals het hof terecht heeft vastgesteld107.. Gelet op deze vaststellingen over de positie van Ferro in eerste aanleg en in hoger beroep heeft het hof volgens mij tot het oordeel kunnen komen dat de omvangrijke procedure slechts voor een zeer beperkt deel betrekking had op de positie van Ferro . Ook de motiveringsklacht is zodoende tevergeefs voorgesteld.

De slotsom is dat het principaal cassatieberoep niet tot cassatie kan leiden.

Het onvoorwaardelijke incidentele cassatiemiddel bestaat uit twee onderdelen, die uiteenvallen in subonderdelen.

Onderdeel 1 bestrijdt het oordeel in rov. 3.141 dat de vordering tot het doen van opgave moet worden afgewezen. Ik geef de rov. 3.139-3.141 hier nog even weer:

“Veroordeling tot opgave (vordering III), afgifte van de schoenen (vordering sub IV) en gedogen van inzage (vordering sub V)

3.139. De curator heeft aangevoerd dat het belang van Converse c.s. bij de vordering tot opgave ontbreekt omdat Converse reeds over alle administratie beschikt, zeker indien het verzoek tot inzage wordt toegewezen. Bij inzage heeft Converse c.s. volgens de curator geen belang meer, omdat zij de vordering tot schadevergoeding heeft ingetrokken en de gegevens dus niet meer nodig heeft om eventuele schade te berekenen. Over de voor- en tussenschakels bestaat al duidelijkheid, dus ook daarom heeft Converse c.s. geen belang meer bij deze vordering, aldus de curator.

3.140. Het hof zal de vordering tot het gedogen van inzage door een onafhankelijke forensische accountant in de in conservatoir beslag genomen bescheiden toewijzen. In deze is voldaan aan de in artikelen 1019a Rv jo. 843a Rv geldende vereisten, die in overweging 3.48. zijn weergegeven. Zoals Converse c.s. heeft aangevoerd, heeft zij daar belang bij om inzicht te krijgen in de door haar geleden schade (mvg 11.2) door de vaststaande merkinbreuk. De inschakeling van een onafhankelijke forensische accountant bij de inzage, zoals gevorderd, dient ter voorkoming dat Converse c.s. inzage krijgt in meer stukken dan voor dat doel nodig is.

3.141. Converse c.s. heeft in reactie op het verweer van de curator niet toegelicht welk belang zij heeft bij de door haar gevorderde opgave naast de gevorderde en toe te wijzen inzage. De opgave zou immers blijkens de vordering van Converse c.s. dienen te geschieden op basis van zelfstandig onderzoek door een door haarzelf aan te wijzen onafhankelijke accountant. De toe te wijzen inzagevordering biedt die mogelijkheid ook al. Het hof zal de vordering tot het doen van opgave daarom afwijzen.”

Het onderdeel valt uiteen in twee subonderdelen.

Subonderdeel 1.1 richt een motiveringsklacht tegen rov. 3.141, die volgens de klacht behelst dat het hof opgave afwijst, omdat inzage al de mogelijkheid biedt dat een onafhankelijke accountant ten behoeve daarvan onderzoek doet. Het hof verliest daarmee uit het oog het belangrijkste verschil in temporele reikwijdte van inzage en opgave nevenvorderingen. Inzage ziet volgens de klacht slechts op de in beslag genomen bescheiden (zodat de door middel van die inzage te verkrijgen informatie beperkt blijft tot wat onder het beslag valt en dus in de tijd beperkt is tot de informatie die Sporttrading c.s. op het moment van de beslagleggingen onder zich had), terwijl opgave ook ziet op de periode na de beslaglegging. Dit verschil blijkt volgens de klacht al uit de beschrijving van het hof van de vorderingen van Converse c.s.108.. Verder blijkt uit de gedingstukken die het hof in de beoordeling betrekt dat ook in de periode ná de beslagleggingen inbreukmakende schoenen door Sporttrading zijn ingekocht109.. Dit onderstreept volgens de klacht het belang van Converse c.s. bij de opgave naast inzage, omdat Converse c.s. ook voor de bedoelde transacties die na de beslagleggingen hebben plaatsgevonden inzicht moet kunnen krijgen in de door haar geleden schade110.. Dat, zoals het hof overweegt, bij zowel inzage als opgave een forensisch accountant een rol speelt, kan aan dit verschil niets afdoen, omdat gelet op het verschil in temporele reikwijdte, het object van onderzoek van die accountant ook verschilt.Converse c.s. ligt dit vervolgens aldus toe op p. 4-5 van het incidenteel cassatiemiddel:

“De gevorderde opgave houdt – kort samengevat – in dat Converse c.s. vordert dat Sporttrading c.s. wordt veroordeeld, op basis van een zelfstandig onderzoek door een onafhankelijke accountant, opgave te doen van – kort samengevat – alle relevante documenten ter zake van (a) de leveranciers en producenten van inbreukmakende schoenen, (b) de aan Sporttrading c.s. geleverde aantallen, prijzen en leverdata van inbreukmakende schoenen, en (c) de door Sporttrading c.s. verkochte en/of geleverde aantallen, dit alles vanaf 1 januari 2008 tot aan de datum van het uitspreken van de faillissementen van Sporttradinq c.s.111.Brandustry is op 25 mei 2010 failliet verklaard en Sporttrading , Ferro en Sport Concept zijn op 3 juni 2010 failliet verklaard.112.

De gevorderde inzage houdt – kort samengevat – in dat Converse c.s. vordert dat Sporttrading c.s. wordt bevolen te gedogen dat een door Converse c.s. aangewezen onafhankelijke forensische accountant inzage verkrijgt in de op 13 en 26 november 2009 en/of 23 juli 2018 in conservatoir beslag genomen bescheiden.113.

De opgave beslaat dus de periode van 1 januari 2008 tot 25 mei 2010 respectievelijk 3 juni 2010, terwijl de inzage slechts ziet op gegevens die ten tijde van de beslagleggingen onder het conservatoir beslag vielen. De inzage ziet dus niet op gegevens van de transacties die na de data van de beslagleggingen hebben plaatsgevonden,114.maar de opgave ziet daar juist wel mede op.

Dát ook na de beslagleggingen (inbreukmakende) schoenen zijn verkocht – zodat Converse c.s. evident belang heeft bij de gevorderde opgave – blijkt reeds uit de tabel in par. 6.2 van de memorie van grieven van Converse c.s. die in het arrest uitgebreid aan de orde komt. Deze tabel bevat gegevens van 75 leveringen van in totaal 733.186 paar Converse-schoenen, waarvan een deel ná de beslagleggingen op 13 en 26 november 2009 door Sporttrading zijn ingekocht.115.Ook ten aanzien van deze schoenen heeft het hof merkinbreuk vastgesteld,116.zodat Converse c.s. ook voor wat betreft deze schoenen belang heeft door middel van de opgave inzicht te krijgen in de door haar geleden schade.117.”

Subonderdeel 1.2 klaagt dat het oordeel van het hof onbegrijpelijk is, omdat Converse c.s. in reactie op het verweer van de curator wél heeft toegelicht dat zij belang heeft bij de gevorderde opgave naast de gevorderde inzage118.. Converse c.s. heeft er volgens de klacht juist expliciet op gewezen dat zij belang heeft bij de opgave, naast de inzage, omdat Sporttrading c.s. ook ná de beslagleggingen nog in Converse-schoenen heeft gehandeld119.. Converse c.s. heeft dus expliciet gewezen op het belang bij de gevorderde opgave vanwege het verschil in de temporele reikwijdte tussen de gevorderde opgave en inzage, als uiteengezet in subonderdeel 1.1. aldus de klacht.

Ik zie deze klachten, die op het eerste gezicht wel hout lijken te snijden, toch niet opgaan, gelet op de specifieke omstandigheden van deze zaak. Het is per saldo overigens een proportionele afweging die het hof hier maakt, die verweven is met waarderingen van feitelijke aard, die in cassatie verder niet ten toets kunnen komen.

Niet in geschil is dat de curator heeft aangevoerd dat het belang van Converse c.s. bij de vordering tot opgave ontbreekt omdat Converse c.s. reeds over alle administratie beschikt, zeker indien het verzoek tot inzage wordt toegewezen (rov. 3.139, eerste volzin).

In de door het middel aangehaalde vindplaatsen heeft Converse c.s. het volgende gesteld (chronologisch):

- Inleidende dagvaarding d.d. 25 mei 2009:

“49. Op grond van artikel 2.22 lid 4 BVIE vordert Converse dat het Sporttrading wordt bevolen om aan Converse Inc. schriftelijke opgave te doen van alles wat haar bekend is over de herkomst, productie, distributiekanalen en bestemming van de recentelijk door Sporttrading verhandelde Counterfeit Schoenen, en alle daarop betrekking hebbende gegevens te verstrekken. Converse Inc. heeft er een rechtmatig en spoedeisend belang bij dat Sporttrading haar deze gegevens verstrekt. Immers, Converse Inc. heeft deze gegevens nodig om haar merkrechten te beschermen tegen grootschalige inbreuk door middel van het instellen van inbreuk- en/of onrechtmatige daad vorderingen tegen de producent(en), distribiteur(s) en/of handelaren anderszins van de Counterfeit Schoenen en de toekomstige productie en verhandeling van andere Counterfeit Schoenen proberen te voorkomen. Indien de gegevens niet aan Converse Inc. zullen worden verstrekt, dan zullen de producenten, distributeurs en/of handelaren hun onmiskenbaar inbreukmakende handelingen kunnen voortzetten.”120.

- Akte d.d. 12 oktober 2011:

“19. Converse hecht er ten slotte nog waarde aan op te merken dat de gefailleerde vennootschappen, in tegenstelling tot hetgeen de curator in punt 4 van zijn akte van 14 september jl. op basis van beweringen van de bestuurders stelt, ook ná de beslagleggingen in 2009 nog aantoonbaar in Converse schoenen hebben gehandeld. Converse heeft derhalve een groot belang bij de middels vordering II gevorderde opgave naast de middels vordering V gevorderde inzage.”121.

- Pleitnota eerste aanleg d.d. 24 mei 2013:

“30. Hoeveel paar Inbreukmakende Converse schoenen gedaagden daadwerkelijk hebben aangeboden, in voorraad hebben gehouden en gekocht en verkocht zal moeten blijken uit de opgave waartoe Converse uw rechtbank vraag gedaagden te veroordelen.”122.

En:

“123. Converse heeft natuurlijk alle belang bij de gevraagde opgaven, terugname, afgifte, inzage en publicatie, die allemaal zien op het beëindigen van de onrechtmatige situatie en het beperken van de gevolgen daarvan. De curator beheert de administratie van de failliete vennootschappen en van de boedels die hij beheert, althans zou dat moeten doen. Hij is dus bij uitstek de aangewezen persoon om de opgaven te verstrekken etc. zoals gevorderd. Er is geen enkele reden voor Hermsen qq om zich te verzetten tegen de gevraagde inzage. Converse biedt overigens aan - zoals ook in het verleden is aangeboden - zelf de kosten te dragen van de accountant. ”123.

- Nadere conclusie na deskundigenbericht d.d. 13 september 2017:

“9.27. Aan het slot van de paragraaf over de gevolgen van het faillissement voor de vorderingen van Converse (randnr. 201) stelt de Curator dat het belang van Converse ontbreekt bij de volgende vijf vorderingen:

(…)

- ook zou het belang van Converse bij de gevorderde opgave ontbreken “omdat Converse zelf reeds beschikt, over alle administratie, zeker zodra de vordering van Converse tot inzage wordt toegewezen”; Converse stelt vast dat de Curator het belang van Converse bij de vordering tot inzage niet betwist (zie ook hierna); zij merkt verder op dat zij niet beschikt over c.q. geen (vrije) toegang treeft tot de administratie van Sporttrading c.s. en dat een vordering tot het verkrijgen van een opgave niet gelijk staat aan het verkrijgen van inzage [20]; de Curator stelt dat de onderneming gestaakt is en dat niemand de opgave kan verzorgen; Converse betwist dat niemand de opgave meer kan verzorgen (de Curator kan de opgave doen); verder merkt Converse op dat het uitblijven van een opgave het belang van Converse bij de vordering tot het verkrijgen van inzage nog eens onderstreept;”124.

Redengevend voor het hofoordeel dat de gevorderde opgave wordt afgewezen is dat Converse c.s. – in reactie op het verweer van de curator als hiervoor weergegeven in 3.5 – niet heeft toegelicht welk belang zij heeft bij deze opgave naast de toe te wijzen inzage. In dat kader overweegt het hof dat de toe te wijzen inzage ook al de mogelijkheid biedt dat een onafhankelijke accountant onderzoek zal doen. Hieruit volgt dat het hof in lijn met het verweer van de curator ervan uit gaat dat Converse c.s. al over de relevante administratie beschikt.

Het door subonderdeel 1.2 bestreden oordeel dat Converse c.s. niet heeft toegelicht welk belang zij heeft bij de gevorderde opgave, naast de toe te wijzen inzage, is volgens mij niet onbegrijpelijk. Converse c.s. heeft weliswaar in haar akte uit 2011 bloot gesteld dat zij belang heeft bij de opgave, naast de inzage, omdat Sporttrading c.s. “ook ná de beslagleggingen in 2009 nog aantoonbaar in Converse schoenen hebben gehandeld” (zie hiervoor in 3.6), maar kennelijk heeft het hof deze min of meer terloopse algemene, niet nader uitgewerkte, stelling – en het overige hiervoor in 3.6 geciteerde betoog – niet beschouwd als een (voldoende concrete) reactie op het (ook na deze akte herhaalde125.) verweer van de curator dat het belang van Converse c.s. bij de gevorderde opgave ontbreekt, nu Converse c.s. al over alle administratie beschikt. Deze aan de feitenrechter voorbehouden uitleg van de stellingen van partijen is volgens mij in deze omstandigheden niet onbegrijpelijk, mede gelet op het feit dat bedoelde algemene stelling uit 2011 in de latere conclusie uit 2017 niet is terug te vinden, laat staan in uitgewerkte vorm, terwijl Converse c.s. in die conclusie juist expliciet ingaat op het door het hof in rov. 3.139 genoemde verweer van de curator.

Dat brengt dan volgens mij mee dat het hofoordeel dat Converse c.s. – in reactie op het verweer van de curator dat het belang bij de gevorderde opgave ontbreekt – niet heeft toegelicht welk belang zij heeft bij opgave, naast de toe te wijzen inzage, in cassatie stand kan houden. Dat brengt ook mee dat subonderdeel 1.1 – dat in wezen betoogt dat Converse c.s. wél belang heeft bij de gevorderde opgave – in mijn ogen ook tevergeefs is voorgesteld126.. Dat heeft dus vooral te maken met het feitelijke karakter van deze beoordeling in onze zaak.

De lezing van Converse c.s. (zie ook dupliek 17) dat alleen redengevend voor de afwijzing van de nevenvordering tot opgave zou zijn dat inzage ook al de mogelijkheid biedt dat een onafhankelijke accountant onderzoek gaat doen, mist naar mij voorkomt feitelijke grondslag. We hebben hiervoor gezien dat de reden voor afwijzing opgavevordering is dat Converse c.s. niet voldoende concreet en mede lettend op het verweer van de curator heeft toegelicht welk belang zij daarbij heeft naast de toe te wijzen inzage. In lijn met het daartoe strekkende verweer van de curator gaat het hof er in rov. 3.141 in dat verband vanuit dat Converse c.s. al over alle administratie beschikt, en in dat licht is de bestreden overweging in rov. 3.141 in de specifieke omstandigheden van onze zaak niet onbegrijpelijk te achten. In de ogen van het hof ziet het zelfstandig onderzoek door de onafhankelijke accountant immers op de administratie waarover Converse c.s. al beschikt, zodat afzonderlijk belang bij opgave naast inzage hier anders dan in normaal-typische gevallen door het hof niet aanwezig wordt geacht. Dit zo begrepen oordeel lijkt mij niet onjuist of onbegrijpelijk.

De omstandigheden waarop subonderdeel 1.1 een beroep doet, te weten de eigen beschrijving door het hof van de vorderingen van Converse c.s. en het feit dat het hof elders in zijn beoordeling heeft betrokken dat ook in de periode ná de beslagleggingen inbreukmakende schoenen door Sporttrading c.s. zijn ingekocht, maakt dit volgens mij niet anders. Bij gebreke van een voldoende kenbaar en voldoende concreet daartoe strekkend betoog van Converse c.s. in feitelijke instanties, had het hof uit deze omstandigheden niet zelfstandig het door subonderdeel 1.1 genoemde verschil in de temporele reikwijdte van de beide vorderingen als belang bij de vordering tot opgave behoeven te destilleren, mede gelet op de herhaalde betwisting van dit belang door de curator.

Onderdeel 1 is zodoende tevergeefs voorgesteld.

Onderdeel 2 keert zich tegen de afwijzing in rov. 3.163 van de door Converse c.s. gevorderde hoofdelijke veroordeling van Sporttrading c.s. in de proceskosten:

“3.163. Converse c.s. heeft gevorderd dat Sporttrading c.s. hoofdelijk wordt veroordeeld in de proceskosten ex artikel 1019h Rv inclusief alle kosten gemaakt in het kader van de in het lichaam van de dagvaarding genoemde ex parte bevel.

Converse c.s. heeft deze gewenste hoofdelijke veroordeling niet nader onderbouwd.

Converse c.s. is de onderhavige procedure tegen de diverse vennootschappen individueel maar in één dagvaarding begonnen, hetgeen ertoe heeft geleid dat zij gezamenlijk verweer hebben gevoerd. De gevorderde hoofdelijkheid zal dan ook worden afgewezen, al zal wel de curator in zijn hoedanigheid steeds worden veroordeeld met betrekking tot de respectieve failliete vennootschap.

(…)”

In samenhang gelezen met het volgende dictum:

“veroordeelt mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van Sporttrading , Sport Concept en Brandustry in de volgende proceskosten van Converse c.s.: (…)”

Het onderdeel valt uiteen in drie subonderdelen.

Subonderdeel 2.1 klaagt dat het oordeel blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting, omdat, zoals uit Riva/ […]127.volgt, de veroordeling van meerdere gedaagde partijen tot betaling van de kosten van het geding in hoger beroep van rechtswege meebrengt dat zij ieder voor het geheel aansprakelijk zijn en dus hoofdelijk zijn verbonden. Subonderdeel 2.2 klaagt dat het oordeel onbegrijpelijk is, omdat de overweging inhoudende dat de gevorderde hoofdelijkheid zal worden afgewezen, maar de curator in zijn hoedanigheid wel steeds zal worden veroordeeld met betrekking tot de respectieve failliete vennootschap, ten onrechte onduidelijkheid laat bestaan over de vraag of Converse c.s. de proceskosten kan vorderen van iedere gedaagde vennootschap of niet. Deze onduidelijkheid mag echter in het licht van Riva/ […] niet bestaan. Subonderdeel 2.3 richt een nadere motiveringsklacht hiertegen. In de eerste plaats kan de overweging dat Converse c.s. de gewenste hoofdelijke veroordeling niet nader heeft onderbouwd niet redengevend zijn voor de afwijzing van de hoofdelijkheid omdat, zoals uit Riva/ […] volgt, de hoofdelijkheid van rechtswege ontstaat en dus ook niet gevorderd, laat staan onderbouwd hoeft te worden. In de tweede plaats kan de omstandigheid dat Converse c.s. de onderhavige procedure in één dagvaarding is begonnen en dat de gedaagde partijen gezamenlijk verweer hebben gevoerd ook niet aan de gevorderde hoofdelijkheid in de weg kan staan, andermaal gelet op Riva/ […].

In Riva/ […] oordeelde uw Raad als volgt:

“3.3.2. Bij de beoordeling (…) moet worden vooropgesteld dat de veroordeling van Oracle en[…] door het Hof tot betaling van de kosten van het geding in hoger beroep meebrengt dat zij ieder voor het geheel aansprakelijk zijn en dus hoofdelijk zijn verbonden. Het hoofdelijk karakter van de verbintenis tot betaling van de kosten van het geding in hoger beroep verzet zich ertegen dat bij de afweging van de belangen van Riva en […] rekening wordt gehouden met de mogelijkheid voor Riva om de proceskosten op Oracle te verhalen. Hoofdelijke verbondenheid brengt immers mee dat het in beginsel ter vrije keuze van de schuldeiser staat van wie van de hoofdelijke schuldenaars hij nakoming zal verlangen.” (Onderstreping A-G)

Dit moet zo worden begrepen dat een proceskostenveroordeling tegen meerdere partijen naar haar aard hoofdelijk is128.. De rechtsklacht treft zodoende doel, waardoor de motiveringsklachten onbesproken kunnen blijven. Daarbij is nog van belang dat Sporttrading c.s. niet ieder een eigen advocaat hebben gehad die afzonderlijke conclusies/memories heeft genomen, zodat de uitzondering die Van Schaick formuleert op de rechtsregel uit Riva/ […]129., zich in onze zaak niet voordoet.

Uw Raad kan de zaak op dit punt zelf afdoen door de gevorderde hoofdelijke veroordeling in de proceskosten alsnog toe te wijzen.

Partijen hebben overeenstemming bereikt over de proceskosten130.. Het overeengekomen bedrag bij slagen van alleen het incidenteel cassatieberoep is € 50.000,- door de curator te betalen. Ingevolge punt 4 van de Indicatietarieven in IE-zaken Hoge Raad van 1 april 2017 wordt in het geval partijen over de hoogte van de proceskosten uitdrukkelijk overeenstemming hebben bereikt, het tussen partijen overeengekomen bedrag in beginsel toegewezen, zonder dat een specificatie als bedoeld in punt 5 van deze indicatietarieven wordt verlangd. Ik zou mij daarom kunnen voorstellen dat Uw Raad het overeengekomen bedrag toewijst.

Ik concludeer tot verwerping van het principale cassatieberoep en tot vernietiging in het incidentele cassatieberoep op het punt van de afgewezen hoofdelijke proceskostenveroordeling en afdoening daarvan door Uw Raad als hiervoor voorgesteld in 3.16.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden

A-G