HvJ EG, 15-10-2009, nr. C-324/08

Artikel 5, leden 1 tot en met 3, van richtlijn 89/104 bepaalde:

Artikel 7 van richtlijn 89/104, in de oorspronkelijke versie ervan, luidde als volgt:

Overeenkomstig artikel 65, lid 2, van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte juncto bijlage XVII, punt 4, bij deze overeenkomst werd dit artikel 7, lid 1, voor de toepassing van deze Overeenkomst gewijzigd in die zin dat de uitdrukking ‘in de Gemeenschap’ werd vervangen door de woorden ‘in een overeenkomstsluitende partij’.

Artikel 2.23, lid 3, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), ondertekend te Den Haag op 25 februari 2005, dat oud artikel 13A, lid 9, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken vervangt, luidt als volgt:

Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het begrip ‘impliciete toestemming’ van de merkhouder in de zin van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 mag worden uitgelegd op basis van de in het reeds aangehaalde arrest Zino Davidoff en Levi Strauss vermelde criteria, wanneer de van dit merk voorziene waren voor het eerst direct in de EER in de handel werden gebracht, en niet eerder buiten die zone.

Op dit punt dient om te beginnen eraan te worden herinnerd dat het Hof in punt 46 van het reeds aangehaalde arrest Zino Davidoff en Levi Strauss heeft gepreciseerd dat de toestemming voor het in de EER in de handel brengen van waren die eerder buiten die zone zijn verhandeld, niet alleen kan blijken uit een uitdrukkelijke formulering van de toestemming, maar ook ‘op impliciete wijze kan voortvloeien uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het buiten de EER in de handel brengen, waaruit naar het oordeel van de nationale rechter ook met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn recht’. In de punten 53 tot en met 58 van ditzelfde arrest heeft het Hof daaraan toegevoegd dat een dergelijke impliciete toestemming moet zijn gebaseerd op elementen waaruit positief blijkt dat de merkhouder ervan afziet, zich op zijn uitsluitend recht te beroepen, en in het bijzonder dat deze toestemming niet kan worden afgeleid uit het enkele stilzwijgen van deze merkhouder.

Na deze precisering moet eraan worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak de artikelen 5 tot en met 7 van richtlijn 89/104 een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten tot stand brengen en aldus bepalen welke rechten de houders van merken in de Gemeenschap genieten (arrest van 16 juli 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Jurispr. blz. I-4799, punten 25 en 29, en arrest Zino Davidoff en Levi Strauss, reeds aangehaald, punt 39).

In het bijzonder geeft artikel 5 van deze richtlijn de merkhouder een uitsluitend recht dat hem onder meer toestaat, iedere derde te verbieden van zijn merk voorziene waren in te voeren, aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te hebben. Artikel 7, lid 1, van dezelfde richtlijn bevat een uitzondering op deze regel, waar het bepaalt dat het recht van de merkhouder is uitgeput wanneer de waren door de merkhouder zelf of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht (arrest Zino Davidoff en Levi Strauss, reeds aangehaald, punt 40; arresten van 8 april 2003, Van Doren + Q, C-244/00, Jurispr. blz. I-3051, punt 33, en 30 november 2004, Peak Holding, C-16/03, Jurispr. blz. I-11313, punt 34).

Zo blijkt de toestemming, die erop neerkomt dat de merkhouder afstand doet van zijn uitsluitend recht in de zin van dat artikel 5, het beslissende element te zijn voor de uitputting van dat recht en zij moet dus worden uitgedrukt op een manier waaruit met zekerheid de wil van de merkhouder blijkt afstand te doen van dat recht (arrest van 23 april 2009, Copad, C-59/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 42).

Een dergelijke wil blijkt normaliter uit een uitdrukkelijke formulering van die toestemming (reeds aangehaalde arresten Zino Davidoff en Levi Strauss, punt 46, en Copad, punt 42). De vereisten van de onder andere in de artikelen 28 EG en 30 EG verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen hebben evenwel ertoe geleid dat het Hof heeft geoordeeld dat een dergelijke regel wijzigingen kan ondergaan.

Zo heeft het Hof geoordeeld dat de uitputting van het uitsluitend recht in de zin van artikel 5 van richtlijn 89/104 onder meer effect kan sorteren wanneer de verhandeling van de waren gebeurt door een persoon die economisch verbonden is met de merkhouder, zoals bijvoorbeeld een licentiehouder (zie in die zin reeds aangehaalde arresten IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger, punt 34, en Copad, punt 43).

Zoals in punt 19 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, blijkt voorts ook uit de rechtspraak van het Hof dat, zelfs wanneer de betrokken waren voor het eerst in de EER in de handel zijn gebracht door een persoon die niet economisch verbonden is met de merkhouder en zonder uitdrukkelijke toestemming van laatstgenoemde, de wil om afstand te doen van het uitsluitend recht in de zin van artikel 5 van richtlijn 89/104, kan blijken uit een impliciete toestemming van de merkhouder, waarbij een dergelijke toestemming kan worden afgeleid op basis van de in punt 46 van het reeds aangehaalde arrest Zino Davidoff en Levi Strauss vermelde criteria.

Daarbij dient te worden opgemerkt dat het Hof weliswaar in punt 46 van het arrest Zino Davidoff en Levi Strauss heeft verwezen naar waren die eerst buiten de EER in de handel zijn gebracht, maar dat een dergelijke verwijzing moet worden gezien tegen de achtergrond van het feit dat in de zaak die tot dat arrest heeft geleid, de betrokken waren eerder buiten de EER waren verhandeld en vervolgens in de EER waren ingevoerd en in de handel gebracht.

De bewoordingen van het reeds aangehaalde arrest Zino Davidoff en Levi Strauss wettigen evenwel geenszins de conclusie dat de preciseringen van het Hof in punt 46 van dat arrest met betrekking tot de elementen en omstandigheden op grond waarvan een impliciete toestemming van de merkhouder kan worden afgeleid, enkel gelden in het kader van een dergelijke feitelijke context en geen algemene strekking kunnen hebben.

Zo zijn de punten 53 tot en met 55 van dat arrest, waarin de toepasselijke vereisten inzake het bewijs van het bestaan van een impliciete toestemming worden gepreciseerd, in algemene bewoordingen geformuleerd en wordt daarbij geen enkel principieel onderscheid gemaakt naargelang de eerste verhandeling is gebeurd buiten of binnen de EER.

Bovendien zou een dergelijk onderscheid indruisen tegen de door richtlijn 89/104 ingevoerde regeling.

Zoals blijkt uit de bewoordingen zelf van artikel 7, lid 1, van deze richtlijn, kan de regel van communautaire uitputting, die in de onderhavige zaak aan de orde is, immers enkel worden toegepast op waren die met toestemming van de houder van het betrokken merk in de EER in de handel zijn gebracht. Met andere woorden, voor de uitdoving van het in artikel 5 van deze richtlijn bedoelde uitsluitende recht van de merkhouder is enkel van belang dat de verhandeling van de betrokken waren heeft plaatsgevonden binnen deze zone.

Een eventuele verhandeling buiten deze zone heeft daarentegen geen enkel uitdovend effect, zoals overigens is gepreciseerd in de communautaire rechtspraak (zie arrest van 1 juli 1999, Sebago en Maison Dubois, C-173/98, Jurispr. blz. I-4103, punt 21; arresten Van Doren + Q, reeds aangehaald, punt 26, en Peak Holding, reeds aangehaald, punt 36).

Ter waarborging van de bescherming van de aan het merk verbonden rechten en teneinde de latere verhandeling van waren onder een merk mogelijk te maken zonder dat de merkhouder zich daartegen kan verzetten, is het derhalve van wezenlijk belang dat deze merkhouder de eerste verhandeling van deze waren in de EER kan controleren, los van het feit dat deze waren eventueel eerst buiten die zone in de handel zijn gebracht (zie in die zin reeds aangehaalde arresten Sebago en Maison Dubois, punten 20 en 21; Zino Davidoff en Levi Strauss, punt 33; Van Doren + Q, punt 26, en Peak Holding, punten 36 en 37).

Uit de voorgaande overwegingen volgt dat de louter feitelijke omstandigheid dat de van het betrokken merk voorziene waren voor het eerst binnen de EER dan wel buiten die zone werden verhandeld, als zodanig van geen enkel belang is voor de toepassing van de uitputtingsregel van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104.

In deze omstandigheden zou het niet in overeenstemming zijn met de letter en de doelstellingen van dit artikel 7, lid 1, wanneer de mogelijkheid om uit bepaalde omstandigheden en elementen een impliciete toestemming van de merkhouder af te leiden in de zin van het reeds aangehaalde arrest Zino Davidoff en Levi Strauss, wordt beperkt tot de gevallen waarin de eerste verhandeling van de betrokken waren buiten de EER heeft plaatsgevonden.

Derhalve dient op de gestelde vraag te worden geantwoord dat artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de toestemming van de merkhouder tot het verhandelen van waren onder zijn merk direct in de EER door een derde die niet economisch verbonden is met deze merkhouder, impliciet kan zijn, voor zover een dergelijke toestemming voortvloeit uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het binnen deze zone in de handel brengen, waaruit naar het oordeel van de nationale rechter met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn uitsluitend recht.

De tweede prejudiciële vraag is slechts gesteld voor het geval dat de eerste vraag ontkennend zou worden beantwoord. Aangezien deze bevestigend is beantwoord, behoeft deze tweede vraag niet te worden onderzocht.