HR, 06-03-2020, nr. 18/04203

In cassatie kan van de volgende feiten worden uitgegaan.2.EPAL is houdster van de Uniemerkregistratie van het woord/beeldmerk EPAL, met registratienummer 472415 ingeschreven op 22 december 1998 voor onder meer ‘opnieuw te gebruiken pallets’ (klassen 6 en 20). Het merk is aangewezen als collectief merk.

EPAL is belast met het beheer van en de controle op de kwaliteit van zogeheten EUR/EPAL-pallets. Deze pallets (hierna: de europallets) zijn door middel van een brandmerk op de klos voorzien van de merken EUR en/of EPAL en worden aldus in het economisch verkeer gebracht. EPAL heeft als doelstelling om wereldwijd een open poolsysteem te creëren en in stand te houden waarin de kwaliteit en kenmerken van de pallets constant zijn teneinde de ruil van de pallets mogelijk te maken. Tevens richt EPAL zich op het tegengaan van vervalsing van deze pallets.

Er is een privaatrechtelijk systeem voor standaardisering van de europallets opgezet (hierna ook: het EPAL-systeem), dat inhoudt dat deze, ook na reparatie, aan bepaalde normen en specificaties moeten voldoen. Op grond van dat systeem is de productie en reparatie van EUR/EPAL-pallets en de handel daarin voorbehouden aan bedrijven met een door EPAL afgegeven gebruiksrecht (de licentienemers).

PHZ beschikt niet over zo een gebruiksrecht. Zij heeft in 2014 een aantal europallets die waren voorzien van het merk EPAL gerepareerd en verder verhandeld.3.

EPAL heeft PHZ gedagvaard voor de rechtbank Den Haag en een verklaring voor recht gevorderd dat PHZ zich schuldig heeft gemaakt aan merkinbreuk respectievelijk onrechtmatig handelen door reparatie en verhandeling van gerepareerde pallets die oorspronkelijk onder het EPAL-merk in het verkeer waren gebracht alsmede een gebod tot staking van het repareren en verder verhandelen van pallets voorzien van het EPAL-merk op straffe van een dwangsom, met nevenvorderingen.

PHZ heeft zich tegen de vorderingen verweerd en zich onder meer op het standpunt gesteld dat het merkrecht van EPAL is uitgeput in de zin van art. 13 GMVo.

Bij vonnis van 31 augustus 2016 heeft de rechtbank de vorderingen, voor zover deze zijn gebaseerd op de verdere verhandeling en niet op het enkele repareren, toegewezen.4.De rechtbank heeft PHZ onder meer op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom geboden om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis te staken en gestaakt te houden het verdere verhandelen van pallets voorzien van het EPAL-merk die gerepareerd zijn door een ander dan EPAL of diens licentienemers.

De rechtbank heeft het uitputtingsverweer van PHZ verworpen. Daartoe heeft de rechtbank kort samengevat het volgende overwogen. Het verhandelen van gerepareerde/gereviseerde waren is een handeling waartegen de merkhouder zich in beginsel kan verzetten op grond van art. 13 lid 2 GMVo.5.Het Benelux-Gerechtshof (hierna: BenGH) heeft ten aanzien van het overeenkomstige (toenmalige) artikel 13A lid 3 Benelux Merkenwet in een zaak betreffende revisie van auto-onderdelen bepaald dat iedere ‘teweeggebrachte’ (dus niet door enkel tijdsverloop of slijtage ontstane) verandering van de toestand van de waren die niet van ondergeschikte betekenis is, niet leidt tot uitputting, en de merkhouder dus gegronde redenen heeft zich tegen verdere verhandeling te verzetten (vgl. BenGH 6 november 1992, NJ 1993/454, m.nt. D.W.F. Verkade, ECLI:NL:XX:1992:AB9577, AP/Valeo, punt 21). Deze rechtspraak is maatgevend (gebleven) voor de uitleg van de Europese uitzondering op de uitputtingsregel (rov. 4.4). PHZ heeft Europallets gerepareerd en verhandeld. EPAL kan zich in beginsel onder de in rov. 4.4 opgesomde voorwaarden tegen verdere verhandeling van deze pallets verzetten (rov. 4.7). PHZ komt geen beroep op uitputting toe, nu zij niet heeft gesteld dat de gerepareerde Europallets die zij aanbiedt door of met toestemming van EPAL (in gerepareerde toestand) in het verkeer zijn gebracht (rov. 4.8). EPAL heeft onbestreden gesteld dat niet-licentienemers, zoals PHZ, niet in staat zijn volgens de UIC-normen6.te repareren omdat zij geen toegang hebben tot alle voorgeschreven materialen en dat de reparaties vervanging van wezenlijke palletonderdelen inhouden. Er kan niet worden gesproken van wijzigingen van ondergeschikte aard. De toestand van de gerepareerde Europallets is dus gewijzigd in de zin van art. 13 lid 2 GMVo, zodat EPAL zich tegen verdere verhandeling kan verzetten (rov. 4.9). Overeenkomstig Europese rechtspraak kan in een situatie waarin gereviseerde waren worden aangeboden niettemin een gegronde reden voor verzet ontbreken indien ofwel het merk wordt verwijderd of onzichtbaar wordt gemaakt, ofwel degene die gerepareerde/gereviseerde waren verhandelt bij die verhandeling alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om duidelijk te maken dat het gaat om niet onder toezicht van de merkhouder gereviseerde producten. Het gaat erom dat PHZ actief de indruk en suggestie dient weg te nemen c.q. te voorkomen tot het distributienetwerk van EPAL te behoren of het bestaan van een bijzondere band met EPAL (rov. 4.10). Vaststaat dat PHZ het EPAL-merk niet heeft verwijderd of onzichtbaar gemaakt. Op de website van PHZ worden Europallets zonder enig voorbehoud en aanvullende mededelingen onder het EPAL-merk aangeboden, terwijl het publiek nergens uit kan afleiden dat eventuele reparaties niet door of namens EPAL zijn verricht. Uit dit enkele feit blijkt reeds dat PHZ niet alles heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is om duidelijk te maken dat het gaat om niet onder toezicht van de merkhouder gereviseerde producten. Zo kan bij afnemers de onjuiste indruk worden gewekt dat er een economische band bestaat tussen EPAL en PHZ, meer in het bijzonder dat laatstgenoemde tot het distributienet van de merkhouder behoort, dat PHZ gelicentieerd is om reparaties te verrichten of dat er een andere bijzondere band tussen hen bestaat. EPAL heeft gelet op het voorgaande dus nog steeds een gegronde reden om zich tegen de verhandeling van de gerepareerde Europallets te verzetten (rov. 4.11).

PHZ is van dit vonnis in hoger beroep gekomen bij het hof Den Haag. Bij arrest van 3 juli 20187.heeft het hof het vonnis van de rechtbank uitsluitend bekrachtigd voor zover PHZ daarin is geboden om te staken en gestaakt te houden het verder verhandelen van pallets voorzien van het EPAL-merk die door PHZ zijn gerepareerd en waarbij die reparaties bestaan uit wijzigingen in de toestand van de pallets die niet van ondergeschikte betekenis zijn in de zin van het Valeo-arrest van het BenGH, zulks op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom. Het hof heeft het vonnis voor het overige vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de vordering van EPAL afgewezen.

Het hof heeft samengevat het volgende overwogen. De europallets waar het in dit geding om gaat zijn door de merkhouder of met diens toestemming in het verkeer gebracht, zodat de merkhouder (EPAL), gelet op art. 13 GMVo8., verdere verhandeling alleen kan verbieden wanneer er voor haar gegronde redenen zijn om zich tegen verdere verhandeling te verzetten, met name wanneer de toestand van de pallets, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is (rov. 3.6). De inbreukvordering kan niet worden toegewezen op grond van de aanwezigheid van wijzigingen in de zin van art. 13 lid 2 GMVo, omdat in de (bij pleidooi in hoger beroep verduidelijkte) visie van EPAL niet de reparatie maar het kapotgaan van de pallets vóór de reparatie de wijziging in de zin van art. 13 lid 2 GMVo vormt en niet is gesteld of gebleken dat PHZ in kapotte pallets heeft gehandeld (rov. 4.2-4.3). Ten aanzien van de stelling van EPAL dat zij desondanks een gegronde reden heeft als bedoeld in art. 13 lid 2 GMVo (rov. 4.4), heeft het hof overwogen dat een merkhouder blijkens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) alleen het aan hem toekomende uitsluitende recht kan uitoefenen wanneer het gebruik van een teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Gelet op deze rechtspraak van na het Valeo-arrest, dient de Valeo-leer in zoverre te worden genuanceerd dat een merkhouder zich tegen verdere verhandeling van de waren kan verzetten indien sprake is van een gegronde reden en de verdere verhandeling afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk (rov. 4.5). Daartoe behoren onder het EU-merkenrecht niet alleen de wezenlijke functie om de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen (herkomstaanduidingsfunctie), maar ook de functie welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie (rov. 4.6). EPAL heeft een beroep gedaan op de herkomstaanduidingsfunctie en de kwaliteitsgarantiefunctie en daarnaast op de investerings- of reclamefunctie (rov. 4.7).

Het hof heeft ten aanzien van het beroep van EPAL op de herkomstaanduidingsfunctie vooropgesteld dat deze functie bij een collectief merk inhoudt dat de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhouder is, onderscheiden kunnen worden van die van andere ondernemingen (art. 66 GMVo) (rov. 4.8). Aan deze functie wordt onder meer afbreuk gedaan wanneer het merk in de reclame van de wederverkoper zo wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder (EPAL en/of haar leden) bestaat, met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat. PHZ verkoopt tweedehands waren en haar afnemers moeten verondersteld worden dit te weten. Pallets rouleren namelijk in een poolsysteem en op de website van PHZ, waarop een europallet met het EPAL-merk is afgebeeld, is aangegeven dat zij zich bezig houdt met de in- en verkoop van pallets en dat onder meer gebruikte pallets leverbaar zijn. Deze omstandigheden zijn niet van dien aard dat enkel op grond daarvan gezegd kan worden dat met die website de indruk wordt gewekt dat enerzijds PHZ en anderzijds EPAL/haar leden economisch zijn verbonden, en evenmin dat die website de reputatie van het merk ernstig schaadt (rov. 4.9). De stelling van EPAL dat de herkomstaanduidingsfunctie in het geding is wanneer een niet-licentienemer reparaties uitvoert omdat dan de constante kwaliteit van de europallets niet zou kunnen worden gegarandeerd als deze verder worden verhandeld, kan niet als juist worden aanvaard. Het collectief merk van EPAL, gedeponeerd voor bepaalde waren, heeft als functies te waarborgen dat deze waren afkomstig zijn van een lid of licentienemer van EPAL (dus die oorspronkelijke herkomst heeft), dat instaat voor de kwaliteit ervan op het moment van eerste verhandeling (aan de afnemers voor wie de pallets bestemd zijn). Het merk heeft niet de functie in te staan voor de kwaliteit nadien en garandeert ook niet dat derden daaraan geen reparaties zullen verrichten. Het is niet mogelijk om via een collectief merk af te dwingen dat pallets nadat zij met toestemming van de merkhouder in de handel zijn gebracht uitsluitend door bepaalde (rechts)personen – haar leden/licentienemers – volgens bepaalde normen worden gerepareerd om daarmee de kwaliteit, na eerste verhandeling, te handhaven (rov. 4.10).

Het hof heeft ten aanzien van het beroep van EPAL op de kwaliteitsgarantie- en de investeringsfunctie overwogen dat dit eveneens berust op de stelling dat PHZ pallets heeft verhandeld waarop reparaties waren uitgevoerd die niet zijn uitgevoerd door haar licentienemers/leden volgens de normen en specificaties van het EPAL-systeem en dat ook daarvoor geldt dat geen afbreuk wordt gedaan aan deze functies van het merk. Bovendien brengt de stelling van EPAL dat de reparaties door PHZ geen wijziging in de toestand van de waar opleveren met zich dat door de verdere verhandeling door PHZ van de gerepareerde pallets ook al geen afbreuk wordt gedaan aan deze functies van het EPAL-merk, omdat (dus) de pallets na reparatie niet zijn gewijzigd en daardoor niet als kwalitatief minder zijn aan te merken dan de voorheen onder controle van EPAL verhandelde pallets en dat de pallets dus ook niet als schadelijk voor de reputatie van het EPAL-merk zijn aan te merken. De kwaliteitsgarantie- en investeringsfunctie beschermen niet tegen normaal kwaliteitsverlies als gevolg van gebruik, tijdsverloop en slijtage (rov. 4.11). Terzijde heeft het hof opgemerkt – omdat EPAL zich daarop niet duidelijk heeft beroepen – dat daaruit ook volgt dat de reclamefunctie niet in het gedrang is gekomen (rov. 4.12). Het hof heeft geoordeeld dat de – kennelijk wel weer op het Valeo-arrest geënte – subsidiaire stellingen van EPAL dat iedere reparatie door een niet-licentienemer een wijziging van meer dan ondergeschikte betekenis inhoudt, innerlijk tegenstrijdig en onbegrijpelijk zijn en dat deze stellingen, in het licht van hetgeen hiervoor is overwogen, relevantie missen (rov. 4.13). Door de verdere verhandeling door PHZ van de door haar in 2014 gerepareerde pallets kunnen geen van de functies van het EPAL-merk worden aangetast, zodat geen gegronde redenen als bedoeld in art. 13 lid 2 GMVo kunnen worden aangenomen (rov. 4.14). Het hof komt tot de slotsom dat het merkrecht van EPAL voor de europallets is uitgeput, zodat alle op merkinbreuk gestoelde vorderingen van EPAL niet toewijsbaar zijn, behalve voor zover tegen de toewijzing daarvan niet is gegriefd (rov. 5.1-5.2).9.De (subsidiair aangevoerde) vorderingen uit onrechtmatige daad berusten in de kern op de stelling dat PHZ het EPAL-merk gebruikt, zodat deze vorderingen het lot delen van de op het merkrecht gebaseerde vorderingen (rov. 5.3).

EPAL heeft (tijdig) cassatieberoep ingesteld. Zij heeft haar standpunt schriftelijk toegelicht. PHZ is in cassatie niet verschenen; tegen haar is verstek verleend.

Het cassatiemiddel bestaat uit vier onderdelen. In de kern stelt het cassatiemiddel de vraag aan de orde of het hof terecht heeft geoordeeld dat EPAL geen gegronde reden heeft als bedoeld in art. 13 lid 2 GMVo, om zich te verzetten tegen de verhandeling van europallets die gerepareerd zijn door PHZ of door anderen dan EPAL-licentienemers en dat het merkrecht van EPAL is uitgeput.

Bij de bespreking van het middel stel ik het volgende voorop. In cassatie is onbestreden dat in dit geding de Gemeenschapsmerkenverordening (GMVo) van toepassing is. Deze verordening bevat een hercodificatie van Verordening (EG) nr. 40/94 van 20 december 1993, PbEG 1994, L11/1, en voorziet in de mogelijkheid om door middel van één inschrijving één merkrecht te verkrijgen dat geldig is op het gehele grondgebied van de Europese Gemeenschap (vgl. art. 1 GMVo). Inmiddels is het Gemeenschapsmerkensysteem herzien bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015, PbEU 2015, L 341/21, en Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk, PbEU 2017, L 154/1 (de Uniemerkenverordening, hierna: UMVo). Het Gemeenschapsmerk wordt thans Uniemerk genoemd. Het Uniemerk is een autonoom internationaal merkenrechtsysteem dat functioneert naast de (in EU-verband geharmoniseerde) nationale merkenrechtsystemen.10.Het bestaat dus naast het Benelux-merkenrecht dat is neergelegd in titel II van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).11.

Het Gemeenschapsmerk van EPAL is aangewezen als een collectief merk (zie onder meer rov. 1 onder a van het bestreden arrest). Collectieve merken worden in het merkenrecht onderscheiden van individuele merken. Ingevolge art. 66 lid 1 GMVo is een collectief Gemeenschapsmerk

‘een Gemeenschapsmerk dat bij de aanvrage als zodanig wordt aangewezen en op grond waarvan de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhouder is, onderscheiden kunnen worden van die van andere ondernemingen.’

Het collectieve Gemeenschapsmerk is aldus gedefinieerd als een verenigingsmerk.12.Het collectieve merk beoogt immers het lidmaatschap van de vereniging te onderscheiden en niet zozeer de waren of diensten die door de desbetreffende individuele gebruiker van het collectieve merk worden aangeboden.13.Daarin verschilt het collectieve merk van een certificeringsmerk14., dat beoogt gecertificeerde waren of diensten met bepaalde (kwaliteits)kenmerken te onderscheiden van niet gecertificeerde waren of diensten. Het lidmaatschap van de vereniging kan evenwel vereisen dat waren of diensten met bepaalde kenmerken op de markt worden gebracht. Deze kenmerken kunnen worden opgenomen in het reglement dat op grond van art. 67 GMVo bij de aanvraag van een collectief merk moet worden ingediend.15.Het reglement bepaalt welke personen het merk mogen gebruiken, onder welke voorwaarden iemand tot de vereniging behoort en onder welke voorwaarden, met inbegrip van sancties, het merk kan worden gebruikt (art. 66 lid 2 GMVo). Een collectief Gemeenschapsmerk kan worden aangevraagd door verenigingen van fabrikanten, producenten, dienstverrichters of handelaars, die – kort gezegd – drager kunnen zijn van rechten en verplichtingen, alsmede door publiekrechtelijke rechtspersonen (art. 66 lid 1 GMVo). Ingevolge art. 72 lid 2 GMVo kan de houder van een collectief Gemeenschapsmerk (de vereniging) vergoeding eisen namens de personen die bevoegd zijn het merk te gebruiken, indien zij schade hebben geleden door onbevoegd gebruik van het merk. De merkhouder dient redelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat het merk wordt gebruikt op een wijze die niet strookt met de eventuele voorwaarden van het reglement, bij gebreke waarvan er sprake is van een grond voor verval van het merk (art. 73 onder a GMVo). De bepalingen van de GMVo zijn van toepassing op collectieve Gemeenschapsmerken, tenzij anders is bepaald (art. 66 lid 3 GMVo). Omdat niet anders is bepaald, is art. 13 GMVo op het collectieve Gemeenschapsmerk van toepassing.

Art. 13 GMVo bevat de zogenaamde uitputtingsregel met betrekking tot het Gemeenschapsmerk. Het artikel luidt als volgt:

‘Uitputting van het aan het Gemeenschapsmerk verbonden recht

1. Het aan het Gemeenschapsmerk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.’

Op grond van het eerste lid van art. 13 GMVo omvat het uitsluitend recht van de Gemeenschapsmerkhouder niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht. In dat verband wordt wel gesproken van uitputting (of uitdoving) van het merkrecht. Deze Europese uitputtingsregel is voor het merkrecht thans – nagenoeg gelijkluidend aan art. 13 GMVo, doch uitgebreid voor de Europese Economische Ruimte (EER) – neergelegd in art. 15 UMVo, art. 15 Merkenrichtlijn 2015/2436 en (ter omzetting van deze richtlijnbepaling) in art. 2.23 lid 3 BVIE. De Uniewetgever heeft daarmee de merkhouder toegestaan om (slechts) de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren.16.De achtergrond van het (van oudsher in het IE-recht bestaande) leerstuk van uitputting is, dat de rechthebbende al bij de eerste verhandeling van het product in staat is gesteld de economische waarde van zijn merk te realiseren en er geen (rechts)economische rechtvaardiging meer bestaat om hem die gelegenheid opnieuw te bieden bij iedere opvolgende verhandeling van het betrokken product.17.

De Europese uitputtingsregel dient te worden bezien tegen de achtergrond van de verdragsbepalingen inzake (de verhouding tussen) het vrij verkeer van goederen (met name art. 34 VWEU) en de bescherming van de industriële en de commerciële eigendom (art. 36 VWEU).18.Uit art. 36 VWEU volgt dat de bescherming van intellectueel eigendom een beperking van het vrij verkeer van goederen kan rechtvaardigen. Bij de beantwoording van de vraag of de uitoefening van een intellectueel eigendomsrecht een toelaatbare beperking van het vrij verkeer van goederen betreft, betrekt het HvJEU de ‘wezenlijke functie’ van het betrokken IE-recht en het daarvan afgeleide ‘specifieke voorwerp’ van het recht (dat wil zeggen: de kern van het recht). Volgens het HvJEU is de wezenlijke functie van het merkrecht erin gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot het gemerkte product de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij dat product zonder gevaar voor verwarring van producten van andere herkomst kan onderscheiden (de herkomst(aanduidings- of garantie)functie).19.Daaruit volgt dat het aan de merkgerechtigde toegekende recht op te komen tegen ieder gebruik dat aan de herkomstgarantie afbreuk zou kunnen doen, behoort tot het specifiek voorwerp van het merkrecht.20.Het merk heeft volgens het HvJEU met name tot specifiek voorwerp aan de merkhouder het uitsluitende recht te verschaffen het merk te gebruiken voor het als eerste in het verkeer brengen van een product, en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door van dit merk valselijk voorziene producten te verkopen.21.Een beperking van het vrij verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke interne markt is slechts toegelaten, indien die beperking wordt gerechtvaardigd door de bescherming van rechten die het specifieke voorwerp van het merkrecht vormen.22.De uitoefening van het merkrecht mag geen middel tot willekeurige discriminatie of verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten vormen.23.De uitputtingsregel verhindert dit. Evenals art. 36 VWEU beoogt de uitputtingsregel de fundamentele belangen van de bescherming van het merkrecht en het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijk markt met elkaar in overeenstemming te brengen door de latere verhandeling van een product dat van een merk is voorzien, mogelijk te maken.24.

De uitputtingsregel heeft alleen betrekking op nauwkeurig bepaalde producten die voor het eerst in de handel zijn gebracht door of met toestemming van de merkhouder. De toestemming moet dus zien op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd en kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat de merkhouder heeft ingestemd met de verkoop in de EER van producten die identiek of soortgelijk zijn.25.

In cassatie is onbestreden dat de europallets door de merkhouder of met zijn toestemming in het verkeer zijn gebracht (zie rov. 3.6 van het arrest van het hof). Het merkrecht van EPAL ten aanzien van deze pallets is derhalve in beginsel uitgeput. De vraag is echter of er in dit geval sprake is van een uitzondering op de uitputtingsregel.

Zoals ook blijkt uit het tweede lid van art. 13 GMVo, geldt de uitputtingsregel niet indien de merkhouder gegronde redenen heeft om zich tegen verdere verhandeling van de waren te verzetten. Omdat de uitputtingsregel een uitzondering is op het exclusieve recht van de merkhouder, zal in beginsel degene die zich op uitputting beroept dienen te bewijzen dat aan de voorwaarden wordt voldaan.26.

Een wijziging of verslechtering van de toestand van de waren nadat zij in de handel zijn gebracht, is aangemerkt als een gegronde reden voor verzet door de merkhouder. Het HvJEU heeft het begrip ‘wijziging of verslechtering van de toestand van de waren’ niet gedefinieerd.27.De gevallen van wijziging of verslechtering zijn slechts voorbeelden van gegronde redenen.28.Ook zonder een wijziging of verslechtering kan dus sprake zijn van een gegronde reden. Daarvan is bijvoorbeeld sprake indien (ernstige) schade wordt toegebracht aan de reputatie van het merk.29.Het HvJEU heeft een aantal arresten gewezen met betrekking tot de ompakking en heretikettering van (met name farmaceutische) merkproducten en daarin beslist dat de merkhouder een gerechtvaardigd belang kan hebben om zich tegen de verhandeling van deze producten te verzetten, indien de presentatie van de omgepakte producten de reputatie van het merk kan schaden.30.Voor het antwoord op de vraag of daarvan sprake is, moeten de aard van het product en de markt waarvoor het bestemd is, in aanmerking worden genomen. Voor farmaceutische producten geldt dat een defecte verpakking, een verpakking van slechte kwaliteit of een slordige verpakking de reputatie van het merk kan schaden, omdat het gaat om een gevoelig gebied waarop het publiek bijzonder veeleisend is met betrekking tot de kwaliteit en de integriteit van het product en dat de presentatie van het product bij het publiek dienaangaande vertrouwen kan wekken.31.Het HvJEU heeft ook beslist dat een merkhouder zich kan verzetten tegen de verdere verhandeling van luxueuze en prestigieuze producten, zoals parfums, door een niet tot zijn distributienet behorende discounter indien daardoor afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk.32.Ten aanzien van de wijze waarop een parallelhandelaar reclame maakt voor luxueuze en prestigieuze producten, heeft het HvJEU overwogen dat de wederverkoper niet deloyaal mag handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder en hij dus moet trachten te voorkomen dat zijn reclame de waarde van het merk aantast.33.

Uit de rechtspraak van het HvJEU komt verder naar voren dat van een gegronde reden sprake kan zijn wanneer van het merk gebruik wordt gemaakt op een wijze die de indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen de merkhouder en een derde, meer in het bijzonder dat die derde tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat er een bijzondere band tussen de twee ondernemingen of personen bestaat.34.Volgens het Hof is een dergelijk gebruik van het merk niet nodig om het doel van de uitputtingsregel (de verdere verhandeling van de waren die door of met toestemming van de merkhouder onder het merk op de markt zijn gebracht) te verzekeren. Bovendien druist zij in tegen de verplichting loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder en tast zij de waarde van het merk aan doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan, hetgeen in strijd is met het specifieke voorwerp van het merkrecht.35.Bij de beoordeling gaat het om de indruk die wordt gewekt bij het ‘normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddeld’ publiek.36.Die beoordeling betreft een feitelijke vraag, die de nationale rechter op grond van de omstandigheden van elk concreet geval moet beantwoorden.37.Niettemin heeft het HvJEU de nationale rechter een aantal aanwijzingen gegeven ten aanzien van die beoordeling in twee zaken over tweedehands c.q. voor hergebruik geschikte waren (de zaak Portakabin/Primakabin en de zaak Viking Gas/Kosan Gas).

In de zaak Portakabin/Primakabin ging het, kort gezegd, om de vraag of het is toegestaan dat een derde (Primakabin) het merk van een ander (Portakabin) gebruikt als zoekwoord (‘adword’) in internetzoekmachines ten behoeve van het adverteren voor de verkoop van mobiele bouwsystemen, waaronder tweedehands Portakabins. Naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Hoge Raad hieromtrent en meer in het bijzonder de vraag of een adverteerder in omstandigheden zoals in het hoofdgeding een beroep kan doen op uitputting van het merkrecht in de zin van art. 7 Eerste Merkenrichtlijn 89/104, heeft het HvJEU erop gewezen dat rekening moet worden gehouden met het feit dat de verkoop van tweedehands waren waarop een merk is aangebracht een alom bekende vorm van handel is waarmee de gemiddelde consument vertrouwd is. Op basis van het enkele feit dat een adverteerder het merk van een ander gebruikt onder toevoeging van de woorden die aangeven dat het betrokken product wordt doorverkocht, zoals ‘gebruikt’ of ‘tweedehands’, kan niet worden geconstateerd dat de advertentie de indruk wekt dat de wederverkoper en de merkhouder economisch verbonden zijn (en evenmin de reputatie van het merk ernstig schaadt).38.

De zaak Viking Gas/Kosan Gas betrof, kort gezegd, de vraag of sprake was van merkinbreuk in het geval van het navullen van gemerkte en als driedemensionaal merk beschermde composietgasflessen door een derde (Viking Gas) met niet van de merkhouder/licentienemer (Kosan Gas) afkomstig gas. Het HvJEU oordeelde dat door de verkoop van de composietfles de merkrechten zijn uitgeput en dat daardoor het recht om vrijelijk over de (lege) fles te beschikken is overgegaan op de koper. Daarmee verbonden is het recht van concurrenten om, binnen de door art. 7 lid 2 Eerste Merkenrichtlijn 89/104 aan uitputting van het merkrecht gestelde grenzen, over te gaan tot het navullen en inwisselen van lege flessen. Met betrekking tot de vraag of de verhandeling van de door Viking Gas gevulde composietflessen geschiedt op een wijze die de indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen die onderneming en Kosan Gas, heeft het Hof overwogen dat rekening moet worden gehouden met de etikettering van die flessen alsmede met de omstandigheden waaronder zij worden ingewisseld. Om te kunnen beoordelen of de door de etikettering bij een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument een onjuiste indruk wordt gewekt, dient volgens het Hof rekening te worden gehouden met de praktijken in die sector en met de vraag of consumenten eraan gewend zijn dat gasflessen door andere distributeurs worden gevuld. Verder heeft het Hof erop gewezen dat een consument die zich rechtstreeks tot Viking Gas wendt gemakkelijker kan nagaan of er al dan niet een band bestaat tussen die onderneming en Kosan Gas.39.Het Hof laat daarmee (impliciet) ruimte om ook ‘post sale confusion’ (verwarring die zich niet voordoet bij het moment van verkoop/aankoop van de waar, maar daarna) te betrekken bij de vraag of door etikettering bij de consument een onjuiste indruk wordt gewekt. Het komt mij voor dat de oplossing voor ‘post sale confusion’ kan liggen in het aanbrengen van een eigen etiket door de wederverkoper. Het Hof wijst er namelijk op dat de omstandigheid dat op de gasfles een eigen etikettering is aangebracht, naast de (tevens zichtbare) oorspronkelijke woord- en beeldmerken, lijkt uit te sluiten dat daardoor de toestand van de flessen wordt gewijzigd door de oorsprong ervan te maskeren.40.In een vergelijkbare zaak over navullen van gastanks (Kool/Primagaz) heeft de Hoge Raad overwogen dat een beroep op uitputting van het merkrecht de navuller/wederverkoper niet kon baten, omdat hij geen eigen etiket op de tank had aangebracht noch anderszins op voor ieder kenbare wijze duidelijk had gemaakt dat de tank was gevuld met gas dat van hem afkomstig is en niet van de merkhouder.41.

Géén gegronde reden voor verzet door de merkhouder is, zoals blijkt uit het arrest BMW/Deenik, het enkele feit dat een wederverkoper voordeel haalt uit het gebruik van het merk van een ander doordat de (overigens correcte en loyale) reclame voor de wederverkoop van de waren van dat merk zijn eigen activiteit een kwaliteitsuitstraling geeft.42.Indien waren die zijn voorzien van een merk door of met toestemming van de merkhouder op de gemeenschappelijk markt zijn gebracht, staat het een wederverkoper niet alleen vrij om deze waren door te verkopen, maar ook om het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze waren bij het publiek aan te kondigen.43.Volgens het Hof is een voor informatiedoeleinden bestemd gebruik van het merk noodzakelijk om het recht van wederverkoop te verzekeren en wordt hierdoor geen ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.44.Om die reden besliste het Hof dat de houder van het BMW-merk een derde niet kan verbieden om zijn merk te gebruiken of bij het publiek aan te kondigen dat hij gespecialiseerd of specialist is in de verkoop van tweedehands BMW-auto’s, mits de wijze waarop het merk in deze reclame wordt gebruikt geen gegronde reden voor de merkhouder oplevert om zich daartegen te verzetten.45.Hoewel de uitputtingsregel geen betrekking heeft op aankondigingen betreffende de reparatie en het onderhoud (omdat deze niet de latere verhandeling van de betrokken waren betreffen), bepaalde het Hof dat het gebruik van andermans merk om de reparatie en het onderhoud van waren die van dit merk zijn voorzien, bij het publiek aan te kondigen onder dezelfde voorwaarden geoorloofd is als het gebruik van het merk om de wederverkoop van waren die van dit merk zijn voorzien bij het publiek aan te kondigen.46.

Het HvJEU heeft zich nog niet uitgelaten over de vraag of (en zo ja, onder welke omstandigheden) reparatie van tweedehands merkproducten door een niet-licentienemer een gegronde reden kan opleveren voor de merkhouder om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van die producten.

Een dergelijke vraag is wel aan de orde geweest in het Valeo-arrest van het BenGH uit 1992.47.Dit arrest is gewezen onder de gelding van de oude Eenvormige Beneluxwet op de Merken (BMW), vóórdat deze aan de Eerste Merkenrichtlijn werd aangepast. Op grond van art 13A BMW gold als (enige) voorwaarde voor uitputting van het merkrecht dat de toestand van de waren niet is gewijzigd.48.Daarmee bevatte art. 13A BMW een smallere basis voor het maken van een uitzondering op de uitputtingsregel dan de uitputtingsbepalingen in de Merkenrichtlijn, de GMVo en de UMVo. Slechts bij wijziging van de toestand van de waren had de merkhouder een recht van verzet. Naar aanleiding van het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen op art. 13A BMW werd in de rechtspraak en literatuur wel aangenomen dat onder een wijziging van de toestand van de waren slechts een wijziging viel die afbreuk zou kunnen doen aan de goede naam van het oorspronkelijk aangebrachte merk indien dit merk voor de gewijzigde waren werd gebruikt.49.In de Valeo-zaak stelde de Hoge Raad onder meer hierover prejudiciële vragen aan het BenGH.

In de Valeo-zaak stond de vraag centraal of ingevolge art. 13A BMW een merkhouder zich kon verzetten tegen het gebruik van zijn merk voor door hem of door zijn licentienemer in het verkeer gebrachte en nadien door anderen gereviseerde en/of gereconditioneerde50.waren. Het ging in die zaak om oude versleten autokoppelingen en onderdelen daarvan die door de wederverkoper werden opgeknapt en als gereviseerde koppelingen voorzien van het oorspronkelijke merk (Valeo) werden doorverkocht, met toevoeging van het eigen merk van de wederverkoper (AP). Het BenGH oordeelde dat het antwoord op de bovengenoemde vraag afhangt van de aard en de omvang van de wijziging. Van een wijziging van de toestand van de waar, als bedoeld in art. 13A BMW, is geen sprake bij veranderingen die enkel het gevolg zijn van gebruik of slijtage. Er moet sprake zijn van een ‘door enigerlei ingreep van buiten teweeggebrachte verandering in die toestand’. De verandering mag bovendien niet van geheel ondergeschikte betekenis zijn.51.Is na revisie of reconditionering sprake van een wijziging van meer dan ondergeschikte betekenis, dan is het merkrecht niet uitgeput. Volgens het BenGH is voor de in art. 13A BMW genoemde uitzondering op de uitputtingsregel niet vereist dat de wijziging afbreuk doet aan de goede naam van het merk. Dit baseert het BenGH niet alleen op de bewoordingen van de bepaling, maar ook op de strekking van art. 13A BMW als geheel. Die strekking brengt mee dat het recht van de merkhouder om zich tegen het gebruik van zijn merk te verzetten niet zodanig moet worden ingeperkt dat hij machteloos is tegen bij verdere verhandeling mogelijke schade aan het merk die door de strekking van die beperking niet wordt gerechtvaardigd. Het BenGH heeft overwogen dat de Regeringen in het Gemeenschappelijk Commentaar op art. 13A BMW niet tot uitdrukking hebben willen brengen dat ook andere schade aan het merk dan die aan de garantiefunctie in dit verband rechtens geen rol behoort te spelen.52.Het BenGH heeft beslist dat een merkhouder zich evenwel niet kan verzetten indien de degene die gereviseerde en/of gereconditioneerde waren in het verkeer brengt aantoont (i) dat verwijdering van het merk niet mogelijk is zonder afbreuk te doen aan de technische deugdelijkheid of de praktische bruikbaarheid van de waren of (ii) dat het om andere redenen onredelijk zou zijn om verwijdering van het merk te vergen en hij bij het in het verkeer brengen van de waren alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om het publiek duidelijk te maken dat hij niet de oorspronkelijke, van de merkhouder afkomstige waar verhandelt, maar een door anderen gereviseerd en/of gereconditioneerd product.53.

Door aan te nemen dat niet iedere wijziging in de toestand van de waar (wijzigingen die enkel het gevolg zijn van gebruik of slijtage of wijzigingen van ondergeschikte aard) reden oplevert voor verzet door de merkhouder, heeft het BenGH klaarblijkelijk getracht te verhinderen dat de merkhouder in staat wordt gesteld om de tweedehands handel in gemerkte waren te frustreren.54.Voor zover er door revisering/reconditionering wél sprake is van een relevante wijziging in de toestand van de waren, heeft het BenGH echter strenge eisen gesteld aan de verdere verhandeling daarvan.55.In beginsel dient het merk te worden verwijderd, ongeacht of de wijziging afbreuk doet aan de reputatie van het merk.

Gelet op de Europese rechtspraak is twijfelachtig of het HvJEU, dat uiteindelijk het laatste woord heeft over de uitleg van de (inhoudelijk niet met art. 13A BMW overeenstemmende) Europese uitputtingsbepalingen in de Merkenrichtlijn, de GMVo en de UMVo, een dergelijke benadering zal volgen. Niet in de laatste plaats omdat volgens het HvJEU de verwijdering van een merk zonder toestemming van de merkhouder (debranding) merkgebruik kan opleveren waardoor afbreuk kan worden gedaan aan de functies van het merk, waaronder de wezenlijke functie om de consument de herkomst van de waar te waarborgen (herkomstaanduidingsfunctie)56., althans een wijziging betreft in de toestand van de waren vanwege de maskering van de oorsprong.57.Ook Verkade heeft betoogd dat de strenge Valeo-leer in EU-perspectief voor verzachting in aanmerking komt.58.

In Nederland zijn, voor zover ik heb kunnen nagaan, twee andere zaken aanhangig geweest waarin de vraag aan de orde was of EPAL zich met succes kon verzetten tegen het verder verhandelen van pallets voorzien van het EPAL-merk die gerepareerd zijn door anderen dan EPAL of diens licentienemers. Deze vraag werd door de rechtbank Den Haag in beide zaken, net als in de zaak die thans voorligt in cassatie, bevestigend beantwoord. In de zaken EPAL/Capa59.en EPAL/Wijnmaalen60.oordeelde de rechtbank dat de reparatie door Capa en Wijnmaalen van de pallets voorzien van het EPAL-merk een wijziging in de toestand van de waar inhield als bedoeld in art. 13 GMVo, omdat vaststond dat bij de reparatie niet de in de UIC codes opgenomen normen werden geëerbiedigd.61.In de zaak Epal/Wijnmaalen heeft de rechtbank daaraan toegevoegd dat niet is komen vast te staan dat het zou gaan om een wijziging van geheel ondergeschikte betekenis. Op grond van het Valeo-arrest (dat volgens de rechtbank ook richtinggevend is voor de uitleg van art. 13 GMVo) en de jurisprudentie van het HvJEU (de eerder genoemde zaken Portakabin/Primakabin en Viking Gas/Kosan Gas) heeft de rechtbank tot uitgangspunt genomen dat het wederverkopen van gereviseerde waren die zijn voorzien van het oorspronkelijke merk en het in de handel brengen van waren onder dat merk, handelingen vormen waartegen de merkhouder zich kan verzetten. Op dit uitgangspunt zijn volgens de rechtbank uitzonderingen mogelijk, maar daarbij geldt als belangrijke eis dat degene die de gereviseerde waren verhandelt bij die verhandeling alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om duidelijk te maken dat het gaat om niet onder controle van de merkhouder gereviseerde producten. In beide zaken oordeelde de rechtbank dat aan deze voorwaarde niet was voldaan, aangezien de pallets zonder een dergelijke mededeling werden aangeboden, terwijl op de pallets evenmin tekens waren aangebracht die duidelijk maakten dat het niet om de oorspronkelijke waar ging, maar om gereviseerde producten. Onder die omstandigheden heeft EPAL volgens de rechtbank een gegronde reden om zich tegen de verhandeling van gereviseerde producten te verzetten nu dat gebruik bij de afnemers de onjuiste indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen de merkhouder en Capa en Wijnmaalen, en meer in het bijzonder dat laatstgenoemden tot het distributienet van de merkhouder behoren of dat er een bijzondere band tussen hen en de merkhouder bestaat.62.De rechtbank heeft het verweer van Wijnmaalen dat haar afnemers ‘natuurlijk’ weten dat de pallets door haar zijn gerepareerd van de hand gewezen, omdat de gerepareerde EPAL-pallets verder worden verhandeld en daarmee terechtkomen bij anderen dan de afnemers van Wijnmaalen die niet (kunnen) weten dat het om (door Wijnmaalen) gerepareerde pallets gaat, waardoor de reputatie van het EPAL-merk in het geding kan komen.63.De rechtbank heeft aan zowel Capa als Wijnmalen een verbod opgelegd met betrekking tot de verdere verhandeling van gerepareerde pallets voorzien van het EPAL-merk. In deze zaken is, voor zover ik heb kunnen nagaan, geen hoger beroep ingesteld.

Na deze uiteenzetting keer ik terug naar het middel. Onderdeel 1 richt zich (met name) tegen rov. 4.2-4.3. Daarin heeft het hof overwogen dat namens EPAL desgevraagd bij pleidooi in hoger beroep is verduidelijkt dat in haar visie het kapotgaan van pallets vóór de reparatie de wijziging in de zin van art. 13 lid 2 GMVo vormt, dat zij de reparatie dus niet (langer) ziet als het wijzigen van de toestand van de pallets en dat hiervan uitgaande – omdat niet gesteld of gebleken is dat PHZ in kapotte pallets heeft gehandeld – de inbreukvordering niet kan worden toegewezen op grond van de aanwezigheid van wijzigingen in de zin van art. 13 lid 2 GMVo en geen betekenis kan toekomen aan het Valeo-arrest.

Het onderdeel voert onder 1.1.1 t/m 1.1.6 meerdere klachten aan die er in de kern op neer komen dat het hof ten onrechte dan wel zonder voldoende (begrijpelijke) motivering is voorbijgegaan aan de essentiële stellingname van EPAL dat zij een gegronde reden als bedoeld in art. 13 lid 2 GMVo heeft om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de pallets omdat de toestand van de pallets is gewijzigd of verslechterd. Volgens het onderdeel (onder 1.1.1) is het hof voorbijgegaan aan haar (meer) subsidiaire verdedigingslijn, in het kader waarvan EPAL consequent en herhaaldelijk heeft betoogd dat elke reparatie door PHZ (of andere niet-licentienemers) als ‘wijziging van meer dan ondergeschikte betekenis’ moet worden gezien.

Op basis van de in het onderdeel genoemde vindplaatsen in de memorie van antwoord en de pleitnota in hoger beroep kan worden geconcludeerd dat EPAL inderdaad herhaaldelijk heeft betoogd dat iedere reparatie door een niet bij EPAL aangesloten partij een wijziging (van meer dan ondergeschikte betekenis) inhoudt als bedoeld in art. 13 lid 2 GMVo.64.Onder meer uit de pleitnota in hoger beroep blijkt duidelijk dat EPAL deze stelling in subsidiaire zin heeft aangevoerd. Ik citeer daaruit:

‘27. Mocht uw Hof van mening zijn dat de hierboven toegelichte ondermijning van het EPAL-systeem niet als gegronde reden kan worden opgevat in de zin van de UMVo en van mening is dat een wijziging van meer dan ondergeschikte betekenis nodig is om een beroep te kunnen doen op artikel 13 lid 2 UMVo, dan geldt dat hiervan sprake is.

28. Iedere wijziging door een niet bij EPAL aangesloten partij is namelijk een wijziging van meer dan ondergeschikte betekenis. Op het moment dat een EPAL-pallet wordt gerepareerd door een niet-licentiehouder, is die pallet geen EPAL-pallet meer, doordat deze niet gerepareerd wordt volgens de EPAL-normen en ook niet aan EPAL-controle blootstaat. Een dergelijk pallet voldoet dus niet meer aan de (zeer hoge) EPAL-normen, terwijl het EPAL-merk nog wel wordt gebruikt.

29. Alle elementen van de EUR/EPAL-pallets zijn zeer nauw op elkaar afgestemd en zodanig ingestoken dat alles meewerkt aan het waarborgen van de veiligheid en het verzorgen van de stevigheid van de EPAL-pallet. Er is niets aan deze pallets dat niet functioneel is en bijdraagt aan haar stevigheid of waarde. Hierdoor is ieder onderdeel essentieel en is iedere wijziging van meer dan ondergeschikte betekenis.’

Het onderdeel klaagt evenwel niet dat het hof in rov. 4.2 ten onrechte heeft overwogen dat desgevraagd namens EPAL bij pleidooi in hoger beroep is verduidelijkt dat in haar visie het kapotgaan van de pallets vóór de reparatie de wijziging in de zin van art. 13 lid 2 GMVo vormt. EPAL heeft dus kennelijk haar visie bij pleidooi in hoger beroep in deze zin opgehelderd. Het door het hof gebruikte woord ‘desgevraagd’ duidt erop dat die verduidelijking buiten de pleitnota om heeft plaatsgehad, zodat dit – bij gebreke van een proces-verbaal van de zitting – niet in het procesdossier is terug te vinden.

Bovendien heeft het hof, zoals blijkt uit rov. 4.13, wel degelijk erkend dat EPAL tevens subsidiair aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd dat iedere reparatie door een niet-licentienemer een wijziging van meer dan ondergeschikte betekenis inhoudt. Het hof heeft dit betoog echter verworpen op de grond dat deze stellingen innerlijk tegenstrijdig en onbegrijpelijk zijn en relevantie missen ‘in het licht van hetgeen hiervoor is overwogen’. Het laatste deel van deze overweging begrijp ik aldus dat het hof bedoelt dat het subsidiaire betoog dat sprake is van een wijziging in de toestand van de waar niet (meer) relevant is en besproken behoeft te worden, nu uit rov. 4.7-4.12 reeds blijkt dat naar het oordeel van het hof door de verdere verhandeling van door PHZ gerepareerde pallets – ook al zou door de reparatie sprake zijn van een wijziging van meer dan ondergeschikte aard – geen afbreuk wordt gedaan aan functies van het merk. Tegen deze lezing van rov. 4.13 zijn geen klachten gericht. De in het onderdeel (onder 1.1.5) aangevoerde klacht dat het hof de subsidiair aangevoerde stellingen in rov. 4.13 ten onrechte terzijde heeft gesteld op de enkele grond dat deze stelling strijdig is met hetgeen die partij primair heeft gesteld (wat daarvan verder ook zij) mist dus feitelijke grondslag. Ook de andere klachten stuiten op het voorgaande af, zodat het onderdeel faalt.

Onderdeel 2 is gericht tegen rov. 4.5, waarin het hof als maatstaf heeft aanvaard dat een merkhouder zich tegen verdere verhandeling van de waren kan verzetten indien sprake is van een gegronde reden én de verdere verhandeling afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Het onderdeel klaagt dat het oordeel van het hof van een onjuiste rechtsopvatting getuigt, voor zover het hof hiermee tot uitdrukking heeft willen brengen dat het gaat om twee afzonderlijk te vervullen criteria. Betoogd wordt dat wanneer de merkhouder een (door de GMVo gerespecteerde) gegronde reden heeft zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, aangenomen moet worden dat zulke verhandeling ook afbreuk zal doen of zal kunnen doen aan de functies van het merk.

Ik lees het onderdeel aldus dat het bepleit dat, hoewel over het algemeen bij aanwezigheid van een gegronde reden tevens sprake zal zijn van afbreuk aan de functies van het merk, voor het aannemen van een gegronde reden niet tevens is vereist dat bij de verdere verhandeling van de waren sprake is van een (potentiële) afbreuk aan één of meer functies van het merk. Ik stel bij de bespreking van deze klacht het volgende voorop. Blijkens rov. 4.5 e.v. heeft het hof de zogenoemde functieleer geïntroduceerd in het kader van de vraag of er sprake is van een gegronde reden als bedoeld in art. 13 lid 2 GMVo. Het HvJEU heeft deze functieleer ontwikkeld in het kader van de uitleg van (met name) art. 5 lid 1 sub a van de Eerste Merkenrichtlijn 89/104 op grond waarvan de merkhouder het recht is verleend om zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde van een teken dat gelijk is aan het merk voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven.65.Het HvJEU heeft beslist dat de uitoefening van dit recht beperkt dient te blijven tot gevallen waarin het gebruik van een teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functies van het merk (de herkomstaanduidingsfunctie), maar ook de overige functies ervan (zoals de kwaliteitsgarantiefunctie en de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie), aldus het HvJEU. In rov. 4.6 van het thans in cassatie bestreden arrest heeft het hof deze functies genoemd. Vervolgens heeft het hof in rov. 4.7-4.12 beoordeeld of daaraan afbreuk wordt of kan worden gedaan door de verdere verhandeling door PHZ van de door haar in 2014 gerepareerde europallets. In rov. 4.14 heeft het hof geconcludeerd dat er geen gegronde redenen als bedoeld in art. 13 lid 2 GMVo kunnen worden aangenomen, omdat door de verdere verhandeling van de genoemde pallets geen van de functies van het EPAL-merk (kunnen) worden aangetast. Daarmee heeft het hof naar mijn mening een nieuw element toegevoegd aan de maatstaf van art. 13 lid 2 GMVo.

Zoals blijkt uit de rechtspraak van het HvJEU over de uitputting van het merkrecht, heeft de functieleer daar nog niet zijn intrede gedaan. Het Hof heeft althans niet uitdrukkelijk overwogen dat voor toepassing van de uitzondering op de uitputtingsregel naast de aanwezigheid van een gegronde reden is vereist dat door de verdere verhandeling van de waren afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de functies van het merk. Uit de hiervoor besproken rechtspraak van het HvJEU kan worden aanvaard dat het aannemen van een uitzondering op de uitputtingsregel moet worden gerechtvaardigd door de bescherming van de herkomstaanduidingsfunctie van het merk, welke functie is aangemerkt als het specifieke voorwerp van het merkrecht. Het HvJEU heeft duidelijk gemaakt dat er sprake is van een aantasting van de herkomstaanduidingsfunctie wanneer de indruk wordt gewekt dat tussen een derde en de merkhouder een economische band bestaat (één van de aanvaarde gevallen van een ‘gegronde reden’ voor verzet tegen verdere verhandeling).66.Of ook andere functies (zoals de kwaliteitsgarantiefunctie en de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie van het merk) een rol spelen in het kader van het uitputtingsleerstuk is naar mijn mening nog niet opgehelderd. Het is de vraag of het geval waarin sprake is van (ernstige) schade aan de reputatie van het merk, ondergebracht kan worden bij een van de functies van het merk, of dat dit – zoals het HvJEU blijkens de genoemde rechtspraak lijkt aan te nemen – een zelfstandige gegronde reden voor verzet door de merkhouder vormt. Bovendien heeft het HvJEU zich, anders dan het BenGH in het Valeo-arrest, nog niet (expliciet) uitgesproken over de vraag of enkel een wijziging of verslechtering van de toestand van de waar een gegronde reden kan opleveren voor verzet tegen verdere verhandeling of dat – zoals het hof blijkens rov. 4.13 van het bestreden arrest kennelijk heeft aangenomen – is vereist dat de verhandeling van gewijzigde of verslechterde waren afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Thans wordt in de literatuur wel aangenomen dat op zichzelf voldoende is dat er sprake is van een wijziging of verslechtering in de toestand van de waren, omdat verondersteld wordt dat (de kwaliteitsgarantiefunctie van) het merk daardoor schade kan ondervinden.67.

Uit het voorgaande volgt dat er redelijkerwijs twijfel mogelijk is over het antwoord op de vraag of voor het aannemen van een gegronde reden als bedoeld in art. 13 lid 2 GMVo is vereist dat de verdere verhandeling afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en zo ja, welke functies van het (collectieve) merk in dat verband moeten worden bezien. Van een ‘acte clair’ of een ‘acte éclairé’ is geen sprake, zodat het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJEU op zijn plaats is.

Onderdeel 3 richt klachten tegen het oordeel van het hof dat door de verdere verhandeling van de gerepareerde europallets door PHZ geen afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan de herkomstaanduidingsfunctie en de kwaliteitsgarantie-, investerings- en reclamefunctie van het EPAL-merk (rov. 4.9-4.12).

Onderdeel 3.1 is gericht tegen rov. 4.9 en stelt in de eerste plaats de vraag aan de orde of het hof heeft miskend dat in het kader van art. 13 lid 2 GMVo de Valeo-leer geldt, in die zin dat degene die gereviseerde waren verhandelt, in beginsel het oorspronkelijke merk dient te verwijderen dan wel – indien verwijdering van het merk niet mogelijk is of redelijkerwijs niet kan worden gevergd – bij die verhandeling alles moet doen wat redelijkerwijs mogelijk is om duidelijk te maken dat het om gereviseerde producten gaat. Hierboven heb ik opgemerkt dat het HvJEU zich nog niet heeft uitgelaten over de vraag of en zo ja, in welke situatie, een merkhouder zich met een beroep op zijn merkrecht kan verzetten tegen verdere verhandeling van gerepareerde tweedehands merkproducten. Het is het twijfelachtig of het HvJEU hierin dezelfde benadering zal volgen als het BenGH in de zaak Valeo. Repareren of reviseren door derden/niet-geautoriseerden door of vanwege de merkhouder vertoont verwantschap met de problematiek van het navullen door derden/niet-geautoriseerden.68.Gelet op de duidelijk liberalere lijn die het HvJEU voor de laatste categorie heeft uitgezet ten opzichte van de strengere benadering van het BenGH uit Valeo/AP, valt te verwachten dat het HvJEU voor de categorie repareren en reviseren zal afwijken van de lijn uit Valeo/AP die het BenGH destijds aangaf. Ik stel voor deze vraag voor te leggen aan het HvJEU.

Daarnaast werpt onderdeel 3.1 de vraag op of niet alleen door reclame, maar ook (enkel) door het verhandelen van met het EPAL-merk voorziene tweedehands europallets die niet door een bij EPAL aangesloten onderneming zijn gerepareerd de onjuiste indruk van het bestaan van een economische band tussen die onderneming en EPAL zou kunnen worden gewekt. Het onderdeel stelt dat dit het geval is en dat het – ter voorkoming van ‘post sale confusion’ bij derden – op de weg van PHZ ligt om door middel van etikettering duidelijk te maken dat er reparaties zijn verricht door een niet bij EPAL aangesloten onderneming. Het onderdeel verwijst daartoe naar de arresten Viking Gas/Kosan Gas en Kool/Primagaz, waaruit volgt dat etikettering van belang kan zijn bij de vraag of er de onjuiste indruk van een economische band wordt gewekt. Hoewel EPAL in feitelijke instanties het accent heeft gelegd op de Valeo-leer (verwijdering van het merk), heeft zij evenwel ook (summierlijk) betoogd dat een economische band moet worden aangenomen nu PHZ het merk EPAL gebruikt en op geen enkele manier duidelijk maakt dat reparaties niet door een bij EPAL aangesloten onderneming zijn verricht (zie MvA onder nr. 74). Het hof is op dit betoog niet (expliciet) ingegaan. Het is de vraag of het hof dat had moeten doen. Nu niet geheel ondenkbaar is dat een parallel kan worden getrokken met de situatie zoals aan de orde in het arrest Viking Gas/Kosan Gas, stel ik voor aan het HvJEU de vraag voor te leggen of onder omstandigheden zoals aan de orde in deze zaak voor een beroep op uitputting van het merkrecht relevant is of al dan niet door middel van etikettering aan het publiek duidelijk wordt gemaakt dat de pallets zijn gerepareerd door een niet aan EPAL gelieerde onderneming.

Voor het overige merk ik over onderdeel 3 het volgende op. Onderdeel 3.2.1 betoogt dat het hof heeft miskend dat de aard van de waren in kwestie (waren die naar hun aard onderling inwisselbaar zijn, bestemd zijn voor veelvuldig hergebruik en vaak zeer zwaar worden belast) meebrengt dat het bij de herkomstaanduidingsfunctie, maar ook bij de andere functies van het merk zoals met name de kwaliteitsgarantiefunctie van het EPAL-merk, niet alleen gaat om de kwaliteit van de waren na eerste verhandeling, maar ook daarna. Indien de minimale kwaliteit van de pallets niet onderling gelijk is, kan namelijk geen uitruil van pallets plaatsvinden, aldus EPAL.

Het onderdeel getuigt van een onjuiste rechtsopvatting ten aanzien van de herkomst(aanduidings)functie en de kwaliteitsgarantiefunctie van het merk. Weliswaar moet onderscheid tussen deze twee functies worden gemaakt, maar uit de rechtspraak van het HvJEU volgt dat deze functies nauw zijn verweven en dat de kwaliteitsgarantiefunctie kan worden gezien als een afgeleide van de herkomst(aanduidings)functie.69.Het is vaste rechtspraak van het HvJEU dat de herkomstfunctie erin is gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot het gemerkte product de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij dat product zonder gevaar voor verwarring van producten van andere herkomst kan onderscheiden. De herkomstgarantie impliceert volgens het HvJEU ook dat de consument of de eindgebruiker erop kan vertrouwen dat derden niet in een aan de verhandeling voorafgegane fase zonder toestemming van de merkgerechtigde hebben ingegrepen in de oorspronkelijke toestand van een hem aangeboden en van het merk voorzien product.70.Het merk dient te waarborgen dat alle met dat merk voorziene producten zijn vervaardigd onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden gehouden voor de kwaliteit ervan.71.Nu uit de rechtspraak van het HvJEU duidelijk blijkt dat het bij de herkomstfunctie en de daarvan afgeleide kwaliteitsgarantiefunctie gaat om de oorspronkelijke toestand van de waren, kan mijns inziens zonder prejudiciële verwijzing worden geoordeeld dat het hof terecht heeft overwogen dat het merk de functie heeft in te staan voor de kwaliteit op het moment van eerste verhandeling en niet voor de kwaliteit nadien. De aard van de waren (in dit geval: dat de waren zijn bestemd voor roulatie en veelvuldig hergebruik) brengt mijns inziens geen verandering aan in de inhoud van deze functies van het merk. De aard van de waren kan overigens blijkens Europese rechtspraak wel een rol spelen bij de vraag of (door reclame) de reputatie van het merk kan worden aangetast.

Onderdeel 3.2.2 bevat een motiveringsklacht gericht tegen rov. 4.10, die aanhaakt bij de klachten van onderdeel 3.1. Het al of niet slagen van dit onderdeel hangt af van de beantwoording van de aan het HvJEU te stellen prejudiciële vragen.

Onderdeel 3.2.3 voert aan dat het hof de aard van het collectieve merk en de daaraan inherente aspecten heeft miskend. Daartoe wordt gewezen op het reglement dat bij het collectieve EPAL-merk behoort, waarin zowel eisen worden gesteld aan de leden van EPAL (producenten en reparateurs) als aan het merkgebruik door dezen. Op grond daarvan wordt betoogd dat het collectieve EPAL-merk wel degelijk de functie heeft om in te staan voor de kwaliteit na de eerste verhandeling.

Deze klacht faalt, omdat EPAL zich in feitelijke instanties niet heeft beroepen op het bij het EPAL-merk behorende reglement. EPAL heeft het bij de merkaanvraag ingediende reglement en de daarop aangebrachte wijziging eerst in cassatie in het geding gebracht en toegelicht (zie de schriftelijke toelichting onder 5.4). In cassatie kan evenwel geen acht meer worden geslagen op dergelijke nieuwe stellingen.

Onderdeel 3.2.4 betoogt dat de rechtsopvatting van het hof dat de herkomstaanduidingsfunctie alleen in het geding kan zijn op het moment van de eerste verhandeling (en niet daarna) onjuist is en de onaanvaardbare consequentie zou hebben dat in de gevallen bedoeld in art. 13 lid 2 GMVo per definitie geen afbreuk zou kunnen worden gedaan aan de herkomstaanduidingsfunctie.

Dit betoog faalt. Ook in de visie van het hof kan immers wel degelijk ná de eerste verhandeling van gemerkte waren sprake zijn van een aantasting van de herkomstaanduidingsfunctie, namelijk wanneer door de wederverkoper de onjuiste indruk wordt gewekt dat er sprake is van een economische band tussen de wederverkoper en de merkhouder, met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat (rov. 4.9).

Onderdeel 3.3 is gericht tegen rov. 4.11-4.12 en bouwt voort op de voorgaande klachten van onderdeel 3. Het (gedeeltelijk) al of niet slagen daarvan hangt eveneens af van de beantwoording van de aan het HvJEU te stellen prejudiciële vragen.

Onderdeel 4 is gericht tegen rov. 5.3 waarin het hof heeft geoordeeld dat de op onrechtmatige daad gebaseerde vorderingen van EPAL in de kern berusten op de stelling van EPAL dat PHZ het EPAL-merk gebruikt en daarom het lot delen van de op het merk gebaseerde vorderingen. Het onderdeel klaagt dat dit oordeel rechtens onjuist is en in het licht van de stellingen van EPAL onbegrijpelijk, omdat EPAL deze vorderingen niet enkel heeft gebaseerd op de stelling dat PHZ het EPAL-merk gebruikt.

Het oordeel van het hof is niet onjuist of onbegrijpelijk, aangezien de door EPAL aangevoerde stellingen in het kader van haar beroep op onrechtmatige daad erop neerkomen dat PHZ ten koste van EPAL en haar licentienemers profiteert van het EPAL-merk door de pallets als europallets verder te verhandelen.

Op grond van het voorgaande meen ik dat aan het HvJEU de volgende vragen kunnen worden voorgelegd:

(i) Is voor het aannemen van een ‘gegronde reden’ als bedoeld in art. 13 lid 2 GMVo vereist dat de verdere verhandeling van de desbetreffende merkproducten afbreuk doet of kan doen aan één of meer functies van het merk (en zo ja, welke functie(s))?

(ii) Maakt het voor de beantwoording van vraag (i) verschil of de reden voor de merkhouder om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling is gelegen in een wijziging of verslechtering van de toestand van de waren nadat zij in de handel zijn gebracht?

(iii) Kan, in een geval zoals aan de orde in het hoofdgeding, een merkhouder zich op grond van art. 13 lid 2 GMVo verzetten tegen de verdere verhandeling van tweedehands waren onder zijn merk wanneer deze waren zijn gerepareerd door anderen dan licentienemers van de merkhouder (en zo ja, onder welke voorwaarden)?

(iv) Indien vraag (iii) bevestigend wordt beantwoord, dient dan in een geval zoals aan de orde in het hoofdgeding te worden aangenomen dat een merkhouder zich niet kan verzetten tegen verdere verhandeling van de gerepareerde waren onder zijn merk, indien degene die deze waren in het verkeer brengt aantoont (1) dat verwijdering van het merk niet mogelijk is zonder afbreuk te doen aan de technische deugdelijkheid of de praktische bruikbaarheid van de waren of (2) dat het om andere redenen onredelijk zou zijn om verwijdering van het merk te vergen en hij bij het in het verkeer brengen van de waren alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om het publiek duidelijk te maken dat hij niet de oorspronkelijke, van de merkhouder afkomstige, waar verhandelt, maar een door anderen gereviseerd/gerepareerd product (vgl. BenGH 6 november 1992, ECLI:NL:XX:1992:AB9577 (AP/Valeo))?

(v) Indien vraag (iii) bevestigend wordt beantwoord, kan in een geval zoals aan de orde in het hoofdgeding de merkhouder zich verzetten tegen de verdere verhandeling van de gerepareerde tweedehands waren, indien degene die deze waren in het verkeer brengt door middel van het aanbrengen van een eigen etiket duidelijk maakt dat er reparaties zijn verricht door een niet bij de merkhouder aangesloten onderneming (vgl. HvJEU 14 juli 2011, nr. C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485 (Viking Gas/Kosan Gas))?

De conclusie strekt ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, het Hof van Justitie van de EU zal verzoeken over de hierboven onder 2.44 bedoelde vragen van uitlegging van art. 13 lid 2 GMVo uitspraak te doen en het geding zal schorsen totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden

A-G