HvJ EU, 14-07-2011, nr. C-46/10

Volgens Viking Gas kan het onder omstandigheden als in het hoofdgeding niet op grond van de artikelen 5 en 7 van richtlijn 89/104 worden verboden composietflessen na te vullen en in te wisselen. Kosan Gas en de Italiaanse Republiek betogen het tegendeel. De Europese Commissie is van mening dat in wezen moet worden bepaald of er in het hoofdgeding een gevaar bestaat voor verwarring doordat de consument zou kunnen denken dat het in een door Viking Gas gevulde fles aanwezige gas afkomstig is van Kosan Gas of dat er tussen die ondernemingen een economische band bestaat, hetgeen door de verwijzende rechter moet worden vastgesteld.

Viking Gas beklemtoont dat de consument de composietfles bij de eerste aankoop verwerft, hetgeen uitputting van het merkrecht van Kosan Gas tot gevolg heeft. Daarom is de consument gerechtigd vrij gebruik te maken van die fles om deze te laten navullen, waarvoor die fles overigens juist ook bestemd is. De aan een merkhouder toegekende rechten kunnen niet zodanig worden uitgebreid dat zij eraan in de weg staan dat de koper van een waar die van dat merk is voorzien deze waar gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze in de handel is gebracht. Daarbij is niet van belang of de consument de door hem gekochte composietflessen laat navullen door zich rechtstreeks tot Viking Gas te wenden, of dat hij een lege composietfles inwisselt tegen een overeenkomstige volle fles bij een met Viking Gas samenwerkende distributeur. Aangezien het namelijk in beide gevallen voor de koper duidelijk is dat, enerzijds, de composietfles een gebruikt goed is, en, anderzijds, het gas niet afkomstig is van Kosan Gas, maar van Viking Gas, hetgeen op de flessen is aangegeven door de daarop aangebrachte stickers, maakt de doorverkoop van de door Viking Gas gevulde flessen geen inbreuk op de merkrechten van Kosan Gas.

Viking Gas betoogt dat het bij andere soorten gasflessen dan composietflessen vaak voorkomt dat de navulling wordt verricht door andere marktdeelnemers dan die welke die flessen in de handel hebben gebracht. Kosan Gas kan echter niet door een ander type gasfles op de markt te introduceren een einde maken aan dat gebruik. De verwerving van een merkrecht kan namelijk niet tot doel hebben de markten af te schermen teneinde een onterecht mededingingsvoordeel te verkrijgen en een ongerechtvaardigd prijsverschil te kunnen hanteren, wat ook bij de uitlegging van de regels inzake uitputting van het aan het merk verbonden recht in aanmerking moet worden genomen. In dit verband stelt Viking Gas dat Kosan Gas de niet-uitputting van het aan het betrokken merk verbonden recht gebruikt om een kunstmatige verdeling van de markt van flessengas tot stand te brengen, hetgeen wordt aangetoond door het feit dat die onderneming het in een composietfles aanwezige gas thans verkoopt voor een prijs die meer dan 20 % meer bedraagt dan die van het in een klassieke stalen fles aanwezige gas, zonder dat er sprake is van productie- of distributiefactoren die een dergelijk prijsverschil kunnen rechtvaardigen.

Kosan Gas overweegt dat het in het hoofdgeding gaat om identieke waren en merken, zodat reeds daarom van merkinbreuk sprake is. In ieder geval bestaat er een groot verwarringsgevaar, aangezien de etikettering van de composietflessen door Viking Gas zeer onopvallend is.

Kosan Gas is van mening dat de regel van uitputting van het aan het merk verbonden recht Viking Gas niet het recht geeft om over te gaan tot het navullen en verkopen van haar eigen gas in composietflessen die worden beschermd door een merk waarvan Viking Gas niet de houdster is. Die regel impliceert namelijk enkel dat Kosan Gas zich er niet tegen kan verzetten dat de door haarzelf gevulde en in de handel gebrachte composietflessen worden doorverkocht. De uitputting van het betrokken recht kan geen betrekking hebben op een herbruikbare verpakking, aangezien de verpakking op zichzelf geen waar is en de waar in casu bestaat uit het gas. Zelfs in het tegenovergestelde geval kan de uitputting alleen betrekking hebben op de verpakking als zodanig, zodat deze zonder inhoud kan worden verhandeld. Voor het overige vormt de vervanging van een door een merk beschermde waar die is bestemd om door de consument te worden verbruikt een wijziging in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 waartegen de houder van dat merk zich zelfs na de waar in de handel te hebben gebracht kan verzetten.

De Italiaanse Republiek wijst op de risico's die voortvloeien uit een bescherming van gashouders als driedimensionaal merk alsmede op het openbaar belang om, ter bevordering van de mededinging en ter bescherming van consumenten, de beschikking over die gashouders te waarborgen. Dit belang wordt evenwel beschermd door artikel 3 van richtlijn 89/104, dat de gronden opsomt voor de weigering en nietigverklaring van merken, en kan niet bijdragen tot de vaststelling van de grenzen en de beschermingsomvang van het aan het merk verbonden recht, wanneer dit eenmaal rechtgeldig is geregistreerd. Aangezien de geldigheid van de inschrijving van de composietfles als merk niet wordt betwist, mag worden aangenomen dat de vorm van de fles een onderscheidende functie heeft voor de waar, hetgeen betekent dat de verkoop door een derde van dezelfde waar in dezelfde vorm afbreuk doet aan de onderscheidende functie van het merk.

Tegen deze uitlegging kan niet worden aangevoerd het beginsel van uitputting van het aan het merk verbonden recht, dat enkel betrekking heeft op achter elkaar plaatsvindende doorverkopen van waren waarvan het merkrecht is uitgeput. Zelfs indien van het tegenovergestelde standpunt wordt uitgegaan, zijn de aan het merk verbonden rechten in het hoofdgeding evenwel niet uitgeput, aangezien de door de verwijzende rechter omschreven omstandigheden binnen de werkingssfeer vallen van de in artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 bedoelde afwijking. De omstandigheid dat Viking Gas de flessen vult met haar eigen gas brengt namelijk het gevaar met zich mee van een verslechtering of wijziging van de ‘fles-waar’. Kosan Gas heeft er duidelijk belang bij dat de composietflessen worden gevuld door haar erkende distributeurs, zodat zij toezicht kan houden op de kwaliteit van de verkochte waar, aangezien elk gebrek in de waar gevolgen kan hebben voor de reputatie van het merk.

De Commissie is van mening dat het doorslaggevende element in het hoofdgeding betrekking heeft op de vraag of de consument die zich tot Viking Gas wendt om zijn lege composietfles te laten navullen in staat is om, zonder moeite, enkel op basis van de etikettering te begrijpen dat het gas dat hij zojuist heeft gekocht afkomstig is van Viking Gas en dat er geen economische band bestaat tussen die onderneming en Kosan Gas. Zij preciseert dat de situatie in het hoofdgeding valt onder artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104, dat volgens de rechtspraak van het Hof alle functies van het merk beschermt. Niets wijst er evenwel op dat andere functies dan die bestaande in het garanderen van de oorsprong van de waar, door het betrokken gebruik worden ondermijnd.

Aangaande de vraag naar de uitputting van het aan het merk verbonden recht, maakt de Commissie onderscheid tussen, enerzijds, het gebruik van de composietfles gevuld met gas van Kosan Gas of, in voorkomend geval, van de lege composietfles, en, anderzijds, het gebruik van die fles gevuld met gas afkomstig van een andere onderneming. Het eerste soort gebruik kan niet worden verboden door de houder van het vormmerk, aangezien de aan dat merk verbonden rechten bij de verkoop van de composietfles zijn uitgeput voor zover op grond van die verkoop de economische waarde van de fles is gerealiseerd. Wat het tweede soort gebruik betreft moet rekening worden gehouden met het feit dat de door het merk beschermde waar, te weten het gas, reeds is opgebruikt en, zonder toestemming van de merkhouder, vervangen door een andere, niet van die merkhouder afkomstige, waar. In een dergelijke situatie is niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104, aangezien het merk het niet mogelijk maakt de oorsprong van de waar, welke oorsprong het merk geacht wordt te beschermen, te garanderen.

Volgens vaste rechtspraak brengen de artikelen 5 tot en met 7 van richtlijn 89/104 een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten tot stand en bepalen zij aldus welke rechten de houders van merken in de Europese Unie genieten (zie met name arrest van 3 juni 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

In het bijzonder geeft artikel 5 van deze richtlijn de merkhouder een uitsluitend recht dat hem onder meer toestaat, iedere derde te verbieden van zijn merk voorziene waren aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te hebben. Artikel 7, lid 1, van dezelfde richtlijn bevat een uitzondering op deze regel, waar het bepaalt dat het recht van de merkhouder is uitgeput wanneer de waren door de merkhouder zelf of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte (EER) in de handel zijn gebracht (zie met name arrest van 15 oktober 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel e.a., C-324/08, Jurisprudentie blz. I-10019, punt 21 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

De uitdoving van het uitsluitend recht is het gevolg van hetzij de uitdrukkelijke dan wel impliciete toestemming van de houder tot het in de EER in de handel brengen, door de houder zelf, dan wel door een persoon die economisch verbonden is met de merkhouder, zoals met name een licentiehouder. De toestemming van de houder of het in de EER in de handel brengen door hem of door een marktdeelnemer die economisch met hem verbonden is, wat met een afstand van het uitsluitend recht gelijk te stellen is, zijn dus beslissende elementen voor de uitdoving van dat recht (zie reeds aangehaald arrest Coty Prestige Lancaster Group, punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

In het hoofdgeding staat vast dat de composietflessen, waarvan de vulling en inwisseling door Viking Gas aan de orde zijn, in de EER in de handel zijn gebracht door Kosan Gas, die in het bezit is van een exclusieve licentie voor het gebruik in Denemarken van het driedimensionale merk bestaande in de vorm van die flessen en die houdster is van de daarop aangebrachte woord- en beeldmerken.

Kosan Gas, de Italiaanse Republiek en de Commissie zijn evenwel van mening dat artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat door dat in de handel brengen enkel het recht wordt uitgeput van de merk- of licentiehouder om de verdere verhandeling van de nog met het oorspronkelijke gas gevulde of lege flessen te verbieden, maar dat het op grond van dat in de handel brengen evenwel niet aan derden is toegestaan om diezelfde flessen voor commerciële doeleinden met hun eigen gas te vullen. Kosan Gas betoogt met name dat de uitputting van het merkrecht geen betrekking kan hebben op de verpakking van de waar.

Dienaangaande zij opgemerkt dat de composietflessen, die zijn bestemd om meerdere malen te worden hergebruikt, niet louter een verpakking van het originele product vormen, maar een autonome economische waarde hebben en moeten worden aangemerkt als op zichzelf staande waren. De consument moet immers wanneer hij bij een distributeur van Kosan Gas voor het eerst een dergelijke met gas gevulde fles aankoopt niet alleen betalen voor dat gas, maar ook voor de composietfles, waarvan de prijs, met name vanwege de bijzondere technische kenmerken ervan, hoger is dan die van de traditionele stalen gasflessen en het daarin aanwezige gas.

In die omstandigheden dient een afweging plaats te vinden van, enerzijds, het legitiem belang van de licentiehouder van het recht op het uit de vorm van de composietfles bestaande merk en houder van de daarop aangebrachte merken om te profiteren van de aan die merken verbonden rechten, en, anderzijds, de legitieme belangen van de kopers van die flessen, en met name het recht om ten volle van hun eigendomsrecht op die flessen te genieten, alsmede het algemeen belang van handhaving van een onvervalste mededinging.

Aangaande het belang van voornoemde licentie- en merkhouder om te profiteren van de aan die merken verbonden rechten, moet worden geconstateerd dat de verkoop van composietflessen hem in staat stelt om de economische waarde van de aan die flessen verbonden merken te realiseren. Het Hof heeft reeds vastgesteld dat een verkoop die de merkhouder in staat stelt de economische waarde van zijn merk te realiseren, de door richtlijn 89/104 toegekende uitsluitende rechten uitput (zie met name arrest van 30 november 2004, Peak Holding, C-16/03, Jurispr. blz. I-11313, punt 40).

Wat de rechten van de kopers van composietflessen betreft, staat vast dat deze niet ten volle van hun eigendomsrecht kunnen genieten wanneer die rechten zelfs na de verkoop door of met toestemming van de merkhouder van die flessen nog zouden worden beperkt door de daaraan verbonden merkrechten. Zoals de advocaat-generaal heeft opgemerkt in punt 66 van haar conclusie, zouden die kopers niet langer vrij zijn in de uitoefening van dat recht, maar voor de latere navulling van die flessen gebonden blijven aan één enkele gasleverancier.

Ten slotte zou het toestaan aan de licentiehouder van het merkrecht bestaande in de vorm van de composietfles en houder van de daarop aangebrachte merken, zich op grond van de aan die merken verbonden rechten te verzetten tegen de latere navulling van die flessen, de mededinging op de stroomafwaartse markt van navulling van gasflessen op ongerechtvaardigde wijze beperken en zelfs het risico van afscherming van die markt met zich meebrengen, wanneer die licentie- en merkhouder zijn fles dankzij de — niet door het merkenrecht beschermde — bijzondere technische kenmerken ervan, zou kunnen opdringen. Dat risico wordt bovendien nog vergroot door het feit dat de composietfles duur is in verhouding tot het gas, en de koper, als hij weer vrij wil zijn in de keuze van zijn gasleverancier, afstand zal moeten doen van zijn voor de aankoop van de fles verrichte oorspronkelijke investering, die slechts rendabel is wanneer de fles een voldoende aantal malen wordt hergebruikt.

Uit het voorgaande volgt dat door de verkoop van de composietfles de rechten die de licentiehouder van het recht op het merk bestaande in de vorm van de composietfles en houder van de daarop aangebrachte merken, aan die merken ontleent zijn uitgeput, en voorts dat daardoor het recht om vrijelijk over die fles te beschikken — met inbegrip van het recht om de fles bij een onderneming van zijn eigen keuze, dat wil zeggen niet enkel bij de merk- of licentiehouder maar ook bij een van diens concurrenten, in te wisselen of te laten navullen wanneer het oorspronkelijke gas eenmaal is opgebruikt — is overgegaan op de koper. Dat recht van de koper is verbonden met het recht van die concurrenten om, binnen de door artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 gestelde grenzen, over te gaan tot het navullen en inwisselen van de lege flessen.

Wat die grenzen betreft, zij eraan herinnerd dat krachtens voornoemd artikel 7, lid 2, de houder van een merk zich, ondanks dat van zijn merk voorziene waren in de handel zijn gebracht, tegen verdere verhandeling van die waren kan verzetten wanneer daarvoor gegronde redenen bestaan en, met name, wanneer de toestand van de waren nadat zij in de handel zijn gebracht is gewijzigd of verslechterd. Volgens vaste rechtspraak wijst het gebruik van de bijwoordelijke bepaling ‘met name’ in voornoemd artikel 7, lid 2, erop, dat het geval van wijziging of verslechtering van de toestand van de van het merk voorziene waren slechts als voorbeeld van gegronde redenen is genoemd (zie met name arrest van 23 april 2009, Copad, C-59/08, Jurispr. blz. I-3421, punt 54 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, bestaat een dergelijke gegronde reden ook wanneer het gebruik door een derde van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, de reputatie hiervan ernstig schaadt, of wanneer er van dat teken gebruik wordt gemaakt op een wijze die de indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen de merkhouder en die derde, en meer in het bijzonder dat laatstgenoemde tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat er een bijzondere band tussen die twee personen bestaat (zie in die zin arrest van 8 juli 2010, Portakabin, C-558/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 79 en 80 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Hoewel het aan de verwijzende rechter is om te beoordelen of er, gelet op de omstandigheden die het hoofdgeding kenmerken, een dergelijke gegronde reden bestaat, dienen aan hem toch enige aanwijzingen te worden verstrekt voor die beoordeling, met name wat de concrete elementen betreft waarover hij een uitspraak van het Hof verlangt.

Binnen die context moet worden gepreciseerd dat, om te kunnen antwoorden op de vraag of de verhandeling van de door Viking Gas gevulde composietflessen geschiedt op een wijze die de indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen die onderneming en Kosan Gas, hetgeen laatstgenoemde het recht zou geven zich tegen die verhandeling te verzetten, rekening moet worden gehouden met de etikettering van die flessen alsmede met de omstandigheden waaronder zij worden ingewisseld.

De etikettering van de composietflessen alsmede de omstandigheden waaronder zij worden ingewisseld, mogen de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument immers niet doen veronderstellen dat er tussen de twee betrokken ondernemingen in het hoofdgeding een economische band bestaat of dat het voor het vullen van die flessen gebruikte gas afkomstig is van Kosan Gas. Om te kunnen beoordelen of een dergelijke onjuiste indruk uitgesloten is, dient rekening te worden gehouden met de praktijken in die sector, en, inzonderheid, met de vraag of de consumenten eraan gewend zijn dat gasflessen door andere distributeurs worden gevuld. Voorts kan er redelijkerwijs van worden uitgegaan dat een consument die zich rechtstreeks tot Viking Gas wendt om hetzij zijn lege gasfles in te wisselen tegen een gevulde, hetzij zijn eigen fles te laten vullen, gemakkelijker kan nagaan of er al dan niet een band bestaat tussen die onderneming en Kosan Gas.

Wat het feit betreft dat op de composietflessen woord- en beeldmerken zijn aangebracht bestaande in de naam en het logo van Kosan Gas die, zoals de verwijzende rechter heeft geconstateerd, ondanks de door Viking Gas op die flessen aangebrachte etikettering, zichtbaar blijven, zij erop gewezen dat die omstandigheid in zoverre een relevante factor vormt dat zij lijkt uit te sluiten dat die etikettering de toestand van de flessen wijzigt door hun oorsprong te maskeren.

Uit het voorgaande volgt dat op de gestelde vragen moet worden geantwoord dat de artikelen 5 en 7 van richtlijn 89/104 aldus moeten worden uitgelegd dat de houder van een exclusieve licentie voor het gebruik van composietgasflessen die zijn bestemd om te worden hergebruikt, waarvan de vorm is beschermd als driedimensionaal merk en waarop die houder zijn als woord- en beeldmerken ingeschreven naam en logo heeft aangebracht, zich niet op grond van die bepalingen ertegen kan verzetten dat die flessen, na te zijn aangekocht door consumenten die vervolgens het daarin aanwezige gas hebben opgebruikt, door een derde, tegen betaling, worden ingewisseld voor composietflessen die zijn gevuld met gas dat niet van die houder afkomstig is, tenzij die houder zich kan beroepen op een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104.