HvJ EG, 18-06-2009, nr. C-487/07

Richtlijn 89/104 is ingetrokken bij richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25), die op 28 november 2008 in werking is getreden. Gelet op het tijdstip van de feiten, blijft richtlijn 89/104 echter van toepassing op het hoofdgeding.

De tiende overweging van de considerans van richtlijn 89/104 luidt als volgt:

Artikel 5 van richtlijn 89/104, ‘Rechten verbonden aan het merk’, bepaalt:

Artikel 6, lid 1, van deze richtlijn, ‘Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen’, luidt:

De bepalingen inzake vergelijkende reclame zijn in de oorspronkelijke versie van richtlijn 84/450 ingevoegd bij richtlijn 97/55.

De punten 2, 7, 9, 11, 13 tot en met 15 en 19 van de considerans van richtlijn 97/55 luiden als volgt:

Volgens artikel 1 ervan beoogt richtlijn 84/450 met name, de voorwaarden vast te stellen waaronder vergelijkende reclame geoorloofd is.

Artikel 2, punt 1, van deze richtlijn omschrijft reclame als ‘iedere mededeling bij de uitoefening van een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of van een vrij beroep ter bevordering van de afzet van goederen of diensten, met inbegrip van onroerende goederen, rechten en verplichtingen’. Volgens punt 2 bis van dit artikel wordt onder vergelijkende reclame verstaan ‘elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd’.

Artikel 3 bis, lid 1, van deze richtlijn bepaalt:

De bepalingen van richtlijn 89/104 werden in nationaal recht omgezet bij de Trade Marks Act 1994 (merkenwet van 1994). Artikel 5, leden 1, sub a, en 2, van richtlijn 89/104 werd uitgevoerd bij artikel 10, leden 1 en 3, van deze wet.

De bepalingen van artikel 3 bis van richtlijn 84/450 werden in nationaal recht omgezet bij de Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 2000 (reglementeringen van 2000 inzake misleidende reclame) (SI 2000/914), waarbij een nieuw artikel 4 A is ingevoegd in de Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 1988 (reglementeringen van 1988 inzake misleidende reclame) (SI 1988/915).

Met zijn vijfde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat een derde die gebruikmaakt van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, kan worden geacht ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit het merk in de zin van die bepaling, wanneer dat gebruik hem een voordeel oplevert voor het in de handel brengen van zijn waren of diensten, zonder dat daardoor evenwel bij het publiek verwarring kan ontstaan, of het merk of de houder ervan schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend.

Preliminair zij eraan herinnerd dat het juridische en feitelijke kader door de verwijzende rechter wordt afgebakend, zodat het niet aan het Hof staat, feitelijke beoordelingen ter discussie te stellen (zie in die zin arresten van 13 november 2003, Neri, C-153/02, Jurispr. blz. I-13555, punten 34 en 35, en 17 juli 2008, ASM Brescia, C-347/06, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 28). Ook al kan het, zoals de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Franse regering hebben gesteld, op het eerste gezicht weinig waarschijnlijk lijken dat het gebruik door een derde van een met een merk overeenstemmend teken om waren in de handel te brengen die een imitatie zijn van de waren waarvoor dat merk is ingeschreven, de afzet van diens waren bevordert zonder dat tegelijk het imago of de afzet van de waren met dat merk wordt geschaad, het Hof is bijgevolg door die benadering van de verwijzende rechter gebonden.

Artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 biedt bekende merken een ruimere bescherming dan de bescherming die bij artikel 5, lid 1, van die richtlijn wordt verleend. De specifieke grondslag voor deze bescherming bestaat in een gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, zonder geldige reden, waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk (zie in die zin arresten van 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 36; 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux, C-408/01, Jurispr. blz. I-12537, punt 27, en 10 april 2008, adidas en adidas Benelux, C-102/07, Jurispr. blz. I-2439, punt 40, alsmede met betrekking tot artikel 4, lid 4, sub a, van richtlijn 89/104, arrest van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 26).

Voorts heeft het Hof gepreciseerd dat artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 eveneens van toepassing is met betrekking tot waren en diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven (zie in die zin arrest van 9 januari 2003, Davidoff, C-292/00, Jurispr. blz. I-389, punt 30, alsmede reeds aangehaalde arresten Adidas-Salomon en Adidas Benelux, punten 18–22, en adidas en adidas Benelux, punt 37).

De inbreuken bedoeld in artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104, wanneer zij zich voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al verwart het deze niet. Niet vereist is dus dat tussen het bekende merk en het door de derde gebruikte teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring kan ontstaan. Het volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt (zie reeds aangehaalde arresten Adidas-Salomon en Adidas Benelux, punten 29 en 31, alsmede adidas en adidas Benelux, punt 41).

Dat het publiek een dergelijk verband legt, is een noodzakelijke maar op zich geen voldoende voorwaarde voor de conclusie dat er sprake is van een van de inbreuken waartegen artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 bekende merken bescherming biedt (zie in die zin arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punten 31 en 32).

Deze inbreuken zijn ten eerste afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk, ten tweede afbreuk aan de reputatie van dat merk en ten derde ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk (zie in die zin arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punt 27).

Er is sprake van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk, hetgeen ook ‘verwatering’, ‘verschraling’ of ‘vervaging’ wordt genoemd, zodra dit merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren, doordat door het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt door de derde de identiteit van het merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Dat is met name het geval wanneer het merk, dat onmiddellijk een associatie opriep met de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, deze associatie niet meer kan oproepen (zie in die zin arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punt 29).

Er is sprake van afbreuk aan de reputatie van het merk, ook wel ‘aantasting’ of ‘degeneratie’ genoemd, wanneer de waren of diensten waarvoor het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk door de derde wordt gebruikt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren, dat de aantrekkingskracht van het merk vermindert. Het risico op een dergelijke afbreuk kan met name volgen uit het feit dat de waren of diensten die door de derde worden aangeboden een kenmerk of kwaliteit bezitten waarvan een negatieve invloed op het imago van het merk kan uitgaan.

Het begrip ‘ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk’, ook aangeduid als ‘meeliften’ en ‘free riding’, verwijst niet naar de schade die het merk wordt berokkend, maar naar het profijt dat de derde haalt uit het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt. Het omvat met name alle gevallen waarin, dankzij de afstraling van het imago van het merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken op de waren die worden aangeduid door het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt, duidelijk sprake is van exploitatie van de bekendheid van het merk.

Zodra er sprake is van één van deze drie soorten inbreuken, is artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 van toepassing (zie in die zin arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punt 28).

Hieruit volgt dat het voordeel dat een derde haalt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, ongerechtvaardigd kan blijken, ook al wordt door het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt, noch het onderscheidend vermogen, noch de reputatie van het merk aangetast, noch, meer algemeen, de houder ervan schade berokkend.

Om uit te maken of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, moet een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, de mate van overeenstemming van de conflicterende merken alsmede de aard van en de mate waarin de betrokken waren en diensten gerelateerd zijn. Met betrekking tot de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, heeft het Hof reeds geoordeeld dat hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van dat merk zijn, des te gemakkelijker een inbreuk zal kunnen worden vastgesteld. Uit de rechtspraak volgt ook dat hoe directer en sterker het merk door het teken in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans is dat door het gebruik van het teken op dat ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (zie in die zin arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punten 67–69).

Voorts zij erop gewezen dat in het kader van een dergelijke globale beoordeling zo nodig ook het bestaan van een gevaar voor verwatering of aantasting van het merk in aanmerking kan worden genomen.

In het onderhavige geval staat vast dat Malaika en Starion doosjes en flesjes gebruiken die overeenstemmen met die van de bekende door L'Oréal e.a. ingeschreven merken, om parfums te verhandelen die ‘goedkope’ imitaties zijn van de luxeparfums waarvoor die merken worden ingeschreven en gebruikt.

Dienaangaande heeft de verwijzende rechter een verband vastgesteld tussen, enerzijds, een aantal door Malaika en Starion gebruikte doosjes, en, anderzijds, een aantal merken voor doosjes en flesjes waarvan L'Oréal e.a. houdster zijn. Voorts blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat dit verband verweersters in het hoofdgeding commercieel voordeel verschaft. Uit de verwijzingsbeslissing volgt tevens dat de overeenstemming tussen die merken en de door Malaika en Starion verhandelde waren bewust is nagestreefd zodat het publiek de link zou leggen tussen de luxeparfums en de imitaties daarvan, en deze imitaties gemakkelijker zouden worden verkocht.

Bij de algemene beoordeling die de verwijzende rechter zal moeten verrichten om uit te maken of in die omstandigheden kan worden vastgesteld dat ongerechtvaardigd voordeel is getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, zal met name rekening moeten worden gehouden met het feit dat het gebruik van doosjes en flesjes die overeenstemmen met die van de geïmiteerde parfums erop gericht is, voor reclamedoeleinden profijt te halen uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken waaronder die parfums in de handel worden gebracht.

In dit verband zij gepreciseerd dat wanneer een derde door het gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, in het kielzog van dit merk probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft gedaan om het imago van dat merk te creëren en te onderhouden, het uit dat gebruik voortvloeiende voordeel moet worden geacht ongerechtvaardigd te zijn getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk.

Gelet op het voorgaande, moet op de vijfde vraag worden geantwoord dat artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat voor een ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk in de zin van die bepaling noch is vereist dat er sprake is van verwarringsgevaar, noch dat er gevaar bestaat dat aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie afbreuk wordt gedaan, of, meer algemeen, aan de houder ervan schade wordt berokkend. Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, wordt door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of die reputatie getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden.

Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 5, lid 1, sub a of b, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is, een derde het gebruik in vergelijkende reclame te laten verbieden van een teken dat gelijk is aan dat merk, voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor dat merk is ingeschreven, wanneer dat gebruik geen afbreuk kan doen aan de wezenlijke functie van het merk als herkomstaanduiding van de waren of diensten. De tweede vraag van de verwijzende rechter, die samen met de eerste moet worden onderzocht, houdt in wezen in of de houder van een algemeen bekend merk zich op grond van lid 1, sub a, van dat artikel kan verzetten tegen een dergelijk gebruik, wanneer dit geen afbreuk doet aan het merk of een van de functies ervan, maar toch een belangrijke rol speelt bij de reclame voor de waren of diensten van de derde.

Vooraf zij erop gewezen dat vergelijkingslijsten als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, als vergelijkende reclame kunnen worden aangemerkt. In de zin van artikel 2, punt 1, van richtlijn 84/450 is reclame immers iedere mededeling bij de uitoefening van een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of van een vrij beroep ter bevordering van de afzet van goederen of diensten. Volgens artikel 2, punt 2 bis, van deze richtlijn moet dergelijke reclame als vergelijkende reclame worden gekwalificeerd wanneer daarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd. Gelet op deze bijzonder ruime definities, kan vergelijkende reclame zeer uiteenlopende vormen aannemen [zie in die zin arresten van 25 oktober 2001, Toshiba Europe, C-112/99, Jurispr. blz. I-7945, punten 28 en 31; 8 april 2003, Pippig Augenoptik, C-44/01, Jurispr. blz. I-3095, punt 35; 19 april 2007, De Landtsheer Emmanuel, C-381/05, Jurispr. blz. I-3115, punt 16, en 12 juni 2008, O2 Holdings en O2 (UK), C-533/06, Jurispr. blz. I-4231, punt 42].

Voorts heeft het Hof geoordeeld dat het gebruik dat een adverteerder in vergelijkende reclame maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, om de door laatstgenoemde aangeboden waren of diensten aan te duiden, neerkomt op een gebruik voor de waren of diensten van de adverteerder zelf, in de zin van artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104. Een dergelijk gebruik kan dus in voorkomend geval worden verboden op grond van genoemde bepalingen [zie arrest O2 Holdings en O2 (UK), reeds aangehaald, punten 36 en 37].

Het Hof heeft evenwel gepreciseerd dat de houder van een ingeschreven merk niet gerechtigd is, te verbieden dat een derde in vergelijkende reclame die voldoet aan alle in artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid, gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk [zie arrest O2 Holdings en O2 (UK), reeds aangehaald, punten 45 en 51].

Verder staat vast dat Malaika en Starion in de vergelijkingslijsten voor parfums gebruik hebben gemaakt van de woordmerken Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs en Noa, zoals die door L'Oréal e.a. zijn ingeschreven, en niet van tekens die slechts met die merken overeenstemmen. Dat gebruik is overigens gemaakt in verband met dezelfde waren als die waarvoor die merken zijn ingeschreven, te weten parfums.

Een dergelijk gebruik valt binnen de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104, en niet binnen die van artikel 5, lid 1, sub b, daarvan.

Volgens artikel 5, lid 1, eerste zin, van richtlijn 89/104 geeft het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht. Ingevolge artikel 5, lid 1, sub a, van deze richtlijn staat dit uitsluitend recht de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

Het Hof heeft reeds vastgesteld dat het in artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 bedoelde uitsluitende recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen, en dat de uitoefening van dit recht derhalve beperkt moet blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk (arresten van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 51; 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, punt 59, en 25 januari 2007, Adam Opel, C-48/05, Jurispr. blz. I-1017, punt 21). Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen, maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie.

De bij artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 verleende bescherming is dus ruimer dan die waarin artikel 5, lid 1, sub b, voorziet, voor de toepassing waarvan er sprake moet zijn van verwarringsgevaar en dus van de mogelijkheid dat aan de wezenlijke functie van het merk afbreuk wordt gedaan [zie in die zin reeds aangehaalde arresten Davidoff, punt 28, alsmede O2 Holdings en O2 (UK), punt 57]. Ingevolge de tiende overweging van de considerans van richtlijn 89/104 is de door het ingeschreven merk verleende bescherming namelijk absoluut wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn, terwijl wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn, het gevaar voor verwarring de specifieke grondslag voor de bescherming vormt.

Uit de in punt 58 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak blijkt dat de houder van het merk zich niet op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 kan verzetten tegen het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, wanneer dat gebruik aan geen van de functies van het merk afbreuk kan doen (zie ook reeds aangehaalde arresten Arsenal Football Club, punt 54, en Adam Opel, punt 22).

Zo heeft het Hof reeds geoordeeld dat het gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden van de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 is uitgesloten, omdat dat gebruik geen van de belangen aantast die deze bepaling beoogt te beschermen en dus niet onder het begrip gebruik in de zin van die bepaling valt (zie in die zin arrest van 14 mei 2002, Hölterhoff, C-2/00, Jurispr. blz. I-4187, punt 16).

In dit verband zij evenwel gepreciseerd dat de in het hoofdgeding beschreven situatie wezenlijk verschilt van die in de reeds aangehaalde zaak Hölterhoff, aangezien de woordmerken waarvan L'Oréal e.a. houdster zijn in de door Malaika en Starion verspreide vergelijkingslijsten niet voor zuiver beschrijvende doeleinden maar voor reclamedoeleinden worden gebruikt.

Het staat aan de verwijzende rechter, te beoordelen of in een situatie als die in het hoofdgeding het gebruik dat van de merken van L'Oréal e.a. wordt gemaakt, afbreuk kan doen aan een van de functies van die merken, zoals met name de communicatie-, de investerings- of de reclamefunctie daarvan.

Voor zover de verwijzende rechter heeft vastgesteld dat die merken bekendheid genieten, kan het gebruik ervan in de vergelijkingslijsten voorts worden verboden krachtens artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104, voor de toepassing waarvan, zoals in punt 50 van dit arrest is geoordeeld, er niet noodzakelijkerwijs gevaar moet bestaan dat het merk of de houder ervan schade wordt berokkend doordat de derde ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het gebruik van het merk.

Gelet op het voorgaande, moet op de eerste en de tweede vraag worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is, een derde in vergelijkende reclame die niet aan alle in artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid voldoet, het gebruik te laten verbieden van een teken dat gelijk is aan dat merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, ook wanneer dat gebruik geen afbreuk kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de herkomst van de waren of diensten aan te duiden, mits dat gebruik afbreuk doet of kan doen aan één van de overige functies van het merk.

Met zijn derde en zijn vierde vraag, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 aldus moet worden uitgelegd dat een adverteerder, wanneer hij door middel van een vergelijkingslijst, zonder daarmee verwarring en misleiding te veroorzaken, aangeeft dat een wezenlijk kenmerk van zijn waar overeenstemt met dat van een waar die onder een algemeen bekend merk wordt verhandeld, waarvan de waar van de adverteerder een imitatie is, oneerlijk voordeel trekt uit de bekendheid van dat merk in de zin van dat artikel 3 bis, lid 1, sub g, dan wel ‘goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak’ in de zin van artikel 3 bis, lid 1, sub h.

Artikel 3 bis, lid 1, sub a tot en met h, van richtlijn 84/450 formuleert cumulatieve voorwaarden waaraan vergelijkende reclame moet voldoen om als geoorloofd te kunnen worden gekwalificeerd.

Die voorwaarden strekken tot afweging van de verschillende belangen die kunnen worden geraakt doordat vergelijkende reclame wordt toegestaan. Zo blijkt uit de punten 2, 7 en 9 van de considerans van richtlijn 97/55, gelezen in onderlinge samenhang, dat genoemd artikel 3 bis tot doel heeft de concurrentie tussen de leveranciers van goederen en diensten in het belang van de consument te stimuleren, door concurrenten de mogelijkheid te bieden om objectief de voordelen van verschillende vergelijkbare waren te belichten en door tegelijk praktijken te verbieden die de concurrentie kunnen verstoren, de concurrenten schade kunnen berokkenen en een negatieve invloed kunnen hebben op de keuze van de consument.

Daaruit volgt dat de in dat artikel 3 bis, lid 1, genoemde voorwaarden in de meest gunstige zin moeten worden uitgelegd teneinde reclame toe te staan waarin de kenmerken van goederen of diensten objectief worden vergeleken (zie in die zin arrest De Landtsheer Emmanuel, reeds aangehaald, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak), waarbij ervoor moet worden gezorgd dat vergelijkende reclame niet op een anti-concurrerende en oneerlijke wijze wordt aangewend of op een zodanige manier dat de belangen van de consument worden geschaad.

Wat concreter het gebruik van het merk van een concurrent in vergelijkende reclame betreft, stelt artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 een dergelijk gebruik met name afhankelijk van vier specifieke voorwaarden, die respectievelijk sub d, e, g en h, daarvan worden genoemd. Daarbij wordt verlangd dat het gebruik van het merk geen gevaar voor verwarring meebrengt, de goede naam van het merk niet schaadt of niet gepaard gaat met kleinerende uitlatingen erover, geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van het merk, en goederen en diensten daarbij niet worden voorgesteld als een imitatie of namaak van de waren of diensten met het merk.

Zoals blijkt uit de punten 13 tot en met 15 van de considerans van richtlijn 97/55, beogen die voorwaarden het belang van de houder van het merk bij bescherming van zijn uitsluitend recht in overeenstemming te brengen met het belang van de concurrenten van die houder alsmede met dat van de consument bij effectieve vergelijkende reclame die de verschillen tussen de aangeboden goederen of diensten objectief belicht.

Hieruit volgt dat het gebruik van het merk van een concurrent in vergelijkende reclame volgens het gemeenschapsrecht geoorloofd is, wanneer bij die vergelijking een dergelijke objectieve belichting van de verschillen plaatsvindt, die niet tot doel of tot gevolg heeft dat situaties van oneerlijke concurrentie in het leven worden geroepen als die welke met name in artikel 3 bis, lid 1, sub d, e, g en h, van richtlijn 84/450 worden beschreven (zie in die zin arrest Pippig Augenoptik, reeds aangehaald, punt 49).

Wat in de eerste plaats artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450 betreft, ingevolge hetwelk vergelijkende reclame goederen of diensten niet mag voorstellen als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam, zij vastgesteld dat duidelijk uit de bewoordingen van deze bepaling en uit punt 19 van de considerans van richtlijn 97/55 volgt dat deze voorwaarde niet alleen op namaakgoederen, maar ook op elke imitatie en replica van toepassing is.

Voorts blijkt uit een systematische uitlegging van artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450 dat deze bepaling niet verlangt dat de vergelijkende reclame een misleidend karakter heeft en evenmin dat er sprake is van verwarringsgevaar. Het ontbreken van een misleidend karakter en de afwezigheid van verwarringsgevaar vormen namelijk onafhankelijke voorwaarden voor de geoorloofdheid van vergelijkende reclame die in artikel 3 bis, lid 1, sub a en d, worden geformuleerd.

De in artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450 gestelde voorwaarde strekt specifiek ertoe de adverteerder te verbieden, in vergelijkende reclame tot uitdrukking te brengen dat de waar of de dienst die hij in de handel brengt, een imitatie of namaak is van de waar of de dienst met het merk. Zoals de advocaat-generaal in punt 84 van zijn conclusie heeft uiteengezet, zijn in dit verband niet alleen reclameboodschappen verboden die expliciet het idee weergeven dat er sprake is van een imitatie of namaak, maar ook die welke, gelet op de concrete globale voorstelling en economische context, geschikt zijn om dat idee aan de doelgroep over te brengen.

Vaststaat dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde vergelijkingslijsten tot doel en tot gevolg hebben, dat de aandacht van de doelgroep wordt gevestigd op het originele parfum waarvan de door Malaika en Starion verhandelde parfums worden geacht een imitatie te zijn. Deze lijsten bevestigen dus dat laatstgenoemde parfums een imitatie zijn van de parfums die onder een aantal merken van L'Oréal e.a. in de handel worden gebracht en stellen de door de adverteerder verkochte producten bijgevolg voor als een imitatie van waren met een beschermd merk in de zin van artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450. Zoals de advocaat-generaal in punt 88 van zijn conclusie heeft aangegeven, is in dit verband de vraag irrelevant, of de reclameboodschap vermeldt dat het gaat om een imitatie van de waar met een beschermd merk in haar geheel of slechts om een imitatie van een belangrijk kenmerk ervan, zoals in casu de geur van de betrokken waren.

Wat in de tweede plaats artikel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450 betreft, ingevolge hetwelk vergelijkende reclame geen oneerlijk voordeel mag opleveren ten gevolge van de bekendheid van een merk, zij erop gewezen dat het begrip ‘oneerlijk voordeel’ ten gevolge van die bekendheid, welk begrip zowel in die bepaling als in artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 (‘ongerechtvaardigd voordeel’) wordt gebruikt, in het licht van de punten 13 tot en met 15 van de considerans van richtlijn 97/55, in beginsel op dezelfde wijze moet worden uitgelegd [zie naar analogie arrest O2 Holdings en O2 (UK), reeds aangehaald, punt 49].

Aangezien in punt 76 van het onderhavige arrest is vastgesteld dat de door verweersters in het hoofdgeding gebruikte vergelijkingslijsten de door hen in de handel gebrachte parfums voorstellen als een imitatie of namaak van waren met een beschermd merk in de zin van artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450, dient de derde vraag aldus te worden begrepen dat zij erop gericht is te vernemen of in dergelijke omstandigheden het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik van die lijsten een oneerlijk voordeel ten gevolge van de bekendheid van dat beschermde merk in de zin van dat artikel 3 bis, lid 1, sub g, is.

Dienaangaande zij vastgesteld dat aangezien vergelijkende reclame waarbij de waren van de adverteerder als een imitatie van een waar met een merk worden voorgesteld, volgens richtlijn 84/450 indruist tegen de eerlijke concurrentie en dus ongeoorloofd is, het voordeel dat de adverteerder dankzij dergelijke reclame behaalt, voortkomt uit oneerlijke concurrentie en derhalve als een oneerlijk voordeel ten gevolge van de bekendheid van dat merk moet worden beschouwd.

Bijgevolg moet op de derde en de vierde vraag worden geantwoord dat artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 aldus moet worden uitgelegd dat een adverteerder die in vergelijkende reclame expliciet of impliciet vermeldt dat de waar die hij in de handel brengt, een imitatie is van een waar met een algemeen bekend merk, ‘goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak’ in de zin van genoemd artikel 3 bis, lid 1, sub h. Het voordeel dat de adverteerder dankzij een dergelijke ongeoorloofde vergelijkende reclame behaalt, moet als een ‘oneerlijk voordeel’ ten gevolge van de bekendheid van dat merk in de zin van dat artikel 3 bis, lid 1, sub g, worden beschouwd.