HvJ EU, 24-05-2012, nr. C-196/11 P

In hogere voorziening vordert Formula One Licensing BV vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 17 februari 2011, Formula One Licensing/BHIM — Global Sports Media (F1-LIVE) (T-10/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie; hierna: ‘bestreden arrest’), waarbij is verworpen haar beroep tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 16 oktober 2008 (zaak R 7/2008-1) inzake een oppositieprocedure tussen Racing-Live SAS en Formula One Licensing BV (hierna: ‘litigieuze beslissing’).

Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L11, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1992/2003 van de Raad van 27 oktober 2003 (PB L 296, blz. 1; hierna: ‘verordening nr. 40/94’), is ingetrokken en vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), die op 13 april 2009 in werking is getreden. Toch blijft, gelet op de datum van de feiten, verordening nr. 40/94 van toepassing op het onderhavige geding.

De vijfde overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 luidt als volgt:

Artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

Artikel 8, lid 2, sub a, van deze verordening bepaalt:

Volgens artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 wordt na oppositie door de houder van een ouder merk de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder gemeenschapsmerk een in de Europese Unie bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het oudere merk.

Volgens artikel 3, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L40, blz. 1) en artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25), waardoor richtlijn 89/104 werd ingetrokken en vervangen, worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen worden nietig verklaard, merken die elk onderscheidend vermogen missen.

Op 13 april 2004 heeft Racing-Live SAS, in wiens plaats als houdster van het aangevraagde merk Global Sports Media Ltd (hierna: ‘Global Sports Media’) is getreden, bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend voor het volgende beeldmerk:

De waren en diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 16, 38 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: ‘Overeenkomst van Nice’), en zijn omschreven als volgt:

De inschrijvingsaanvraag is in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 5/2005 gepubliceerd en Formula One Licensing BV (hierna: ‘Formula One Licensing’) heeft op 2 mei 2005 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het betrokken merk op grond van artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 40/94.

De oppositie was onder meer gebaseerd op de volgende oudere merken, die bekend zouden zijn:

Op 17 oktober 2007 heeft de oppositieafdeling van het BHIM op grond van de oudere internationale inschrijving nr. 732 134 voor het woordmerk F1 de oppositie toegewezen. Zij heeft vastgesteld dat de door de conflicterende merken aangeduide waren en diensten soortgelijk of dezelfde waren, en dat de conflicterende tekens in gemiddelde mate overeenstemden, zodat er sprake was van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Op 14 december 2007 heeft Racing-Live SAS beroep ingesteld tegen die beslissing. Bij de litigieuze beslissing van 16 oktober 2008 heeft de eerste kamer van beroep het beroep toegewezen en de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd. Zij heeft zich in wezen op het standpunt gesteld dat tussen de oudere merken en het aangevraagde merk geen verwarringsgevaar bestond en dat het feit dat de merken het woordelement ‘F1’ gemeen hebben, in dit verband niet volstaat, daar dit element wordt opgevat als een beschrijvend element in het merk.

Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 14 januari 2009, heeft Formula One Licensing beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld. Dit beroep, dat twee middelen bevatte, werd door het Gerecht verworpen.

Met haar eerste middel voerde rekwirante schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aan.

In punt 28 van het bestreden arrest heeft het Gerecht met betrekking tot de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten vastgesteld dat ‘de kamer van beroep in de punten 25 en 26 van de [litigieuze] beslissing van oordeel was dat de activiteiten van interveniënte, wat de verkoop van drukwerk en de communicatie via internet (te weten de waren en diensten van de klassen 16 en 38) betreft, dezelfde zijn als die van verzoekster, en dat onlinepublicatie en onlineontspanning op het gebied van de formule 1 (te weten de diensten van klasse 41) en de door verzoekster aangeboden diensten zeer soortgelijk zijn’.

Wat de vergelijking van de conflicterende tekens en de perceptie ervan door het relevante publiek betreft, erkende het Gerecht dat het teken ‘F1’ in het internationale merk en het element ‘F1’ in het aangevraagde merk gelijk zijn, en onderzocht om te beginnen de rol van het element ‘F1’ in laatstgenoemd merk, in het bijzonder de vraag of dit element ‘domineert’.

Op basis van de bewijselementen waarover het Gerecht beschikte, heeft het in de punten 43 en 44 van het bestreden arrest geoordeeld dat de term ‘formule 1’ als soortnaam ter aanduiding van een autorensport wordt gebruikt en dat ‘de afkorting F1 evenzeer een soortnaam als de uitdrukking formule 1 [is]’.

Met betrekking tot rekwirantes argument inzake het oudere merk heeft het Gerecht in punt 46 van het bestreden arrest vastgesteld dat het loutere feit dat het oudere woordmerk als nationaal of internationaal merk werd ingeschreven, niet uitsluit dat dit merk in ruime mate beschrijvend is of, met andere woorden, dat het slechts een zwak onderscheidend vermogen van huis uit bezit voor de betrokken waren en diensten. In punt 47 van het bestreden arrest heeft het Gerecht evenwel eraan herinnerd dat de geldigheid van een internationaal of nationaal merk, in casu die van rekwirante, niet kan worden betwist in het kader van een inschrijvingsprocedure voor een gemeenschapsmerk, maar alleen in een in de betrokken lidstaat ingeleide nietigheidsprocedure.

In punt 49 van het bestreden arrest is het Gerecht tot de slotsom gekomen dat ‘[g]elet op deze overwegingen en rekening houdend met de overgelegde bewijselementen, dient te worden vastgesteld dat het relevante publiek het element ‘f1’ in het aangevraagde merk niet opvat als een onderscheidend element, maar als een element dat voor beschrijvende doeleinden wordt gebruikt’. In dezelfde zin heeft het Gerecht in punt 57 van dat arrest geoordeeld dat de consument ‘F1’ in een gewone typografie als de afkorting van ‘formule 1’ zal beschouwen, dit wil zeggen als een beschrijvende aanduiding. Het Gerecht heeft dan ook vastgesteld dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat.

Vervolgens is het Gerecht overgegaan tot een visuele, fonetische en begripsmatige vergelijking van het aangevraagde merk met het oudere gemeenschapsmerk. In punt 61 van het bestreden arrest is het Gerecht tot de slotsom gekomen dat ‘[i]n het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, die wordt gekenmerkt door het ontbreken van visuele overeenstemming en door de beperkte fonetische en begripsmatige overeenstemming, […] in casu de vaststelling [volstaat] dat de kamer van beroep op goede gronden heeft gesteld dat er geen gevaar voor verwarring van de litigieuze tekens bestond, daar het relevante publiek het aangevraagde merk niet zal verwarren met dat van verzoekster. Op dit punt dient te worden opgemerkt dat de generieke betekenis die door het publiek aan het teken F1 wordt toegeschreven, verzekert dat dit publiek zal begrijpen dat het aangevraagde merk op de formule 1 betrekking heeft, maar wegens de volledig andere opbouw geen verband zal leggen met de activiteiten van verzoekster.’

Met haar tweede middel voerde rekwirante voor het Gerecht schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 aan.

Alvorens dit middel af te wijzen, heeft het Gerecht in punt 67 van het bestreden arrest gesteld:

In hogere voorziening verzoekt Formula One Licensing het Hof, het bestreden arrest te vernietigen, haar vordering strekkende tot vernietiging van de litigieuze beslissing toe te wijzen of, subsidiair, de zaak naar het Gerecht te verwijzen voor een nieuwe behandeling, en het BHIM en Global Sports Media te verwijzen in de kosten, met inbegrip van de kosten van de procedure in eerste aanleg.

Het BHIM verzoekt het Hof, de hogere voorziening af te wijzen en rekwirante te verwijzen in de kosten.

Global Sports Media verzoekt het Hof, de hogere voorziening af te wijzen en rekwirante te verwijzen in de kosten.

Formula One Licensing onderbouwt haar hogere voorziening met drie middelen.

Het eerste middel, volgens hetwelk artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 is geschonden wat het onderscheidend vermogen van het element ‘F1’ betreft, bevat vier onderdelen. Deze onderdelen betreffen respectievelijk het ontbreken van een verwijzing naar de concrete waren en diensten, een onjuiste opvatting van de feiten inzake het element ‘F1’ en de uitdrukking ‘formule 1’, de niet-erkenning van de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik als onderdeel van een ingeschreven gemeenschapsmerk en, ten slotte, het onrechtmatig ontnemen van bescherming aan een ouder merk.

Het tweede en het derde middel betreffen enerzijds schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 door een onjuiste beoordeling van het verwarringsgevaar, en anderzijds schending van artikel 8, lid 5, van deze verordening.

Het vierde onderdeel van het eerste middel dient eerst te worden onderzocht.