HvJ EU, 22-09-2011, nr. C-323/09

Of de herkomstaanduidingsfunctie van een merk al dan niet wordt aangetast wanneer op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan een merk een advertentie van een derde, zoals een concurrent van de houder van dat merk, aan internetgebruikers wordt getoond, hangt in het bijzonder af van de wijze waarop deze advertentie wordt gepresenteerd. Van afbreuk aan deze functie van het merk is sprake wanneer de advertentie het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde (reeds aangehaalde arresten Google France en Google, punten 83 en 84, en Portakabin, punt 34). In een dergelijke situatie, waarbij de advertentie overigens meteen verschijnt nadat het merk als zoekwoord is ingevoerd en wordt weergegeven wanneer het merk, als zoekwoord, ook nog op het scherm staat, kan de internetgebruiker zich immers vergissen omtrent de herkomst van de waren of diensten (arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 85).

Wanneer de advertentie van de derde de indruk wekt dat er tussen deze derde en de merkhouder een economische band bestaat, moet worden geoordeeld dat de herkomstaanduidingsfunctie van dat merk is aangetast. Ook wanneer de advertentie weliswaar niet de indruk wekt dat er een economische band bestaat, maar wel zo vaag blijft over de herkomst van de betrokken waren of diensten dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de advertentielink en de daaraan gekoppelde reclameboodschap niet kan weten of de adverteerder een derde is ten opzichte van de merkhouder dan wel, integendeel, een economische band met hem heeft, moet worden geconcludeerd dat afbreuk aan deze functie van het merk wordt gedaan (reeds aangehaalde arresten Google France en Google, punten 89 en 90, en Portakabin, punt 35).

Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of de feiten van het hoofdgeding de herkomstaanduidingsfunctie zoals deze in de vorige punten is beschreven, aantasten of kunnen aantasten (zie, naar analogie, arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 88).

Irrelevant voor deze beoordeling is de in de vierde vraag, sub b, genoemde omstandigheid dat de exploitant van de zoekmachine niet toestaat dat de merkhouder zich verzet tegen de keuze van een aan zijn merk gelijk teken als trefwoord. Zoals de advocaat-generaal in punt 40 van zijn conclusie heeft opgemerkt, zou alleen de omgekeerde situatie, waarin de aanbieder van de advertentieverwijzingsdienst merkhouders de mogelijkheid daartoe biedt, rechtsgevolgen kunnen hebben. Indien de betrokken merkhouders zich er niet tegen verzetten dat met hun merken gelijke tekens als trefwoorden worden geselecteerd, zou dit in sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden als stilzwijgende toestemming van deze merkhouders kunnen worden gekwalificeerd. Dat in het hoofdgeding noch toelating aan de betrokken merkhouder is gevraagd, noch door hem toelating is verleend, bevestigt evenwel juist dat het met zijn merk overeenkomende teken zonder zijn toestemming is gebruikt.

Een omstandigheid zoals die welke in de vierde vraag, sub a, wordt beschreven, kan daarentegen voor de toepassing van de in de artikelen 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 geformuleerde regel wél van belang zijn.

Indien immers uit de door de verwijzende rechter verrichte feitelijke vaststellingen zou blijken dat de reclameboodschap van M & S die in antwoord op de met het woord ‘Interflora’ door internetgebruikers verrichte zoekopdracht wordt weergegeven, deze gebruikers kan doen geloven dat de door M & S aangeboden bloemenbezorgingsdienst tot het commerciële netwerk van Interflora behoort, moet worden geconcludeerd dat op basis van deze reclameboodschap niet kan worden uitgemaakt of M & S ten opzichte van de merkhouder een derde is, dan wel, integendeel, economisch met hem verbonden is. In dat geval wordt de herkomstaanduidingsfunctie van het merk INTERFLORA aangetast.

Zoals in punt 44 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, bestaat in die context het relevante publiek uit normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruikers. Het feit dat sommige internetgebruikers er zich mogelijkerwijs niet goed van bewust waren dat de door M & S verstrekte dienst los staat van die van Interflora, volstaat dan ook niet om van aantasting van de herkomstaanduidingsfunctie te kunnen gewagen.

Bij het onderzoek van de feiten waartoe de verwijzende rechter dient over te gaan, kan deze om te beginnen nagaan of de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de algemeen bekende kenmerken van de markt wordt geacht op de hoogte te zijn van het feit dat de bloemenbezorgingsdienst van M & S geen deel uitmaakt van het netwerk van Interflora maar daarmee integendeel in een concurrentieverhouding staat, en vervolgens, indien zou blijken dat deze algemene marktkennis ontbreekt, of die internetgebruiker uit de advertentie kon afleiden dat die dienst niet tot dat netwerk behoort.

De verwijzende rechter kan daarbij inzonderheid rekening houden met de omstandigheid dat in casu het commerciële netwerk van de merkhouder bestaat uit een groot aantal detailhandelaren die ten opzichte van elkaar aanzienlijk verschillen, wat hun omvang en commercieel profiel betreft. In die omstandigheden kan het voor de internetgebruiker immers bijzonder moeilijk zijn om — bij gebreke van enige aanduiding door de adverteerder — te weten of de reclame die wordt weergegeven in antwoord op een zoekopdracht waarbij dit merk als zoekterm is gebruikt, al dan niet van dat netwerk deel uitmaakt.

Rekening houdend met deze omstandigheid en met alle andere factoren die volgens hem relevant zijn, zal de verwijzende rechter, indien de in punt 51 van het onderhavige arrest genoemde algemene marktkennis ontbreekt, moeten beoordelen of het gebruik van bewoordingen zoals ‘M & S Flowers’ in een advertentie zoals die welke in punt 19 van het onderhavige arrest is weergegeven, al dan niet volstaat om de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker die zoektermen met daarin het woord ‘Interflora’ heeft ingevoerd, duidelijk te maken dat de aangeboden bloemenbezorgingsdienst niet van Interflora afkomstig is.

Met betrekking tot de reclamefunctie heeft het Hof reeds kunnen vaststellen dat het gebruik van een teken dat gelijk is aan een merk van een ander in het kader van een advertentieverwijzingsdienst als ‘Adwords’, deze functie van het merk niet aantast (reeds aangehaald arrest Google France en Google, punt 98, en BergSpechte, punt 33).

Stellig kan dit gebruik een impact hebben op het gebruik dat de houder van een woordmerk voor reclamedoeleinden van zijn merk maakt.

Met name wanneer laatstgenoemde merkhouder zijn eigen merk als trefwoord bij de verlener van de advertentieverwijzingsdienst registreert, zodat in het veld ‘gesponsorde links’ een advertentie verschijnt, zal hij soms — ingeval zijn merk ook door een concurrent als trefwoord is geselecteerd — bereid moeten zijn een hogere prijs per klik dan deze laatste te betalen, indien hij wenst dat zijn advertentie boven die van deze concurrent verschijnt (zie arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 94).

Het enkele feit dat het gebruik door een derde van een aan een merk gelijk teken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, de houder van dit merk verplicht om grotere reclame-inspanningen te leveren om de bekendheid van dit merk bij de consument te behouden of te verhogen, volstaat hoe dan ook op zich niet om te concluderen dat afbreuk aan de reclamefunctie van dat merk wordt gedaan. In dit verband dient te worden benadrukt dat het merk weliswaar een essentieel onderdeel vormt van het stelsel van onvervalste mededinging dat het recht van de Unie tot stand wil brengen (zie onder meer arrest van 23 april 2009, Copad, C-59/08, Jurispr. blz. I-3421, punt 22), maar dat het de merkhouder niet beoogt te beschermen tegen praktijken die inherent zijn aan de vrije mededinging.

Reclame op internet op basis van trefwoorden die overeenkomen met merken, vormt een dergelijke praktijk, aangezien deze reclame er in de regel louter toe strekt, internetgebruikers een alternatief voor de waren of diensten van de houders van die merken te bieden (zie dienaangaande arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 69).

De selectie van een teken dat gelijk is aan een merk van een ander in het kader van een advertentieverwijzingsdienst zoals ‘Adwords’, leidt er overigens niet toe dat de houder van dit merk zijn merk niet meer doeltreffend kan gebruiken om de consument te informeren en te overtuigen (zie in dit verband arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punten 96 en 97).

Naast zijn functie van herkomstaanduiding en — in voorkomend geval — zijn reclamefunctie kan een merk door de merkhouder eveneens worden gebruikt ter verwerving of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden.

Ook al kan deze functie van het merk, de zogenoemde ‘investeringsfunctie’, de reclamefunctie enigszins overlappen, verschilt ze niettemin daarvan. Het gebruik van het merk ter verwerving of behoud van een reputatie geschiedt immers niet enkel via reclame, maar ook via diverse commerciële technieken.

Wanneer een derde, zoals een concurrent van de houder van het merk, een aan dit merk gelijk teken gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, het gebruik door die houder van zijn merk ter verwerving of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, aanzienlijk stoort, moet worden geoordeeld dat dit gebruik de investeringsfunctie van het merk aantast. De betrokken merkhouder kan een dergelijk gebruik dan ook verbieden krachtens artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 of, ingeval het een gemeenschapsmerk betreft, artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94.

In een situatie waarin het merk reeds een dergelijke reputatie geniet, wordt de investeringsfunctie aangetast wanneer het gebruik dat de derde van een aan dit merk gelijk teken maakt voor dezelfde waren en diensten, afbreuk doet aan deze reputatie en derhalve het behoud ervan in gevaar brengt. Aldus heeft het Hof reeds geoordeeld dat de houder van een merk zich krachtens het daarbij aan hem verleende uitsluitende recht tegen een dergelijk gebruik kan verzetten (zie arrest van 12 juli 2011, L'Oréal e.a., C-324/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 83).

Daarentegen kan niet worden aanvaard dat de houder van een merk zich ertegen verzet dat een concurrent, in omstandigheden van eerlijke mededinging en met eerbiediging van de herkomstaanduidingsfunctie van het merk, een aan dit merk gelijk teken gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, indien dat gebruik er enkel toe leidt dat de houder van dit merk zijn inspanningen ter verkrijging of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, dient op te voeren. Evenmin kan de merkhouder zich met succes beroepen op de omstandigheid dat voornoemd gebruik een aantal consumenten er mogelijkerwijs toe brengt de waren of diensten waarop dit merk is aangebracht, links te laten liggen.

Op basis van deze overwegingen dient de verwijzende rechter te verifiëren of het gebruik door M & S van het teken dat identiek is aan het merk INTERFLORA, het behoud door Interflora van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan haar kan binden, in gevaar brengt.

Bijgevolg dient op de eerste, de tweede en de derde vraag, sub a, alsook op de vierde vraag te worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 aldus moeten worden uitgelegd dat een merkhouder een concurrent kan verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan dit merk en dat deze concurrent zonder toestemming van die merkhouder heeft geselecteerd in het kader van een advertentieverwijzingsdienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, wanneer dit gebruik een van de functies van het merk kan aantasten. Een dergelijk gebruik:

Zoals de advocaat-generaal in punt 80 van zijn conclusie heeft uiteengezet, wordt afbreuk aan het onderscheidend vermogen van een bekend merk gedaan, wanneer het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk het onderscheidend vermogen daarvan kan verzwakken door het minder geschikt te maken om de waren en diensten van de houder van dit merk te onderscheiden van die met een andere herkomst. Aan het slot van het proces van verwatering is het merk niet meer in staat bij de consument een rechtstreekse associatie met een specifieke commerciële herkomst op te roepen.

Om de houder van het bekende merk doeltreffend tegen dit type afbreuk te beschermen, moeten artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 aldus worden uitgelegd dat die merkhouder elk gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk waardoor het onderscheidend vermogen van dit merk wordt verzwakt, kan verbieden, zonder dat hij het einde van het proces van verwatering, te weten het volledige verlies van het onderscheidend vermogen van het merk, hoeft af te wachten.

Ter onderbouwing van haar stelling dat afbreuk aan het onderscheidend vermogen van haar merk is gedaan, betoogt Interflora dat het gebruik door M & S en door andere ondernemingen van het woord ‘Interflora’ in het kader van een advertentieverwijzingsdienst zoals die welke aan de orde is in het hoofdgeding, er geleidelijk toe leidt dat de internetgebruikers kunnen geloven dat dit merk geen merk is dat de bloemenbezorgingsdienst aanduidt die door de tot het netwerk van Interflora behorende bloemisten wordt verstrekt, maar een algemene term ter aanduiding van alle bloemenbezorgingsdiensten vormt.

Het is juist dat het gebruik door een derde in het economisch verkeer van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk, het onderscheidend vermogen van dit merk vermindert en dus afbreuk aan het onderscheidend vermogen van dit merk in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 of, in geval van een gemeenschapsmerk, in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 doet, wanneer het ertoe bijdraagt dat dit merk tot een algemene term verwordt.

Anders dan Interflora stelt, draagt de selectie als trefwoord — in het kader van een advertentieverwijzingsdienst op internet — van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk, niet noodzakelijkerwijs tot een dergelijke ontwikkeling bij.

Wanneer door het gebruik als trefwoord van een teken dat met een bekend merk overeenstemt, reclame wordt getoond op basis waarvan de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker kan uitmaken dat de aangeboden waren of diensten niet van de houder van het bekende merk maar integendeel van een concurrent van deze laatste afkomstig zijn, dient derhalve te worden geconcludeerd dat het onderscheidend vermogen van dit merk door dat gebruik niet wordt aangetast, aangezien dat gebruik er enkel toe strekt, de aandacht van de internetgebruiker te vestigen op het feit dat er alternatieven bestaan voor de waren of diensten van de houder van dit merk.

Hieruit volgt dat indien de verwijzende rechter concludeert dat de reclameboodschap die verschijnt doordat M & S een teken gebruikt dat gelijk is aan het merk INTERFLORA, de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker in staat stelt te begrijpen dat de door M & S aangeprezen dienst los staat van die van Interflora, laatstgenoemde onderneming niet dienstig onder verwijzing naar de bepalingen van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 kan aanvoeren dat dit gebruik ertoe bijdraagt dat haar merk tot een algemene term verwordt.

Indien de verwijzende rechter daarentegen concludeert dat de reclame die verschijnt nadat een aan het merk INTERFLORA gelijk teken is gebruikt, de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker niet in staat stelt te bepalen dat de door M & S aangeprezen dienst los staat van die van Interflora en deze laatste erop staat dat de verwijzende rechter niet alleen oordeelt dat de herkomstaanduidingsfunctie van dit merk is aangetast, maar ook vaststelt dat M & S tevens afbreuk aan het onderscheidend vermogen van dit merk heeft gedaan door ertoe bij te dragen dat dit merk tot een algemene term verwordt, dient deze rechter op basis van alle aan hem voorgelegde gegevens uit te maken of de selectie van met het merk INTERFLORA overeenkomende tekens als trefwoorden op internet een zodanige impact op de markt van de bloemenbezorgingsdiensten heeft gehad dat het woord ‘Interflora’ voor de consument geleidelijk de term ter aanduiding van alle bloemenbezorgingsdiensten is geworden.

Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, beoogt een adverteerder die in het kader van een advertentieverwijzingsdienst op internet een aan een merk van een ander gelijk teken als trefwoord heeft geselecteerd, dat internetgebruikers die dit woord als zoekwoord invoeren, niet alleen op de getoonde links van de houder van dit merk klikken, maar ook op de advertentielink van die adverteerder (arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 67).

Dat een merk een reputatie geniet, vergroot eveneens de kans dat een groot aantal internetgebruikers voor hun zoekopdracht op internet de naam van dit merk als trefwoord zullen gebruiken om inlichtingen of aanbiedingen betreffende de waren of diensten van dit merk te vinden.

Zoals de advocaat-generaal in punt 96 van zijn conclusie heeft opgemerkt, kan in die omstandigheden niet worden betwist dat wanneer de concurrent van de houder van een merk dat een reputatie geniet, dit merk in het kader van een advertentieverwijzingsdienst op internet als trefwoord selecteert, hij er met dit gebruik naar streeft profijt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk te trekken. Bedoelde selectie kan immers aanleiding geven tot een situatie waarin — wellicht een groot aantal — consumenten die een zoekactie op internet verrichten om op basis van dat trefwoord waren of diensten van het bekende merk te vinden, op hun scherm de advertentie van die concurrent zullen zien verschijnen.

Voorts kan niet worden betwist dat wanneer internetgebruikers na lezing van de advertentie van deze concurrent de door deze laatste aangeboden waar of dienst kopen in plaats van die van de houder van het merk waarop hun zoekactie aanvankelijk betrekking had, die concurrent een reëel voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dit merk haalt.

Bovendien staat vast dat een adverteerder die in het kader van een advertentieverwijzingsdienst tekens selecteert die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de merken van een ander, in de regel geen vergoeding voor dit gebruik aan de houders van die merken betaalt.

Uit hetgeen aldus kenmerkend is voor de selectie van met bekende merken van derden overeenstemmende tekens als trefwoorden op internet volgt dat een dergelijke selectie — wanneer een ‘geldige reden’ in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 ontbreekt — kan worden beschouwd als gebruik waarmee de adverteerder in het kielzog van een bekend merk probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren, alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de merkhouder heeft gedaan om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden. Indien dat het geval is, moet het op die manier behaalde voordeel als ongerechtvaardigd worden aangemerkt (zie dienaangaande arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 49).

Zoals het Hof reeds heeft gepreciseerd, kan een dergelijke conclusie zich met name opdringen in gevallen waarin internetadverteerders door middel van het gebruik van trefwoorden die met bekende merken overeenkomen, waren te koop aanbieden die imitaties van de waren van de houder van die merken zijn (arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punten 102 en 103).

Wanneer de reclameboodschap die via een met een bekend merk overeenkomend trefwoord op internet verschijnt daarentegen een alternatief voor de waren of diensten van de houder van het bekende merk voorstelt, zonder dat daarin een loutere imitatie van de waren of diensten van dit merk wordt aangeboden, zonder dat dit tot een verwatering of een afbreken daarvan leidt en zonder dat de functies van dit merk anderszins worden aangetast, moet worden geconcludeerd dat een dergelijk gebruik in beginsel onder een gezonde en eerlijke mededinging in de sector van de betrokken waren en diensten valt en dus wordt verricht met een ‘geldige reden’ in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

Het staat aan de verwijzende rechter om met inaanmerkingneming van de voorgaande uitlegging te beoordelen of de feiten in het hoofdgeding dienen te worden aangemerkt als gebruik van het teken zonder geldige reden waarmee ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk INTERFLORA wordt getrokken.

Uit een en ander volgt dat op de derde vraag, sub b, moet worden geantwoord dat artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 aldus moeten worden uitgelegd dat de houder van een bekend merk een concurrent kan verbieden om reclame te maken op basis van een trefwoord dat overeenkomt met dit merk en dat deze concurrent zonder toestemming van die merkhouder heeft geselecteerd in het kader van een advertentieverwijzingsdienst op internet, wanneer die concurrent daarmee ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk trekt (aanhaken), dan wel die reclame afbreuk aan dat onderscheidend vermogen (verwatering) of aan die reputatie (afbreken) doet.

Reclame op basis van een dergelijk trefwoord doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het bekende merk (verwatering), indien deze reclame er met name toe bijdraagt dat dit merk tot een algemene term verwordt.

De houder van een bekend merk kan daarentegen met name niet verbieden dat concurrenten op basis van trefwoorden die overeenkomen met dit merk reclame laten verschijnen waarin een alternatief voor de waren of diensten van de houder van dit merk wordt voorgesteld, zonder dat daarin een loutere imitatie van de waren of diensten van de houder van dit merk wordt aangeboden, zonder dat deze reclame tot een verwatering of een afbreken daarvan leidt en zonder dat de functies van het bekende merk anderszins worden aangetast.