Hof 's-Hertogenbosch, 22-09-2015, nr. HD 200.100.036, 01

Het hof verwijst naar en volhardt bij de beide tussenarresten.

Aspo is (bewijsopdracht onderdeel A) toegelaten tot het bewijs dat, indien zij zou worden belast met het bewijs dat alle voorwaarden voor uitputting van het merkrecht zijn vervuld – in concreto (bewijsonderdeel C): indien zij zou moeten bewijzen dat de in beslag genomen goederen door Converse of met haar toestemming, onder het merk van Converse, in de EG of de EER in het verkeer waren gebracht – er bij het door Converse in stand gehouden distributiestelsel een concreet en reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, dan wel dat dit distributiestelsel zoals dit door Converse wordt gehanteerd dusdanig is ingericht dat daaruit voortvloeit dat er een concreet en reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd.

Positie van Dieseel

Converse heeft een ondernemingsrechtelijk gebrek in de organisatie van Dieseel gesignaleerd nu de personen die tot het ondernemingsbestuur of de “statutory auditors” per april en/of september 2014 (de datum is niet nader gespecificeerd) hun functies hebben neergelegd. Daartoe heeft zij overgelegd een (vertaling van een) uittreksel uit het Handelsregister van het Kanton Zürich van 12 februari 2015, waaruit blijkt dat de laatste wijziging dateert van 1 september 2014, gepubliceerd op 4 september 2014.In dat verband plaatst Converse vraagtekens bij de proceshandelingen welke na augustus 2014 door de advocaat van Dieseel zijn verricht. Converse heeft het hof verzocht om mr. Van Roeyen te bevelen partijen op de voet van artikel 22 Rv nader in te lichten.Dieseel zal in de gelegenheid worden gesteld op een en ander in te gaan. Daarna zal het hof, indien nodig, beslissen op een eventueel – niet aan mr. Van Roeyen, doch aan Dieseel te geven – bevel.

Aspo heeft, na vier getuigen te hebben aangezegd, uiteindelijk enkel de heer [getuige 1] als getuige doen horen.

Getuige [getuige 1] .

[getuige 1] heeft eerst een schriftelijke verklaring afgelegd, welke als prod. 5 bij akte van Dieseel van 3 juli 2013 in het geding is gebracht.[getuige 1] heeft op 16 september 2014 als getuige een verklaring ten overstaan van het hof afgelegd.Tenslotte heeft [getuige 1] een nadere schriftelijke verklaring afgelegd, gedagtekend op 30 januari 2015, door Dieseel in het geding gebracht bij memorie na enquête.

Wat de positie van [getuige 1] betreft:Blijkens zijn eerdere schriftelijke verklaring was hij in de jaren 90 als algemeen vertegenwoordiger/licentienemer – kennelijk: van Converse - voor Oostenrijk actief.Als getuige verklaarde hij in het verleden werkzaam te zijn geweest bij Dieseel.Volgens Converse in haar memorie na enquête was [getuige 1] in het verleden de directeur van Dieseel.In een brief van de advocaat van Dieseel van 4 juni 2013 – waarbij uitstel van het pleidooi werd verzocht – werd [getuige 1] aangeduid als “eigenaar” van Dieseel, en in een brief van 6 december 2012 als “bestuurder en eigenaar”.Volgens Converse dient de verklaring van [getuige 1] als een partijgetuigeverklaring te worden behandeld.

Er zijn geen aanwijzingen voorhanden dat [getuige 1] thans nog eigenaar en/of bestuurder van Dieseel is.In de eerste plaats dient erop te worden gewezen dat [getuige 1] ernstig ziek is of is geweest; dat hij zijn functie in het bedrijf heeft neergelegd is niet onaannemelijk. Voorts stelt hijzelf dat hij in het verleden bij Dieseel werkzaam is geweest en stelt Converse dat [getuige 1] in het verleden bestuurder is geweest. Daarin ligt besloten dat hij op het moment van het afleggen van zijn verklaring geen bestuurder van Dieseel meer was.Mitsdien kan ervan uit worden gegaan dat [getuige 1] per datum van het getuigenverhoor geen enkele formele functie binnen Dieseel meer had. Of en in hoeverre hij nog aandeelhouder was blijkt uit dit alles niet.Gelet hierop was [getuige 1] niet aan te merken als partijgetuige in de zin van art. 164 Rv.Dat neemt overigens niet weg dat bij de waardering van zijn verklaring rekening gehouden dient te worden met zijn nauwe betrokkenheid bij Dieseel en zijn mogelijke belang bij de afloop van de procedure.

De omstandigheid dat Dieseel mogelijk per 1 september 2014 geen bestuur meer had en/of dat de positie van de advocaat van Dieseel sedertdien niet zonder meer duidelijk was betekent dit niet dat de antwoorden die door [getuige 1] zijn gegeven op vragen die door de genoemde advocaat zijn gesteld, buiten beschouwing zouden moeten blijven. De bewijsopdracht is gegeven aan Aspo en alles wat [getuige 1] heeft verklaard, op wiens vragen dan ook, kan worden meegewogen.

Converse heeft bezwaar gemaakt tegen de door Dieseel bij memorie na enquête in het geding gebrachte nadere schriftelijke verklaring van [getuige 1] .

In die verklaring gaat [getuige 1] in op de nadere door Aspo in het geding gebrachte uitspraken van Franse appelrechters. Voorts was het Aspo, niet Dieseel, die [getuige 1] als getuige naar voren had gebracht. Bij die stand van zaken zal het hof deze verklaring niet bij voorbaat geheel buiten beschouwing laten.

In het licht van het tussenarrest, tegen de achtergrond van het Van Doren-Lifestyle-arrest, is van belang hoe Converse haar distributiestelsel heeft ingericht, dan wel feitelijk hanteert.

In haar memorie na enquête stelt Converse dat in de bewijsopdracht ligt besloten dat het bij de toets gaat om een beoordeling naar de huidige stand van zaken, derhalve ex nunc.Deze kwestie was voorafgaande aan het tussenarrest in het geheel niet tussen partijen in geschil. Het hof heeft dan ook met de wijze waarop het zijn overwegingen op dit onderdeel heeft geformuleerd, impliciet noch expliciet enige uitspraak gedaan omtrent de vraag of de toets ex nunc dan wel ex tunc moet worden aangelegd en kan daar dus in voorkomend geval op terug komen.

Het door Converse gestelde noopt het hof er evenwel toe thans dienaangaande wel een uitdrukkelijk oordeel te vellen.

In haar memorie na enquête onder randnummer 4.3 wijst Converse op de ratio voor de omkering van de bewijslast. Zij stelt dat die omkering geen straf is voor feiten die zich in het verleden kunnen hebben gedaan en ook niet dient ter bescherming van bronnen, en pas aan de orde komt als dat nodig is om te voorkomen dat de merkhouder met de informatie die hij anders (dat wil zeggen: zonder omkering van de bewijslast; hof) zou verkrijgen doordat de aangesproken partij aan de bewijslast (namelijk dat alle voorwaarden voor uitputting van het merkenrecht zijn vervuld; hof), de markten kan afschermen en het gevaar van het voortbestaan van prijsverschillen tussen de lidstaten aanwezig is. Het hof onderschrijft dit standpunt. Terecht stelt Converse dat niet bescherming van de bron, doch de vraag of gevaar voor marktafscherming bestaat met prijsverschillen tussen de lidstaten als gevolg, cruciaal is.

Ook in het genoemde arrest Van Doren-Lifestyle ging het uiteindelijk om de bezwaren van bewijslevering in, en dus ten tijde van, de procedure. Naar Duits recht is – evenals naar Nederlands recht – een beroep op uitputting een verweermiddel dat door de aangesproken persoon gesteld en bewezen moest worden, naar zijn aard in en tijdens de procedure. De overwegingen van het HvJEU zagen erop of die bewijslevering tot het gevaar voor marktafscherming kon leiden. Daarbij gaat het naar zijn aard om het gevaar voor marktafscherming op het moment van bewijslevering.

Bij dit alles dient wel bedacht te worden dat het in de praktijk vrijwel nooit doenlijk zal zijn om te bewijzen dat op het moment van bewijslevering de aangesproken partij bewijst dat de merkhouder zich gedraagt op een wijze welke nog steeds het gevaar voor marktafscherming in zich houdt. Doch als er aanwijzingen zijn dat zij dat in recentere jaren is blijven doen kan dat voldoende aanwijzing zijn dat zij dit nog steeds doet. Immers, een haar verweten gedrag kan in de praktijk veelal enkel worden bewezen door het bewijs van haar gedrag in het recente verleden, zeker als daar een patroon of een zekere mate van continuïteit in zit.Converse heeft gesteld (mem. na enq. sub 5.9) dat zij in 2003 is overgenomen door Nike en dat haar organisatie vandaag de dag – het hof begrijpt: sedert de overname door Nike – een totaal andere is dan in 1992. Onder 6.5 stelt zij dat het distributiesysteem zoals Converse dat voert/voerde, open is en was. Het hof begrijpt hieruit dat Converse bedoelt te stellen dat dit in elk geval vanaf 2003 het geval was (zonder zich erover uit te laten of dat voordien anders was).

Tegen de achtergrond van het voorgaande is het hof van oordeel dat Aspo in haar bewijs is geslaagd als zij erin is geslaagd te bewijzen dat Converse in de ruwweg 5 jaren voorafgaand aan het getuigenverhoor – zeg: vanaf 1 januari 2010 – haar distributiestelsel dusdanig had ingericht, dan wel dusdanig hanteerde, dat er een concreet en reëel gevaar bestond (en dus bestaat) dat nationale markten binnen de EU of de EER werden (en dus worden) afgeschermd. Het hof zal het bijgebrachte bewijs tegen die achtergrond bezien.

Converse heeft onder meer een uitspraak van het Tribunal de Grande Instance de Paris van 30 januari 2015 in het geding gebracht. Deze komt verderop aan de orde. Reeds op deze plaats signaleert het hof evenwel dat dit Tribunal op pag. 10 bovenaan overwoog:

« Le risque réel de cloisonnement du marché n’est pas celui du cloisonnement absolu résultant d’un réseau de distribution étanche, totalement illicite mais est celui d’un réseau de distribution qui, au vu de différents éléments de la cause, laisse supposer avec une certaine probabilité, qu’il est de nature à nuire à l’intégration des différents marchés nationaux, au sein du marché unique. »

Dit strookt met hetgeen het hof overwoog in r.o. 9.5.21 van het tussenarrest van 24 juni 2014 (“Uiteindelijk komt het aan op de vraag of in de concrete omstandigheden van het geval de kenmerken van het in het geding zijnde distributiestelsel (dan wel de wijze waarop dit stelsel concreet wordt gehanteerd) de conclusie rechtvaardigen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd”). Hard bewijs van illegale marktafscherming zal in veel gevallen niet dan wel slechts zeer moeizaam kunnen worden verkregen. Aan de hand van de aanwijzingen en omstandigheden van het geval dient daarom een inschatting te worden gemaakt in hoeverre er een reëel gevaar voor marktafscherming bestaat.

Aspo heeft met haar memorie na enquête 21 producties in het geding gebracht. Bij brief van 10 februari 2015 maakte Converse daartegen bezwaar en dat bezwaar heeft zij in haar antwoordmemorie na enquête herhaald en gehandhaafd.

In de memorie van grieven in het principaal appel van Converse lag de nadruk op de door haar gestelde namaak en de inbreuk op haar merkrecht door het verhandelen van (inbreukmakende) schoenen zonder haar toestemming; ook het arrest Van Doren-Lifestyle kwam daarbij aan de orde. Volgens Converse dient Aspo/Dieseel de uitputting cfm art. 2:23 lid 3 BVIE te bewijzen. Vanzelfsprekend kwam aldaar het – door Aspo te bewijzen - bevrijdend verweer dat als Aspo met dat bewijs zou worden belast, Converse vanwege het door deze in stand gehouden distributiestelsel de afscherming van nationale markt overeind zou kunnen houden, nog niet aan de orde.

In haar memorie van antwoord/grieven in het incidenteel appel besteedt Aspo weinig aandacht aan deze kwestie; dit bevrijdend verweer wordt nog niet expliciet verwoord.Dieseel voert dat verweer echter wel, uitdrukkelijk, in haar memorie van antwoord tevens houdende grieven in het incidenteel appel, sub 76.Vervolgens heeft het hof deze kwestie nadrukkelijk in zijn arrest van 24 juni 2014 naar voren gehaald als een van de voor deze zaak cruciale aspecten. Bij haar eerstvolgende memorie nadien heeft Aspo stukken in het geding gebracht die specifiek hierop zien.Dat is naar ’s hofs oordeel tijdig. Deze stukken kunnen dus in de beschouwingen worden betrokken, ook al dateren deze van jaren geleden.

Aspo heeft zich op de volgende bewijsmiddelen beroepen:

Bij de door Aspo overlegde e-mails gaat het om:

Converse heeft daar tegenover gesteld:

De waardering van de bewijsmiddelen.

Alvorens de diverse door elk van partijen als argumenten gepresenteerde uitspraken van Franse en Duitse rechters te bespreken signaleert het hof dat het in de meeste van die uitspraken telkens gaat om dezelfde bundel van e-mails welke hiervoor onder 12.7.1 is opgesomd. Daarbij valt op dat de e-mails die als prod. 43.2 tot en met 43.8 zijn overgelegd alle dateren uit een periode van 23 juli tot 21 augustus 2009, dus krap een maand.

Uit de te bespreken uitspraken van buitenlandse rechters blijkt dat deze op basis van dezelfde e-mails tot verschillende waarderingen komen. Sommige van deze rechters bespreken de e-mails meer gedetailleerd dan andere; daarbij speelt een rol dat – kennelijk – de stellingen van de door Converse aangesproken verweerders in de ene procedure meer uitgewerkt waren dan in de andere.Het hof dient echter op basis van het in déze zaak gepresenteerde bewijsmateriaal te oordelen of het bewijs door Aspo is geleverd. Daarbij is het hof niet gebonden aan het oordeel van de buitenlandse rechters op basis van, deels, hetzelfde bewijsmateriaal, doch vanzelfsprekend zal het hof het oordeel van die rechters wel mee kunnen wegen.

In de door Aspo overlegde Franse uitspraken wordt gerefereerd aan een rapport van het Duitse Bundeskartellamt van 20 juli 2011 dat zou hebben ingegrepen tegen de exclusieve Duitse distributeur die wederverkopers uit zijn eigen netwerk had gedreigd met vervolging in geval van niet-naleving van de adviesprijzen. Het hof begrijpt dat daarbij wordt gedoeld op een interview met [getuige 2] in de Sportswear International Events van 4 september 2009, overgelegd als prod. 49 door Aspo.Bedoeld rapport is echter in de onderhavige procedure niet overgelegd en niet eens als argument naar voren gebracht, anders dan door te verwijzen naar de beide Franse uitspraken. Dat is niet voldoende. Aspo dient in deze zaak bewijs bij te brengen.

Aspo heeft de navolgende uitspraken van Franse rechters in het geding gebracht.

Aspo heeft in het geding gebracht een uitspraak van het Cour d‘Appel de Rennes van 15 april 2014 plus een Nederlandse vertaling. Overigens wordt in die vertaling All Star CV ten onrechte geschaard onder de geïntimeerden, terwijl uit de oorspronkelijke Franse tekst blijkt dat All Star CV tussenkomende partij (kennelijk aan de zijde van Converse en Royer) was.

12.10.1.1. Dit Cour d’Appel komt wel tot de conclusie dat er sprake is van marktafscherming. Het wijst in de eerste plaats op de processuele stellingname van Converse, die toen kennelijk spaarzaam is geweest met het verstrekken van informatie. Voorts wijst het Cour d’Appel op een email van 7 augustus 2009, overeenkomende met prod. 43.7 van Aspo in de onderhavige procedure.

Aspo heeft voorts in het geding gebracht een uitspraak van het Cour d’Appel de Paris van 28 november 2014. Op pag. 12-13 zijn de meergenoemde emailberichten aan de orde gesteld. Converse heeft deels de echtheid daarvan betwist doch het Cour d’Appel heeft aan die e-mails toch gewicht toegekend, mede bij gebreke aan door Converse overgelegde distributieovereenkomsten. Voorts wijst dit Cour d’Appel op een auditrapport van Fomicron van 1991 waaruit blijkt dat een contract van Fomicron, exclusief licentieneemster voor Oostenrijk, in 1992 niet werd verlengd omdat zij Converseproducten in Duitsland had verkocht. Ook [getuige 1] had hierover verklaard; het hof komt hierop terug.

12.10.2.1. De door Converse overgelegde bewijzen van het tegendeel overtuigden het Cour d’Appel niet. Het ging daarbij volgens deze rechter om beperkte aantallen in het licht van de totale omzet (35 miljoen paar per jaar in Europa), niet eens allemaal betrekking hebbende op schoenen, en vooral tussen (exclusieve) distributeurs onderling.

12.10.2.1. Volgens het Cour d’Appel bestaat er een reëel risico op afscherming van de markt.

In de beide door Aspo overgelegde Franse uitspraken ligt, voor wat de onderhavige procedure aangaat, onvoldoende bewijs besloten. In de eerste plaats geldt dat die beslissingen kennelijk mede het gevolg zijn geweest van de wijze waarop Converse in die procedures had gehandeld met betrekking tot het verstrekken van gegevens: te weinig en/of te laat. In de procedure in Parijs was sprake van een gebeurtenis in 1992, maar dat is te lang geleden om te kunnen oordelen dat Converse ook na 2010 nog was doorgegaan met marktafschermende tactieken. Het hof stipte al aan dat de verwijzingen naar overwegingen van die rechters omtrent het rapport van het Bundeskartellamt Aspo in de thans aanhangige procedure niet kunnen baten. Voor het overige gaat het om waarderingen van de e-mails, tot welke waardering het hof zelfstandig dient over te gaan.

Converse heeft een aantal uitspraken van Duitse en Franse gerechten in het geding gebracht. Daarnaast heeft Converse zich beroepen op een aantal eerder in het geding gebrachte uitspraken van Duitse gerechten. Waar het evenwel Aspo is die het bewijs diende te leveren, behoeft het hof niet zeer gedetailleerd op de uitspraken waarop Converse zich beroept in te gaan. Het hof memoreerde reeds dat deze uitspraken voor een groot deel gebaseerd zijn op dezelfde mails als die welke in het onderhavige geding door Aspo aan haar standpunt ten grondslag zijn gelegd.

Het Landgericht Frankfurt am Main van 16 april 2014 achtte niet bewezen dat sprake was van een reëel gevaar voor marktafscherming. Dat oordeel baseerde zij onder meer op de constatering dat de e-mails van omstreeks 2 ½ jaar eerder dateerden dan de gepleegde inbreuk in 2011.

Zoals hiervoor onder r.o. 12.5 e.v. is overwogen gaat het echter om het gevaar zoals dat bestaat op het moment waarop bewijslevering wordt verlangd.

In de zaak welke leidde tot Landgericht Düsseldorf van 14 januari 2015 ging het om inbreuken in het najaar van 2010. Op blad 14 halverwege overweegt het Landgericht dat verweerders het gevaar voor marktafscherming onvoldoende hebben toegelicht. Weliswaar hebben zij gesteld dat Converse de importeurs verbiedt om goederen buiten het eigen gebied te verkopen, maar zij onderbouwt dat enkel door te verwijzen naar stellingen van derden in parallelle procedures. Dat stemt niet overeen met een goede procesorde. Een in algemene bewoordingen gestelde verwijzing naar stukken en verklaringen uit een andere procedure geldt niet als voldoende feitelijke onderbouwing, aangezien het niet tot de taak van het gerecht behoort om zelf uit de bijgevoegde stukken het bewijs af te leiden. Aldus het Landgericht.

12.11.3.1. Het hof is van oordeel dat ook de verwijzing naar deze uitspraak Converse niet kan baten, omdat in de onderhavige zaak Aspo juist wel naar specifieke bijlagen welke zij ook in deze zaak heeft overgelegd heeft verwezen.

Het Tribunal de Grande Instance de Paris oordeelde op 30 januari 2015. De alinea’s zijn niet genummerd en het hof beschikt enkel over een uitdraai van een elektronische versie op welke elektronische versie kennelijk geen paginanummers voorkomen. Mitsdien kan het hof enkel verwijzen naar de paginanummers op de uitdraai.

12.11.4.1. In die procedure hadden de verweerders, zie de weergave op pag. 11 halverwege, verwezen naar e-mails die als prod. 28 sub 63 tot en met 79 waren overgelegd. Deze zijn niet nader aangeduid maar strekten kennelijk ten betoge dat daaruit zou blijken dat verkoop door licentiehouders buiten het eigen gebied niet toegestaan was. Het Tribunal overweegt vervolgens dat daartegenover Converse een grote hoeveelheid facturen en verklaringen van Converse-bestuurders van diverse vestigingen heeft overgelegd waaruit het tegendeel blijkt. Bewijs van marktafscherming is niet geleverd.

12.11.4.1. Het hof overweegt dat tegen de achtergrond van hetgeen het Tribunal hiervoor overwoog niet het bewijs is geleverd dat er geen marktafscherming plaatsvindt, nu de Nederlandse rechter zelf op basis van het hier gepresenteerde feitenmateriaal tot een oordeel dient te komen. De uitspraak van het Tribunal illustreert hooguit dat het Tribunal geen bewijs aanwezig achtte dat er wel marktafscherming plaats vond.

Het Landgericht Düsseldorf deed ook op 4 februari 2015 uitspraak in een (andere) zaak.Het Landgericht oordeelde (pag. 20 onderaan) dat de verweerder onvoldoende concrete feiten had gesteld welke op zichzelf of in combinatie met andere feiten tot het gevaar voor marktafscherming zou leiden.

12.11.5.1. Ook in die zaak had de verweerder zich beroepen op de email van 6 februari 2007 (prod. 43.1 van Aspo) maar het LG wees erop dat volgens het Bundesgerichtshof het bij aanwijzingen van een verbod tot verkopen buiten het eigen gebied moet gaan om verklaringen van de licentiegever, niet om verklaringen van de licentienemer. Het hof komt daarop terug (r.o. 12.12).Voorts bleek hieruit niet van het ontstaan van prijsverschillen. Ook de emailcorrespondentie met diverse Europese wederverkopers bewees volgens het Landgericht niet dat er een exclusief distributiestelsel bestond. Het Landgericht kende geen gewicht toe aan de uitspraak van het Cour d’Appel de Paris. Ook in deze zaak wees het Landgericht erop dat Converse hier bewijzen tegenover had gesteld waaruit wel van verkopen buiten het eigen gebied bleek.De uitspraak is in betrekkelijk algemene bewoordingen gesteld en bevat weinig concreet feitenmateriaal waarbij het hof zou kunnen aanknopen.

Alles bijeen genomen bieden de vier door Converse overgelegde uitspraken onvoldoende bewijs voor de juistheid van de stelling dat er geen sprake was van marktafscherming, doch als gezegd rust de bewijslast op Aspo en aan deze uitspraken kan in elk geval geen bewijs ten gunste van Aspo worden ontleend.

Ook de eerder door Converse in het geding gebrachte uitspraken – zie haar memorie van antwoord na enquête sub 6.6 – behoeven daarom slechts korte bespreking.Het arrest van het Bundesgerichtshof van 15 maart 2012, Converse-Mawa, (prod. 33A mvg) is door het hof reeds aan de orde gesteld in r.o. 9.5.8 e.v. van het tussenarrest.Voor de uitspraak van het Hanseatisches Oberlandesgericht van 15 september 2011 geldt dat het verweer van de verweerder (Metro) dat er gevaar bestond voor marktafscherming werd verworpen omdat de verweerder geen gemotiveerd en deugdelijk onderbouwd verweer had gevoerd, “sondern lediglich pauschal [hat] behauptet” dat Converse een exclusief distributiesysteem (dat tot marktafscherming kon leiden) bezigde. In het thans voorliggende geval heeft Aspo zodanig verweer wel onderbouwd; of dat voldoende is komt verderop aan de orde.In de uitspraak van het Oberlandesgericht Stuttgart van 29 november 2012, akte van Converse d.d. 4 juli 2013, prod. 41, komt naar voren dat in die procedure de verweerders eveneens onvoldoende concrete gegevens naar voren hadden gebracht waaruit het reële gevaar voor marktafscherming blijkt. Dat laat onverlet dat zulks in de onderhavige zaak anders kan zijn.Dit geldt ook voor de uitspraak van het Landgericht Düsseldorf van 31 oktober 2012 (akte van Converse, prod. 42). (Ook) in die zaak wees het LG erop dat “die Beklagte … keine konkrete Tatsachen dar[legt], aus denen sich die Gefahr einer Marktabschottung ergeben könnte.” De verweerder had zijn standpunt op dit onderdeel dus onvoldoende onderbouwd, en dat ligt anders in het bij dit hof voorliggende geval.

Zoals hiervoor reeds aangestipt had het Landgericht Düsseldorf onder verwijzing naar een uitspraak van het Bundesgerichtshof geoordeeld dat het uiteindelijk ging om verklaringen van de licentiegeefster, Converse dus.Het hof herhaalt dat het voor de vraag of er een reëel gevaar van marktafscherming bestaat uiteindelijk erom gaat of Converse een distributiesysteem in stand houdt dat leidt tot (een reëel gevaar voor) marktafscherming, althans een distributiesysteem feitelijk hanteert dat tot zodanig gevaar leidt. Dat betekent dat het, uiteindelijk, moet gaan om beslissingen en uitlatingen van Converse. Dit laat onverlet dat niet uitgesloten is dat onder omstandigheden het bewijs daarvan ook ontleend kan worden aan uitlatingen van licentienemers.

Wat de e-mails betreft:

Een van de buitenlandse rechters kwalificeert de e-mails als “testaankopen” en het heeft er, gelet op de tekst van de e-mails, ook alle schijn van dat het de afzenders erom te doen is geweest, niet om daadwerkelijk aankopen te doen, maar om bewijs te vergaren dat de diverse Converse-vestigingen juist niet bereid waren om (op aanvraag, dus passief) buiten het eigen verbied te verkopen. In prod. 43.2 en 43.3 probeert de afzender duidelijk aan de geadresseerde een uitspraak te ontlokken dat verkoop verboden is. Opvallend is ook dat de vraagstelling in de eerste mails van [B.] (prod. 43.2 en 43.3) woordelijk gelijkluidend is aan de vraagstelling van [C.] (prods. 43.4 en 43.8). Het gaat kennelijk om een georkestreerde actie, gericht op het verzamelen van bewijs en niet om daadwerkelijke aankopen. Doch wat hier ook van zij (Converse heeft dit punt immers niet in haar stellingen betrokken), de e-mails leveren ook indien het niet louter om “testaankopen” zou gaan, niet het door Aspo bijeen te brengen bewijs op. Het hof bespreekt dit hierna. Ten slotte kan niet onvermeld blijven dat in al de genoemde procedures de verweerders tegen de aanspraken van Converse blijkbaar niet meer aan bewijzen hebben weten te produceren dan deze bundel van e-mails, een uit 2007 en zeven uit de zomer van 2009.

Het hof gaat over tot een nadere beoordeling van de diverse hiervoor reeds aangeduide e-mails.

Prod. 43.1: de emailwisseling van 5/6 februari 2007 van [X.] , Italië, en Converse D.A.CH.De afzender van de eerste mail is [X.] , doch niet duidelijk is wie de geadresseerde is. Enkel wordt gemeld: “info”. Het hof acht van algemene bekendheid dat een gebruikelijk e-mailadres voor een algemeen loket van een willekeurig bedrijf luidt: “info@naam.**”; mogelijk is deze mail dus verzonden naar “info@converse.de”. De aanhef luidt: Ciao Converse Germany.De antwoordmail wordt ondertekend met “Converse Germany, Austria and Switzerland” zonder dat de naam van enig natuurlijk persoon wordt genoemd; in het hoofd van de antwoordmail wordt geen afzender genoemd.Aldus bestaan zoveel onduidelijkheden omtrent de identiteit van het contact aan de zijde van de geadresseerde, dat – wat er ook zij van de inhoud van de mail – hieruit niet het bewijs kan worden afgeleid dat Converse aan de licentienemers ook passieve verkopen buiten het eigen gebied verbood.

Prod. 43.2: Het betreft een eerste mail van 31 juli 2009 van [Y.] , gericht aan info@converse.it. Het antwoord komt van [vertegenwoordiger Converse Italia] van Converse Italia die schrijft dat zij licentieneemster is voor de Italiaanse markt en niet buiten het eigen gebied kan verkopen en dat hun organisatie daarop niet is ingericht. [B.] reageert met de opmerking dat hij het probleem niet begrijpt, en hij vraagt of het zo is dat het Converse Italia niet toegestaan is hem producten te verkopen. Daarop reageert [vertegenwoordiger Converse Italia] met de opmerking dat zij enkel aan Italiaanse klanten en binnen het Italiaanse gebied kunnen verkopen.Daargelaten wat de exacte positie van [vertegenwoordiger Converse Italia] is, blijkt uit haar beantwoording dat zij zich op de vlakte houdt ten aanzien van de vraag of verkoop buiten Italië al dan niet is toegestaan.Bewijs voor een door Converse opgelegd verbod valt hieraan dan ook niet te ontlenen, ondanks de poging van [B.] om [vertegenwoordiger Converse Italia] een uitspraak te ontlokken.

Prod. 43.3: De eerste mail is van 12 augustus 2009 en volgt kennelijk op een telefoongesprek van [Y.] , die zich hier [B.] noemt, met ene “ [vertegenwoordiger DPTO] ” van Proged. De email is gericht aan [e-mailadres 2] @proged.com. [B.] vraagt om schoenen te mogen kopen. [vertegenwoordiger DPTO] reageert met de mededeling dat zij niet de licentie hebben om in “uw land” – Hongarije – aan kleine bedrijven te leveren en dat er al een licentienemer in Hongarije is. [B.] neemt hiermee geen genoegen en vraagt (nu met een email aan dpto.international proged) of iedere distributeur deze licentie heeft, of dat het betekent dat het haar (Proged) niet toegestaan is producten naar andere landen te verkopen, dan wel dat Proged niet aan [B.] wil verkopen. [vertegenwoordiger DPTO] reageert dat elke distributeur de licentie heeft voor zijn eigen land (of enkele naburige landen) en dat het hen niet toegestaan is schoenen naar Hongarije te verkopen.Uit deze mail lijkt wel te volgen dat het algemene beleid van Proged is dat er geen schoenen buiten het eigen licentiegebied worden verkocht, ook niet op aanvragen. Doch wie [vertegenwoordiger DPTO] is of wat haar positie is wordt niet duidelijk en ook is dus niet duidelijk of zij hiermee uiting gaf aan het formele beleid van Proged.Overigens heeft Aspo als prod. 44 een uitdraai van de website van Proged overgelegd waaruit zou volgen dat Proged licentieneemster van Converse is. Dat blijkt uit die uitdraai niet, maar Converse heeft niet betwist dat Proged inderdaad haar licentieneemster voor Spanje is.

Prod. 43.4 is een mail is van [C.] uit Spanje en gericht aan Converse Info. Dat moet zijn geweest Converse Scandinavia A/S. Het antwoord komt van [vertegenwoordiger Converse Scandinavia] van Converse Scandinavia A/S met vermelding van een Deens telefoonnummer (045) en een website www.converse.nu. Hij schrijft dat het hen niet is toegestaan Converse buiten Scandinavië te distribueren.

Prod. 43.5 bestaat uit een niet complete e-mailwisseling. De oorspronkelijke vraag en het eerste antwoord ontbreken. De emailwisseling begint met de reactie van de afzender, [Z.] , die vraagt of Converse Hongarije in enig ander land in Europa kan leveren. Deze antwoordt, in de persoon van [vertegenwoordiger Converse Hongarije 2] , dat zij enkel kunnen leveren aan in Hongarije gevestigde bedrijven. Overigens merkt het hof op dat in prod. 43.3 door “ [vertegenwoordiger DPTO] ” van Proged aan [B.] de heer [vertegenwoordiger Converse Hongarije 2] werd genoemd als contactpersoon van Infinity Sport (Converse Hongarije).

Prod. 43.6 bestaat eveneens uit een niet-complete emailwisseling. De oorspronkelijke vraag, kennelijk eveneens van [Z.] , ontbreekt. Het antwoord van [vertegenwoordiger Triple Jump] van triple-jump.com luidt dat zij niet bevoegd zijn om Converse voor de Spaanse markt te verkopen. Prod. 45 betreft een uitdraai van een webpagina van Triple Jump. Dat zij licentiehoudster zou zijn blijkt hieruit niet, maar ook hiervoor geldt dat Converse zulks niet heeft betwist.

Prod. 43.7 betreft een emailwisseling tussen [D.] uit Italië en [vertegenwoordiger Converse Frankrijk] van Royer Sport/Converse Frankrijk. Deze antwoordt op een aanvrage van [D.] dat zij enkel in Frankrijk kan leveren en dat het haar niet is toegestaan buiten Frankrijk te verkopen.

Prod. 43.8 betreft een emailwisseling tussen [C.] en [vertegenwoordiger Amersport] van Amersport uit Polen. In dit geval blijkt uit het antwoord van AmerSport van geen enkel verbod. AmerSport schrijft dat zij op dit moment enkel in staat is haar lokale markt te bedienen en dat zij noch de voorraden, noch de mogelijkheden heeft om klanten in andere landen te bedienen.

Per saldo bieden dus enkel de e-mails die als prod. 43.3 tot en met 43.7 zijn overgelegd enige aanwijzing voor de juistheid van de stelling dat de diverse Converse-vestigingen – Spanje, Scandinavië, Hongarije, Servië, Frankrijk – niet bereid waren om in te gaan op aanvragen voor verkopen omdat zulks hen niet toegestaan zou zijn. Dat een en ander aldus werd medegedeeld op grond van enig door Converse aan de distributeurs opgelegd verbod is daarbij niet komen vast te staan, al is dit vooralsnog ook niet onaannemelijk te achten. Maar genoeg voor het bewijs dat Converse een distributiesysteem in stand houdt, of op zodanige wijze feitelijk hanteert, dat dit leidt tot marktafscherming met prijsverschillen per lidstaat, is dit niet, gelet op het beperkte aantal (vijf mails in totaal, alle daterende uit een periode van één enkele maand in de zomer van 2009, telkens één mail per land), en de afwezigheid van concreet bewijs dat een en ander op instigatie van Converse geschiedde. Van nationale prijsverschillen is ook niet gebleken.

De verklaring van [getuige 1] , inhoudelijk:

Blad 4, tweede alinea betreft gebeurtenissen in 1992. Het gaat om de kwestie Fomicron uit 1992, die ook al in het arrest van het Cour d’Appel de Paris aan de orde was. Dit is te lang geleden om enige conclusies aan te verbinden omtrent het afschermen van markten door Converse in de relevante periode.

De derde alinea heeft betrekking op een verbreken van de relatie met de Sloveense vertegenwoordiger. Dit is in algemene en weinig concrete bewoordingen gesteld terwijl het voorts voor een deel om een verklaring “van horen zeggen” gaat. Voor het bewijs is dit onvoldoende.[getuige 1] verklaart voorts omtrent tonglabelcodes en lijsten met licentienemers en bijbehorende antidiversioncodes. Waar het echter om gaat is dat Aspo dient te bewijzen dat, als zij het bewijs van parallelimport zou moeten leveren, er een concreet en reëel gevaar bestaat dat Converse de markten zal afschermen. De verklaring van [getuige 1] draagt niet bij tot het bewijs daarvan. In tegendeel. Dit onderdeel van zijn verklaring zou – indien juist – ertoe leiden dat Converse de gegevens van Aspo omtrent de vraag van wie deze de schoenen via parallelimport heeft betrokken, helemaal niet meer nodig heeft.

De vierde alinea betreft prijsverschillen. Volgens [getuige 1] ligt de prijs in Italië of Duitsland op 69 euro en in Engeland op 49 pond. Dat is bij een koers van 1,35 tot 1,40 ook 66 tot 69 euro. Van relevante prijsverschillen blijkt hieruit niet.

[getuige 1] verklaarde voorts over PAN-european accounts. Wat hij aldaar verklaarde kan weliswaar verhelderend zijn, maar draagt niet bij tot het door Aspo te leveren bewijs.

Op blad 5, tweede alinea, gaf [getuige 1] zijn mening omtrent het voorkomen van clausules omtrent passieve verkopen in distributieovereenkomsten te kennen. Het hof neemt die mening voor kennisgeving aan. Verder verklaarde hij omtrent een licentiehouder voor Bulgarije. Zijn verklaring was echter zo weinig concreet – in elk geval ook ten aanzien van de periode waarin dat voorval zich zou hebben voorgedaan – dat daaraan geen enkel bewijs kan worden ontleend.

Op blad 5, derde alinea, verklaarde [getuige 1] omtrent een procedure in Duitsland tussen Converse en het bedrijf Real. Volgens [getuige 1] had Real zich in die procedure er ook weer – onder verwijzing naar 15 vergeefse pogingen van kopers buiten Duitsland om schoenen bij de Duitse licentieneemster te kopen – op beroepen dat Converse haar markten afschermt. Echter, [getuige 1] zegt er niets over of dat beroep van Real door de Duitse rechter ook is gevolgd. Converse merkt in haar memorie van antwoord na enquête onder 5.12 terecht op dat nergens uit blijkt om welke 15 verkoopaanvragen het ging.Het gaat hier naar alle waarschijnlijkheid om het vonnis van het Landgericht Düsseldorf van 31 oktober 2012, dat hiervoor in r.o. 12.11.7, laatste alinea werd genoemd. Het hof gaf hiervoor al aan dat dit Landgericht juist van oordeel was dat er onvoldoende concrete aanwijzingen door de verweerder, Real, waren gesteld waaruit kon blijken dat er sprake was van een reëel gevaar voor marktafscherming.

Op de rest van blad 5 en bovenaan blad 6 verklaarde [getuige 1] omtrent de gang van zaken bij de productie van schoenen. Volgens hem is het uitgesloten dat fabrieken in het Verre Oosten buiten Converse om nog schoenen bij produceren. Wat hiervan zij, tot bewijs van het probandum draagt dit niet bij.

In de derde alinea van blad 6 verklaart [getuige 1] omtrent het interview van [getuige 2] en het onderzoek van het Duitse Bundeskartellamt. Het hof verwijst naar het te dien aanzien eerder overwogene.

In de vierde alinea verklaarde [getuige 1] omtrent een procedure tussen Converse en SNI uit Marseille. Niet duidelijk is of dit dezelfde procedure betreft als die waarin het Tribunal de Grande Instance de Paris op 30 januari 2015 een eindvonnis heeft gewezen; daarbij werd Converse grotendeels in het gelijk gesteld.Voor het overige heeft Converse in haar memorie van antwoord na enquête, 5.11 tot en met 5.12, de verklaring van [getuige 1] gemotiveerd betwist.

Het hof is van oordeel dat met de verklaring van [getuige 1] zelfs nog geen begin van bewijs is geleverd dat, indien Aspo zou worden belast met het bewijs van parallelimport, bij het door Converse in stand gehouden distributiestelsel een concreet en reëel gevaar van marktafscherming – met prijsverschillen tot gevolg – zou bestaan.

Dan resteert het interview van [getuige 2] , zoals overgelegd door Aspo. Deze heeft het over “der Graumarkt und die Fälschungen” en verderop over “Graumarktprodukten oder Fälschungen”. Als prod. 51 heeft Converse overgelegd een proces-verbaal van verhoor van [getuige 2] ten overstaan van het Oberlandesgericht Düsseldorf van 10 februari 2015, alwaar [getuige 2] onder meer verklaarde: “Unter ‘Graumarkt-Schuhen’ verstehe ich Fälschungen.”Deze verklaring verdient geen geloof in het licht van het interview waarin [getuige 2] juist een tegenstelling tussen de grijze markt en vervalsingen aanbracht. Kennelijk poogde [getuige 2] hier zijn eerdere bij gelegenheid van het interview gedane uitlatingen af te zwakken.Dat gezegd zijnde levert dat interview nog steeds geen bewijs op van het bestaan van een reëel gevaar voor marktafscherming door Converse. In de eerste plaats kan met het begrip “grijze markt” gedoeld zijn op de parallelimport in het algemeen, maar ook op niet toegestane parallelimport, bijvoorbeeld van buiten de EU, in welk geval er geen sprake is van counterfeit maar wel van inbreuk; zie het tussenarrest van 24 juni 2014. In de tweede plaats moet worden geconstateerd dat [getuige 2] , niettegenstaande het gegeven dat hij onderscheid aanbrengt tussen de grijze markt en vervalsingen, bij de feitelijke uitwerking (vrijwel) uitsluitend spreekt over vervalsingen en het optreden daartegen.

Tegen deze achtergrond biedt ook deze verklaring onvoldoende steun voor de stelling dat indien Aspo met het bewijs van het door haar – ter afwering van het verwijt van merkinbreuk – gedane beroep op legale parallelimport vanuit enig ander land binnen de EU of de EER zou worden belast, er een reëel gevaar voor marktafscherming zou bestaan.

Alles bijeen genomen is Aspo dus niet in het bewijs van het probandum sub A. geslaagd. Niet alleen is het bestaan van een reëel gevaar voor marktafscherming niet aangetoond, ook het gevaar voor het in stand houden van prijsverschillen is niet aangetoond. Dit alles betekent dat er geen reden is om Aspo niet te belasten met het bewijs van parallelimport.

Het vorenstaande betekent dat thans overgegaan dient te worden tot deel C. van de bewijsopdracht.

Procedure leidend tot het tussenarrest

In het tussenarrest is de huidige tussenstand als volgt omschreven:

Bij inleidende dagvaarding van 16 januari 2009 had Converse Aspo in rechte betrokken, daarbij stellende dat Aspo inbreuk maakte op de merkenrechten van Converse. Daartoe werd verwezen naar de als bijlage 4 bij die inleidende dagvaarding gevoegde Benelux merkregistraties 0482232 (woordmerk), 0482231 (beeldmerk) en 0531763 (beeldmerk). Blijkens deze registraties was (toen) Converse Inc., [vestigingsplaats 1] , Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika, de rechthebbende op die merken.Tot aan het pleidooi in hoger beroep dat werd gehouden op 4 juli 2013 vormde die gestelde inbreuk en vormden daarmee die aan Converse toebehorende merken de inzet van de procedure.

Bij gelegenheid van dat pleidooi – zie randnummer 2.1 van de pleitnotities van haar advocaat – werd door Dieseel, die als laatste pleitte, aan de orde gesteld dat de merkrechten waren overgedragen aan All Star C.V. en dat de aantekening van de overdracht van die merkregistraties blijkens het Benelux merkenregister was gepubliceerd op 8 mei 2013.

Uit de aantekeningen van het pleidooi blijkt als volgt.

9.1.4.1. Bij randnummer 2.1 van de pleitnota van Dieseel verklaarde de advocaat aanvullend, dat hij daags tevoren een kopie had gemaakt van de merkregistraties, die hij graag wilde overleggen. Converse maakte daartegen bezwaar en de stukken werden niet overgelegd.

9.1.4.1. Bij de dupliek van Dieseel werd teruggekomen op deze kwestie. Het hof geeft de aantekeningen van het pleidooi op dit punt woordelijk weer.

Hof: de laatste rolhandeling was op 7 mei en op 8 mei 2013 vindt de merkoverdracht plaats.

Converse: Converse mag deze vordering instellen. Het gaat om een interne rechtswisseling. Converse is gevolmachtigd om voor en namens All Star op te treden.

Hof: Converse produceert wereldwijd heel veel. Dan worden de merkrechten overgedragen. Dat mag allemaal. Maar waarom niet even de lijst met lopende procedures afgaan en een brief sturen naar de wederpartijen waarin je hen meldt dat de procedure nog doorgaat maar dat er sprake is van een naamswisseling?

Dieseel maakt bezwaar. Zij vindt niet dat Converse namens All Star mag procederen.

Hof: Een procesvolmacht kan alsnog.

Aspo: Het is gewoon overgedragen, het gaat niet enkel om een naamswisseling. Momenteel is Converse dus niet de merkrechthebbende en kan Converse niet procederen in deze zaak. Het hof kan daarom niet inhoudelijk oordelen.

[directeur Kesbo] [directeur Kesbo; hof]: Ik was wel geïnformeerd over de wijziging ten aanzien van het merkenrecht, maar ik weet niet wat de reden is.

Bij zijn tussenarrest van 22 oktober 2013 heeft het hof in r.o. 6.12.1 de merkoverdracht aan de orde gesteld en Converse in de gelegenheid gesteld alsnog een procesvolmacht te tonen. Daarbij is het hof niet expliciet ingegaan op de bezwaren van Dieseel en daartegen heeft Dieseel bij haar akte van 4 februari 2014 bezwaar gemaakt.

Voor zoveel nodig overweegt het hof met betrekking tot die bezwaren als volgt.Uit het hierna te bespreken stuk zou blijken dat de overdracht van de merkrechten op 6 november 2012 zou hebben plaats gevonden. Zoals gezegd zou die overdracht op 8 mei 2013 zijn gepubliceerd.

De appeldagvaarding dateert van 12 december 2011. Nadat diverse processuele verwikkelingen hadden plaatsgevonden, is op 18 september 2012 de memorie van grieven genomen. De merkoverdracht had toen nog niet plaats gevonden. De eerstvolgende proceshandeling van Converse nadien was haar memorie van antwoord in het incidenteel appel van 2 april 2013. De merkoverdracht als zodanig zou toen reeds hebben plaatsgevonden, doch de publicatie daarvan nog niet.De bewuste memorie bevat vrijwel uitsluitend verweren van processuele aard. Dat Converse daarin geen opmerking heeft gemaakt over de merkoverdracht (met verlening van een procesvolmacht) leidt niet tot de conclusie dat zij zulks op straffe van nietigheid later niet meer zou kunnen doen.

In juli 2013 is het pleidooi gehouden. Niet ontkend kan worden dat op dat tijdstip Converse eigener beweging het hof had dienen voor te lichten over de merkoverdracht annex verlening van een procesvolmacht. Indien Dieseel het hof hieromtrent niet zou hebben voorgelicht had de situatie kunnen ontstaan dat het hof had geoordeeld op basis van inmiddels niet meer juiste informatie, terwijl Converse daarover wel beschikte en welke zij niet aan het hof had mogen onthouden. Doch feitelijk heeft die situatie zich niet voorgedaan en afgezien van enige vertraging hebben Aspo en Dieseel er geen nadeel van ondervonden dat er een “extra ronde” nodig was om deze kwestie tot klaarheid te brengen. Hooguit kan dit gevolgen hebben voor een deel van de proceskosten.

Het hof blijft dus bij zijn beslissing om Converse toe te staan alsnog een procesvolmacht in het geding te brengen.

Converse heeft vervolgens bij akte van 19 november 2013 overgelegd een in de Engelse taal gestelde “power of attorney/mandate”, zakelijk weergegeven inhoudende:

De volmacht is getekend door [vice president Converse] , vice president van Converse Holdings LLC, die op haar beurt managing partner is van All Star C.V.Voorts bevat dit stuk een onderschrift blijkens hetwelk voornoemde [vice president Converse] ten overstaan van [notary public] , notary public, op 18 november 2013 verklaarde vrijwillig de volmacht te hebben getekend.

Bij haar antwoordakte van 8 januari 2014 wijst Aspo erop dat de advocaat van Dieseel bij pleidooi op 4 juli 2013 heeft verklaard dat Converse op 8 mei 2013 haar merkrechten had overgedragen, hetgeen door Converse niet is betwist, ook niet bij haar akte van 19 november 2013, zodat dit in rechte vast staat. Daarmee, aldus Aspo, kan de op 6 november 2012 verleende volmacht niet zien op de rechten die eerst op 8 mei 2013 zijn overgedragen.

Deze redenering gaat niet op, reeds omdat de advocaat van Dieseel bij zijn pleidooi op 4 juli 2013 niet had gemeld dat Converse de merkrechten op 8 mei 2013 had overgedragen, maar dat op die datum de overdracht was gepubliceerd. Naar ook uit BVIE art. 2.31 en 2.33 volgt, gaat het daarbij om twee verschillende rechtsmomenten. Uit art. 2.31 lid 2 sub a volgt dat de overdracht dient te geschieden bij schriftelijke akte; uit art. 2.33 volgt dat die overdracht eerst zijn werking krijgt tegenover derden nadat deze is ingeschreven.

Aspo merkt voorts op dat de akte van overdracht niet is overgelegd. Zij betwist daarom het bestaan ervan.In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat als ervan zou worden uitgegaan dat de merkrechten niet zijn overgedragen, Converse nog steeds uit hoofde van haar eigen rechten zou kunnen ageren. Met dat verweer schiet Aspo dus niets op.Ten tweede valt niet in te zien waarom niet uit de volmacht het bestaan van de overeenkomst zou kunnen worden afgeleidTen slotte merkt Aspo op dat de echtheid van de Appendix A waarnaar de volmacht verwijst niet is geverifieerd. In die Appendix A worden zes merken omschreven, waaronder vier Beneluxmerken, waaronder de drie thans aan de orde zijnde merken.Dat de echtheid van die Appendix niet is geverifieerd is op zichzelf juist. Niettemin is de betwisting van die echtheid onvoldoende gemotiveerd. Aspo heeft zelfs niet de moeite genomen om de online te raadplegen registers van het Benelux Merkenbureau in te zien.

Dieseel merkt op dat de volmacht niet is gedateerd. Die constatering is juist. In de volmacht wordt slechts verwezen naar een op 6 november 2012 gesloten overeenkomst waarbij volmacht zou zijn verleend. Dat betekent niet dat de volmacht niet geldig zou zijn.Dieseel houdt het voor mogelijk dat het overgelegde stuk pas kort voor 19 november 2013 is opgesteld.Het hof kan dat niet uitsluiten en acht het zelfs aannemelijk. Dat laat echter ten eerste onverlet dat er wel degelijk eerder tussen Converse en All Star kan zijn afgesproken dat All Star de merken zou overnemen doch dat Converse gemachtigd bleef om in rechte op te treden, terwijl, zelfs als dat niet het geval was, een eventueel ontbrekende volmacht ook later alsnog gegeven kan worden.

Resumerend:Converse heeft voldoende aangetoond dat zij bevoegd is om op eigen naam in rechte tegen Aspo op te treden.

Zoals overwogen in r.o. 6.13.1 van het tussenarrest kon eerst uitspraak worden gedaan omtrent de ontvankelijkheid van het tegen geïntimeerden 2 tot en met 12 ingestelde beroep nadat duidelijk was geworden dat het Converse was die de vorderingen kon instellen. Nu die laatste situatie zich voordoet kan het hof de niet-ontvankelijkheid van Converse (en Kesbo) in hun tegen de geïntimeerden sub 2 tot en met 12 ingestelde hoger beroep uitspreken.Converse en Kesbo zullen weliswaar in de kosten worden veroordeeld, doch deze zijn te begroten op nihil nu die geïntimeerden geen griffierecht hebben hoeveel betalen en het salaris ten behoeve van de advocaat geheel kan worden toegerekend aan de werkzaamheden in het geschil tussen Converse en Kesbo enerzijds en Aspo anderzijds.

Grieven

De centrale grief van Converse is grief 4. Grieven 1 en 3 hangen ten nauwste samen met grief 4. Het eerste deel van de toelichting bij grief 5 (randnummer 5.5.1 mvg) heeft betrekking op dezelfde kwestie.

Grief 2 kwam in het tussenarrest reeds aan de orde (deze slaagt).

Grief 5 heeft betrekking op datgene wat uit andere rechterlijke uitspraken omtrent - met name - Dieseel zou kunnen blijken; het hof houdt elk oordeel aan.

Grieven 6, 7, 8A tot en met 8E (en alle subonderdelen daarvan) en grief 10 hebben uiteindelijk alle betrekking op de vraag of er sprake is van namaak. Om redenen als hierna te bespreken komt het hof daaraan in dit arrest nog niet toe.

Met grief 9 komt Converse ertegen op dat de rechtbank de stellingen van Aspo en Dieseel heeft weergegeven zonder daarbij te overwegen dat die stellingen niet waren onderbouwd. De grief faalt. Er is niets mis mee dat de stellingen worden weergegeven op de wijze zoals ze zijn geponeerd. Verderop, bij de bespreking van de stellingen over en weer komt dan wel aan de orde of die stellingen voldoende onderbouwd zijn.

Grief 11 komt verderop aan de orde.Grieven 12 en 13 zijn verzamelgrieven die geen zelfstandige bespreking behoeven.

De grief van Aspo in het incidenteel appel in conventie heeft betrekking op de kosten en komt eventueel later aan de orde. De grief van Aspo in het incidenteel appel in reconventie is in het tussenarrest reeds besproken (deze slaagt).

In dit stadium is dus vooral grief 4 (en voor zoveel nodig datgene wat met grieven 1 en 3 of in de toelichtingen daarbij is gesteld ter ondersteuning van de centrale grief 4) aan de orde; afhankelijk van het resultaat komen later grieven 6 e.v. aan de orde.

Korte samenvatting tussenarrest

Voor de onderlinge samenhang en leesbaarheid herhaalt het hof enkele overwegingen uit het tussenarrest.

Het gaat in dit geschil om sport- of vrijetijdsschoenen, type basketbalschoen, van het merk en type Converse All Star. Converse brengt deze op de markt en is merkrechthebbende, althans merkrechthebbende geweest.Het geschil heeft betrekking ofwel op authentieke, ofwel op identieke, ofwel op nagenoeg identieke schoenen welke zonder toestemming van Converse op de markt zouden zijn gebracht. Converse heeft onder Aspo een groot aantal volgens Converse inbreukmakende schoenen in beslag genomen. Aspo heeft schoenen van dit type ingekocht bij Dieseel.

In eerste aanleg stelde Converse, en betwistten Aspo en Dieseel, dat het bij de onder Aspo in beslag genomen schoenen, welke leken op Converse schoenen, ging om namaak (counterfeit) schoenen. Converse baseerde haar vorderingen in eerste aanleg - expliciet - uitsluitend op de stelling dat het ging om namaak.

Aspo stelde dat van namaak geen sprake was, en stelde voorts die schoenen van Dieseel te hebben betrokken, en dat het daarbij ging om legale parallelimport van schoenen welke eerder met toestemming van Converse binnen de EER op de markt waren gebracht. Dieseel ondersteunde die stelling van Aspo.

Het begrip namaak is door partijen niet gedefinieerd.Het hof beschouwt - louter voor de onderhavige procedure - als "authentiek", dus niet als namaak, schoenen die worden vervaardigd in fabrieken van de merkhouder zelf dan wel in opdracht van de merkhouder in fabrieken van derden, volgens een nauwkeurig door de merkhouder omschreven procedé met gebruikmaking van door deze nauwkeurig omschreven grondstoffen of halffabricaten, en - in voorkomend geval - onder het aanbrengen van alle door de merkhouder verlangde zichtbare en onzichtbare kenmerken welke het mogelijk maken de waren als echt of namaak te onderscheiden.

Converse stelde zich in eerste aanleg op het standpunt dat het geschil niet ging over parallelimport, maar louter over namaak.

De rechtbank was van oordeel dat de namaak onvoldoende was komen vast te staan en dat daartoe ook onvoldoende was gesteld, reden waarom de vordering van Converse werd afgewezen. Kesbo werd niet ontvankelijk verklaard en aan een door Aspo ingestelde reconventionele vordering kwam de rechtbank niet toe.

Converse is in hoger beroep een andere koers gaan varen. Thans beroept zij zich op het feit dat - of er nu sprake is van namaak of niet - vast staat dat de schoenen identiek of nagenoeg identiek zijn aan de authentieke Converse All Star-schoenen, dat er sprake is van merkinbreuk, nu eveneens vast staat dat Aspo van Converse geen toestemming als bedoeld in art. 2:20 BVIE heeft verkregen voor dit merkgebruik. Converse stelt dat het verwijt van namaak door haar nog steeds wordt gehandhaafd, doch thans louter ter ontzenuwing van het uitputtingsverweer van Aspo/Dieseel.Het namaakverwijt is in hoger beroep door haar niet ingetrokken, doch (uitdrukkelijk) niet - beter gezegd: niet meer - als "rechtscheppend feit" naar voren gebracht.Deze koerswijziging is door het hof in r.o. 6.17.3 van het tussenarrest van 22 oktober 2013 toelaatbaar geacht.

Inhoudelijk met betrekking tot grief 4 c.a.

Tegen de achtergrond van het arrest van de Hoge Raad van 22 juni 2012, ECLI:HR:2012: BW9067 dient het hof in de zaak tegen Aspo ook rekening te houden met de weren van Dieseel.

Dat de onder Aspo door Converse in beslag genomen schoenen zijn voorzien van het merk van Converse en ofwel authentiek - en daarmee identiek - ofwel niet authentiek, doch desondanks identiek of vrijwel identiek zijn, staat tussen partijen vast.

Converse stelt dat Aspo geen specifieke op (het merkgebruik op) die schoenen gerichte toestemming in de zin van art. 2:20 BVIE van Converse heeft verkregen.

Het hof begrijpt het standpunt van Converse verder aldus: De schoenen die door Aspo op de markt zijn gebracht zijn identiek of nagenoeg identiek aan de schoenen van Converse en zijn voorzien van het merk van Converse. Converse of een licentieneemster van Converse hebben daartoe geen specifieke toestemming verleend aan Aspo. Door Aspo wordt dus zonder toestemming (als bedoeld in art. 2:20 lid 1 aanhef BVIE) van Converse gebruik gemaakt van het merk van Converse voor identieke waren. Daarmee staat vast dat er sprake is van merkinbreuk, zelfs als er van namaak geen sprake zou zijn (hetgeen overigens volgens Converse wel het geval is). Dit is slechts anders als er sprake is van legale parallelimport van "authentieke" schoenen vanuit een ander land binnen de EER waar die schoenen reeds met toestemming van Converse in het verkeer zijn gebracht (in de zin van art. 2:23 lid 3 BVIE), maar dat moet Aspo dan bewijzen. Zou Aspo - op het eerste gezicht - in dat bewijs slagen, dan kan in het kader van tegenbewijs (op te vatten als "ontzenuwing van het door Aspo bijgebrachte bewijs") Converse bewijzen dat er sprake is van namaak, zodat er van legale parallelimport vanuit een ander land binnen de EER geen sprake kan zijn. En het hof begrijpt het standpunt van Converse bovendien aldus dat als Converse dat bewijst, het bewijs niet enkel strekt ter ontzenuwing van het door Aspo bijgebrachte bewijs aangaande de parallelimport, maar uit de aard der zaak tevens rechtstreeks strekt tot bewijs van merkinbreuk.

Aspo stelt dat zij wel toestemming van Converse heeft verkregen, aangezien de schoenen eerder met toestemming van Converse binnen de EER in het verkeer zijn gebracht en aldaar door Aspo zijn gekocht, zodat zij geacht moet worden met toestemming - in de zin van art. 2:20 lid 1 BVIE - van Converse die schoenen verder te verhandelen of op voorraad te hebben.

Een uitleg als door Aspo verdedigd zou een bepaling als opgenomen in art. 2:23 lid 3 BVIE grotendeels overbodig maken. Immers dan zou eveneens geredeneerd kunnen worden dat de eerste door de merkhouder gegeven "toestemming" geacht zou moeten worden te gelden voor elk verder gebruik van het merk voor waren, door wie ook, in welk geval de in art. 2:23 lid 3 BVIE geregelde uitputting niet nodig zou zijn.

In de systematiek van het BVIE moet dan ook de uitleg van Converse voor juist worden gehouden. Dat betekent dat Aspo, waarvan vast staat dat zij geen rechtstreekse toestemming had verkregen voor het gebruik van het merk van Converse voor waren, zich niet kan beroepen op enige "indirecte toestemming" welke onder de reikwijdte van het begrip "toestemming" als bedoeld in art. 2:20 lid 1 aanhef BVIE zou vallen.

Converse heeft ter onderbouwing van haar stellingen (onder meer inhoudende dat van merkinbreuk op grond van art. 2:20 lid 1 aanhef en onder a niet alleen maar sprake kan zijn in geval van namaak, maar ook in geval van authentieke waren) voorts verwezen naar de uitspraak van het Duitse Bundesgerichtshof van 15 maart 2012 in de zaak van Converse tegen Mawa, gewezen onder nummer I ZR 52/10, onder meer kenbaar van de website www.bundesgerichtshof.de. De desbetreffende bepalingen uit de Duitse Merkenwetgeving grijpen terug op dezelfde bepalingen uit de Europese merkenrichtlijn als de relevante bepalingen uit het BVIE. Daarom komt aan de overwegingen en beslissingen van het BGH ook gewicht toe voor de onderhavige zaak.

Het hof verwijst naar de volgende passages uit genoemd arrest:

"Die fehlende Feststellung einer Zustimmung der Klägerin geht daher zu Lasten der Beklagten, ohne dass es darauf ankommt, ob die Beklagte Originalmarkenprodukte der Klägerin oder Produktfälschungen vertrieben hat." (r.o. 20, laatste volzin).

"Sowohl derjenige, der mit der Marke versehene Produktfälschungen absetzt, als auch derjenige, der Originalmarkenerzeugnisse des Markeninhabers vertreibt, benutzt die Marke für eigene Waren und handelt widerrechtlich, wenn die Benutzung ohne Zustimmung des Markeninhabers erfolgt." (r.o. 22, eerste volzin).

Deze uitspraak ondersteunt de juistheid van de in r.o. 9.5.8 nader genoemde stelling van Converse, als ook hetgeen het hof hiervoor overwoog in r.o. 9.5.7.

Aspo heeft nog verwezen naar het arrest van het HvJ van 25 januari 2007, zaaknr. C-48/05, in de zaak Opel-Autec. R.o. 28 en 29 daarvan luiden (in het Duits, zijnde de procestaal):

Mit Ausnahme dieses spezifischen Falles der Benutzung einer Marke durch einen Dritten, der Dienstleistungen erbringt, deren Gegenstand mit dieser Marke versehene Waren sind, muss Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie dahin ausgelegt werden, dass er die Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens für von dem Dritten vertriebene Waren oder erbrachte Dienstleistungen betrifft, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist.

"Zum einen ergibt sich nämlich die Auslegung, dass die Waren oder Dienstleistungen, auf die sich Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie bezieht, diejenigen sind, die von dem Dritten vertrieben oder geliefert werden, aus dem Wortlaut dieser Vorschrift selbst, insbesondere aus den Begriffen „für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen“. Zum anderen würde die gegenteilige Auslegung dazu führen, dass die in Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie verwendeten Begriffe „Waren“ und „Dienstleistungen“ gegebenenfalls die Waren und Dienstleistungen des Inhabers der Marke bezeichnen, obwohl die Begriffe „Waren“ und „Dienstleistungen“ in Art. 6 Abs. 1 Buchst. b und c der Richtlinie zwangsläufig diejenigen betreffen, die von dem Dritten vertrieben oder geliefert werden, was entgegen der Systematik der Richtlinie dazu führen würde, dass die gleichen Begriffe unterschiedlich ausgelegt würden, je nachdem, ob sie in Art. 5 oder Art. 6 aufgeführt sind."

Aspo en Dieseel leiden daaruit af dat art. 2:20 lid 1 aanhef en onder a BVIE enkel betrekking kan hebben op namaak, en niet op goederen die van de merkhouder "afkomstig" zijn (mva Dieseel sub 48-51; pleitnota Converse sub 20).

De redenering van Aspo en Dieseel gaat niet op. De Richtlijn heeft naar zijn aard betrekking op de EU althans de EER. Nergens blijkt uit dat het HvJ in het arrest Opel-Autec bedoeld heeft dat waren welke weliswaar "afkomstig" (wat dat ook moge betekenen) zijn van de buiten de EER gevestigde merkrechthouder doch nimmer met toestemming van de merkrechthouder binnen de EER op de markt zijn gebracht, en aldaar door de derde (inbreukmaker) worden verhandeld, niet onder het bereik van art. 2:20 lid 1 aanhef en onder a BVIE kunnen vallen.

De conclusie dient derhalve te luiden dat er sprake is van merkinbreuk, geheel los van de vraag of er sprake is van namaak.

Vervolgens houdt het standpunt van Aspo, voor zoveel nodig subsidiair, in dat zij zich beroept op de uitzondering welke vervat is in art. 2:23 lid 3 BVIE. Zij stelt, en Converse betwist, dat de door Aspo verhandelde goederen eerder op legale wijze in de EER op de markt waren gebracht zodat het merkrecht van Converse was uitgeput.De processuele standpunten van Aspo en Dieseel lopen op dit onderdeel deels uiteen. Aspo immers stelt dat zij zich ervan heeft vergewist dat Dieseel haar - Aspo - enkel legaal in de EER op de markt gebrachte waren zou aanleveren, en dat Dieseel haar anders moet vrijwaren. Dieseel stelt dat zij enkel legaal op de markt gebrachte waren aan Aspo heeft geleverd.

Een en ander wordt door Converse gemotiveerd betwist. Converse draagt daarvoor een aantal argumenten aan (bijvoorbeeld de kwestie van de door Ebrex ingeklaarde containers en de Oostenrijkse btw-kwestie; partijen bekend) doch ook los daarvan heeft als uitgangspunt te gelden dat, nu het in art. 2:23 lid 3 BVIE vervatte verweermiddel geldt als een bevrijdend verweer, op Aspo de bewijslast rust van haar stelling dat de waren eerder in de EER op legale wijze op de markt zijn gebracht.

Beide partijen hebben in dat verband onder meer verwezen naar het arrest Van Doren/Lifestyle, HvJ EG van 8 april 2003, C-244/00, en zij verbinden daaraan tegengestelde conclusies ten aanzien van de vraag op welke partij in dit concrete geval de bewijslast dient te rusten.

Vooropgesteld dient te worden dat genoemd arrest zag op een andere situatie dan thans aan de orde is, namelijk op de vraag of er sprake was van illegale parallelimport van buiten de EER, dan wel legale parallelimport binnen de EER; de kwestie van namaak was in die zaak niet aan de orde. Dat neemt niet weg dat de overwegingen van dit arrest ook van belang kunnen zijn voor de onderhavige zaak.

De tweede helft van rechtsoverweging 42 van dat arrest (Duits was de procestaal) luidt als volgt:

"So obliegt dem Markeninhaber insbesondere dann, wenn er seine Waren im EWR über ein ausschließliches Vertriebssystem in den Verkehr bringt, der Nachweis, dass die Waren ursprünglich von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung außerhalb des EWR in den Verkehr gebracht wurden, wenn der Dritte nachweisen kann, dass eine tatsächliche Gefahr der Abschottung der nationalen Märkte besteht, falls er den genannten Beweis zu erbringen hat."

Converse heeft verwezen naar diverse arresten (Lancaster/Uijtdewilligen, Lancôme/Kruidvat) waaruit volgens haar valt af te leiden dat het bestaan van een exclusief distributiestelsel niet eo ipso leidt tot de conclusie dat er een reëel gevaar voor afscherming van nationale markten bestaan. Die redenering gaat echter niet zonder meer op, omdat die uitspraken zagen op selectieve distributiestelsels.

Uiteindelijk komt het aan op de vraag of in de concrete omstandigheden van het geval de kenmerken van het in het geding zijnde distributiestelsel (dan wel de wijze waarop de stelsel concreet wordt gehanteerd) de conclusie rechtvaardigen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd.

In het kader van het op art. 2:23 lid 3 BVIE gegronde verweer van Aspo dat de gewraakte schoenen via legale parallelimport binnen de EER zijn verkregen rust dus op haar de bewijslast daarvan. Indien zij echter kan aantonen dat er een concreet en reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, dan wel dat het distributiestelsel zoals dat door Converse wordt gehanteerd, dusdanig is ingericht dat daaruit reeds voortvloeit dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, behoeft Aspo het in beginsel op haar rustende bewijs van omstandigheden als bedoeld in art. 2:23 lid 3 BVIE – in elk geval vooralsnog - niet te leveren.

Uit de jurisprudentie blijkt voorts, dat uiteindelijk doorslaggevend is of de merkrechthebbende zijn merkrecht gebruikt ter afscherming van verschillende deelmarkten binnen de EU, met als gevolg dat er prijsverschillen bestaan welke er niet zouden zijn als er een vrije interstatelijke handel kon bestaan.Aspo stelt dat als zij zou moeten bewijzen op welke wijze de schoenen legaal van binnen de EER zijn geïmporteerd, haar bronnen bekend kunnen worden zodat Converse daartegen zou kunnen optreden. Converse wijst erop dat de door het HvJ uitgezette regels niet strekken ter bescherming van de bron, doch ter voorkoming van het bestaan van afgeschermde markten.

Laatstgenoemd standpunt van Converse is op zichzelf juist, maar lijkt te miskennen dat de vrees van Aspo, dat als Converse de bronnen van parallelimport achterhaalt zij deze zal afsluiten, op voorhand niet misplaatst lijkt te zijn. Dat zou het ontstaan van afgeschermde markten bevorderen, iets wat het HvJ nu juist wil tegengaan.

Hoewel op zichzelf de vrees van Aspo dus niet bij voorbaat misplaatst lijkt te zijn, dient hierbij wel in ogenschouw te worden genomen of er op voorhand aanwijzingen voor het bestaan van afgeschermde markten voorhanden zijn.

Belemmering tussenstaatse handel

Converse heeft gemotiveerd gesteld dat er in elk geval interstatelijke handel is tussen Converse-importeurs en licentienemers onderling. Zij kent daartoe zg. Pan Regional Accounts.Voorts staan de diverse voorwaarden welke zij hanteert voor haar licentienemers uitdrukkelijk interstatelijke passieve verkopen toe. Actieve verkoop over de grenzen heen is niet toegestaan.

Dieseel heeft daartegen, onder verwijzing naar de contracten zoals die zijn gesloten met Kesbo en Converse Italia (overigens gaat het in beide gevallen om contracten welke reeds lang geëxpireerd zijn), gesteld dat - anders dan Converse stelt - het de licentienemers van Converse in de praktijk ook verboden is passieve verkopen over de grenzen heen uit te voeren.

Dieseel heeft als prod. 8 ten behoeve van het pleidooi overgelegd het licentiecontract voor Kesbo. Art. 3.3 sub a) bepaalt: "Licensee shall refrain from active sales …"Onder b) wordt bepaald wat active sales zijn. "Sales over the Internet are active sales if made by actively approaching individual customers …"Onder 3.4 wordt bepaald: "Licensee is granted a … right and license to use Converse marks in [ de eigen website van licentieneemster] in connection with (but only in connection with) the advertisement and promotion of licensed articles to the trade in licensed channels in the territory." Appendix A omschrijft licensed channels en dat zijn de betere winkels, dus geen ouletwinkels of discountwinkels. Dieseel stelt dat daarmee de goedkopere winkels zijn uitgesloten. Het gaat in art. 3.4 echter om "advertisement and promotion" in de richting van licensed channels en dat ligt geheel in de lijn van actieve verkoop. Art. 3.4 sluit niet uit dat een buitenlandse keten die niet voldoet aan de kwalificatie "licensed channel" uit eigen beweging Kesbo benadert om partijen schoenen te kopen en vervolgens door Kesbo beleverd wordt, zonder dat Kesbo daarmee handelt in strijd met haar uit de licentieovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Als prod. 9 ten behoeve van het pleidooi heeft Dieseel overgelegd een licentiecontract met Converse Italia. Dieseel verwijst daarbij in het bijzonder naar art. 8 sub a), luidende als volgt:

"Licensee hereby agrees to market, sell, promote and distribute Licensed Articles solely in Licensed Channels. It is understood that Licensee is not authorized to market, sell, promote and distribute such Licensed Articles into those exclusive territories, as set forth in Appendix E, reserved to Converse or allocated by Converse to another distributor, without the written permission of Converse, with no limitation to sales by the customers of the Licensee."

Bedoelde bepaling is in vergaande mate gelijkluidend aan art. 3 sub (b) van dat contract, dat onder meer inhoudt:

"It is understood that this license does not authorize Licensee to manufacture, export, encourage the exportation of, distribute or sell such Licensed Articles into those exclusive territories, as set forth in Appendix E, reserved to Converse or allocated by Converse to another distributor, without the written permission of Converse, with no limitation to sales by the customers of the Licensee."

Artikel 3 sub (c) luidt echter:

"Notwithstanding the above, Licensee may fulfill only unsolicited orders for the Licensed Articles from customers located anywhere in the European Community Area, including Pan Regional Accounts."

Tegen de achtergrond van laatstbedoelde bepaling heeft Dieseel vooralsnog onvoldoende onderbouwd dat passieve verkopen buiten het eigen gebied van de licentienemer niet toelaatbaar zouden zijn.

Dieseel heeft voorts - het hof verwijst naar de pleitnota van Dieseel sub 7.4 tot en met 7.12 en naar prod. 10 ten behoeve van het pleidooi - gesteld, en met producties onderbouwd, dat Converse aanzienlijke prijsverschillen in stand houdt.

De vertegenwoordiger van Converse heeft daarop gereageerd ter zitting in hoger beroep. Hij verklaarde dat de prijslijsten zich niet goed laten vergelijken, aangezien soms met netto prijzen wordt gewerkt, maar soms brutoprijzen worden gehanteerd waarop dan vrij hoge kortingen worden gegeven. Dat verschilt per land. In het algemeen zijn de prijzen in Groot Brittannië lager, en in Scandinavië juist hoger dan op het Europese vasteland. Dat geldt zowel op het niveau van de detailhandel als op het niveau van de groothandel. De kortingstructuur is volgens Converse in de markt wel bekend. Volgens de vertegenwoordiger zijn overigens de door Dieseel genoemde inkoopprijzen al lang niet realistisch meer; deze bedragen omstreeks USD 11,00 FOB Oost-Azië. Het hof merkt bij een en ander op dat het voorgaande niet blijkt uit het proces-verbaal van het pleidooi zoals dat door de griffier is opgemaakt, maar wel uit de aantekeningen welke de voorzitter heeft bijgehouden van het debat na afloop van het voordragen van de pleitnota’s.

Naar het oordeel van het hof is dit een voldoende gemotiveerde betwisting door Converse van de stelling van Dieseel, mede gelet op het feit dat Dieseel deze stelling pas in de laatste fase van het pleidooi naar voren heeft gebracht. In die situatie had Converse onvoldoende gelegenheid om daarop uitgebreid en met stukken onderbouwd te reageren. Zeker in een situatie waarin passieve verkopen buiten het "eigen gebied" op zichzelf niet ontoelaatbaar zijn, acht het hof thans onvoldoende aanwijzingen voorhanden voor afgeschermde markten met prijsverschillen tot gevolg.

Dat betekent dat gehandhaafd wordt datgene wat in r.o. 9.5.22 is overwogen.

Vervolgens komt aan de orde welke situatie ontstaat indien Aspo (ondanks tegenbewijs van Converse, hetzij in de vorm van tegendeelbewijs, hetzij in de vorm van ontzenuwing van door Aspo bijgebracht bewijs) zou slagen in het bewijs dat er een concreet en reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, dan wel dat het distributiestelsel zoals dat door Converse wordt gehanteerd, dusdanig is ingericht dat daaruit reeds voortvloeit dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd.

Dan behoeft Aspo in afwijking van de hoofdregel dus niet de legale parallelimport vanuit een ander EER-land te bewijzen en zou Converse, overeenkomstig het overwogene in het arrest Van Doren/Lifestyle, in de gelegenheid moeten worden gesteld aan te tonen dat de schoenen waar het hier om gaat door haarzelf of met haar toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht.

Overigens dient te worden opgemerkt dat als Converse er reeds in een vroegtijdig stadium van bewijslevering in zou slagen aan te tonen dat er sprake was van namaak, zulks vanzelfsprekend rechtstreeks bewijs van inbreuk oplevert, maar ook een effectieve weerlegging zou vormen van het verweer van Aspo dat sprake was van legale parallelimport vanuit een ander EER-land.

Bewijs

Gelet op het vorenoverwogene dient het bewijsstramien als volgt te lopen:

A. Aspo dient te bewijzen dat, indien Aspo zou worden belast met het bewijs dat alle voorwaarden voor uitputting van het merkrecht zijn vervuld, er bij het door Converse in stand gehouden distributiestelsel een concreet en reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, dan wel dat dit distributiestelsel zoals dit door Converse wordt gehanteerd dusdanig is ingericht dat daaruit voortvloeit dat er een concreet en reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd; Converse kan trachten tegenbewijs bij te brengen (in de vorm van ontzenuwing of tegendeelbewijs).

A1: Aspo slaagt ondanks tegenbewijs van Converse in het bewijs. Zie verder onder B.

A2: Aspo slaagt, al dan niet als gevolg van het tegenbewijs van Converse, niet in het bewijs. Zie verder onder C.

B. Converse wordt in de gelegenheid gesteld aan te tonen dat de schoenen waar het hier om gaat door haarzelf of met haar toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht.

B1: Converse slaagt ondanks tegenbewijs van Aspo op dit onderdeel in dit bewijs. Zie verder C.

B2: Converse slaagt, al dan niet als gevolg van het tegenbewijs van Aspo, niet in het bewijs. Zie verder E.

C. Aspo dient te bewijzen dat de in beslag genomen goederen door Converse of met haar toestemming, onder het merk van Converse, in de EG of de EER in het verkeer waren gebracht; Converse kan eventueel tegenbewijs bij brengen.

C1: Aspo slaagt ondanks tegenbewijs van Converse in het bewijs. Zie verder E.

C2: Aspo slaagt, al dan niet als gevolg van het tegenbewijs van Converse, niet in het bewijs. Zie verder D.

D: Er is geen sprake van marktafscherming en er is geen sprake van legale parallelimport vanuit de EER; er is dus merkinbreuk (nu er ook geen specifieke daarop gerichte toestemming van Converse was verkregen; zie hiervoor).

E: Er is ofwel sprake van marktafscherming (terwijl Converse niet heeft aangetoond dat de schoenen waar het hier om gaat door haarzelf of met haar toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht) zodat Aspo zich in het voetspoor van het arrest Van Doren/Lifestyle op uitputting van het merkrecht op de voet van het bepaalde in art. 2:23 lid 3 BVIE mag beroepen, ofwel er is sprake van aangetoonde parallelimport (vanuit een land binnen de EER) in welk geval art. 23 lid 3 BVIE eveneens van toepassing; in beide gevallen kan een ontbrekende specifieke toestemming van Converse aan Aspo niet worden tegengeworpen.

Wat de uitkomst sub E betreft: theoretisch is denkbaar dat in een situatie waarin afscherming van markten is komen vast te staan en/of parallelimport vanuit de EER , alsnog de inbreuk als bedoeld in art. 2:20 lid 1 aanhef en sub a) BVIE wordt aangetoond doordat de rechthebbende namaak aantoont. In de onderhavige concrete situatie kan daaraan echter niet worden toegekomen. Immers, indien Converse in enig eerder stadium namaak zou aantonen, dan strandt het verweer van Aspo reeds in dat stadium.

Het hof zal dus eerst Aspo belasten met het onder A. omschreven bewijs.

Grief 11

Deze grief is gericht tegen een overweging van de rechtbank waarin staat dat de stellingen van Converse omtrent weggesneden informatie op de (verpakkings)dozen dan wel verkeerde informatie op de dozen net zo goed een onderbouwing kunnen vormen van het verweer dat het gaat om parallelimport als een onderbouwing van de stelling dat het gaat om namaak. De grief faalt; de overweging van de rechtbank is juist. Immers, in de praktijk komt parallelimport niet zelden neer op een kat-en-muis-spel, waarbij de fabrikant of hoofdimporteur probeert parallelimport te beperken door de ketens in de schakel die parallelimport mogelijk hebben gemaakt aan te pakken, waar tegenover de parallelimporteur juist probeert te verheimelijken op welke wijze hij de goederen heeft betrokken. Daarbij past het ompakken, weghalen van informatie die tot de bron kan leiden, of het plaatsen van onjuiste informatie. Wat men daarvan ook moge vinden, het oordeel van de rechtbank geeft er blijk van dat de rechtbank oog heeft gehad voor die praktijk en daarmee is niets miszegd.

Bij genoemd tussenarrest werd de tussenkomst en voeging door Dieseel toegestaan.

Nu Aspo in Nederland is gevestigd is het hof krachtens art. 4.6 lid 1 BVIE bevoegd kennis te nemen van dit geschil.

Het gaat in dit geschil om sport- of vrijetijdsschoenen, type basketbalschoen, van het merk en type Converse All Stars. Converse brengt deze op de markt en is merkrechthebbende, althans merkrechthebbende geweest.Het geschil heeft betrekking ofwel op authentieke, ofwel op identieke, ofwel op nagenoeg identieke schoenen welke zonder toestemming van Converse op de markt zouden zijn gebracht. Converse heeft onder Aspo een groot aantal volgens Converse inbreukmakende schoenen in beslag genomen. Aspo heeft schoenen van dit type ingekocht bij Dieseel.

Kortheidshalve verwijst het hof naar de niet met grieven bestreden weergave van de vaststaande feiten in het vonnis van 19 oktober 2011 waarvan beroep, in r.o. 3.1.

In eerste aanleg stelde Converse, en betwistten Aspo en Dieseel, dat het bij de door Aspo verkochte schoenen, welke leken op Converse schoenen, ging om namaakschoenen (counterfeit) . De vorderingen van Converse waren primair gebaseerd op de stelling dat het om namaakschoenen zou gaan.

Aspo stelde dat van namaak geen sprake was, en stelde voorts die schoenen van Dieseel te hebben betrokken, en dat het daarbij ging om legale parallelimport van schoenen welke eerder met toestemming van Converse binnen de EER op de markt waren gebracht.

Het begrip namaak is door partijen niet gedefinieerd.Het hof beschouwt - louter voor de onderhavige procedure - als "authentiek", dus niet als namaak, schoenen die worden vervaardigd in fabrieken van de merkhouder zelf dan wel in opdracht van de merkhouder in fabrieken van derden, volgens een nauwkeurig door de merkhouder omschreven procedé met gebruikmaking van door deze nauwkeurig omschreven grondstoffen of halffabricaten, en - in voorkomend geval - onder het aanbrengen van alle door de merkhouder verlangde zichtbare en onzichtbare kenmerken welke het mogelijk maken de waren als echt of namaak te onderscheiden.

Converse stelde zich in eerste aanleg op het standpunt dat het geschil niet ging over parallelimport, maar louter over namaak.

De rechtbank was van oordeel dat de namaak onvoldoende was komen vast te staan en dat daartoe ook onvoldoende was gesteld, reden waarom de vordering van Converse werd afgewezen. Kesbo werd niet ontvankelijk verklaard en aan een door Aspo ingestelde reconventionele vordering kwam de rechtbank niet toe.

In het kader van het hoger beroep is Converse een andere koers gaan varen. waarover later meer.

Alvorens het hof zal ingaan op de vordering van Converse en de grondslagen daarvoor dienen enkele formele kwesties te worden besproken.

Merkoverdracht

Bij gelegenheid van het pleidooi is aan de orde gekomen dat Converse haar merkrechten op 8 mei 2013 heeft overgedragen. Dat roept de vraag op of en in hoeverre zij gerechtigd is tot het instellen van de onderhavige vorderingen, althans daarbij belang heeft. Converse merkte vervolgens op dat zij een procesvolmacht heeft maar kon die niet tonen. Reeds daarom dient de zaak te worden aangehouden teneinde Converse in de gelegenheid te stellen aan te tonen dat zij met toestemming van en/of namens de thans merkgerechtigde deze procedure voortzet.

Aspo en andere geïntimeerden

In eerste aanleg was niet alleen Aspo gedagvaard, maar waren ook nog elf andere rechtspersonen (alle gevestigd op hetzelfde adres als Aspo) gedagvaard.In het vonnis waarvan beroep constateert de rechtbank onder 1.2 dat Converse haar vorderingen tegen die elf rechtspersonen had ingetrokken.Desondanks is de appeldagvaarding niet alleen tegen Aspo, maar ook tegen de elf andere rechtspersonen uitgebracht.De memorie van grieven noemt enkel Aspo als geïntimeerde.Zekerheidshalve heeft de advocaat van Aspo zich ook voor de andere elf rechtspersonen gesteld.Desgevraagd heeft Converse bij gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep verklaard dat zij enkel heeft bedoeld haar appel te richten tegen Aspo. Haar grieven zijn ook enkel tegen Aspo gericht.Dit betekent dat, nu de appeldagvaarding uitdrukkelijk ook tegen die andere elf rechtspersonen was gericht, Converse in zoverre in haar appel niet kan worden ontvangen zodat zij daarin niet-ontvankelijk zal worden verklaard met haar veroordeling in de kosten van die partijen; die kosten zijn echter te begroten op nihil. Overigens kan die niet-ontvankelijkheid eerst worden uitgesproken - desnoods bij een volgend tussenarrest - nadat de procesvolmacht als hiervoor bedoeld is getoond.

Ontvankelijkheid Kesbo

In eerste aanleg was naast Converse als merkhoudster ook Kesbo als licentieneemster opgetreden. De rechtbank achtte Kesbo niet ontvankelijk omdat de licentie niet voldoende zou zijn onderbouwd. Hiertegen is grief 2 van Converse en Kesbo gericht. Volgens Aspo slaagt de grief en Dieseel refereert zich aan het oordeel van de rechtbank. Converse en Kesbo wijzen erop dat in eerste aanleg Aspo de licentie niet had betwist en Dieseel deze uitdrukkelijk had erkend. Voorts hebben Converse en Kesbo de licentieovereenkomsten overgelegd.

Gelet daarop slaagt de grief. Kesbo is wel ontvankelijk in haar vordering. Het vonnis waarvan beroep, voor zoveer in conventie gewezen, zou in zoverre dienen te worden vernietigd. Dit is echter ook afhankelijk van het eindoordeel op de vraag of er wel van merkinbreuk sprake ìs.

Vordering in reconventie van Aspo

Bij conclusie van antwoord in conventie, tevens voorwaardelijke eis in reconventie van 7 oktober 2009 heeft Aspo voor het geval in conventie ten nadele van Converse zou worden beslist een vordering ingesteld tot het vergoeden van schade welke zij leed door de alsdan onrechtmatige aantijgingen van merkinbreuk door Converse. De rechtbank wees de vorderingen van Converse af en overwoog met betrekking tot de voorwaardelijke vordering in reconventie dat, nu niet was voldaan aan de voorwaarde waaronder die vordering in reconventie was ingesteld, deze geen bespreking behoefde. Hiertegen is de grief in het incidenteel appel van Aspo gericht. Converse concludeert tot afwijzing van de grief, doch ten onrechte. De beslissing van de rechtbank berust op een kennelijke misslag. De in reconventie ingestelde vordering kan er geen misverstand over laten bestaan dat in de visie van Aspo, in het geval het oordeel in conventie zou inhouden dat de vorderingen van Converse moesten worden afgewezen, vast staat dat Converse haar - Aspo - ten onrechte van merkinbreuk heeft beschuldigd waardoor Aspo nadeel heeft ondervonden. De grief slaagt mitsdien. Ten onrechte heeft de rechtbank bij die stand van zaken de vordering in reconventie niet in behandeling genomen. Of dit tot vernietiging van het vonnis dient te leiden is afhankelijk van het eindoordeel omtrent de vorderingen van Converse (en Kesbo) in conventie.

Incidenteel appel Dieseel

Dieseel was in eerste aanleg geen gedaagde, doch tussenkomende partij.Dieseel is in deze procedure niet door Converse in hoger beroep gedagvaard en is dus geen geïntimeerde. Aangenomen dat Dieseel belang zou hebben bij het instellen van appel en daartoe bevoegd zou zijn, impliceert dat niet dat zij bevoegd zou zijn zulks te doen bij wege van incidenteel appel. Immers, krachtens art. 339 lid 3 Rv. kan (enkel) de gedaagde in hoger beroep (dus geïntimeerde) incidenteel hoger beroep instellen, en enkel Aspo en haar medegedaagden zijn geïntimeerden. Mitsdien kan Dieseel niet in haar incidenteel hoger beroep worden ontvangen.

Wijziging grondslag eis Converse

Converse baseerde haar vorderingen in eerste aanleg - expliciet - uitdrukkelijk op de stelling dat het ging om namaak. In reactie op weren dat het zou gaan om parallelimport heeft Converse bij herhaling en met nadruk gesteld dat het daar niet om ging, en dat het enkel om een namaakkwestie ging.

Converse is in hoger beroep een geheel andere koers gaan varen, hoezeer ook zij tracht te benadrukken dat dit niet het geval is en dat zij in feite ook reeds in eerste aanleg het verweer voerde zoals zij dat thans in hoger beroep ontwikkelt.Thans beroept zij zich op het feit dat - of er nu sprake is van namaak of niet - vaststaat dat de schoenen identiek of nagenoeg identiek zijn aan de authentieke Converse All Stars-schoenen, dat er sprake is van merkinbreuk, nu eveneens vast staat dat Aspo van Converse geen toestemming als bedoeld in art. 2:20 BVIE heeft verkregen voor dit merkgebruik. Converse stelt dat het verwijt van namaak door haar nog steeds wordt gehandhaafd, doch thans louter ter ontzenuwing van het uitputtingsverweer van Aspo/Dieseel.Het namaakverwijt is in hoger beroep door haar niet ingetrokken, doch (uitdrukkelijk) niet - beter gezegd: niet meer - als "rechtscheppend feit" naar voren gebracht.

Anders dan Dieseel stelt - zie onder meer pleitnota in hoger beroep sub 3.2 - is er geen sprake van een gerechtelijke erkentenis. Converse erkende immers niet zozeer een "feit", doch omlijnde slechts de grondslag van haar vordering.Waar het hoger beroep ook strekt tot het herstel van eigen fouten mocht Converse daarop terug komen. Zij heeft dat bij de eerste gelegenheid gedaan. Dat is toelaatbaar, ook al missen Aspo en Dieseel daardoor een instantie. Of en in hoeverre deze koersverandering bijdraagt aan de geloofwaardigheid van het standpunt van Converse is een andere kwestie, die eventueel aan de orde zal komen bij de waardering van haar stellingen.

Tussenstand

Indien Converse de procesvolmacht in het geding brengt, bestaat dus de volgende situatie:

Het hof zal de zaak naar de rol verwijzen teneinde Converse in de gelegenheid te stellen de procesvolmacht(en) in het geding te brengen.