HR, 19-03-2021, nr. 19/00932

PROCUREUR-GENERAAL

BIJ DE

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Nummer 19/00932

Zitting 19 juni 2020

CONCLUSIE

G.R.B. van Peursem

In de zaak

Societé Guy Laroche SAS

(hierna: Laroche)

eiseres tot cassatie

adv. mr S.M. Kingma

tegen

4 Every Ware Stocklots B.V.

(hierna: 4 EW)

verweerster in cassatie

adv. H.J.W. Alt

Deze merkenzaak gaat over uitputting: heeft 4 EW door het aanbieden en verkopen van een restvoorraad merkproducten van Laroche die overbleef na loyaliteitsspaaracties van supermarktketen Carrefour in Frankrijk en België, inbreuk gemaakt op Laroche’s merkrechten of is hier sprake van uitputting?

Het hof oordeelt in tegenstelling tot de rechtbank dat sprake is van merkenrechtelijke uitputting. Daartegen wordt volgens mij deels terecht in cassatie opgekomen door Laroche.

1. Feiten en procesverloop1.

1.1 Laroche is een Frans modehuis. Zij is houdster van de volgende Uniemerken (hierna ook: de merken):

a. het woordmerk GUY LAROCHE, op 3 juli 2006 ingeschreven onder nummer 4561817 voor onder meer warenklassen 24 (weefsels voor textielgebruik) en 25 (kledingstukken);

b. het beeldmerk GL, op 5 juli 2010 ingeschreven onder nummer 8867285 eveneens voor onder meer warenklassen 24 en 25 (hierna: de merken).

Laroche brengt via licentiehouders prêt-à-porter kleding, accessoires en huishoudlinnen onder haar merken wereldwijd op de markt.

1.2 4 EW is een onderneming die zich bezighoudt met de groot- en kleinhandel in partijgoederen.

1.3 Op 21 februari 2012 heeft Laroche de Franse vennootschap Textiles Oliviers Mercier SARL (hierna: TOM) een licentie gegeven om bepaalde producten onder de merken van Laroche te doen produceren en verkopen in het kader van een loyaliteitsactie bij de supermarktketen Carrefour in Frankrijk, te houden in de periode van 1 augustus tot en met 30 november 2012 (hierna: licentieovereenkomst Frankrijk). Het betrof bad- en strandhanddoeken, badjassen, washandjes, lakens, dekbedovertrekken, kussenslopen, bedspreien, plaids en kussens die werden voorzien van de merken (hierna: de merkproducten). De klanten van Carrefour Frankrijk konden bij hun aankopen zegels sparen die zij vervolgens (onder bijbetaling van een zeker bedrag) mochten inruilen tegen de merkproducten (hierna ook: de actie Carrefour Frankrijk).

1.4 In verband met de uitvoering van de actie Carrefour Frankrijk heeft TOM op 12 april 2012 een overeenkomst gesloten met de Belgische vennootschap Promeco N.V. (hierna: Promeco). Bestuurder en directeur van Promeco is [betrokkene 1] (hierna: [betrokkene 1] ). Overeengekomen is dat Promeco de merkproducten zou laten produceren in India en/of Pakistan en/of China en/of Portugal. TOM en Promeco hebben een overeenkomst met als opschrift ‘Mutual Agreement of Understanding’ (hierna: MAU 1) (prod. 1 4 EW) gesloten. In deze MAU 1 is Promeco toestemming verleend de merkproducten in de handel te brengen. Hierin is onder meer bepaald:

"Entre les soussignées

Textiles Olivier Mercier SARL (...) agissant en son propre nom ainsi que dans le nom et pour le compte de la société Guy Laroche (...) de laquelle Textiles Olivier Mercier à reçu le droit de donner en sous-traitance à Promeco pour les fins de l’Opération (définie ci-après) la marque <Guy Laroche>.(...)

ET

La société Promeco (...)

Pour les besoins du présent contrat, Guy Laroche et Promeco pourront être dénommées collectivement les < Parties> ou individuellement la <Partie> selon le cas.

IL A ETE CONVENE CE QUI SUIT

2. Marque

TOM, en sa qualité de détenteur autorisé par Guy Laroche de la licence <Guy Laroche> pour la France, donne dans le cadre du présent MAU le droit à Promeco de proposer à la vente directe dans le cadre de l’opération événementielle de fidélisation dans les hypermarchés et supermarchés Carrefour en France depant la période indiqué sous l’article 3 du MAU les Produits sous la marque ‘‘Guy Laroche”(...)

5. Redevances

En contrepartie pour l'usage de la Marque, Promeco paiera une redevance de 7% sur le prix d’achat FOB chez ses fourniseurs des Produits dans les limites suivantes: (...) la redevance payable par Promeco sur toute l‘Opération sera minimum de 700.000 euro et maximum de 1.250.000 euro.

Les parties sont d’accord sur le schéma des paiements suivant:

1. un premier acompte de 250.000 euro sera payable le 25/09/2012

2. un deuxième acompte de 250.000 euro sera payable le 25/11/2012

3. Solde avec un minimum de 200.000 euro sera payable le 25/01/2013

(...)

Cette redevance de 7% sera versé par Tom à Guy Laroche en contrepartie pour l’usage de la marque <Guy Laroche>.

(...)

En plus, Promeco paiera 2% sur ses prix d’achat FOB à TOM

7. Stock chez Promeco à la fin de l’Opération

Vu que dans le cadre de l’Opération, Carrefour aura le droit de retourner les invendus des Produits à Promeco, Promeco aura un stock des Produits à la conclusion de l’Opération. Il appartiendra à Promeco d’en établir un inventaire. C’est la responsabilité de Promeco de s’occuper de l’écoulement de ce stock et TOM reconnait explicitement le droit de Promeco de vendre ce stock chez d’autres de ses clients jusqu’à fin janvier 2013.

Pour ces Produits la garantie de TOM/Guy Laroche en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et industrielle vers Promeco et ses clients reste d’application. PROMECO devra fournir un inventaire précis en fin d’opération en nombre de pièces par référence vendu effectivement à Carrefour (=ventes diminué avec les retours) et déclarer à TOM toutes le nombre de pièces par référence vendu hors Carrefour.

Le but étant normalement de lancer une autre opération sur un autre territoire en accord avec G.L.”

1.5 Laroche was op de hoogte van de inhoud van de MAU 1. Deze was haar ter beschikking gesteld.

1.6 Op 30 mei 2012 heeft Laroche onder verwijzing naar de MAU 1 een ten behoeve van de douane voor de invoer van de merkproducten opgestelde verklaring (prod. 2 4 EW) (hierna ook: de douaneverklaring) doen uitgaan, waarin zij schrijft:

“[PROMECO] is fully authorized as per a Mutual Agreement of Understanding signed between PROMECO and TEXTILES OLIVIER MERCIER Sarl on 12.04.12, duly approved by our company and valid until November 30th, 2012,

to import from India, Pakistan, China and Portugal (...) Products bearing the trade-mark GUY LAROCHE: Lap robes – Cushions – Towels – Bed linen,

under the following conditions :

- The Products are limited to the ones duly approved by GUY LAROCHE as per the

License Agreement signed between our company and TEXTILES OLIVIER MERCIER on 12.04.12,

- The products can only be imported in the frame of the promotion organized by Carrefour Supermarkets to develop customers ’ loyalty, which will take place from April 23rd, 2012 to November, 30th, 2012. Under no circumstances can the Products be imported and sold by PROMECO in another context than the above mentioned promotion.”

1.7 Promeco heeft de overeengekomen licentievergoeding van 7% + 2% betaald over alle door haar van haar leveranciers gekochte (ongeveer 5.2 miljoen) merkproducten. In totaal heeft Promeco in de periode van 4 augustus 2012 tot 21 december 2012 (zie de als prod. 14 4 EW overgelegde facturen) aan TOM een bedrag betaald van € 1.480.699,25, waarvan € 1.151.654,97 aan licentievergoedingen voor Laroche.

1.8 Na afloop van de actie bij Carrefour Frankrijk resteerde een voorraad van 936.814 merkproducten. Ten aanzien van deze restvoorraad zijn Laroche en TOM overeengekomen dat hiervoor een gelijksoortige spaaractie zou worden georganiseerd bij Carrefour België (hierna ook: actie Carrefour België).

1.9 Bij brief van 26 oktober 2012 (prod. 6 Laroche) heeft Laroche schriftelijk toestemming gegeven aan TOM om met Promeco te onderhandelen over een sub-licentieovereenkomst ten behoeve van de actie Carrefour België. In de betreffende toestemmingsverklaring van Laroche is – voor zover relevant – het volgende opgenomen:

“SOCIETE GUY LAROCHE (...) Autorisons [TOM] (...) A se rapprocher de (...) Promeco (...) aux fins de négocier les termes d’un contrat de sous-licence portant sur une opération ponctuelle auprès de l’enseigne << Carrefour >>, dont les modalités seraient les suivantes:

- (…) En aucun cas ces produits ne devront être en vente dans les magasins du groupe Carrefour, mais proposés dans le cadre d’une opération de Fidélisation Client. Ces Produits ne pourront être présents physiquement dans les magasins du groupe Carrefour avant et après la période de l’opération, définie ci-dessous. Durant la période de l’opération, ils ne pourront être présentés en rayon, mais uniquement sur des présentoirs spécialement conçus pour cette opération de fidélisation client.

- Territoire: Belgique.

- Période de l’opération : du 13 février 2013 au 22 juin 2013.

- Redevance fixe négociée

(…)

- (…) Un état détaillé du stock devra également être adressé à GUY LAROCHE au plus tard le 31 juillet 2013. Les parties se réuniront alors afin de discuter des modalités d’écoulement des stocks restants, étant entendu qu’aucune action ne pourra être entreprise sans l’autorisation préalable écrite de LAROCHE.

- Les produits devront refléter le prestige et la notoriété de la marque ‹‹ Guy Laroche ›› ; plus généralement, tout devra être mis en œuvre pour maintenir en développer ce prestige et cette notoriété.

(…)

La société TEXTILES OLIVIER MERCIER devra tenir la société GUY LAROCHE rigoureusement informée de l’état d’avancement des négociations de l’opération et toute signature de contrat devra avoir reçu son accord préalable écrit.”

1.10 Op 21 januari 2013 hebben Laroche en TOM een licentieovereenkomst gesloten ten behoeve van de actie bij Carrefour België (hierna: licentieovereenkomst België) (prod. 7 Laroche). Daarin is bepaald:

in de considerans

d. Les parties ont signé un Contrat de Concession de Licence Exclusive à Durée Limitée

en date du 16 avril 2012 dans le cadre d’une opération pontcuelle de fidélisation clients auprès de l’ enseigne <CARREFOUR> en France, du 1er août 2012 au 30 novembre 2012.

d. Les parties ont décidé de passer un accord concernant l’écoulement des stocks de l’operation ci-dessus (…)

en voorts

6 - COMMERCIALISATION

6.1. T.O.M. s’engage à tout mettre en œuvre pour maintenir et développer le prestige et la notoriété des marques qui lui sont concédées par le présent contrat. Un état détaillé des produits en stock chez PROMECO et ses distributeurs devra impérativement être remis à GUY LAROCHE avant le début de l’opération., faute de quoi le présent contrat deviendra caduque.

6.2. Dans le cadre de l’opération Programme Fidélité Carrefour, et strictement dans ce cadre, les Produits objet du présent contrat pourront être présentés à la vente directe dans les magasins du groupe Carrefour, sous réserve qu’ils soient proposés dans des présentoirs à part, respectant le standing de la marque Guy Laroche. En aucun cas, ils ne devront être mis en vente dans les rayons traditionnels de l’enseigne Carrefour, parmi les autres produits proposés à la vente.

6.3. T.O.M. devra obtenir l’agrément écrit et préalable de LAROCHE avant la signature de tout accord avec la société PROMECO, société organisatrice de l’opération Fidélité Clients auprès des magasins à enseigne Carrefour. Une copie des accords passés sera transmisse à LAROCHE.

6.5. T.O.M. s’engage à ne pas vendre, louer, prêter, ni céder de quelque façon que ce soit, les Produits portant la ‹‹ Marque concédée ›› pour revente (ou étalage par des commerçants détaillants) en dehors du Territoire.

8 - REDEVANCES

8.1 En contrepartie des droits qui lui sont concédés, T.O.M. s’engage à verser à Laroche (…) une redevance nette de toute retenue d’un montant de 50.000 € (…) payable le 31 mars 2013.

10 – DURÉE DU CONTRAT

L’Opération dans les magasins à enseigne Carrefour en Belgique se déroulera du 13 février 2013 au 22 juin 2013.

Le présent contrat est ainsi conclu pour une durée déterminée, du 13 février 2013 au 31 juillet 2013.

13 – CONSEQUENCES DE CESSATION DU CONTRAT

13.1

Dès la cessation du présent accord, pour quelque cause que ce soit :

g. T.O.M. devra cesser de se prévaloir comme étant licencié de LAROCHE.

Au jour de la cessation des effets du présent contrat, T.O.M. établira un inventaire des Produits qu’il détiendrait en stock ou qui seraient détenus par ses distributeurs. Cet inventaire devra être envoyé à LAROCHE par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenir à LAROCHE au plus tard le 31 juillet 2013;

A la condition que les obligations contractuelles à la charge de T.O.M. en matière de royalties et de publicité aient été scrupuleusement respectées, les parties se réuniront afin de discuter des modalités d’écoulement des stocks restants, étant entendu que T.O.M. ne pourra entreprendre de quelconque action sans l’autorisation préalable écrite de LAROCHE.”

Aan het contract is als bijlage een “RECAPITULATIF du contrat de licence signe le 21 janvier 2013” gehecht, waarin is vermeld:

DURÉE DU CONTRAT

. date de début 13 février 2013

. date de fin 31 juillet 2013.

1.11 Op 23 januari 2013 hebben TOM en Promeco voor de uitvoering van de actie Carrefour België een overeenkomst “Mutal Agreement of Understanding” (hierna: MAU 2) (prod. 25 Laroche) gesloten, waarbij in de kop, evenals in de MAU 1, was vermeld dat TOM tevens optrad namens Laroche. In deze overeenkomst, die grotendeels gelijk is aan de MAU 1, is bepaald:

2. Marque

TOM, en sa qualié de détenteur autorisé par Guy Laroche de la licence <Guy Laroche> pour la France et la Belgique, donne dans le cadre du présent MAU le droit à Promeco de proposer à la vente directe dans le cadre de l’opération événementielle de fidélisation dans les hypermarchés et supermarchés Carrefour en Belgique pedant la période indiqué sous l’article 3 du MAU les Produits sous la marque “Guy Laroche” (…).

3.Durée

L’Operation dans les hypermarchés et supermarchés Carrefour en Belgique est actuellement prévu pour la période de 13 février 2013 jusque’ au 22 juin 2013 (…)

5. Redevances

En contrepartie pour l’usage de la Marque dans le cadre du présent MAU, Promeco paiera une redevance fixe de 70.000 euro.

(…)

En plus, Promeco paiera une redevance fixe de 30.000 euro à TOM (…)

7. Stock chez Promeco à la fin de l’Opération

Vu que dans le cadre de l’Opération, Carrefour aura le droit de retourner les invendus des Produits à Promeco, Promeco aura un stock des Produits à la conclusion de l’Opération. Il appartiendra à Promeco d’en établir un inventaire. C’est la responsabilité de Promeco de s’occuper de l’écoulement de ce stock et TOM reconnait explicitement le droit de Promeco de vendre ce stock chez d’autres de ses clients jusqu’à fin julliet 2013.

Pour ces Produits la garantie de TOM/Guy Laroche en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et industrielle vers Promeco et ses clients reste d’application. PROMECO devra fournir un inventaire précis en fin d’opération en nombre de pièces par référence vendu effectivement à Carrefour (=ventes diminué avec les retours) et déclarer à TOM toutes le nombre de pièces par référence vendu hors Carrefour.

1.12 In een e-mail van 28 januari 2013 (prod. 6 4 EW) van [betrokkene 2] van Promeco aan TOM met als onderwerp ‘G.L. BELGIQUE’, met c.c. aan [betrokkene 3] (hierna: [betrokkene 3] ) van Laroche, is vermeld:

“Par la présente, je vous laisse déjà le MAU signé ainsi que le stock communiqué le 18/12 qui était une stock théorique. (…)

Je vous laisse aussi le stock connu à ce jour avec les retours qui sont en train d’entrer.”

1.13 Bij e-mail van 29 januari 2013 (prod. 8 Laroche) heeft [betrokkene 3] (van Laroche) in antwoord op een e-mail van TOM met als onderwerp ‘LASA, Carrefour,....’ aan TOM het volgende meegedeeld:

“- stocks : nous avons bien reçu le détail

je t’avoue que ce montant nous paraît bien élevé (presque 20% de plus que les 800.000 pièces annoncées !) combien de Carrefour sont concernés par cette opération? La Belgique est un petit pays ! et ce qui est dommage c’est que nous avons reçu de nombreux appels de clients qui se plaignaient de ne plus trouver les produits une fois leur collector complété… Rappelle bien à Promesco, qu’après cette opération il n’y aura plus d’écoulement de stocks.”

1.14 Voor de actie Carrefour België heeft Promeco een bedrag van € 100.000,-- aan TOM betaald (zie de als prod. 15 4 EW overgelegde factuur), waarvan € 70.000,-- als vaste licentievergoeding voor Laroche en € 30.000,-- als vergoeding voor TOM.

1.15 Op 30 juli 2013 heeft Promeco de van de actie Carrefour België resterende voorraad merkproducten verkocht aan de Belgische vennootschap Boxter BVBA (hierna: Boxter). Volgens de betreffende factuur gaat het om 423.149 merkproducten. Promeco en Boxter zijn beide gevestigd op hetzelfde adres en [betrokkene 1] is ook bestuurder/directeur van Boxter.

1.16 In een e-mail van 25 augustus 2013 (prod. 7 4 EW) heeft [betrokkene 1] aan TOM, met c.c. aan Laroche, in een ‘PS’ meegedeeld dat de restvoorraad merkproducten is verkocht aan Boxter.

1.17 In antwoord op de e-mail van 25 augustus 2013 heeft TOM bij e-mail van 26 augustus 2013 (prod. 8 4 EW) aan [betrokkene 1] geschreven:

“(…)

- Concernant le stock G.L., malheuresement tu as ‹‹ réveillé ›› G.L., car de mon côté j’avais déjà donné des infos aussi maintenant me demandent-ils qui est Boxter, quel volume est en cause etc... Il faut que je leur donne des réponses, mais il faut que nous en parlions ensemble avant qu’il n’y ai pas d’équivoque…”

In de onbestreden (vrije) vertaling van Laroche luidt het eerste deel van deze passage:

“Met betrekking tot de voorraad Guy Laroche, helaas heb je Guy Laroche ‹‹ wakker gemaakt ››, want van mijn kant heb ik al informatie moeten geven en ook is me gevraagd wie Boxter is, welk volume het betreft, etc.”

1.18 In het najaar van 2013 hebben TOM, [betrokkene 1] en Laroche over verkoop van de na de actie bij Carrefour België resterende voorraad merkproducten overleg gevoerd. Hierbij is door Promeco en TOM onder meer aan Laroche voorgesteld de restvoorraad te verkopen via de Franse supermarktketen Système U. In een e-mail van 13 november 2013 (prod. 9 4 EW) schrijft [betrokkene 1] aan TOM:

“Le retour chez moi est 0 mais le client qui vend des cadeaux d’entreprise à rater son folder et me demande de reprendre la marchandise (...).”

In de onbestreden (vrije) vertaling van 4 EW luidt deze passage:

“De retour bij mij is 0 maar de klant die de relatiegeschenken verkoopt heeft zijn folder gemist en vraagt me om de koopwaar terug te nemen”

1.19 In of omstreeks december 2013 heeft Boxter (een deel van) de restvoorraad, in elk geval ongeveer 300.000 merkproducten, onder de mededeling dat deze producten reeds met toestemming van Laroche in de handel waren gebracht, verkocht aan 4 EW.

1.20 TOM heeft per e-mail van 28 januari 2014 aan [betrokkene 1] meegedeeld dat Laroche geen toestemming verleent voor de verkoop van de merkproducten aan Système U.

1.21 Bij brief van eveneens 28 januari 2014 (de brief vermeldt 2013) (prod. 14 Laroche) heeft Laroche TOM in gebreke gesteld voor het niet-naleven van de licentieovereenkomst en medegedeeld dat liquidatie van de voorraad zonder voorafgaande toestemming van Laroche beschouwd wordt als een inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten.

1.22 4 EW heeft (een deel van) de merkproducten aangeboden op haar website www.4everyware.nl en advertenties geplaatst op de website www.eurotradefair.nl, een met marktplaats vergelijkbare website. Zij heeft ook merkproducten doorverkocht aan (onder meer) [A] B.V. (hierna: [A] ), Silver Ocean B.V. (hierna: Silver Ocean) en de Franse onderneming S.A.A. Stockover (hierna: Stockover).

1.23 Na daartoe bij beschikking van 6 maart 2014 verlof te hebben verkregen van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft Laroche op 7 maart 2014 ten laste van – onder meer – 4 EW conservatoir bewijsbeslag doen leggen op kopieën van documenten en/of administratie en/of elektronische bestanden van 4 EW. De in beslag genomen bescheiden zijn in gerechtelijke bewaring genomen.

1.24 Bij brief van 31 maart 2014 heeft Laroche aan 4 EW meegedeeld dat zij, 4 EW, door de verkoop van de merkproducten via haar website inbreuk maakt op de merkrechten van Laroche. In deze brief heeft Laroche 4 EW gesommeerd om onder meer de inbreuk te staken, opgave te doen en de door Laroche geleden schade aan haar te vergoeden. 4 EW heeft de aanbiedingen en advertenties van de websites verwijderd.

1.25 Bij dagvaarding van 6 mei 2014 heeft Laroche in de hoofdzaak een declaratoir gevorderd van onrechtmatig handelen en aansprakelijkheid van 4EW jegens Laroche wegens verhandeling van de merkproducten met schadevergoeding op te maken bij staat en een inbreukverbod met recall op straffe van dwangsommen en met kostenveroordeling volgens art. 1019h Rv

1.26 In het incident heeft Laroche primair inzage in het bewijsbeslag en afgifte van monsters gevorderd, subsidiair benoeming van een deskundige om de monsters te onderzoeken.

1.27 In reconventie heeft 4 EW een verklaring voor recht van onrechtmatig handelen van Laroche gevorderd en van aansprakelijkheid van Laroche voor schade door onrechtmatige beslaglegging en/of “wapperen” met merkrechten met schadevergoeding op te maken bij staat en verder opheffing van het bewijsbeslag, een “wapperverbod”, opgave van “bewapperden” en een rectificatiebevel, met kosten rechtens volgens art. 1019h Rv.

1.28 Bij eindvonnis van 14 september 2016 heeft de rechtbank de vorderingen van Laroche in de hoofdzaak en in het incident grotendeels toegewezen en de reconventionele vorderingen van 4 EW afgewezen, met veroordeling van 4 EW in de kosten van de procedure.

1.29 4 EW is in hoger beroep gekomen met eiswijzigingen. Laroche heeft verweer gevoerd.

1.30 In het bestreden arrest van 20 november 2018 heeft het Haagse hof het vonnis van de rechtbank vernietigd en het door Laroche gevorderde inbreukverbod met nevenvorderingen in de hoofdzaak afgewezen. Dat geldt ook voor de incidentele vorderingen. De reconventionele vorderingen van 4 EW zijn gedeeltelijk toegewezen: het onrechtmatigheidsdeclaratoir met aansprakelijkverklaring en schadevergoeding op te maken bij staat, alsmede een rectificatie.

1.31 Het hof heeft daartoe onder meer als volgt overwogen:

“Is sprake van uitputting?

9. Het hof zal eerst de vraag beantwoorden of de merkrechten van Laroche waren uitgeput.

10. Blijkens de rechtspraak van het Hof van Justitie EU heeft de merkhouder niet alleen het recht de waren onder het merk voor het eerst in het verkeer te brengen, maar heeft hij (nu de Gemeenschaps/Uniewetgever heeft gekozen voor “Europese uitputting”) ook het recht de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER controleren en doet iedere handeling die de merkhouder belet gebruik te maken van zijn recht om die eerste verhandeling te controleren afbreuk aan de wezenlijke (herkomst)functie van het merk. Vergelijk HvJ EU 16 juli 2015, C-379/14; ECLI:EU:C:2015:497 (Top Logistics) en 25 juli 2018, C-129/17, ECLI:EU:C:2018,594 (Mitsubishi/Duma).

Van in de handel brengen in de EER – en daarmee van uitputting – is sprake als het gaat om handelingen die derden het recht verlenen over de van het merk voorziene waren te beschikken en die de merkhouder in staat stellen de economische waarde van zijn merk te realiseren. Daarvan is sprake als de merkhouder de van het merk voorziene waren in de EER verkoopt, maar niet als hij ze invoert of enkel te koop aanbiedt. Na dergelijke handelingen behoudt de merkhouder zijn belang om de volledige controle over de van het merk voorziene waren te behouden, met name om de kwaliteit ervan te verzekeren. Vergelijk het Peak Holding-arrest.

In overeenstemming met voormelde uitgangspunten kan de merkhouder, zoals ook in artikel 13, lid 1, UMV is bepaald, zich niet verzetten tegen verdere verhandeling in de EU van het merk voorziene waren, die met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht.

11. Wanneer een licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel brengt, moet dit in beginsel worden geacht te geschieden met toestemming van de merkhouder.

De merkhouder kan zich evenwel, ook tegenover een derde (wederverkoper) verzetten tegen een wederverkoop van deze waren op grond van artikel 22, lid 2 UMV indien de licentiehouder de waren in de handel heeft gebracht in strijd met een bepaling in de licentieovereenkomst als vermeld in artikel 22, lid 2 UMV, inzake, voor zover hier van belang, de duur daarvan of de kwaliteit van de door de licentienemer vervaardigde waren, hierna ook aan te duiden als doorwerkende bepalingen. In dat geval is in zoverre geen sprake van toestemming van de merkhouder.

Van handelen in strijd met een bepaling inzake de kwaliteit van de door de licentienemer vervaardigde waren als bedoeld in voormeld artikellid is (ook) sprake als wordt gehandeld in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst die om prestigeredenen de verkoop aan discounters van prestigieuze waren verbiedt, voor zover vaststaat dat, gelet op de concrete omstandigheden van het geding, door de niet-naleving de allure en het prestigieuze imago van deze waren die deze waren een luxueuze uitstraling geven, worden aangetast. In dit verband is relevant dat de kwaliteit van prestigieuze waren niet alleen voortvloeit uit de materiële kenmerken daarvan, maar ook uit de allure en het prestigieuze imago die hen een luxueuze uitstraling geven. Vergelijk het Copad-arrest.

12. De uitgangspunten waarop deze jurisprudentie is gebaseerd is dat de wezenlijke functie van het merk daarin is gelegen dat aan de consument of de eindgebruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten met een andere herkomst. Opdat het merk die wezenlijke functie kan vervullen dient het merk de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan. Voorts is een uitgangspunt dat de merkhouder in staat moet worden gesteld de economische waarde van zijn merk te realiseren.

Uitputting door de uitvoering van de actie Carrefour Frankrijk?

13. 4 EW stelt dat de merkrechten van Laroche op de restvoorraad zijn uitgeput, omdat ook die restvoorraad met toestemming van Laroche in de EER in de handel is gebracht in het kader van de actie Carrefour Frankrijk. Zij stelt daartoe primair dat Promeco alle merkproducten met toestemming van Laroche heeft verkocht aan Carrefour Frankrijk.

Zij heeft in dat verband gewezen op de MAU 1, in het bijzonder op de artikelen 2, 5 en 7 daarvan, en op de omstandigheid dat over alle door Promeco ingekochte merkproducten (dus inclusief de restvoorraad) licentievergoedingen zijn betaald. Anders dan Laroche stelt, heeft 4 EW met haar grief II ook gegriefd tegen de uitleg van artikel 7 van de MAU 1 door de rechtbank. Voorts verwijt zij de rechtbank het Peak Holding-arrest onjuist te hebben uitgelegd, althans toegepast.

14. Laroche heeft betwist dat alle merkgoederen aan Carrefour zijn verkocht. Zij heeft gesteld (in punt 91 MvA) te hebben begrepen dat Promeco de merkproducten enkel aan Carrefour ter beschikking heeft gesteld en deze pas werden gekocht als een klant de merkproducten in het kader van de loyaliteitsactie aanschafte en dat het veeleer een consignatieovereenkomst betrof.

15. In het kader van de beoordeling van de vraag of sprake is van uitputting stelt het hof voorop dat vaststaat dat Laroche op de hoogte was van de MAU 1. Het hof gaat er vanuit dat zij daarmee ook heeft ingestemd nu zij dit heeft erkend (punt 31 CvA in reconventie) en dit is af te leiden uit haar douaneverklaring van 30 mei 2012 (“[PROMECO] is fully authorized as per a Mutual Agreement of Understanding signed between PROMECO and TEXTILES OLIVIER MERCIER Sarl on 12.04.12, duly approved by our company …”). Haar stelling (in punt 15 MvA) dat zij daarmee niet “uitdrukkelijk” heeft ingestemd maakt dit niet anders.

Dit brengt mee dat (op grond van de artikelen 2 en 5 van de MAU I) moet worden aangenomen dat Laroche toestemming heeft gegeven voor het gebruik van haar merken en de verhandeling van de merkproducten in de EER, namelijk in het kader van de actie Carrefour Frankrijk.

16. Voorts neemt het hof als uitgangspunt bij de beoordeling of sprake is van uitputting dat Laroche de economische waarde van haar merk heeft gerealiseerd. Laroche stelt weliswaar dat de volledige economische waarde van de merken veel hoger was dan de ontvangen vergoedingen, omdat de vergoedingen specifiek waren afgestemd op de verkoop in het kader van de acties Carrefour Frankrijk (en later België), maar zij betwist niet dat zij de overeengekomen maximale licentievergoeding voor de actie Carrefour Frankrijk heeft ontvangen over alle merkproducten, te weten een bedrag van € 1.151.654,97 (zie rov. 1.7). Vervolgens heeft zij zelfs nogmaals een licentievergoeding ontvangen voor de actie Carrefour België (zie rov. 1.14).

17. Het hof is, gelet op de volgende omstandigheden, van oordeel dat alle merkproducten door Promeco aan Carrefour Frankrijk zijn verkocht:

- in artikel 7 van de MAU I is vermeld dat Promeco na afloop van de “operation” opgave moet doen van het aantal effectief aan Carrefour Frankijk verkochte merkgoederen, waarmee volgens het bepaalde in dat artikel wordt bedoeld “ventes diminué avec les retours”, derhalve de verkopen verminderd met de retouren. Hieruit is naar het oordeel van het hof af te leiden dat sprake was van (formele) verkoop aan Carrefour Frankrijk, maar Carrefour Frankrijk het recht had door haar niet doorverkochte merkproducten te retourneren;

- in artikel 7 van de MAU I is aan Promeco het recht verleend de door Carrefour onverkochte en aan Promeco geretourneerde merkproducten aan elke (willekeurige) klant te verkopen, hetgeen een aanwijzing is dat ook Laroche, die met de MAU I heeft ingestemd (zie rov. 15), ervan uitging dat zij na de actie Carrefour Frankrijk geen eisen meer kon stellen met betrekking tot de verhandeling van deze merkproducten vanwege de uitputting van haar merkrechten;

- Promeco heeft over alle aangekochte merkproducten de overeengekomen licentievergoedingen betaald.

Hieraan kan het verwijt van Laroche dat 4 EW de koopovereenkomst tussen Promeco en Carrefour Frankrijk en daarop betrekking hebbende verkoopfacturen en bankafschriften niet heeft overgelegd, onvoldoende afdoen, ook al omdat 4 EW niet bij die koopovereenkomst en de uitvoering daarvan betrokken was.

18. Uit het voorgaande volgt dat door de met toestemming van Laroche door Promeco gerealiseerde verkoop van alle merkproducten aan Carrefour Frankrijk, zijnde een van de merkhouder onafhankelijke onderneming, de merkrechten ten aanzien van alle merkproducten zijn uitgeput. Laroche heeft immers de economische waarde van haar merk gerealiseerd (doordat de merkproducten waren geproduceerd in opdracht van en voor rekening van Promeco en Promeco licentievergoedingen betaalde over de door haar betaalde aankoopprijs (prix d’achat) ging door retournering door Carrefour Frankrijk de gerealiseerde economische waarde voor Laroche niet teniet) en Carrefour Frankrijk heeft door de verkoop het recht gekregen over de merkproducten te beschikken.

Dat Carrefour er niet in geslaagd is alle merkproducten door te verkopen is niet relevant; voor uitputting is niet nodig dat de merkproducten aan de eindgebruiker zijn verkocht; verkoop aan een van de merkhouder onafhankelijke onderneming als Carrefour Frankrijk is daarvoor voldoende. De regel uit het Peak Holding-arrest dat geen sprake is van in de handel brengen en van uitputting als de merkhouder in de EER merkgoederen in zijn eigen winkels of in die van een gelieerde vennootschap aan consumenten aanbiedt, maar niet verkoopt (met als gevolg dat de merkhouder niet in staat werd gesteld de economische waarde van zijn merk te realiseren en derden niet het recht kregen over de goederen te beschikken) is hier niet van toepassing.

Dat de wijze waarop Carrefour Frankrijk over de merkgoederen kon beschikken in zoverre was beperkt dat zij deze slechts mocht verkopen in het kader van de zegeltjesactie gedurende een bepaalde periode, doet aan de uitputting ook niet af. De uitputting vindt plaats door het feit alleen dat de waren met toestemming van de merkhouder in de handel worden gebracht en eventuele beperkende bedingen in de verkoopovereenkomst met een onafhankelijke marktdeelnemer inzake de eerste verhandeling in de EER betreft alleen de verhoudingen tussen partijen bij die handeling en staat niet in de weg aan uitputting. Dat is alleen het geval indien het gaat om een (doorwerkende) bepaling in de licentieovereenkomst tussen de merkhouder en zijn licentienemer als vermeld in artikel 22, lid 2 UMV, in welk geval in zoverre geen sprake is van toestemming van de merkhouder.

Aan uitputting van de merkrechten kan evenmin afdoen dat Carrefour Frankrijk het recht – niet de plicht – had de door haar niet verkochte goederen aan Promeco te retourneren. Eenmaal uitgeputte merkrechten kunnen immers niet herleven.

19. De stelling, althans de suggestie van Laroche dat zij, ondanks haar instemming met de MAU 1, begrijpt het hof, (naar Promeco wist, althans redelijkerwijs kon weten) niet instemde met de verkoop van de restvoorraad aan een willekeurige derde is niet relevant daar de restvoorraad van deze actie Carrefour Frankrijk toen niet is verkocht aan een derde en kan bovendien niet aan de uitputting afdoen. Dat geldt ook voor de omstandigheid dat die verkoop binnen een bepaalde periode had moeten plaatsvinden. De merkrechten ten aanzien van de restvoorraad waren immers al uitgeput op het moment van (de met toestemming van Laroche door Promeco gerealiseerde) verkoop van de merkproducten aan Carrefour Frankrijk. Art. 7 van de MAU I beperkte Promeco weliswaar temporeel in haar verkoopmogelijkheden van de restvoorraad, maar die bepaling heeft niet tot gevolg dat een eenmaal verleende toestemming niet langer gold en de uitgeputte merkrechten weer herleefden. Laroche heeft ook niet betwist dat bij verkoop van alle merkproducten haar merkrechten zijn uitgeput (vergelijk punt 35 CvA in reconventie).

Overigens kunnen de argumenten die Laroche aanvoert voor haar betoog dat zij niet instemde met de verkoop van de restvoorraad van de actie Carrefour Frankrijk aan een willekeurige derde, die conclusie niet dragen. Zij stelt daartoe dat in de MAU 1 is bepaald dat de voorwaarden van die MAU moeten overeenstemmen met de tussen Laroche en TOM gesloten licentieovereenkomst Frankrijk en dat TOM die licentieovereenkomst met Promeco heeft besproken, maar zij heeft niet (voldoende onderbouwd) gesteld dat in die licentieovereenkomst (Frankrijk) is bepaald dat de restvoorraad niet verkocht mocht worden en zij heeft die overeenkomst ook niet overgelegd. Ook haar beroep op de laatste zin in de, ten behoeve van de import voor de douane opgemaakte douaneverklaring dat de producten alleen mogen worden geïmporteerd en verkocht in de context van de promotie Carrefour en haar stelling dat Promeco over de verkoop van de restvoorraad aan Carrefour België overleg heeft gevoerd, kunnen niet afdoen aan de eerder gegeven instemming met verkoop aan een derde. Nog daargelaten dat ook bij verkoop aan een derde van de restvoorraad van de actie Carrefour Frankrijk sprake is, althans kan zijn van verkoop in de context van deze actie, leidt een eenzijdige verklaring in een later door Laroche opgemaakt stuk er niet toe dat haar instemming met hetgeen was overeengekomen in de MAU 1 niet langer gold. Dat geldt ook voor de omstandigheid dat Promeco er de voorkeur aan gaf om (al dan niet om commerciële redenen) de restvoorraad met instemming van Laroche te verkopen aan Carrefour België (buiten het territoir waarvoor in de MAU 1 toestemming was gegeven derhalve), daarover overleg heeft gevoerd en bereid was daarvoor opnieuw een vergoeding te betalen.

20. Als het bovenstaande onvoldoende zou zijn om aan te nemen dat alle merkproducten aan Carrefour Frankrijk zijn verkocht, zijn de merkrechten naar het oordeel van het hof toch uitgeput omdat, mede in aanmerking nemende dat over alle merkgoederen licentievergoedingen zijn betaald en Laroche dus de economische waarde van haar merk heeft gerealiseerd, Carrefour Frankrijk in ieder geval over de (alle) merkproducten kon beschikken. Hiervoor is van belang dat partijen ervan uitgaan dat de merkproducten uitsluitend zijn vervaardigd en bestemd waren voor (de actie) Carrefour Frankrijk (vergelijk ook de douaneverklaring). Op grond daarvan moet ervan worden uitgegaan dat uitsluitend Carrefour Frankrijk daarover (in de relevante periode) volledig kon beschikken voor verkoop in het kader van de actie. Ook in dat geval kunnen voormelde omstandigheden (dat Carrefour er niet in geslaagd is alle merkproducten door te verkopen, dat zij het recht had niet verkochte producten te retourneren/niet af te nemen en dat zij de merkproducten alleen mocht verkopen in het kader van de zegeltjesactie) daaraan om voormelde redenen niet afdoen. Daar Carrefour Frankrijk (ook als niet alle merkproducten aan haar zouden zijn verkocht) over alle, dus ook de (nog) niet afgenomen merkproducten kon beschikken, waren ook de merkrechten met betrekking tot alle merkproducten uitgeput en konden die merkrechten niet later weer herleven. Dat is een andere situatie dan zich voordeed in het Peak Holding-arrest, waar geen van de merkhouder onafhankelijke derde over de te koop aangeboden producten kon beschikken. Laroche heeft zelf (in punt 91 MvA) gesteld dat de merkproducten aan Carrefour Frankrijk ter beschikking werden gesteld. Elders (punten 130 en 131 MvA ) heeft Laroche betwist dat Carrefour Frankrijk over de merkproducten kon beschikken, maar daartoe stelt zij slechts dat de eigendom van de restvoorraad bij Promeco is gebleven en dat Promeco feitelijk over de restvoorraad is blijven beschikken. Beide omstandigheden doen er niet aan af dat alle merkproducten waren bestemd voor Carrefour Frankrijk en dat Carrefour Frankrijk (feitelijk) bevoegd was daarover tijdens de actie Carrefour Frankrijk te beschikken. Promeco mocht de goederen tijdens de actie niet aan een ander ter beschikking stellen.

21. Het hof is derhalve van oordeel dat de merkrechten van Laroche ten aanzien van alle merkproducten, dus ook ten aanzien van de restvoorraad, al door de uitvoering van de actie Carrefour Frankrijk waren uitgeput. Dat brengt mee dat de grieven in zoverre slagen en dat de vraag of de merkrechten op de restvoorraad zijn uitgeput door de verkoop aan Boxter geen behandeling behoeft. Ten overvloede zal het hof daarop hierna nog ingaan.

Uitputting door verkoop aan Boxter in het kader van de uitvoering van de actie Carrefour België?

22. Indien ervan moet worden uitgegaan dat de merkrechten ten aanzien van de restvoorraad niet zijn uitgeput door de verkoop aan Carrefour Frankrijk (omdat de restvoorraad niet “in de handel” is gebracht), zijn de merkrechten op de restvoorraad naar het oordeel van het hof uitgeput door de verkoop van deze voorraad door Promeco aan Boxter op 30 juli 2013. Deze verkoop heeft immers plaatsgevonden met toestemming van TOM en Promeco die (sub)licentiehouder van Laroche waren voor wat betreft de merkproducten, inclusief de restvoorraad, waardoor er in beginsel van moet worden uitgegaan dat er door Laroche toestemming is gegeven voor het verhandelen van deze merkproducten door Promeco (Vergelijk het Copad-arrest), tenzij het beroep van Laroche op lid 2 van artikel 22 UMV (de Copad-uitzondering) zou slagen. Dit beroep zal het hof hierna beoordelen.

23. Bij pleidooi in hoger beroep heeft Laroche voor het eerst en in strijd met haar eerdere stelling dat de restvoorraad in de handel is gebracht door de verkoop aan Boxter (punt 23 ID), gesteld dat de restvoorraad niet door de verkoop van Promeco aan Boxter in de handel is gebracht omdat het ging om een intra-concern transactie en/of schijntransactie. 4 EW heeft bezwaar gemaakt tegen het poneren van deze nieuwe stelling bij pleidooi in hoger beroep. Het hof gaat aan deze stelling voorbij wegens strijd met de twee-conclusie-regel.

24. Laroche heeft nog gesteld dat Promeco er voor de verkoop aan Boxter van op de hoogte was of had moeten zijn dat Laroche voor de verkoop van de restvoorraad aan een derde geen toestemming had gegeven. 4 EW heeft dat betwist en Laroche heeft die stelling onvoldoende onderbouwd. Zoals hiervoor, in met name rechtsoverwegingen 15 18 en 19, overwogen heeft Laroche ingestemd met de MAU 1 en (daarmee, gelet op art. 7 MAU I) toestemming verleend voor de verkoop van de restvoorraad door Promeco aan een willekeurige klant na afloop van de actie Carrefour Frankrijk. Daarom had Promeco ook geen reden om aan te nemen dat Laroche niet instemde met de verkoop van de restvoorraad van de actie Carrefour België, waarbij de licentieverlening ook via TOM op gelijke wijze verliep. Integendeel; juist de omstandigheid dat Laroche had ingestemd met de verkoop van de restvoorraad van de actie Carrefour Frankrijk is veeleer een omstandigheid die meeweegt om aan te nemen dat Promeco gerechtvaardigd heeft vertrouwd dat Laroche ook instemde met een soortgelijke verkoop van de restvoorraad van de actie Carrefour België. Uit de hiervoor in overweging 1.12 aangehaalde mail van Promeco van 28 januari 2013, met c.c. aan [betrokkene 3] van Laroche, (waarbij Promeco mededeelt de getekende MAU 2 mee te zenden) valt ook af te leiden dat Promeco ervan uitging dat Laroche de MAU 2 kende en daarmee instemde. Het bevreemdt dat Laroche, die in hoger beroep niet langer betwist deze mail te hebben ontvangen (zij betwist nog slechts de bijlage te hebben ontvangen, zie punt 28 MvA), daarop niet reageerde naar Promeco toe en dat zij het kennelijk bij Promeco bestaande gerechtvaardigde vertrouwen dat Laroche instemde met de MAU 2 niet trachtte weg te nemen. Daarmee versterkte zij dat gerechtvaardigd vertrouwen alleen maar.

25. Voorts heeft Laroche zich nog beroepen op omstandigheden die hebben plaatsgevonden na de verkoop aan Boxter. Zo stelt zij dat Promeco op 25 augustus 2013 na de verkoop aan Boxter aan haar heeft bericht ervoor te zorgen dat de restvoorraad niet op dump-markten zou worden verkocht. Deze mededeling nadat de merkgoederen met toestemming van Laroche in de handel waren gebracht (bij de uitvoering van de actie Carrefour Frankrijk, althans door verkoop aan Boxter) kan aan die toestemming en dus aan de uitputting van de merkrechten van Laroche met betrekking tot die producten niet afdoen. Dat geldt ook voor het overleg dat tussen Laroche, TOM en Promeco heeft plaatsgevonden over de verkoop/liquidatie van de restvoorraad aan/via de Franse supermarktketen Système-U. Promeco heeft zich daarbij steeds op het standpunt gesteld dat de restvoorraad daarvoor al was verkocht aan Boxter en zij de merkproducten wel weer wilde terugnemen om deze te verkopen aan Système-U.

26. Laroche heeft zich voorts beroepen op uitspraken van het hof te Brussel in een procedure op derdenverzet (die niet is overgelegd) en van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel in de zaak tussen Laroche enerzijds en Promeco, Boxter en TOM anderzijds (prod. 31 Laroche), waarbij geen uitputting is aangenomen. Het hof is niet aan die uitspraken gebonden en merkt op dat een belangrijke reden voor de afwijkende beslissing van de Belgische rechtbank lijkt te zijn dat zij in die zaken ervan uitging dat Laroche niet had ingestemd met de MAU 1 en daarvan zelfs niet op de hoogte was.

Ondanks uitputting verzet tegen verdere verhandeling mogelijk (art. 13, lid 2 UMV)?

27. Laroche heeft pas voor het eerst bij pleidooi in hoger beroep (punten 47-56) gesteld dat zij zich ondanks uitputting toch tegen verdere verhandeling kan verzetten op grond van artikel 13, lid 2, UMV omdat er voor haar gegronde redenen zijn om zich tegen verdere verhandeling te verzetten als bedoeld in dat artikellid. Eerder in de procedure heeft zij weliswaar gesteld dat door de wijze van aanbieden van de merkproducten door (afnemers van) Boxter afbreuk wordt gedaan aan de reputatie en het imago van de merken, maar uitsluitend ter onderbouwing van haar beroep op artikel 22, lid 2, UMV – de “Copad-uitzondering” –, en van de door haar gestelde schade. 4 EW heeft dat ook zo begrepen (zie punt 25 CvA). 4 EW heeft bezwaar gemaakt tegen het pas bij pleidooi in hoger beroep aanvoeren van deze grondslag van haar vordering door Laroche. Laroche heeft desgevraagd tijdens het pleidooi in hoger beroep niet kunnen aangeven waar eerder een beroep was gedaan op artikel 13, lid 2 UMV. Door haar advocaat is gewezen op punt 71 van de inleidende dagvaarding maar daarin valt dat naar het oordeel van het hof niet te lezen. Gelet op het bovenstaande gaat het hof aan dit beroep op artikel 13, lid 2, UMV als zijnde in strijd met de twee-conclusie-regel, voorbij.

28. Overigens kan dit beroep op artikel 13, lid 2, UMV naar het oordeel van het hof niet slagen, nu niet voldaan is aan het daarvoor geldende vereiste dat sprake is van ernstige schade aan de reputatie van het merk. Weliswaar is niet voldoende gemotiveerd betwist

- dat Laroche onder haar merknaam luxueuze prêt à porter kleding, accessoires en huishoudlinnen laat produceren en op de markt brengt,

- dat 4 EW de merkgoederen heeft aangeboden op haar website www.4everyware.nl

(productie 18 Laroche) en via de website www.eurotradefair.nl, welke website als een soort marktplaats fungeert en

- dat de uitstraling van de website van 4 EW goedkoop is door de indruk dat sprake is van lage prijzen, hoge kortingen, schreeuwerig kleurgebruik, vette koppen en het verkopen van partijen (rest)goederen,

maar 4 EW betwist dat de onderhavige merkproducten zodanige prestigieuze en exclusieve artikelen zijn en dat door het te koop aanbieden van die producten door 4 EW op de in het geding zijnde wijze afbreuk wordt gedaan, laat staan ernstige schade wordt toegebracht aan het vermeende luxueuze en prestigieuze karakter en de reputatie van het merk. Zij stelt daartoe dat Laroche heeft ingestemd met de verkoop van deze merkproducten bij de “gemiddelde” supermarkt Carrefour, waarvoor reclame werd gemaakt op een wijze die niet wezenlijk verschilt van de wijze waarop 4 EW reclame maakte voor deze producten, waarbij zij wijst op website van Carrefour (prod. 5 Laroche) en de voor de actie ook gebruikte website www.promobutler.be (prod. 17 4 EW) Uit de producties blijkt dat ook op deze websites sprake was van hoge kortingen (van 70%), kleurgebruik en vette koppen die vergelijkbaar zijn met het kleurgebruik en de koppen op de door 4 EW gebruikte websites. Weliswaar moest een klant gratis zegeltjes sparen om de merkproducten met (70%) korting te kunnen kopen, maar daarvoor waren 8 zegeltjes, te verkrijgen bij aankoop van boodschappen voor een bedrag van € 80,--, al voldoende. Op de website van Promobutler was sprake van een kamerjas van € 50,-- voor € 14,99 (met 8 spaarzegels). Dit zijn naar het oordeel van het hof geen prijzen die horen bij luxueuze producten met een exclusief karakter en een prestigieuze reputatie. Dat geldt ook voor de presentatie op de websites van Carrefour en Promobutler. De enkele omstandigheid dat de aanbiedingen werden gedaan in het kader van een zegeltjesactie is onvoldoende om anders te oordelen. Mede in aanmerking nemende dat Laroche bovendien heeft ingestemd met verkoop van de merkproducten na de actie Carrefour Frankrijk aan willekeurige klanten, is het hof van oordeel dat Laroche haar stelling dat door de wijze van aanbieden en verkopen van de restvoorraad door 4 EW de reputatie van haar merk ernstig is geschaad, niet voldoende is onderbouwd. Als er al sprake is van schade aan het vermeende luxueuze en prestigieuze karakter van het merk heeft zij zelf ingestemd met handelingen waarvan dat (mede) het gevolg was of kon zijn.

29. Het hof merk - in aanvulling op rechtsoverweging 22 - nog het volgende op over het beroep van Laroche op artikel 22, lid 2, UMV. Voor zover zou moeten worden aangenomen dat TOM zou hebben gehandeld in strijd met bepalingen van de met Laroche gesloten licentie-overeenkomst(en) inzake kwaliteit, als bedoeld in artikel 22, lid 2, UMV, faalt het beroep van Laroche op het ontbreken van toestemming – de Copad-uitzondering – op de hiervoor (in rechtsoverweging 28) vermelde gronden. Ook het beroep op handelen in strijd met zulke bepalingen inzake de duur en/of het territoir van de licentie faalt, nu in de distributieovereenkomst België twee maal is opgenomen dat de overeenkomst loopt tot (en met) 31 juli 2013, terwijl de verkoop aan Boxter plaatsvond op 30 juli 2013 in België. Dat de actie Carrefour België tot 22 juni 2013 liep doet daar niet aan af.

30. Het bovenstaande brengt mee dat Laroche zich niet kan verzetten tegen de verdere verhandeling van de restvoorraad, dat geen sprake is van merkinbreuk, dat het verweer dat Laroche heeft ingestemd met de MAU 2 geen behandeling behoeft, dat de conventionele vorderingen in de hoofdzaak alsnog zullen worden afgewezen, dat de grieven II tot en met VII slagen en grief I geen behandeling behoeft.”

1.32 Laroche heeft tijdig cassatieberoep ingesteld, 4 EW heeft geconcludeerd tot verwerping, waarna partijen hun standpunt schriftelijk hebben laten toelichten en 4 EW vervolgens heeft gedupliceerd.

Inleiding

Het cassatiemiddel bestaat uit zeven onderdelen, waarvan de eerste zes onderdelen subonderdelen hebben.

Onderdeel 1 ziet op de kwestie van de volgens Laroche gestelde voorwaarden aan haar instemming met de MAU 1 en richt hoofdklachten tegen rov. 15 en 19.

Onderdeel 2 bestrijdt het oordeel in rov. 17 dat alle merkproducten door Promeco aan Carrefour Frankrijk zijn verkocht.

Onderdeel 3 keert zich tegen het oordeel in rov. 20 en 21 dat ook indien moet worden aangenomen dat de merkproducten niet aan Carrefour Frankrijk zijn verkocht, er toch sprake is van uitputting omdat, mede in aanmerking genomen dat over alle merkgoederen licentievergoedingen zijn betaald en Laroche dus de economische waarde van haar merk heeft gerealiseerd, Carrefour Frankrijk in ieder geval over de merkproducten kon beschikken.

Onderdeel 4 komt op tegen het oordeel in rov. 23 dat de stelling van Laroche dat de restvoorraad niet door de verkoop van Promeco aan Boxter in de handel is gebracht omdat het ging om een intra-concerntransactie en/of schijntransactie, in strijd is met de tweeconclusieregel.

Onderdeel 5 betoogt dat het hof in rov. 29 heeft miskend dat met het begrip “duur” in art. 22, lid 2, sub a, UMVo (oud) de duur van een licentie wordt bedoeld, en niet de duur van de overeenkomst waarin die licentie is opgenomen, althans dat het hof een onbegrijpelijk oordeel heeft gegeven.

Onderdeel 6 bestrijdt het oordeel in rov. 24 dat Laroche het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt bij Promeco in te stemmen met MAU 2 althans met wat daarin was opgenomen over de verkoop van de restvoorraad van de actie Carrefour België.

Onderdeel 7 bevat een voortbouwende klacht.

In essentie gaat het er in cassatie om of het hof terecht en voldoende begrijpelijk heeft geoordeeld dat er sprake is van uitputting van de merkrechten van Laroche op de restvoorraad die is overgebleven na loyaliteitsspaaracties van Carrefour in Frankrijk en België.

De Europese uitputtingsregel2.

In dit geding is de Uniemerkenverordening (hierna: UMVo) van toepassing3..

Art. 13 UMVo (oud) bevat de zogenaamde uitputtingsregel, als uitzondering op het exclusieve recht van de merkhouder, met betrekking tot het Uniemerk en luidt als volgt:

‘Uitputting van het aan het Uniemerk verbonden recht

1. Een Uniemerk verleent de houder niet het recht het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.’

Op grond van het eerste lid van art. 13 UMVo (oud) omvat het uitsluitend recht van de Uniemerkhouder niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte (hierna: EER) in de handel zijn gebracht. Dat wordt in jargon uitputting of uitdoving van het merkrecht genoemd. De Uniewetgever heeft daarmee de merkhouder toegestaan om alleen de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren4.. De ratio hiervan is dat de rechthebbende al bij de eerste verhandeling van het product in staat is gesteld de economische waarde van zijn merk te realiseren en er geen (rechts)economische rechtvaardiging meer bestaat om hem die gelegenheid opnieuw te bieden bij iedere opvolgende verhandeling van het betrokken product5..

De Europese uitputtingsregel dient te worden bezien tegen de achtergrond van de verdragsbepalingen over de verhouding tussen het vrij verkeer van goederen (met name art. 34 VWEU) en de bescherming van IE-rechten (art. 36 VWEU)6.. Uit art. 36 VWEU volgt dat de bescherming van IE-rechten een beperking van het vrij verkeer van goederen kan rechtvaardigen. Bij de vraag of de uitoefening van een IE-recht een toelaatbare beperking van het vrij verkeer van goederen vormt, betrekt het HvJEU de “wezenlijke functie” van het betrokken IE-recht en het daarvan afgeleide “specifieke voorwerp” van het recht, de kern van het recht. Volgens het HvJEU is de belangrijkste wezenlijke functie van het merkrecht herkomstfunctie: de consument of eindgebruiker moet het product zonder gevaar voor verwarring van producten van andere herkomst kunnen onderscheiden (de herkomst(aanduidings- of garantie)functie)7.. Daaruit volgt dat het aan de merkgerechtigde toegekende recht op te komen tegen ieder gebruik dat aan de herkomstgarantie afbreuk zou kunnen doen, behoort tot het specifieke voorwerp van het merkrecht8.. Het merk heeft volgens het HvJEU met name tot specifiek voorwerp aan de merkhouder het uitsluitende recht te verschaffen het merk te gebruiken voor het als eerste in het verkeer brengen van een product, en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door van dit merk valselijk voorziene producten te verkopen9.. Een beperking van het vrij verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke interne markt is alleen toegelaten, indien die beperking wordt gerechtvaardigd door de bescherming van rechten die het specifieke voorwerp van het merkrecht vormen10.. De uitoefening van het merkrecht mag geen middel tot willekeurige discriminatie of verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten vormen11.. De uitputtingsregel verhindert dit. Evenals art. 36 VWEU beoogt de uitputtingsregel de fundamentele belangen van de bescherming van het merkrecht en het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijk markt met elkaar in overeenstemming te brengen door de latere verhandeling van een product dat van een merk is voorzien, mogelijk te maken12..

In haar conclusie vóór het Peak Holding-arrest betoogde A-G Stix-Hackl, aan de hand van een letterlijke, systematische en teleologische uitleg van art. 13 UMVo (oud), dat van het Europees geharmoniseerde begrip in de handel brengen in de EER sprake is wanneer een onafhankelijke derde de beschikkingsbevoegdheid heeft verkregen over de van het merk voorziene waren, bijvoorbeeld na een verkoop13.. Uit het Peak Holding-arrest volgt dat een verkoop die de merkhouder in staat stelt de economische waarde van zijn merk te realiseren de uitsluitende rechten van de merkhouder uitput, meer in het bijzonder het recht om een derde te verbieden de waren door te verkopen. Wanneer de merkhouder zijn waren invoert om ze in de EER te verkopen of te koop aan te bieden, brengt hij ze evenwel niet in de handel in de zin van art. 13, lid 1, UMVo (oud), omdat dergelijke handelingen derden niet het recht verlenen om over de van het merk voorziene waren te beschikken. Zij stellen de merkhouder niet in staat de economische waarde van het merk te realiseren. Zelfs na dergelijke handelingen behoudt de merkhouder zijn belang om de volledige controle over de van het merk voorziene waren te behouden, met name om de kwaliteit ervan te verzekeren. Bovendien moet onderscheid worden gemaakt tussen het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren enerzijds en de invoer ervan anderzijds. Het in de EER invoeren of aanbieden van waren kan niet worden gelijkgesteld met het in de handel brengen ervan. Van een merk voorziene waren kunnen dus niet worden geacht in de EER in de handel te zijn gebracht wanneer de merkhouder ze in de EER heeft ingevoerd om ze aldaar te verkopen of wanneer hij ze in zijn eigen winkels of in die van een gelieerde vennootschap aan de consumenten in de EER te koop heeft aangeboden, maar er niet in geslaagd is om ze te verkopen14..

De uitputtingsregel heeft alleen betrekking op nauwkeurig bepaalde producten die voor het eerst in de handel zijn gebracht door of met toestemming van de merkhouder. De toestemming moet dus zien op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd en kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat de merkhouder heeft ingestemd met de verkoop in de EER van producten die identiek of soortgelijk zijn15..

Uit het Davidoff-arrest volgt dat er sprake kan zijn van impliciete toestemming van de merkhouder tot het in de EER verhandelen van van zijn merk voorziene producten die eerder door die merkhouder of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht, wanneer uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het buiten de EER in de handel brengen naar het oordeel van de nationale rechter met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn recht om zich te verzetten tegen het in de EER in de handel brengen. Een impliciete toestemming kan niet voortvloeien: (i) uit het feit dat de merkhouder niet aan alle achtereenvolgende kopers van de buiten de EER in de handel gebrachte waren heeft meegedeeld dat hij zich tegen het verhandelen in de EER verzet, (ii) uit het feit dat op de waren niet is vermeld dat het verboden is ze in de EER in de handel te brengen en (iii) uit de omstandigheid dat de merkhouder de eigendom van de van het merk voorziene waren heeft overgedragen zonder contractuele beperkingen op te leggen, en dat volgens de op de overeenkomst toepasselijke wet het overgedragen eigendomsrecht zonder dergelijke beperkingen een onbeperkt recht tot wederverkoop omvat of op zijn minst het recht om de waren later in de EER te verhandelen. Voor de uitputting van het merkrecht is niet relevant: (a) dat de handelaar die de van het merk voorziene waren invoert, niet weet dat de merkhouder zich ertegen verzet dat deze waren in de EER in de handel worden gebracht of op die markt worden verhandeld door andere dan erkende wederverkopers, of (b) dat de erkende wederverkopers en groothandelaars aan hun eigen kopers geen contractuele beperkingen hebben opgelegd waarin dat verzet tot uiting komt, hoewel de merkhouder hen daarvan op de hoogte had gebracht16.. De Davidoff-maatstaf geldt ook bij de vraag of sprake is van impliciete toestemming voor het in de handel brengen van producten direct in de EER (door een derde die niet economisch verbonden is met deze merkhouder)17..

Wanneer een licentienemer van het merk voorziene waren in de handel brengt, moet dit in beginsel worden geacht te geschieden met toestemming van de merkhouder. Er is echter geen sprake van toestemming van de merkhouder wanneer de licentienemer van het merk voorziene waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, indien vaststaat dat deze bepaling overeenkomt met een van de in art. 22, lid 2, UMVo (oud) bedoelde gronden waarop de merkhouder een licentienemer kan aanspreken wegen handelen in strijd met de licentie, waaronder de duur daarvan en het territoir van de licentie18..

De vraag of het recht van de merkhouder als gevolg van diens toestemming is uitgeput speelt zowel in gevallen waarin de Davidoff-maatstaf (impliciete toestemming) moet worden toegepast – welke maatstaf immers die toestemming, zij het in impliciete vorm, betreft – als in de gevallen waarin die toestemming (in beginsel) volgt uit economische verbondenheid, die bijvoorbeeld berust op een licentieovereenkomst. Het verschil is volgens Uw Raad hierin gelegen dat in het geval dat de Davidoff-maatstaf moet worden aangelegd (er is geen economische verbondenheid), zwaardere eisen aan het bewijs van de (impliciete) toestemming worden gesteld dan in het geval dat sprake is van economische verbondenheid, waarin de toestemming geacht wordt te zijn gegeven19..

Zoals blijkt uit het tweede lid van art. 13 UMVo (oud), geldt de uitputtingsregel niet indien de merkhouder gegronde redenen heeft om zich tegen verdere verhandeling van de waren te verzetten. Omdat de uitputtingsregel een uitzondering is op het exclusieve recht van de merkhouder, zal in beginsel degene die zich op uitputting beroept dienen te bewijzen dat aan de voorwaarden wordt voldaan20..

Twee zelfstandig dragende gronden voor uitputting en één ten overvloede?

Het hof heeft in onze zaak op twee zelfstandig dragende gronden geoordeeld dat er sprake is van uitputting van de merkrechten van Laroche op de restvoorraad:

- omdat alle merkproducten, dus ook de restproducten, door Promeco aan Carrefour Frankrijk zijn verkocht met toestemming van Laroche (rov. 13-19);

- omdat, mede in aanmerking genomen dat over alle merkgoederen licentievergoedingen zijn betaald en Laroche dus de economische waarde van haar merk heeft gerealiseerd, Carrefour Frankrijk in ieder geval over de (alle) merkproducten kon beschikken (met toestemming van Laroche) (rov. 20-21).

Volgens het hof waren de merkrechten van Laroche al uitgeput door uitvoering van de actie Carrefour Frankrijk (ook ten aanzien van de restvoorraad na ommekomst van die loyaliteitsactie bij Carrefour Frankrijk).

Alleen ten overvloede (vgl. rov. 21, laatste zin) is het hof vervolgens nog ingegaan op de kwestie of Laroche’s merkrechten zijn uitgeput door de verkoop aan Boxter na ommekomst van de opvolgende loyaliteitsactie Carrefour België. Het hof beoordeelt dat in een aantal overwegingen ten overvloede bevestigend, omdat de restproducten door Promeco aan Boxter zijn verkocht met toestemming van licentienemer TOM en sublicentienemer Promeco en daarom in beginsel ook met toestemming van Laroche (rov. 22-26) en het beroep van Laroche op lid 2 van art. 22 UMVo (oud)21.(de Copad-uitzondering) niet opgaat (rov. 29). Bij de klachten van de onderdelen 4, 5 en 6, die zijn gericht tegen deze overwegingen ten overvloede, heeft Laroche volgens mij in deze lezing geen belang in cassatie.

Een andere beschouwing is de volgende22.. Naast de twee redenen voor uitputting van de actie bij Carrefour Frankrijk oordeelt het hof dat zelfs als dat niet het geval was geweest, er sprake is van uitputting door verkoop van de restproducten door Promeco aan Boxter. Dan is sprake van drie zelfstandige gronden voor het uitputtingsoordeel en bestaat belang bij alle klachten.

Bespreking van de klachten

Onderdeel 1 ziet op de vraag of Laroche voorwaarden heeft gesteld aan haar instemming met de MAU 1. De hoofdklachten richten zich tegen passages uit rov. 15 en 19 met in het laatste subonderdeel louter voortbouwende klachten.

Subonderdeel 1.1 is geformuleerd voor het geval het hof in rov. 15 (hiervoor weergegeven in 1.31) met zijn oordeel dat vaststaat dat Laroche “op de hoogte was” van de MAU 1 bedoelt: tijdens de totstandkoming ervan. Volgens de klacht is het oordeel van het hof dan zonder nadere motivering onbegrijpelijk omdat Laroche steeds heeft gesteld dat zij pas na de totstandkoming van de MAU 1 hiervan op de hoogte is gekomen23., en het hof deze stelling niet kenbaar heeft verworpen.

Deze kennelijk zekerheidshalve voorgedragen klacht mist volgens mij feitelijke grondslag: het arrest biedt geen aanknopingspunten voor de lezing dat het hof heeft geoordeeld dat Laroche al tijdens de totstandkoming van de MAU 1 op de hoogte was van deze overeenkomst24..

Subonderdeel 1.2 richt in de eerste plaats een motiveringsklacht tegen het oordeel in rov. 15 dat Laroche heeft ingestemd met de MAU 1, omdat zij dat heeft erkend in cva rec 3125.en dat volgens het hof is af te leiden uit haar eigen douaneverklaring. Dat is volgens de klacht onbegrijpelijk, omdat Laroche in cva rec 31 niet (ongeclausuleerd) heeft “ingestemd” met de MAU 1, maar daarin heeft gesteld dat zij achteraf “toestemming” heeft gegeven voor de MAU 1, maar wel onder voorwaarden, met name dat Promeco de producten “under no circumstances” mocht verkopen in een “andere context” dan die van de loyaliteitsactie bij Carrefour in de periode van 23 april tot 30 november 2012. De klacht citeert daartoe een ander deel van de douaneverklaring van Laroche dan het hof doet in rov. 15. Het hof benadrukt in zijn citaat in rov. 15 dat Laroche de MAU 1 volgens de tekst van die verklaring “duly approved” heeft, terwijl de klacht benadrukt dat uit die verklaring blijkt dat de merkwaren door Promeco mochten worden geïmporteerd “in the frame of the promotion organized by Carrefour Supermarkets to develop customers’ loyalty” voor ruim een half jaar en dat Promeco deze “under no circumstances” mocht importeren en verkopen “in another context than the above mentioned promotion.”

Ik acht dit niet onbegrijpelijk. Het hof legt hier gedingstukken uit. Dat kan in cassatie niet op juistheid worden getoetst, alleen op begrijpelijkheid. De klacht focust volgens mij te eenzijdig op de stellingen bij cva rec. 31 (“achteraf toestemming geven” betekent nog geen “instemming”, zoals het hof onvoldoende inzichtelijk gemotiveerd afleidt, zeker niet nu het hier zoals uit Laroche’s stellingen bij antwoord in reconventie blijkt om toestemming onder voorwaarden gaat), maar laat onderbelicht dat het hof Laroche’s instemming in rov. 15 afleidt uit zowel cva rec. 31 als de douaneverklaring – en uit die verklaring citeert het hof dat Laroche daarin verklaart dat zij de MAU 1 tussen haar licentienemer en diens sublicentienemer voor de betreffende loyaliteitsactie “duly approved” heeft. Dat het hof die twee zaken, dus het “achteraf toestemming geven” (zij het volgens Laroche onder voorwaarden) voor de overeenkomst tussen haar licentienemer en diens sublicentienemer voor de loyaliteitsactie enerzijds en het tegenover de douane verklaren dat zij de MAU 1 “duly approved” heeft anderzijds, vervolgens als het ware gecombineerd kwalificeert als “instemming” van Laroche met de MAU 1 is goed te volgen en zodoende volgens mij niet onbegrijpelijk. Daar stuit deze klacht op af.

Subonderdeel 1.2 vervolgt met de motiveringsklacht dat voor zover het hof heeft gemeend dat ook bij verkoop aan een derde van de restvoorraad van de Carrefouractie Frankrijk sprake kan zijn verkoop “in de context” van de actie (de klacht verwijst naar deze passage uit de 2e alinea van rov. 19: “Nog daargelaten dat ook bij verkoop aan een derde van de restvoorraad van de actie Carrefour Frankrijk sprake is, althans kan zijn van verkoop in de context van deze actie (…)”), ook sprake is van onbegrijpelijkheid. De klacht poneert dat niet valt in te zien hoe verkoop aan een derde van een restvoorraad na afloop van een loyaliteitsactie redelijkerwijs kan kwalificeren als verkoop in de context van die loyaliteitsactie waarbij de producten werden verkocht aan klanten.

Ook dit acht ik niet onbegrijpelijk. Als je een sublicentieovereenkomst in het kader van een loyaliteitsactie “duly approved” hebt als merkhouder volgens je eigen douaneverklaring, ook al is dat achteraf, in welke sublicentieovereenkomst die ziet op die loyaliteitsactie zelf staat dat na afloop van de actie restpartijverkoop aan derden kan plaatsvinden door de sublicentienemer en die merkhouder in die eigen douaneverklaring bovendien de ruime, althans minder scherpe begrippen “in the frame of the promotion” en “in the context (of) the abovementioned promotion” hanteert, dan kon het hof hier zonder schending van motiveringsregels uit afleiden dat Laroche instemde met de hele MAU 1. De tekst laat een dergelijke uitleg toe.

Subonderdeel 1.3 richt zich vervolgens tegen de passage uit de tweede alinea van rov. 19 dat “een eenzijdige verklaring in een later door Laroche opgemaakt stuk er niet toe [leidt] dat haar instemming met hetgeen was overeengekomen in de MAU 1 niet langer gold". Volgens de klacht is deze overweging onbegrijpelijk omdat het hof met "een later door Laroche opgemaakt stuk" verwijst naar de douaneverklaring en de "instemming" die Laroche zou hebben verleend aan de MAU I ook is gegeven in diezelfde douaneverklaring26.. Voor zover het hof heeft bedoeld dat Laroche met de douaneverklaring niet haar aanvankelijke instemming kon intrekken, is dat volgens de klacht onbegrijpelijk, omdat (vast)gesteld noch gebleken is dat Laroche haar instemming eerder heeft gegeven. Voor zover het hof iets anders bedoelt, dan is volgens het subonderdeel onbegrijpelijk wat dat dan is.

Juist lijkt mij dat geen sprake is van “een later stuk” dat een “eerder gegeven instemming” zou intrekken, dat is een minder geslaagde passage, maar van cassatie-technische onbegrijpelijkheid lijkt mij hier geen sprake. De klacht richt zich niet tegen een zelfstandig dragende grond in rov. 19 (die staan in de eerste alinea van rov. 19), zodat Laroche meteen al daarom belang mist bij deze klacht. Ook lijkt mij hier weer miskend dat het hof de instemming van Laroche afleidt uit twee dingen, zoals we bij de bespreking van de vorige klacht hebben gezien. De klacht is bovendien gericht tegen een overweging ten overvloede. Ook dit subonderdeel is daarom tevergeefs voorgesteld.

Onderdeel 2 richt rechts- en motiveringsklachten tegen het hofoordeel in rov. 17 dat alle merkproducten door Promeco aan Carrefour Frankrijk zijn verkocht. Het hof komt daartoe door uitleg van de MAU 1, waar Laroche volgens het hof mee heeft ingestemd en de omstandigheid dat Promeco over alle aangekochte merkproducten de overeengekomen licentievergoedingen heeft betaald. Als het ware een “secundaire afleiding” dus. Daarbij onderkent het hof in rov. 17 op zich dat lastig is dat 4 EW de koopovereenkomst tussen Promeco en Carrefour niet heeft overgelegd, evenmin als de daarop betrekking hebbende verkoopfacturen en bankafschriften, maar dat kan volgens het hof “onvoldoende af doen” aan zijn oordeel, ook al omdat 4 EW niet bij die koopovereenkomst en de uitvoering daarvan betrokken was. Het onderdeel richt hier in vijf subonderdelen klachten tegen.

Subonderdeel 2.1 klaagt dat het hof heeft miskend dat de stelplicht (en de bewijslast) voor de stelling dat de merkrechten uitgeput zijn door verkoop van alle merkproducten (inclusief de latere restvoorraad) aan Carrefour Frankrijk, op 4 EW rust27.. Heeft het hof dit niet miskend, dan heeft het hof te lage eisen gesteld aan de stelplicht (en bewijslast) van 4 EW, mede in het licht van de gemotiveerde betwisting door Laroche28.. Althans is zonder nadere maar niet gegeven motivering onbegrijpelijk dat het hof (kennelijk) wel heeft gemeend dat 4 EW aan haar stelplicht heeft voldaan. 4 EW heeft haar stelling dat alle merkproducten door Promeco aan Carrefour zijn verkocht volgens het subonderdeel niet onderbouwd met stukken, maar alleen op “indirect bewijs” in de vorm van uitleg van art. 2 en 5 MAU 129.(tussen TOM en Promeco) gebaseerd, hetgeen op zichzelf nog niets zegt over wat werkelijk tussen Promeco en Carrefour Frankrijk is gebeurd contractueel. Daartegenover heeft Laroche bij mva de betreffende uitleg van 4 EW gemotiveerd weersproken, terwijl over de juiste uitleg van de MAU 1 door het hof volgens de klacht voor zover hier van belang niets is vastgesteld. Laroche heeft ook gesteld te hebben begrepen dat de merkproducten alleen aan Carrefour ter beschikking werden gesteld en pas daadwerkelijk werden verkocht als een klant die in het kader van de loyaliteitsactie aanschafte, zodat het meer op een consignatieovereenkomst leek (mva 91). Ook is ter onderbouwing daarvan bij antwoord in appel gewezen op de merkinbreukprocedure van Laroche tegen Promeco, Boxter en TOM in België, waarin Promeco net als 4 EW in onze zaak stelt dat alle merkproducten aan Carrefour zouden zijn verkocht. In die procedure weigert Promeco het contract, de verkoopfacturen en bankafschriften Promeco-Carrefour over te leggen, zodat ook in die parallelle procedure alleen de blote stelling voorligt dat sprake was van verkoop van alle merkproducten aan Carrefour (mva 92, 105-106). Ook heeft Laroche aangevoerd dat de stelling dat Promeco de restvoorraad heeft teruggekocht van Carrefour Frankrijk en België niet is onderbouwd (mva 107-108). De klacht besluit met de stelling dat noch Laroche’s stelling dat een consignatieovereenkomst voorlag, noch de onderbouwing daarvan door 4 EW (gemotiveerd) is betwist. Tegen deze achtergrond heeft het hof niet kunnen oordelen dat 4EW aan haar stelplicht heeft voldaan, althans is dat zonder nadere motivering niet te volgen.

Subonderdeel 2.2 klaagt dat hof althans heeft miskend dat voor de beantwoording van de vraag of tussen twee partijen een koopovereenkomst tot stand is gekomen (en vervolgens is uitgevoerd), het ervan afhangt wat die twee partijen daaromtrent zijn overeengekomen (en wat er vervolgens daadwerkelijk is gebeurd). Anders dan het hof heeft aangenomen, kan de vraag of de merkproducten door Promeco aan Carrefour Frankrijk zijn verkocht dus niet alleen worden beantwoord op basis van wat andere (koppels van) partijen in andere overeenkomsten zijn overeengekomen (hier: TOM en Promeco t.a.v. de MAU 1 en TOM en Laroche t.a.v. de licentievergoeding). Heeft het hof dit niet miskend, dan is hier sprake van een motiveringsgebrek, omdat de door het hof genoemde omstandigheden niet het oordeel kunnen dragen dat alle merkproducten door Promeco aan Carrefour Frankrijk zijn verkocht. Bovendien is het hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd getreden, althans heeft het een (mede in het licht van art. 6 EVRM) ontoelaatbare verrassingsbeslissing gegeven, door aan art. 7 MAU 1 een uitleg te geven die door 4 EW niet is verdedigd (en ook niet door Laroche). 4 EW heeft de conclusie dat de restvoorraad aan Carrefour was verkocht immers alleen verbonden aan art. 2 en 5 van de MAU 1 en heeft over art. 7 MAU 1 alleen opgemerkt dat daarin is vastgelegd dat Carrefour de producten na afloop van de actie aan Promeco kon retourneren en dat er in dat artikel een regeling voor de restvoorraad was opgenomen. Daaraan heeft 4 EW geen conclusie verbonden over verkoop door Promeco aan Carrefour (vgl. de toelichting op grief II). In zoverre is bovendien het oordeel van het hof in rov. 13 dat 4 EW met haar grief II ook gegriefd heeft tegen de uitleg van art. 7 van de MAU 1 door de rechtbank in rov. 4.13 onbegrijpelijk, nu 4 EW in elk geval niets inhoudelijks heeft ingebracht tegen het oordeel van de rechtbank in rov. 4.13 dat 4 EW niets heeft gesteld over de tussen Promeco en Carrefour gemaakte afspraken met betrekking tot de acties en dat de conclusie dat Promeco ook de restvoorraad in de handel heeft gebracht door verhandeling aan Carrefour ten behoeve van de acties niet kan worden verbonden aan wat tussen TOM en Promeco is afgesproken over de restvoorraad in art. 7 van de MAU’s.

Subonderdeel 2.3 klaagt met een aantal nader uitgewerkte motiveringsklachten dat althans, gelet op hetgeen partijen over en weer hebben gesteld, de bestreden oordelen in rov. 17 niet naar behoren zijn gemotiveerd.

Dat het doorverkooprecht aan derden uit art. 7 MAU 1, waarmee Laroche heeft ingestemd, erop zou wijzen dat Laroche ervan uitging dat zij na de loyaliteitsactie van Carrefour Frankrijk geen eisen meer kon stellen aan de producten, is zonder nadere maar ontbrekende motivering onbegrijpelijk: als ook Laroche uitging van verkoop aan Carrefour Frankrijk waarmee haar merkrechten waren uitgeput, dan valt niet in te zien waarom haar licentienemer TOM dan nog een recht aan haar sublicentienemer zou verlenen tot doorverkoop van restvoorraden aan willekeurige derden; als er al uitputting was, stond dat Promeco merkenrechtelijk sowieso vrij. Dus opname van een art. 7 MAU regeling wijst er veeleer op dat Laroche vond dat zij nog wel eisen kon stellen.

Een volgende klacht richt zich tegen het afleiden van verkoop aan Carrefour uit de opgaveverplichting in de MAU 1 na afloop van de “operation”, waarbij het hof aanhaakt bij “ventes diminué avec les retours”. Dat is volgens de klacht onbegrijpelijk, omdat de daaraan voorafgaande zin: “Pour ces Produits la garantie de TOM/Guy Laroche en ce qui concerne les driots de propriété intellectuelle et industrielle vers Promeco et ces clients reste d’application” juist veronderstelt dat de merkrechten van Laroche op de restvoorraad tegenover Promeco en haar afnemers van toepassing bleven. Hetzelfde geldt voor de daarop volgende zin: “Le but étant normalement de lancer une autre opération sur un autre territoire en accord avec G.L.” volgens de klacht; anders zou immers het “accord” van Laroche voor een volgende “opération” niet nodig zijn. Door deze contractscontext uit het oog te verliezen is niet afdoende gemotiveerd waarom het artikel moet worden uitgelegd zoals het hof doet. Dit geldt te meer nu in art. 2 MAU 1 is geregeld dat Promeco en dus niet Carrefour Frankrijk het recht krijgt de producten rechtstreeks te koop aan te bieden in de winkels van Carrefour Frankrijk.

Dat Promeco over alle aangekochte merkproducten licentievergoedingen heeft betaald is in elk geval volgens de laatste klacht op zichzelf los van de vorige twee door het hof cumulatief aan zijn oordeel ten grondslag gelegde omstandigheden onvoldoende als motivering dat alle merkproducten door Promeco aan Carrefour zijn verkocht.

Subonderdeel 2.4 klaagt dat het hof in elk geval Laroche ten onrechte of zonder toereikende motivering niet heeft toegelaten tot het leveren van tegenbewijs (met name: door middel van getuigen) tegen de stelling of het oordeel dat Promeco alle merkproducten aan Carrefour Frankrijk had verkocht en/of tegen de door het hof aan art. 7 MAU 1 gegeven uitleg30..

Subonderdeel 2.5 bevat nog de alleen voortbouwende klacht dat bij het slagen van één van de vorige klachten ook alle oordelen van het hof in rov. 18 en 19 die tot uitgangspunt nemen dat alle merkproducten, inclusief de restvoorraad, aan Carrefour Frankrijk waren verkocht, niet in stand kunnen blijven.

Ik denk dat de hoofdklacht over de stelplicht uit subonderdeel 1 hier zou kunnen slagen. Gelet op de formulering van de volgende subonderdelen (“althans”, “althans”, “in elk geval” in respectievelijk subonderdelen 2.2, 2.3 en 2.4) behoeven die klachten dan op zich vervolgens geen behandeling meer.

Ik zal zo aangeven waarom het hof hier volgens mij inderdaad te lichte eisen aan de stelplicht van 4 EW heeft gesteld in het licht van het ter zake gevoerde verweer van Laroche.

Ik begin met wat een redenering daartegen zou kunnen zijn. Het hof legt in de aangevallen rov. 17 art. 7 MAU 1 uit en verdisconteert daarin dat Laroche heeft ingestemd met de MAU 1 (welk oordeel in onderdeel 1 volgens mij tevergeefs wordt aangevallen in cassatie, zoals we bij de bespreking daarvan hebben geconstateerd). Daarbij is het hof op zich niet gehouden op alle aangedragen argumenten van partijen in te gaan en mag het hof ook een eigen uitleg geven aan een contract die door geen van partijen is verdedigd31.. ’s Hofs uitleg aan het contractsbegrip “ventes diminué avec les retours”, te weten: dit zijn verkopen verminderd met retouren, waaruit is af te leiden dat sprake moet zijn van formele verkoop aan Carrefour (lees: anders valt er niets te retourneren en zo men wil in het licht van het partijdebat: dat sprake zou zijn van consignatie is hiermee impliciet verworpen), waarbij Carrefour het recht had niet doorverkochte merkproducten te retourneren. Ook de regeling uit art. 7 MAU 1 dat Promeco de restvoorraad aan derden mocht verkopen wijst er volgens het hof op dat Laroche ervan uitging dat zij hier na de loyaliteitsactie geen eisen meer aan kon stellen wegens uitputting; Laroche had immers in de ogen van het hof ingestemd met (ook) art. 7 MAU 1. De derde aanwijzing voor verkoop van alle producten aan Carrefour ziet het hof in het vastgestelde feit dat Promeco over alle merkproducten – ook die uiteindelijk niet zijn doorverkocht door Carrefour, dus voor de volle mep – licentievergoedingen heeft betaald. Van miskenning van de stelplicht en bewijslast voor uitputting in de vorm van verkoop van alle producten aan Carrefour, zoals subonderdeel 2.1 aandraagt, is dan geen sprake. Zoals in de s.t. 3.9 zijdens 4 EW wordt aangegeven onder verwijzing naar haar mvg 29 e.v. heeft 4 EW betoogd dat uit art. 7 van de MAU 1 (en 2) blijkt dat alle producten zijn verkocht aan Carrefour. Dat argument honoreert het hof in rov. 17. 4 EW heeft ook onderbouwd dat licentievergoedingen zijn voldaan over alle producten (prod. 14 EW EA en mvg 40). Daar zou subonderdeel 2.1 op kunnen afketsen.

Toch denk ik niet dat dat de juiste route is in onze zaak. In het algemeen lijkt mij weliswaar niet ondenkbaar dat onder specifieke omstandigheden uit een geaccordeerde (sub)licentieovereenkomst A-B iets valt te deduceren over de inhoud van een uitvoeringsovereenkomst B-C. Maar in dit geval, waarin 4 EW in het kader van haar uitputtingsberoep zonder dat met stukken te onderbouwen stelt dat alle merkproducten door Promeco aan Carrefour zijn verkocht en daartegen een uitvoerig, meerledig verweer van Laroche komt, ligt dat denk ik anders. Naarmate een verweer specifieker is, mogen meer eisen gesteld worden aan de stelplicht. Is de weging hier zo, dat het minutieuze verweer van Laroche niet zo gepasseerd had mogen worden, dan kan de redenering zijn dat de stelplicht is miskend en slaagt subonderdeel 2.1.

Maar ook als het ervoor gehouden moet worden dat op zich de stelplicht in het kader van het uitputtingsberoep van 4 EW niet is miskend door het hof, slagen “althans” enkele vervolgklachten lijkt mij, gelet op de in die klachten gememoreerde gemotiveerde betwisting dat alle merkproducten door Promeco aan Carrefour Frankrijk zijn verkocht. Kort resumerend heeft Laroche:

- de door 4 EW gegeven uitleg van de MAU 1 weersproken32.;

- gesteld te hebben begrepen dat Promeco de merkproducten enkel aan Carrefour Frankrijk ter beschikking heeft gesteld en deze pas werden gekocht als een klant de merkproducten in het kader van de loyaliteitsactie aanschafte en dat het veeleer een consignatieovereenkomst betrof33.;

- aangevoerd dat Promeco in de parallelle Belgische merkinbreukprocedure net als 4 EW in onze procedure bloot heeft gesteld dat alle merkproducten in het kader van de loyaliteitsactie zijn verkocht aan Carrefour Frankrijk, zonder dit met documenten te onderbouwen die zien op de verkoop en eigendomsoverdracht van de restvoorraad aan Carrefour Frankrijk34.;

Het hof heeft zijn oordeel in rov. 17 dat alle merkproducten door Promeco aan Carrefour Frankrijk zijn verkocht gegrond op drie omstandigheden, die alleen zien op de rechtsverhouding tussen TOM en Promeco35.. Anders dan het hof op het spoor van de stellingname van 4 EW heeft aangenomen, kan de vraag of alle merkproducten inclusief de restvoorraad door Promeco aan Carrefour Frankrijk zijn verkocht gelet op de gemotiveerde betwisting door Laroche naar mij voorkomt niet alleen worden beantwoord op basis van wat TOM en Promeco in de MAU 1 zijn overeengekomen, ook al is door Laroche daarmee ingestemd in de ogen van het hof. Hetgeen TOM en Promeco zijn overeengekomen zegt op zichzelf niet per se of er in de rechtsverhouding Promeco-Carrefour sprake was van daadwerkelijke verkoop en overdracht. Heeft het hof dit niet miskend, dan slaagt de motiveringsklacht dat dit zonder nadere maar ontbrekende motivering niet is te volgen. De betreffende omstandigheden zien namelijk niet (zonder meer of rechtstreeks) op laatstgenoemde rechtsverhouding Promeco-Carrefour. Ook in onderlinge samenhang bezien zijn deze omstandigheden gelet op het gevoerde minutieuze verweer van Laroche niet toereikend om het oordeel te kunnen dragen dat alle merkproducten daadwerkelijk aan Carrefour Frankrijk zijn verkocht.

Dit zou dan betekenen dat subonderdeel 2.2 (eerste en tweede klacht) en het daarop voortbouwende subonderdeel 2.5 terecht zijn voorgesteld.

Bij die stand van zaken behoeven de overige meer in detail tredende klachten uit de subonderdelen 2.2 en 2.3 lijkt mij geen integrale bespreking meer. In wezen slagen die volgens mij ook. Dat geldt eveneens voor subonderdeel 2.4: het hof heeft Laroche ten onrechte, althans zonder begrijpelijke motivering, niet toegelaten tot het leveren van tegenbewijs dat alle merkproducten door Promeco aan Carrefour Frankrijk zijn verkocht36..

Onderdeel 3 richt zich tegen het oordeel in rov. 20-21 dat ook wanneer alle merkproducten niet aan Carrefour Frankrijk zijn verkocht, de merkrechten toch uitgeput zijn omdat, mede in aanmerking genomen dat over alle merkgoederen licentievergoedingen zijn betaald en Laroche dus de economische waarde van haar merk heeft gerealiseerd, Carrefour Frankrijk in ieder geval over alle merkproducten kon beschikken. Het onderdeel valt uiteen in 4 subonderdelen.

Subonderdeel 3.1 klaagt dat het hof met zijn oordelen in rov. 20-21 in strijd met art. 24 Rv buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden, omdat 4 EW niet aan haar verweer ten grondslag heeft gelegd dat de merkrechten op de restvoorraad zijn uitgeput doordat de restvoorraad weliswaar niet aan Carrefour Frankrijk was verkocht maar wel in het kader van de actie aan Carrefour Frankrijk ter beschikking stond c.q. ter beschikking was gesteld. Ter onderbouwing hiervan voert de klacht het volgende aan:

- 4 EW heeft in eerste aanleg onvoldoende concreet gesteld waarom de rechten op de restvoorraad zouden zijn uitgeput37..

- In hoger beroep heeft 4 EW vervolgens gesteld dat door zes verschillende handelingen van Promeco de merkrechten zouden zijn uitgeput38., maar de grond waarop het hof in rov. 20-2239.uitputting aanneemt, is niet een van die gronden.

- Integendeel: 4 EW heeft in hoger beroep steeds betoogd dat Promeco alle producten (inclusief de latere restvoorraad) had verkocht aan Carrefour Frankrijk en dat die producten vervolgens weer zijn terug verkocht40..

- Op een scenario waarin het hof hier uitputting aanneemt (waarin geen verkoop aan Carrefour Frankrijk van de restvoorraad heeft plaatsgevonden), heeft 4 EW geen beroep gedaan.

Volgens de klacht heeft het hof dan ook ten onrechte de grondslag van het verweer van 4 EW aangevuld. Voor zover het hof heeft gemeend dat in de stellingen van 4 EW wel die grondslag gelezen kon worden, heeft het hof een onbegrijpelijke lezing aan de gedingstukken van 4 EW gegeven.

De klachten lijken mij doel te treffen. In eerste aanleg heeft de rechtbank het verweer van 4 EW dat alle merkproducten in de handel zijn gebracht bij/door het uitvoeren van de actie Carrefour Frankrijk verworpen41.. In hoger beroep heeft 4 EW vervolgens gesteld dat door zes verschillende handelingen van Promeco de merkrechten zijn uitgeput42.:

“In verband met het oordeel van de rechtbank dat 4Everyware onvoldoende zou hebben gesteld met welke handelingen Promeco de goederen in de Gemeenschap in de handel zou hebben gebracht, geldt aldus dat het betreft de volgende handelingen:

(1) dat Promeco de goederen aan Carrefour Frankrijk heeft verkocht;

(2) dat Promeco de restvoorraad van Carrefour Frankrijk heeft (terug) gekocht;

(3) dat Promeco de goederen aan Carrefour België heeft verkocht;

(4) dat Promeco de restvoorraad van Carrefour België heeft (terug) gekocht;

(5) dat Promeco de goederen produceerde of liet produceren ten behoeve van de actie bij Carrefour Frankrijk en/of Carrefour België met uitdrukkelijke instemming van Guy Laroche, bij welke productie (met instemming van Guy Laroche) vanzelfsprekend is inbegrepen de restvoorraad of “stock”, en dat partijen dit ook hebben voorzien door in artikel 7 van beide MAU’s uitdrukkelijk een regeling op te nemen voor deze stock.

En (6): dat Promeco in overeenstemming met MAU II de goederen op 30 juli 2013 heeft verkocht aan Boxter.”

Hierin valt geen betoog te lezen van 4 EW dat (ook) wanneer de merkproducten niet door Promeco aan Carrefour Frankrijk zouden zijn verkocht, er toch merkenrechtelijk sprake is van uitputting, omdat mede gelet op het betaald zijn van licentievergoedingen over alle merkproducten, waarmee en Laroche dus de economische waarde van haar merk heeft gerealiseerd, Carrefour Frankrijk in ieder geval over de (alle) merkproducten kon beschikken43.. Dit is ook niet in 4 EW’s stellingen in te lezen of mee te begrijpen volgens mij. Alles verkopen (en leveren) en restvoorraden van Carrefour Frankrijk terugkopen (en geleverd krijgen) is iets wezenlijks anders dan in ieder geval zonder koop (en levering) over alle merkproducten kunnen beschikken. Daarmee is inderdaad buiten de rechtsstrijd getreden. Er is hier geen sprake van een situatie dat het meerdere het mindere omvat, lijkt mij.

Nu subonderdeel 3.1 slaagt hoeven de subonderdelen 3.2 en 3.3 eigenlijk geen bespreking meer.

Subonderdeel 3.2 klaagt over een onbegrijpelijke uitleg van Laroche’s stellingen in mva 9144.. Daarin zou Laroche volgens rov. 20 zelf hebben gesteld dat de merkproducten aan Carrefour Frankrijk ter beschikking werden gesteld. Dat is volgens de klacht onbegrijpelijk, nu Laroche heeft gesteld dat van terbeschikkingstelling alleen sprake was zodra en wanneer een klant van Carrefour de merkproducten in het kader van de loyaliteitsactie aanschafte en dat impliceert dus dat deze niet ter beschikking werden gesteld voor zover van zo’n aanschaf door een Carrefourklant geen sprake was. Zodoende heeft Laroche bij mva 91 gesteld dat de restvoorraad niet ter beschikking is gesteld van Carrefour. Deze klacht lijkt mij, voor zover daar aan toe zou worden gekomen, gegrond (en de aangevallen passage is mede dragend voor het uitputtingsoordeel van het hof).

Subonderdeel 3.3 klaagt dat althans het volgende geldt (en gelet op de formulering behoeft daar wegens het slagen van subonderdeel 3.1 en/of subonderdeel 3.2. niet aan toegekomen te worden denk ik): wanneer een merkhouder toestemming geeft aan een (sub)licentienemer om via een derde alleen in het kader van een specifieke loyaliteitsactie onder voorwaarden een voorraad merkproducten te koop aan te bieden, waarbij die derde geen toestemming heeft gekregen om de restvoorraad die tijdens de loyaliteitsactie niet wordt verkocht na afloop van die actie aan te bieden en de restvoorraad niet is verkocht aan die derde, er dan geen sprake is van “in de handel” brengen in de zin van art. 13 lid 1 UMVo (oud)45.en dat de merkrechten daarop dus niet zijn uitgeput. Primair meen ik dat dit nu onbesproken kan blijven, omdat gelet op het slagen van onderdeel 2 na verwijzing eerst opnieuw moet worden vastgesteld of alle producten aan Carrefour Frankrijk zijn verkocht en geleverd. De klacht gaat ervan uit dat dat niet zo is. Het lijkt mij dan in primaire lijn niet opportuun om daar nu op vooruit te lopen met de veronderstelling dat de restvoorraad niet is verkocht aan Carrefour en of er in dat geval dan sprake is van “in de handel brengen”.

Mocht hieraan niettemin toegekomen worden, dan behoeft subsidiair meen ik nuancering dat zonder verkoop niet voldaan kan zijn aan het Uniemerkenrechtelijke vereiste van “in de handel brengen”, zoals Laroche in haar s.t. ter toelichting op dit subonderdeel aanvoert (4.3-4.25, i.h.b. 4.19, waarin zij (overigens voorzichtig) betoogt dat zij het er “vooralsnog” op houdt dat verkoop voor het HvJEU vereist is voor “in de handel brengen”). Vereiste voor “in de handel brengen” is volgens Peak Holding (vgl. hiervoor in 2.7) dat de merkhouder in staat is gesteld de economische waarde van zijn merk te realiseren. Het betreft in onze zaak een bijzondere vorm van exploitatie van de merken van Laroche door middel van licentiëring voor een specifieke loyaliteitsactie voor beperkte periode en voor een beperkt gebied en de kwestie spitst zich toe op de vraag of de merkrechten van Laroche op de restvoorraad die overbleef na de actie Carrefour Frankrijk zijn uitgeput. De kennelijke redenering van het hof in rov. 20-21 is volgens mij: hoe wordt hier geëxploiteerd door Laroche? Niet zo zeer door verkoop in eigenlijke zin langs de gebruikelijke omzetkanalen voor dit soort merkproducten, maar door het innen van overeengekomen licentievergoedingen voor deze beperkte loyaliteitsactie. Het hof benadrukt daarbij dat over alle merkproducten, dus met inbegrip van de restvoorraad die resteerde na de actie, licentievergoedingen zijn voldaan aan Laroche. Dát is de economische waarde in de zin van Peak Holding die Laroche hier maximaal kon verwezenlijken en ook heeft verwezenlijkt (vgl. in min of meer deze zin ook s.t. 4 EW 3.15). Zij kon immers niet meer aan de actie overhouden economisch gezien dan de maximale overeengekomen licentievergoeding, dus ongeachte welke verkopen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Het betoog dat het hier maar een fractie zou zijn van de “normale” economische waarde bij gebruikelijke licentiëring (s.t. Laroche 4.21) overtuigt (mij) niet (vgl. hierover ook s.t. 4 EW 3.18). Dat er daarnaast nog belang kan zijn om niettegenstaande merkenrechtelijke uitputting de merkhouder het recht te geven bezwaren in te roepen is een andere kwestie. Dat zijn de Copad-uitzonderingen (die het hof ook naloopt). In deze specifieke situatie, die zo men wil enigszins van het gangbare normaaltype verkoopmodel van merkproducten (al dan niet middels licentiëring) afwijkt – en dat daarvan hier sprake is onderkent Laroche ook bij s.t. 4.8 – is denk ik heel goed voorstelbaar dat sprake kan zijn van verwezenlijking van de economische waarde van het merk door de merkhouder zonder verkoop46.. Mocht dit aspect van de zaak, waar als besproken in mijn optiek niet aan toe behoeft te worden gekomen, niettemin beslissend worden geacht, dan zou hierover een prejudiciële vraag dienen te worden gesteld, indien geoordeeld zou worden dat niet buiten redelijke twijfel is of sprake kan zijn van “in de handel brengen” zonder verkoop in een geval als het onze. Ten overvloede: ik meen dat wel buiten redelijke twijfel is dat in de specifieke exploitatievorm van de merken die is gekozen voor de loyaliteitsactie Carrefour Frankrijk vanwege de ontvangst door Laroche van de overeengekomen licentievergoedingen over de hele voorraad merkproducten met inbegrip van de restvoorraad, sprake is van verwezenlijking van de economische waarde van de merken, zodat in die zin aan het vereiste voor “in de handel brengen” in lijn met Peak Holding is voldaan.

Subonderdeel 3.4 bevat de uitsluitend voortbouwende klacht dat bij het slagen van één van de klachten van de onderdelen 2 en 3 ook de oordelen van het hof in rov. 20-21 niet in stand kunnen blijven.

Dat lijkt mij opgaan voor rov. 21, maar niet voor rov. 20.

In rov. 21 bouwt het hof voort op (i) het oordeel uit rov. 17 dat alle merkproducten door Promeco aan Carrefour Frankrijk zijn verkocht en/of (ii) het oordeel in rov. 20 dat ook in het geval niet alle merkproducten aan Carrefour Frankrijk zijn verkocht, de merkrechten toch uitgeput zijn nu er over alle merkproducten licentievergoedingen zijn betaald en Carrefour Frankrijk over al die goederen kon beschikken, zodat de economische waarde van de merken van Laroche zijn gerealiseerd. Die oordelen worden zoals we hebben gezien volgens mij met succes aangevallen in cassatie, zodat rov. 21 inderdaad daar ook door wordt geraakt. In zoverre slaagt subonderdeel 3.4.

Maar ik zie niet dat in rov. 20 wordt voortgebouwd op de sub (i) en (ii) weergegeven oordelen, zodat mij subonderdeel 3.4 in zoverre geen doel lijkt te kunnen treffen.

Onderdeel 4 komt op tegen het oordeel dat de stelling van Laroche bij pleidooi in hoger beroep dat de restvoorraad niet door de verkoop van Promeco aan Boxter in de handel is gebracht omdat het ging om een intra-concerntransactie en/of schijntransactie, in strijd is met de tweeconclusieregel (in rov. 23).

Ik zou bespreking van deze klacht achterwege kunnen laten bij gebrek aan belang in cassatie, als juist is dat deze klacht is gericht tegen een overweging ten overvloede (vgl. hiervoor al in 2.14 in fine: “Dat brengt mee (…) dat de vraag of de merkrechten op de restvoorraad zijn uitgeput door de verkoop aan Boxter geen behandeling behoeft. Ten overvloede zal het hof daarop hierna nog ingaan.”). Nu dit niet zeker is (vgl. hiervoor in 2.14, 3e alinea) en voor het geval Uw Raad hier aan toe zou komen, volgt hier een bespreking van dit onderdeel.

Subonderdeel 4.1 klaagt dat dit oordeel onjuist, althans onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd is. Het hof zou hebben miskend dat de tweeconclusieregel zich niet uitstrekt tot een stelling die een betwisting (niet zijnde een bevrijdend verweer) inhoudt door de geïntimeerde van een bevrijdend verweer van de oorspronkelijk gedaagde (eerste rechtsklacht), althans dat bedoelde stelling in onze zaak binnen c.q. in het verlengde van de rechtsstrijd van partijen ligt en dat daarom de tweeconclusieregel hier geen beletsel vormt (tweede rechtsklacht). Heeft het hof dit niet miskend, dan is zijn oordeel dat bedoelde stelling van Laroche in strijd is met de tweeconclusieregel, zonder nadere motivering, die nu ontbreekt, onbegrijpelijk (eerste motiveringsklacht), net als de interpretatie door het hof van de stellingname van Laroche in dagvaarding 23 (tweede motiveringsklacht).

De in art. 347 Rv besloten tweeconclusieregel houdt in dat in hoger beroep slechts een conclusie van eis (memorie van grieven) en een conclusie van antwoord (memorie van antwoord) worden genomen, welke regel beoogt het debat in hoger beroep te beperken. De tweeconclusieregel brengt mee dat de geïntimeerde bij het inrichten van zijn verweer in beginsel ervan mag uitgaan dat de omvang van de rechtsstrijd in appel door de conclusie van eis is vastgelegd en geen rekening ermee hoeft te houden dat zijn verweer tot nieuwe grieven aanleiding kan geven. Daaruit volgt dat de rechter in beginsel niet behoort te letten op grieven die in een later stadium dan in de memorie van grieven, of bij een incidenteel appel in de memorie van antwoord worden aangevoerd, tenzij zich een van de in de rechtspraak erkende uitzonderingen op die regel voordoet. In het belang van de concentratie van het debat en van een spoedige afdoening van het geschil mag in dit licht van appellant in beginsel worden verlangd dat hij in zijn memorie van grieven meteen niet alleen al zijn bezwaren tegen de beslissingen van de lagere rechter aanvoert, maar ook de nieuwe feiten of stellingen naar voren brengt waarop hij zich in appel mede wenst te beroepen. De tweeconclusieregel beperkt de aan de oorspronkelijk eiser toekomende bevoegdheid tot verandering of vermeerdering van zijn eis in hoger beroep in die zin dat hij in beginsel zijn eis niet later dan in zijn memorie van grieven of van antwoord mag veranderen of vermeerderen. Dit geldt ook als deze eisverandering of eisvermeerdering niet als een grief moet worden aangemerkt47..

Uw Raad heeft op deze uitgangspunten, ook wel de “in beginsel strakke regel” genoemd, de volgende uitzonderingen aanvaard48.:

- de wederpartij heeft ondubbelzinnig erin toegestemd dat de nieuwe grief alsnog in de rechtsstrijd in hoger beroep wordt betrokken of dat de eisverandering of eisvermeerdering plaatsvindt;

- de aard van het geschil brengt mee dat in een later stadium nog een grief kan worden aangevoerd of een verandering of vermeerdering van eis kan plaatsvinden;

- onverkorte toepassing van de tweeconclusieregel zou in strijd komen met de eisen van de goede procesorde, bijvoorbeeld indien sprake is van nieuwe ontwikkelingen van feitelijke of juridische aard nadat van grieven is gediend.

Ook voor verweren die door de geïntimeerde worden aangevoerd tegen de vordering van de oorspronkelijke eiser, geldt dat uitbreiding daarvan dient plaats te vinden in de eerste conclusie in hoger beroep. Nadat de in art. 347 lid 1 Rv genoemde conclusies zijn genomen, is de mogelijkheid daartoe beperkt tot de in 2.45 genoemde uitzonderingen. Daarbij is niet van belang of het verweer kan worden aangemerkt als een nieuwe grief49..

Hoewel het partijen vrijstaat in hoger beroep nieuwe verweren aan te voeren, is deze mogelijkheid in het belang van de concentratie van het processuele debat in beginsel – behoudens de in 2.45 genoemde uitzonderingen – aan dezelfde beperkingen onderworpen als gelden voor de bevoegdheid nieuwe grieven aan te voeren. Hieruit volgt dat ook de bevoegdheid om in appel nieuw verweer te voeren, in beginsel is beperkt tot het eerste processtuk dat partijen in hoger beroep mogen nemen50..

De tweeconclusieregel beperkt partijen niet om tijdig aangevoerde grieven en weren nader te preciseren (bijvoorbeeld bij akte of bij pleidooi) voor zover daarbij wordt gebleven binnen of in het verlengde van de al door partijen omlijnde rechtsstrijd in appel. Nieuwe stellingen die binnen deze omlijning blijven zijn dus toelaatbaar; stellingen die kwalificeren als een nieuwe grief of als een nieuw verweer zijn dit niet51.. De vraag of nieuwe stellingen een toelaatbare precisering inhouden dan wel kwalificeren als een tardieve nieuwe grief/verweer is een kwestie van uitleg van de gedingstukken en zodoende voorbehouden aan de feitenrechter52..

Ik begrijp het bestreden oordeel zo dat het hof de stelling van Laroche bij pleidooi in hoger beroep dat de restvoorraad niet door de verkoop van Promeco aan Boxter in de handel is gebracht, omdat het ging om een intra-concerntransactie en/of schijntransactie, kwalificeert als een nieuw verweer en niet als een nieuwe stelling die binnen of in het verlengde lag van de al door partijen omlijnde rechtsstrijd in appel, terwijl zich hier geen erkende uitzondering voordoet bedoeld in 2.4453.. Het lijkt mij dat de rechtsklachten uit subonderdeel 4.1 daarop moeten afstuiten. Daaraan doet in mijn ogen niet af dat de betreffende stelling een betwisting (niet zijnde een bevrijdend verweer) is van geïntimeerde van (een onderdeel van) een bevrijdend verweer van de oorspronkelijk gedaagde. De betreffende stelling kan op zichzelf leiden tot afwijzing van het uitputtingsverweer van 4 EW en strekt daarmee tot bekrachtiging van het vonnis in eerste aanleg. In zoverre is volgens mij niet onjuist dat het hof deze stelling beschouwt als een nieuw verweer54..

Dat het hof bedoelde stelling kwalificeert als een nieuw verweer en niet als een nieuwe stelling die binnen of in het verlengde lag van de al door partijen omlijnde rechtsstrijd in appel, is in mijn ogen niet onbegrijpelijk. Dat is ook niet zo met inachtneming van de volgende door de klacht aangevoerde omstandigheden55.: (i) dat 4 EW bij mvg heeft gesteld dat door de verkoop van Promeco aan Boxter uitputting had plaatsgevonden, (ii) dat Laroche al eerder in de procedure had aangevoerd dat verkoop van de restvoorraad door Promeco aan Boxter niet tot uitputting had geleid56., (iii) dat merkproducten pas in de handel zijn gebracht als een onafhankelijke derde daarover beschikkingsbevoegdheid verkrijgt57., (iv) dat Boxter en Promeco op hetzelfde adres gevestigd zijn en dezelfde eigenaar hebben58.en (v) dat het daarom maar de vraag is of Boxter wel kwalificeert als “klant” onder de (door Laroche betwiste) Promeco-licentie59.. De stelling sub iii had Laroche immers alleen betrokken in het kader van de verkoop van Promeco aan Carrefour en niet ter zake de verkoop van Promeco aan Boxter. Ter onderbouwing van het betoog sub ii had Laroche alleen aangevoerd dat zij geen toestemming voor de verkoop aan Boxter had gegeven en niet dat de verkoop aan Boxter niet kwalificeert als in de handel brengen. Alleen al daarom is niet onbegrijpelijk dat het hof bedoelde stelling van Laroche bij pleidooi in hoger beroep kwalificeert als een nieuw verweer en niet als een nieuwe stelling die binnen of in het verlengde lag van de al door partijen omlijnde rechtsstrijd in appel: ter zake de verkoop aan Boxter had Laroche immers – tot aan pleidooi in hoger beroep – niet aangevoerd dat deze verkoop niet kwalificeert als in de handel brengen en dat daarom van uitputting geen sprake is. De omstandigheden sub iv en sub v maken dit niet anders. Ten aanzien van de omstandigheid sub i, dat 4 EW bij mvg heeft gesteld dat door de verkoop van Promeco aan Boxter uitputting had plaatsgevonden, merk ik nog op dat Laroche haar verweer hiertegen al bij mva had kunnen/moeten kenbaar maken.

Ook de tweede motiveringsklacht van subonderdeel 4.1, die zich richt tegen de interpretatie door het hof van de stellingname van Laroche bij dagvaarding onder 23, kan niet tot cassatie leiden. Die interpretatie is volgens mij niet dragend voor het voorbijgaan door het hof aan de besproken stelling wegens strijd met de tweeconclusieregel.

Subonderdeel 4.2 bouwt puur voort op subonderdeel 4.1 en is gericht tegen rov. 22, mist zodoende zelfstandige betekenis en deelt dan ook het lot van subonderdeel 4.1.

De slotsom is dat onderdeel 4 – zo daar al belang bij bestaat, nu de klachten zijn gericht tegen een overweging ten overvloede – ook om inhoudelijke redenen niet tot cassatie kan leiden.

53 Onderdeel 5 richt zich tegen het oordeel in rov. 29 dat het beroep op handelen door TOM in strijd met bepalingen van de met Laroche gesloten licentie-overeenkomst(en) over de duur van de licentie faalt, nu in de distributieovereenkomst België twee maal is opgenomen dat de overeenkomst loopt tot (en met) 31 juli 2013, terwijl de verkoop aan Boxter plaatsvond op 30 juli 2013 in België en de omstandigheid dat de actie Carrefour België tot 22 juni 2013 liep daar niet aan af doet (in rov. 29).

Subonderdeel 5.1 is geformuleerd voor het geval het hof het begrip “de duur” in art. 22, lid 2, sub a UMVo (oud) heeft uitgelegd als de duur van de overeenkomst waarin de licentie is opgenomen. Volgens de klacht is het hof dan uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting omdat met “duur” in die bepaling de duur van de licentie wordt bedoeld60.en die periode niet (noodzakelijkerwijs) gelijk is aan de duur van de overeenkomst waarin de licentie is opgenomen. Weliswaar spreekt het hof in rov. 29 eerst over “de duur van de licentie” , maar baseert het zijn oordeel vervolgens op de duur van de overeenkomst, namelijk tot (en met) 31 juli 2013.

Subonderdeel 5.2 is geformuleerd voor het geval het hof ervan is uitgegaan dat in onze zaak de licentie – volgens de klacht in dit concrete geval: de periode waarbinnen licentienemer TOM bevoegd was de merkproducten in de handel te brengen c.q. te laten brengen door Promeco – liep tot (en met) 31 juli 2013. Volgens de klacht is dit oordeel dan zonder nadere maar niet gegeven motivering onbegrijpelijk tegen de achtergrond van de volgende stellingen van Laroche61.(en de gelijkluidende overwegingen van de rechtbank in rov. 4.2162.): (i) de toestemming die Laroche TOM in de licentieovereenkomst België heeft gegeven was nadrukkelijk beperkt tot het in de handel brengen van de merkproducten door Promeco in het kader van de actie bij Carrefour België van 13 februari 2013 tot 22 juni 201363.en (ii) dat partijen zullen samenkomen om de modaliteiten van een liquidatie van de overblijvende voorraad te bespreken en dat TOM geen enkele actie mag ondernemen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Guy Laroche64.. Tegen deze achtergrond valt volgens de klacht (zonder nadere motivering, die ontbreekt) niet in te zien dat TOM, door aan Promeco toe te staan om zonder overleg met en toestemming van Laroche de restvoorraad na de periode van de actie bij Carrefour België aan derden te verkopen, niet zou zijn tekortgeschoten in de nakoming van in elk geval een bepaling in de licentieovereenkomst België inzake de duur daarvan als bedoeld in artikel 22, lid 2, sub a, UMVo (oud)65..

Subonderdeel 5.3 bevat de uitsluitend voortbouwende klacht dat bij het slagen van één van de vorige klachten ook het oordeel van het hof in rov. 22 dat de merkrechten van Laroche op de restvoorraad uitgeput zijn door de verkoop van deze voorraad door Promeco aan Boxter op 30 juli 2013, niet in stand kan blijven.

Artikel 22, lid 2, UMVo (dat is nu art. 25, lid 2, sub a UMVo) luidt als volgt:

‘De aan het Uniemerk verbonden rechten kunnen door de merkhouder worden ingeroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een van de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake:

a) de duur daarvan;

(…)’

Ook hier stel ik in aanvulling op 2.14 en 2.41 voorop dat de vraag is of Laroche belang heeft bij de klachten van onderdeel 5, die zijn gericht tegen rov. 29. Die overweging is uitdrukkelijk gegeven in aanvulling op rov. 22 aldus het hof en we hebben hiervoor in 2.14 en 2.41 gezien dat rov. 22 blijkens het laatste deel van rov. 21 een overweging ten overvloede zou kunnen zijn. Dan is een aanvulling op een overweging ten overvloede denk ik ook als een overweging ten overvloede aan te merken en zou Laroche geen belang hebben bij haar klachten uit onderdeel 5.

Zie ik dit niet goed (vgl. daarover hiervoor in 2.14, 3e alinea), dan slagen de klachten van subonderdelen 5.1, althans 5.2. Mede gelet op de aangehaalde Duitse, Zweedse en Tsjechische tekst van de verordening lijkt mij de juiste rechtsopvatting dat met “duur” hier de duur van de licentie wordt bedoeld en niet de duur van de overeenkomst waarin de licentie is opgenomen66.. Voor zover dat door het hof is miskend, slaagt de rechtsklacht.

Althans slaagt de motiveringsklacht voor zover het hof van oordeel zou zijn dat de onderhavige licentie liep tot (en met) 31 juli 2013. In wezen herhaalt subonderdeel 5.2 het oordeel van de rechtbank in rov. 4.21 eindvonnis dat TOM tekortgeschoten is in de nakoming van in elk geval een bepaling in de licentieovereenkomst België inzake de duur daarvan in de zin van artikel 22, lid 2, sub a, UMVo (oud) door aan Promeco toe te staan om zonder overleg met en toestemming van Laroche de restvoorraad na de periode van de actie bij Carrefour België aan derden te verkopen en de daaraan ten grondslag liggende argumenten. Het andersluidende oordeel van het hof – dat het beroep op handelen door TOM in strijd met bepalingen van de met Laroche gesloten licentie-overeenkomst(en) inzake de duur van de licentie faalt – is alleen gemotiveerd met de overweging dat in de distributieovereenkomst België twee maal is opgenomen dat de overeenkomst loopt tot (en met) 31 juli 2013, terwijl de verkoop aan Boxter plaatsvond op 30 juli 2013 in België. De omstandigheid dat de actie Carrefour België tot 22 juni 2013 liep, doet daar volgens het hof niet aan af. Dat lijkt inderdaad niet voldoende inzichtelijk gemotiveerd, nu het stelsel hier lijkt te zijn dat de periode waarbinnen licentienemer TOM bevoegd was de merkproducten in de handel te (laten) brengen liep tot het einde van de actie Carrefour België, dus 22 juni 2013 en niet tot (en met) 31 juli 2013. Een feitelijke uitleg met als uitkomst een langere duur van de licentie is hier wellicht mogelijk, maar dat had in mijn ogen dan nader onderbouwd moeten worden, mede gezien het rechtbankoordeel hierover.

Subonderdeel 5.3 is denk ik niet terecht voorgesteld. Het hof heeft in rov. 22 niet geoordeeld dat de merkrechten van Laroche op de restvoorraad uitgeput zijn door de verkoop van deze voorraad door Promeco aan Boxter op 30 juli 2013. Het hof maakt daar immers het uitdrukkelijke voorbehoud dat van uitputting geen sprake is in het geval dat het beroep van Laroche op lid 2 van artikel 22 (oud) UMVo zou slagen (hetgeen op zichzelf juist is). Dat het hof vervolgens (in rov. 29) ten onrechte althans onbegrijpelijk heeft geoordeeld dat het beroep van Laroche op lid 2 van artikel 22 (oud) UMVo ter zake de duur van de licentie faalt, maakt dit niet anders.

Onderdeel 6 richt zijn pijlen op rov. 24 waarin het hof de stelling van Laroche verwerpt dat Promeco er voor de verkoop aan Boxter van op de hoogte was of had moeten zijn dat Laroche voor de verkoop van de restvoorraad aan een derde geen toestemming had gegeven. Het hof overweegt dat 4 EW dat betwist en dat Laroche die stelling onvoldoende heeft onderbouwd. Dit feitelijke oordeel kan alleen op begrijpelijkheid worden getoetst in cassatie. Het hof motiveert dit oordeel in de eerste plaats met de in cassatie zoals we hebben gezien bij de bespreking van onderdeel 1 tevergeefs bestreden vaststelling dat Laroche heeft ingestemd met de MAU 1 en gelet op art. 7 daarvan toestemming heeft verleend voor verkoop van de restvoorraad na afloop van de actie Carrefour Frankrijk door Promeco aan willekeurige derden. Daarom had Promeco volgens het hof ook geen reden om te veronderstellen dat Laroche niet in zou stemmen met een dito uitverkoop van de restvoorraad na ommekomst van de actie Carrefour België, waarvoor de licentie op een zelfde wijze via TOM verliep. Dat kon volgens het hof juist het gerechtvaardigde vertrouwen wekken bij Promeco dat Laroche daar bij de Belgische actie ook mee had ingestemd. Zeker gelet op een mail van Promeco met in c.c. Laroche uit januari 2013, waarin wordt meegedeeld dat een getekende MAU 2 wordt meegestuurd. Uit dat een en ander leidt het hof af dat Promeco ervan uitging dat Laroche de MAU 2 kende en daarmee instemde. Het hof rekent het Laroche procedureel aan in rov. 24 dat zij hoewel zij niet langer ontkent die mail te hebben ontvangen (wel de daarin beloofde bijlage in de vorm van een getekende MAU 2), daarop niet richting Promeco heeft gereageerd om het kennelijk bij Promeco bestaande vertrouwen dat Laroche instemde met de MAU2 heeft weggenomen. Op zich is deze motivering goed te volgen.

Subonderdeel 6.1 bouwt voort op onderdeel 5: indien een of meer klachten van dat onderdeel slagen en uitgangspunt is (c.q. zou komen vast te staan) dat TOM is tekortgeschoten in de nakoming van de “duur”-bepaling in de licentieovereenkomst België in de zin van art. 22 lid 2 sub a UMVo (oud), dan moet daarmee volgens de klacht ook worden aangenomen dat Promeco niet (desondanks) het gerechtvaardigd vertrouwen mocht koesteren dat Laroche instemde met de bepalingen over de verkoop van de restvoorraad van de actie Carrefour België.

Ik zie deze klacht niet opgaan. Zoals we bij de behandeling van onderdeel 4 al hebben gezien (vgl. hiervoor in 2.14 en 2.41; vgl. ook de bespreking van onderdeel 5 in 2.55), is hetgeen het hof in rov. 22-26 overweegt blijkens rov. 21 in fine mogelijk een exercitie ten overvloede, in welk geval Laroche geen belang zou hebben bij deze klachten. Voor het geval dat anders moet worden gezien (vgl. hiervoor in 2.14, 3e alinea), volgt hier een inhoudelijke bespreking.

Indien TOM zou zijn tekortgeschoten in de nakoming van de “duur”-bepaling in de licentieovereenkomst België, sluit dat lijkt mij niet uit dat Laroche bedoeld gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt bij Promeco. Het betreffen verschillende rechtsverhoudingen. De omstandigheid dat de licentieovereenkomst met TOM niet voorziet in een verkoop van de restvoorraad van de actie Carrefour België, sluit niet uit dat Laroche het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt bij sublicentienemer Promeco (desondanks) in te stemmen met een dergelijke verkoop. Ik teken hier overigens bij aan dat de betreffende rechtsverhouding tussen het Franse Laroche en Belgische Promeco niet door Nederlands, maar door Belgisch (of Frans) recht lijkt te worden beheerst.

Subonderdeel 6.2 klaagt in de eerste plaats dat het hof heeft miskend dat gerechtvaardigd vertrouwen dat een partij instemt met een bepaling uit een overeenkomst waarbij zij geen partij is, slechts uit een stilzwijgen van die partij kan worden afgeleid als sprake is van bijzondere omstandigheden, waaromtrent het hof niets heeft vastgesteld. De omstandigheid dat de desbetreffende partij eenmaal eerder zou hebben ingestemd met eenzelfde regeling in een vergelijkbare overeenkomst is daarvoor in elk geval onvoldoende. Hetzelfde geldt voor het uitblijven van een reactie op een in c.c. toegezonden e-mail met een beweerdelijke bijlage, zeker voor zover (zoals in deze zaak) niet eens is vastgesteld dat die bijlage daadwerkelijk was meegezonden. Althans is hier onvoldoende gemotiveerd volgens de klacht.

Dit lijkt mij niet op kunnen gaan. De rechtsklacht mogelijk al niet, omdat deze feitelijke uitleg niet op juistheid kan worden getoetst in cassatie – en overigens niet, omdat de uitgelegde rechtsverhouding Laroche-Promeco hier mogelijk toepassing van buitenlands recht betreft (art. 79 lid 1 sub b RO; de overlegde (sub)licentieovereenkomsten worden allemaal beheerst door Frans recht; het lijkt er niet op dat dit in het partijdebat en ten overstaan van de feitenrechters helder voor het voetlicht heeft gestaan), dat in cassatie niet op juistheid kan worden getoetst67..

Geheel terzijde: ook door een Nederlandse verbintenisrechtelijke bril beschouwd68.zou dit inhoudelijk niet hebben kunnen slagen. Voor het bestaan van gerechtvaardigd vertrouwen is niet in alle gevallen een mededeling of gedraging van de wederpartij nodig; onder omstandigheden kan ook het achterwege blijven daarvan voldoende zijn69.. Uw Raad heeft in tal van gevallen aangenomen dat een partij door een niet-handelen (een “stilzwijgen”) wordt geacht haar toestemming te hebben gegeven70.. De omstandigheden van het geval zijn beslissend.

Ik acht de gegeven motivering (hiervoor geparafraseerd in 2.59) ook niet onbegrijpelijk in cassatie-technisch opzicht. De betreffende omstandigheden kunnen (naar Nederlands recht althans) tezamen beschouwd in onderling verband het oordeel dragen dat Promeco gerechtvaardigd heeft vertrouwd op instemming door Laroche. Het hof hecht dit bovendien af in een processuele weging, die aan hem als feitenrechter is voorbehouden. Daarbij is het feitelijke oordeel van het hof ook dat het uitblijven van een reactie op een haar toegezonden mail heeft bijgedragen aan het vertrouwen bij Promeco dat Laroche instemde en ook dat is goed te volgen.

Subonderdeel 6.2 vervolgt met de stelling dat Laroche daags na ontvangst van de e-mail van Promeco71.een e-mail aan TOM heeft gezonden met daarin de uitdrukkelijke instructie: "Rappelle bien a Promeco, qu'après cette opération il n'y aura plus d'ecoulement de stocks."72.. Volgens de klacht strookt dit met wat Laroche eerder met TOM was overeengekomen bij het geven van toestemming om met Promeco over een actie in België te gaan onderhandelen: "Les parties se réuniront alors afin de discuter des modalités d'écoulement des stocks restants, étant entendu qu'aucune action ne pourra être entreprise sans l'autorisation préalable écrite de LAROCHE."73.. Voor zover het hof van oordeel is geweest dat deze uitlatingen van Laroche niet kunnen afdoen aan het gerechtvaardigd vertrouwen van Promeco, heeft het hof miskend dat deze uitlatingen daaraan wel afdoen; heeft het hof dat niet miskend, dan is zijn oordeel zonder nadere motivering, die nu ontbreekt, niet begrijpelijk, aldus Laroche.

Ook deze klachten zijn volgens mij tevergeefs voorgesteld. Deze uitlatingen van Laroche naar een derde toe (TOM) doen op zichzelf niets af aan het bij Promeco gewekte gerechtvaardigde vertrouwen. Althans niet zonder meer.

Voor zover Laroche al belang zou hebben bij de klachten van dit onderdeel, is onderdeel 6 zodoende ook inhoudelijk tevergeefs voorgesteld.

Het louter voortbouwende onderdeel 7 gericht tegen rov. 30, 31-31, 43-44 en het dictum mist zelfstandige betekenis. Alleen voor zover het voortbouwt op de slagende klachten van de onderdelen 2, 3 en voor zover daar belang bij bestaat 5 treft ook deze klacht doel.

Kosten

EW maakt bij dupliek bezwaar tegen de hoogte van de aanspraak op proceskostenvergoeding van Laroche op de voet van art. 1019h Rv. Met een beroep op de Indicatietarieven in IE-zaken Hoge Raad van 1 april 2017 bedragen de kosten voor eiser in een normale zaak maximaal € 30.000,-, terwijl Laroche aanspraak maakt op bijna € 20.000,- meer. Dat is volgens 4 EW buitensporig. Ik teken aan dat € 50.000,- het maximum indicatietarief is voor een eiser in cassatie van een complexe zaak. De enige motivering die Laroche bij s.t. 8.1 geeft voor haar proceskostenaanspraak van bijna € 50.000,- is dat deze zaak volgens haar “ten minste” kwalificeert als een normale zaak. Dat komt te mager voor bij een overschrijding van het geïndiceerde maximum met tweederde en dus in wezen een aanspraak op een maximumvergoeding voor een complexe zaak. Ik zou mij kunnen voorstellen dat Uw Raad deze zaak als “normaal” in plaats van “complex” kwalificeert en/of de motivering waarom een kostenveroordeling tot deze hoogte zou moeten worden toegewezen niet toereikend vindt en gelet op het verweer terzake van 4 EW tot matiging van de gevorderde kostenveroordeling overgaat.

Ik concludeer tot vernietiging en verwijzing.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden

A-G