Rb. Den Haag, 14-09-2016, nr. C/09/466997 / HA ZA 14-649

In de hoofdzaak vordert Guy Laroche – zakelijk weergegeven – dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

Guy Laroche heeft hiertoe het volgende aangevoerd.

Every Ware heeft door het zonder toestemming van Guy Laroche aanbieden en verkopen van de merkproducten inbreuk gemaakt op de merkrechten van Guy Laroche op grond van artikel 9 lid 1 onder a van de GMVo1.. Daarmee heeft zij onrechtmatig gehandeld jegens Guy Laroche.

De aan de merken verbonden rechten van Guy Laroche waren nog niet uitgeput. Promeco heeft namelijk zonder toestemming van Guy Laroche de na de actie bij Carrefour België onverkochte voorraad merkproducten verkocht aan Boxter, die op haar beurt die merkproducten zonder toestemming van Guy Laroche heeft verkocht aan 4 Every Ware. De verkoop door Promeco was bovendien in strijd met de in de licentieovereenkomst België tussen Guy Laroche en TOM gemaakte afspraken. De toestemming van Guy Laroche om de merkproducten in de handel te brengen, was volgens de licentieovereenkomst België immers beperkt. De merkproducten mochten enkel gedurende en in het kader van de actie bij Carrefour België in de handel worden gebracht en de merkproducten dienden op speciaal daarvoor ontworpen verkoopbanken (en dus niet in de gewone rekken) in de Carrefour aan het publiek te worden gepresenteerd, aldus Guy Laroche. Voor de verkoop van de (eventuele) restvoorraad merkproducten na de actie bij Carrefour België gold tussen Guy Laroche en TOM de afspraak dat daarover overleg diende te worden gepleegd met Guy Laroche en dat geen actie zou kunnen worden ondernomen zonder schriftelijke toestemming van Guy Laroche (zie artikel 13.1.g. van de licentieovereenkomst België). Verder bestond de afspraak dat voor elke ondertekening van een overeenkomst tussen TOM en Promeco voorafgaande schriftelijke toestemming van Guy Laroche vereist was (zie de toestemmingsverklaring). Deze voorwaarden dienden er volgens Guy Laroche toe om het prestige en de hoge kwaliteit van de merken te waarborgen en om te voorkomen dat de luxueuze en prestigieuze merkproducten op rommelmarkten of in andere ongeschikte verkoopruimten terecht zouden komen. TOM heeft zich er ook toe verbonden alles in het werk te stellen om het prestige en de bekendheid van de merken te handhaven en te ontwikkelen (zie artikel 6.1. van de licentieovereenkomst België). TOM heeft in de ogen van Guy Laroche in strijd met deze afspraken gehandeld door zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Guy Laroche de MAU II te ondertekenen, en met name het bepaalde in artikel 7 van de MAU II zou in strijd zijn met de bepalingen van de licentieovereenkomst België. Daarmee heeft TOM volgens Guy Laroche bepalingen van de licentieovereenkomst België inzake de duur, het grondgebied en de kwaliteit van de merkproducten geschonden.

Guy Laroche stelt dat de producten die onder de merken op de markt worden gebracht aan hoge kwaliteitseisen dienen te voldoen. De wijze van aanbieden van de producten door 4 Every Ware strookt duidelijk niet met het luxueuze en exclusieve karakter van de merken en doet in die zin afbreuk aan de reputatie en het imago van de merken. Dat is precies wat zij met de inhoud van de met TOM gemaakte afspraken heeft willen voorkomen, aldus Guy Laroche.

Every Ware voert gemotiveerd verweer.

Zij voert primair aan dat Guy Laroche haar rechten heeft verwerkt door niet te handelen toen:

a. a) haar het e-mailbericht van 28 januari 2013 was toegezonden door Promeco, waarin werd verwezen naar de MAU II en waarbij de MAU II was gevoegd,

b) op grond van die MAU II de actie bij Carrefour België daadwerkelijk werd uitgevoerd, en

c) de na de actie bij Carrefour België onverkochte voorraad door Promeco werd verkocht aan Boxter, van welke verkoop Guy Laroche bij e-mail van [A] van 25 augustus 2013 op de hoogte is gesteld.

Hierdoor is – onder meer – bij 4 Every Ware het gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat Guy Laroche haar rechten niet meer zou uitoefenen.

Subsidiair stelt 4 Every Ware zich op het standpunt dat de aan de merken verbonden rechten van Guy Laroche ten aanzien van de merkproducten zijn uitgeput, en wel om de volgende redenen.

3.3.2.1. De merkproducten zijn in de ogen van 4 Every Ware al bij de eerste actie bij de Carrefour met toestemming van Guy Laroche door Promeco in Frankrijk in de handel gebracht. Guy Laroche heeft immers een licentie verstrekt aan TOM, die op grond daarvan en met uitdrukkelijke instemming van Guy Laroche de MAU I heeft gesloten. Op basis van de MAU I heeft Promeco de merkproducten in het kader van de actie bij de Carrefour in Frankrijk (en daarna op grond van de MAU II in het kader van de actie bij de Carrefour in België) in de handel gebracht. Guy Laroche kan zich volgens 4 Every Ware daarom niet meer verzetten tegen het (verdere) gebruik van haar merken voor die merkproducten.

3.3.2.2. Ingevolge artikel 7 van de uitdrukkelijk door Guy Laroche goedgekeurde MAU I en het daaraan gelijkluidende artikel in de MAU II was Promeco bovendien gerechtigd om na afloop van de acties bij de Carrefour de resterende voorraad merkproducten door te verkopen aan derden tot eind januari 2013 respectievelijk eind juli 2013.

3.3.2.3. De zogenoemde Copad-uitzondering op het uitgangspunt dat de aan de merken verbonden rechten zijn uitgeput indien de merkproducten op grond van een licentieovereenkomst in de handel zijn gebracht, is volgens 4 Every Ware niet van toepassing omdat in deze zaak geen sprake is van prestigieuze luxegoederen waarvan door verkoop buiten het netwerk om afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit. Het betreft immers producten die met toestemming van Guy Laroche werden aangeboden in de Carrefour en die de klanten met zegeltjes en een kleine bijbetaling konden verkrijgen. De Carrefour supermarkten in België zijn niet de meest high end supermarkten en de afbeeldingen van de merkproducten in de folder van de Carrefour en op internet over de actie tonen aan dat van een luxueuze uitstraling geen sprake is.

3.3.2.4. Van een clausule in de licentieovereenkomsten ‘inzake de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren’ als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn (oud)2.is naar de mening van 4 Every Ware geen sprake. Het gaat hooguit om een ongewenste distributievorm, maar naar aanleiding daarvan kan Guy Laroche niet op grond van haar merk tegen derden optreden.

Meer subsidiair voert 4 Every Ware aan dat door haar wijze van aanbieden van de merkpoducten geen afbreuk wordt gedaan aan de reputatie en het imago van de merken. Hiertoe wijst 4 Every Ware nog eens op hetgeen ze bij de betwisting van het karakter van de merkproducten over de (actie bij de) Carrefour heeft aangevoerd en wijst 4 Every Ware erop dat Guy Laroche aanvankelijk ook toestemming zou hebben verleend om de na de acties bij de Carrefour resterende merkproducten te verkopen middels een actie bij Système U.

in het incident

In het incident in conventie vordert Guy Laroche primair dat haar inzage wordt gegeven in de op 7 maart 2014 door de deurwaarder onder 4 Every Ware in beslag genomen (digitale en/of schriftelijke) gegevens en dat de door de deurwaarder bij diezelfde gelegenheid gemaakte monsters van de merkproducten die bij 4 Every Ware zijn aangetroffen aan haar worden afgegeven. Subsidiair vordert Guy Laroche benoeming van een onafhankelijke deskundige om voormelde gegevens en monsters te onderzoeken.

Aan deze incidentele vordering legt Guy Laroche ten grondslag dat zij recht heeft op en belang heeft bij die inzage, nu de in beslag genomen gegevens naar verwachting informatie bevatten over de verkrijging van de merkproducten door 4 Every Ware van Boxter alsmede over de verkoop door 4 Every Ware van de merkproducten aan derden en daarmee de omvang van de inbreuk door 4 Every Ware op de merkrechten van Guy Laroche kan worden vastgesteld en kan worden bepaald welke schade Guy Laroche hierdoor heeft geleden of nog zal lijden. Informatie over waar merkproducten terecht zijn gekomen is volgens Guy Laroche in het bijzonder van belang nu zij aangesproken zou kunnen worden door licentiehouders wiens exclusieve rechten door (onder andere) de verkoop van de merkproducten door 4 Every Ware zijn aangetast. Guy Laroche meent recht te hebben op en belang te hebben bij de afgifte van de in beslag genomen monsters omdat daarmee kan worden vastgesteld dat 4 Every Ware nog altijd merkproducten in haar bezit heeft.

Every Ware verweert zich gemotiveerd tegen deze vordering. 4 Every Ware voert – voor zover nu relevant – aan dat Guy Laroche geen belang heeft bij inzage in de in beslag genomen bescheiden nu zij al lang en breed op de hoogte is van de omvang van de beweerdelijke merkinbreuk en Guy Laroche verder geen bewijs heeft geleverd van haar stelling dat zij exclusieve licenties aan derden heeft verstrekt. Verder acht 4 Every Ware de bescheiden waarvan Guy Laroche inzage vordert onvoldoende bepaald. Als de rechtbank meent dat Guy Laroche recht heeft op deze inzage, is 4 Every Ware bereid vrijwillig opgave te doen, met dien verstande dat alsdan tussenkomst van een onafhankelijke registeraccountant nodig is om de bescherming van vertrouwelijke informatie te waarborgen. 4 Every Ware betwist ook dat Guy Laroche belang heeft bij afgifte van de in beslag genomen monsters.

in de hoofdzaak en in het incident

Op de stellingen van partijen in conventie wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

In reconventie vordert 4 Every Ware – verkort weergegeven – dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

( i) voor recht verklaart dat Guy Laroche onrechtmatig heeft gehandeld jegens 4 Every Ware en aansprakelijk is voor de schade van 4 Every Ware ten gevolge van de onrechtmatige beslaglegging en/of het ongeoorloofde ‘wapperen’ van Guy Laroche met haar beweerdelijke merkrechten, deze schade nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

en op straffe van verbeurte van een dwangsom:

met veroordeling van Guy Laroche in de proceskosten conform artikel 1019h Rv.

Hiertoe heeft 4 Every Ware aangevoerd dat Guy Laroche zowel in haar dagvaarding als in het beslagrekest opzettelijk relevante feiten heeft verzwegen, om welke reden de door Guy Laroche gelegde beslagen op grond van artikel 21 Rv reeds dienen te worden opgeheven. 4 Every Ware beroept zich verder op haar verweren tegen de vorderingen van Guy Laroche in conventie in de hoofdzaak, waaruit volgens haar volgt dat de beslaglegging door Guy Laroche onrechtmatig was en dat zij gehouden is de daardoor door 4 Every Ware geleden schade te vergoeden en haar uitlatingen over het (gestelde) onrechtmatig handelen van 4 Every Ware te rectificeren.

Guy Laroche voert gemotiveerd verweer. Zij beroept zich ook in reconventie op de door haar gestelde inbreuk door 4 Every Ware.

Ook op de stellingen van partijen in reconventie wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

Aangezien 4 Every Ware gevestigd is in Nederland, is de rechtbank op grond van artikel 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 (jo. 103) van de Uniemerkenverordening (UMVo)3.in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Guy Laroche in de hoofdzaak en in het incident in conventie. Op grond van artikel 6 lid 3 van de Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechtelijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Vo (oud))4.is de rechtbank ook bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen in reconventie van 4 Every Ware.

verder in conventie (in de hoofdzaak)

Het geschil dat partijen in de hoofdzaak in conventie verdeeld houdt spitst zich toe op de vraag of Guy Laroche zich op grond van haar Uniemerkrechten kan verzetten tegen de (verdere) verhandeling door 4 Every Ware van de merkproducten die na de actie bij Carrefour België onverkocht waren gebleven (hierna: de restvoorraad).

rechtsverwerking

Als primair en meest verstrekkend verweer tegen dat verzet door Guy Laroche heeft 4 Every Ware aangevoerd dat Guy Laroche haar rechten heeft verwerkt. De door4 Every Ware aangevoerde omstandigheden a), b) en c) (zie 3.3.1) kunnen evenwel niet leiden tot de conclusie dat Guy Laroche ten aanzien van 4 Every Ware haar rechten heeft verwerkt. Daartoe wordt als volgt overwogen.

Van rechtsverwerking is volgens vaste jurisprudentie slechts dan sprake indien een schuldeiser zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van het betrokken recht (HR 7 juni 1991, NJ 1991, 708). Enkel tijdsverloop levert geen toereikende grond op voor het aannemen van rechtsverwerking; daartoe is vereist de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken (HR 29 september 1995, NJ 1996, 89).

In de eerste plaats geldt dat de door Guy Laroche gestelde omstandigheid die aan de basis ligt van het aanspreken van 4 Every Ware op merkinbreuk, te weten de verkoop van de restvoorraad door Promeco aan Boxter, eerst na afloop van de actie bij Carrefour in België (dus ná omstandigheid b) heeft plaatsgevonden. Daarbij komt dat de door 4 Every Ware genoemde omstandigheden, althans gedragingen van Guy Laroche – voor zover al juist – geen van alle de relatie tussen Guy Laroche (als merkhouder) en 4 Every Ware (als gesteld inbreukmaker) betreffen. Ten tijde van die momenten was 4 Every Ware in het geheel nog niet in beeld en berustten de merkproducten nog bij Promeco en (na de omstandigheid als genoemd onder c)) bij Boxter. Enige aanspraak van Guy Laroche jegens 4 Every Ware kan dan ook eerst zijn ontstaan na aankoop van de merkproducten door haar eind 2013 (ná omstandigheid c).

Dit brengt mee dat niet valt in te zien dat en hoe de door 4 Every Ware aangevoerde omstandigheden bij haar het gerechtvaardigd vertrouwen zouden kunnen hebben gewekt dat Guy Laroche haar aanspraak jegens 4 Every Ware niet (meer) geldend zou maken of ertoe kunnen hebben geleid dat de positie van 4 Every Ware onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard door het (alsnog) geldend maken van de aanspraak door Guy Laroche. Bijzondere omstandigheden die zouden hebben plaatsgevonden tussen de aankoop door 4 Every Ware eind 2013 en het geldend maken daarvan door Guy Laroche jegens 4 Every Ware, heeft 4 Every Ware niet aangevoerd.

Derhalve dient beoordeeld te worden of het subsidiaire verweer van 4 Every Ware, waarin zij zich beroept op uitputting van de merkrechten van Guy Laroche, slaagt.

uitputting

Bij de beoordeling daarvan staat voorop dat een merkhouder op grond van artikel 9 lid 1 onder a UMVo een derde die niet zijn toestemming heeft verkregen, kan verbieden een teken in het economisch verkeer te gebruiken dat gelijk is aan het Uniemerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren en diensten als waarvoor het merk is ingeschreven. Tussen partijen staat vast dat 4 Every Ware geen toestemming van Guy Laroche heeft verkregen voor de verhandeling van de merkproducten.

De merkhouder kan evenwel ingevolge artikel 13 UMVo het gebruik van de merken niet verbieden voor waren die (voordien) met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. Een dergelijke wil van de merkhouder blijkt normaliter uit een uitdrukkelijke formulering van de toestemming, maar kan ook op impliciete wijze voortvloeien uit elementen en omstandigheden. Wanneer de verhandeling van de waren gebeurt door een persoon die in economische zin verbonden is met de merkhouder, zoals bijvoorbeeld een licentiehouder, volgt die toestemming in beginsel uit die economische verbondenheid.5.In die situatie kan een merkhouder evenwel alsnog op grond van artikel 22 lid 2 UMVo de aan een merk verbonden rechten inroepen jegens een licentiehouder die handelt in strijd met een van de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake de duur daarvan, de door de inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarop het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren of verrichte diensten.

Partijen twisten allereerst over de vraag of de restvoorraad al vóór de verkoop daarvan door Promeco aan Boxter in de Gemeenschap in de handel is gebracht. 4 Every Ware stelt immers dat de merkproducten (alle, dus ook de restvoorraad) al bij de eerste actie bij de Carrefour (in Frankrijk) en later – nog eens – bij de tweede actie bij de Carrefour (in België) met toestemming van Guy Laroche door Promeco in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. Guy Laroche is daarentegen de mening toegedaan dat de restvoorraad niet reeds met het uitvoeren van de acties bij de Carrefour in de handel is gebracht.

Uitgangspunt bij de beoordeling van het beroep op uitputting door 4 Every Ware is dat de bewijslast ter zake de uitputting bij degene ligt die zich daarop beroept.6.4 Every Ware heeft naast haar algemene stelling dat de merkproducten, waaronder de restvoorraad, in het kader van de acties bij de Carrefour door Promeco in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, niet concreet aangegeven met welke handeling(en) van Promeco dat dan zou zijn gebeurd.

Guy Laroche heeft onbetwist gesteld dat Promeco de merkproducten ten behoeve van de actie bij Carrefour Frankrijk zou (laten) produceren, zodat er vanuit is te gaan dat de merkproducten met dat doel door of voor Promeco zijn geproduceerd. De merkproducten zijn aldus dan wel buiten de Gemeenschap geproduceerd en door Promeco ingevoerd ten behoeve van de actie bij Carrefour Frankrijk, dan wel binnen de Gemeenschap geproduceerd ten behoeve van diezelfde actie. In geen van beide gevallen is sprake van in de handel brengen in de zin van artikel 13 UMVo.7.

Voor zover 4 Every Ware heeft willen zeggen dat Promeco de merkproducten (en dus ook de restvoorraad) in de handel heeft gebracht door een verhandeling aan Carrefour ten behoeve van de acties, is zij tekort geschoten in haar stelplicht. Uit geen van de door partijen in het geding gebrachte stukken volgt dat Promeco de merkproducten in die verhouding in de handel heeft gebracht in de zin van artikel 13 UMVo. 4 Every Ware heeft niets gesteld over de tussen Promeco en Carrefour gemaakte afspraken met betrekking tot de acties en die conclusie kan ook niet worden verbonden aan hetgeen tussen TOM en Promeco is afgesproken over de restvoorraad, namelijk dat ‘Carrefour aura le droit de retourner les invendus des Produits à Promeco, Promeco aura un stock des Produits à la conclusion de l’Opération’ (artikel 7 van de MAU’s).

De rechtbank begrijpt de stelling van 4 Every Ware dat de merkproducten in het kader van de acties bij de Carrefour in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht echter aldus, dat 4 Every Ware betoogt dat de restvoorraad door het uitvoeren van de acties zelf met toestemming van Guy Laroche in de handel is gebracht in de zin van artikel 13 UMVo. Hoewel in deze procedure niet aan de orde is gekomen wat voor en tijdens de acties fysiek met (elk exemplaar van) de restvoorraad is gebeurd, is gesteld noch gebleken dat die voorraad na de productie in Europa of na de invoer ten behoeve van de acties bij Carrefour de Gemeenschap heeft verlaten. De restvoorraad zal dus – buiten opslag bij of voor Promeco/Carrefour ergens in Europa – op zijn best uitgestald hebben gelegen op de speciaal daarvoor ontworpen verkoopbanken in de Carrefour Frankrijk en daarna in de Carrefour België.

Uit het arrest van het Hof van Justitie EG van 30 november 2004 in de zaak Peak Holding (zaak C-16/03) volgt dat het te koop aanbieden (maar er niet in slagen te verkopen) onvoldoende is om te kunnen spreken van “in de handel brengen” in de zin van artikel 13 UMVo. Zelfs als het te koop aanbieden als een op de markt gerichte handeling moet worden aangemerkt, gaat het er immers om dat de merkhouder niet mag worden beperkt om het voor het eerst in de handel brengen van de merkproducten binnen de Gemeenschap te controleren. De merkhouder zou daarin wel worden beperkt als – hier – de restvoorraad wel door het enkele te koop aanbieden als in de handel brengen zou worden aangemerkt, al is het maar omdat hij in een geval als het onderhavige, waarin het niet de merkhouder zelf is, maar een derde die met zijn toestemming merkproducten in het kader van een exclusieve loyaliteitsactie mag verkopen, de controle kwijt zou raken als die verkoop binnen dat kader (en binnen de gegeven toestemming) niet is gelukt.

Dat brengt mee dat er vanuit is te gaan dat de restvoorraad merkproducten tot aan de verkoop door Promeco aan Boxter niet in de handel is gebracht volgens artikel 13 lid 1 UMVo en dat tot dat moment dus ook geen sprake kan zijn van uitputting van de rechten van Guy Laroche op de restvoorraad. Het verweer van 4 Every Ware dat de merkrechten van Guy Laroche al bij de eerste actie bij de Carrefour in Frankrijk zijn uitgeput, treft voor de restvoorraad dan ook geen doel. Om dezelfde redenen is ook tijdens de actie bij Carrefour België geen sprake geweest van het in de handel brengen van de restvoorraad en dus ook niet van uitputting van de rechten van Guy Laroche daarop.

Nu gesteld noch gebleken is dat de verkoop van Boxter aan 4 Every Ware met goedvinden van Guy Laroche is geschied, gaat het er dus om of de verkoop van Promeco aan Boxter – waarop de discussie tussen partijen zich vervolgens ook toespitst – met toestemming van Guy Laroche heeft plaatsgevonden. Daarover overweegt de rechtbank als volgt.

In het Copad-arrest8.heeft het Hof van Justitie overwogen:

“43. Evenwel blijkt tevens uit de rechtspraak van het Hof dat in bepaalde gevallen dit uitputtingsbeginsel effect sorteert wanneer de verhandeling van waren gebeurt door een persoon die economisch verbonden is met de merkhouder. Dit is in het bijzonder het geval bij een licentiehouder (zie, in die zin, arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger, C-9/93, Jurispr. Blz. I-2789, punt 34).

44. In een dergelijke situatie kan de licentiegever immers de kwaliteit van de waren van de licentiehouder controleren door in de licentieovereenkomst specifieke clausules op te nemen die de licentiehouder verplichten, zich aan zijn instructies te houden, en hem zelf de mogelijkheid bieden, de naleving van die instructies te verzekeren.

45. Volgens de rechtspraak van het Hof volstaat een dergelijke mogelijkheid opdat het merk zijn wezenlijke functie kan vervullen, die – zoals in punt 22 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht – erin bestaat de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren zijn vervaardigd onder controle van een en dezelfde onderneming, die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (zie, in die zin, arrest IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger, reeds aangehaald, punten 37 en 38).

46. Wanneer een licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel brengt, moet dit dus in beginsel worden geacht te geschieden met toestemming van de merkhouder in de zin van artikel 7, lid 1, van de richtlijn.”

In het onderhavige geval is het weliswaar niet de direct door Guy Laroche gecontracteerde licentiehouder (TOM) geweest die de restvoorraad feitelijk in de handel heeft gebracht, maar de op basis van de licentieovereenkomst Frankrijk en België ingeschakelde sub-licentiehouder Promeco. Dat neemt naar het oordeel van de rechtbank niet weg dat in die verhouding dezelfde redenering opgaat als in de hiervoor uit het Copad-arrest overgenomen overwegingen. Ook in deze situatie, waarin de afspraak tussen de merkhouder Guy Laroche en de licentiehouder TOM was dat de laatste een sub-licentiehouder zou inschakelen voor het uitvoeren van de acties, heeft de licentiegever Guy Laroche immers de kwaliteit van de waren kunnen controleren door specifieke clausules op te nemen die TOM verplichtten zich aan de instructies te houden en die Guy Laroche zelf de mogelijkheid boden de naleving van die instructies te verzekeren. Het is daarom dat het in de handel brengen van de restvoorraad in beginsel moet worden geacht te zijn geschied met toestemming van Guy Laroche en dat het eventuele tekortschieten van TOM daarbij in beginsel via de mogelijkheden die het verbintenissenrecht bieden, moet worden opgelost.

Zoals al overwogen kan Guy Laroche echter alsnog haar merkrechten inzetten als TOM heeft gehandeld in strijd met een van de in artikel 22 lid 2 UMVo genoemde bepalingen van de licentieovereenkomst inzake de duur daarvan, de door de inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarop het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren of verrichte diensten. Op grond van het hiervoor aangehaalde Copad-arrest is dan geen sprake van uitputting en kan Guy Laroche ook optreden tegen derden, zoals 4 Every Ware, op grond van merkinbreuk.

In dat kader is van belang dat wat Guy Laroche heeft aangevoerd als weergegeven onder 3.2.2. De rechtbank is het met Guy Laroche eens dat de door TOM met Promeco gemaakte afspraak in artikel 7 van de MAU II over de restvoorraad niet strookt met de door Guy Laroche in de licentieovereenkomst België aan TOM gegeven instructies. De toestemming die Guy Laroche TOM in de licentieovereenkomst België heeft gegeven was nadrukkelijk beperkt tot het in de handel brengen van de merkproducten in het kader van de actie bij Carrefour België van 13 februari 2013 tot 22 juni 2013 (zie de inhoud van de toestemmingsverklaring, 2.7, en artikel 10 van de licentieovereenkomst België, 2.8). Over de restvoorraad is ondubbelzinnig afgesproken dat ‘partijen zullen samenkomen om de modaliteiten van een liquidatie van de overblijvende voorraad te bespreken, goed wetende dat TOM geen enkele actie zal ondernemen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LAROCHE’ (zie de inhoud van de toestemmingsverklaring, 2.7, en artikel 13.1.g. van de licentieovereenkomst, 2.8). Door aan Promeco toe te staan om zonder overleg met en toestemming van Guy Laroche de restvoorraad na de periode van de actie bij Carrefour België aan derden te verkopen, is TOM dan ook tekortgeschoten in de nakoming van in elk geval een bepaling in de licentieovereenkomst België inzake de duur daarvan als bedoeld in artikel 22 lid 2 sub a UMVo.

De rechtbank gaat voorbij aan de door Guy Laroche betwiste stelling van 4 Every Ware dat Guy Laroche met die – aan artikel 7 van de MAU I gelijkluidende – bepaling in de MAU II over de verkoop van de restvoorraad heeft ingestemd. Guy Laroche was blijkens haar verklaring van 30 mei 2012 (2.5) weliswaar bekend met artikel 7 van de MAU I, maar zowel in die verklaring als in alle overige in het geding gebrachte uitingen van Guy Laroche benadrukt zij dat na de actie (zonder haar toestemming/zonder overleg) geen verkoop van de restvoorraad mag plaatsvinden. Zo schrijft zij na het bekend worden met de MAU I en voorafgaand aan de actie bij Carrefour Frankrijk in de verklaring van 30 mei 2012: “Under no circumstances can the Products be imported and sold by PROMECO in another context than the above mentioned promotion.” Ook in de toestemming aan TOM om voor de vervolgactie bij Carrefour België weer met Promeco in zee te gaan, stelt zij nadrukkelijk als voorwaarde dat: “Les parties se réuniront alors afin de discuter des modalités d’écoulement des stocks restants, étant entendu qu’aucune action ne pourra être entreprise sans l’autorisation préalable écrite de LAROCHE.” Bij e-mail van 29 januari 2013 herinnert zij daar TOM nogmaals aan door te schrijven dat TOM Promeco er goed aan moet herinneren dat na de operatie in België geen voorraadliquidatie zal plaatsvinden. Zelfs als uit die e-mail zou volgen, zoals 4 Every Ware heeft betoogd en Guy Laroche heeft betwist, dat Guy Laroche bij e-mail van 28 januari 2013 (2.10) de MAU II toegestuurd heeft gekregen en heeft gezien, volgt uit de inhoud van de e-mail van 29 januari 2013, net als uit de andere citaten, dus juist dat Guy Laroche niet wilde instemmen met een bepaling als artikel 7 op grond waarvan Promeco vrij was om de restvoorraad naar eigen inzicht te verkopen.

De rechtbank maakt uit de correspondentie van eind augustus 2013 tussen TOM en [A], toen de restvoorraad al door Promeco aan Boxter was verkocht, op dat TOM zich ook goed bewust was van de instructies die Guy Laroche haar had opgelegd. Als [A] immers in de e-mail van 25 augustus 2013 aan TOM, c.c. aan Guy Laroche, ‘PS’ bericht dat de restvoorraad aan Boxter is verkocht (2.13), reageert TOM daar de dag daarna naar [A] op door aan te geven dat [A] Guy Laroche nu heeft ‘wakker gemaakt’ en dat Guy Laroche vragen stelt. Het feit dat TOM en Promeco daarna alsnog aan Guy Laroche hebben voorgesteld om de restvoorraad via een nieuwe actie, maar nu met Système U, te verkopen, onderschrijft dat TOM (en ook Promeco) wist dat overleg met en toestemming van Guy Laroche nodig was.

De conclusie die aan het voorgaande kan worden verbonden, is dat Guy Laroche zich kan beroepen op haar merkrechten jegens TOM op grond van artikel 22 lid 2 UMVo en zich zodoende – bij gebreke van uitputting van haar merkrechten – tegen (verdere) verhandeling, zoals tegen de verhandeling door 4 Every Ware, kan verzetten.

Nu TOM naar het oordeel van de rechtbank is tekortgeschoten in de nakoming van in elk geval een bepaling in de licentieovereenkomst België inzake de duur daarvan, kan de vraag of TOM (ook) heeft gehandeld in strijd met een bepaling inzake de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren of verrichte diensten in het midden blijven. Dat brengt mee dat niet van belang is of de merkproducten luxueus en/of prestigieus zijn en ook niet of de wijze van aanbieden van de merkproducten door 4 Every Ware strookt met het karakter van de merken en of dat in die zin afbreuk doet aan de reputatie en het imago van de merken.

vorderingen

Het door Guy Laroche in conventie in de hoofdzaak gevorderde inbreukverbod is toewijsbaar als hierna vermeld nu 4 Every Ware door de onder 2.19 benoemde handelingen inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Guy Laroche. Uit de vaststelling van de inbreuk volgt dat aannemelijk is dat de mogelijkheid bestaat dat Guy Laroche schade heeft geleden. Dat is voldoende voor de verwijzing naar de schadestaatprocedure. Ook de vordering tot vergoeding van de schade op te maken bij staat is daarom toewijsbaar.

Guy Laroche heeft niet toegelicht waarom zij belang heeft bij de gevorderde verklaring voor recht dat 4 Every Ware (door voornoemd inbreukmakend handelen) onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld, naast het gevorderde verbod en de gevorderde schadevergoeding. De verklaring voor recht zal daarom worden afgewezen.

Every Ware heeft verweer gevoerd tegen de vordering van Guy Laroche tot ‘het terughalen van alle verkochte merkproducten’ – kort gezegd en voor zover nu nog van belang – nu zij geen grip heeft op het handelen van haar afnemers en dus niet in staat is aan een dergelijk bevel te voldoen. Zij is echter wel in staat de door haar verkochte merkproducten terug te roepen door een brief aan alle afnemers van de door haar verkochte merkproducten te sturen. Gelet hierop zal de rechtbank het (mindere van het) gevorderde toewijzen, in die zin dat 4 Every Ware een terugroeping dient te doen met een brief met de inhoud zoals in het dictum vermeld. De rechtbank zal aan de naleving van dit bevel een termijn verbinden.

Guy Laroche vordert verder 4 Every Ware te bevelen de merkproducten die zij nog in voorraad heeft, alsmede de teruggehaalde merkproducten, aan Guy Laroche af te geven. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Guy Laroche ook een gerechtvaardigd belang bij deze vordering tot afgifte. Ook aan dit bevel zal de rechtbank een termijn verbinden.

De dwangsommen zullen als in het dictum vermeld worden gematigd en gemaximeerd.

verder in reconventie

Every Ware heeft ter onderbouwing van haar vordering tot opheffing van het bewijsbeslag gesteld dat Guy Laroche heeft gehandeld in strijd met artikel 21 Rv, nu Guy Laroche zowel in haar dagvaarding als in het beslagrekest opzettelijk relevante feiten heeft verzwegen. Zo zou zij hebben verzwegen dat met haar goedkeuring op 12 april 2012 de MAU I tot stand is gekomen waarin doorverkoop van de restvoorraad aan Promeco was toegestaan. Ook zou zij hebben verzwegen dat met haar goedkeuring op 23 januari 2013 opnieuw een MAU (de MAU II) is gesloten waarin wederom doorverkoop van de restvoorraad aan Promeco was toegestaan.

In artikel 21 Rv is bepaald dat partijen verplicht zijn de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Als die verplichting niet wordt nageleefd, kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht. 4 Every Ware heeft bij haar betoog gewezen op de uitspraak van de Hoge Raad van 25 maart 20119., waarin de Hoge Raad heeft overwogen dat artikel 21 Rv geldt voor alle in Rv geregelde procedures, alsook op beslissingen van het Hof Amsterdam van 22 juni 201110.en van10 januari 201211., waaruit volgt dat het voorschrift van artikel 21 Rv in het bijzonder klemt bij een verzoek om verlof tot het leggen van conservatoir beslag, omdat de voorzieningenrechter in beginsel daarop beslist na summier onderzoek en zonder de gerekwestreerde te horen. De voorzieningenrechter moet dus erop kunnen vertrouwen dat de verzoeker hem volledig en naar waarheid inlicht.

De rechtbank zal niet de gevolgtrekking maken die 4 Every Ware wenst. Als Guy Laroche in het onderhavige geval al verplicht zou zijn geweest in het beslagrekest (en in de dagvaarding) melding te maken van de MAU I en de MAU II, is de rechtbank van oordeel dat dat niet de consequentie van opheffing van het bewijsbeslag rechtvaardigt, al is het maar omdat uit het hiervoor overwogene volgt dat ook met inachtneming van het bepaalde in de MAU I en MAU II de vorderingen van Guy Laroche voor toewijzing in aanmerking komen. Het gestelde verzuim heeft er dan in elk geval niet toe geleid dat de (voorzieningen)rechter op het verkeerde been is gezet. Evenmin is dan aannemelijk geworden dat 4 Every Ware door het nalaten melding te maken van de MAU’s is benadeeld.

Verder brengt dat wat in conventie in de hoofdzaak is overwogen en de toewijzing van (de meeste van) de vorderingen in conventie in de hoofdzaak mee dat de vorderingen in reconventie moeten worden afgewezen. Nu de rechtbank tot het oordeel is gekomen dat4 Every Ware inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Guy Laroche, kan niet geconcludeerd worden dat Guy Laroche ongeoorloofd heeft ‘gewapperd’ met haar merkrechten en ook niet dat de beslagen onrechtmatig zijn gelegd.

verder in het incident in conventie

vordering tot inzage

Op grond van artikel 843a jo. 1019a Rv kan inzage, afschrift of uittreksel van bepaalde bescheiden of ander bewijsmateriaal worden verkregen, indien a) eiser bij inzage, afschrift of uittreksel een rechtmatig belang heeft, b) het bepaalde bescheiden betreft en c) deze bescheiden een rechtsbetrekking tussen eiser en de houder van de bescheiden betreffen. Nu de rechtbank tot de slotsom is gekomen dat 4 Every Ware door de onder 2.19 benoemde handelingen met betrekking tot de merkproducten inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Guy Laroche en de vordering tot vergoeding van de schade op te maken bij staat toewijsbaar acht, is voor de gevorderde inzage in het bewijsbeslag voldaan aan de vereisten onder a) en c). Dat 4 Every Ware heeft aangevoerd dat Guy Laroche al lang en breed op de hoogte is van de omvang van de inbreuk, maakt dat niet anders. Gesteld noch gebleken is immers dat Guy Laroche over (volledige) gegevens beschikt op grond waarvan zij de door haar geleden schade kan begroten.

Het verweer van 4 Every Ware dat de bescheiden waarvan Guy Laroche inzage vordert onvoldoende bepaald zijn, strandt, nu het gaat om de op basis van het beslagverlof van deze rechtbank door de deurwaarder op 7 maart 2014 in beslag genomen stukken. Ook aan vereiste b) is daarmee voldaan.

De incidentele vordering tot inzage in de op 7 maart 2014 ten laste van 4 Every Ware in beslag genomen documenten, administratie en elektronische bestanden komt gezien het voorgaande voor toewijzing in aanmerking.

Nu niet valt uit te sluiten dat ook documenten en/of bestanden in beslag zijn genomen die informatie bevatten die niets met de inbreuk van doen hebben, zal ter bescherming van vertrouwelijke informatie en nu rechtstreekse inzage door Guy Laroche niet nodig is om tegemoet te komen aan haar belang, de inzage worden verleend via een registeraccountant. Zowel 4 Every Ware als Guy Laroche hebben (subsidiair) om tussenkomst van een onafhankelijke accountant verzocht. Met toepassing van de bevoegdheid krachtens artikel 843a lid 2 Rv om voorwaarden te stellen aan de wijze waarop inzage wordt verschaft, zal de rechtbank daarom het volgende bepalen:

Aan een door Guy Laroche aan te wijzen (niet aan Guy Laroche verbonden) registeraccountant zal inzage worden gegeven in de krachtens de beschikking van deze rechtbank van 6 maart 2014 onder 4 Every Ware in beslag genomen documenten, administratie en elektronische bestanden. De bij die beschikking aan de bewaarder opgelegde plicht tot geheimhouding van die documentatie wordt in zoverre opgeheven, maar blijft voor het overige in stand.

De registeraccountant dient aan de hand van de onder 4 Every Ware in beslag genomen documenten, administratie en elektronische bestanden te onderzoeken (zie de onder 2.20 opgenomen beschrijving van de in beslag te nemen (en genomen) bescheiden en/of digitale bestanden):

De registeraccountant dient zijn bevindingen vast te leggen in een schriftelijk rapport. Het rapport moet aan beide partijen worden gestuurd.

De kosten van de werkzaamheden van de registeraccountant komen gelet op artikel 843a lid 1 Rv voor rekening van 4 Every Ware.

vordering tot afgifte

De rechtbank ziet het door Guy Laroche gestelde en door 4 Every Ware betwiste belang van Guy Laroche bij afgifte van de in beslag genomen monsters niet in. Vast staat dat 4 Every Ware merkproducten in voorraad heeft gehad en heeft verkocht en uit de toe te wijzen vordering tot inzage in de in beslag genomen bescheiden en/of bestanden zal volgen hoe groot de voorraad merkproducten van 4 Every Ware op het moment van het beslag (nog) was. De op 7 maart 2014 gemaakte monsters zeggen verder niets over hetgeen daarna met de mogelijk resterende voorraad merkproducten van 4 Every Ware is gebeurd.

Niettemin zal de rechtbank de incidentele vordering tot afgifte van de in beslag genomen monsters aan Guy Laroche toewijzen, nu zij op eerder genoemde gronden ook zal bevelen dat 4 Every Ware de merkproducten die zij nog in voorraad heeft, alsmede de teruggehaalde merkproducten, aan Guy Laroche dient af te geven.

proceskosten in conventie (in de hoofdzaak en in het incident) en in reconventie

Every Ware zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in conventie in de hoofdzaak en in het incident en als de in het ongelijk gestelde partij in reconventie in de proceskosten worden veroordeeld. Guy Laroche maakt – net als 4 Every Ware in deze procedure heeft gedaan – aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft specificaties van haar kosten ten bedrage van in totaal (in conventie – in de hoofdzaak en in het incident – en in reconventie) € 36.215,15 (€ 21.521,15 (productie 24 van de zijde van Guy Laroche) + € 14.694,- (productie 26 van de zijde van Guy Laroche)) overgelegd. Een proceskostenveroordeling begroot op de voet van artikel 1019h Rv, zowel in conventie als in reconventie, is toewijsbaar omdat de zaak – ook voor wat betreft het in reconventie gevorderde – betrekking heeft op handhaving van rechten van intellectuele eigendom in de zin van 1019 Rv.

Every Ware heeft tegen de hoogte van de door Guy Laroche gevorderde kosten bezwaar gemaakt, met name stellende dat op sommige punten onevenredig veel tijd aan de zaak is besteed, en heeft de rechtbank verzocht de proceskosten te matigen. Hiertegenover heeft Guy Laroche – zonder toereikende motivering waarom de kosten hoger zijn dan de IE-indicatietarieven – ingebracht dat zij zich gedegen heeft voorbereid op de zaak, heeft Guy Laroche eveneens bezwaar gemaakt tegen de door 4 Every Ware opgevoerde proceskosten (ten bedrage van € 27.829,88) en heeft zij aangegeven er vanuit te gaan dat de rechtbank strikt het IE-indicatietarief van € 25.000,- zal hanteren. Gelet hierop zal de rechtbank de kosten aan de zijde van Guy Laroche met toepassing van de indicatietarieven voor IE-zaken begroten.

Wellicht met uitzondering van het verweer van 4 Every Ware dat Guy Laroche heeft gehandeld in strijd met artikel 21 Rv, hangen de procedure in conventie in de hoofdzaak en in reconventie geheel met elkaar samen, in die zin dat 4 Every Ware ter onderbouwing van haar vorderingen in reconventie heeft verwezen naar haar verweren in conventie in de hoofdzaak en ook het verweer van Guy Laroche in reconventie inhoudelijk gelijk is aan hetgeen zij ter onderbouwing van haar vorderingen in conventie in de hoofdzaak heeft aangevoerd. Het toepasselijke indicatietarief zal dan ook gelden voor de conventie in de hoofdzaak en de reconventie tezamen. Nu het een zaak is zonder repliek, dupliek en/of pleidooi, maar complexer is dan een eenvoudige bodemzaak, zal de zaak worden aangemerkt als een ‘overige’ bodemzaak zonder re- en dupliek en/of pleidooi, en worden de tot op heden gemaakte proceskosten (werkzaamheden advocaat) in conventie in de hoofdzaak en in reconventie begroot op € 20.000,-. De tot op heden gemaakte proceskosten in conventie in het incident zullen worden begroot op € 1.000,-.

Guy Laroche heeft in conventie, alsook in reconventie, niet de werkelijk nog te maken nakosten gevorderd maar vordert de nakosten conform het forfaitair tarief waarin het liquidatietarief voorziet. Deze nakosten zijn door 4 Every Ware niet bestreden. Die nakosten zullen daarom in lijn met dat tarief worden begroot op € 205,- (het tarief bij een procedure in conventie en in reconventie in het geval geen betekening van het vonnis plaatsvindt), dan wel € 274,- (in het geval van betekening van het vonnis).

Omdat partijen zich daar niet over hebben uitgelaten en uit de overgelegde specificaties van Guy Laroche niet blijkt welke kosten in welke procedure (in conventie in de hoofdzaak of in reconventie) zijn gemaakt, zal de rechtbank zelf vaststellen welk deel van de proceskostenveroordeling van € 20.000,- aan de procedure in conventie in de hoofdzaak en aan de procedure in reconventie dient te worden toegekend. Gelet op de hoge mate van verwevenheid zal 95% van de proceskosten worden toegekend aan de procedure in de hoofdzaak in conventie en 5% aan de procedure in reconventie.

Het voorgaande leidt tot de slotsom dat 4 Every Ware in de hoofdzaak in conventie (hoofdzaak en in het incident) zal worden veroordeeld tot betaling aan Guy Laroche van de proceskosten, begroot op € 19.000,- (95% x € 20.000,-) in de hoofdzaak en € 1.000,- in het incident aan salaris advocaat en op € 194,75 (95% x € 205,-), dan wel € 260,30 (95% x€ 274,-) aan nasalaris advocaat, te vermeerderen met een bedrag van € 613,- aan griffierecht en € 96,45 aan explootkosten, in totaal derhalve een bedrag van € 20.904,20 (zonder betekening van het vonnis), dan wel € 20.969,75 (met betekening van het vonnis).

In reconventie zal 4 Every Ware worden veroordeeld tot betaling aan Guy Laroche van de proceskosten, begroot op € 1.000,- (5% x € 20.000,-) aan salaris advocaat en op€ 10,25 (5% x € 205,-), dan wel € 13,70 (5% x € 274,-) aan nasalaris advocaat, in totaal derhalve een bedrag van € 1.010,25 (zonder betekening van het vonnis), dan wel € 1.013,70 (met betekening van het vonnis).

De gevorderde en niet bestreden wettelijke rente over de proceskosten in conventie in de hoofdzaak en in het incident en in reconventie zal worden toegewezen met inachtneming van de hierna te bepalen termijn. De rechtbank zal daarbij voor alle (onderdelen van de) ‘kosten van deze procedure’ in conventie alsook voor de proceskosten in reconventie dezelfde termijn hanteren. De wettelijke rente over de deurwaarderskosten (als gevorderd in conventie) zal niet in afwijking van die termijn worden toegewezen vanaf de dag van dagvaarding, nu de wettelijke rente eerste verschuldigd is vanaf het moment van verzuim van betaling van die kosten en door dagvaarden (noch door het wijzen van het vonnis) het verzuim niet intreedt. Ook voor de betaling van die kosten zal de wettelijke rente derhalve worden toegewezen met inachtneming van de hierna te bepalen redelijke termijn.