HR, 25-02-2022, nr. 20/01111

PROCUREUR-GENERAAL

BIJ DE

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Nummer 20/01111

Zitting 24 september 2021 (bij vervroeging)

CONCLUSIE

G.R.B. van Peursem

In de zaak

Koninklijke Philips N.V.

eiseres tot cassatie,

hierna: “Philips” te noemen,

adv. mrs. W.A. Hoyng en F.W.E. Eijsvogels

tegen:

Wiko SAS

verweerster in cassatie,

hierna: “Wiko” te noemen,

adv. mr. H.J. Pot

Deze zaak maakt deel uit van een samenstel van vier nog resterende samenhangende cassatiezaken met nummers 19/04503, 20/01160, 20/01110 en 20/01111 over mobiele telefoontechnologie.

Philips is houdster van de Europese octrooien EP 511, EP 525 en EP 659 voor mobiele communicatie. EP 511 heeft tot doel om, met regelmiddelen in het mobiele station, het probleem op te lossen dat data bij een slechte kanaalkwaliteit met een excessief hoog vermogen wordt verzonden. EP 525 beoogt de efficiëntie van de transmissie van datapakketten te verbeteren, met name waar het gaat om de bevestigingssignalen over de goede of verkeerde ontvangst van de datapakketten. Het doel van EP 659 is om de efficiëntie van de systeemruimte te verhogen, onder meer door aanpassingen bij de meting van de signaalkwaliteit.

Philips heeft deze drie octrooien aangemeld als standaard essentieel octrooi (standard essential patent: “SEP”) voor (het HSUPA- c.q. HSDPA-protocol van) de UMTS-standaard (3G+) en de LTE-standaard (4G). Een SEP moet op eerlijke, redelijke en niet-discriminerende (fair, reasonable and non-discriminatory: “FRAND”) voorwaarden in licentie worden gegeven.

Asus en Wiko houden zich onder meer bezig met de verkoop van producten voor draadloze communicatie (mobiele telefoons). Philips is tegen zowel Asus als Wiko drie (bodem)procedures gestart. Volgens Philips hebben zij (het HSUPA- en HSDPA-protocol van) de UMTS-standaard in hun producten toegepast zonder een licentievergoeding te betalen voor het gebruik van de drie octrooien. Philips vordert een inbreukverbod, recall en schadevergoeding/winstafdracht.

Asus en Wiko hebben in elke zaak in reconventie de nietigheid van het octrooi ingeroepen wegens gebrek aan nieuwheid en inventiviteit. Verder stellen zij dat Philips haar verplichtingen als SEP-houder niet is nagekomen, met name omdat Philips niet heeft toegelicht waarom haar licentie-aanbod aan de FRAND-voorwaarden voldoet en zij zich na aanvang van de procedure niet te goeder trouw bereid heeft getoond om door te onderhandelen. Wiko heeft bovendien aangevoerd dat haar FRAND-verweer in een uitspraak van het Landgericht Mannheim van 2 maart 2018 is gehonoreerd; zij heeft in dat kader een beroep gedaan op de Unierechtelijke regels over litispendentie en erkenning (art. 29 en 36 Verordening Brussel I-bis).

Het hof heeft in separate arresten als volgt beslist. EP 511 (tweede hulpverzoek) en EP 525 zijn geldig. Het FRAND-verweer slaagt niet: Asus en Wiko hebben zich voor aanvang van de procedure geen willing licensee getoond en hebben onvoldoende onderbouwd dat het licentie-aanbod van Philips niet aan de FRAND-voorwaarden voldoet en dat hun tegenvoorstellen tijdens de procedure daaraan wel voldoen. Het beroep op art. 29 en 36 Verordening Brussel I-bis wordt verworpen. Het inbreukverbod, de recall en de schadevergoeding/winstafdracht (op te maken bij staat) ten aanzien van EP 511 en EP 525 zijn toegewezen. EP 659 is nietig geacht wegens gebrek aan inventiviteit. De daarop gegronde vorderingen zijn daarom afgewezen.

In totaal zijn zes cassatieberoepen ingesteld, waarvan nu nog vier zaken aanhangig zijn:

In de inmiddels doorgehaalde zaken 19/03512 en 20/01161 heeft Asus de tegen haar gewezen arresten over EP 511 en EP 525 bestreden. In deze zaken hebben partijen een schikking bereikt, waarvan onderdeel was doorhaling van deze zaken.

In zaken 19/04503 en 20/01160 bestrijdt Wiko met acht onderdelen de tegen haar gewezen arresten over EP 511 en EP 525. De onderdelen 1, 2, 4 en 5 betreffen het oordeel over art. 102 VWEU en het FRAND-verweer van Wiko. Onderdeel 3 gaat over erkenning van de uitspraak van het Landgericht Mannheim van 2 maart 2018 en onderdeel 8 ziet op de toewijsbaarheid van winstafdracht. Al deze onderdelen zijn in beide zaken (grotendeels) gelijkluidend. De onderdelen 6 en 7 zien op octrooi-inhoudelijke kwesties en zijn in beide zaken verschillend. In deze zaken heb ik geconcludeerd op 2 juli 2021 (ECLI:NL:PHR:2021:669 en ECLI:NL:PHR:2021:670).

Phillips bestrijdt in zaak 20/01110 (tegen Asus) en in zaak 20/01111 (tegen Wiko) de arresten in de zaken over EP 659. De klachten zijn gericht tegen het oordeel dat EP 659 nietig is wegens gebrek aan inventiviteit. In verband met de bereikte minnelijke regeling heeft Asus zich in zaak 20/01110 gerefereerd aan het oordeel van Uw Raad en heeft zij haar incidenteel cassatieberoep in die zaak ingetrokken. In deze zaken, waarin mondeling is gepleit, concludeer ik vandaag.

In de hier voorliggende cassatiezaak klaagt Philips volgens mij tevergeefs dat het hof in het arrest had moeten aangeven van welke vakman is uitgegaan. De rechtbank heeft namelijk een omschrijving gegeven van de vakman en daartegen heeft Philips geen grief gericht.

Ook de klachten die opkomen tegen de beslissing dat verschilmaatregel ii), het weglaten van pilootbits, niet inventief is, zijn volgens mij tevergeefs voorgesteld. Dit oordeel vindt in mijn optiek voldoende steun in (de opties 1 en 3 van) het document Nortel 1 dat de vakman volgens het hof op de prioriteitsdatum uit de stand van de techniek zou hebben geraadpleegd.

Philips komt denk ik wel terecht op tegen het oordeel dat verschilmaatregel i), toepassing van een spreidingsfactor van 256, geen bijdrage kan leveren aan de oplossing van het objectieve technische probleem en daarom buiten beschouwing moet blijven. Volgens mij heeft het hof onvoldoende gerespondeerd op stellingen van Philips waaruit volgt dat synergie bestaat tussen maatregel i) en maatregelen ii) en iii) en dat er zodoende hier geen sprake is van enkele juxtaposition. In geval van synergie hadden de maatregelen in het kader van de inventiviteitstoets tezamen beoordeeld moeten worden en niet louter afzonderlijk.

Eveneens slagen volgens mij een aantal klachten over het oordeel dat verschilmaatregel iii), een meting van de signaal-interferentieverhouding (SIR) op 2 bits, niet inventief is. Aan dat oordeel ligt onder meer ten grondslag dat de vakman zou zijn nagegaan of een SIR-meting op 2 bits geschikt is voor een kanaal zonder gebruikersdata, zoals hier aan de orde, en dat het hierbij gaat om een routineklus waarvan de uitkomst is dat een 2-bits SIR-meting bij dat type kanaal geen probleem oplevert. Volgens de in onze zaak toegepaste Guidelines van het EOB doet zo’n try and see situatie zich voor als sprake is van een op zichzelf voor de hand liggende theorie, in die zin dat de gemiddelde vakman tot de betreffende theoretische oplossing zou zijn gekomen, en deze mogelijke maatregel zonder technische moeilijkheden kan worden getest. Volgens mij heeft het hof onvoldoende gemotiveerd dat op de prioriteitsdatum sprake was van een dergelijke voor de hand liggende theorie.

Het bestreden arrest kan volgens mij op die twee gronden niet in stand blijven.

1. Feiten en procesverloop1.

DE FEITEN

Het octrooi

1.1 Philips is houdster van Europees octrooi EP 1 685 659 (EP 659), dat op 3 oktober 2007 is verleend voor ‘a radiocommunication system, method of operating a communication system, and a mobile station’ op basis van een internationale aanvrage van 9 november 2004 (gepubliceerd als WO 2005/048483). Hierbij is prioriteit ingeroepen van de Britse octrooiaanvrage GB 0326365 van 12 november 2003.

De stand van de techniek

1.2 De stand van de techniek op de prioriteitsdatum (12 november 2003) kan als volgt worden weergegeven.

De achtergronden; CDMA; UMTS

1.3 Draadloze communicatiesystemen bieden mobiele gebruikers verschillende diensten, zoals telefonie, internet en e-mail. Dergelijke systemen bevatten basisstations (BS, ook wel NodeB, afgekort NB) die draadloze verbindingen realiseren met mobiele stations (MS, ook wel User Equipment, afgekort UE). Het basisstation verbindt het mobiele station binnen zijn bereik (de cel) met een achterliggend netwerk, bijvoorbeeld het vaste telefoonnet of het internet. Communicatie van het basisstation naar het mobiele station wordt aangeduid als communicatie in de downlink-richting (DL)/neergaande richting. Communicatie van het mobiele station naar het basisstation wordt aangeduid als communicatie in de uplink-richting (UL)/opgaande richting. De draadloze communicatie vindt plaats door middel van radiosignalen. Om de transmissies van en naar de verschillende mobiele stations van elkaar te kunnen onderscheiden werd aanvankelijk gebruik gemaakt van verschillende frequenties (FDMA) of, zoals bij de tweede generatie draadloze communicatiesystemen (waaronder GSM), van verschillende timeslots/tijdvensters (TDMA), waarbij, kort gezegd, mobiele stations werden geïnstrueerd om alleen te ‘luisteren’ naar transmissies gedurende bepaalde vooraf vastgestelde timeslots. In FDMA en TDMA werden kanalen dus geïdentificeerd door hun frequenties respectievelijk timeslots.

1.4 Midden jaren negentig van de vorige eeuw is ‘Code Divisional Multiple Access’ (CDMA) geïntroduceerd. In CDMA wordt voor de transmissies van en naar de verschillende mobiele stations gebruik gemaakt van dezelfde frequenties en dezelfde timeslots, en worden de kanalen van elkaar onderscheiden door gebruik te maken van verschillende codes. In CDMA wordt een kanaal (‘channel’) dus gedefinieerd door de daaraan toegekende code. Elk mobiel station heeft (een) unieke code(s) die het mobiele station in staat stelt om alleen ‘te luisteren’ naar de transmissie(s) die voor dit MS is/zijn bestemd. Het komt erop neer dat door gebruik te maken van verschillende (sub)codes op dezelfde frequentie en in hetzelfde tijdslot verschillende soorten gegevens over verschillende kanalen aan één bepaald mobiel station kunnen worden verstuurd.

1.5 Eind jaren 90 van de vorige eeuw is de derde generatie draadloze communicatiesystemen (3G) tot stand gekomen. In dat verband heeft de Europese standaardisatieorganisatie ‘Third Generation Partnership Project’ (3GPP) specificaties ontwikkeld die zijn neergelegd in het met name in Europa toegepaste ‘Universal Mobile Telecommunications System’ (UMTS). In UMTS wordt gebruik gemaakt van de CDMA-techniek. De UMTS-standaard bestaat uit verschillende technische specificaties (TS), waaronder TS 25.211. Versie V2.1.0 hiervan dateert van juni 1999. Deze versie wordt ook wel aangeduid als: Release 99.

1.6 3GPP organiseert het standaardisatieproces in Technical Specification Groups (TSG). 3GPP werkgroepen komen regelmatig bijeen voor het bespreken van voorstellen tot aanpassing van of aanvulling op de 3GPP standaard. De TSG-RAN Working Group 1 houdt zich met name bezig met layer 1 specificaties (zie hierna 1.11) van het UMTS-netwerk.

1.7 De met 3GPP vergelijkbare standaardisatie-organisatie in de Verenigde Staten van Amerika (VS) is 3GPP2. Versie 3.0 van de Amerikaanse standaard ‘Physical Layer Standard for cdma2000 Spread Spectrum Systems, Release 0’ (hierna: de 3GPP2-standaard of de CDMA2000-standaard) dateert van 15 juni 2001.

1.8 Eind jaren negentig van de vorige eeuw is de Operators Harmonization Group (OHG) opgericht met het oog op de harmonisatie van de UMTS- en de CDMA2000-standaarden.

Spreidingscode; frames; slots; symbolen; bits

1.9 De kanaalcode (‘channelisation code’) binnen CDMA wordt ook wel spreidingscode genoemd.

In de navolgende figuur A is het slecht leesbare woord boven de twee in tegenovergestelde richting wijzende pijltjes: ‘Chips’. Een chip is het kleinst mogelijke interval waarover het verzenden van gegevens plaatsvindt.

In deze figuur bestaat de spreidingscode (‘spreading code’) uit 8 chips die telkens worden herhaald. Dit is te zien in het repeterende patroon bij ‘Spreading code’ in figuur A.

FIGUUR A

Het datasignaal van de verzender (BS of MS) – ‘Data’ in figuur A – wordt vermenigvuldigd met de spreidingscode. Het resultaat is een gespreid signaal (‘Spread signal’ in figuur A). De ontvanger vermenigvuldigt vervolgens het ontvangen gespreide kanaal met diezelfde spreidingscode (die specifiek was voor het desbetreffende kanaal) en leidt daaruit weer het datasignaal af.

Een frame bestaat uit een aantal timeslots (tijdvensters). Een timeslot is een eenheid die uit een aantal informatiesymbolen bestaat. Een symbool bestaat uit 2 bits (een bit is een ‘1’ of een ‘0’). Het datasignaal bestaat uit symbolen (zie bovenin figuur A bij ‘Data’).

Met de spreidingsfactor (SF) wordt aangegeven over hoeveel chips het verzenden van één (uit 2 bits bestaand) symbool wordt uitgesmeerd (8 chips per symbool in figuur A, dus SF = 8).

De spreidingsfactor is per definitie gelijk aan de lengte van de spreidingscode.

Het voorgaande wordt nader geïllustreerd in de navolgende figuur B:

FIGUUR B

1.10 In UMTS staat het aantal chips per slot vast, dat is 2560. Dat betekent dat over een kanaal met spreidingsfactor 64 per slot (2560 : 64 =) 40 symbolen kunnen worden uitgezonden.

Chips worden in UMTS altijd met een vaste snelheid van 3,84 miljoen chips per seconde verzonden (chip rate). Dit betekent dat, wanneer wordt gekozen voor een hogere SF (waardoor het versturen van een symbool meer chips vergt) het uitzenden van één symbool meer tijd kost (omdat er dan meer chips moeten worden verzonden). Bij verdubbeling van de SF (dat is: de verdubbeling van het aantal chips dat voor een symbool is benodigd) wordt de datasnelheid (het aantal symbolen per seconde) dus gehalveerd. Omdat bij een hogere SF een symbool over een langere tijd wordt uitgezonden kan het vermogen waarmee de chips worden uitgezonden (de transmit power) navenant worden verminderd. Het vermogen is immers de energie per tijdseenheid, en nu de energie die in de verzending van het symbool wordt gestoken gelijk blijft, maar het symbool over langere tijd wordt uitgezonden, is daarvoor minder vermogen nodig.

Om binnen een CDMA-communicatiesysteem de verschillende codes te kunnen creëren waarmee tegelijkertijd op de verschillende kanalen wordt uitgezonden, wordt gebruik gemaakt van een boomstructuur (de ‘code tree’), waarbij, wanneer een mobiel station uitzendt met een code uit een bepaalde tak, de andere stations een code moeten kiezen uit een andere tak. Het aantal beschikbare kanalen met een bepaalde spreidingsfactor is gelijk aan de spreidingsfactor. Dus: er zijn bijvoorbeeld 16 codes beschikbaar bij SF = 16. De spreidingsfactor is altijd een macht van 2 (dus 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 etc.). Dat vloeit voort uit de boomstructuur.

Soorten gegevens; soorten kanalen deel I; layers

1.11 In zowel de uplink- als de downlink-richting worden in het UMTS-systeem meerdere soorten gegevens verstuurd, waaronder:

i) gebruikersgegevens (‘user information’ of ‘user data’), dat zijn de gegevens die de gebruiker wil ontvangen of verzenden, waarbij het bijvoorbeeld kan gaan om het opvragen van een webpagina, het verzenden of ontvangen van een e-mail of het verzenden of ontvangen van spraak;

ii) besturingsgegevens (‘control information’ of ‘control data’), waarbij het onder meer gaat om gegevens van het basisstation die het mobiele station nodig heeft om de aan dit MS verstuurde gebruikersgegevens goed te kunnen verwerken.

Gebruikersgegevens en besturingsgegevens worden ook wel kortweg aangeduid als achtereenvolgens ‘data’ en ‘control’, bijvoorbeeld in een samentrekking als ‘databits’.

De data en control signalen worden verwerkt door software die in lagen is gerangschikt. Voor het versturen van die signalen zijn kanalen gedefinieerd: de ‘logical channels’, ‘transport channels’ en ‘physical channels’. De uit te zenden data en control signalen worden eerst in de hoogste lagen verwerkt en via de kanalen naar de lagere niveaus overgebracht en uiteindelijk op het fysieke niveau van de radio interface uitgezonden. Zie onderstaande figuur C:

FIGUUR C

De logische kanalen zijn gedefinieerd voor het verzenden van gegevens en besturingssignalen binnen Laag 2. Transportkanalen zijn gedefinieerd om gegevens en besturingssignalen over te brengen naar Laag 1. De physical channels (de laagste in de hiërarchie) voegen signalen toe met betrekking tot de fysieke bronnen van de verzending, zoals frequenties, codes en power level. Tussen de logische kanalen, de transportkanalen en de fysieke kanalen is een overeenkomst tot stand gebracht (‘mapping’) die er voor zorgt dat de gegevensverzending kan worden uitgevoerd in overeenstemming met de eisen die voor iedere laag in de hiërarchie zijn gedefinieerd.

Zie hiervoor de navolgende figuur D:

FIGUUR D

1.12 De gebruikersgegevens en besturingsgegevens kunnen synchroon worden uitgezonden over de verschillende daarvoor bestemde kanalen (vgl. punt 1.4in fine): besturingsgegevens over besturingskanalen (‘control channels’, in de naamgeving van de kanalen weergegeven als: ‘C’ van ‘control’, bijv. CCH = ‘ControlCHannel’) en gebruikersgegevens via gegevenskanalen (‘data channels’, in de naamgeving van de kanalen weergegeven als ‘D’ van ‘data’, bijv. DCH).

Vermogensbesturing

1.13 Vermogensbesturing heeft betrekking op het regelen van het vermogen waarmee radiosignalen, zowel in de uplink- als de downlink-richting, worden uitgezonden in het UMTS-systeem. De signalen moeten niet te zwak en niet te sterk zijn. Als bijvoorbeeld een datasignaal te zwak is, dan wordt het niet goed ontvangen; de foutmarge (‘Frame Error Rate’, afgekort FER) wordt dan te hoog. Als een signaal te sterk is dan gaat het, omdat binnen CDMA op dezelfde frequentie wordt uitgezonden, interfereren met andere signalen in de omgeving en kan het die andere signalen gaan ‘overschreeuwen’. Deze vermogensbesturing kan plaatsvinden in een gesloten lus. In een downlink gesloten lus (in een communicatiesysteem op de prioriteitsdatum) werkt dit als volgt:

 het basisstation zendt aan het mobiele station een pilootsignaal (testsignaal);

 het mobiele station meet de kwaliteit – de signaal/interferentieverhouding, oftewel ‘signal to interference ratio’ (SIR) – van het ontvangen pilootsignaal (te sterk/te zwak?);

 op basis van deze meting stelt het mobiele station een vermogensbesturingscommando op, een ‘Transmit Power Control Command’ (TPC-commando), dit zijn instructies (bits) in de vorm van een ‘1’ of een ‘0’. Hiermee wordt het basisstation opgedragen het downlink transmissievermogen te verhogen of te verlagen;

 het mobiele station zendt het TPC-commando vervolgens aan het basisstation;

 op basis van het ontvangen TPC-commando past het basisstation het vermogen van de transmissie naar het mobiele station aan.

De vermogensbesturing in een uplink gesloten lus werkt in hoofdzaak hetzelfde, maar dan in omgekeerde richting. Het basisstation voert een meting uit aan het van het mobiele station ontvangen piloot signaal en zendt op basis daarvan een TPC-commando aan het mobiele station, die het vermogen van de uplink signalen op basis hiervan aanpast.

TPC-commando’s werden in UMTS-systemen op de prioriteitsdatum 1500 keer per seconde verstuurd. De periode tussen opeenvolgende TPC-commando’s wordt 'slot' genoemd, welk begrip al eerder (o.m. onder 1.9) ter sprake is gebracht. Een slot in UMTS duurt dus 0,67 milliseconden. Vanwege de vaste chip rate van 3.84 miljoen chips per seconde, bestaat daarom elk slot uit het onder 1.9 al genoemde aantal van (3.84 miljoen : 1500 =) 2560 chips.

Bij vermogensbesturing kunnen verder TFCI-bits een rol spelen. Met behulp daarvan kan het mobiele station de datasnelheid van de gebruikersgegevens bepalen (noot 4 op blz. 9 MvG).

Soorten kanalen deel II; multiplexen

1.14 Binnen CDMA moet onderscheid worden gemaakt tussen:

- gemeenschappelijke kanalen (‘common channels’), waarover communicatie plaatsvindt tussen het basisstation en meerdere mobiele stations die alle bekend zijn met de code;

- individuele kanalen (‘dedicated channels’), waarover de communicatie tussen het basisstation en één mobiel station plaatsvindt, bijvoorbeeld omdat de code alleen door dat mobiel station wordt gebruikt;

- gedeelde kanalen (‘shared channels’, afgekort: SCH), dat is een variant van de dedicated channels, waarbij het kanaal telkens voor een bepaalde tijdsperiode (binnen één timeslot, zie hiervoor 1.4) wordt toegewezen aan een mobiel station, en dat dus beurtelings door de desbetreffende mobiele stations wordt gebruikt.

1.15 Bij gedeelde kanalen wordt gebruik gemaakt van ‘multiplexen’. Dit begrip kan worden toegelicht aan de hand van onderstaande figuur E (uit punt 53 CvA-rec) die de configuratie van een kanaal toont waarin in één tijdslot tien TPC-commando’s, bestemd voor tien verschillende gebruikers (van tien verschillende mobiele stations) na elkaar worden verzonden:

FIGUUR E

De TPC-commando’s zijn gemultiplext tussen de verschillende gebruikers. Hierdoor hoeft slechts één kanaalcode te worden toegekend, terwijl het kanaal toch door verschillende gebruikers kan worden gedeeld. De mobiele stations van de gebruikers luisteren slechts op het voor hen relevante tijdstip naar het kanaal. Het kanaal is gefractioneerd (opgedeeld) in TPC-commando’s die voor verschillende gebruikers bestemd zijn.

Release 99 van TS 25.211

1.16 In paragraaf 5.3.2 van Release 99 van TS 25.211 (zie hiervoor 1.5) is het ‘Downlink Dedicated Physical Channel’ (DPCH) beschreven (de begrippen ‘downlink’, ‘dedicated’ en ‘physical’ zijn besproken onder achtereenvolgens 1.3, 1.11 en 1.142.). Dit kanaal bestaat uit twee gedeelten:

- een ‘Dedicated Physical Control Channel’ (DPCCH), dat control information draagt; het treedt altijd in werking zodra radio contact tussen het basisstation en het mobiele station tot stand komt;

- het ‘Dedicated Physical Data Channel’ (DPDCH), dat user information (kortweg ‘data’) vervoert.

Hierover is in de genoemde paragraaf 5.3.2 onder meer het volgende vermeld:

“Within one downlink DPCH, dedicated data generated at Layer 2 and above (…) is transmitted in time-multiplex with control information generated at Layer 1 (known pilot bits, TPC commands and an optional TFCI). The downlink DPCH can thus be seen as a time-multiplex of a downlink DPDCH and a downlink DPCCH (…).”

Ook het datakanaal van Release 99 (het DPDCH) is onderhevig aan vermogensbesturing (punt 23 CvA-rec).

Nortel 1 (juli 1999)

1.17 In TSG-RAN Working Group 1 meeting 6 van 13-16 juli 1999 is een voorstel van Nortel Networks (hierna: Nortel) besproken over ‘An additional slot structure to support low bit rate services as a result of the harmonisation’ (hierna: Nortel 1). In Nortel 1 wordt – in relatie tot de implementatie van een bepaald type spraakverkeer, de EVRC (‘Enhanced Variable Rate Codec’) – een voorstel gedaan voor de inrichting van het DPCH volgens TS 25.211 (zie hiervoor 1.16). In het hierna weergegeven deel van hoofdstuk 4 van Nortel 1 worden voor het DPCCH-deel vier slotstructuren als optie genoemd, die hierna zullen worden aangeduid als: de opties 1, 2, 3 en 4 van Nortel 1. In de hoofdstukken 1, 4 en 5 van Nortel 1 staat onder meer het volgende:

“1. Introduction

For harmonisation, the issue of concern to cdma2000 operators is the ability to efficiently support voice services with a spreading factor of 256. (…).

The OHG did not conclude on the minimum number of pilot bits, that is say whether there should be a minimum of 2 pilot bits in the DPCCH or no pilot bits, the two cases being listed in [2]. The decision criterion is mostly linked to the power control process. Going for zero pilot bits may indeed require to have two power control algorithms, one relying solely on the DPCCH, and the other relying on the DPCCH and the common pilot. The first algorithm had indeed anyway to be implemented for connection where no common pilot is used, like spot beam.

In the following, we would like to initiate some discussion relative to the slot structure, including the minimum number of pilot bits, for SF=256 considering one [of] the mostly used vocoders in IS-95 and cdma2000. In the first step we recall the main characteristics of transmission in EVRC and identify the requirements for support of EVRC with SF=256 in UTRA FDD. Then we discuss the slot structure satisfying the identified requirements.

(…)

(…)

Looking at Table 9 in 25.211 for the Downlink DPDCH and DPCCH fields, there are four possible options for combinations of TFCI, TPC and Pilot bits that might be contemplated for SF=256:

1. N_tfci = 0, N_tpc = 2, N_pilot = 0

=> DPCCH = 30 bits/frame, DPDCH = 270 bits/frame

2. N_tfci = 0, N_tpc = 2, N_pilot = 2

=> DPCCH = 60 bits/frame, DPDCH = 240 bits/frame

3. N_tfci = 2, N_tpc = 2, N_pilot = 0

=> DPCCH = 60 bits/frame, DPDCH = 240 bits/frame

4. N_tfci = 2, N_tpc = 2, N_pilot = 2

=> DPCCH = 90 bits/frame, DPDCH = 210 bits/frame

The last of these options is really not acceptable for an EVRC voice service as the puncturing rate is 1 - 210/293 * 0.28 or 28%. Option 1 would be the most ideal if the objective is to minimize the level of puncturing, however, if one wants to estimate the SIR for power control from the DPCCH, the estimate will not be that accurate with only one symbol (the TPC symbol). This leaves us with Options 2 and 3.

(…)

There is probably not much to distinguish Options 2 and 3 in terms of performance, both corresponding to two DPCCH symbols. (…)

In the framework of the harmonisation there is a need to revisit the slot structure and in particular to agree on the minimum number of pilot bits per slot, whether it should be 0 or 2.

Looking at the particular example of SF=256, and considering the support of EVRC with equal error protection (code rate 1/3 with maximum puncturing of 20%), it appears that two slot structures might be able to satisfy the requirements (2 TFCI bits+0 pilot + 2 TPC bits, 0 TFCI+2 pilot bits +2TPC). A configuration with 2TFCI+2pilot bits would not be acceptable since the puncturing rate would be too great. The two acceptable configurations would provide a 2 symbol DPCCH to rely on to perform the measurement to support the power operation, not making mandatory the implementation of a power control algorithm relying either on the data bits or the common pilot.

(…)

Overall, there is a need to look at the performance of the two configurations. However, it is not clear so far whether BRD is compatible with frame stealing for signalling, and the dynamic rate adaptation of the vocoder. It might well be that a TFCI is needed to indicate the s[p]eech rate and the presence of signalling, making the configuration 2 TFCI bits+ 2TPC bits+ 0 pilot the only viable option for support of EVRC. There would be no pilot bit and the SIR estimation would rely on the 2 bits TPC + 2bits TFCI. This would therefore lead to the introduction of a slot structure for SF=256 consisting of 16 bits for the DPDCH and 4 bits for the DPCCH with 2 bits TPC + 2bits TFCI + 0 bits Pilot. Other slot structures would be possible for that same SF and other SF, but would not be expected to support EVRC ultimately. Our recommendation is therefore to introduce such a slot structure in 25.211.”

Nortel/Nokia (augustus 1999)

Inleiding

Het cassatieberoep bestaat uit zes onderdelen. De inhoudelijke klachten zijn vervat in de onderdelen 1 t/m 4; onderdelen 5 en 6 bevatten voortbouwende klachten. Alvorens op de klachten in te gaan, zal ik eerst de opgekomen processuele punten bespreken en enkele algemene opmerkingen maken over de inventiviteitstoets en de problem-solution-approach.

Processuele punten

Bezwaar Wiko tegen niet voorgedragen delen pleitnota in cassatie Philips. Het bezwaar van Wiko dat in de pleitnota van Philips meer staat dan ter zitting is voorgedragen, lijkt mij hier te moeten worden gepasseerd. Philips heeft geen afzonderlijke schriftelijke toelichting gegeven – zodat de pleitnota als zodanig kan worden beschouwd – en Wiko is in de gelegenheid gesteld om bij schriftelijke dupliek op die pleitnota te reageren.

Bezwaar Wiko tegen par 48-50 pleitnota in cassatie Philips. Zoals Wiko bij het pleidooi in cassatie en in haar dupliek in cassatie onder 12 volgens mij wel terecht heeft aangevoerd, zijn de paragrafen 48-50 feitelijk van aard en vinden deze geen (kenbare) grondslag in de gedingstukken uit de feitelijke instanties. Ik heb deze daarom buiten beschouwing gelaten.

Bezwaar Wiko tegen schriftelijke repliek in cassatie Philips. De re- en dupliek in cassatie moeten in beginsel5.beperkt blijven tot een beknopte reactie op hetgeen door de wederpartij in haar schriftelijke toelichting is betoogd6.. De 46 pagina’s tellende repliek van Philips is, afgezet tegen de lengte van de schriftelijke toelichting en de pleitnota van Wiko (40 en 13 bladzijden), niet zonder meer als een beknopte reactie aan te merken. De inhoud van die repliek is voor mijn conclusie (en mogelijk voor de uitspraak ook) niet van betekenis, zodat het bezwaar mijns inziens zou kunnen blijven rusten.

De inventiviteitstoets en de problem-solution-approach (PSA)

In de afgelopen jaren is door mij in conclusies in octrooizaken uitvoerig aandacht besteed aan de inventiviteitstoets en de problem solution approach (“PSA”). Ik heb daar op zich nu niets aan toe te voegen, maar recapituleer voor de zelfstandige leesbaarheid van deze conclusie de hoofdlijnen (vgl. tevens de conclusies voor de zaken Sandoz/AstraZeneca (kort geding)7., Coloplast/Medical4You8.en Sandoz/AstraZeneca (bodemprocedure)9.).

Om in aanmerking te komen voor een Europees octrooi moet een uitvinding nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en industrieel toepasbaar zijn (art. 52 EOV). In onze cassatie speelt alleen de inventiviteitsvraag. Van inventiviteit is sprake als een vinding “voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek” (art. 56 EOV). De octrooirechtelijke maatpersoon is de “gemiddelde vakman”. Deze vakman beschikt (bij wege van juridische fictie) over alle voorhanden algemene vakkennis, heeft toegang tot de volledige stand van de techniek, maar ontbeert iedere vorm van creativiteit10..

Een in de praktijk veel gebruikt hulpmiddel bij de beoordeling van inventiviteit is de PSA11.. De PSA bestaat volgens de Guidelines for Examination in the European Patent Office (verder “Guidelines”) uit drie stappen12.:

“In the problem-solution approach, there are three main stages:

(i) determining the "closest prior art",

(ii) establishing the "objective technical problem" to be solved, and

(iii) considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem, would have been obvious to the skilled person.”

Op stap (ii) van de PSA (het objectieve technische probleem) wordt nader ingegaan in paragraaf G-VII.5.2 van de Guidelines. Daaruit komt naar voren dat het objectieve technische probleem moet worden vastgesteld aan de hand van het technische effect zoals dat blijkt uit de verschilmaatregelen die duidelijk worden door een vergelijking tussen het in het octrooi geclaimde en de meest nabije stand van de techniek13.. Het in de octrooiaanvraag vermelde probleem wordt wel gebruikt als startpunt, maar kan zo nodig worden geherformuleerd14.. De Guidelines voegen daaraan toe dat verschilmaatregelen die in het geheel niet bijdragen aan het technische karakter van de uitvinding – noch afzonderlijk noch in combinatie met andere verschilmaatregelen – niet worden meegewogen bij de inventiviteitsbeoordeling15..

Over stap (iii) van de PSA blijkt uit de Guidelines onder meer dat het er niet om gaat of de vakman tot de geclaimde oplossing had kunnen komen (could) maar of hij volgens het in de aanvrage geopenbaarde inzicht zou hebben gehandeld (would)16.. Hierbij wordt gelet op aanwijzingen in de stand van de techniek (pointers), die de vakman op een voor de hand liggende wijze richting de geoctrooieerde oplossing van het objectieve technische probleem sturen (positieve pointers of incentives) of daar juist van weg voeren (pointers-away)17.. Ook een implicitly recognisable incentive kan voldoende zijn om te concluderen dat de gemiddelde vakman elementen uit de stand van de techniek zou hebben gecombineerd18.. Een beoordeling met kennis achteraf (hindsight bias) moet zoveel mogelijk worden voorkomen19..

Om te toetsen of de uitvinding voor de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum voor de hand ligt, hebben de Technische Kamers van Beroep van het EOB de maatstaf van een redelijke verwachting van succes (reasonable expectation of success) geïntroduceerd. Dit houdt in dat een uitvinding niet alleen voor de hand ligt wanneer – uitgaand van de stand van de techniek en geconfronteerd met het objectieve technische probleem – de resultaten van het handelen dat nodig is om te komen tot de uitvinding volstrekt voorspelbaar of zeker zijn, maar ook wanneer er een redelijke verwachting van succes bestaat voor zo’n uitkomst als geclaimd20... De toets aan de maatstaf redelijke verwachting van succes wordt echter niet aangelegd wanneer de praktische realisatie van een op zichzelf voor de hand liggende theorie geen technische moeilijkheden met zich brengt en dat ook geldt voor eventueel uit te voeren testen. De reden hiervoor is dat de gemiddelde vakman in dergelijke gevallen liever zal nagaan of zijn theorie werkt dan dat hij de theorie laat voor wat het is omdat het niet zeker is dat de theorie werkt. Er wordt dan aangenomen dat de gemiddelde vakman een try and see houding aanneemt en dat kan dan inventiviteit ontnemen aan een geclaimde vinding21..

De Guidelines gaan ook in op uitvindingen die bestaan uit a combination of features (combinatie-uitvindingen)22.. Van een combinatie-uitvinding is sprake bij een samenstel van maatregelen waarvan het gecombineerde technische effect groter is dan de som van de individuele delen. Er moet dus een synergetisch effect zijn23.. De combinatie-uitvinding moet worden onderscheiden van een mere aggregation/juxtaposition of features. Dat onderscheid is van belang bij de inventiviteitstoets. Een combinatie-uitvinding moet als geheel worden beoordeeld en kan zelfs inventief zijn als de verschillende maatregelen ieder op zich voor de hand liggend zijn24.. Bij een aggregation/juxtaposition of features wordt daarentegen per deelprobleem bekeken of de oplossing als inventief kan worden beschouwd. Daarvoor is dan nodig dat de oplossing voor ten minste één deelprobleem niet voor de hand liggend wordt geacht25..

Als één van de secondary indicia26.voor inventiviteit noemen de Guidelines long time attempting or long-felt need27.: “Where the invention solves a technical problem which workers in the art have been attempting to solve for a long time, or otherwise fulfils a long-felt need, this may be regarded as an indication of inventive step.” Een ander secondary indicium doet zich voor wanneer sprake is van het overwinnen van een technisch vooroordeel28..

De PSA wordt in de Nederlandse (feiten)rechtspraak (op aangeven van partijen) vaak toegepast29.. De rechter is daartoe gezien de arresten van Uw Raad in de zaken Lundbeck/Tiefenbacher30.en Leo Pharma/Sandoz31.niet gehouden. De PSA is volgens mij, zo al sprake is van recht in de zin van art. 79 RO, hoogstens soft law32.. De beoordeling van de inventiviteit van een uitvinding is in belangrijke mate verweven met waarderingen van feitelijke aard die in cassatie niet op juistheid toetsbaar zijn33.. Ook Uw Raad benadrukt dat de inventiviteit niet met kennis achteraf (“hindsight”) mag worden beoordeeld34..

In onze zaak hebben de rechtbank en het hof bij de inventiviteitsbeoordeling onbestreden de criteria van de PSA gehanteerd. Niet in geschil is dat de Nortel 2-Voorstellen de meest nabije stand van de techniek zijn (rov. 3.2.2). Verder is duidelijk wat in de visie van Philips de drie verschilmaatregelen zijn (rov. 3.2.3). In cassatie zijn wel klachten geformuleerd ten aanzien van de gemiddelde vakman en de (her)formulering van het objectieve technische probleem. Verder wordt opgekomen tegen het oordeel dat verschilmaatregel i) geen bijdrage levert aan de oplossing van het probleem en dat verschilmaatregel ii) en iii) niet inventief zijn. Bovendien wordt aangevoerd dat het hof bij de inventiviteitstoets geen (dan wel onvoldoende) aandacht heeft besteed aan de combinatie van verschilmaatregel i), ii) en/of iii) tezamen.

Bespreking van de klachten

Onderdeel I: de vakman

Onderdeel I behelst de klacht dat het oordeel ten aanzien van de inventiviteit onjuist of onbegrijpelijk is omdat daarin niet is aangegeven van welke vakman het hof is uitgegaan.

Dat faalt in mijn ogen om de volgende redenen. De rechtbank heeft in rov. 4.1 van het vonnis in onze zaak een omschrijving gegeven van de gemiddelde vakman:

“4.1 (…) Die vakman kan gelet op de door partijen gehanteerde omschrijvingen, worden gedefinieerd als een ingenieur op het gebied van telecommunicatietechnologie die in staat is de daarop betrekking hebbende standaarden te lezen, te begrijpen en toe te passen. Voor zover Wiko ingang wil doen vinden dat de vakman ook betrokken is bij de ontwikkeling en standaardisatie van die telecommunicatietechnologie, wordt zij daarin niet gevolgd, nu - zoals Philips terecht stelt - de gemiddelde vakman iedere inventieve gedachte moet worden ontzegd.”

Tegen deze overweging heeft Philips geen grief gericht en het gaat hier evenmin om een kwestie van openbare orde. Bij de beoordeling van het appel van Philips kon het hof dus uitgaan van de beslissing van de rechtbank over de gemiddelde vakman zonder daaraan een (uitdrukkelijke) overweging te wijden. Het hof is tot de slotsom gekomen dat de door Philips geformuleerde grieven falen. Dit betekent dat het hof ook niet gehouden was om (op grond van de positieve zijde van de devolutieve werking van het appel) in te gaan op het door de rechtbank verworpen standpunt van Wiko ten aanzien van de gemiddelde vakman.

Bij pleidooi in cassatie heeft Philips aangevoerd dat het hof in zijn motivering had moeten benoemen van welke vakman is uitgegaan omdat de uitspraak zelfstandig leesbaar dient te zijn. Een dergelijke algemene (rechts)regel bestaat volgens mij niet, zeker niet wanneer het (zoals in onze zaak) gaat om een aspect dat buiten de grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep valt35.. Daarnaast heeft Philips niet toegelicht welk belang zij heeft bij een herhaling door het hof van de beslissing van de rechtbank met betrekking tot de gemiddelde vakman.

In haar handleiding bij de pleitnota (p. 2, eerste tekstblok) heeft Philips naar voren gebracht dat het hof voor wat betreft de vakman toch het standpunt van Wiko (en Asus) lijkt te volgen. Deze klacht is naar mijn mening niet tijdig36.en niet met de vereiste precieze37.geformuleerd.

Dit betekent dat het eerste onderdeel geen doel treft.

Onderdeel II: verschilmaatregel i) en objectief technisch probleem

Onderdeel II is gericht tegen rov. 3.2.1-3.2.10. Die overwegingen betreffen verschilmaatregel i) en de (her)formulering van het objectieve probleem. Het onderdeel bestaat uit subonderdelen 1-7, terwijl subonderdeel 1 op haar beurt drie klachten (1a-1c) bevat. Hieronder geef ik die subonderdelen weer, met uitzondering van subonderdeel 1c. De in subonderdeel 1c geformuleerde klacht wordt, zoals Philips ook zelf naar voren heeft gebracht, in onderdeel III nader uitgewerkt, zodat dit subonderdeel op deze plaats geen bespreking behoeft.

Subonderdelen 1a en 1b betogen dat het hof verschilmaatregel i) ten onrechte afzonderlijk heeft beschouwd en dat het hof dus geen oordeel geeft over de combinatie van verschilmaatregelen i), ii) en iii). Aangevoerd wordt dat het hof de combinatie van maatregelen met de dichtstbijzijnde stand van de techniek (Nortel 2) had moeten vergelijken en zich had moeten afvragen of die combinatie op het relevante tijdstip voor de vakman voor de hand lag.

Volgens subonderdelen 2 en 4 heeft het hof uit het oog verloren dat de systeemruimte/-capaciteit in de uitvinding moeten worden vergeleken met dezelfde systeemruimte/-capaciteit in Nortel 2. In dat kader wordt gerefereerd aan de stellingen (a) dat het effect van alle verschilmaatregelen tezamen een drievoudige verbetering is: dezelfde systeemruimte biedt plaats aan twee kanalen met 10 gebruikers in plaats van één kanaal met 6 gebruikers in Nortel 2 (MvG 59-60 en Pltn HB Philips 19) en (b) dat slechts sprake is van een (bijna) tweevoudige verbetering als alleen de maatregelen ii) en iii) worden toegepast (één kanaal met 10 gebruikers in plaats van één kanaal met 6 gebruikers in Nortel 2) (MvG 101).

Subonderdeel 3 is gericht tegen rov. 3.2.7 waarin het hof overweegt dat [betrokkene 1] bevestigt dat het verhogen van de spreidingsfactor geen enkel efficiency-verbeterend effect heeft. Geklaagd wordt dat dit oordeel onjuist of onbegrijpelijk is. In dat verband wordt onder meer verwezen naar het (niet in rov. 3.2.7 weergegeven) vervolg op de geciteerde tekst: “he [ [betrokkene 2] ] is incorrect in suggesting that the gain in system efficiency is only achieved by the number of users per channel, i.e. by modifying the slot structure. Both aspects (spreading factor and slot structure) must be taken into account when assessing system efficiency.”

Subonderdelen 5, 6 en 7 komen op tegen de herformulering van het objectieve probleem tot de vraag “hoe dat neergaande besturingskanaal efficiënter kan worden ingericht” (rov. 3.2.9). Volgens de subonderdelen is onjuist of onbegrijpelijk dat het hof niet kijkt naar de efficiëntie (capaciteit) van het gehele systeem, maar alleen naar de efficiëntie (capaciteit) van één kanaal en dat het hof verschilmaatregel i) niet bij de (her)formulering betrekt. Gewezen wordt op de stelling dat verbetering van de systeemefficiëntie (capaciteit) wordt bepaald door de “gain” (het aantal extra gebruikers dat met dezelfde systeemruimte kan worden bediend) (verklaring [betrokkene 1] , par 10-13 en 16 en MvA 70). Tot slot wijst Philips erop dat niet relevant is dat één van de verschilmaatregelen afzonderlijk beschouwd “geen enkele bijdrage” levert aan het op te lossen probleem, zoals het hof over verschilmaatregel i) (vast)stelt, als die maatregel in combinatie met andere verschilmaatregelen wel technisch effect heeft.

Wiko voert in cassatie ten gronde als verweer (1) dat het hof kennelijk heeft geoordeeld dat de spreidingsfactor noch op zichzelf noch in combinatie met de andere verschilmaatregelen de efficiency verbetert, zoals door Wiko bepleit (s.t. onder 33) en (2) dat het hier gaat om een mere aggregation/junxtaposition of features die elk afzonderlijke deelproblemen oplossen en dus afzonderlijk moeten worden beoordeeld (s.t. onder 35 en 63 en pleitnota in cassatie 42).

Deze subonderdelen lenen zich voor een gezamenlijke bespreking. Volgens Philips is het objectieve technische probleem gelegen in het verhogen van de efficiëntie van de beschikbare systeemruimte (rov. 3.2.3, slotzin). Het is allereerst van belang om na te gaan wat Philips precies bedoelt met verhoging van de “efficiëntie van de beschikbare systeemruimte”.

Daarbij moet volgens mij worden gekeken naar het door Philips gestelde effect van de drie verschilmaatregelen tezamen. Dat effect is, zo betoogt Philips, een significante verbetering in het gebruik van de systeembronnen, namelijk 2 x 10 in plaats van 1 x 6 gebruikers van het fractionele kanaal (rov. 3.2.3 voorlaatste zin), zijnde een neergaand fractioneel besturingskanaal (rov. 3.2.2). Philips bedoelt met verhoging van de efficiëntie van de beschikbare systeemruimte dus dat voor wat betreft de neergaande besturingsgegevens met dezelfde systeemruimte meer gebruikers kunnen worden bediend.

Het hof is tot het oordeel gekomen dat de verhoging van de spreidingsfactor van 128 naar 256 (verschilmaatregel i) geen enkel efficiëntie-verbeterend effect heeft (rov. 3.2.6) en dat deze maatregel dus geen bijdrage levert aan het door Philips gestelde objectieve probleem (rov. 3.2.8). Het hof brengt niet tot uitdrukking of verschilmaatregel i) daarbij alleen op zichzelf is beoordeeld of ook in samenhang met de verschilmaatregelen ii) en iii).

Voor het geval het hof verschilmaatregel i) alleen op zichzelf heeft beoordeeld, kan het oordeel volgens mij de toets der kritiek niet doorstaan in het licht van de in subonderdelen 2 en 4 aangehaalde passages uit de MvG. Daarin is het volgende naar voren gebracht:

“59. Het technische effect van de verschilmaatregelen tussen Nortel 2 en conclusie 1 van het tweede hulpverzoek, is dus enerzijds het ontstaan van meer systeemruimte in één specifiek neergaand fractioneel kanaal door het opnemen hierin van uitsluitend TPC commando’s bestaande uit 1 TPC symbool (2 bits) (en dus niet de volgens Nortel 2 noodzakelijke pilootbits) waardoor meer gebruikers van dat ene kanaal gebruik kunnen maken (i.e. 10 in plaats van maximaal 6), en anderzijds het verdubbelen van het aantal beschikbare kanaalcodes en daarmee van het aantal kanalen dat per cel als fractioneel kanaal kan worden gebruikt door het hanteren van een spreidingsfactor van 256 (in plaats van de spreidingsfactor van 128 resp. 64 in Nortel 2). Tegenover de maximaal 6 gebruikers van het fractionele kanaal in Nortel 2, staan derhalve 2 x 10 gebruikers van het fractionele kanaal volgens de geoctrooieerde uitvinding.

60. Het (gezamenlijke) technische effect van deze verschilmaatregelen ten opzichte van Nortel 2 is derhalve een substantiële (meer dan drievoudige) verhoging van de efficiënt[i]e waarmee de beschikbare systeembronnen worden gebruikt. De rechtbank heeft dit ten onrechte niet in aanmerking genomen.

(…)

101. Het technische effect van deze verschilmaatregelen is enerzijds het ontstaan van meer systeemruimte in één specifiek neergaand fractioneel kanaal door het opnemen hierin van uitsluitend TPC-commando’s bestaande uit 1 TPC symbool (2 bits) (en dus niet de volgens Nortel 2 noodzakelijke pilootbits) waardoor meer gebruikers van dat ene kanaal gebruik kunnen maken (i.e. 10 in plaats van maximaal 6), en anderzijds het verdubbelen van het aantal beschikbare kanaalcodes en daarmee van het aantal kanalen dat per cel als fractioneel kanaal kan worden gebruikt door het hanteren van een spreidingscode van 256 (in plaats van de spreidingscode van 128 resp. 64 in Nortel 2). Zoals hiervoor is toegelicht, staan aldus tegenover de maximaal 6 gebruikers van het fractionele kanaal in Nortel 2, 2 x 10 gebruikers van het fractionele kanaal volgens de geoctrooieerde uitvinding.”

Philips heeft dus aangevoerd dat verschilmaatregelen i), ii) en iii) tezamen een drievoudige verbetering ten opzichte van Nortel 2 opleveren (2 kanalen met 10 gebruikers in plaats van 1 kanaal met 6 gebruikers in Nortel 2) (MvG 59-60 en rov. 3.2.3). Verder heeft Philips naar voren gebracht dat verschilmaatregelen ii) en iii) tezamen slechts een tweevoudige verbetering ten opzichte van Nortel 2 opleveren (1 kanaal met 10 gebruikers in plaats van 1 kanaal met 6 gebruikers in Nortel 2) (MvG 59 en 101). Wiko heeft dat laatste bestreden: volgens haar is er bij het toepassen van verschilmaatregelen ii) en iii) tezamen ruimte voor 20 gebruikers in het kanaal (MvA 129). Het hof heeft de stellingen van Philips niet (expliciet en volgens mij evenmin impliciet) verworpen. In cassatie moet daarom veronderstellenderwijs worden uitgegaan van de juistheid van deze stellingen (hypothetische feitelijke grondslag)38.. De juistheid van de stellingen van Philips zou meebrengen dat synergie bestaat tussen verschilmaatregel i) en verschilmaatregelen ii) en iii), waarmee sprake is van een combinatie-uitvinding (zie hiervoor 2.11) en geen mere aggregation/juxtaposition of features. Bij die stand van zaken had het hof de verschilmaatregelen i), ii) en iii) in het kader van de inventiviteitstoets tevens tezamen moeten beoordelen en dat laatste is in mijn ogen niet voldoende kenbaar gedaan door het hof.

Voor het geval het oordeel zo moet worden begrepen dat verschilmaatregel i) ook in samenhang met verschilmaatregelen ii) en iii) geen enkel efficiëntie-verbeterend effect heeft, dan is het oordeel in mijn optiek namelijk onvoldoende toereikend gemotiveerd. Het oordeel over maatregel i) berust op de overweging dat de verhoging van de spreidingsfactor van 128 naar 256 er wel toe leidt dat het aantal kanalen verdubbelt, maar dat het aantal symbolen dat per slot kan worden verzonden dan halveert. Daaruit volgt dat de verhoging van de spreidingsfactor naar het oordeel van het hof geen invloed heeft op het totaal aantal symbolen dat per tijdseenheid kan worden verzonden. Dit sluit echter niet uit dat de verhoging van de spreidingsfactor in combinatie met de verschilmaatregelen ii) en iii) het door Philips gestelde positieve effect heeft op het aantal gebruikers dat met dezelfde systeemruimte kan worden bediend. Bijvoorbeeld als het in die constellatie uit technisch of praktisch oogpunt bezwaarlijk is om meer dan 10 gebruikers op één kanaal te hebben. Dan is het gunstig om een zodanige spreidingsfactor te gebruiken dat ieder kanaal ruimte biedt aan hoogstens 10 gebruikers. Daarom is volgens mij zonder nadere motivering onbegrijpelijk in cassatie-technische zin waarom verschilmaatregel i) volgens het hof ook in samenhang met verschilmaatregelen ii) en iii) geen efficiency-verbeterend effect heeft, in die zin dat voor wat betreft de neergaande besturingsgegevens met dezelfde systeemruimte meer gebruikers kunnen worden bediend.

Ook uit de passage uit de verklaring van [betrokkene 1] , die het hof in rov. 3.2.7 citeert, kan denk ik niet worden geconcludeerd dat verschilmaatregel i) geen enkel efficiëntie verbeterend effect heeft. In dit citaat verklaart [betrokkene 1] dat een verhoging van de spreidingsfactor “as such” de efficiëntie van het systeem niet verbetert. Dat is hier in mijn ogen echter besides the point, omdat in onze zaak in het kader van de inventiviteitstoets de verschilmaatregelen i), ii) en iii) tezamen moeten worden beoordeeld. Het vervolg op het citaat uit de verklaring van [betrokkene 1] , dat in subonderdeel 3 wordt aangehaald, duidt er volgens mij op dat hij de spreidingsfactor in combinatie met de beide andere verschilmaatregelen wel van belang acht voor de efficiëntie van het systeem. Ik leid dat af uit de zin: “Both aspects (spreading factor and slot structure) must be taken into account when assessing system efficiency”.

Dit betekent dat het hof volgens mij niet zonder nadere motivering heeft kunnen oordelen dat de verhoging van de spreidingsfactor van 128 naar 256 (verschilmaatregel i) geen enkel efficiëntie-verbeterend effect heeft (rov. 3.2.6) en dat deze maatregel geen enkele bijdrage levert aan de oplossing van het door Philips gestelde objectieve probleem, zodat de inventiviteit van Hulpverzoek II daarin niet kan zijn gelegen (rov. 3.2.8). De daarop gerichte klachten van onderdeel II slagen volgens mij dan ook.

De (her)formulering van het objectieve technische probleem in rov. 3.2.9 berust op het oordeel van het hof dat verschilmaatregel i) geen gewicht in de schaal kan leggen. Ook dat oordeel kan dus, zoals in onderdeel II terecht wordt aangevoerd, niet in stand blijven.

Daaruit volgt dat onderdeel II doel treft.

Ik plaats hierbij wel een kanttekening. De in Hulpverzoek II genoemde spreidingsfactor van 256 is in de meest nabije stand van de techniek (Nortel 2) niet geopenbaard, maar Nortel 1 gaat wel uit van een spreidingsfactor van 256 (rov. 1.2.n en hiervoor 1.17). Naar het oordeel van het hof zou de vakman die op de prioriteitsdatum met het objectieve probleem werd geconfronteerd bij Nortel 1 zijn uitgekomen en is er voldaan aan de voorwaarden om Nortel 1 met de meest nabije stand van de techniek te combineren (rov. 3.3.5, die volgens mij tevergeefs wordt bestreden, zie hierna: 2.40-2.46 en 2.57-2.58). In dat licht zou geredeneerd kunnen worden dat het meewegen van de spreidingsfactor van 256 (verschilmaatregel i) niet tot een ander eindoordeel over de inventiviteit kan leiden en dat vernietiging en verwijzing dus niet nodig is. Die route volg ik hier niet omdat het hier per saldo gaat om een feitelijke kwestie en niet is vastgesteld of deze gedachtegang voldoende steun vindt in de gedingstukken, zodat een beoordeling door een verwijzingshof volgens mij meer voor de hand ligt.

Onderdeel III: verschilmaatregel ii

Onderdeel III is gericht tegen rov. 3.3.1-3.3.15 waarin het hof heeft geoordeeld dat verschilmaatregel ii) om geen pilootbits toe te passen, niet als inventief kan worden beschouwd. Het onderdeel bevat 10 subonderdelen, die zijn voorzien van de (paragraaf)nummers 8-17, waarbij subonderdeel 15 nog weer eens in 8 sub-subonderdelen (15a-15h) uiteen valt. Al deze klachten zijn wat mij betreft tevergeefs.

De subonderdelen gaan over vier onderwerpen. Subonderdelen 8-11 bestrijden het oordeel dat is voldaan aan de voorwaarden uit paragraaf 6 van de Guidelines van het EOB (“Combining pieces of prior art”) om Nortel 1 en Nortel 2 te combineren. Subonderdelen 12-14 betogen dat het hof verschilmaatregelen ii) en iii) ten onrechte separaat behandelt. Volgens subonderdelen 15-16 berust het oordeel van het hof op hindsight. Subonderdeel 17 komt op tegen de conclusie die het hof heeft verbonden aan een passage uit het vonnis van de Engelse High Court in een procedure tussen Philips en Asus over EP 659 met betrekking tot hetgeen is verklaard door [betrokkene 3] (de deskundige van Philips in die procedure).

Subonderdelen 8-11 (Combining pieces of prior art)

Subonderdeel 8 noemt eerst de aanname van het hof in rov. 3.3.5 dat de vakman die op de prioriteitsdatum werd geconfronteerd met het objectieve probleem uit de stand van de techniek Nortel 1 zou hebben geraadpleegd. Volgens het subonderdeel is onjuist of onbegrijpelijk dat die aanname zonder meer betekent dat aan de voorwaarden van paragraaf 6 van hoofdstuk VII van de Guideline (“Combining pieces of prior art”) is voldaan. Het hof zou daarmee namelijk kennelijk bedoelen dat alleen aan Hoofdstuk VII, par. 6 sub iii is voldaan. Ook zou het hof miskennen dat het voldoen aan de gezichtspunten i-iii er niet zonder meer toe leidt dat de documenten mogen worden gecombineerd, maar slechts met zich brengt dat de examiner dit in ogenschouw moet nemen (“the examiner should also have regard to…”). Betoogd wordt verder dat het hof niet begrijpelijk heeft vastgesteld dat Nortel 1 en/of Nortel 2 tot de algemene vakkennis behoren, zoals par 6 sub iii eist. Tot slot voert het subonderdeel aan dat het hof uit het oog verliest dat Nortel 2 geen incentive bevat om in Nortel 1 de oplossing van het probleem te zoeken in een keuze voor de opties 1 en/of 3 en dat ook Nortel 1 zo’n incentive niet bevat39.. Het hof zou in ieder geval niet (begrijpelijk) hebben vastgesteld dat Nortel 1 en/of Nortel 2 een incentive bevat om te kiezen voor een oplossing zonder pilootbits.

Het hof heeft in rov. 3.3.3 een citaat opgenomen uit de Guidelines, deel G, hfd VII, onder 6 “Combining pieces of prior art” (zie hiervoor 1.43 van deze conclusie).

Het gaat in deze paragraaf 6 om de vraag in welke gevallen in het kader van de PSA documenten uit de stand van de techniek mogen worden gecombineerd. Er worden onder meer drie gezichtspunten genoemd, te weten: (i) maakt de inhoud van de openbaarmakingen de combinatie voor de vakman al dan niet aannemelijk (een combinatie van twee incompatibele maatregelen ligt bijvoorbeeld niet voor de hand), (ii) gaat het om openbaarmakingen op gelijk(soortig)e vakgebieden en (iii) is er een aanleiding voor de vakman om de documenten aan elkaar te relateren (bijvoorbeeld omdat het gaat om de combinatie van een openbaarmaking met de algemene vakkennis of omdat de openbaarmakingen naar elkaar verwijzen).

In onze zaak heeft Philips naar de vaststelling van het hof niet bestreden dat de vakman die op de prioriteitsdatum werd geconfronteerd met het objectieve technische probleem uit de stand van de techniek Nortel 1 zou hebben geraadpleegd. Philips heeft volgens het hof ook niet gegriefd tegen het oordeel in het Asus-vonnis dat de vakman (die uitgaat van Nortel 2 als meest nabije stand van de techniek en van het probleem hoe meer systeemruimte op het F-DPCH kan worden verkregen) naar Nortel 1 kijkt. Het hof komt op die gronden tot de slotsom dat is voldaan aan de in par. 6 van hfd. VII van de Guidelines neergelegde voorwaarden om Nortel 1 met de meest nabije stand van de techniek (Nortel 2) te combineren.

Het subonderdeel klaagt volgens mij tevergeefs dat het hof alleen heeft getoetst aan par. 6 onder (iii) van hfd. VII van de Guidelines en dat het hof er ten onrechte vanuit gaat dat de gezichtspunten (i)-(iii) doorslaggevend zijn. Ik lees dat niet in het bestreden oordeel. Volgens mij is het oordeel zo te begrijpen dat tussen partijen niet in geschil is dat het voor de hand lag om Nortel 1 met de meest nabije stand van de techniek te combineren en dat om die reden is voldaan aan de voorwaarden uit de genoemde paragraaf. Het hof behoefde in dat licht niet te toetsen aan de gezichtspunten die hfd. VII, par. 6 onder (i)-(iii) vermeldt.

Evenmin slaagt de klacht dat paragraaf 6 onder (iii), naar het hof heeft miskend, als vereiste noemt dat één van de documenten tot de algemene vakkennis behoort. Dat is in gezichtspunt 6 (iii) niet te lezen, ook een combinatie van twee documenten die niet tot de algemene vakkennis behoren kan voor de hand liggend zijn (bijvoorbeeld als zij naar elkaar verwijzen)40..

Tot slot wordt zonder succes geklaagd dat het hof niet (begrijpelijk) heeft vastgesteld dat Nortel 1 en/of Nortel 2 een incentive bevat om te kiezen voor een oplossing zonder pilootsymbolen. Het hof heeft in rov. 3.3.7 gemotiveerd (1) dat de vakman in de passage uit Nortel 1 dat optie 1 “would be the most ideal if the objective is to minimize the level of puncturing” een “incentive” zou zien om de daarin voorgestelde mogelijkheid om geen pilootbits te gebruiken in aanmerking te nemen en (2) dat daarvan niet weg wijst dat optie 1 in Nortel 1 is verworpen. Het hof is tot die slotsom gekomen omdat de vakman in de toelichting op optie 1 van Nortel 1 leest dat deze optie de voorkeur verdient als het doel is om het niveau van puncturing (weglaten van gegevensbits omdat daarvoor geen plaats is) te minimaliseren en dat daarmee kan worden gekomen tot een efficiëntere inrichting van het kanaal, terwijl het geconstateerde neveneffect dat de schatting van de signaalkwaliteit not that accurate is ook met bijvoorbeeld vergroting van het aantal TPC-bits kan worden tegengegaan (rov. 3.3.7).

In subonderdeel 9 wordt aangevoerd dat (zoals ook in de Guidelines is vermeld) de prioriteitsdatum beslissend is voor de beoordeling van de inventiviteit. Het subonderdeel wijst erop dat op die datum Nortel 2 de meest nabije stand van de techniek was, terwijl Nortel 1 dateerde van juli 1999 dat wil zeggen 4 jaar voor de prioriteitsdag. Naar het subonderdeel betoogt, staat vast dat in de stand van de techniek na Nortel 1, waaronder in Nortel/Nokia en de UMTS-standaard (TS 25.211), ten tijde van de prioriteitsdatum uitdrukkelijk was gekozen voor de opties 2 en 4 en de opties 1 en 3 werden afgewezen. Volgens het subonderdeel werd dus (uitdrukkelijk) niet gekozen voor een optie zonder pilootbits, terwijl die pilootbits bovendien als noodzakelijk werden aangemerkt (rov. 3.3.2 en 3.3.13) en (dan ook) in Nortel 2 werden gehandhaafd.

Dit subonderdeel treft geen doel. Het hof heeft niet voorbijgezien aan het genoemde betoog van Philips. Het hof heeft in rov. 3.3.12 uitdrukkelijk benoemd dat Philips heeft aangevoerd dat het gebruik in het neergaande kanaal van pilotbits niet alleen in de Nortel 2-Voorstellen uit mei-oktober 2003, maar ook in de UMTS-standaard uit september 2003 is gehandhaafd. Het hof heeft dat betoog in rov. 3.3.12 op twee zelfstandig dragende gronden verworpen. In de eerste plaats laat dit betoog volgens het hof onverlet dat (i) in Nortel 1 is geopenbaard dat pilootbits in het neergaande besturingskanaal niet noodzakelijk waren voor een afdoende SIR-meting en (ii) de vakman wist dat pilootbits ook niet in dat kanaal hoefden te worden opgenomen voor synchronisatiedoeleinden. In de tweede plaats heeft het hof het volgende overwogen: dat de pilootbits zijn blijven staan in alle slotformaten van het neergaande kanaal moet worden toegeschreven aan redenen van praktische aard (zoals backwards comptability) die bij de beoordeling van de inventiviteit geen gewicht in de schaal kunnen leggen. Voor wat betreft het tijdsverloop van vier jaar tussen Nortel 1 en de prioriteitsdag geldt dat het onderdeel faalt omdat niet wordt verwezen naar vindplaatsen in de gedingstukken in feitelijke instanties waarin Philips dat tijdsverloop aan haar standpunt ten grondslag heeft gelegd.

Subonderdeel 10 stelt dat het oordeel niet begrijpelijk is als het hof impliciet heeft geoordeeld dat Nortel 1 (en/of Nortel 2) een incentive bevat tot het weglaten van pilootbits in Nortel 2. Deze klacht faalt op de in 2.46 genoemde grond: het hof is in rov. 3.3.7 gemotiveerd tot het oordeel gekomen dat de vakman in optie 1 van Nortel 1 een incentive zou zien om de daarin voorgestelde mogelijkheid om geen pilootbits te gebruiken in aanmerking te nemen.

Subonderdeel 11 formuleert een klacht voor het geval men de Guidelines (volgens het hof) zo zou moeten lezen dat er van inventiviteit geen sprake is zodra de stand van de techniek respectievelijk de common general knowledge tussen andere mogelijkheden (in casu de 4 in Nortel 1 beschreven opties) de oplossing van het in de dichtstbijzijnde stand van de techniek voorkomende probleem bevat. Betoogd wordt dat de Guidelines in dat geval in strijd zijn met het recht (respectievelijk de uitleg die het hof aan de Guidelines geeft in strijd is met het recht), omdat niet voldoende is dat de vakman deze oplossing kan kiezen (“could”) maar sprake moet zijn van een reden waarom de vakman de oplossing zou kiezen (“would”). Volgens het subonderdeel is dat in ieder geval zo wanneer het (zoals in casu) om stand van de techniek respectievelijk common general knowledge gaat, dat die oplossing verworpen heeft en die verwerping uitdrukkelijk is gehandhaafd in de dichtstbijzijnde stand van de techniek.

Deze klacht berust volgens mij op een verkeerde lezing van het arrest. Het oordeel van het hof over het ontbreken van inventiviteit berust niet uitsluitend op de omstandigheid dat de stand van de techniek tussen andere mogelijkheden of algemene vakkennis tussen andere opties de oplossing van het probleem bevat. In rov. 3.3.7 heeft het hof namelijk gemotiveerd beslist dat de vakman in optie 1 van Nortel 1 een incentive zou zien om de daarin voorgestelde mogelijkheid om geen pilootbits te gebruiken in aanmerking te nemen (zie hiervoor in 2.46).

Subonderdelen 12-14 (maatregelen ii en iii onterecht separaat behandeld?)

Subonderdelen 12-13 achten het oordeel onjuist of onbegrijpelijk, nu het hof de verschilmaatregelen ii) en iii) separaat behandelt, zonder te beoordelen of de vakman zonder inventieve arbeid tot de combinatie van die verschilmaatregelen41.zou (“would”) zijn gekomen.

In subonderdeel 14 wordt deze klacht als volgt nader onderbouwd:

a) In rov. 3.3.7 stelt het hof met juistheid vast dat optie 1 in Nortel 1 is verworpen, maar overweegt het hof bij de behandeling van de inventiviteit van verschilmaatregel ii dat de vakman de verwerping van optie 1 in Nortel 1 zou hebben genegeerd omdat het probleem van de “not that accurate” SIR-meting kon worden opgelost door vergroting van het aantal TPC bits. Dat is echter geen in casu relevante oplossing en kan de vakman niet tot de uitvinding leiden, nu verschilmaatregel iii slechts 2 TPC bits bevat. De door het hof gesuggereerde oplossing wijst hiervan juist weg.

b) In rov. 3.3.8 en 3.3.9 stelt het hof bij de behandeling van de inventiviteit van verschilmaatregel ii dat de vakman zich zou hebben gerealiseerd dat optie 3 van Nortel 1 ook een “viable” optie was ondanks de aanwezigheid hierin van de voor het neergaande besturingskanaal van de uitvinding irrelevante TFCI-bits, omdat uit Nortel 2 volgt dat ook 2 TPC symbolen (dus 4 TPC bits) gebruikt hadden kunnen worden (in plaats van 1 TPC- en 1 TFCI-symbool zoals in optie 3). Ook dat is echter geen in casu relevante oplossing en kan de vakman niet tot de uitvinding leiden, omdat verschilmaatregel iii slechts 2 (TPC) bits gebruikt.

De subonderdelen 12 en 13 missen feitelijke grondslag. Het hof heeft de inventiviteit van de verschilmaatregel ii) en iii) eerst afzonderlijk beoordeeld (rov. 3.3.1 t/m 3.3.15 en rov. 3.4.1 t/m 3.4.8). In rov. 3.2.10 heeft het hof uitgelegd dat voor die opzet is gekozen in het licht van de stellingen van Philips in onder meer haar Pltn HB onder 45. Vervolgens heeft het hof in rov. 3.5.1 echter eveneens onderzocht of het combineren van die beide maatregelen inventief is. Het hof beantwoordt die vraag ontkennend, onder meer omdat de verschilmaatregelen ii) en iii) in optie 1 van Nortel 1 gezamenlijk waren geopenbaard (zie hiervoor 1.45).

Subonderdeel 14 a) slaagt evenmin. Rov. 3.3.7 maakt deel uit van de zelfstandige beoordeling van de inventiviteit van verschilmaatregel ii) (rov. 3.3.1-3.3.15). Vervolgens heeft het hof de inventiviteit van verschilmaatregel iii) beoordeeld (rov. 3.41-3.4.8). Bij de beoordeling van de inventiviteit van verschilmaatregel iii) is het hof tot het oordeel gekomen (1) dat de vakman zou nagaan of de overwegingen in Nortel 1 om optie 1 te verwerpen ook opgaan voor een neergaand fractioneel kanaal waarover geen gebruikersdata worden verzonden en (2) dat het hierbij gaat om een routineklus, waarvan de uitkomst is dat een 2-bits meting in een neergaand fractioneel kanaal zonder gebruikersdata geen probleem oplevert (rov. 3.4.6). De slotsom van een integrale inventiviteitsbeoordeling is dus dat de vakman zou hebben geconcludeerd dat bij een besturingskanaal zoals het onderhavige niet meer dan 2 TPC-bits nodig zijn voor de SIR-meting.

Subonderdeel 14 b) lijkt mij al te moeten falen omdat het oordeel dat de combinatie van maatregelen ii) en iii) niet inventief is, niet berust op optie 3, maar op optie 1 van Nortel 1.

Subonderdelen 15-16 (hindsight bias)

Subonderdeel 15 stelt dat diverse overwegingen van het hof getuigen van een hindsight bias. Het subonderdeel valt verder uiteen in acht sub-subonderdelen, genummerd 15a t/m 15h.

Sub-subonderdeel 15 a) betreft het tweede gedeelte van rov. 3.3.5. Daar is overwogen dat in een OHG-rapport wordt gesproken over de mogelijkheid om geen pilootbits in het neergaande DCH toe te passen, dat in Nortel/Nokia iets vergelijkbaars is vermeld, dat het OHG-rapport als algemene vakkennis moet worden beschouwd en dat de vakman daarom op de prioriteitsdatum geacht moet worden te hebben geweten dat de mogelijkheid om in een neergaand besturingskanaal geen pilootbits te gebruiken al in 1999 onder ogen was gezien. Geklaagd wordt dat deze overweging een stap is in een onjuiste en onbegrijpelijke benadering van de inventiviteitsvraag (hindsight en naar een gewenst doel toe redeneren). Het hof vermeldt niet dat de vakman bij het raadplegen van die documenten ziet dat het daar gaat om een (theoretische) discussie over het verwijderen van alle pilootbits, maar dat die discussies ten tijde van de voorrangsdatum niet hadden geleid tot enig praktisch bruikbaar voorstel of implementatie. In de stand van de techniek op de prioriteitsdatum was niet gekozen voor de opties zonder pilootbits, terwijl in de dichtstbijzijnde stand van de techniek het gebruik van pilootbits dwingend werd voorgeschreven voor het neergaande fractionele besturingskanaal.

Dit sub-subonderdeel zie ik om twee redenen niet opgaan. In de eerste plaats heeft Philips geen belang bij de klacht. Het oordeel dat is voldaan aan de voorwaarden om Nortel 1 met de meest nabije stand van de techniek te combineren, wordt namelijk zelfstandig gedragen door de overweging dat Philips niet heeft betwist dat de vakman die op de prioriteitsdatum werd geconfronteerd met het objectieve probleem uit de stand van de techniek Nortel 1 zou hebben geraadpleegd. Dat oordeel is vergeefs bestreden (zie hiervoor 2.40-2.51). In de tweede plaats is het hof in rov. 3.3.12 ingegaan op het argument van Philips dat het gebruik van pilootbits in het neergaande kanaal niet alleen in de Nortel 2-Voorstellen uit mei-oktober 2003, maar ook in de UMTS-standaard uit september 2003 is gehandhaafd. Voor zover Philips meent dat het hof haar betoog daarmee te beperkt heeft opgevat, mislukt de klacht bij gebreke van vermelding van vindplaatsen in de gedingstukken in feitelijke instanties.

In sub-subonderdeel 15 b) wordt opgekomen tegen rov. 3.3.6. Het hof overweegt daar: “In Nortel 1 leest de vakman allereerst dat in de voorgestelde opties 1 en 3 het aantal pilootbits is gesteld op 0.” Volgens het subonderdeel maakt de klacht niet duidelijk waarin de vakman dat “allereerst” leest, terwijl opties 1 en 3 uit Nortel 1 in de stand van de techniek al lang daarvoor als oplossing waren verworpen. Betoogd wordt dat men bij een normale – niet hindsight – benadering tot de conclusie zou komen dat de vakman veeleer optie 2 in Nortel 1 in beschouwing zou nemen, te meer nu optie 2 in Nortel 1 als één van de voorkeursstructuren wordt gepresenteerd en het meest overeenkomt met de structuur van het fractionele besturingskanaal van Nortel 2. In dat verband citeert Philips het door haar gestelde in MvG 76-81 waarover het hof niets heeft overwogen en waarvan dus in cassatie kan worden uitgegaan.

Verder is het sub-subonderdeel gericht tegen rov. 3.3.5 voor zover daaruit moet worden begrepen dat Philips naar het oordeel van het hof heeft erkend dat de vakman bij de raadpleging van Nortel 1 aandacht zou hebben besteed aan de daarin verworpen optie 1 van Nortel 1, respectievelijk die optie zou hebben overwogen voor combinatie met Nortel 2. Volgens Philips is het oordeel dan onbegrijpelijk in het licht van het gestelde in haar MvG 76-81.

Deze klacht zie ik ook geen doel treffen. Zoals het hof in rov. 3.3.5 heeft overwogen, moet de vakman worden geacht te hebben geweten dat een vermindering van het aantal bits per slot tot efficiencywinst zou leiden – dit is door Philips niet betwist – en zou hij daarom te rade gaan bij documenten waarin melding wordt gemaakt van een neergaand besturingskanaal zonder pilootbits, zoals Nortel 1. Vast staat dat alleen opties 1 en 3 van Nortel 1 het aantal pilootbits op nul stellen. Daaruit heeft het hof geconcludeerd, en naar mijn mening mogen concluderen, dat de vakman zich eerst op die opties zou richten. Ik lees in rov. 3.3.5 niet dat het oordeel mede zou berusten op een erkenning van Philips.

Sub-subonderdeel 15 c) betreft rov. 3.3.7. Hierin oordeelt het hof dat de vakman in Nortel 1 een incentive zal zien om de daarin voorgestelde mogelijkheid om geen pilootbits te gebruiken in aanmerking te nemen. Ter motivering wordt overwogen: “De reden voor de verwerping van optie 1 is namelijk dat de schatting van de signaalkwaliteit met het enige overblijvende symbool (de 2 TPC-bits) ‘not that accurate’ is (zie par. 4 van Nortel 1), doch dit ongunstige neveneffect vloeit niet zozeer voort uit het feit dat geen pilootbits worden gebruikt, maar uit het feit dat dan te weinig bits aanwezig zijn om een toereikende SIR-meting te kunnen verrichten. Om dat neveneffect tegen te gaan hoeven niet noodzakelijkerwijs pilootbits te worden ingezet, dat kan ook worden bereikt met vergroting van bijvoorbeeld het aantal TPC-bits.”

Het sub-subonderdeel bevat twee klachten. In de eerste plaats wordt aangevoerd dat uit het arrest niet blijkt waarom voor de vakman duidelijk was dat niet noodzakelijkerwijs pilootbits behoeven te worden ingezet om het neveneffect van een ontoereikende SIR-meting tegen te gaan en dat dit ook kan worden bereikt met vergroting van bijvoorbeeld het aantal TPC-bits.

Deze eerste klacht faalt in mijn ogen. Dat voor het tegengaan van het neveneffect van een ontoereikende SIR-meting niet noodzakelijk pilootbits behoeven te worden ingezet, blijkt, als ik het goed zie, uit optie 3 van Nortel 1. Zoals het hof in rov. 3.3.8 overweegt, wordt in par. 5 (“Conclusion”) van Nortel 1 onomwonden gezegd dat een configuratie waarbij de SIR-meting zonder pilot bits plaatsvindt – dat is optie 3 – een ‘viable’ optie is, en daarmee dat pilootbits niet nodig zijn voor de vermogensbesturing in een neergaand besturingskanaal. Optie 3 van Nortel 1 maakt gebruik van 1 TPC-symbool en 1 TFCI-symbool. In rov. 3.3.9 stelt het hof vast dat uit Nortel 2 volgt dat ook 2 TPC-symbolen in plaats van 1 TPC- en 1 TFCI-symbool gebruikt kunnen worden. Uit deze overwegingen blijkt dus dat de vakman duidelijk was dat het niet nodig was om pilootbits in te zetten om het neveneffect van een ontoereikende SIR-meting tegen te gaan en dat dit ook kan worden bereikt met vergroting van het aantal TPC-bits.

In de tweede plaats wordt in het sub-subonderdeel naar voren gebracht dat de redenering van het hof geen hout snijdt, omdat het aangevallen octrooi het gebruik van maar 2 bits voorschrijft. Zeker bij een geïntegreerde beoordeling van de inventiviteit, zou er voor de vakman geen reden zijn om de uitdrukkelijke verwerping van optie 1 in Nortel 1 terzijde te stellen, laat staan om in (optie 1 van) Nortel 1 een “incentive” te zien om geen pilootbits te gebruiken.

Deze tweede klacht strandt om dezelfde redenen als sub-subonderdeel 14 a) (zie punt 2.55 hiervoor). Bij de beoordeling van de inventiviteit van verschilmaatregel iii) is het hof tot het oordeel gekomen (1) dat de vakman zou nagaan of de overwegingen in Nortel 1 om optie 1 te verwerpen ook opgaan voor een neergaand fractioneel kanaal waarover geen gebruikersdata worden verzonden en (2) dat het hierbij gaat om een routineklus, waarvan de uitkomst is dat een 2-bits meting in een neergaand fractioneel kanaal zonder gebruikersdata geen probleem oplevert (rov. 3.4.6). De slotsom van een integrale inventiviteitsbeoordeling is dus dat de vakman zou hebben geconcludeerd dat bij een besturingskanaal zoals het onderhavige niet meer dan 2 TPC-bits nodig zijn voor de SIR-meting.

Sub-subonderdeel 15 d) richt zich tegen rov. 3.3.8 waarin het hof overweegt dat in Nortel 1 wordt gezegd dat optie 3 een “viable” optie is én dat daarmee pilootbits niet nodig zijn voor besturing in een neergaand besturingskanaal. Volgens de klacht staat dat laatste nergens en maakt het hof niet duidelijk waarom de vakman zonder meer tot die slotsom zou komen.

Deze klacht ketst af op het in rov. 3.3.8 geciteerde gedeelte uit par. 5 (“Conclusion”) van Nortel 1. Daarin staat: “The two acceptable configurations would provide a 2 symbol DPCCH to rely on to perform the measurement to support the power operation (…). It might well be that a TFCI is needed to indicate the speech rate and the presence of signalling, making the configuration 2 TFCI bits + 2 TPC bits + 0 pilot [optie 3 dus, A-G] the only viable option for the support of EVRC. There would be no pilot bit and the SIR estimation would rely on the 2 bits TPC + 2 bits TFCI.” [onderstrepingen toegevoegd, A-G] Een DPCCH is een neergaand besturingskanaal (zie rov. 1.2.m en hiervoor 1.16). Het citaat noemt als viable option een configuratie van 2 TFCI bits en 2 TPC bits zonder piloot bits. Daaruit mocht het hof opmaken dat de vakman na lezing van Nortel 1 zou begrijpen dat pilootbits niet nodig zijn voor een neergaand besturingskanaal.

Volgens sub-subonderdeel 15 e) neemt het hof in rov. 3.3.9 de volgende horde weg door het bezwaar te verwerpen dat optie 3 niet op Nortel 2 kan worden toegepast omdat deze optie ook 2 TFCI-bits voorschrijft. Het hof overweegt dat de vakman zou hebben onderkend dat:

- dit kanaal van de Nortel 2-Voorstellen, anders dan het Nortel 1-kanaal, geen gebruikersdata bevat (zie ook rov. 3.4.3 en 3.4.5) [punt Error! Reference source not found. van deze conclusie, A-G];

- TFCI-bits alleen nodig zijn bij gebruikersdata (zie rov. 1.2.j in fine [punt 1.13 van deze conclusie, A-G];

- TFCI-bits daarom geen rol spelen bij dat kanaal van de Nortel 2-Voorstellen.

Uit Nortel 2 volgt dat ook 2 TPC-symbolen (in plaats van 1 TPC- en 1 TFCI-symbool) gebruikt kunnen worden.

Het sub-subonderdeel vangt aan met de klacht dat het hof geen reden geeft waarom de niet-inventieve vakman dit allemaal zou hebben onderkend, terwijl ook hiermee niet tot een begrijpelijke niet-inventiviteitsredenering ten aanzien van verschilmaatregel ii) kan worden gekomen, nu het octrooi niet 4 TPC-bits (d.w.z. 2 symbolen) maar 2 TPC-bits gebruikt.

Deze klacht slaagt volgens mij ook niet. Zoals het hof in rov. 3.4.5 heeft overwogen, beschrijven de Nortel 2-Voorstellen een fractional dedicated physical channel’ (F-DPCH) waarover alleen besturingsinformatie wordt verzonden, zoals onder meer blijkt uit de zin uit die Voorstellen: “The fractional dedicated channel can thus be seen as shared power control channel i.e. one code is shared between different users to carry power control and power bits.” Het hof mocht daarom tot de conclusie komen dat de vakman zou begrijpen dat Nortel 2 alleen besturingsinformatie bevat en dus geen gebruikersdata. Volgens mij is evenmin onbegrijpelijk dat de vakman volgens het hof zou hebben onderkend dat TFCI-symbolen alleen nodig zijn bij gebruikersdata. Philips heeft namelijk zelf aangevoerd dat het mobiele station met behulp van de TFCI-bits de datasnelheid van de gebruikersgegevens kan bepalen (zie de hiervoor in punt 1.13 weergegeven rov. 1.2j met verwijzing naar MvG p, 9, vtn 4). In onze zaak is de vakman gedefinieerd als een ingenieur op het gebied van telecommunicatietechnologie die in staat is de daarop betrekking hebbende standaarden te lezen, te begrijpen en toe te passen (zie hiervoor in 2.16-2.16), zodat het hof mocht aannemen dat de vakman de functie van TFCI-bits kende. De klacht dat de inventiviteitsredenering onbegrijpelijk zou zijn omdat het octrooi niet 4 TPC-bits maar 2 TPC-bits gebruikt, ketst erop af dat rov. 3.3.9 deel uitmaakt van de beoordeling van de inventiviteit van het weglaten van pilootbits (verschilmaatregel ii) afzonderlijk. De inventiviteit van het combineren van maatregelen ii) met de SIR-meting op 2 bits (maatregel iii) wordt in rov. 3.5.1 beoordeeld (zie hiervoor in 2.54).

Bovendien wordt geklaagd dat het er niet om gaat of het feit dat optie 3 van Nortel 1 tevens de niet in Nortel 2 voorkomende 2 TFCI-bits bevat, geen beletsel vormt om optie 3 toe te passen, zoals het hof in rov. 3.3.9 overweegt. Volgens het sub-subonderdeel is maatgevend of de vakman ook inderdaad zou (would) kiezen voor die oplossing. Geklaagd wordt dat het hof onvoldoende heeft gemotiveerd dat de vakman (zonder hindsight) optie 3 van Nortel 1 zou (would) kiezen, terwijl dat betekende dat een optie werd gekozen die in de stand van de techniek na Nortel 1 niet meer werd toegepast en ook 4 jaar later in Nortel 2 door de vakman niet is geïmplementeerd, ondanks het feit dat de vakman volgens het hof toen onmiddellijk zou hebben onderkend dat het functionele besturingskanaal in Nortel 2 geen gebruikersdata bevatte en TFCI-bits alleen nodig zijn bij gebruikersdata en dus geen rol spelen bij het kanaal van Nortel 2.

Ook deze klacht is in mijn ogen tevergeefs. In rov. 3.3.7-3.3.8 motiveert het hof waarom de vakman die kennis nam van Nortel 1 op basis van optie 1 en zeker optie 3 zonder inventieve denkarbeid op de gedachte zou (‘would’) zijn gekomen om in het fractionele neergaande besturingskanaal van de Nortel 2-Voorstellen geen pilootbits op te nemen. Die motivering komt erop neer dat optie 1 van Nortel 1 de puncturing rate minimaliseert – waarin de vakman een incentive zou zien om de daarin voorgestelde mogelijkheid om geen pilootbits te gebruiken in aanmerking te nemen – en dat optie 3 van Nortel als een viable optie wordt aangemerkt, hetgeen betekent dat pilootbits niet nodig zijn voor de vermogensbesturing in een neergaand besturingskanaal. In rov. 3.3.9 behandelt het hof de tegenwerping van Philips in MvG 85 dat optie 3 van Nortel 1 tevens de in Nortel 2 niet voorkomende 2 TFCI-bits bevat. In dat kader mocht het hof volstaan met de beoordeling of dit een beletsel vormt voor de toepassing van optie 3. Het argument dat het weglaten van de pilootbits in de stand van de techniek na Nortel 1 niet meer werd toegepast, heeft het hof niet miskend, maar in rov. 3.3.12 behandeld en aldaar gemotiveerd verworpen. Voor wat betreft het tijdsverloop van vier jaar geldt dat de klacht faalt omdat niet wordt verwezen naar vindplaatsen in de gedingstukken in feitelijke instanties waarin Philips dat tijdsverloop aan haar standpunt ten grondslag heeft gelegd.

Sub-subonderdeel 15 f) stelt dat het hof in rov. 3.3.6 t/m 3.3.9 naar de uitvinding toe redeneert door eerst via een separate beoordeling van verschilmaatregel ii), de pilootbits uit het kanaal te schrappen en daarmee optie 2 van Nortel 1 te negeren. Daartoe wordt het volgende naar voren gebracht. Door eerst maatregel ii) te beoordelen en maatregel iii) buiten beschouwing te laten, houdt het hof optie 1 en optie 3 over. In de daarop volgende stap, waarin maatregel iii) eveneens afzonderlijk wordt beoordeeld (rov. 3.4.1-3.4.8), wordt optie 3 vervolgens geëcarteerd, hoewel deze optie nog de kern vormde van de niet-inventiviteitsbeoordeling van maatregel ii). Daarmee eindigt het hof met de door het hof gewenste, maar in Nortel 1 verworpen, optie 1 (zie rov. 3.3.7). Het subonderdeel klaagt dat het hier gaat om een reverse-engineering operatie die is gebaseerd op kennis van de uitvinding en berust op hindsight.

Deze klacht acht ik ook niet terecht. In rov. 3.2.10 heeft het hof gemotiveerd waarom eerst wordt beoordeeld of verschilmaatregel ii) inventiviteit bezit en daarna of dit het geval is bij verschilmaatregel iii). Volgens het hof wordt daarmee de lijn van het standpunt van Philips aangehouden. Philips heeft namelijk, naar het hof begrijpt, aangevoerd dat 1) de vakman niet de pilootsymbolen zou hebben weggelaten en dat, als hij dat toch zou hebben gedaan, hij 2) niet ook nog eens op de maatregel zou zijn gekomen om de SIR-meting op slechts 2 bits te laten plaatsvinden. Die overweging is onbestreden en daarom slaagt de klacht over de separate beoordeling van maatregelen ii) en iii) niet. Het arrest maakt volgens mij voldoende inzichtelijk waarom de vakman naar het oordeel van het hof zou zijn uitgekomen bij opties 1 en 3 van Nortel 1 en niet bij optie 2 van Nortel 1. Zoals het hof in rov. 3.3.5 heeft overwogen, moet de vakman op de prioriteitsdatum geacht worden te hebben geweten dat de mogelijkheid om in een neergaand besturingskanaal geen pilootbits te gebruiken al in 1999 onder ogen is gezien en dat een vermindering van het aantal bits per slot tot efficiencywinst voor het systeem zou leiden. Het hof heeft hiermee toereikend gemotiveerd waarom de vakman zich in de eerste plaats zou richten op de opties 1 en 3 van Nortel 1, waarin het aantal pilootbits op nul is gesteld. Het hof heeft uitvoerig toegelicht waarom de verwerping van optie 1 in Nortel 1 geen pointer away is voor de mogelijkheid om de pilootbits weg te laten (rov. 3.3.7) en evenmin voor een SIR-meting op 2-bits in een neergaand fractioneel besturingskanaal (rov. 3.4.6).

Sub-subonderdeel 15 g) is gericht tegen rov. 3.3.10. Daarin overweegt het hof dat de vakman zonder meer zou hebben gezien dat “de functie die de pilootbits hebben bij de DL-synchronisatie kunnen (…) worden vervuld door de pilootbits uit het common pilot channel dat blijkens de rovv. 1.2.p en q [punten 1.19 en 1.20 van deze conclusie, A-G] eveneens deel uitmaakte van de configuratie van de stand van de techniek.” Geklaagd wordt dat het hof (wederom) niet aangeeft waaruit dat blijkt, respectievelijk waarom dat zo is.

Ook deze klacht zie ik niet opgaan. Naar de vaststelling van het hof heeft Philips in punt 193 MvG betoogd dat de vakman in het handhaven van de DL-synchronisatie een extra reden zou hebben gezien voor de aanwezigheid van pilootbits in het neergaande kanaal. Het hof heeft deze stelling verworpen, omdat de vakman zou hebben begrepen dat de functie van de pilootbits bij de DL-synchronisatie ook kan worden vervuld door de pilootbits uit het common pilot channel dat eveneens deel uitmaakte van de configuratie van de stand van de techniek. Volgens het hof heeft Wiko daar terecht op gewezen in de punten 202-205 van haar MvA en punt 45 van haar Pltn HB. Het oordeel van het hof is dus op deze stellingname van Wiko gegrond. Het sub-subonderdeel wijst niet op een betwisting van de zijde van Philips, zodat het hof gezien art. 149 Rv ook mocht uitgaan van de juistheid van deze stelling van Wiko.

Sub-subonderdeel 15 h) klaagt tenslotte dat de conclusie van het hof in rov. 3.3.11 (respectievelijk rov. 3.3.15, 3.4.8 en 3.5.1 t/m 3.5.3) dat er van inventiviteit geen sprake is, zodoende is gebaseerd op een reeks stappen van de vakman waarvoor geen begrijpelijke verklaring wordt gegeven. Deze stappen kunnen alleen worden verklaard als men de vakman met kennis van de uitvinding naar die uitvinding toe leidt. Dit is een onjuiste of onbegrijpelijke toepassing van de inventiviteitstoets (en dus van art. 56 EOV en 4 ROW).

Ik begrijp dit sub-subonderdeel als een slotsom van de sub-subonderdelen 15 a) tot en met 15 g) die geen zelfstandige betekenis heeft en dus geen separate bespreking behoeft.

Subonderdeel 16 komt op tegen rov. 3.3.12 en 3.3.13. Het hof overweegt daar dat aan het in rov. 3.3.11 overwogene niet kan afdoen dat, zoals Philips heeft aangevoerd (o.m. punten 41 en 42 Pltn HB), in het op Nortel 1 voortbouwende Nokia/Nortel-voorstel er uitdrukkelijk voor is gekozen om voor EVRC ook in de opties 1 en 3 pilootsymbolen op te nemen en het gebruik in het neergaande kanaal van pilootbits niet alleen in de Nortel 2-Voorstellen, maar ook in de UMTS-standaard uit september 2003 is gehandhaafd (zie hiervoor 1.21).

Aangevoerd wordt dat het in rov 3.3.12 en 3.3.13 gegeven oordeel om de hiervoor genoemde redenen (kennelijk: de eerdere klachten van onderdeel III) onjuist dan wel onbegrijpelijk is. In zoverre mist het subonderdeel zelfstandige betekenis.

Vervolgens bepleit het subonderdeel dat het er niet om gaat of er voor de vakman “geen enkel beletsel” was om de pilootbits uit het kanaal weg te laten, zoals het hof in rov. 3.3.12 overweegt. Ook hier geldt dat maatgevend is of de gemiddelde vakman (die de uitvinding niet kent) ook inderdaad zou (would) kiezen voor die oplossing. Het hof motiveert onvoldoende dat de gemiddelde vakman (zonder hindsight), ondanks de in rov. 3.3.12 genoemde stellingen van Philips, pilootbits uit het neergaande fractionele besturingskanaal zou weglaten.

Deze klacht treft geen doel. In rov. 3.3.7-3.3.8 motiveert het hof waarom de vakman die kennis nam van Nortel 1 op basis van optie 1 en zeker optie 3 zonder enige inventieve denkarbeid op de gedachte zou (‘would’) zijn gekomen om in het fractionele neergaande besturingskanaal van de Nortel 2-Voorstellen geen pilootbits op te nemen (zie hiervoor 2.73). In rov. 3.3.12 behandelt het hof twee tegenargumenten van Philips uit haar Pltn HB 41 en 42, te weten dat in het Nokia/Nortel-voorstel er uitdrukkelijk voor is gekozen om voor EVRC ook in de opties 1 en 3 pilootsymbolen op te nemen en dat het gebruik in het neergaande kanaal van pilootbits niet alleen in de Nortel 2-Voorstellen, maar ook in de UMTS-standaard uit september 2003 is gehandhaafd. Bij de bespreking van die tegenargumenten mocht het hof volstaan met de beoordeling of dit een beletsel vormt voor de toepassing van opties 1 en 3.

Bovendien bestrijdt het subonderdeel de passage uit rov. 3.3.12 dat het feit dat om redenen van praktische aard in Nortel 2 respectievelijk de UMTS-standaard van september 2003 pilootbits zijn blijven staan in de slotformaten van het neergaande besturingskanaal, geen gewicht in de schaal kan leggen met betrekking tot de beoordeling van de inventiviteit. Die passage acht het subonderdeel onbegrijpelijk, omdat het hier gaat om oplossingen die het mogelijk maken om de bestaande mobiele communicatie efficiënter in te richten. De vakman is op dat gebied werkzaam en het heeft voor hem dus geen zin om met theoretische, niet-bruikbare (zoals met bestaande systemen niet compatibele) oplossingen te komen. Dit betekent dat hij wel wordt geleid door het feit dat Nortel 2 het gebruik van pilootbits voorschrijft. Volgens het subonderdeel is overigens ook onjuist of onbegrijpelijk dat het hier slechts zou gaan om “redenen van praktische aard”. Bij de beoordeling van de uitvinding als geheel is ook verschilmaatregel iii) en daarmee de nauwkeurigheid van de SIR-meting van belang. Philips heeft gesteld dat de aanwezigheid van additionele pilootbits naast een in het kanaal opgenomen TPC-symbool de nauwkeurigheid van de SIR-meting verbetert42.. Het hof heeft daarover niets overwogen, zodat daarvan in cassatie kan worden uitgegaan. Dit vormt precies de reden waarom in de stand van de techniek op de prioriteitsdatum (waaronder bijvoorbeeld in Nortel/Nokia) op het gebruik van dergelijke pilootsymbolen werd aangedrongen.

Deze klachten falen bij gebrek aan belang. De verwerping van de stellingen van Philips in rov. 3.3.12 wordt naar mijn mening zelfstandig gedragen door de volgende overweging: “Deze feiten laten [immers] onverlet dat: i) in Nortel 1 is geopenbaard dat pilootbits in het neergaande besturingskanaal niet noodzakelijk waren voor een afdoende SIR-meting; ii) de vakman wist dat pilootbits ook niet in dat kanaal hoefden te worden opgenomen voor synchronisatiedoeleinden, en dat er dus voor de vakman geen enkel beletsel was om pilootbits uit dat kanaal weg te laten.” Die overweging houdt volgens mij stand (zie hiervoor 2.83).

Verder falen de klachten ook op inhoudelijke gronden. De vakman wist op de prioriteitsdatum dat de mogelijkheid om in een neergaand besturingskanaal geen pilootbits te gebruiken al in 1999 onder ogen was gezien (rov. 3.3.5). In dat licht betekent het feit dat de pilootbits uit praktische overwegingen in alle slotformaten van het neergaande besturingskanaal zijn blijven staan, niet dat het weglaten van de pilootbits in technisch opzicht inventief is te noemen. Verder ligt in het oordeel van het hof volgens mij besloten dat de mogelijkheid om pilootbits weg te laten niet louter theoretisch is. Naar de vaststelling van het hof wordt in par 5 van Nortel 1 immers onomwonden gezegd dat een configuratie waarbij de SIR-meting zonder pilot bits plaatsvindt – dat is optie 3 – een ‘viable’ optie is (rov. 3.3.8). Rov. 3.3.12 maakt deel uit van de beoordeling van uitsluitend verschilmaatregel ii) in rov. 3.3.1-3.3.14. Het gaat hier dus niet om de beoordeling van de verschilmaatregelen gezamenlijk (daarop ziet rov. 3.5.1). Anders dan het subonderdeel aanvoert, lees ik in punt 49 van Philips’ Pltn HB niet de stelling dat de aanwezigheid van additionele pilootbits naast een in het kanaal opgenomen TPC-symbool de nauwkeurigheid van de SIR-meting verbetert (zie in die zin ook s.t. Wiko onder 136). Er wordt daar aangevoerd dat een SIR-meting op 2 bits (zoals in optie 1 van Nortel 1) niet nauwkeurig genoeg is. In zoverre mist de klacht dus feitelijke grondslag.

Subonderdeel 17 (verklaring deskundige [betrokkene 3] )

Subonderdeel 17 is gericht tegen rov. 3.3.14. Het hof heeft aldaar als volgt overwogen:

“Voor het onder 3.3.11 t/m 3.3.13 overwogene is overigens ook steun te vinden in de volgende passage uit het vonnis van de Engelse High Court of Justice van 10 juli 2018 in een procedure tussen Philips en Asus over EP 659 over hetgeen door de deskundige van Philips in die procedure, [betrokkene 3] , is verklaard:

“When [betrokkene 3] was asked to assume that the skilled person was not concerned with costs, he readily accepted that it would be obvious to remove the pilot bits.”

Volgens het subonderdeel ziet het hof daarbij over het hoofd (en is deze overweging daarom irrelevant en kan het de conclusie met betrekking tot de niet-inventiviteit van maatregel ii, laat staan de uitvinding als geheel, niet begrijpelijk maken) dat de UK-deskundige [betrokkene 3] adviseerde over een andere conclusie, waarvan verschilmaatregel iii) geen deel uitmaakte. Betoogd wordt dat het in de Engelse zaak in feite ging om het eerste hulpverzoek dat Philips in hoger beroep bij het hof heeft ingetrokken (zie rov. 3.3.1) en dat dus niet langer relevant is.

Deze klacht is tevergeefs voorgesteld, omdat rov. 3.3.14 onderdeel is van de afzonderlijke beoordeling van de inventiviteit van verschilmaatregel ii) en niet ter discussie staat dat maatregel ii) wel deel uitmaakte van de Engelse procedure waarin [betrokkene 3] als deskundige optrad.

Om deze redenen acht ik het derde onderdeel ongegrond.

Onderdeel IV: verschilmaatregel iii

Onderdeel IV komt op tegen rov. 3.4.1-3.4.8 waarin het hof tot het oordeel is gekomen dat ook verschilmaatregel iii) niet kan worden geacht op inventieve denkarbeid te berusten. Het onderdeel bestaat uit 16 subonderdelen, die zijn voorzien van de (paragraaf)nummers 18-33.

De subonderdelen stellen volgens mij drie onderwerpen aan de orde. Volgens subonderdelen 18, 22, 25 en 26 is het hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd getreden en is het oordeel daarom in strijd met art. 24 Rv. De subonderdelen 19, 20, 21, 23 en 24 bestrijden de overwegingen van het hof met betrekking tot hetgeen de vakman uit (de verwerping van) optie 1 van Nortel 1 zou begrijpen. Subonderdelen 27-33 betogen dat het hof niet (begrijpelijk) heeft vastgesteld dat aan de voorwaarden voor een try and see houding is voldaan.

Subonderdelen 18, 22, 25 en 26 (grenzen van de rechtsstrijd)

Subonderdelen 18 en 25 voeren aan dat het hof om de navolgende redenen buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden. Wiko en haar deskundige [betrokkene 2] hebben steeds gesteld dat er van inventiviteit geen sprake was, omdat de vakman zou begrijpen dat optie 1 van Nortel 1 wel werkte en dus ook zou werken voor het fractionele besturingskanaal43.. De deskundigen van Philips ( [betrokkene 4] en [betrokkene 1] ) hebben altijd betoogd dat de vakman die kennis neemt van Nortel 1 ziet dat optie 1 van Nortel 1 verworpen is vanwege het feit dat een SIR-meting met twee bits niet nauwkeurig was en dat de inventiviteit gelegen is in het inzicht dat de 2 bits-oplossing wel gebruikt kan worden in het kanaal van Nortel 2 dat alleen besturingsinformatie en geen gebruikersinformatie bevat44.. Wiko en [betrokkene 2] hebben dat laatste altijd weersproken45.. Volgens de subonderdelen bleek de juistheid van de stelling van Philips uit bij pleidooi in appel overgelegde proeven van [betrokkene 1] . Vervolgens zou het hof met een eigen redenering over verschilmaatregel iii) zijn gekomen om tot niet-inventiviteit te concluderen, ervan uitgaande dat optie 1 van Nortel 1 niet werkte. Geklaagd wordt dat deze redenering geen steun vindt in de stellingen van Wiko en haaks staat op hetgeen de Philips-deskundigen hebben betoogd, zodat het hof de feitelijke grondslag heeft aangevuld.

Wiko heeft bestreden dat het hof de feitelijke grondslag zou hebben aangevuld (pleitnota in cassatie 29-32 en haar s.t. 149, 170-171 en 186-188). Zij wijst in dat verband op paragrafen 73-75 van haar pleitnota in appel:

“73 In de tweede plaats is het derde argument van Philips gebaseerd op de onjuiste premisse dat Nortel 1 het gebruik van enkel 2 TPC bits categorisch van de hand zou wijzen. Het tegendeel is waar. Nortel 1 openbaart de optie van enkel 2 TPC-bits, en leert de vakman nu juist dat vanuit een oogpunt van capaciteit het gebruik van deze optie de voorkeur geniet (zie hiernaast).

74 Voor de specifieke toepassing waar Nortel 1 op ziet (ondersteuning van een bepaald type spraakverkeer) gaf Nortel 1 de voorkeur aan een slotformaat met vier bits. Maar, Nortel 1 openbaart uitdrukkelijk dat er voor andere toepassingen ook andere slotformaten denkbaar zijn dan opties 2 en 3, met de kanttekening dat het specifieke spraakverkeer daarover dan misschien niet mogelijk is (zie productie GP04, p. 3, onderaan – afgebeeld op volgende pagina).

75 De vakman zou dus op zijn minst nagaan of de overwegingen in Nortel 1 om optie 1 niet voor spraakverkeer te kiezen, ook opgaan voor het fractionele kanaal waarover geen spraak wordt verzonden. Dat is een routineklus (letterlijk niet meer dan een middagje “Excellen”). Dat blijkt al uit het feit dat [betrokkene 1] in zijn laatste verklaring op basis van een eenvoudige statistische simulatie laat zien dat er een performanceverschil is tussen spraakverkeer (bestaand uit frames) en verkeer dat bestaat uit losse symbolen (zie par 28-51 van zijn verklaring en Annex 2).”

Het hof verwijst eveneens naar de punten 74-75 van Wiko’s Pltn HB (zie rov. 3.4.4 en 3.4.6). Tegen die achtergrond falen de subonderdelen 18 en 25 volgens mij. In punt 74 van de pleitnota van Wiko heeft het hof de stelling gelezen (en mogen lezen) dat Nortel 1 de voorkeur gaf aan een slotformaat met 4 bits voor de specifieke toepassing waar Nortel 1 op ziet (EVRC-spraakverkeer), maar dat voor andere toepassingen ook andere slotformaten denkbaar zijn (rov. 3.4.4). Het hof heeft in punt 75 van Wiko’s pleitnota de stelling gelezen (en mogen lezen) dat de vakman zou nagaan of de overwegingen in Nortel 1 om optie 1 te verwerpen ook zouden opgaan voor het hier voorliggende fractionele kanaal en dat dit een routineklus (een middagje Excellen) is. Naar mijn mening mocht het hof uit deze (onbetwiste) stellingen begrijpen dat Wiko’s standpunt over niet-inventiviteit er niet alleen op berust dat optie 1 van Nortel 1 wel werkte voor EVRC-spraakverkeer, maar er mede op is gegrond dat de vakman zou hebben uitgeprobeerd of optie 1 van Nortel 1 geschikt is voor het hier voorliggende fractioneel besturingskanaal. Dat laatstgenoemde argument heeft het hof tot de slotsom gebracht dat verschilmaatregel iii) niet inventief is. Subonderdelen 18 en 25 treffen dus geen doel.

Subonderdelen 22 en 26 betogen dat er geen feitelijke grondslag is voor de overwegingen in rov. 3.4.6 (i) dat de verwerping van de 2 bits-optie in Nortel 1 uitdrukkelijk is gekoppeld aan de omstandigheid dat het daarbij ging om een kanaal met spraak-/gebruikersdataverkeer en (ii) dat dit document juist een incentive bevatte om de 2 bits-optie in beschouwing te nemen voor een neergaand kanaal waarover niet tevens gebruikersdata-verkeer plaatsvindt. Dit zou niet gesteund worden door, en in tegenspraak zijn met, de partijstandpunten en de verklaringen van de deskundigen, waaronder Wiko’s expert [betrokkene 2] . In dat kader wordt erop gewezen dat Nortel 1 alleen vermeldt dat de 2 bits-optie niet geschikt voor EVRC en niet dat dit voor alle gebruikersdata geldt, laat staan dat dit anders ligt voor kanalen met besturingsdata.

De subonderdelen 22 en 26 zijn mijns inziens ook ongegrond.

De overweging dat de verwerping van de 2 bits-optie uitdrukkelijk is gekoppeld aan de omstandigheid dat het daarbij ging om een kanaal met spraak-/gebruikersdata, is volgens mij een logische gevolgtrekking uit de daaraan voorafgaande overwegingen. Ik doel dan met name op de overwegingen dat het neergaande kanaal van Nortel 1 ziet op gebruikersgegevens in de vorm van een bepaald type spraakverkeer, EVRC (rov. 3.4.3) en dat Nortel 1 voor de specifieke toepassing waarop zij ziet weliswaar de voorkeur geeft aan een slotformaat met vier bits, maar dat voor andere toepassingen ook andere slotformaten denkbaar zijn (rov. 3.4.4). Deze overwegingen vinden voldoende feitelijke grondslag in het hiervoor in 2.94 geciteerde punt 74 van de Pltn HB van Wiko waarnaar het hof in rov. 3.4.4 ook verwijst.

Voor de overweging dat Nortel 1 een incentive bevatte om de 2 bits-optie in beschouwing te nemen voor een neergaand kanaal waarover niet tevens gebruikersdata-verkeer plaatsvindt, is volgens mij eveneens feitelijke basis. Die overweging vindt steun in punt 75 van Wiko’s Pltn HB (zie hiervoor in 2.94), waarnaar het hof in rov. 3.4.6 verwijst. Wiko heeft daarin namelijk aangevoerd dat de vakman op zijn minst zou nagaan of de overwegingen in Nortel 1 om optie 1 niet voor spraakverkeer te kiezen, ook opgaan voor het fractionele kanaal waarover geen spraak (zijnde, zo vul ik aan, een vorm van gebruikersdata (rov. 3.4.3)) wordt verzonden en dat dit een routineklus (letterlijk niet meer dan een middagje “Excellen”).

Subonderdelen 19, 20, 21, 23 en 24 (duiding (verwerping van) optie 1 van Nortel 1)

Subonderdelen 19-20 betreffen de lezing die het hof in rov. 3.4.4 geeft aan de passage in par. 5 (“Conclusion”) van Nortel 1 dat “[o]ther slot structures would be possible for that same SF [spreading factor, A-G] and other SF, but would not be expected to support EVRC ultimately.” Het hof overweegt dat onder deze “other slot structures” ook het slotformaat van optie 1 valt.

Subonderdeel 19 bevat geen klacht, maar stelt voorop dat het hof in rov. 3.4.3 terecht tot uitgangspunt neemt dat Nortel 1 ziet op een kanaal dat mede gebruikersgegevens omvat en meer specifiek op gebruikersgegevens in de vorm van een bepaald type spraakverkeer (EVRC). Subonderdeel 20 acht mede in dat licht onjuist of onbegrijpelijk dat onder “other slot structures” ook het slotformaat van optie 1 valt. Geklaagd wordt dat het hof niet duidelijk maakt waarom de vakman dit zou begrijpen, nu optie 1 uitdrukkelijk is verworpen in Nortel 1 en nergens in Nortel 1 staat dat deze optie alsnog in andere gevallen kan worden toegepast.

2.100 Ook deze klacht treft geen doel. Het hof heeft in rov. 3.4.4 onder verwijzing naar rov. 3.3.8 gememoreerd dat bij par. 5 van Nortel 1 de opties 2 en 3 acceptabel zijn geacht. De geciteerde passage uit par. 5 van Nortel 1 houdt in dat ook andere slotstructuren mogelijk worden geacht voor dezelfde spreidingsfactor en andere spreidingsfactoren, maar dat het niet de verwachting is dat andere slotstructuren EVRC zullen ondersteunen. Het hof heeft uit deze passage begrepen, en m.i. ook mogen begrijpen, dat onder “andere slotstructuren” alle slotstructuren worden verstaan die afwijken van opties 2 en 3 van Nortel 1. Daaronder valt dan (hoewel niet expliciet vermeld) logischerwijs ook het slotformaat van optie 1 van Nortel 1.

2.101 Subonderdeel 21 is gericht tegen de overweging in rov. 3.4.6 dat de gemiddelde vakman in optie 1 van Nortel 1 zal lezen dat daarin het gebruik van 2 bits voor een SIR-meting als mogelijkheid is geopperd, maar is verworpen voor ondersteuning van EVRC/gebruikersdata. Het subonderdeel acht onbegrijpelijk waarom het hof van oordeel is dat de vakman uit Nortel 1 zou begrijpen dat de reden dat optie 1 is verworpen niet slechts opgaat voor de toepassing van EVRC (het onderwerp van Nortel 1) maar voor gebruikersdata in het algemeen.

2.102 Deze klacht slaagt evenmin. Met zijn overweging in rov. 3.4.6 dat het gebruik van 2 bits is verworpen voor ondersteuning van EVRC/gebruikersdata bedoelt het hof kennelijk dat deze mogelijkheid is verworpen voor EVRC-spraakverkeer zijnde een vorm van gebruikersdata. Zo gelezen is de bestreden overweging in lijn met de vaststellingen in rov. 3.4.3 en 3.4.4.

2.103 Subonderdeel 23 betreft de door het hof voor juist gehouden stelling van Wiko dat Nortel 1 voor de specifieke toepassing waarop zij ziet (EVRC-spraakverkeer) weliswaar de voorkeur geeft aan een slotformaat met vier bits, maar dat voor andere toepassingen ook andere slotformaten denkbaar zijn (Pltn HB onder 74). Volgens het subonderdeel is niet begrijpelijk hoe het hof in rov. 3.4.6 hieruit kan concluderen dat de vakman in Nortel 1 een incentive zal zien om optie 1 toe te passen wanneer alleen besturingsinformatie in het kanaal aanwezig is. Het subonderdeel betoogt dat deze stelling in de pleitnota van Wiko geen steun biedt voor de gevolgtrekkingen van het hof dat (1) de vakman zou begrijpen dat met other slot structures ook de verworpen optie 1 van Nortel 1 is bedoeld en bovendien (2) de vakman zou begrijpen dat het probleem van een not that accurate SIR-meting zich niet zal voordoen in een kanaal met alleen besturingsdata, en vervolgens in Nortel 2 (waarin in een kanaal met alleen besturingsdata een minimum van 4 bits werd voorgeschreven) twee bits zou toepassen

2.104 Dit subonderdeel slaagt ook niet volgens mij. Het hof mocht mijns inziens op grond van de genoemde stelling uit Wiko’s Pltn HB onder 74 tot het oordeel komen dat onder “other slot structures” ook de verworpen optie 1 van Nortel 1 valt. In de aangehaalde stelling wordt namelijk eerst gesproken over “een slotformaat met vier bits” en vervolgens over “andere slotformaten”, zijnde dus slotformaten die niet uit vier bits bestaan. Onder die “andere slotformaten” valt dan logischerwijs ook optie 1 van Nortel 1, dat immers een slotformaat van 2 bits kent. De andere overwegingen waar het Philips kennelijk om gaat berusten niet op Wiko’s Pltn HB onder 74. Ik doel dan op de overwegingen dat Nortel 1 een incentive bevatte om de 2 bits-optie in beschouwing te nemen voor een neergaand kanaal waarover niet tevens gebruikersdata-verkeer plaatsvindt, dat de vakman daarom zal nagaan of de overwegingen in Nortel 1 om optie 1 te verwerpen ook opgaan voor een neergaand fractioneel kanaal waarover geen gebruikersdata worden verzonden en dat het hierbij gaat om een routineklus waarvan de uitkomst is dat een 2-bits meting in een neergaand kanaal zonder gebruikersdata geen probleem oplevert. Die overwegingen vinden hun grond in de stelling van Wiko’s Pltn HB onder 75 dat de vakman zou nagaan of de overwegingen in Nortel 1 om optie 1 te verwerpen ook opgaan voor het hier voorliggende fractionele kanaal en dat dit een routineklus (letterlijk niet meer dan een middagje “Excellen”) is. In zoverre mist het subonderdeel feitelijke grondslag.

2.105 Subonderdeel 24 bestrijdt de slotzin van rov. 3.4.4 die inhoudt dat het gestelde in punt 74 van de pleitnota van Wiko door Philips niet is weersproken, en dat Philips deze stelling in punt 60 van haar Pltn HB zelfs heeft onderschreven, althans in zekere zin. Het subonderdeel acht deze verwijzing onbegrijpelijk omdat deze paragraaf uit de pleitnota van Philips niet kan worden gelezen als een ondersteuning van de door het hof gevoerde redenering.

2.106 Dit subonderdeel faalt bij gebrek aan belang. Er wordt namelijk geen klacht gericht tegen de overweging dat het gestelde in punt 74 Pltn HB van Wiko door Philips niet is weersproken. Die overweging kan, gezien art. 149 Rv, zelfstandig het oordeel van het hof dragen dat de stelling in punt 74 van Wiko’s pleitnota in hoger beroep voor juist moet worden gehouden.

Subonderdelen 27-33 (try and see)

2.107 Subonderdelen 27-33 zijn gericht tegen de twee slotzinnen van rov. 3.4.6. Daarin is overwogen (i) dat de vakman zal nagaan of de overwegingen in Nortel 1 om optie 1 te verwerpen ook opgaan voor een neergaand fractioneel kanaal waarover geen gebruikersdata worden verzonden en (ii) dat door Philips niet is betwist dat het hierbij om een routineklusje gaat – Wiko spreekt over “een middagje excellen” – waarvan de uitkomst is dat een 2 bits meting in een neergaand fractioneel kanaal zonder gebruikersdata geen probleem oplevert.

2.108 Subonderdelen 27-29 vormen alleen een inleiding en bevatten geen klacht. Subonderdeel 30 formuleert de volgende uitgangspunten. Voordat de vakman geacht wordt enige test te doen, moet sprake zijn van een redelijke verwachting op succes (indien de testen relatief complex zijn) of (indien de testen relatief simpel zijn) een try and see houding. Voor een try and see houding is wel noodzakelijk is dat de vakman een bepaalde theorie of een bepaald inzicht met betrekking tot de uitvinding heeft, die de vakman wil bevestigen door een (routine)test46..

2.109 Volgens subonderdeel 31 heeft het hof niet (begrijpelijk) vastgesteld dat de vakman een redelijke kans op succes had, dan wel dat in casu aan de voorwaarden voor een try and see houding was voldaan, en met name niet dat de vakman op de prioriteitsdatum al tot het inzicht was gekomen waarop de in het octrooi beschermde uitvinding berust. De (veronderstelde) kennis van de vakman dat optie 1 van Nortel 1 was verworpen omdat in Nortel 1 gebruikersdata was opgenomen en dat het fractionele kanaal van Nortel 2 alleen besturingsdata bevat, zou niet zo’n theorie of inzicht zijn. Die feitelijke vaststelling betekent namelijk niet dat de vakman dus het inzicht zou hebben gehad dat het niet werken van optie 1 in Nortel 1 het gevolg is van de in het kanaal aanwezige gebruikersdata, en dat dus anders dan in Nortel 2 wordt geleerd, in een fractioneel besturingskanaal wel met 2 bits kon worden volstaan.

2.110 Subonderdeel 32 voegt daaraan toe dat ook Wiko en [betrokkene 2] niet hebben aangetoond dat een dergelijke theorie respectievelijk inzicht op de prioriteitsdatum bestond en voor de vakman voor de hand lag47.. In plaats daarvan stelde [betrokkene 2] (en Wiko) dat optie 1 wel werkte, ook met gebruikersdata, en dat de gestelde onnauwkeurigheid van de meting met betrekking tot optie 1 van Nortel 1 gecompenseerd zou worden door de diverse door hen genoemde mechanismen48.en ook overigens geen invloed had op de gebruikersdata in de DPCH vanwege de foutcodering en interleaving hiervan49.. De theorie respectievelijk het inzicht dat aan de uitvinding ten grondslag lag, namelijk dat de 2 bits SIR-meting niet werkte voor de DPCH in Nortel 1 maar (in tegenstelling tot wat Nortel 2 zelf suggereert50.) wel voor het fractionele besturingskanaal in Nortel 2, is altijd door [betrokkene 2] en Wiko verworpen51.. Zij hebben tijdens de procedure tot het laatste moment ook niet gesteld dat de bedoelde theorie niet inventief was. Het subonderdeel verwijst tot slot naar de volgende overweging in rov. 3.4.6 “(…) [de gemiddelde vakman zal] nagaan of de overwegingen in Nortel 1 om optie 1 te verwerpen – namelijk dat een SIR-meting op 2 bits onvoldoende is in het geval dat over het kanaal in kwestie tevens gebruikersdata worden verstuurd – ook opgaan voor een neergaand fractioneel kanaal waarover geen gebruikersdata worden verzonden.” Volgens het subonderdeel bevestigt die overweging dat het hier gaat om een “schot in het duister” en een “could” in plaats van “would” benadering die onvoldoende is om een try and see houding te kunnen rechtvaardigen.

2.111 Subonderdeel 33 bestrijdt rov. 3.4.7. Aangevoerd wordt dat het hof de lijst van negatieve pointers, weergegeven in rov. 3.4.2, niet inhoudelijk heeft behandeld, maar eenvoudigweg verwijst naar rov. 3.4.6 en 3.4.1-3.4.5. Daarmee zou het hof op een onjuiste of onbegrijpelijke wijze hebben geoordeeld over inventiviteit, aangezien het hof die negatieve pointers volgens het subonderdeel bij de beoordeling in rov. 3.4.6 (bijvoorbeeld waar het gaat om het aannemen van een incentive en van een try and see houding) in ogenschouw had moeten nemen. Verder bevat subonderdeel 33 nog de zuiver voortbouwende klacht dat rov. 3.4.7 onjuist of onbegrijpelijk is om de eerder in middelonderdeel IV genoemde redenen.

2.112 Wiko heeft betoogd dat voor het aannemen van een try and see houding voldoende is dat de vakman in de stand van de techniek een aansporing vindt om een bepaalde aanpak in de stand van de techniek te proberen52.(s.t. 194 en 198) en dat naar vaste rechtspraak van de technische kamers van beroep de essentie van een try and see situatie is dat de vakman voor eenvoudige experimenten geen enkele succesverwachting nodig heeft53.(s.t. 200).

2.113 Ik stel voorop dat het hof in onze zaak, in navolging van partijen en in cassatie onbestreden, toepassing heeft gegeven aan de Guidelines van het EOB (zie onder meer rov. 3.3.3-3.3.5).

2.114 Het hof heeft aan het slot van rov. 3.4.6 kort gezegd overwogen dat de vakman zal nagaan of de overwegingen in Nortel 1 om optie 1 te verwerpen ook opgaan voor een neergaand fractioneel kanaal waarover geen gebruikersdata worden verzonden en dat het hierbij gaat om een routineklusje. Uit deze overwegingen maak ik op dat het hof er vanuit gaat dat zich hier een try and see situatie voordoet zoals bedoeld in de Guidelines.

2.115 Een try and see situatie doet zich voor wanneer (1) sprake is van een op zichzelf voor de hand liggende theorie, in die zin dat de vakman tot de betreffende theoretische oplossing zou zijn gekomen (“had already clearly envisaged”) en (2) zonder technische moeilijkheden kan worden getest of met deze maatregel het gewenste effect wordt bereikt. Voor een try and see situatie is niet nodig dat een redelijke verwachting van succes bestaat (zie ook hiervoor 2.10). Dit alles blijkt uit nr. I.D.7.2 van het boek Case Law 2019 (eerste twee alinea’s):

“When neither the implementation nor the testing of an approach suggested by the prior art involves any particular technical difficulties, the consideration that the skilled person would have at least adopted a "try and see" attitude is a reason for denying inventive step (see e.g. T 333/97, T 377/95 of 24 April 2001, T 1045/98, T 1396/06, T 2168/11). In such situations the concept of "reasonable expectation of success" does not apply (T 91/98, T 293/07, T 259/15). The skilled person would prefer to verify whether the potential solution he had conceived worked, rather than abandon the project because success was not certain ("try and see" approach).

A "try and see" situation was considered to have occurred if the skilled person, in view of the teaching in the prior art, had already clearly envisaged a group of compounds or a compound and then determined by routine tests whether such compound/s had the desired effect (T 889/02, T 542/03, T 1241/03, T 1599/06, T 1364/08). (…)”

2.116 In onze cassatie staat niet ter discussie dat de 2 bits-optie zonder technische moeilijkheden kan worden getest. De subonderdelen 27-32 stellen in de kern aan de orde of het hof voldoende heeft getoetst aan de in punt 2.115 onder (1) genoemde voorwaarde.

2.117 Het hof heeft niet vastgesteld dat de gemiddelde vakman gezien de stand van de techniek een SIR-meting op 2 bits voor een neergaand fractioneel kanaal waarover geen gebruikersdata worden verzonden als theoretische oplossing in beeld zou hebben gehad. Mogelijk heeft het hof gemeend dat dit voldoende besloten ligt in de daaraan voorafgaande overweging dat Nortel 1 een incentive bevatte om de 2-bits-optie in aanmerking te nemen voor een neergaand kanaal waarover niet tevens gebruikersdata-verkeer plaatsvindt. De kernvraag is of het oordeel, zo gelezen, de cassatietoets kan doorstaan. Voor een bevestigend antwoord op die vraag pleit dat het hier gaat om een feitelijke waardering die in cassatie niet op juistheid kan worden getoetst. Daar staat tegenover dat het hof ter motivering van zijn oordeel met betrekking tot de incentive feitelijk alleen heeft overwogen dat de verwerping in Nortel 1 van de 2 bits-optie uitdrukkelijk is gekoppeld aan de omstandigheid dat het daarbij ging om een kanaal met spraak-/gebruikersdata. Die vaststelling lijkt mij onvoldoende om zonder verdere motivering te kunnen concluderen dat de vakman een SIR-meting op 2 bits voor een neergaand fractioneel kanaal waarover geen gebruikersdata worden verzonden als theoretische oplossing in beeld had. De subonderdelen 27-32 treffen daarom naar mijn mening doel voor zover zij erover klagen dat volgens het hof is voldaan aan de voorwaarden voor try and see.

2.118 Dit betekent naar mijn mening ook dat subonderdeel 33 terecht klaagt over rov. 3.4.7. Die overweging bouwt namelijk voort op het terecht bestreden deel van rov. 3.4.6.

2.119 Overigens meen ik dat subonderdeel 32 faalt voor zover het aanvoert dat het hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden. Volgens mij mocht het hof uit Wiko’s stellingen namelijk begrijpen dat haar standpunt over niet-inventiviteit er niet alleen op berust dat optie 1 van Nortel 1 wel werkte voor EVRC-spraakverkeer, maar er mede op is gegrond dat de vakman zou hebben uitgeprobeerd of optie 1 van Nortel 1 geschikt is voor het hier voorliggende fractioneel besturingskanaal (zie daarover punten 2.94 en 2.95 hiervoor).

2.120 Dit alles brengt mij tot de slotsom dat de subonderdelen 27-33 van onderdeel IV (grotendeels) gegrond zijn en dat de overige subonderdelen van onderdeel IV tevergeefs zijn voorgesteld.

Onderdelen V en VI (voortbouwende klachten)

2.121 Onderdeel V meent dat rov. 3.5.1-3.5.3 onjuist respectievelijk onbegrijpelijk zijn om de redenen die zijn uiteengezet in de middelonderdelen I t/m IV. Onderdeel VI bevat de klacht dat uit het voorafgaande volgt dat ook rov. 3.7.1-3.7.2 en het dictum van het arrest onjuist en/of niet (voldoende) begrijpelijk zijn en dat het bestreden arrest niet in stand kan blijven.

2.121 Deze beide onderdelen, die geen zelfstandige betekenis hebben, slagen voor zover zij voortbouwen op onderdeel II en de gegronde klachten in subonderdelen 27-33 van onderdeel IV.

Slotsom

2.123 Mijn slotsom is dat onderdeel II slaagt en dat onderdeel IV deels doel treft. Onderdelen V en VI slagen voor zover zij op de gegronde klachten voortbouwen. De overige onderdelen acht ik ongegrond. Het (gedeeltelijk) slagen van onderdelen II, IV, V en VI brengt volgens mij mee dat het bestreden arrest niet in stand kan blijven. Na verwijzing zal de inventiviteit van maatregel iii) en de combinatie van maatregelen i), ii) en iii) (opnieuw) beoordeeld moeten worden.

Proceskosten

2.124 Wiko heeft gesteld dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de omvang van de op de voet van art. 1019h Rv toe te schatten kosten (s.t. 213). De afspraak houdt volgens haar in dat dat de redelijke en evenredige proceskosten in cassatie aan de zijde van Philips EUR 80.000 en aan de zijde van Wiko EUR 90.000 zijn. Philips heeft dit niet betwist en heeft ook niets gesteld over de hoogte van de door haar gemaakte kosten, zodat denkelijk kan worden uitgegaan van de door Wiko gestelde afspraak. Het overeengekomen bedrag komt niet onevenredig voor en er kan dus dienovereenkomstig worden beslist54..

Ik concludeer tot vernietiging en verwijzing.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden

A-G