Bij brief van 7 juni 2012 heeft Ratiopharm GmbH bericht dat zij met [eiseres] een minnelijke regeling heeft getroffen en dat zij in verband daarmee geen formeel noch inhoudelijk verweer (meer) voert in het principaal cassatieberoep en dat zij haar incidenteel cassatieberoep 'intrekt'.
HR, 07-06-2013, nr. 12/00888
ECLI:NL:HR:2013:BZ4115, Cassatie: (Gedeeltelijke) vernietiging met terugwijzen
- Instantie
Hoge Raad
- Datum
07-06-2013
- Zaaknummer
12/00888
- Conclusie
Mr. A. Hammerstein
- LJN
BZ4115
- Vakgebied(en)
Civiel recht algemeen (V)
Intellectuele-eigendomsrecht (V)
Burgerlijk procesrecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:NL:HR:2013:BZ4115, Uitspraak, Hoge Raad (Civiele kamer), 07‑06‑2013; (Cassatie)
In cassatie op: ECLI:NL:GHSGR:2012:BV1963, (Gedeeltelijke) vernietiging met terugwijzen
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BZ4115
ECLI:NL:PHR:2013:BZ4115, Conclusie, Hoge Raad (Advocaat-Generaal), 08‑03‑2013
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2013:BZ4115
Beroepschrift, Hoge Raad, 27‑04‑2012
Beroepschrift, Hoge Raad, 13‑02‑2012
- Vindplaatsen
IER 2014/21 met annotatie van A.M.E. Verschuur, T.H.B. Iserief
NJ 2014/505 met annotatie van Ch. Gielen
AA20140050 met annotatie van Th.C.J.A. van Engelen
Uitspraak 07‑06‑2013
Inhoudsindicatie
Europees octrooi, nietigheidsvordering, art. 56 Europees Octrooiverdrag en art. 6 Rijksoctrooiwet 1995. Stofoctrooi voor reeds bekende stof ter verkrijging waarvan geen werkwijze bekend is, inventiviteit, stand van de techniek. Motiveringsklachten. Bewijslastverdeling, hoofdregel, art. 150 Rv. Inventiviteit werkwijze, oordeel van feitelijke aard. Aanvullend beschermingscertificaat, product in de zin van art. 1 aanhef en onder b Verordening 469/2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, werkzame stof. Samenhang nietigheid octrooi en aanvullend beschermingscertificaat. Ontvankelijkheid incidenteel cassatieberoep, onafhankelijk van inhoud van principale cassatiemiddelen, art. 410 lid 1 en 2 Rv. Aanvulling principale cassatiemiddelen bij conclusie van antwoord in incidenteel cassatieberoep, verstrijken cassatietermijn, art. 410 lid 1 en 427 lid 2 Rv.
7 juni 2013
Eerste Kamer
12/00888
TT
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:
[Eiseres],
gevestigd te [vestigingsplaats], Denemarken,
EISERES tot cassatie, verweerster in het incidentele cassatieberoep,
advocaat: aanvankelijk mr. R.F. Thunnissen, thans mr. W.A. Hoyng,
t e g e n
1. [Verweerster 1],
gevestigd te [vestigingsplaats], Duitsland,
2. CENTRAFARM B.V.,
gevestigd te Etten-Leur,
VERWEERSTERS in cassatie, eiseressen in het incidentele cassatieberoep,
advocaten: mr. L. Kelkensberg en mr. M.H.J. van den Horst.
Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiseres] en [verweerster 1] en Centrafarm.
1. Het geding in feitelijke instanties
Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:
a. het vonnis in de zaken 312468/HA ZA 08-1827, 314574/HA ZA 08-2142 en 314783/HA ZA 08-2172 van de rechtbank 's-Gravenhage van 8 april 2009;
b. het arrest in de zaken 200.044.332/01, 200.081.980/01, 200.081.996/01 van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 24 januari 2012.
c. het tussenarrest van de Hoge Raad van 12 oktober 2012.
Het arrest van het hof en het tussenarrest van de Hoge Raad zijn aan dit arrest gehecht.
2. Het geding in cassatie
Tegen het arrest van het hof heeft [eiseres] beroep in cassatie ingesteld. [verweerster 1] en Centrafarm hebben incidenteel cassatieberoep ingesteld.
De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
[Eiseres] heeft in het incidentele cassatieberoep primair tot niet-ontvankelijkheid geconcludeerd en subsidiair tot verwerping. [Verweerster 1] en Centrafarm hebben in het principale cassatieberoep primair tot
niet-ontvankelijkheid geconcludeerd en subsidiair tot verwerping van het beroep.
De zaak is voor [eiseres] mondeling toegelicht door haar advocaat. Voor [verweerster 1] en Centrafarm is de zaak mondeling toegelicht door mr. Van den Horst, voornoemd, en mr. J.J.E. Bremer en mr. R.P.J.L. Tjittes, advocaten bij de Hoge Raad.
De conclusie van de Advocaat-Generaal A. Hammerstein strekt tot verwerping in zowel het principale als in het incidentele cassatieberoep, met een beslissing omtrent de kosten zoals onder 5.4. is aangegeven.
De advocaat van [eiseres] heeft bij brief van 22 maart 2013 op die conclusie gereageerd.
Mr. J.P. Heering heeft hetzelfde gedaan namens [verweerster 1] en Centrafarm bij brief van dezelfde datum.
3. Uitgangspunten in cassatie
3.1 In cassatie kan worden uitgegaan van de volgende feiten.
(i) [Verweerster 1] en Centrafarm zijn fabrikanten en leveranciers van generieke geneesmiddelen. Zij zijn actief op de Europese markt.
(ii) [Eiseres] ontwikkelt, vervaardigt en verhandelt geneesmiddelen, waaronder sinds 1989 Cipramil met de werkzame stof citalopram en Cipralex met de werkzame stof escitalopram, dat sinds 2002 op de markt is. Beide geneesmiddelen zijn antidepressiva.
(iii) Citalopram is een zogeheten racemisch mengsel of racemaat van twee verschillende enantiomeren, een (+)- en (-)-enantiomeer (ook wel aangeduid als S- en R-enantiomeer). Enantiomeren zijn stereo-isomeren, dat wil zeggen stoffen met een identieke chemische formule en atoomvolgorde, maar met een afwijkende ruimtelijke configuratie. Escitalopram is de (+)- of S-enantiomeer van citalopram.
(iv) [Eiseres] is houdster van het Europese octrooi EP 0.347.066 B1 (hierna: 'EP 066') dat blijkens de korte aanduiding (in de authentieke Engelse taal) is verleend voor "New enantiomers and their isolation" en, kort gezegd, betrekking heeft op escitalopram. De vermelding van de verlening van het octrooi is gepubliceerd op 15 maart 1995. Het octrooi is verleend voor een groot aantal landen, waaronder Nederland. Tegen het octrooi is geen oppositie ingesteld.
(v) De (onder meer voor Nederland geldende) conclusies van EP 066 luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt:
"1.(+)-l-(3-dimethylaminopropyl)-l-(4'fluorophenyl)-l,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile having the general formula
and non-toxic acid addition salts thereof.
2. The pamoic acid addition salt of the compound of claim 1.
3. A pharmaceutical composition in unit dosage form comprising as an active ingredient, a compound as defined in claim 1.
4. A pharmaceutical composition in unit dosage form comprising, as an active ingredient, the compound of claim 2.
5. A pharmaceutical composition in unit dosage form, according to claim 3 or 4, wherein the active ingredient is present in an amount from 0.1 to 100 milligram per unit dose.
6. A method for the preparation of a compound as defined in claim 1, which comprises, converting (-)-4-[4-(dimethylamino)-l-(4'-fluorophenyl)-1-hydroxy-1-butyl]-3-(hydroxymethyl) benzonitrile or a monoester thereof in a stereoselective way to (+)-l-(3-dimethylaminopropyl)-l-(4'-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile which is isolated as such or as a non-toxic acid addition salt thereof.
7.(-)-Enantiomer of the compound 4-[4dimethylamino)-l-(4'-fluorophenyl)-l-hydroxy-1-butyl]-3-(hydroxymethyl)-benzonitrile or an ester of said (-) enantiomer, which ester has the general formula
wherein R is a labile ester group."
(v) Op basis van EP 066 heeft [eiseres] een aanvullend beschermingscertificaat aangevraagd op 13 juli 2004 en onder nummer 300155 verkregen op 9 december 2004 (hierna: ABC 155). ABC 155 is van kracht tot 31 mei 2014 en verleend voor escitalopram, desgewenst in de vorm van een farmaceutisch aanvaardbaar zuuradditiezout, in het bijzonder escitalopramoxalaat.
3.2 [Verweerster 1] en Certrafarm vorderen primair vernietiging van het Nederlandse deel van EP 066 en subsidiair, voor het geval en voor zover de rechter EP 066 niet vernietigt, een verklaring voor recht dat ABC 155 nietig is. Zij stellen daartoe dat EP 066 niet nieuw dan wel niet inventief is. Volgens hen zijn conclusies 1 t/m 5 daarvan niet nieuw, althans niet inventief. Conclusies 6 en 7 achten zij niet inventief.
3.3 Het hof heeft het Nederlandse deel van EP 066 vernietigd voor zover het de conclusies 1-5 betreft, onder afwijzing van het meer of anders gevorderde.
4. Beoordeling van het middel in het principale beroep
4.1 Dit beroep keert zich tegen de vernietiging door het hof van het Nederlandse deel van EP 066 voor zover het de conclusies 1-5 betreft. Hetgeen het hof in dit verband heeft overwogen, laat zich als volgt samenvatten.
(a) Conclusie 1 van het octrooi is gericht op de chemische verbinding die kortweg kan worden aangeduid met (+)- of S-enantiomeer of escitalopram, alsmede de niet giftige zuuradditiezouten daarvan. Gezien deze hoofdconclusie is EP 066 (wat betreft de conclusies 1-5) dus een zogenoemd stofoctrooi. Een dergelijk octrooi komt 'absolute' bescherming toe, omdat op de stof zelf een octrooi rust. Voor zulk een vergaande bescherming dient de stof per se nieuw én inventief te zijn. Daarom dient de vraag te worden beantwoord of het door [eiseres] aan de stand van de techniek toegevoegde escitalopram per se nieuw en inventief is (rov. 6).
(b) Escitalopram maakt als (+)-enantiomeer voor de helft deel uit van het racemaat dat als werkzame stof met de naam Citalopram in het geneesmiddel 'Cipramil' door [eiseres] op de markt is gebracht sinds 1989. Dit racemaat is bekend uit onder meer de in de aanvrage vermelde Amerikaanse octrooischriften US-A 4.136.193 en US-A 4.650.884. Hoewel escitalopram in deze zin niet nieuw was, dient het wel als nieuw te worden aangemerkt, nu het niet in zuivere vorm als enantiomeer beschikbaar was en dit laatste volgens het Europees Octrooibureau beslissend is in dit verband (uitspraak T 296/87) (rov. 7).
(c) Op de prioriteitsdatum lag het voor de vakman voor de hand om na te gaan of een racemaat is te scheiden in zijn enantiomeren omdat er vele aanwijzingen bestonden dat een zuiver enantiomeer een betere werking kan hebben dan het racemaat. Bij citalopram bestond een redelijke verwachting dat van die betere werking sprake zou zijn, zoals naderhand ook het geval is gebleken bij escitalopram. Het in het Amerikaanse octrooischrift US-A 4.136.193 geopenbaarde racemaat citalopram, bestaat, zo weet de vakman, uit twee enantiomeren. De vakman die op zoek is naar een enantiomeer dat beter werkt dan het racemaat, komt dus direct uit bij ofwel het (+)-enantiomeer ofwel het (-)-enantiomeer van Citalopram, waarbij een verbeterde werking van het (+)-enantiomeer met een factor van ongeveer 2 ten opzichte van het racemaat niet verrassend is (zodat van een verrassend technisch effect geen sprake is). Het door [eiseres] aan de stand der techniek toegevoegde escitalopram mist daarom inventiviteit (rov. 8.1-8.9).
(d) De werkwijze om escitalopram te verkrijgen volgens conclusie 6 van EP 066 is nieuw en inventief (rov. 9-12). Daarmee heeft [eiseres] tevens de uitsluitende rechten verkregen voor het rechtstreeks daarmee verkregen escitalopram. Het standpunt van [eiseres] dat zij daarmee ook de uitsluitende rechten heeft verkregen op escitalopram als zodanig, is onjuist. Absolute stofbescherming wordt verleend aan hem die voor het eerst de stand van de techniek heeft verrijkt met een nieuw én inventief product. Indien, zoals hier, de inventiviteit slechts is gelegen in de werkwijze waarmee het (nieuwe, maar niet inventieve) product voor het eerst wordt verkregen, is de stand van de techniek verrijkt met deze werkwijze en met het product verkregen volgens die werkwijze, voor welke werkwijze en product dan bescherming wordt verleend. Zolang derden niet in staat zijn het product te verkrijgen via een wezenlijk andere bereidingswijze, zoals volgens [eiseres] hier het geval is, is er in feite sprake van een stofbescherming. Naarmate er echter wezenlijk andere werkwijzen voor de bereiding van het product aan de stand van de techniek worden toegevoegd, vallen de daarmee verkregen producten, indien toegepast door een derde, niet onder de werkwijze-conclusie van het octrooi (rov. 14.1-14.3 en 14.5-15).
(e) Uit uitspraak T 595/90 van de Technische kamer van beroep van het Europese Octrooibureau valt mogelijk iets anders af te leiden met betrekking tot de stofbescherming, namelijk dat indien geen bekende manier bestaat om een op zichzelf bekende en dus niet inventieve stof te maken, degene die daarvoor een methode ontwikkelt die nieuw en inventief is, ook een octrooi op de stof kan claimen. In dat geval rust echter de bewijslast dat op de prioriteitsdatum geen bekende werkwijzen bestonden waarmee het enantiomeer kon worden verkregen, op de houder van het op het enantiomeer gerichte octrooi. [Eiseres] heeft dienaangaande geen specifiek bewijsaanbod gedaan (rov. 14.3 en 14.4).
4.2 Het middel keert zich tegen de hiervoor onder (c)-(e) vermelde oordelen. Het betoogt in de eerste plaats dat het hof heeft miskend dat het op inventieve wijze oplossen van het probleem dat een gemiddelde vakman (en derhalve de stand van de techniek) over een stof met te verwachten gunstige eigenschappen niet kan beschikken, betekent dat bedoelde stof die op die wijze wordt verschaft en waarmee de stand van de techniek derhalve wordt verrijkt, (nieuw en) inventief is.
4.3 Dit betoog is gegrond. Een stof waarvan de samenstelling en mogelijke eigenschappen op zichzelf bekend zijn en die om die reden op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek als bedoeld in art. 56 Europees Octrooiverdrag (EOV) en art. 6 ROW 1995, kan desondanks niet voor de hand liggend zijn in de zin van die bepalingen en daarom octrooieerbaar, als uit de stand van de techniek op de prioriteitsdatum geen werkwijze bekend is om die stof te verkrijgen en met de geclaimde werkwijze derhalve voor het eerst die stof kan worden verkregen op een inventieve wijze. In zodanig geval geldt immers dat ook de stof, hoewel op zichzelf bekend wat betreft samenstelling en mogelijke eigenschappen, niet op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. In dat geval kan daarom ook een stofoctrooi worden verkregen.
Dit is de vaste lijn van de Kamers van beroep van het Europees Octrooibureau (zie de beslissingen die worden aangehaald onder 2.7 van de conclusie van de Advocaat-Generaal). Ook door de hoogste rechters van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is - met betrekking tot het onderhavige octrooi - in deze zin geoordeeld (BGH 10 september 2009, Xa ZR 130/07 en - hoewel de inventiviteit in die uitspraak als zodanig niet meer ter discussie stond - House of Lords, UK, 25 februari 2009, [2009] UKHL 12).
4.4 Het hiervoor in 4.1 onder (d) vermelde oordeel van het hof is dus onjuist, terwijl het hof niet tot de hiervoor in 4.1 aan het slot van (c) vermelde slotsom heeft kunnen komen dat escitalopram inventiviteit mist, nu het bij het bereiken van die slotsom niet heeft betrokken dat escitalopram ook inventief kan zijn op de hiervoor in 4.3 vermelde grond.
4.5.1 Ook het hiervoor in 4.1 onder (e) vermelde oordeel van het hof kan geen stand houden. [Eiseres] heeft in dit geding gemotiveerd aangevoerd dat escitalopram inventief is op de hiervoor in 4.3 vermelde grond. Blijkens zijn hiervoor in 4.1 onder (d) vermelde oordeel heeft het hof de juistheid van deze stelling tot uitgangspunt genomen. Het heeft voorts in rov. 10.1-12 de stelling van [verweerster 1] en Centrafarm verworpen die inhoudt dat conclusie 6 van EP 066 inventiviteit mist omdat, kort gezegd, de methoden voor scheiding van (de) enantiomeren (van citalopram) voor de hand liggend zijn. Daarbij heeft het hof weliswaar in rov. 12 de waarde in het midden gelaten van het door [verweerster 1] en Centrafarm in het geding gebrachte rapport van Matrix Laboratories van 27 november 2008 - volgens welk rapport de enantiomeren van citalopram kunnen worden bereid langs een andere weg dan beschreven bij conclusie 6, namelijk met gebruik van desmethylcitalopram als precursor - maar het heeft niet vastgesteld dat de verwijzing naar dat rapport, waarvan de inhoud door [eiseres] gemotiveerd is bestreden als onjuist en niet naar behoren onderbouwd, een voldoende betwisting oplevert van de stelling van [eiseres]. Het heeft de stelling van [eiseres] reeds daarom niet kunnen afdoen op de grond dat [eiseres] dienaangaande geen specifiek bewijsaanbod heeft gedaan. In onderdeel II onder 4 liggen hierop gerichte klachten besloten, die slagen.
4.5.2 Overigens klaagt onderdeel II onder 4 eveneens terecht dat het hof bij zijn oordeel is uitgegaan van een onjuiste opvatting omtrent de bewijslast in dit verband. Nu [verweerster 1] en Centrafarm vernietiging van het octrooi vorderen wegens het ontbreken van inventiviteit, rust de bewijslast van de stelling dat die inventiviteit ontbreekt, in beginsel op hen (art. 150 Rv). Dit wordt niet anders doordat het hier het bewijs betreft van een eis als bedoeld hiervoor in 4.3, te weten dat geen (andere) werkwijze bekend is om de geclaimde stof te bereiden.
Uit de door het hof genoemde uitspraak T 595/90 van de Technische kamer van beroep van het Europees Octrooibureau volgt geen andere bewijslastverdeling. In de eerste plaats heeft die uitspraak betrekking op de verlening van een octrooi en niet op de vernietiging van een reeds verleend octrooi. In de tweede plaats is die uitspraak gebaseerd op de bijzonderheden van (de stand van de techniek met betrekking tot) het daarin aan de orde zijnde geval van het zuiver maken van een chemische stof. In deze zaak gaat het om iets anders, namelijk -naar het hof heeft vastgesteld in rov. 7 en 18.5 - om het verkrijgen van een nieuwe stof.
4.6 Gelet op het hiervoor overwogene, behoeven de overige klachten van het middel geen behandeling.
5. Beoordeling van de middelen in het incidentele beroep
5.1 Het beroep van [eiseres] op niet-ontvankelijkheid van het incidentele cassatieberoep van [verweerster 1] en Centrafarm wordt verworpen op de grond die is vermeld onder 3.3 van de conclusie van de Advocaat-Generaal.
5.2.1 De onderdelen 1a en 1b van middel A zijn aangevoerd onder de voorwaarde dat het principale beroep slaagt. Blijkens het hiervoor overwogene is deze voorwaarde vervuld.
5.2.2 Onderdeel 1a keert zich tegen het hiervoor in 4.1 onder (b) weergegeven oordeel van het hof dat escitalopram als nieuw dient te worden aangemerkt, nu deze stof op de prioriteitsdatum niet in zuivere vorm (als enantiomeer) beschikbaar was. Het onderdeel faalt omdat het oordeel van het hof juist is. Een stof is nieuw als zij voordien niet beschikbaar was en daardoor op de prioriteitsdatum niet behoorde tot de stand van de techniek als bedoeld in art. 54 lid 1 EOV en 4 lid 1 ROW.
5.2.3 Gelet op het slagen van de hiervoor vermelde klachten in het principale beroep, kan onderdeel 1b niet tot cassatie leiden bij gebrek aan belang.
5.3.1 De onderdelen 2a-3f van middel A zijn gericht tegen het oordeel van het hof in rov. 10.1-12 dat de werkwijze om escitalopram te verkrijgen volgens conclusie 6 van EP 066 inventief is. Dat oordeel berust onder meer op de overwegingen van het hof dat op de prioriteitsdatum geen bekende werkwijze bestond om escitalopram te verkrijgen (rov. 10.2), dat in de stand van de techniek geen enkele aanwijzing bestond op grond waarvan de vakman succes kon verwachten van een van de diverse in aanmerking komende methoden om enantiomeren van een racemaat in handen te krijgen (rov. 10.5 en 10.6), en dat het gebruik van de in conclusie 6 genoemde diol-base als precursor niet voortvloeide uit de stand van de techniek (rov. 10.6, 10.7 en 12). Voorts heeft het hof nog in aanmerking genomen de voordelen die aan de werkwijze van conclusie 6 zijn verbonden (rov. 12).
5.3.2 De onderdelen 2a-3f kunnen niet tot cassatie leiden. Het oordeel van het hof dat de werkwijze van conclusie 6 inventief is, en hetgeen het hof in dat verband heeft overwogen, geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Een en ander is zozeer verweven met waarderingen van feitelijke aard dat het voor het overige in cassatie niet op juistheid kan worden onderzocht. Het is niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering.
5.4.1 De onderdelen 4a en 4b van middel A zijn gericht tegen het oordeel van het hof in rov. 13 dat ook conclusie 7 van EP 066 - dat betrekking heeft op het (-)-enantiomeer van de in conclusie 6 genoemde diol-base - inventief is. Dit oordeel heeft het hof daarop gebaseerd dat dit enantiomeer een (uit genoemde diol-base verkregen) tussenproduct is van de werkwijze van conclusie 6 en daarom evenals die werkwijze als inventief valt aan te merken.
5.4.2 De onderdelen falen omdat het oordeel van het hof dat nu genoemde enantiomeer als tussenproduct onderdeel vormt van de als inventief aan te merken werkwijze van conclusie 6, ook dat enantiomeer inventief is, niet blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting en niet onbegrijpelijk is. Overigens verdient opmerking dat, anders dan onderdeel 4a tot uitgangspunt neemt, de rechter bij de beantwoording van de vraag of een uitvinding al dan niet behoort tot de stand van de techniek of daaruit op voor de hand liggende wijze voortvloeit als bedoeld in art. 56 EOV en art. 6 ROW, niet gehouden is de in het onderdeel bedoelde 'problem-and-solution-approach' toe te passen.
5.5.1 Onderdeel 1 van middel B keert zich tegen het oordeel van het hof in rov. 18.4-18.7 dat [verweerster 1] en Centrafarm tevergeefs een beroep doen op de nietigheid van het ABC 155. Het aanvullend beschermingscertificaat is thans geregeld in Verordening 469/2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (Gecodificeerde versie), Pb. L 152/1-10 (hierna: Verordening 469/2009). Voor zover in cassatie van belang, heeft het hof in dit verband, overeenkomstig art. 1, aanhef en onder b, Verordening 469/2009, het begrip 'product' in de zin van deze verordening uitgelegd als 'werkzame stof' en vervolgens vastgesteld dat escitalopram een andere 'werkzame stof' is dan citalopram, zodat het ABC 155 niet nietig is op de grond dat het niet had mogen verleend omdat reeds eerder een certificaat voor het product is verkregen (art. 15 lid 1, aanhef en onder 1, in verbinding met art. 3, aanhef en onder c, Verordening 469/2009).
5.5.2 Voor zover het onderdeel voortbouwt op de klachten tegen het oordeel van het hof met betrekking tot de geldigheid van conclusie 6 van EP 066, moet het onderdeel het lot van die klachten delen.
Voor zover het onderdeel het oordeel van het hof bestrijdt dat escitalopram een andere werkzame stof is en dus een ander product in de zin van Verordening 469/2009 dan citalopram, faalt het. Hetgeen het hof heeft overwogen, komt erop neer dat escitalopram een andere stof is dan citalopram en een eigen therapeutische werking kent. Dit oordeel is feitelijk en niet onbegrijpelijk. Aldus verstaan is het oordeel van het hof dat escitalopram een ander product is in de
zin van Verordening 469/2009 dan citalopram, in overeenstemming met die verordening, de toelichting daarop van de Europese Commissie zoals weergegeven onder 3.70 van de conclusie van de Advocaat-Generaal en de rechtspraak van het Hof van Justitie EU (HvJ EU 4 mei 2006, C-431/04, Jurispr. I-4107 e.v. (MIT) en 17 april 2007, C-202/05, Jurispr. I-2839 e.v. (Yissum)). Gelet op de doelstelling van Verordening 469/2009 - te weten de verlengde bescherming van geneesmiddelen waarvoor een octrooi is verleend -, mocht het hof zich, anders dan het onderdeel betoogt, mede laten leiden door het feit dat een nieuw octrooi voor escitalopram is verleend.
5.5.3 Voor zover het onderdeel een klacht inhoudt met betrekking tot het beroep dat [verweerster 1] en Centrafarm hebben gedaan op een beslissing van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen van 25 februari 2010, faalt het omdat het door die klacht bestreden oordeel van het hof dat sprake is van verschillende zaken, niet onbegrijpelijk is.
5.6 Onderdeel 2 van middel B is evenwel gegrond. [Verweerster 1] en Centrafarm hebben, zoals hiervoor weergegeven in 3.2, niet alleen vernietiging van EP 066 gevorderd op de grond dat dit octrooi niet nieuw en inventief is, maar ook nietigverklaring van het ABC 155. Nu het hof de vernietiging met betrekking tot conclusies 1-5 van EP 066 heeft uitgesproken omdat deze niet inventief zijn, klaagt het onderdeel terecht dat het hof niet het meer of anders gevorderde heeft kunnen afwijzen, voor zover de vordering tot nietigverklaring van het ABC 155 betrekking heeft op die conclusies.
6. Aanvulling van het middel in het principale cassatieberoep
6.1 [Eiseres] heeft bij conclusie van antwoord in het incidenteel cassatieberoep haar middel in het principale beroep aangevuld. Zij heeft aangevoerd dat haar dit behoort te worden toegestaan omdat zij eerst belang heeft gekregen bij de daarbij aangevoerde klachten door de klachten van [verweerster 1] en Centrafarm in het incidentele cassatieberoep (en wel voor het geval die klachten zouden slagen).
6.2 Dit standpunt is onjuist. Op grond van art. 407 lid 2 en 426a lid 2 Rv dient de cassatiedagvaarding dan wel het cassatieverzoekschrift de middelen te bevatten waarop het beroep steunt. Indien de verweerder van zijn kant in cassatie komt, dienen op grond van art. 410 lid 1 en 427 lid 2 Rv de middelen waarop dat beroep steunt, te zijn opgenomen in de conclusie van antwoord dan wel het cassatieverweerschrift. Na het verstrijken van de cassatietermijn, respectievelijk het tijdstip waarop uiterlijk voor antwoord dient te worden geconcludeerd dan wel het verweerschrift dient te worden ingediend, kunnen geen nieuwe klachten worden aangevoerd, behoudens - in deze zaak niet aan de orde zijnde - bijzondere omstandigheden die een uitzondering op deze regel rechtvaardigen.
Uit deze regeling van de cassatieprocedure - die ertoe strekt die procedure niet onnodig lang te laten duren - volgt dat partijen alle (eind)beslissingen die zij onjuist dan wel niet naar behoren gemotiveerd achten, aanstonds moeten bestrijden, eventueel slechts voorwaardelijk indien zij daarbij alleen belang hebben voor een bepaald geval. Een dergelijk geval kan onder meer zijn het slagen van een mogelijke klacht van de wederpartij. De eiser dan wel verzoeker tot cassatie moet dus op zulke klachten anticiperen.
6.3 De nadere klachten van [eiseres] moeten derhalve buiten behandeling blijven.
7. Kosten
Partijen hebben blijkens hun uitlatingen een overeenkomst gesloten ter zake van de kosten van het cassatiegeding en vorderen terzake geen veroordeling. Die veroordeling blijft daarom achterwege.
8. Beslissing
De Hoge Raad:
in het principale en het incidentele beroep:
vernietigt het arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 24 januari 2012;
wijst de zaak ter verdere behandeling en beslissing terug naar het gerechtshof Den Haag.
Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, A.H.T. Heisterkamp, C.E. Drion en G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 7 juni 2013.
Conclusie 08‑03‑2013
Mr. A. Hammerstein
Partij(en)
12/00888
Mr. A. Hammerstein
Zitting 8 maart 2013
CONCLUSIE inzake:
[Eiseres],
eiseres tot cassatie, verweerster in het (deels voorwaardelijke) incidentele cassatieberoep,
adv.: mr. W.A. Hoyng,
tegen:
- 1.
[Verweerster 1],
- 2.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Centrafarm Services B.V., thans genaamd Tjoapack Netherlands B.V., waarvan de rechtsbetrekkingen in het onderhavige geding zijn overgenomen door Centrafarm B.V.,
- 3.
Ratiopharm GmbH, die zich heeft onttrokken1.,
(hierna afzonderlijk [verweerster 1], Centrafarm en Ratiopharm. [verweerster 1] en Centrafarm worden gezamenlijk aangeduid als [verweerster] (enkelvoud)),
verweersters in cassatie, verweersters tot cassatie in het (deels voorwaardelijke) incidentele cassatieberoep,
adv.: mrs. M.H.J. van den Horst, J.J.E. Bremer en R.P.J.L. Tjittes.
Inzet van het geschil in cassatie is kort gezegd de geldigheid van het Nederlandse deel van octrooi EP 0.347.066 B1 en de geldigheid van het aanvullend beschermingscertificaat met nummer 300155.
1. Feiten en procesverloop
1.1
In cassatie kan worden uitgegaan van de volgende feiten2.:
1.1.1
[Verweerster 1], Centrafarm en Ratiopharm zijn fabrikanten en leveranciers van generieke geneesmiddelen, actief op de Europese markt.
1.1.2
[Eiseres] ontwikkelt, vervaardigt en verhandelt geneesmiddelen, waaronder sinds 1989 Cipramil(r) met de werkzame stof citalopram en Cipralex(r) met de werkzame stof escitalopram, dat sinds 2002 op de markt is. Beide geneesmiddelen zijn antidepressiva.
1.1.3
[Eiseres] is houdster van EP 0.347.066 B1 (hierna ook 'EP 066') dat blijkens de korte aanduiding (in de authentieke Engelse taal) is verleend voor "New anantiomers and their isolation". De aanvrage voor het octrooi is op 1 juni 1989 ingediend met een beroep op voorrang van 14 juni 1989 berustend op de Britse octrooiaanvrage GB 8814057. De vermelding van de verlening van het octrooi is gepubliceerd op 15 maart 1995. Het octrooi is verleend voor een groot aantal landen, waaronder Nederland. Tegen het octrooi is geen oppositie ingesteld.
1.1.4
De (onder meer voor Nederland geldende) conclusies van EP 066 luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt:
"1. (+)-l-(3-dimethylaminopropyl)-l-(4'-fluorophenyl)-l,3-dihydroisobenzofw,an-5-
carbonitrile having the general formula
and non-toxic acid addition salts thereof.
2. The pamoic acid addition salt of the compound of claim 1.
3. A pharmaceutical composition in unit dosage form comprising as an active ingredient, a compound as defined in claim 1.
4. A pharmaceutical composition in unit dosage form comprising, as an active ingredient, the compound of claim 2.
5. A pharmaceutical composition in unit dosage form, according to claim 3 or 4, wherein the active ingredient is present in an amount from 0.1 to 100 milligram per unit dose.
6. A method for the preparation of a compound as defined in claim 1, which comprises, converting (-)-4-[4-(dimethylamino)-l-(4'-fluorophenyl)-1-hydroxy-1-butylf-3-(hydroxymethyl) benzonitrile or a monoester thereof in a stereoselective way to (+)-l-(3-dimethylaminopropyl)-l-(4'-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile which is isolated as such or as a non-toxic acid addition salt thereof.
7. (-)-Enantiomer of the compound 4-[4-dimethylamino)-l-(4'-fluorophenyl)-l-hydroxy-1-butyl]-3-(hydroxymethyl)-benzonitrile or an ester of said (-) enantiomer, which ester has the general formula
wherein R is a labile ester group."
1.1.5
In de niet bestreden Nederlandse vertaling luiden de conclusies, zonder weergave van de hiervoor onder 1.1.4 reeds afgebeelde structuurformules, als volgt:
"1.
(+)-1-(3-dimemylaminopropyl)-1-(4'-fluorfenyl)-l,3-dihydroisoberizofuran-5-carbonitril volgens de algemene formule 1, en de niet-toxische zuuradditie-zouten daarvan.
2.
Het p-aminobenzoëzuur-zout van de verbinding volgens conclusie 1.
3.
Farmaceutisch preparaat in de vorm van een eenheidsdosis met als werkzaam bestanddeel een verbinding volgens conclusie 1.
4.
Farmaceutisch preparaat in de vorm van een eenheidsdosis met als werkzaam bestanddeel de verbinding volgens conclusie 2.
5.
Farmaceutisch preparaat in de vorm van een eenheidsdosis volgens conclusie 3 of 4, waarin het werkzame bestanddeel aanwezig is in een hoeveelheid tussen 0,1 en 100 mg per eenheidsdosis.
6.
Werkwijze voor het bereiden van een verbinding volgens conclusie 1, bestaande uit het op stereoselectieve wijze omzetten van het (-)-4-[4-{dimethylamino)-l-(4'-fluorfenyl)-l-hy(iroxy-l-butyl]-3-(hydroxymethyl)benzonitril of een monoëster daarvan in het (+)-1-(3-dimethylaminopropyl)-1-(4'fluorfenyl)-1-3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitril, dat als zodanig of als niet-toxisch zuuradditie-zout daarvan geïsoleerd wordt.
7.
Het (-)-enantiomeer van de verbinding 4-[4-(dimethylamino)-1-(4'-fluorfenyl)-1-hydroxy-l-butyl]-3-(hydroxymethyl)benzonitril of ester van dat (-)-isomeer, welke ester volgens de algemene formule 2 is, waarvan R een labiele ester-groep is."
1.1.6
EP 066, dat op 1 juni 2009 is geëxpireerd, is als basisoctrooi ingeroepen bij de op 13 juli 2004 ingediende aanvrage 300155 voor een aanvullend beschermingscertificaat. Het op deze aanvrage op 9 november 20043. afgegeven aanvullend beschermingscertificaat 300155 (hierna 'ABC 155') voor de werkzame stof 'Escitalopram desgewenst in de vorm van een farmaceutisch aanvaardbaar zuuradditiezout, in het bijzonder escitalopramoxalaat' is van kracht tot 31 mei 2014. Bij de afgifte van het ABC zijn de Nederlandse marktvergunningen van 27 april 2004 nrs. RVG 30490 tot en met 30493 voor het geneesmiddel Cipralex(r) en RVG 30494 tot en met RVG 30497 voor het geneesmiddel Lexapro ingeroepen, alsmede als eerste vergunningen in de EG de Zweedse marktvergunningen SE 17084 tot en met 17087 van 7 december 2001. Tegen de afgifte van die vergunningen is geen bezwaar of beroep ingesteld4..
1.2
De voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage heeft [verweerster 1] bij beschikking van 16 april 2008 toestemming gegeven om [eiseres] in verband met een octrooigeschil te dagvaarden in de versnelde bodemprocedure in octrooizaken. Bij dagvaarding van 23 april 2008 heeft [verweerster 1] [eiseres] gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage en, naast een provisionele vordering (strekkende tot het bevelen van [eiseres] om voor de duur van de procedure geen handhavingsmaatregelen in Nederland jegens haar en/of haar afnemers te nemen), bij vonnis primair gevorderd het Nederlandse deel van EP 066 te vernietigen en subsidiair gevorderd te verklaren voor recht dat het aanvullende beschermingscertificaat 155 nietig is5.-6..
Bij beschikking van 26 mei 2008 heeft Centrafarm van de voorzieningenrechter van diezelfde rechtbank ook toestemming verkregen om [eiseres] te dagvaarden in de versnelde bodemprocedure in octrooizaken. Bij dagvaarding van 28 mei 2008 heeft Centrafarm dezelfde vordering als [verweerster 1] tegen [eiseres] ingesteld7..
Ten slotte heeft Ratiopharm bij beschikking van 5 juni 2008 van de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage toestemming gekregen om [eiseres] te dagvaarden in de versnelde bodemprocedure in octrooizaken. Bij dagvaarding van 9 juni 2008 heeft Ratiopharm, naast een provisionele voorziening (tot het bevelen van [eiseres] om voor de duur van de procedure in Nederland geen handhavingsmaatregelen te treffen jegens haar en haar afnemers, alsmede geen mededelingen aan derden te doen betreffende de inbreuk door haar en/of haar afnemers), bij vonnis gevorderd het Nederlandse deel van octrooi EP 066 te vernietigen en het aanvullende beschermingscertificaat 155 nietig te verklaren8..
[Eiseres] heeft in de drie procedures gemotiveerd verweer gevoerd en harerzijds een voorwaardelijke reconventionele eis ingesteld9..
1.3
Na conclusie van antwoord in reconventie en aktewisseling in deze zaken, heeft de rechtbank bij één vonnis van 8 april 2009 de (drie) zaken afgedaan en het Nederlandse deel van EP 066 vernietigd en vastgesteld dat de voorwaarde waaronder de eis in reconventie is ingesteld niet is vervuld10.. In de zaak van Ratiopharm heeft de rechtbank voorts het aanvullend beschermingscertificaat 155 nietig verklaard.
1.4
[Eiseres] is, onder aanvoering van drie grieven, bij het gerechtshof te 's-Gravenhage van dit vonnis in hoger beroep gekomen. Zij heeft gevorderd dat het hof het vonnis voor zover dat betrekking heeft op de vordering in conventie zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de vordering van [verweerster 1], Centrafarm en Ratiopharm alsnog zal afwijzen.
1.5
[Verweerster 1], Centrafarm en Ratiopharm hebben de grieven gemotiveerd bestreden en geconcludeerd tot bekrachtiging van het bestreden vonnis.
1.6
Nadat partijen de zaak op 11 februari 2011 hadden doen bepleiten, heeft het hof de drie zaken in één uitspraak afgedaan. Bij arrest van 24 januari 2012, LJN BV1963, heeft het hof het vonnis van de rechtbank van 8 april 2009 in de drie zaken in conventie vernietigd en, opnieuw rechtdoende, het Nederlandse deel van het octrooi EP 066 voor zover het de conclusies 1 t/m 5 betreft vernietigd. Verder heeft het hof in de zaak van Ratiopharm het aanvullende beschermingscertificaat 155 voor zover dit op de conclusies 1 t/m 5 van EP 066 is gebaseerd vernietigd.
1.7
[Eiseres] heeft tijdig11. beroep in cassatie ingesteld tegen het arrest van het hof. [Verweerster 1] en Centrafarm12. hebben verweer gevoerd en primair geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring van [eiseres] en subsidiair tot verwerping van het beroep. Voorts hebben zij (deels voorwaardelijk) incidenteel cassatieberoep ingesteld. [Eiseres] heeft in het incidenteel cassatieberoep primair geconcludeerd tot (gedeeltelijk) niet-ontvankelijkverklaring en subsidiair tot verwerping en voorts haar principale cassatieberoep (voorwaardelijk) aangevuld13.. Vervolgens hebben de verschenen partijen hun standpunten ten aanzien van het ontvankelijkheidsverweer schriftelijk laten toelichten, waarna [eiseres] nog heeft gerepliceerd. Bij (tussen)arrest van 12 oktober 2012, LJN BX5801, NJ 2012/587 heeft de Hoge Raad [eiseres] ontvangen in haar (principale) cassatieberoep. Op 30 november 2012 hebben partijen aan de hand van hun pleitnota's de zaak mondeling toegelicht en (mondeling) gere- en gedupliceerd.
2. Beoordeling van het principale cassatieberoep
2.1
[Eiseres] heeft één cassatiemiddel voorgesteld. Dat middel valt uiteen in een 'Algemeen Middel' en drie (I-III) middelonderdelen. Het cassatiemiddel wordt voorafgegaan door een inleiding.
2.2
Art. 52 lid 1 Europees Octrooiverdrag (hierna: EOV) bepaalt dat Europese octrooien voor uitvindingen, op alle gebieden van de technologie, worden verleend, mits zij nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid. Het tweede lid geeft aan welke uitvindingen in het bijzonder niet als uitvindingen worden beschouwd. Het derde lid van art. 52 EOV bepaalt dat het tweede lid de octrooieerbaarheid van de aldaar genoemde onderwerpen of werkzaamheden alleen dan uitsluit voor zover de Europese octrooiaanvrage of het Europees octrooi betrekking heeft op een van die onderwerpen of werkzaamheden als zodanig.
2.3
De octrooieerbare uitvinding wordt dan ook aan de hand van het uitvindersbegrip gedefinieerd, waarvoor de kenmerken van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid de belangrijkste parameters vormen14.. Voor octrooiering komen uitvindingen in aanmerking die kunnen bestaan in voortbrengsels, veelal een stof, werkwijzen of combinaties daarvan. Tussen de manieren waarop voortbrengsels en werkwijzen worden beschermd bestaan verschillen. De aan de octrooihouder verleende rechten vloeien voort uit door de wet aan de octrooihouder voorbehouden handelingen. Deze handelingen worden door het nationale recht bepaald (art. 64 lid 3 EOV). In Nederland de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROV 1995).
2.4
De bescherming van de werkwijze betreft de toepassing van die werkwijze in de praktijk en de commerciële exploitatie van de rechtstreeks door toepassing van die werkwijze verkregen voortbrengsels (vgl. art. 64 lid 2 EOV15. en art. 53 lid 1 aanhef en onder b ROW 1995). De bescherming van voortbrengsels omvat de vervaardiging daarvan en de verdere commerciële exploitatie van de verkregen voortbrengsels (vgl. art. 53 lid 1 aanhef en onder a ROW 1995)16.. Daarbij zij opgemerkt dat de Nederlandse wet, te weten de inmiddels vervangen Rijksoctrooiwet 1910, tot 1 januari 1978 geen octrooibescherming voor stoffen toeliet17..
2.5
De Grote Kamer van beroep van het Europees Octrooibureau heeft de bescherming van het geoctrooieerde voortbrengsel bij beslissing van 11 december 1989, G 2/88 (Friction reducing additive), aldus omschreven:
"5.
(...) It is generally accepted as a principle underlying the EPC that a patent which claims a physical entity per se, confers absolute protection upon such physical entity; that is, wherever it exists and whatever its context (and therefore for all uses of such physical entity, whether known or unknown). (...)"
Een dergelijk octrooi, ook wel stofoctrooi genoemd, geniet dan ook een absolute bescherming, ongeacht of het een bekende of een onbekende toepassing betreft.
2.6
Het is mogelijk dat een voortbrengsel niet, of slechts zeer bezwaarlijk aan de hand van zijn eigenschappen kan worden beschreven. Soms kan in die gevallen het voortbrengsel dan wel worden beschreven aan de hand van de manier waarop het wordt verkregen18.: een product-by-process-claim. Het is een standaardbeslissing van het Europees Octrooi Bureau (hierna ook EPO) dat '"product-by-process" claims had to be interpreted in an absolute sense, i.e. independently of the process. If their subject-matter as such was new, they still did not involve an inventive step merely because the process for their preparation did so. In order to be patentable, the claimed product as such had to be a solution to a separate technical problem which was not obvious in the light of the state of the art.'(19).
Melullis geeft daarvoor als verklaring: ´Die Beschreibung des patentgemässen Gegenstandes durch das zu seiner Herstellung verwendete Verfahren berührt die Zugehörigkeit der so erläuterten Erfindung zu den Sachpatenten nicht. Gegenstand einer solchen Erfindung ist das in Anwendung des dargestellten Verfahren erzeugte Produkt (...). Patentfähig ist eine solche Lehre daher nur, wenn dass mit der Anmeldung beanspruchte Produkt selbst neu und erfinderisch ist. Dass das Verfahren diese Voraussetzung erfühlt, genügt nicht. Ist allein das Herstellungsverfahren neu und erfinderisch, kommt nur ein Verfahrenspatent in Betracht (...).20.' In geval van een product-by-process-claim moet de vraag naar de nieuwheid en inventiviteit van het voortbrengsel dan ook onafhankelijk van de nieuwheid en inventiviteit van de werkwijze worden beoordeeld. Een werkwijze kan immers wel nieuw en inventief zijn, maar datzelfde hoeft niet te gelden voor het voortbrengsel van die werkwijze als het voortbrengsel bekend is of in de stand van de techniek voor de hand liggend is21.. Het blijft immers hetzelfde voortbrengsel ook al is het door middel van een andere werkwijze vervaardigd.
2.7
In de beslissing van 24 mei 1993 (Graint-oriented silicon sheet, T 595/90) heeft het EPO (onder 5) overwogen:
"(...) it is the view of the Board that a product which can be envisaged as such with all characteristics determining its identity together with its properties in use, i.e. an otherwise obvious entity, may become nevertheless non-obvious and claimable as such if there is no known way or applicable (analogy) method in the art to make it and the claimed methods for its preparation are therefore the first to achieve this in an inventive manner. Conversely, should the method claims not be allowable because their subject-matter is obvious, then the product claim linked to them in the respective request could not be allowable either on the basis of the method alone. The allowability of the method claims must therefore also be investigated.22."
Zie in dit verband onder andere ook de verwijzing naar deze beslissing in de beslissingen van het EPO van 16 maart 2006 (T 1412/04) onder 6.13, 19 mei 2004 (T 441/02) onder 7.4, 9 september 2003 (T 803/01) onder 5.3.1 t/m 5.3.223., en 16 mei 2001 (Oxide superconductor/NIPPON STEEL, T 268/98) onder 4.324..
2.8
Het EPO heeft met deze beslissing tot uitdrukking gebracht dat een voor de hand liggend voortbrengsel als niet voor de hand liggend en octrooieerbaar kan worden aangemerkt, indien uit de stand van de techniek op de prioriteitsdatum geen werkwijze bekend is om het voortbrengsel te verkrijgen en de geclaimde werkwijze daarom de eerste is die dat op een inventieve wijze realiseert. Kinkeldey en Karamanli voegen daaraan toe: "Jedoch macht ein erfinderisches Herstellungsverfahren einen neuen Stoff für sich noch nicht ohne Weiteres erfinderisch; dies gilt auch bei product-by-process-Ansprüchen (T 219/83, ABl. EPA 1986, 21125.).26." Zij menen dus dat een (nieuwe en) inventieve werkwijze een nieuwe stof nog niet zonder meer inventief maakt en verwijzen daarvoor naar de uitspraken van het EPO over product-by-process-claims.
2.9
In cassatie is rov. 6 onbestreden.
Het hof heeft in die rechtsoverweging, onder verwijzing naar de hiervoor vermelde uitspraak, G 2/88 (Friction reducing additive), van het EPO, overwogen dat voor de absolute bescherming van een stof deze per se nieuw en inventief dient te zijn. De vraag, of de werkwijze voor het bereiden van de stof nieuw en inventief is, betreft naar het oordeel van het hof een afzonderlijke vraag, die niets van doen heeft met de vraag of de stof zelf nieuw en inventief is. Het hof heeft geconcludeerd dat, evenals bij product-by-process-claims, de stof per se nieuw en inventief dient te zijn, dus onafhankelijk van de nieuwheid en inventiviteit van de werkwijze, wil men absolute stofbescherming verkrijgen.
'Algemeen Middel'27.
2.10
Het middel klaagt dat het hof met zijn oordeel in de rov. 8.7, 8.9 en 14.2 t/m 14.728.art. 6 Rijksoctrooiwet 1995 (hierna ROW 1995) respectievelijk art. 56 Europees Octrooi Verdrag29. (hierna: EOV) heeft miskend. Het op inventieve wijze oplossen van het probleem bestaande uit het feit dat een gemiddelde vakman (en derhalve de stand van de techniek) over een stof met te verwachten gunstige eigenschappen niet kan beschikken, betekent dat bedoelde stof die op die wijze wordt verschaft en waarmee de stand van de techniek derhalve wordt verrijkt (nieuw en) inventief is. Het hof heeft volgens het middel daarom ten onrechte de conclusies 1 t/m 5 vernietigd, met name nu in cassatie vaststaat dat escitalopram op de prioriteitsdatum niet op niet inventieve wijze kon worden verkregen.
2.11
Het bestreden arrest kan in de kern aldus worden samengevat. In rov. 6 heeft het hof onbestreden geoordeeld dat de stofconclusies onafhankelijk van de werkwijzeconclusies moeten worden beoordeeld, waarna het hof (in de rov. 7 t/m 8.9) heeft geoordeeld dat de stofconclusies 1 t/m 5 weliswaar nieuw maar niet inventief zijn, en (in rov. 9 t/m 13) dat de werkwijzeconclusies 6 en conclusie 7 nieuw en inventief zijn. Het hof heeft in de rov. 14.1 t/m 14.7 geoordeeld dat er geen bijzondere omstandigheden zijn die dat anders maken.
In de rov. 10.2 t/m 12 van het bestreden arrest, waarin het hof de inventiviteit van conclusie 6 heeft beoordeeld, heeft het hof - in cassatie onbestreden - kort gezegd het navolgende geoordeeld.
- -
Een artikel waarin een bekende werkwijze voor het bereiden van escitalopram, waarbij zoals in het octrooi een tussenproduct (precursor of intermediate) van citalopram wordt gesplitst en een tussenproduct in escitalopram wordt omgezet, is uit de nabij gelegen stand van de techniek naar het oordeel van het hof niet bekend. Wel is in een artikel een werkwijze voor het bereiden van citalopram voorgesteld. Bij een dergelijk voorstel zal de vakman meelezen dat het racemaat citalopram (zelf) wordt gesplitst. Het hof heeft daarop conclusie 6 van het octrooi geredigeerd: het betreft een werkwijze voor het bereiden van escitalopram met het kenmerk dat: i) bij de bereiding wordt uitgegaan van de op zichzelf bekende diol-base II, ii) het (-)-enantiomeer van de diol-base II wordt bereid of een monoester daarvan, en iii) dit (-)-enantiomeer of monoester op een stereoselectieve wijze wordt in escitalopram omgezet (rov. 10.2).
- -
[verweerster] heeft naar voren gebracht dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum een aantal standaardmethoden kon toepassen om enantiomeren van een racemaat in handen te krijgen: a) de klassieke resolutie, b) chirale chromotografie en c) chirale synthese, welke tot succes leidden. Met toevoeging van de laatste zinsnede wordt niet bedoeld dat klassieke resolutie van citalopram (zelf) tot succes leidde, maar dat het in 1988 mogelijk was om door toepassing van klassieke resolutie van desmethylcitalopram en didesmethylcitalopram en omzetting van de gesplitste producten, de enantiomeren van citalopram te verkrijgen. Of de klassieke resolutie van citalopram (zelf) tot succes leidt, stond naar het oordeel van het hof vele jaren na de prioriteitsdatum van het octrooi nog ter discussie (rov. 10.3).
- -
Uit de stand van de techniek is weliswaar geen klassieke resolutie van citalopram (zelf) bekend, maar de vakman zal die methode eerst kiezen omdat die het eenvoudigst is. Het hof heeft het aannemelijk geacht dat de vakman de resolutie van citalopram (zelf) op analoge wijze, zoals beschreven in het handboek Modern Experimental Organic Chemistry, zal uitvoeren (rov. 10.4).
- -
Klassieke resolutie van citalopram is niet mogelijk, hetgeen ook in het octrooi staat vermeld. Vervolgens staat de vakman weer voor de keuze uit ten minste de door [verweerster] genoemde methoden (a t/m c), waarbij in de stand van de techniek elk aanknopingspunt ontbreekt dat wijst in de richting van het bereiden van de onderhavige enantiomeren uit citalopram. Ook ontbreken naar het oordeel van het hof aanwijzingen in de techniek voor resoluties van aan citalopram nauw verwante ftalaanderivaten, zodat de vakman een geheel braakliggend terrein betreedt (rov. 10.5).
- -
De resolutie van een bekende precursor van citalopram zou de vakman naar het oordeel van het hof zeker onder ogen hebben gezien, terwijl de vakman aan de klassieke resolutie van zulk een precursor wellicht de voorkeur zou hebben gegeven boven een resolutie via een andere weg. [Eiseres] heeft betoogd dat er naast de diol-base nog minstens tien mogelijke precursors bestaan waaronder desmethylcitalopram, waarbij in de stand van de techniek eveneens geen aanwijzingen zijn te vinden in een specifieke richting van onderzoek, en als de vakman al aan de bekende (racemische) diol-base als precursor zou denken, rijst de vraag waarom hij dan deze diol-base zou verkiezen boven mogelijke andere precursors, waaronder desmethylcitalopram. Van desmethylcitalopram, dat volgens [verweerster] ook leidt tot escitalopram, is immers bekend dat 'it could be readily converted back to citalopram using straightforward chemical steps which posed no threat to the integrity of the chiral centre or the cyano group.', terwijl een dergelijke omzetting van de enantiomer van de diol-base niet bekend is. Naar het oordeel van het hof zal de gemiddelde vakman eerder aan desmethylcitalopram denken dan aan de diol-base (rov. 10.6).
- -
Het hof heeft vervolgens geconcludeerd dat de vakman die de op zichzelf bekende diol-base uit de eerste kenmerkende stap van de werkwijze als precursor wenst te gebruiken al zoveel keuzen moet maken dat reeds met betrekking tot die eerste stap met recht van een systematisch onderzoek gesproken kan worden dat zeer wel octrooieerbaar zal zijn (rov. 10.7).
- -
In de rov. 11.1-11.4 heeft het hof de verweren van [verweerster] tegen de tweede en derde kenmerkende maatregel van conclusie 6 (ii t/m iii) laten slagen.
- -
Het hof heeft vervolgens geconcludeerd dat de inventiviteit van de werkwijze volgens conclusie 6 is gelegen in het toepassen van de diol-base als tussenproduct en dat, mede in aanmerking genomen, de voordelen die met de werkwijze worden verkregen, deze werkwijze, als geheel bezien, voldoet aan het vereiste van inventiviteit. Op de waarde van het rapport van Matrix Laboratories van 27 november 2008, welk rapport betrekking heeft op de bereiding van enantiomeren via desmethylcitalopram, is het hof gezien het voorgaande niet ingegaan (rov. 12).
2.12
Uit de hiervoor vermelde verkorte weergave van de rechtsoverwegingen volgt m.i. niet dat vaststaat dat met de door [eiseres] geoctrooieerde werkwijze (conclusie 6) zij als eerste het technische probleem tot het verkrijgen van escitalopram heeft opgelost.
Het hof heeft vastgesteld dat er voor de gemiddelde vakman een pointer is op de prioriteitsdatum die hem zou leiden naar resolutie van een bekende precursor van citalopram, waarbij de keuze voor desmethylcitalopram eerder voor de hand ligt (dan voor de geclaimde diol-base), maar hij heeft in het midden gelaten of, zoals [verweerster] heeft betoogd, de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum uit de stand der techniek middels resolutie van (de precursor) desmethylcitalopram escitalopram kon verkrijgen (rov. 10.6). In dat verband is ook de overweging in rov. 10.3 (p. 14) van het arrest van het hof van belang, dat [verweerster] heeft aangevoerd - overigens blijkt daaruit niet dat dit door [eiseres] is bestreden -, dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum door toepassing van klassieke resolutie van desmethylcitalopram en didesmethylcitalopram en omzetting van de gesplitste producten de enantiomeren van citalopram kon verkrijgen. In rov. 12 heeft het hof zelfs geoordeeld dat, gelet op de inventiviteit van de werkwijze vanwege het toepassen van de diol-base, op de waarde van het rapport van Matrix Laboratories van 27 november 2008, dat betrekking heeft op de bereiding van enantiomeren via desmethylcitalopram, niet behoefde te worden ingegaan. Het niet behandelen van dat rapport lijkt zelfs te suggereren dat [eiseres] niet zou hebben aangevoerd dat zij met de door haar geoctrooieerde werkwijze als eerste het technische probleem tot het verkrijgen van escitalopram heeft opgelost, anders zou het hof wel inhoudelijk op het rapport van Matrix Laboratories zijn ingegaan. In rov. 14.2 heeft het hof nog wel overwogen dat de inventiviteit in het onderhavige geval slechts is gelegen in de werkwijze waarmee het '(...) (nieuwe, doch niet inventieve) product voor het eerst wordt verkregen (...)'30., maar in deze zinsnede dient niet te worden gelezen dat escitalopram door die werkwijze voor het eerst werd verkregen. Het dient ter verduidelijking van het oordeel van het hof dat [eiseres] de eerste is om met deze werkwijze (lees: de geoctrooieerde werkwijze) escitalopram te verkrijgen ('(...) is de stand van de techniek verrijkt met deze werkwijze en met het product verkregen volgens die werkwijze (...)31.'). Ten slotte heeft het hof in rov. 14.4 (p. 20) geoordeeld dat men op grond van beslissing T 595/90 van het EPO zou kunnen menen dat een nieuw, doch niet inventief enantiomeer toch nog inventief kan worden geacht, indien de werkwijze waarmee het wordt bereid nieuw en inventief is en er op de prioriteitsdatum geen bekende werkwijzen bestonden waarmee het enantiomeer kon worden verkregen, maar dat, bij gebreke van een specifiek bewijsaanbod van [eiseres], er geen grond is om aan te nemen dat dat in de onderhavige situatie het geval is.
2.13
Uit het arrest kan dan ook niet worden opgemaakt dat vaststaat dat escitalopram voor de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum met gebruikmaking van de stand van de techniek niet te verkrijgen was. Het 'Algemeen Middel', dat deze veronderstelling als vaststaand aanneemt, is daarmee tevergeefs voorgesteld. Overigens wordt in het middel nagelaten te vermelden aan welke rechtsoverweging(en) uit het arrest dat (wel) zou kunnen worden ontleend.
Onderdeel I: inventiviteit van de conclusies 1 t/m 532.
2.14
Onderdeel I klaagt dat het oordeel van het hof in de rov. 8.7 t/m 8.9 onjuist dan wel onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd is en wel om ieder van de navolgende ook in hun onderlinge samenhang te beoordelen redenen. Het hof overweegt:
"8.7
Het uitgangspunt dient dus, zoals in het octrooi zelf is aangegeven, het racemaat (citalopram) te zijn dat in het Amerikaanse octrooischrift US-A 4.136.193 is geopenbaard. Dit racemaat (met een enkel chiraal centrum) bestaat, zo weet de vakman, uit twee enantiomeren; hij staal dus voor de keuze uit 'een groep van twee'.
Bij keuze-uitvindingen kan de inventiviteit gelegen zijn in de keuze van een bepaalde (in geïndividualiseerde vorm nog niet geopenbaarde) verbinding uit een bekende groep van verbindingen, indien het gebruik van de gekozen verbinding een onverwacht voordeel - zijnde het technische effect van die verbinding- oplevert.
In het onderhavige geval is het verschil tussen US-A 4.136.193 en het octrooi het gemis aan een geïndividualiseerde openbaring van escitalopram.
Het objectieve technische probleem wordt bepaald door het technisch effect van de uitvinding te vergelijken met dat van het racemaat volgens US-A 4.136.193. In het onderhavige geval is het technische effect dat wordt verkregen met escitalopram (zie het octrooi, blz. 3, regels 14-15): 'almost the entire 5-HT uptake inhibition resided in the (+)- citalopramenantiomer.'
Het objectieve technische probleem voor de vakman op de prioriteitsdag is dus het vinden van het (nieuwe) enantiomeer die dit (betere) effect heeft. Of de oplossing van dit objectieve probleem al dan niet voor de vakman voor de hand ligt hangt daarvan af of (op de voorrangsdatum) de vakman door de openbaring van het racemaat direct naar (het bereiden en testen van) escitalopram zou ('would'( en niet 'kon' ('could')) zou worden geleid met een redelijke verwachting dat hij de gewenste (verbeterde) werking zou verkrijgen.
Zoals hiervoor onder 8.5 is uiteengezet is dit zonder meer het geval: op grond van zijn algemene vakkennis komt de vakman direct uit bij ofwel het (+)-enantiomeer, ofwel het (-)-enantiomeer van citalopram, waarbij een verbeterde werking van het (+)-enantiomeer met een factor van ongeveer 2 ten opzichte van het racemaat niet verrassend is; vergelijk T 296/87 (8.4.1) 'Da im vorliegenden Fall Versuche mit den Enantiomeren angesichts der bestehenden Aufgabe nahelagen, beruht das Auffinden der geltend gemachten Wirkung der D-Enantiomeren (verbeterde werking met een factor 4, hof), verglichen mit entsprechenden Racematen, nicht auf erfinderische Tätigkeit.'
8.8
[Eiseres] heeft er nog op gewezen (pleitnota in hoger beroep, onder 17) dat escitalopram 'een antidepressivum met een betere werking, minder recidive en een snellere "onset" is dan Citalopram (een kwalitatief beter product, hetgeen de Generieken bestrijden), zodat er, naar het hof begrijpt, volgens haar sprake is van een verrassend technisch effect.
Opgemerkt wordt dat deze specifieke werkingen in het octrooischrift niet worden vermeld.
Maar, zou men deze specifieke werkingen als aanvulling van de wel vermelde verbeterde werking willen accepteren, dan kan ook dit aan het escitalopram geen inventiviteit verschaffen: 'Es entspricht ständiger Rechtsprechung der Kammer daß eine überlegenden Wirkung dann keine erfinderische Tätigkeit begründen kann, wenn sie sich aus naheliegenden Versuchen ergibt.' (zie T 296/87). De genoemde specifieke werkingen, die op gebruikelijke wijzen zijn bepaald, worden als een (niet inventief) 'bonus-effect' beschouwd.
8.9
De slotsom van het voorgaande is, dat het door [eiseres] aan de stand der techniek toegevoegde escitalopram per se volgens conclusie l van het octrooi inventiviteit mist.
Tot hetzelfde oordeel lijkt het Bundesgerichtshof in de overeenkomstige Duitse zaak te zijn gekomen (zie het arrest van het BGH van 10 september 2009, onder 41), hoewel het BGH uit lijkt te gaan (zie dat arrest onder 40) van de door [eiseres] verdedigde ruime probleemstelling van, kort gezegd, een 'keuze uit vele (antidepressieve) verbindingen' (vgl. hiervoor onder 8.3).
De conclusies 2-5 van het octrooi voegen slechts gebruikelijke maatregelen toe aan conclusie 1: ook deze conclusies missen inventiviteit."
De klachten van het onderdeel zijn uitgewerkt in de onderdelen 1 t/m 3.
2.15
Onderdeel 1.a klaagt dat hetgeen het hof in de eerste volzin van rov. 8.7 overweegt juist is, maar dat het hof in deze rechtsoverweging vervolgens over het hoofd heeft gezien dat dat in het kader van de onderhavige procedure niet voldoende is voor de beslissing dat het octrooi voor escitalopram nietig is. De inventiviteit kan volgens het onderdeel immers ook gelegen zijn in het toevoegen van die stof aan de stand van de techniek, zodat van die verwachte voordelen ook daadwerkelijk gebruik kan worden gemaakt. Onderdeel 1.b voegt daaraan toe dat (dan ook) onbegrijpelijk en rechtens onjuist is hetgeen het hof vervolgens heeft overwogen in rov. 8.7 immers:
- i)
het octrooi maakt duidelijk dat escitalopram ten tijde van de prioriteitsdatum niet te verkrijgen was en de uitvinding is nu juist gelegen in het verschaffen van (zuivere) escitalopram,
- ii)
als de vakman, zoals het hof heeft geoordeeld, staat voor het objectieve probleem van het vinden van het (nieuwe) enantiomeer dat een beter effect heeft, is het onbegrijpelijk hoe dan de oplossing van dit probleem voor de hand kan liggen indien, zoals het hof ook heeft overwogen, op de voorrangsdatum de vakman door openbaring direct naar (het bereiden en testen van) escitalopram zou worden geleid met een redelijke verwachting dat de gewenste (verbeterde) werking zou worden verkregen, maar de vakman, zoals vaststaat, escitalopram niet kan bereiden en dus niet kan testen en (in tegendeel) inventiviteit nodig is om over escitalopram te kunnen beschikken,
- iii)
het hof gaat bij de beoordeling van de inventiviteit niet uit van enige (octrooirechtelijk relevante) probleemoplossing, nu daarvan pas sprake kan zijn door het op niet voor de hand liggende wijze toevoegen van een nieuwe stof of een nieuwe werkwijze aan de stand van de techniek en niet door de verwachting uit te spreken dat een niet bestaande en niet te verkrijgen stof bepaalde eigenschappen heeft,
- iv)
de verwijzing van het hof naar de uitspraak van de technische kamer van beroep van het Europees Octrooi Bureau T 296/87 is misplaatst, nu in dat geval het technische probleem wel op voor de hand liggende wijze kon worden opgelost omdat voor het verkrijgen van het enantiomeer (anders dan in de onderhavige zaak) geen inventieve arbeid nodig was.
Onderdeel 2, dat zich richt tegen rov. 8.8, klaagt dat het hof over het hoofd heeft gezien dat in de onderhavige zaak de "Versuchen" niet "naheliegend" waren, omdat immers ten processe vaststaat dat de vakman op de voorrangsdatum niet over escitalopram kon beschikken en dus überhaupt geen "Versuchen" kon doen.
Onderdeel 3, dat zich richt tegen rov. 8.9, klaagt dat het hof ten onrechte heeft overwogen dat escitalopram inventiviteit mist, omdat ten processe vaststaat dat het verschaffen van escitalopram, het toevoegen van escitalopram aan de stand van de techniek, inventiviteit vereiste. Voorts klaagt het onderdeel dat onbegrijpelijk is dat het hof heeft overwogen dat het BGH tot hetzelfde oordeel lijkt te zijn gekomen, aangezien het BGH conclusie 1 van het octrooi in stand heeft gehouden en daarom heeft beslist dat escitalopram 'per se' nieuw en inventief is.
2.16
Ingevolge art. 75 lid 1, aanhef en onder a, ROW 1995 wordt een octrooi door de rechter vernietigd in zoverre hetgeen waarvoor octrooi is verleend ingevolge de art. 2 t/m 7 ROW 1995 niet vatbaar is voor octrooi dan wel, indien het een Europees octrooi betreft, het octrooi ingevolge de art. 52 t/m 57 van het Europees Octrooiverdrag niet had behoren te worden verleend. Hierbij wordt onder meer gedoeld op gebrek aan inventiviteit (art. 2 juncto art. 6 ROW 1995 inhoudelijk overeenkomend met art. 52(33) juncto art. 56 EOV). In de onderhavige zaak betreft het een voor Nederland verleend gedeelte van een Europees octrooi, zodat op grond van art 75 lid 1 onder a ROW 1995 de vordering tot nietigverklaring aan de hand van de bepaling(en) uit het EOV moet worden beoordeeld.
Art. 56 EOV luidt: "Een uitvinding wordt als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid aangemerkt, indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Indien documenten als bedoeld in artikel 54, derde lid, tot de stand van de techniek behoren worden deze bij de beoordeling van de uitvinderswerkzaamheid buiten beschouwing gelaten."
2.17
Bij de beoordeling van de inventiviteit gaat het erom of de gemiddelde vakman op de aanvraag- of prioriteitsdatum het probleem waarop het octrooi of de aanvrage betrekking heeft zou hebben onderkend en voor dit probleem de te octrooieren of geoctrooieerde oplossing als voor de hand liggende oplossing uit de toenmalige stand van de techniek, met gebruikmaking van algemene vakkennis, (niet kon, maar) zou hebben afgeleid. De mate van inventiviteit mag niet worden beantwoord door achteraf, voorzien van de kennis van de geoctrooieerde werkwijze, te zoeken naar eerdere openbaarmakingen waartoe die werkwijze kan worden herleid 34.. (Nog) niet gepubliceerde octrooiaanvragen, de fictieve stand der techniek, spelen hierbij ook geen rol35..
2.18
Bij de beoordeling van de inventiviteit36. gebruikt het Europees Octrooi Bureau (EOB), behoudens bijzondere omstandigheden, de problem-and-solution-approach37.. Deze methode staat beschreven in 'Part G - Patentability' van de Guidelines for Examination in the European Patent Office38.. In hoofdstuk VII-3 staat onder '5.' vermeld:
"In order to assess inventive step in an objective and predictable manner, the so-called "problem-and-solution approach" should be applied. Thus deviation from this approach should be exceptional.
In the problem-and-solution approach, there are three main stages:
- (i)
determining the "closest prior art",
- (ii)
establishing the "objective technical problem" to be solved, and
- (iii)
considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem, would have been obvious to the skilled person."
In de daarop volgende paragrafen (5.1 t/m 5.4.1) worden de afzonderlijke stappen verder uitgewerkt. De genoemde methode kan als volgt worden omschreven: i) welke openbaarmaking uit de stand van de techniek kan en mag als de meest nabije stand van de techniek worden beschouwd op de datum waarop de octrooiaanvraag is ingediend, ii) op grond van het octrooi of de octrooiaanvraag en hetgeen door de meest nabije stand van de techniek wordt geopenbaard, moet het technisch probleem dat nog moet worden opgelost worden vastgesteld en iii) in aanmerking nemende de stand van de techniek moet worden beoordeeld of de in de conclusie omschreven oplossing voor de gemiddelde vakman voor de hand lag39.. Voor het onder iii vermelde moet worden onderzocht of aannemelijk is dat die vakman in redelijkheid tot de beschreven oplossing zou zijn gekomen; en dus niet of hij tot die oplossing had kunnen komen. Van de vakman mag adequate vakkennis worden verwacht, maar geen enkel inventief niveau40.. Het kan ook gaan om situaties waarin de stand van de techniek voor wat betreft het probleem in een andere richting wees dan de richting waarin de uitvinding is gegaan41.. Voor beslissingen van het EOB over de 'inventive step' wordt verwezen naar de 'Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office (hierna beslissingen van de EPO)', 2010, onder D.
2.19
In dat verband verwijs ik in het bijzonder nog naar de beslissing over de inventiviteit van enantiomeren in de beslissing van het EPO in de zaak van 30 augustus 1988, T 296/87 (Hoechst):
"8.4. Inventive step
8.4.1
Long before the contested patent's priority date, it was generally known to specialists that, in physiologically active substances (e.g. herbicides, fungicides, insecticides and growth regulators, but also pharmaceuticals and foodstuffs) with an asymmetrical carbon atom enabling them to occur in the form of a racemate or one of two enantiomers, one of the latter frequently has a quantitatively greater effect than the other or than the racemate. If - as here - the aim is therefore to develop agents with increased physiological activity from a physiologically active racemate the obvious first step - before any thought is given, say, to synthesising structurally modified products - is to produce the two enantiomers in isolation and test whether one or the other is more active than the racemate. Such tests are routine. Under established Board case law, an enhanced effect cannot be adduced as evidence of inventive step if it emerges from obvious tests. Since, in the present case, tests with the enantiomers were obvious in view of the task at hand, discovery of the claimed effect of the D-enantiomers compared with corresponding racemates does not involve an inventive step.
8.4.2
It should be noted that this conclusion can be generalised only to a limited extent. Thus the outcome might very well differ with compounds having more than one asymmetrical carbon atom, the number of possible isomers multiplying exponentially. Moreover if the basic racemate were indeed known but not in line with the general technical trend, the proposal that enantiomers be produced by splitting the racemate could be inventive. Other cases are also conceivable in which a different result would be achieved - e.g. the isolation of active enantiomers, or ones with a qualitatively different activity, from essentially inactive racemates or ones acting differently. In the present case, however, no such special aspects were put forward by the parties involved, nor are any evident to the Board.
8.4.3
Given the general nature of these considerations, the appellants' reference to the claimed compounds' different functioning compared with those described in 4. no more justifies a different assessment than do the respondents' arguments that the d-enantiomers are identical to the D- enantiomers in 4. and possibly also in 9.. For if it was obvious to test whether one of the enantiomers of any common racemate having physiological activity is more active than the racemate itself, it no longer makes any difference which configuration proves more active or whether this result accords entirely with the closest state of the art.
8.4.4
The conclusion reached above is not affected even by the circumstance that the D-enantiomers in question exhibit not merely double but approximately four times the effectiveness of the relevant racemates - a fact adduced by the appellants and accepted by the Board. After all, if tests with enantiomers suggested themselves to a skilled person as an obvious way of arriving at a solution offering increased activity, the extent of that increase could not as a rule be taken as an indication that the tests - obvious as they were - involved an inventive step. For present purposes there is no need to try and establish whether a different view might be taken in extreme cases where the efficiency factor is so high that the process virtually involves obtaining an active enantiomer from an inactive racemate. With a factor of only 4, that would certainly appear inappropriate.
8.4.5
To sum up, the solution proposed in Claim 1 does not involve an inventive step."
In de beslissing van het EPO van 22 november 2006, Enantiomeric perfume/TAKASAGO (T 0944/04), wordt onder 7.8 naar de overwegingen 8.4.3 en 8.4.4 verwezen.
2.20
Ten slotte verdient opmerking dat het oordeel van de feitenrechter over de inventiviteit van een bepaalde uitvinding feitelijk van aard is en in cassatie slechts op zijn begrijpelijkheid kan worden getoetst42..
2.21
In cassatie staat in het principale cassatieberoep de nieuwheid van de conclusies 1 t/m 5 van EP 066 als onbestreden vast (rov. 7 van het bestreden arrest). De rov. 8.1 t/m 8.9 van het bestreden arrest hebben betrekking op de inventiviteit van de conclusies 1 t/m 5 van EP 066. Het hof heeft in de aan de rov. 8.7 t/m 8.9 voorafgaande rechtsoverwegingen, die in cassatie (ook) niet zijn bestreden, voor zover van belang als volgt geoordeeld.
Het hof heeft in rov. 8.1 geoordeeld dat partijen over de vraag welk document in het onderhavige geval als de meest nabij gelegen stand der techniek kan gelden uitvoerig hebben gedebatteerd. Vervolgens heeft het hof, na het aanhalen van een passage van de beslissing T 296/87 van het EPO en verwijzing naar een passage uit het octrooi, geoordeeld dat ook [eiseres] zelf voor de beoordeling van de inventiviteit van het escitalopram per se in het octrooi is uitgegaan van het racemaat citalopram, hetgeen in feite een keuze inhoudt uit twee verbindingen (de rov. 8.2-8.3). Ter gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep heeft [eiseres] dat uitgangspunt naar het oordeel van het hof verlaten en de keuze uit twee verbindingen verruimd naar een keuze uit vele verbindingen (rov. 8.4). Het hof heeft deze nieuwe opvatting onjuist geacht en geoordeeld dat al in T 296/87 staat vermeld waarom de vakman zich reeds lang met het splitsen van racematen en testen van enantiomeren bezighoudt: "8.4.1 Es gehörte schon lange vor dem Prioritätstage des Streitpatents zum allgemeinen Fachwissen, dass bei physiologisch aktiven Substanzen (...), die ein asymmetrisches Kohlenstoffatom aufweisen und daher in Form eines Racemats oder eines von zwei Enantiomeren vorliegen können, häufig eines der Enantiomeren eine quantitativ höhere Wirkung abweist als das andere bzw. als das Racemat.". Voorts heeft het hof overwogen dat [verweerster] op een aantal artikelen heeft gewezen waaruit volgt dat ten tijde van de voorrangsdatum van EP 066 (14 juni 1988) racematen en enantiomeren sterk in de belangstelling waren komen te staan, niet alleen in wetenschappelijke kring, maar ook bij overheidsinstanties die zich bezighouden met het afgeven van marktvergunningen voor geneesmiddelen. Onder aanhaling van een passage uit het (laatstgenoemde) artikel van prof. Ariëns, en een passage uit het artikel van W.H. de Camp, heeft het hof geoordeeld dat de uitlatingen van De Camp door de vakman aldus zijn verstaan dat in de toekomst de aan combinatieproducten verplicht gestelde eisen ook zouden gaan gelden voor racematen. Vervolgens heeft het hof de navolgende zinsnede uit het artikel van Shindo geciteerd: "When the drug concerned is a racemate, it is recommended to investigate the absorption, distribution, metabolism and excretion of each optical isomer.". Ook in Europa was er naar het oordeel van het hof beweging in het standpunt van de autoriteiten ten aanzien van racematen en enantiomeren. Het hof heeft op grond van deze documenten geconcludeerd dat er voor de vakman een bijzonder sterke prikkel bestond om het bekende racemaat, citalopram - met zoals bekend een hoog selectieve SSRI met zeer weinig bijwerkingen - in zijn beide enantiomeren te scheiden en deze te onderzoeken: immers daarmee werd het mogelijk de therapeutische werking van de werkzame stof te verhogen, elke onzuiverheid en niet werkzame ballast te verwijderen, eventuele bijwerkingen te minimaliseren en te voldoen aan de door de autoriteiten gewenste voorwaarden voor het op de markt brengen van de werkzame enantiomeer, welke voorwaarden, zo was de verwachting, in de toekomst verplicht zouden worden (rov. 8.5).
Vervolgens heeft het hof overwogen dat [eiseres] in dat kader nog heeft gewezen op een artikel van D.T. Wong met betrekking tot het antidepressivum (SSRI) fluoxetine dat een aan citalopram nauw verwante structuur heeft en eenvoudig is te scheiden. Uit dat artikel heeft [eiseres] afgeleid dat ook de enantiomeren van citalopram een ongeveer gelijke werking hebben en voor een positief therapeutisch effect zorgen met als gevolg dat dit de vakman ervan zou weerhouden de enantiomeren van citalopram te onderzoeken. In reactie daarop heeft [verweerster] naar het oordeel van het hof terecht betoogd dat de enige manier om te weten te komen hoe de werkzaamheid van de ene enantiomeer zich verhoudt tot de werkzaamheid van de ander is door de enantiomeren te isoleren en te onderzoeken. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor citalopram. Het hof heeft voorts overwogen dat ook het verloop van de activiteiten van [eiseres] zelf laten zien dat de vakman niet snel zijn experimenten om citalopram te scheiden zal beëindigen. Uit de door [eiseres]43. overgelegde verklaring van dr. Bøgesø van 4 september 2008 heeft het hof opgemaakt dat het onderzoek aan de resolutie van citalopram gewoon doorging, zelfs naast de succesvolle ontwikkeling van andere verbindingen. Anders dan de in T 296/87 (onder 8.4.1) vermelde veronderstelling over de volgorde van handelen, heeft het hof geoordeeld dat de vakman bij een redelijke succesverwachting het resolutie-onderzoek niet staakt, en zeker niet na enige eenvoudige vergeefse pogingen, maar het onderzoek voortzet, tegelijkertijd met onderzoek aan andere verbindingen. Ook daaruit heeft het hof afgeleid dat dr. Bøgesø er niet aan dacht om dit onderzoek te stoppen, niet alleen uit wetenschappelijke interesse, maar ook in het belang van [eiseres]. Dr. Bøgesø was bekend met de goede werking van citalopram als antidepressiva en zal zich naar het oordeel van het hof ook hebben gerealiseerd dat dit ook opgaat voor het enantiomeer met de mogelijk beste therapeutische werking, zodat het verkrijgen van informatie over dit enantiomeer van nut kan zijn, onder meer met het oog op een toekomstige markttoelatingsprocedure. Het hof heeft daarbij nog opgemerkt dat niet is gebleken dat de [eiseres]-experimenten betreffende de resolutie van citalopram die vóór de prioriteitsdatum van 14 juni 1988 tevergeefs zijn uitgevoerd, zijn gepubliceerd of anderszins openbaar zijn geworden. Eerst in het verleende octrooi staat dat vermeld, zodat de vakman daarvan dus niet op de hoogte kon zijn en hij om die reden ook niet zou afzien van de splitsing van citalopram. Het hof heeft naar aanleiding daarvan geconcludeerd dat, in tegenstelling tot de opvatting van [eiseres], ook in de omstandigheden van het onderhavige geval er voor de vakman een sterke prikkel bestond om tot scheiden en testen (op de gebruikelijke) wijze over te gaan met een redelijke verwachting van resultaat dat een beter product gevonden zou worden (rov. 8.6).
2.22
In de door onderdeel 1 bestreden rov. 8.7 heeft het hof geoordeeld dat het uitgangspunt dient te zijn, zoals ook in het octrooi zelf staat vermeld, het racemaat citalopram dat in het Amerikaanse octrooischrift (US-A 4.136.19344.) is geopenbaard. Dit racemaat met een enkel chiraal centrum bestaat volgens de vakman uit twee enantiomeren: kortom een keuze uit een groep van twee. Bij keuze-uitvindingen kan naar het oordeel van het hof de inventiviteit gelegen zijn in de keuze van een bepaalde (in geïndividualiseerde vorm nog niet geopenbaarde) verbinding uit een bekende groep van verbindingen, indien het gebruik van de gekozen verbinding een onverwacht voordeel - zijnde het technische effect van die verbinding - oplevert. Het hof heeft vastgesteld dat in het onderhavige geval het verschil tussen het voormelde Amerikaanse octrooi en het onderhavige octrooi is gelegen in het gemis aan een geïndividualiseerde openbaring van escitalopram. Het objectieve technische probleem wordt bepaald door het technische effect van de uitvinding te vergelijken met dat van het racemaat volgens het Amerikaanse octrooi, te weten het technische effect dat wordt verkregen door escitalopram ('almost the entire 5-HT uptake inhibition resided in the (+)-citalopramenantiomer.'). Het objectieve technische probleem voor de vakman op de prioriteitsdatum is naar het oordeel van het hof dus het vinden van het (nieuwe) enantiomeer die dit (betere) effect heeft, Of de oplossing van dit objectieve probleem al dan niet voor de vakman voor de hand ligt, hangt daarvan af of (op de prioriteitsdatum) de vakman door de openbaring van het racemaat direct naar (het bereiden en testen van) escitalopram zou ('would' (en niet 'kon' ('could')) zou worden geleid met een redelijke verwachting dat hij de gewenste (verbeterde) werking zou verkrijgen. Onder verwijzing naar - de in cassatie onbestreden - rov. 8.5 en T 296/87 (onder 8.4.1), heeft het hof overwogen dat de vakman op grond van zijn algemene vakkennis direct uitkomt bij ofwel het (+)-enantiomeer, ofwel het (-)-enantiomeer van citalopram, waarbij een verbeterde werking van het (+)-enantiomeer met een factor van ongeveer 2 ten opzichte van het racemaat niet verrassend is.
In de bestreden rechtsoverweging heeft het hof aldus de onderdelen II en III van de problem-and-solution-approach behandeld en beslist.
2.23
Onderdeel 1.a betoogt dat het hof uit het oog heeft verloren dat inventiviteit ook kan zijn gelegen in het toevoegen van escitalopram aan de stand van de techniek, zodat van die verwachte voordelen ook gebruik kan worden gemaakt.
Bij de klacht van onderdeel 1 wordt nagelaten te vermelden waar deze stelling in de feitelijke instanties is ingenomen, zodat het onderdeel in zoverre niet voldoet aan de eisen die de wet aan een cassatiemiddel stelt (art. 407 lid 2 Rv). Voorts dient ook in zoverre het onderdeel een rechtsklacht poneert dit rechtsfeit, dat niet van openbare orde is, wel door (een van) partijen onderdeel te zijn gemaakt van het partijdebat. De rechter is niet gehouden dit rechtsfeit ambtshalve onderdeel te maken van de rechtsstrijd. In zoverre de klacht opnieuw veronderstelt dat het hof heeft vastgesteld dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum escitalopram niet zou kunnen verkrijgen, faalt het op de gronden als voormeld.
Onderdeel 1.a is aldus tevergeefs voorgesteld.
2.24
Ook onderdeel 1.b, dat eveneens gericht is tegen rov. 8.7, faalt.
Het hof heeft in rov. 8.7 op grond van het Amerikaanse octrooi geoordeeld dat het racemaat, geopenbaard in een Amerikaans octrooischrift, de meest nabije stand van de techniek openbaart. Het verschil tussen het bestaande racemaat citalopram, met twee enantiomeren, en de stofconclusie (escitalopram) is het afzonderen van escitalopram. Het technische effect van escitalopram ten opzichte van het racemaat, is de verbeterde werking. Voor de gemiddelde vakman vormt dus het (objectieve technische) probleem de zoektocht naar het enantiomeer met een verbeterde werking45..
In zoverre het onderdeel berust op de gedachte dat vaststaat dat escitalopram op de prioriteitsdatum niet kon worden bereid, faalt het reeds op de hiervoor vermelde gronden (onder 'Algemeen Middel').
In onderdeel i ontbreekt wederom de vindplaats, waar in de feitelijke instanties - in het kader van de inventiviteit van de conclusies 1 t/m 5 - is aangevoerd dat in het octrooi staat vermeld dat escitalopram ten tijde van de prioriteitsdatum niet te verkrijgen was. De vraag of escitalopram kon worden verkregen op de prioriteitsdatum, behoefde in het licht van het door het hof geformuleerde objectieve technische probleem van de stofconclusie geen beantwoording. De vraag was immers of de gemiddelde vakman door de openbaring van het racemaat direct naar escitalopram zou worden geleid met een redelijke verwachting dat hij de gewenste verbeterde werking zou verkrijgen en het antwoord daarop luidde bevestigend.
Onderdeel ii gaat uit van de veronderstelling dat het hof in de bestreden rov. 8.7 heeft geoordeeld over de bereiding van escitalopram. In de bestreden rechtsoverweging kan een dergelijke veronderstelling niet worden gelezen noch in de andere rechtsoverwegingen over de inventiviteit van de conclusies 1 t/m 5, terwijl voorts niet staat vermeld waar dit, zoals [eiseres] betoogt, ten processe vaststaand feit kan worden aangetroffen. Ook hier heeft te gelden dat de vraag of escitalopram kan worden bereid in dat licht hier geen beantwoording behoeft.
Onderdeel iii faalt eveneens, nu het hof in het licht van de door hem geformuleerde probleemstelling en in het licht van hetgeen is overwogen in rov. 8.5, kon oordelen dat de gemiddelde vakman door de openbaring van het racemaat direct zou uitkomen bij één van de twee enantiomeren met een redelijke verwachting dat hij de gewenste (verbeterde) werking zou verkrijgen. De zoektocht naar het enantiomeer met een verbeterde werking was immers beperkt tot twee en de stand van de techniek gaf een redelijke verwachting dat een van die enantiomeren een verbeterde werking tot resultaat zou hebben46..
Onderdeel iv klaagt over de verwijzing door het hof naar T 296/87. Ook voor deze klacht geldt dat op grond van de door het hof geformuleerde probleemstelling en de stand van de techniek op de prioriteitsdatum voor de gemiddelde vakman geen inventieve arbeid noodzakelijk was teneinde te komen tot het enantiomeer van het racemaat met een verbeterde werking, zijnde escitalopram.
2.25
In de door onderdeel 2 bestreden rov. 8.8 heeft het hof overwogen dat [eiseres] heeft aangevoerd dat escitalopram een beter product is dan citalopram omdat het een antidepressivum is met een betere werking, minder recidive en een snellere "onset", hetgeen [verweerster] bestrijdt, zodat er, zo begrijpt het hof, volgens [eiseres] sprake is van een verrassend technisch effect. Naar het oordeel van het hof worden deze specifieke werkingen niet in het octrooischrift vermeld, maar ook als men deze specifieke werkingen als aanvulling op de wel vermelde verbeterde werking zou willen accepteren verschaft dit aan escitalopram geen inventiviteit. Het hof verwijst daarbij naar T 296/87 ("Under established Board case law, an enhanced effect cannot be adduced as evidence of inventive step if it emerges from obvious tests.") Deze specifieke werkingen, minder recidive en snellere "onset", worden naar het oordeel van het hof als een (niet inventief) bonus-effect beschouwd.
Uit de bestreden rechtsoverweging volgt niet dat het hof deze specifieke werkingen (minder recidive en snellere "onset") die niet in het octrooischrift staan vermeld, als aanvulling op de wel vermelde verbeterde werking heeft geaccepteerd. Het onderdeel dat slechts klaagt over het oordeel van het hof in het kader van de door hem gehanteerde hypothese, is daarmee dus reeds tevergeefs voorgesteld. Voorts faalt het op de gronden als hiervoor vermeld ('Algemeen Middel').
2.26
In rov. 8.9 heeft het hof, voor zover van belang, geconcludeerd dat het door [eiseres] aan de stand der techniek toegevoegde escitalopram per se volgens conclusie 1 van het octrooi inventiviteit mist, hetgeen naar het oordeel van het hof overeenstemt met het oordeel van het Bundesgerichtshof van 10 september 2009, Xa ZR 130/0747., onder 4148., hoewel het BGH uit lijkt te gaan (onder 40) van de door [eiseres] verdedigde ruime probleemstelling van een keuze uit vele antidepressieve verbindingen (dat is door het hof niet aangenomen (zie i.h.b. rov. 8.4 in samenhang met de eerste volzin van rov. 8.5).
2.27
Onderdeel 3 hanteert ten onrechte wederom het uitgangspunt dat zou vaststaan dat het bereiden van escitalopram op de prioriteitsdatum inventiviteit vereiste en faalt op de gronden als voormeld.
Het onderdeel bestrijdt ook de uitleg door het hof van een rechtsoverweging van de uitspraak van het BGH. De uitleg door het hof van genoemde uitspraak van het BGH vormt echter geen dragende rechtsoverweging in het arrest van het hof. Het onderdeel kan op dit punt dan ook evenmin tot cassatie leiden.
Ook onderdeel 3 faalt mitsdien.
Onderdeel II: Bijzondere omstandigheden49.
2.28
Onderdeel II klaagt dat 's hofs oordeel in de rov. 14.1 t/m 14.7, rechtens onjuist is althans ontoereikend gemotiveerd. Het hof overweegt:
"14.1
De werkwijze volgens conclusie 6 is dus nieuw en inventief bevonden. Daarmee heeft [eiseres] tevens uitsluitende rechten verkregen voor het rechtstreeks daarmee verkregen escitalopram, dat weliswaar nieuw is, maar niet inventief.
14.2
[Eiseres] heeft aangevoerd (pleitnota in hoger beroep, onder 6): 'Degene die de stand van de techniek met een nieuw product verrijkt krijgt (logischerwijze) absolute stofbescherming. Hij heeft immers alle verdere mogelijke toepassingen van die stof mogelijk gemaakt.'
Deze stelling is onjuist. Absolute stofbescherming wordt verleend aan hem die voor het eerst de stand der techniek heeft verrijkt met een nieuw èn inventief product.
Indien, zoals hier, de inventiviteit slechts gelegen is in de werkwijze waarmee het (nieuwe, doch niet inventieve) product voor het eerst wordt verkregen, is de stand van de techniek verrijkt met deze werkwijze en met het product verkregen volgens die werkwijze, voor welke werkwijze en product dan bescherming wordt verleend.
Zolang derden niet in staat zijn het product te verkrijgen via een wezenlijk andere bereidingswijze, zoals volgens [eiseres] hier het geval is, is er in feite sprake van een stofbescherming.
Naarmate er echter wezenlijk andere werkwijzen voor de bereiding van het product aan de stand van de techniek worden toegevoegd, vallen de daarmee verkregen producten, indien toegepast door een derde, niet onder de werkwijze-conclusie van het octrooi.
14.3
Volgens de uitspraak T 296/87 van de TKvB kunnen 'bepaalde omstandigheden' een (nieuw) enantiomeer inventiviteit verlenen, bijvoorbeeld, "wenn es um Verbindungen mit mehr als einem asymmetrischen Kohlenstoffatom geht, so daß sich die Zahl der in Frage kommenden Isomeren exponentiell vervielfacht. Ferner mag in einem Fall, wo schon das zugrundeliegende. Racemat zwar bekannt ist, aber abseits des Entwicklungstrends liegt, die durch dessen Aufmalten erfolgende Bereitstellung der Enantiomeren erfinderisch sein. Auch sind weitere Fülle denkbar - z.B. Gewinnung aktiver oder qualitativ anders wirkender Enantiomeren aus im wesentlichen inaktiven bzw. verschieden wirkenden Racematen-, in denen sich ein anderes Ergebnis aufdrängt.'
Deze door de TKvB opgesomde gevallen zijn alle gevallen gelegen binnen het kader van een normale inventiviteitsbeoordeling. Dat, zoals in het onderhavige geval, het vinden van een nieuwe en inventieve werkwijze voor het bereiden van een enantiomeer voldoende zou zijn voor het verlenen van bescherming voor het enantiomeer per se, in het geval het enantiomeer nieuw is, doch niet inventief, kan hierin niet worden gelezen.
In de procedure is ook een beroep gedaan op uitspraak T 595/90 van de TKvB betreffende 'a grain-oriented silicon steel sheet'. Headnote 2 luidt als volgt: 'A product which can be envisaged a.s such with all the characteristics determining its identity, including its properties in use. i. e. an otherwise obvious entity, may become non-obvious and claimable as such, if there is no known way or applicable (analogy) method in the art to make it and the claimed methods for its preparation are the first to achieve (his and do so in an inventive manner.'
- 14.4.
Een reden waarom dit zo zou zijn wordt niet gegeven. Dan volgt (punt 5 van de "Reasons"): 'Conversely, should the method claims not be allowable because their subject-matter is obvious, then the product claim linked to them in the respective request could not be allowable either on the basis of the method alone. The allowability of the method claims must therefore also he investigated.'
Bij de beoordeling van de werkwijze claims werd geoordeeld dat deze niet inventief waren en leidden tot een 'sheet' met de kenmerken van de hoofdconclusie die gericht was op het product per se. Deze productconclusie miste dan ook inventiviteit.
Naar analogie van deze uitspraak zou men kunnen menen, dat een nieuw, doch niet inventief enantiomeer toch nog inventief kan worden geacht, indien de werkwijze waarmee het wordt bereid nieuw en inventief en erop de prioriteitsdatum geen bekende werkwijzen bestonden waarmee het enantiomeer kon worden verkregen.
De bewijslast van dit laatste berust dan bij de houder van het op het enantiomeer gerichte octrooi, zo zou afgeleid kunnen worden uit de eveneens in deze procedure genoemde uitspraak T 990/96 van de TKvB. betrekking hebbende op 'Purity of chemical compound no new element' : 'It is common practice for a person skilled in the art of preparative organic chemistry to (further) purify a compound (...) Since as a rule, conventional methods for the purification of low molecular organic compounds are within his common general knowledge, a document disclosing a low molecular chemical compound and its manufacture makes normally available this compound for the public in the sense of Article 54 EPC in all desired grades of purity. (...) I f a party alleges that this general rule would not be applicable in a particular case, then the burden of proving the existence of such an exceptional situation, e.g. of a situation where all prior attempts to achieve a particular degree of purity by conventional purification processes have failed lies with the party who alleges such a situation'. In deze uitspraak werd overigens aangenomen dat van een uitzonderlijke situatie geen sprake was en werd, zoals in T 595/90, de gevraagde stofconclusie geweigerd. [Eiseres] heeft dienaangaande geen specifiek bewijsaanbod gedaan. De Generieken hebben in dit verband opgemerkt (pleitnotities in prima, onder 15 en conclusie van antwoord in reconventie, onder 13) 'In de jurisprudentie van de Technical Board of Appeal van het EOB hebben wij echter geen enkel voorbeeld kunnen vinden van een enantiomeer van een bekend racemaat dat in oppositie inventief werd geoordeeld', hetgeen door [eiseres] niet is bestreden.
Bij deze stand van zaken ziet het hof geen reden om de conclusies 1-5 inventief te achten om redenen die het stelsel van de Rijksoctrooiwet 1995 te buiten gaan.
- 14.5.
Verder wordt nog het volgende overwogen.
De Generieken hebben voorts nog opgemerkt (zie onder meer memorie van antwoord, onder 156) 'dat in casu absolute stofbescherming in geen verhouding staat tot de (mogelijke) bijdrage van [eiseres] aan de stand der techniek, te weten het verschaffen van een werkwijze' onder aanhalen van het beginsel van 'proportionaliteit' neergelegd in onder meer de uitspraak T 939/92 van de TKvB inzake 'Agrevo' waarin is overwogen: 'that it has for long been a generally accepted legal principle that the extent of the patent monopoly should correspond to and be justified by the technical contribution to the art (see T 409/91 (...) and T435/91 (...)) Now. whereas in both the above decisions this general legal principle was applied in relation to the extent of the patent protection that was justified by reference to the requirement of Articles 83 and 84 EPC. The same legal principle also governs the decision that is required to be made under Article 56 EPC, for everything falling within a valid claim has to be inventive. If this is not the case, the claim must be amended so as to exclude obvious subject-matter in order to justify the monopoly.'
In 'Agrevo' wordt van 'bijzondere omstandigheden' (of 'exceptional situation' in de zin van T 990/96) waaronder van het bedoelde 'legal principle' zou kunnen worden afgeweken niet gerept. Toegespitst op het onderhavige geval waarin de inventiviteit uitsluitend is gelegen in de werkwijze en niet in het escitalopram per se, dienen de conclusies 1-7 van het octrooi zodanig te worden geamendeerd dat de voor de hand liggende stofconclusies 1-5 worden geschrapt om tot het juiste monopolie op basis van de conclusies 6 (en 7) te komen.
- 14.6.
Op grond van hetgeen onder 14.4 en 14.5 is overwogen wordt dan (naar het oordeel van het hof, terecht) voorkomen dat derden die, uitgaande van dezelfde stand van de techniek als [eiseres] (het artikel van O.F. Smith uit 1985, zie hierboven), wezenlijk andere werkwijzen vinden om escitalopram te bereiden - bijvoorbeeld door met klassieke resolutie het bekende racemische desmethylcitalopram (een wezenlijk andere precursor dan de diol-base) te splitsen in het (-)- en (+)- enantiomeer daarvan en deze enantiomeren (op bekende eenvoudige wijze, vgl. verklaring dr. Bøgesø, onder 47) om te zetten in het (-)- en (+)- enantiomeer van Citalopram - en welke derden dus op geen enkele wijze voortbouwen op enige verdienste van [eiseres], met het door hen bereide escitalopram onder het onderhavige octrooi zullen vallen.
- 14.7.
Samenvattend: de in de voornoemde uitspraken van de TKvB aangeduide (doch nog niet tot toepassing gekomen) ontwikkeling ten gunste van octrooihouders op grond van 'bijzondere omstandigheden' botst hier op het beginsel van 'proportionaliteit'; er is in het onderhavige geval echter geen reden de octrooihoudster te belonen buiten haar inventieve bijdrage aan de stand van de techniek."
De klachten van het onderdeel zijn uitgewerkt in de onderdelen 1 t/m 7.
2.29
Onderdeel 1 klaagt dat hetgeen het hof heeft overwogen in rov. 14.1 onjuist onderscheidenlijk onbegrijpelijk is, om redenen als uiteengezet in het 'Algemeen Middel', als hiervoor geformuleerd onder 2.1, en onderdeel I.
2.30
Het onderdeel faalt reeds, omdat het voortbouwt op het slagen van één van de aan dit onderdeel voorafgaande klachten en deze klachten tevergeefs zijn voorgesteld.
2.31
Onderdeel 2, dat zicht richt tegen rov. 14.2, klaagt dat het oordeel van het hof onbegrijpelijk is, omdat het hof welbewust selectief uit de pleitnota van [eiseres] heeft geciteerd. Volgens het onderdeel volgt uit de pleitnota van [eiseres] juist dat een octrooi voor een stof verkregen kan worden wanneer een dergelijke stof op de prioriteitsdatum door de vakman niet te verkrijgen is en mitsdien voor dat verkrijgen inventiviteit nodig is. In dat kader verwijst het onderdeel ook nog naar de memorie van grieven onder 24, 43 t/m 44, 48 en 50. Dit wordt volgens het onderdeel nog beklemtoond door het feit dat het hof in strijd met het grondrecht van een fair trial heeft geweigerd [eiseres] dezelfde pleittijd toe te kennen als [verweerster] waardoor [eiseres] gedwongen werd ook op dit punt in haar pleitnota slechts (afge)kort in te gaan, terwijl tijdens het pleidooi het hof op geen enkele wijze te kennen heeft gegeven de onderhavige (verrassings)beslissing te overwegen. Onderdeel 3 voegt daaraan toe dat het oordeel van het hof voorts onjuist althans onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd is, omdat het hof over het hoofd heeft gezien dat het octrooi op inventieve wijze het probleem (het niet kunnen beschikken over escitalopram) oplost. Voor inventiviteit van een tot dan toe niet tot de stand van de techniek behorende stof is volgens het onderdeel niet nodig dat die stof niet verwachte eigenschappen heeft, waarbij overigens nog geldt dat in cassatie vaststaat dat escitalopram wel (ook) verrassende eigenschappen bezit hetgeen de beslissing nog onjuister respectievelijk onbegrijpelijker maakt.
2.32
Ook dit onderdeel is tevergeefs voorgesteld. Het hof behoefde het door het onderdeel aangeduide betoog van [eiseres] hier niet meer te behandelen, omdat het hof niet heeft vastgesteld dat escitalopram op de prioriteitsdatum van het octrooi niet door middel van de stand van de techniek kon worden verkregen. Van een welbewuste selectie of een verrassingsbeslissing is aldus geen sprake.
Het onderdeel kan voor het overige bij gemis aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Ingevolge art. 419 lid 2 Rv kan de feitelijke grondslag der middelen alleen worden gevonden in de bestreden uitspraak en in de stukken van het geding. Het onderdeel klaagt over schending van het beginsel van fair trial in verband met het weigeren van het hof om [eiseres] dezelfde pleittijd als [verweerster] toe te kennen, waardoor [eiseres] gedwongen werd ook op dit punt in haar pleitnota slechts (afge)kort in te gaan. In de klacht wordt geen vindplaats genoemd. Noch uit het proces-verbaal van de mondelinge behandeling in hoger beroep, noch uit het arrest vloeit de door het onderdeel betoogde inperking van de pleittijd van [eiseres] voort. Zowel in het proces-verbaal als in het arrest staat vermeld dat de advocaat van [eiseres], mr. Hoyng, de zaak heeft bepleit overeenkomstig zijn overgelegde pleitaantekeningen.
2.33
Ook onderdeel 3 berust op de (onjuiste) gedachte dat ten processe vaststaat dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum escitalopram niet kon verkrijgen en faalt mitsdien.
2.34
Onderdeel 4, klaagt dat het hof het oordeel van het hof in de rov. 14.3 t/m 14.4 onjuist althans onbegrijpelijk gemotiveerd is, omdat:
- a)
uit T 595/90 juist blijkt dat in een geval als het onderhavige geval, waarin escitalopram door de vakman op de prioriteitsdatum niet kon worden verkregen en derhalve inventiviteit nodig was om escitalopram te verkrijgen, er sprake is van een nieuwe en inventieve stof,
- b)
de bewijslast dat er op de prioriteitsdatum geen bekende werkwijzen bestonden waarmee escitalopram kon worden verkregen niet op de octrooihouder, dus [eiseres], rust maar op degene die een octrooi nietig wil laten verklaren, terwijl ook onbegrijpelijk is hoe het hof dit heeft kunnen concluderen uit T 990/96 nu dat niet aan die beslissing kan worden ontleend, die zaak geen betrekking heeft op een zaak als de onderhavige, het vinden van een nieuwe stof, maar op het puurder maken van een bestaande stof en uit die beslissing sowieso geen bewijslastregeling voor een Nederlandse nietigheidsprocedure kan worden afgeleid,
- c)
op [verweerster] de bewijslast rust dat er op de prioriteitsdatum geen bekende werkwijzen bestonden waarmee escitalopram kon worden verkregen en [eiseres] in de memorie van grieven onder 16850. een gespecificeerd bewijsaanbod heeft gedaan, dat betrekking heeft op het voorafgaande in die memorie, in het bijzonder onder 48, 50 t/m 56, waarin wordt uiteengezet waarom door de vakman op de prioriteitsdatum geen escitalopram had kunnen worden verkregen,
- d)
anders dan in rov. 14.4 ("(...) De generieken hebben (...) hetgeen door [eiseres] niet is bestreden") volstrekt irrelevant is of al dan niet alle octrooien met betrekking tot enantiomeren herroepen zijn nu dit alleen relevant zou zijn indien sprake zou zijn geweest van een vergelijkbaar geval en vaststaat, nu het hof daar niets over heeft vastgesteld, dat dat niet het geval was. Voorts heeft het hof volgens het onderdeel vergeten dat uit de beslissingen van het EOB, onder meer T 595/90, T 233/93, T 1195/00 en T 803/01, volgt dat er in een geval als het onderhavige sprake is van een inventieve stof.
- e)
anders dan in rov. 14.4 ("Bij deze stand van zaken ziet het hof geen reden om de conclusies 1-5 inventief te achten om redenen die het stelsel van de Rijksoctrooiwet 1995 te buiten gaan."), het hof nu juist het recht en dus het stelsel van de Rijksoctrooiwet 1995 en het EOV onjuist heeft toegepast, zoals onder meer blijkt uit het 'Algemeen Middel'.
2.35
Ik roep in herinnering de hiervoor (onder 2.7) aangehaalde beslissing van het EPO van 24 mei 1993 (Graint-oriented silicon sheet, T 595/90). In die uitspraak heeft het EPO overwogen dat een voor de hand liggend voortbrengsel als niet voor de hand liggend en octrooieerbaar kan worden aangemerkt, indien uit de stand van de techniek op de prioriteitsdatum geen werkwijze bekend is om het voortbrengsel te verkrijgen en de geclaimde werkwijze de eerste is die dat op een inventieve wijze realiseert.
Het onderdeel onder a verliest wederom uit het oog dat in de onderhavige zaak niet vaststaat dat escitalopram door de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum niet kon worden verkregen en is daarom tevergeefs voorgesteld.
2.36
De partij die de nietigheid van een (Europees) octrooi inroept dient de feiten stellen waaraan dat rechtsgevolg kan worden verbonden en zal, overeenkomstig de hoofdregel van art. 150 Rv, die feiten zo nodig - in geval van gemotiveerde betwisting - hebben te bewijzen51..
In de onderhavige procedure heeft het hof in rov. 6 onbestreden geoordeeld dat de stofconclusies onafhankelijk van de werkwijzeconclusies moeten worden beoordeeld. Vervolgens heeft het hof (in de rov. 7 t/m 8.9) geoordeeld dat de conclusies 1 t/m 5, de stofconclusies, weliswaar nieuw maar niet inventief zijn, en (in rov. 9 t/m 13) dat de werkwijzeconclusies 6 en conclusie 7 nieuw en inventief zijn.
In de gegeven situatie lag het daarom op de weg van [eiseres] om met feiten te onderbouwen dat de beslissing van het EPO, T 595/90, hier van toepassing was. Immers, alleen [eiseres] had in de gegeven situatie bij toepassing van de regel als geformuleerd in die beslissing belang. De klacht onder b faalt dan ook. Overigens ontbreken hier wederom de vindplaatsen waar in de feitelijke instanties een dergelijk, met feiten onderbouwde, stelling door [eiseres] is ingenomen (art. 407 lid 2 Rv).
2.37
Vooropgesteld wordt dat ingevolge art. 166 lid 1 Rv, indien bewijs door getuigen bij de wet is toegelaten, de rechter aan een aanbod tot getuigenbewijs gevolg dient te geven zo vaak één van de partijen het verzoekt en de door haar te bewijzen aangeboden feiten betwist zijn en tot de beslissing van de zaak kunnen leiden52.. In HR 9 juli 2004, LJN AO7817, NJ 2005/270 m.nt. DA heeft de Hoge Raad met betrekking tot de specificatie eis in art. 166 lid 1 Rv geoordeeld:
"Ingevolge het bepaalde in art. 166 lid 1 Rv jo. art. 353 Rv moet een partij in hoger beroep tot getuigenbewijs worden toegelaten indien zij voldoende specifiek bewijs aanbiedt van feiten die tot beslissing van de zaak kunnen leiden. Het antwoord op de vraag of een bewijsaanbod voldoende specifiek is, hangt af van de omstandigheden van het geval, waarbij de rechter, mede in verband met de eisen van een goede procesorde, zal moeten letten op de wijze waarop het processuele debat zich heeft ontwikkeld en het stadium waarin de procedure verkeert. In hoger beroep zal van een partij die bewijs door getuigen aanbiedt, in beginsel mogen worden verwacht dat zij voldoende concreet aangeeft op welk van haar stellingen dit bewijsaanbod betrekking heeft en, voor zover mogelijk, wie daarover een verklaring zouden kunnen afleggen, doch zal in het algemeen niet mogen worden verlangd dat daarbij ook wordt aangegeven wat daarover door getuigen zal kunnen worden verklaard. Indien reeds getuigen zijn gehoord of schriftelijke verklaringen van getuigen zijn overgelegd, zal de eis dat het bewijsaanbod voldoende specifiek en ter zake dienend moet zijn, kunnen meebrengen dat nader wordt aangegeven in hoeverre de getuigen meer of anders kunnen verklaren dan zij al hebben gedaan. De rechter mag echter niet op grond van zijn waardering van de reeds afgelegde verklaringen of de inhoud van de schriftelijke verklaringen, aan een bewijsaanbod voorbijgaan, omdat hij daarmee ten onrechte vooruit zou lopen op het resultaat van de bewijsvoering die nog moet plaatsvinden."
2.38
Het bewijsaanbod van [eiseres] is enkel neergelegd in de memorie van grieven en betreft een bewijsaanbod in algemene bewoordingen: "Indien en voor zover op [eiseres] de bewijslast rust, biedt zij hierbij bewijs aan van al haar stellingen door alle middelen rechtens, meer in het bijzonder door het laten uitvoeren van verdere experimenten en/of het doen horen van getuigen en/of deskundigen."
Voor zover onderdeel c wederom teruggrijpt op de verdeling van de bewijslast faalt het op de gronden als vermeld onder 2.36. Het hof heeft het bewijsaanbod van [eiseres] afgewezen en overwogen dat een specifiek bewijsaanbod, op de stelling van [eiseres] dat op de prioriteitsdatum geen bekende werkwijzen bestonden om escitalopram te verkrijgen, ontbrak.
De algemene strekking van dat bewijsaanbod in de memorie van grieven, maakt dat oordeel, mede in het licht van de vernietiging door de rechtbank van het Nederlandse deel van EP 06653., niet onbegrijpelijk54..
Het onderdeel faalt mitsdien.
2.39
Onderdeel d faalt reeds, nu het wederom uitgaat van de veronderstelling dat de gemiddelde vakman escitalopram niet met de hem ter beschikking staande techniek kon verkrijgen.
2.40
Onderdeel e faalt, nu het voortbouwt op het slagen van één van de voorafgaande onderdelen. In zoverre het onderdeel teruggrijpt op het falende 'Algemeen Middel', faalt het op de gronden als voormeld.
2.41
Onderdeel 5 klaagt dat, anders dan het hof in rov. 14.5 heeft overwogen, de beslissing T 939/92 ('Agrevo') niet ziet op de bescherming van één stof of één voortbrengsel, maar op de bescherming in één conclusie van tal van verschillende stoffen welke natuurlijk allen nieuw en inventief behoren te zijn. Het gaat in het onderhavige geval niet om een conclusie die meerdere stoffen beschermt waarvan een aantal stoffen niet inventief is/zijn maar om een conclusie die één stof beschermt welke stof nieuw en inventief is, omdat de octrooihouder deze stof met al zijn (eventueel verwachte en onverwachte) eigenschappen welke niet tot de stand van de techniek behoorde en waarover de vakman niet kon beschikken, nu de vakman deze stof niet met zijn vakkennis kon verkrijgen, aan de stand van de techniek heeft toegevoegd waarbij hij voor de oplossing van het probleem waarvoor hij stond inventiviteit nodig heeft gehad. [Eiseres] heeft volgens het onderdeel niet alleen een nieuwe en inventieve werkwijze gevonden maar (daarmee) ook op inventieve wijze het probleem heeft opgelost waarmee [eiseres] de stand van de techniek een stof heeft verschaft waarmee het niet alleen mogelijk wordt om eventueel verwachte voordelen maar ook, zoals in cassatie vaststaat, onverwachte voordelen daadwerkelijk te realiseren en daarmee aan de stand van de techniek toe te voegen en waarmee de vakman bovendien de mogelijkheid wordt verschaft tot verdere onderzoeksmogelijkheden een en ander volledig in overeenstemming met het octrooisysteem. De verwijzing van het hof naar 'Agrevo' is volgens het onderdeel in directe strijd met de uitdrukkelijke keuze van de Nederlandse wetgever, welke per 1 januari 1978 uitdrukkelijk (absolute) stofbescherming heeft ingevoerd, en in strijd is met dezelfde regel die is opgenomen in het Europees Octrooiverdrag. Voorts klaagt het onderdeel dat het oordeel van het hof, dat de inventiviteit uitsluitend in die werkwijze en niet in escitalopram per se is gelegen en mitsdien de conclusies 1 t/m 5 geschrapt worden, om redenen als vermeld in dit onderdeel en hetgeen elders in dit middel staat vermeld, onjuist is.
2.42
In de Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 2010, onder I.D.1 (Introduction), p. 162, onder 'inventive step' wordt aan de Agrevo-beslissing (van 12 september 1995, T 939/92) gerefereerd:
"The extent of the monopoly conferred by a patent should correspond to and be justified by the technical contribution to the art. This general principle of law, applied in T 409/91 (OJ 1994, 653) and T 435/91 (OJ 1995, 188) (albeit to determine the scope of protection justified under Art. 83 and Art. 84 EPC 1973), also applies to decisions under Art. 56 EPC 1973, because everything covered by a legally valid claim has to be inventive. Otherwise the claim has to be amended, by deleting anything obvious to ensure that the monopoly is justified (T 939/92, OJ 1996, 309; T 930/94, T 795/93, T 714/97)."
De bescherming van het verleende octrooi mag zich dan ook niet uitstrekken tot onderdelen van het octrooi die niet inventief zijn.
2.43
Ook dit onderdeel hanteert ten onrechte het uitgangspunt dat het hof heeft geoordeeld dat de stof op de prioriteitsdatum niet tot de stand van de techniek behoorde en is daarom tevergeefs voorgesteld. Voorts faalt het omdat het hof in de bestreden rechtsoverweging voortbouwt op zijn vaststelling dat slechts de conclusies 6 t/m 7 octrooieerbaar zijn - en niet de conclusies 1 t/m 5.
2.44
Onderdeel 6 klaagt dat het hof in rov. 14.6 over het hoofd heeft gezien dat aan degene die als eerste octrooi aanvraagt voor een nieuwe en inventieve stof octrooi toekomt en het in Nederland en in Europa geldende systeem van absolute voortbrengselbescherming betekent dat die stof (hoe dan ook bereid) onder dat octrooi valt. Bovendien heeft het hof volgens het onderdeel over het hoofd gezien dat als een derde daadwerkelijk een geheel nieuwe en inventieve werkwijze (en niet zoals veelal het geval is een op de eerste door de uitvinder van de stof geopenbaarde werkwijze geïnspireerde werkwijze) vindt, hij voor deze werkwijze octrooi kan verkrijgen en als die werkwijze daadwerkelijk een belangrijke technische voortgang van aanzienlijke economische betekenis is, ook het recht heeft op een licentie.
Onderdeel 7, dat zich richt tegen rov. 14.7, klaagt dat het hof de beslissingen van de Technische Kamer van Beroep geheel verkeerd heeft uitgelegd. Uit deze beslissingen volgt immers dat in een geval waarin een niet tot de stand van de techniek behorende stof niet zonder inventieve arbeid kan worden verkregen die stof nieuw en inventief is (ook als verwacht wordt dat die stof bepaalde gunstige eigenschappen zal hebben). Ook klaagt het onderdeel dat hetgeen het hof heeft opgemerkt over 'proportionaliteit' onjuist althans onbegrijpelijk is, nu het geheel 'proportioneel' is dat aan degene die de stand van de techniek verrijkt met een (nuttige) stof octrooi wordt verleend en dat er in dat geval geen sprake is van het belonen van de octrooihouder buiten haar inventieve bijdrage, zoals in het onderhavige geval, waarin de uitvinding resulteerde in een nieuw geneesmiddel met (zelfs onverwachte) gunstige eigenschappen.
2.45
Onderdeel 6 faalt nu het wederom op het reeds vaker gehanteerde, maar onjuiste uitgangspunt berust dat het hof heeft vastgesteld dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum escitalopram niet met de hem ter beschikking staande vakkennis kon verkrijgen. Voorts faalt het omdat het hof in rov. 14.6 voortborduurt op zijn vaststelling dat slechts de conclusie 6 t/m 7 octrooieerbaar zijn - en niet de stofconclusies.
2.46
Onderdeel 7 dat opnieuw het vaker genoemde uitgangspunt hanteert, faalt evenzeer.
Onderdeel III
2.47
Het onderdeel klaagt dat het hof in zijn arrest ten onrechte althans onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd de conclusies 1 t/m 5 van EP 066 heeft vernietigd en de proceskosten in beide instanties heeft gecompenseerd, omdat:
- i)
het hof de nietigheidsvordering had moeten afwijzen en [verweerster] in de volledige proceskosten als neergelegd in art. 1019h Rv had moeten veroordelen nu door het hof was vastgesteld dat escitalopram voor de normale vakman op de prioriteitsdatum met aanwending van diens vakkennis niet te verkrijgen was, waar immers het hof in rov. 10.1 van het bestreden arrest terecht stelt dat de vraag niet is of de vakman op grond van zijn algemene vakkennis een werkwijze kan uitvoeren maar of hij zo'n werkwijze zou uitvoeren waarvoor in het algemeen een pointer, een aanwijzing, naar die geclaimde werkwijze nodig is,
- ii)
uit rov. 10.3 volgt dat de klassieke revolutie van citalopram voor de vakman ten tijde van de prioriteitsdatum niet mogelijk was,
- iii)
uit de rov. 10.4 t/m 10.5 volgt dat er in de stand van de techniek geen aanwijzingen waren op grond waarvan die vakman zou verwachten dat een van de methoden aangevoerd door [verweerster] tot succes zou leiden, hetgeen betekent dat er geen 'reasonable expectation of succes' voor de vakman op de voorrangsdatum was en waaruit ook volgt dat die vakman een geheel braakliggend terrein betreedt wat betekent dat er van pointers geen sprake was. Daarom had het hof op grond van deze juiste feitelijke vaststellingen, waaruit blijkt dat alleen inventieve arbeid op de voorrangsdatum tot splitsing van citalopram kon leiden, behoren te beslissen dat de conclusies 1 t/m 5 geldig zijn,
- iv)
dat wordt bevestigd door de verdere overwegingen (in wezen ten overvloede) van het hof in rov. 10.6, waarin het hof nog eens heeft bevestigd dat er geen aanwijzingen waren dat de (chirale) HPLC-controle-methode tot succes zou leiden maar bovendien dat überhaupt een en ander niet mogelijk was ten tijde van de prioriteitsdatum nu die techniek teveel technische beperkingen kende tijdens de prioriteitsdatum. Voorts volgt volgens het onderdeel uit rov. 10.6 dat zelfs indien, ondanks het in rov. 10.4 overwogene ten aanzien van (het gebrek aan) succesverwachting en het ontbreken van pointers, die vakman toch voort zou zijn gegaan met een van de mogelijke methodes die hij onder ogen zag, hij wederom geconfronteerd zou zijn geworden met vele keuzes waaruit een keuze (wederom) inventief zou zijn, zoals door het hof in rov. 10.7 wordt bevestigd. Ook is het oordeel van het hof in rov. 12, dat geen beslissing behoeft te worden gegeven over het (vervalste) rapport van Matrix Laboratories van 27 november 2008 ("gezien het voorgaande"), begrijpelijk, nu uit rov. 10.5 volgt dat zelfs als dat rapport niet vals zou zijn er van inventiviteit sprake is nu de vakman geen aanwijzingen had op grond waarvan hij kon verwachten dat die methode tot succes zou leiden en bovendien geen enkele pointer naar die methode had.
2.48
Deze klacht stuit in al zijn onderdelen af op de gronden als voormeld (i.h.b. het 'Algemeen Middel').
2.49
Op de voorwaardelijke aanvulling van het principaal cassatieberoep, naar aanleiding van het onvoorwaardelijk deel van het incidenteel cassatieberoep, kom ik hierna (onder 4) terug.
3. Beoordeling van het (deels voorwaardelijke) incidentele cassatieberoep
3.1
[Verweerster 1] en Centrafarm hebben (deels voorwaardelijk) incidenteel cassatieberoep ingesteld, dat twee cassatiemiddelen (A t/m B) en een veegklacht omvat. De middelen vallen in meerdere onderdelen uiteen. De klachten van [verweerster 1] en Centrafarm zijn inhoudelijk identiek, zodat ik deze hierna gezamenlijk zal behandelen.
De ontvankelijkheid van het incidentele cassatieberoep
3.2
Bij 'conclusie van antwoord in de incidentele cassatie voorwaardelijke aanvulling van (eisvermeerdering in) het principale cassatieberoep (in antwoord op - resp. naar aanleiding van - het incidentele cassatieberoep)' onder A, heeft [eiseres] betoogd dat [verweerster] in het onvoorwaardelijke gedeelte van het incidentele cassatieberoep niet ontvankelijk moet worden verklaard, omdat het niet in verband staat met haar principale beroep en dus binnen de cassatietermijn had moeten worden ingediend, hetgeen niet is gebeurd. Voorts heeft [eiseres] betoogd dat [verweerster] in strijd met de goede procesorde en de basisbeginselen van fair trial heeft gehandeld door zich procedureel zo te manoeuvreren dat zij het incidentele cassatieberoep drie dagen na het verstrijken van de cassatietermijn heeft ingesteld om te verhinderen dat [eiseres] naar aanleiding van dat incidentele cassatieberoep haar principale cassatieberoep (voorwaardelijk) kon aanvullen.
3.3
[Verweerster] kan worden ontvangen in het (onvoorwaardelijke gedeelte van het) incidentele cassatieberoep.
Het incidentele beroep hoeft niet in enig verband met het principale cassatieberoep te staan. Het instellen van incidenteel cassatieberoep is ook toegelaten tegen andere overwegingen van de uitspraak dan waartegen het principale cassatieberoep zich richt55.. Dat het incidentele cassatieberoep, zoals [eiseres] tevens heeft betoogd, ook middels een zelfstandig principaal cassatieberoep aanhangig kan worden gemaakt, maakt dit niet anders. Voorts bepaalt art. 410 lid 1 Rv in verbinding met lid 2 dat de verweerder in het principale cassatieberoep in het incidentele beroep ontvankelijk is ook na verloop van de cassatietermijnen (art. 402 Rv), mits het incidentele cassatieberoep bij zijn conclusie in het principale cassatieberoep is ingesteld en een omschrijving van de middelen behelst waarop het beroept steunt. Ook aan deze voorwaarden heeft [verweerster] voldaan.
Middel A: nietigheid octrooi
3.4
Het middel omvat 4 onderdelen.
3.5
Onderdeel 1, dat twee onderdelen omvat, is ingesteld onder de voorwaarde dat één of meer van de klachten van het principale cassatieberoep van [eiseres] gegrond worden bevonden. Het hof overweegt in de door het onderdeel bestreden rov. 7:
"Nieuwheid van de conclusies 1-5
- 7.
Voor zover de Generieken bedoeld hebben in appel hun beroep op gebrek aan nieuwheid van de conclusies 1 -5 te handhaven (memorie van antwoord onder 5), wordt het volgende overwogen. De nieuwheid van een 'stof' wordt beoordeeld ten opzichte van alle in het geding gebrachte documenten. Het begrip 'dichtst bij zijnde' stand der techniek speelt hierbij geen rol. Immers ook 'verafgelegen stand der techniek kan nieuwheidschadelijk zijn, bijvoorbeeld een toevallige anticipatie.
Escitalopram maakt als (+)-enantiomeer voor de helft deel uit van het racemaat, dat als werkzame stof met de naam Citalopram in het geneesmiddel 'Cipramil(r)' door [eiseres] op de markt is gebracht sinds 1989. Dit racemaat is bekend uit onder meer de in de aanvrage vermelde Amerikaanse octrooischriften US-A 4.136.193 (corresponderend met NL-C 192451 (prod. 3 van Ratiopharm)) en US-A 4.650.884 (overeenkomend met EP-A 0.171.943 (prod. 2, bijlage 9, [verweerster 1])).
Voor de vakman in de praktijk is het niet goed te begrijpen dat de chemische verbinding escitalopram waarvan hij weet dat die bestaat en reeds aanwezig is in het racemaat toch nog 'nieuw' kan zijn; deze verbazing van de 'praktijkvakman' klinkt door in de eerste verklaring van Prof. Baldwin van 3 december 2004, onder 33 (prod. 28, [eiseres]): "The patent describes the preparation of the enantiomers of Citalopram. I note that although these enantiomers are described as novel (page 2, line 3), this cannot be true in cm absolute sense since they were already present in the known racemate."
De rechtspraak heeft zich in het verleden bij deze praktijkopvatting aangesloten, zoals laatstelijk nog het Bundespatentgericht (uitspraak in de overeenkomstige zaak, blz. 18, prod. 8 van Ratiopharm): 'Der Gegenstand des Streitpatents in der Fassung gemäß Hauptantrag (escitalopram, hof) erweist sich als nicht patentfähig. Die Patentsprüche 1 bis 5 sind gegenüber der vorveröffentlichten Druckschrift US 4 136 1 93 (NK1) (racemaat, hof) nicht mehr neu.'
Echter, op het onderhavige vakgebied heeft de rechtspraak zich in een voor octrooiaanvragers gunstige richting ontwikkeld onder meer met de uitspraak T 296/87 (binder 4, prod. 6 na tabblad 6 van [eiseres]): "Ein chemischer Stoff gilt als neu, wenn er sich von einen bekannten Stoff durch einen zuverlässigen Parameter unterscheidet. Die Konfiguration (Raumform) ist solch ein Parameter. Sind im Stand der Technik durch Strukturformeln näher bezeichnete Racemate beschrieben, so werden allein hierdurch deren spezifische Raumformen (hier: D-Enantiomere) nicht offenbart; siehe Punkte 6 und 7 der Entscheidungsgründe (...)." (zie ook T 1046/97 (binder 4, prod. 8 na tabblad 6)).
Deze opvatting heeft ruime navolging gekregen, ook in de Bondsrepubliek Duitsland met onder andere de uitspraak van het Bundesgerichtshof in de overeenkomstige zaak (zie BGH, 10 september 2009, onder 2 (prod. 11 bij memorie van grieven)), en is intussen eveneens in Nederland vaste praktijk.
Volgens deze praktijk dient een chemische verbinding in geïndividualiseerde vorm te zijn verkregen, hetgeen kan blijken uit, bijvoorbeeld, een vermelding van fysische gegevens als smeltpunt, of indien die chemische verbinding een enantiomeer is, hier escitalopram, de optische activiteit (vgl. de voorbeelden van het octrooi, blz. 6, regels 2 en 27).
Uit geen van de door de Generieken genoemde documenten blijkt, dat men escitalopram in die zin werkelijk 'in handen heeft gehad', ook niet in het artikel 'Stereochemical considerations of the actions of some Psychotropic drugs' van D.F. Smith in Pharmacopsychiatry, 18 (1985) 225-230 (prod. 2, bijlage 12, [verweerster 1]) waarin is vermeld: 'Citalopram is also a racemic drug with antidepressant properties, and it is a potent inhibitor of serotonin uptake (Hytiel 1977). The enantiomers of Citalopram have, however, never been investigated separately for either their effects on serotonin uptake or their antidepressant efficacy. Judging from the configuration of the enantiomers of Citalopram compared to those of tranylcipromine, one might expect (R)-citalopram (X) to be more potent than its antipode as serotonin uptake inhibitor. If so, then studies on the therapeutic efficacy and side effects of the enantiomers of Citalopram would be of interest.'
Hoewel in dit artikel met de configuratie (X) (R)-citalopram is afgebeeld en de vakman op basis van zijn vakkennis zeer wel in staat is de configuratie of 'Raumform' van het (S)-citalopram weer te geven is daarmee de nieuwheid van het escitalopram nog niet weggenomen; immers de optische activiteit ontbreekt, waaruit is af te leiden dat de auteur escitalopram niet heeft bereid, zodat conclusie 1 en de daarvan (direct of indirect) afhankelijke conclusies 2-5 nieuw zijn."
De door het onderdeel tevens bestreden rov. 8.7 is hiervoor reeds onder 2.14 aangehaald.
3.6
Onderdeel 1.a, dat zich richt tegen rov. 7, klaagt dat het hof blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting, waar het tot uitgangspunt heeft genomen dat de escitalopram ook daadwerkelijk moet zijn bereid, en dat eerst van een nieuwheidsschadelijke publicatie kan worden gesproken indien daaruit blijkt dat men escitalopram ook werkelijk "in handen moet hebben gehad". Volgens het onderdeel gaat dat verder dan de in de standaardbeslissingen van het EPO aangelegde nieuwheidstoets, inhoudende dat van een nieuwheid geen sprake meer is wanneer de stof in kwestie reeds uit de stand van de techniek direct en ondubbelzinnig kan worden afgeleid.
Onderdeel 1.b, dat zich richt tegen rov. 8.7, klaagt dat het hof met zijn oordeel, dat voor de beoordeling van de inventiviteit van conclusies 1 t/m 5 moet worden uitgegaan van het racemaat (citalopram) dat in US 193 is geopenbaard, buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden, althans dat art. 24 Rv en het beginsel van hoor en wederhoor er, gelet op het partijdebat, aan in de weg stonden. Voorts klaagt het onderdeel dat het hof door op geen enkele wijze, althans onvoldoende, aandacht te besteden aan het gemotiveerde betoog van [verweerster], dat EP 943 de meest nabije stand van de techniek vertegenwoordigt, essentiële stellingen heeft verzuimd te behandelen, althans dat zijn oordeel zonder nadere motivering, die ontbreekt, onbegrijpelijk is. Ten slotte klaagt het onderdeel dat de motivering van het hof in de rov. 8.2 t/m 8.6 niet begrijpelijk maakt waarom het hof in rov. 8.7, in afwijking van het standpunt van [verweerster], uitsluitend US 193 als meest nabije stand van de techniek aanmerkt en niet ook EP 943.
3.7
Nu ik meen dat het principale cassatieberoep niet tot cassatie kan leiden, acht ik de voorwaarde waaronder de onderdelen 1.a en 1.b zijn ingesteld niet vervuld en behoeven deze niet te worden behandeld. De onderdelen zouden naar mijn oordeel ook niet tot cassatie kunnen leiden, omdat zij ongegrond zijn. De bestreden oordelen van het hof passen binnen de rechtsstrijd en zijn naar mijn opvatting niet onjuist of onbegrijpelijk.
3.8
Onderdeel 2 klaagt in de kern dat hof in rov. 10.2 ten onrechte niet heeft beoordeeld of conclusie 6 van EP 066 uitgaande van EP 943, als de meest nabije stand van de techniek, inventief is, althans zijn oordeel niet deugdelijk en begrijpelijk heeft gemotiveerd. Het hof overweegt in rov. 10.2:
"10.2
Partijen verschillen van mening over de vraag welk document bij de beoordeling van de werkwijze volgens conclusie 6 als meest nabij gelegen stand der techniek dient te worden gekozen.
Het meest nabije document is, zo zal de vakman menen, niet het in het octrooi vermelde Amerikaanse octrooischrift US-A- 4.650.884, corresponderend met EP-A 0.171.943 (hierna ook: EP '943). waarvan Generieken uitgaan (pleitnotities in hoger beroep, onder 129, 245-246). Immers in EP '943 is het (-)-enantiomeer van de diol-base in het geheel niet genoemd, terwijl met de daaruit bekende werkwijze ook geen bereiding van escitalopram (of splitsing van het racemische citalopram) wordt beoogd, maar een bereiding van het racemaat. Door uit te gaan van EP '943 laten Generieken de impliciet in conclusie 6 gelegen keuze van de diol-base II geheel buiten beschouwing, hetgeen niet terecht is omdat uit het octrooi blijkt dat het (-)-enantiomeer nu juist daaruit wordt verkregen.
Idealiter zou uitgegaan moeten worden van een bekende werkwijze voor het bereiden van escitalopram, waarbij een tussenproduct ('precursor' of 'intermediate') van Citalopram wordt gesplitst en een tussenprodukt in escitalopram wordt omgezet. Echter, een dergelijke werkwijze is uit de stand der techniek niet bekend.
Wel is met name in het bovengenoemde artikel van D.F. Smith ('Stereochemical Considerations of the Actions of Some Psychotropic drugs' in Pharmacopsychiatry, 18 (1985) 225-230) een werkwijze voorgesteld voor het bereiden van escitalopram. Bij een dergelijk voorstel zal de vakman 'meelezen' dat het racemaat citalopram (zelf) wordt gesplitst (vgl. pleitnota [eiseres] in hoger beroep, onder 31).
Afgebakend van deze stand van de techniek kan conclusie 6 als volgt worden geredigeerd (waarbij voor de beknoptheid de vermelding van de niet giftige additiezouten is weggelaten):
'Werkwijze voor het bereiden van escitalopram, met het kenmerk, dat
- -
bij de bereiding wordt uitgegaan van de (op zichzelf bekende) diol-base II,
- -
de (-)-enantiomeer van de diol-base II wordt bereid of een monoester daarvan, en
- -
dit (-)-enantiomeer of monoester op een stereoselectieve wijze in escitalopram wordt
omgezet."
De klachten van het onderdeel zijn in de onderdelen 2.a en 2.b uitgewerkt.
- 3.9.
Onderdeel 2.a betoogt dat het hof in rov. 10.2 heeft geoordeeld dat EP 943 niet als de meest nabije stand van de techniek zou kunnen worden aangemerkt, omdat a) het (-)-enantiomeer van de diol-base in EP 943 niet wordt genoemd, b) met de in EP 943 beschreven werkwijze niet de bereiding van escitalopram (maar van (racemisch) citalopram) wordt beoogd en c) [verweerster] door uit te gaan van EP 943 als meest nabije stand van de techniek, ten onrechte de impliciet in conclusie 6 gelegen keuze van de diol-base II geheel buiten beschouwing laat. Volgens het onderdeel kunnen genoemde redenen dat oordeel evenwel niet dragen. Met betrekking tot a en b geldt volgens het onderdeel dat deze niet bijdragen aan het oordeel dat EP 943 niet als de meest nabije stand van de techniek kwalificeert, nu uit de gedingstukken blijkt dat er geen enkele publicatie in de stand van de techniek bestond die het (-)-enantiomeer van de diol-base beschreef en/of een werkwijze beschreef waarmee escitalopram werd verkregen. Het afwijzen van een document is volgens het onderdeel in elk geval onbegrijpelijk als er geen ander document kan worden aangewezen dat eerder tot de geclaimde materie leidt. In zoverre het hof met c bedoelt, dat EP 943 niet als de meest nabije stand van de techniek mag worden aangemerkt, omdat dit aanmerken alleen maar mogelijk is door de geclaimde materie te vergelijken met de stand van de techniek, en derhalve met kennis van de maatregelen zoals geclaimd in conclusie 6 van EP 066, en dat bij het identificeren van de meest nabije stand van de techniek geen gebruik zou mogen worden gemaakt van 'hindsight', gaat het hof uit van een onjuiste rechtsopvatting. Voorts klaagt het onderdeel dat het hof door geen althans onvoldoende aandacht te besteden aan de door [verweerster] geadstrueerde (essentiële) stellingen (als uitgeschreven in de conclusie van antwoord tevens inhoudende een ontvankelijkheidsverweer, tevens houdende incidenteel cassatieberoep, p. 13, onder (a t/m l)), daartoe strekkende dat EP 943 wel degelijk de meest nabij gelegen stand van de techniek is voor conclusie 6, heeft verzuimd zijn oordeel deugdelijk te motiveren, althans dat het oordeel van het hof zonder nadere motivering, die ontbreekt, onbegrijpelijk is. Ten slotte betoogt het onderdeel dat [eiseres] de door [verweerster] ingenomen stellingen (als uitgeschreven in de conclusie van antwoord, tevens inhoudende een ontvankelijkheidsverweer, tevens houdende incidenteel cassatieberoep, p. 13, onder (a t/m l)) niet heeft bestreden en uitdrukkelijk heeft erkend dat EP 943 de meeste technische kenmerken met conclusie 6 van EP 066 gemeen heeft, zodat ook in dat licht zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk is dat het hof in rov. 10.2 heeft geoordeeld dat EP 943 toch niet de meest nabij gelegen stand van de techniek is voor conclusie 6, en het niet heeft beoordeeld of conclusie 6 (ook) ten opzichte van EP 943 inventief is.
- 3.10.
Ik roep in herinnering dat de beoordeling van de inventiviteit feitelijk van aard is en in cassatie slechts op zijn begrijpelijk kan worden getoetst.
Over het opsporen van de meest nabije stand van de techniek wordt in paragraaf I.D.3.1 (p. 164) van de Case Law of the Boards of Appeal (2010) het volgende opgemerkt.
"The boards have repeatedly pointed out that the closest prior art for assessing inventive step is normally a prior art document disclosing subject-matter conceived for the same purpose or aiming at the same objective as the claimed invention and having the most relevant technical features in common, i.e. requiring the minimum of structural modifications (T 606/89, T 686/91, T 834/91, T 482/92, T 298/93, T 380/93, T 59/96, T 730/96, T 650/01). A further criterion for the selection of the most promising starting point is the similarity of technical problem (see T 495/91, T 570/91, T 439/92, T 989/93, T 1203/97, T 263/99). The determination of the closest prior art is therefore an objective and not a subjective exercise. It is made on the basis of the notional skilled man's objective comparison of the subject-matter, objectives and features of the various items of prior art leading to the identification of one such item as the closest (T 1212/01)."
In de daaropvolgende paragrafen (3.2 t/m 3.7) worden de gehanteerde criteria nader uitgewerkt.
- 3.11.
De meeste nabije stand van de techniek voor de beoordeling van uitvinderswerkzaamheid is in de regel een voorafgaand document dat een onderwerp onthult dat hetzelfde toepassingsgebied heeft of dat gericht is op hetzelfde doel als de geclaimde uitvinding en de meest relevante technische kenmerken met elkaar gemeen hebben, dat wil zeggen weinig structurele wijzigingen vereist. De gemiddelde vakman kiest als uitgangspunt bij het bepalen van de meest nabije stand van de techniek op de prioriteitsdatum niet een willekeurig document dat betrekking heeft op de stand van de techniek van de uitvinding, maar het document met het meest belovende uitgangspunt om tot de uitvinding te komen ('most promising springboard'). De bepaling van de meeste nabije stand van de techniek is daarom een ??objectieve en geen subjectieve oefening. Het opsporen ervan vindt plaats op basis van een objectieve vergelijking door de gemiddelde vakman van het onderwerp, de doelen en de eigenschappen van de verschillende documenten behelzende de nabije stand van de techniek, hetgeen uiteindelijk leidt tot de vaststelling van een van die documenten tot de meest nabije stand van de techniek.
- 3.12.
Ik sluit mij aan bij mijn ambtgenoot Huydecoper dat '(...) de rechter bij het onderzoek van op inventiviteit gerichte nietigheidsargumenten niet gehouden is, alleen aan de hand van de door partijen voorgestelde argumenten te redeneren. De rechter is weliswaar verplicht, zijn onderzoek te beperken tot de door partijen aan hun vorderingen of verweren ten grondslag gelegde feiten; maar binnen dat kader moet de rechter de aangedragen gegevens zelfstandig beoordelen, en eventueel aan de hand van een door de rechter gevonden eigen gedachtegang vaststellen hoe die gegevens geduid moeten worden, en of de aldus geduide gegevens de door de partijen verdedigde consequenties (kunnen) dragen.56.'
- 3.13.
De niet bestreden Nederlandse vertaling van conclusie 6 luidt:
"6.
Werkwijze voor het bereiden van een verbinding volgens conclusie 1, bestaande uit het op stereoselectieve wijze omzetten van het (-)-4-[4-{dimethylamino)-l-(4'-fluorfenyl)-l-hy(iroxy-l-butyl]-3-(hydroxymethyl)benzonitril of een monoëster daarvan in het(+)-1-(3-dimethylaminopropyl)-1-(4'fluorfenyl)-1-3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitril, dat als zodanig of als niet-toxisch zuuradditie-zout daarvan geïsoleerd wordt."
Het betreft een werkwijze voor het bereiden van escitalopram door het op stereoselectieve wijze omzetten van een (-)-entaniomeer of monoester.
- 3.14.
Het hof heeft in rov. 10.2 geoordeeld dat EP 943 niet als de meest nabije stand van de techniek kan worden aangemerkt. Het hof heeft geoordeeld dat in EP 943 het (-)-enantiomeer van de diol-base in het geheel niet wordt genoemd en dat met de werkwijze uit EP 943 geen escitalopram wordt bereid (of splitsing van het racemische citalopram beoogd), maar het racemaat wordt bereid. Voorts heeft het hof geoordeeld dat [verweerster] door uit te gaan van EP 943 uit het oog heeft verloren dat daarmee de impliciet in conclusie 6 gelegen keuze van de diol-base II geheel buiten beschouwing wordt gelaten, terwijl uit EP 066 volgt dat het (-)-enantiomeer nu juist daaruit wordt verkregen. Het hof heeft verder geoordeeld dat idealiter zou moeten worden uitgegaan van een bekende werkwijze voor het bereiden van escitalopram, waarbij een tussenproduct van citalopram wordt gesplitst en een tussenproduct in escitalopram wordt omgezet, maar dat een dergelijke werkwijze uit de stand van de techniek niet bekend is. Het hof heeft vervolgens het door [eiseres] genoemde artikel van D.F. Smith57., dat een werkwijze voorstelt voor het bereiden van escitalopram en waarbij de gemiddelde vakman zal 'meelezen' dat het racemaat citalopram (zelf) wordt gesplitst, als de meest nabije stand van de techniek beschouwd.
- 3.15.
Het aspect van onderdeel 2.a dat betrekking heeft op de gronden a en b, faalt.
Het hof heeft geoordeeld dat in de meest ideale omstandigheden dat document als de meest nabije stand van de techniek moet worden aangemerkt dat een bekende werkwijze voor het bereiden van escitalopram beschrijft, waarbij een tussenproduct van citalopram wordt gesplitst en een tussenproduct in escitalopram wordt omgezet (de objectieve uitvindingsgedachte). Een dergelijk document is niet voorhanden. Het hof is daarom teruggevallen op het artikel van Smith dat, anders dan EP 943, (wel) een werkwijze voor het bereiden van escitalopram voorstelt, waarbij de gemiddelde vakman zal 'meelezen' dat het racemaat citalopram (zelf) wordt gesplitst. Het aanmerken van dit document als de meest nabije stand van de techniek is niet onbegrijpelijk. Als een document met het meest ideale uitgangspunt ontbreekt, moeten immers documenten in ogenschouw worden genomen die vervolgens de nabije stand van de techniek vertegenwoordigen. EP 943 kwam daarvoor in elk geval niet in aanmerking, omdat het (-)-enantiomeer van de diol-base in EP 943 niet wordt genoemd en de beschreven werkwijze niet op de bereiding van escitalopram (of splitsing van citalopram) maar op de bereiding van het racemaat is gericht.
Kort gezegd, voor de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum zal EP 943 geen uitgangspunt vormen, nu dat document - anders dan het document van Smith - de gemiddelde vakman niet het gemakkelijkst zal leiden tot de bereiding van escitalopram.
- 3.16.
Het aspect van onderdeel 2.a, dat zich richt tegen het oordeel van het hof onder c, dat [verweerster] door uit te gaan van EP 943 als meest nabije stand van de techniek, ten onrechte de impliciet in conclusie 6 gelegen keuze van de diol-base II geheel buiten beschouwing laat, is evenzeer tevergeefs voorgesteld.
De keuze van [verweerster] om EP 943 als meest nabije stand van de techniek aan te merken laat naar het oordeel van het hof ten onrechte de impliciete keuze van de diol-base II buiten beschouwing. Uit EP 066 volgt immers dat het (-)-enantiomeer daaruit wordt verkregen (zie hiervoor). Het hof heeft zich, anders dan de klacht veronderstelt, in dat kader niet over het al dan niet gebruikmaken van hindsight uitgelaten.
- 3.17.
[verweerster] heeft in de feitelijke instanties de navolgende stellingen aangevoerd:
- "a.
EP '943 betrekking heeft op een vergelijkbaar technisch gebied als EP '066, te weten een bepaalde categorie stoffen met antidepressieve werking, genaamd "selective serotonine re-uptake inhibitors" (SSRI's) (...);
- b.
EP '943 een vergelijkbaar onderwerp heeft als EP '066, te weten het vervaardigen van Citalopram door middel van de ringsluiting van een diol precursor (...);
- c.
EP '943 het racemische mengsel Citalopram beschrijft (dat voor 50% bestaat uit escitalopram en voor 50 % uit R-citalopram), alsmede een (ten opzichte van het oudere citalopram-basisoctrooi US '193) verbeterde werkwijze voor bereiding van Citalopram (...);
- d.
EP '943 de vakman leert dat Citalopram een chiraal koolstofatoom bevat en dus een racemische stof is (...);
- e.
EP '943 de vakman leert dat hij Citalopram kan verkrijgen door ringsluiting van een diol precursor (de diol-base) (...) en dat [eiseres] in eerste aanleg heeft erkend dat EP '943 de enige ringsluiting beschrijft van een diol precursor tot Citalopram die op de prioriteitsdatum bekend was (...);
- f.
Het diol in zowel EP '943 als EP '066 van [eiseres] het laatste tussenproduct is en de ringsluiting van het diol de laatste stap is in de synthese van Citalopram respectievelijk escitalopram, en er dus nog maar één (stereoselectieve) synthesestap hoeft te worden gemaakt (...);
- g.
Het diol ook het eerste en enige tussenproduct is in de verbeterde synthese van Citalopram volgens EP 943 dat een chiraal centrum (koolstofatoom) heeft, en dus het eerste en enige tussenproduct is dat zich leent voor splitsing in enantiomeren (...);
- h.
EP '943 de meeste technische kenmerken met conclusie 6 van EP '066 gemeen heeft en dat [eiseres] dat ook uitdrukkelijk heeft erkend (...);
- i.
EP '943 de kleinste aanpassing aan structurele en functionele kenmerken vergt om te geraken tot het onderwerp van conclusie 6 (...);
- j.
. In de beschrijving van EP '066 uitdrukkelijk wordt verwezen naar de Amerikaanse tegenhanger van EP '943, US '884, en EP '943 wordt genoemd op het voorblad van EP '066 (...);
- k.
Ook [eiseres]'s eigen deskundige, Prof. Zwanenburg, bij het bespreken van de diol-route uit EP '066, EP '943 als uitgangspunt neemt (...);
- I.
In de Engelse procedure niet in geschil is geweest dat EP '943 het uitgangspunt voor de beoordeling van de inventiviteit van conclusie 6 was (...)."
- 3.18.
In de memorie van grieven (onder 130) heeft [eiseres] aangevoerd dat '[d]e door de rechtbank gekozen stand van de techniek [EP 943, AH] heeft weliswaar de meeste technische features gelijk met conclusie 6 of 7 van het Octrooi, maar die gekozen stand van de techniek gaat over een heel ander probleem en dus heeft de gekozen stand van de techniek een deel van de oplossing reeds in zich. Alleen met kennis van de oplossing zoals beschreven in het Octrooi is het mogelijk EP'943 als dichtst bijliggende stand der techniek te kiezen.'
Toegegeven kan worden dat [eiseres] in die passage wel betoogt dat EP 943 de meeste technische kenmerken met conclusie 6 (of 7) van EP 066 gemeen heeft, maar [eiseres] heeft zich zeker niet op het standpunt gesteld dat EP 943 als de meest nabije stand van de techniek voor conclusie 6 moet worden aangemerkt (zie ook de eerste volzin van rov. 10.2 waarin het hof heeft overwogen dat partijen van mening verschillen over de vraag welk document bij de beoordeling van de werkwijze volgens conclusie 6 als meest nabij gelegen stand van de techniek dient te worden gekozen). In dat verband kon het hof binnen het partijdebat (in hoger beroep) vaststellen welk document de meest nabije stand van de techniek vertegenwoordigt. Het hof heeft in dat kader niet onbegrijpelijk en voldoende gemotiveerd geoordeeld dat niet EP 943, maar Smith als de meest nabije stand van de techniek moet worden aangemerkt. EP 943 mag dan wel veel relevante technische kenmerken met EP 066 gemeen hebben, maar is niet gericht op de bereiding van escitalopram of splitsing van het racemaat citalopram (zie ook de rov. 10.3 e.v. van het bestreden arrest).
- 3.19.
Onderdeel 2.b klaagt dat in zoverre in rov. 10.2 moet worden gelezen dat het hof het artikel van D.F. Smith aanwijst als de meest nabije stand van de techniek voor conclusie 6, dat oordeel onbegrijpelijk is in het licht van de gedingstukken, en de overwegingen van het hof ten aanzien van EP 943 (a t/m c). Smith beschrijft immers geen werkwijze voor de bereiding van citalopram of escitalopram, hetgeen door [eiseres] ook is betoogd. Ook vermeldt Smith niets over het racemische diol en de ringsluiting daarvan. De argumenten die het hof heeft gehanteerd om EP 943 als de meest nabije stand van de techniek voor conclusie 6 van de hand te wijzen, gelden daarom ook - en meer - voor Smith. De verwijzing naar de pleitnota van [eiseres] draagt evenmin bij aan de begrijpelijkheid van zijn oordeel, nu in de passage niets wordt gezegd over Smith. Voorts klaagt het onderdeel dat het hof met zijn oordeel ten onrechte buiten de grenzen van de rechtsstrijd heeft getreden. Noch [verweerster], noch [eiseres] heeft ooit betoogd dat Smith de meest nabij gelegen stand van de techniek is voor conclusie 6. Art. 24 Rv en het beginsel van hoor en wederhoor stonden er dan ook aan in de weg dat het hof Smith heeft aangewezen als de meest nabije stand van de techniek voor de beoordeling van de inventiviteit van conclusie 6, althans heeft het hof zijn keuze in rov. 10.2 als meest nabije stand van de techniek voor conclusie 6, gelet op het partijdebat niet voldoende gemotiveerd. Het onderdeel vervolgt dat als het hof was uitgegaan van de correcte meest nabij gelegen stand van de techniek, het bovendien niet was gekomen tot herformulering van conclusie 6, zoals in het slot van rov. 10.2. Nu het hof in de rov. 11.2 t/m 11.4 heeft geoordeeld dat de door hem geformuleerde tweede en derde stap voor de hand liggen zijn, en de tweede en de derde stap, uitgaande van de correcte stand van de techniek, de enige stappen zijn die de vakman behoefde te zetten om uit te komen bij de werkwijze van conclusie 6 van EP 066 (en de derde stap de enige is die in conclusie 6 geclaimd wordt), kan de vaststelling van de inhoud van conclusie 6, zoals geformuleerd in rov. 10.2, bij het slagen van één of meer klachten van dit onderdeel, evenmin in stand blijven.
- 3.20.
Het hof heeft zich bij zijn keuze voor Smith (prod. 2, bijlage 4 bij akte van [verweerster 1] van 4 juni 2008) terdege gerealiseerd dat in de publicatie van Smith op zichzelf geen (beschrijving van een) werkwijze voor het bereiden van escitalopram staat beschreven, maar wel aangenomen dat in die publicatie een werkwijze kan worden ingelezen ('meelezen'). In dat document, zoals ook in rov. 7 (p. 7) van het bestreden arrest valt te lezen, staat geschreven dat 'Citalopram is also a racemic drug with antidepressant properties, and it is a potent inhibitor of serotonin uptake (Hytell 1977). The enantiomers of citalopram have, however, never been investigated separately for either their effects on serotonin uptake or their antidepressant efficacy. Judging from the configuration of the enantiomers of citalopram compared to those of tranycipromine, one might expect (R)-citalopram (X) to be more potent than its antipode as serotonin uptake inhibitor. If so, then studies on the therapeutic efficacy and side effects of the entaniomers of citalopram would be of interest. 58.' Het hof vindt voor dat inlezen steun bij het betoog van [eiseres] in hoger beroep. [eiseres] heeft bij pleidooi in hoger beroep (onder 31) kort gezegd doen betogen dat de gemiddelde vakman, gesteld voor de vraag op welke wijze escitalopram kan worden verkregen, eerst klassieke resolutie zal proberen, waarbij hij uitgaat van het racemaat, in dit geval dus citalopram zelf.
Het hof heeft aan de voorgestelde werkwijze in de publicatie van Smith, mede onder verwijzing naar genoemd betoog van [eiseres], ontleend en kunnen ontlenen dat de gemiddelde vakman aan de publicatie een aanwijzing zou ontlenen om citalopram (zelf) splitsen. Anders dan in EP 943 vindt de gemiddelde vakman hierin een aanwijzing om escitalopram te bereiden. Deze publicatie vormt dus de meest nabije stand van de techniek. Dat deze publicatie geen vermelding bevat van het racemisch diol en over de ringsluiting, doet daar niet aan af. Deze, door het hof vastgestelde, stand van de techniek maakt juist dat het hof de werkwijze voor het bereiden van escitalopram heeft geredigeerd, met het kenmerk, dat '- bij de bereiding wordt uitgegaan van de (op zichzelf bekende) diol-base II, de (-)-enantiomeer van de diol-base II wordt bereid of een monoester daarvan, en - dit (-)-enantiomeer of monoester op een stereoselectieve wijze in escitalopram wordt omgezet.'
- 3.21.
[Verweerster] heeft in de inleidende dagvaarding (onder 35) met betrekking tot conclusie 6, onder verwijzing naar onder meer de publicatie van Smith, gesteld dat de 1,4-diol tussenverbinding van citalopram reeds bekend is uit de stand van de techniek als een geschikt uitgangsmateriaal voor de synthese van citalopram. De gemiddelde vakman heeft een motief om te streven naar het gescheiden van elkaar isoleren van de individuele enantiomeren van citalopram. Om dit te bereiken was volgens [verweerster] geen inventieve werkzaamheid noodzakelijk, hetgeen [verweerster] vervolgens heeft uitgewerkt aan de hand van andere publicaties (onder 35)59..
- 3.22.
In haar conclusie van antwoord in conventie tevens voorwaardelijke conclusie van eis in reconventie heeft [eiseres] (onder 132) betoogd dat voor zover de vakman geneigd zou zijn om de afzonderlijke enantiomeren van citalopram te onderzoeken, dan geldt dat de stand van de techniek, in het bijzonder de publicatie van Smith, juist wegwijst van de uitvinding en een aanwijzing in de richting van het (-)-enantiomeer bevat, in tegenstelling tot het onderwerp van conclusie 1 van EP 066, het (+)-enantiomeer. Volgens [eiseres] wordt nergens in de stand van de techniek een methode omschreven voor het splitsen van racemisch citalopram in de afzonderlijke enantiomeren. Er is volgens [eiseres] geen enkele aanwijzing in de literatuur die wijst naar een specifieke methode en er is geen enkele informatie op grond waarvan de vakman zou verwachten dat een bepaalde methode succesvol zou zijn (onder 135).
Ter gelegenheid van het pleidooi van 12 december 2008 bij de rechtbank heeft [eiseres] (onder 31) betoogd dat bij toepassing van de problem-and-solution-approach eerst de meest nabije stand van de techniek worden vastgesteld. De stand van de techniek die het dichtst het doel van de uitvinding benadert is de publicatie van Smith (onder 33). De publicatie van Smith is volgens [eiseres] de enige publicatie uit de stand van de techniek die het bestaan van enantiomeren van citalopram expliciet onderkent en waarin wordt geopperd dat beide enantiomeren een verschillende werking als geneesmiddel zouden kunnen hebben (onder 34). Volgens [eiseres] is Smith weliswaar net als de uitvinding geïnteresseerd in de enantiomeren van citalopram, en vormt deze publicatie als zodanig de meest nabije stand van de techniek, maar verschaft hij verder geen enkele 'technical teaching' over hoe de enantiomeren feitelijk kunnen worden verkregen en wat hun eigenschappen zijn (onder 37).
- 3.23.
De rechtbank heeft in rov. 6.30 van haar vonnis van 8 april 2009 geoordeeld dat EP 943 de meest nabije stand van de techniek is, omdat het gebruik maakt van een diol-tussenproduct en de laatste stap een ringsluiting is. Naar het oordeel van de rechtbank staat de publicatie van Smith juist verder af van EP 066, nu Smith geen bereidingswijze van escitalopram vermeldt en ook geen aanwijzing geeft hoe de afzonderlijk enantiomeren kunnen worden verkregen.
[Eiseres] heeft (met grief 3a) tegen deze vaststelling gegriefd en in de memorie van grieven (onder 129-130) kort gezegd betoogd dat de door de rechtbank gekozen stand van de techniek weliswaar de meeste technische kenmerken gemeen heeft met conclusie 6 of 7, maar dat die gekozen stand van de techniek (EP 943) over een heel ander probleem gaat en dus een deel van de oplossing reeds in zich heeft60..
[Verweerster] heeft zich in hoger beroep wederom op het standpunt gesteld dat EP 943 als de meest nabij gelegen stand van de techniek voor conclusie 6 kan worden aangemerkt.
- 3.24.
Het hof heeft in rov. 10.2 de grief van [eiseres] tegen het oordeel van de rechtbank gegrond bevonden door EP 943 niet als de meest nabije stand van de techniek aan te merken. De publicatie van Smith is daardoor in hoger beroep bij het bepalen van de meest nabije stand van de techniek voor conclusie 6 (weer) onderdeel van het partijdebat geworden. Het hof kon deze publicatie dan ook onderdeel maken van zijn oordeelsvorming bij het bepalen van de meest nabije stand van de techniek bij de behandeling van de inventiviteit van conclusie 6. Daarbij wordt nog opgemerkt dat de verwijzing door [verweerster] naar paragraaf 111 van de memorie van grieven over het hoofd ziet dat dit (onderdeel van grief 2c) ziet op het bepalen van de meest nabije stand van de techniek ten aanzien van de stofconclusies (1 t/m 5)61. - en dus niet op de meest nabije stand van de techniek van de conclusies 6 t/m 7.
Het onderdeel is daarmee tevergeefs voorgesteld.
- 3.25.
Onderdeel 3, klaagt in de kern, voor het geval onderdeel 2 tevergeefs is voorgesteld, dat het hof in de rov. 10.4 t/m 10.7 en rov. 12 ten onrechte, althans onbegrijpelijkerwijze, heeft geoordeeld dat de keuze voor de diol-base, en daarmee de werkwijze van conclusie 6 van EP 066 inventief is. Het hof overweegt in genoemde rechtsoverwegingen:
"10.4
Uit de opsomming van de drie 'standaardmethoden' (volgens [eiseres] bestonden er zelfs 13 splitsingsmethoden, vgl. memorie van grieven, onder 107) volgt naar het oordeel van het hof dat de vakman reeds hier voor een keuze uit een aantal mogelijkheden stond. Uit de stand van de techniek is weliswaar geen klassieke resolutie van Citalopram (zelf) bekend, maar de vakman zal eerst die methode kiezen die het eenvoudigst is (waarbij de ruimtelijke vorm 'vast ligt'); meer ingewikkelde methoden zal hij laten rusten totdat hij een redelijke zekerheid heeft dat de gekozen eenvoudige methode niet tot resultaten leidt. De vakman die escitalopram wil bereiden zal beginnen met de in theorie meest eenvoudige, 'klassieke' resolutie van het (racemisch) Citalopram zelf, het 'standaardgereedschap" voor de vakman (pleitnotities in hoger beroep van de Generieken, onder 187-189): 'Allereerst wordt het racemaat door reactie met een chiraal splitsingsmiddel (...) omgezet naar diastereomeren (...). Vervolgens worden de diastereomeren in de tweede stap gescheiden. (...) Daarna kunnen in de derde stap de gescheiden diastereomeren (...) worden omgezet naar de afzonderlijke enantiomeren van het racemaat. '
Een eenvoudig voorbeeld van de klassieke resolutie is gegeven in het handboek "Modern Experimental Organic Chemistry' van R. M. Roberts et al. (1979) 411-413, sectie 19.2 (bijlage 6, bij de verklaring van Prof. Bickelhaupt (binder 3, productie 4 na tabblad 5, Ratiopharm): racemisch a-phenylethylamine laat men reageren met (+)-wijnsteenzuur ('+-tartaric acid') als optisch actief reagens (het splitsingsmiddel) om diastereomere zouten te vormen, deze te scheiden, waarna de gescheiden diastereomere zouten worden omgezet in het gewenste (+)-a-phenylethylamine en (-)a-phenylethylamine. Het hierbij gebruikte splitsingsmiddel wijnsteenzuur ('tartaric acid') wordt ook in het octrooi genoemd. Ook de overige in het octrooi vermelde splitsingsmiddelen en oplosmiddelen zijn gebruikelijk (vgl. het handboek 'Topics in Stereochemistry' van TS. L. Allinger et al. Vol. 6 (1971) 137 (bijlage 7) voor bijvoorbeeld (+)-tartaric acid (wijnsteenzuur), '0,0'-Di-benzoyltartaric acid' en 'O,O'-Di-p-toluoyltartaric acid' en het handboek 'Basic Principles of Organic Chemistry' van J. D. Roberts et al. (1964) 598 (bijlage 8) voor 'mandelic acid' (amandelzuur) en 'camphorsulfonic acids' (kamfersulfonzuren) als splitsingsmiddelen voor basen. Aannemelijk is dat dt; vakman de resolutie van Citalopram (zelf) op analoge wijze zal uitvoeren.
10.5 Ten aanzien van de 'klassieke' resolutie van Citalopram zelf is in het octrooi vermeld, dat deze niet succesvol was: 'Previous attempts to crystallize diastereomeric salts of Citalopram enantiomers have failed. ' In zijn verklaring van 4 september 2008 heeft K.P. Bøgesø deze vergeefse pogingen uitgebreid toegelicht.
De vakman staat dus opnieuw voor een keuze uit ten minste de door generieken genoemde methoden a), b) en c). maar nu een keuze, waarbij in de stand der techniek ieder aanknopingspunt ontbreekt dat wijst in de richting van het bereiden van de onderhavige enantiomeren; er zijn in de stand der techniek geen aanwijzingen op grond waarvan de vakman zou verwachten dat één van de methoden a), b) of c) tot succes zou leiden, bijvoorbeeld HPLC of chirale HPLC of bekende resoluties van aan Citalopram nauw verwante ftalaanderivaten, zoals de verbindingen met een structuur volgens de algemene formule I van US-A 4.136.193. Deze laatste ontbreken geheel.
Kortom, de vakman betreedt geheel braak liggend terrein. Dit in tegenstelling tot de zaak Ranbaxy tegen Warner- Lambert ('Atorvastatine') (zie arrest Gerechtshof's-Gravenhage van 21 februari 2008, IEPT20080221), aangehaald in de pleitnotities van de Generieken in eerste instantie (41 e.v.). A ldaar had men zich in de stand der techniek al uitvoerig beziggehouden met de (klassieke) resolutie van nauw verwante verbindingen; de stand der techniek verschafte als het ware een 'klaar liggend recept' voor de aldaar beoogde resolutie.
10.6 In de verklaring van Prof. Zwanenburg (productie 53 in hoger beroep van [eiseres], onder 17) is te lezen: 'Knowing that the classical resolution of Citalopram cannot be achieved directly, I would have, considered starting with a known derivative or precursor (intermediate) of this compound. Two options are to be considered, firstly the ones in which the structural change, compared with the final product is marginal and secondly the ones where the route from precursor to end product is more elaborate.' Hieruit volgt dat de vakman de resolutie van een bekende precursor van Citalopram zeker onder ogen zou hebben gezien. Bovendien zou de vakman aan de klassieke resolutie van zulk een precursor wellicht de voorkeur hebben gegeven boven een resolutie via een andere weg, bijvoorbeeld (chirale) HPLC, gezien het vermelde in de verklaring van Prof. Zwanenburg, onder 40: 'Concluding I can say that at [eiseres]. they tried using the state of the art at that time, to chromatographically revolve the Citalopram racemate, but the technique had in those days too many limitations. This is in accordance with own experience with chiral HPLC.'
Eenmaal zover gekomen, dient zich wederom een keuze aan: welke precursor biedt kans op succes. [Eiseres] heeft erop gewezen (prod. 18 in hoger beroep) dat er naast de diol-base nog ten minste 10 mogelijke precursors bestaan waaronder desmethylcitalopram, waarbij in de stand der techniek eveneens geen aanwijzingen zijn te vinden in een specifieke richting van onderzoek. En, als de vakman al aan de bekende (racemische) diol-base als precursor zou denken, rijst de vraag waarom hij dan deze diol-base zou verkiezen boven andere mogelijke precursors, bijvoorbeeld het bekende desmethylcitalopram (vgl. het artikel 'Quantitative structure-activity relationships in a series of selective 5-HT uptake inhibitors' van A.J. Bigler, K.P. Bøgesø, A.Toft en V. Hansen in Eur. J. Med. Chem. 12, (1977) 280-295 (verbinding 48 op blz. 294) (prod. 9 in prima van [verweerster 1]) en de pleitnotities in hoger beroep van de Generieken, onder 201). Immers van deze bekende precursor, die volgens de Generieken ook leidt tot escitalopram, is bekend dat 'it could be readily converted back to Citalopram using straightforward chemical steps which posed no threat to the integrity of the chiral centre or the cyarta group,'(vgl. verklaring dr. Bøgesø, onder 47 en pleitnotities in hoger beroep van de Generieken, onder 236), terwijl een stereoselectieve omzetting van (een enantiomeer van) de diol-base niet bekend is (ook niet uit US-A 4.650.884), zodat de vakman eerder aan desmethylcitalopram zal denken dan aan de diol-base.
Bovendien heeft het chirale koolstofatoom van de diol vier substituenten, een hydroxylgroep, een dimethylaminopropylgroep en twee gesubstitueerde phenylgroepen, op grond van welke structuur de vakman zal menen dat 'knutselen' (het uitvoeren van een intramoleculaire ringsluiting tot een cyclische ether waarbij de hydroxyIgroep aan het chirale koolstofatoom betrokken is) aan zulk een verbinding, zeer wel racemisatie problemen met zich mee kan brengen. Dit vindt bevestiging in de verklaring van dr. Bøgesø, onder 78-88: 'By about 1984, when J begem to think of initiating other alternative routes to resolve Citalopram, I also considered asymmetric synthesis using a precursor or intermediate from a known synthetic route. '(...)
'1. recall that we discussed the possibility of resolving the diol as one of a number of alternative strategies during this project. However, we quickly dismissed it as we did not believe that it would work, for the following reasons. The principal reason was thai even if we were able to successfidly resolve the diol, thesubsequent step in (he production process, to convert it to the final Citalopram molecule, involves chemistry on the chiral carbon which we expected would result in racemisation of
the enantiomer. (...)'
'Furthermore, a more thorough analysis of this 'diol 'route presented further potential problems.'
(...).
'A further potential problem with this diol-ester strategy was the stability of any ester that formed (assuming a mono-ester was possible). Any ester used in such a resolution strategy had, on the one hand, to be stable enough that the diastereomers could be separated by chromatography or crystallisation; on the other hand, it should be labile enough that it could be removed under conditions that would not induce racemisation or affect the cyano group or any other part of the compound.' (de stabiliteit van de diol ester bleek inderdaad problematisch te zijn (zie verklaring dr. Bøgesø, onder 91 en het octrooi (Example 3) waarin de (met methaansulfonylchloride) veresterde diol-base in basisch milieu (triethylamine) een ringsluitingsreactie geeft die spontaan leidt tot racemisch Citalopram, waaruit kan worden afgeleid dat de bedoeld? monoester van de diol-base (bij bepaalde reactietemperaturen) niet stabiel genoeg is om te worden gesplitst). Het is dan ook niet verwonderlijk dat men deze weg niet vervolgde omdat er nog andere mogelijkheden ter beschikking stonden: "So although we considered this option, it was not one that we thought would be successful in resolving Citalopram. Some years would elapse and many alternative methods to resolve Citalopram were attempted before we were to attempt to use the diol route.' (verklaring dr. Bøgesø, onder 88). Ook dit alles leidt de vakman weg van het gebruik van de diol-base (zie pleitnota [eiseres], blz.25, i en ii).
10.7
Kortom, de vakman die de op zichzelf bekende diol-base uit de eerste kenmerkende stap van de werkwijze volgens de hierboven geformuleerde conclusie 6 als precursor wenst te gebruiken, dient al zoveel keuzen te maken - bij afwezigheid van duidelijke aanwijzingen in die richting - dat reeds met betrekking tot die eerste stap met recht van een systematisch onderzoek gesproken kan worden dat zeer wel octrooieerbaar kan zijn. Daaraan doet niet af dat in een dergelijk onderzoek de vakman bovengenoemde standaardmethoden gelijktijdig kan uitvoeren.
(...)
12.
Al het voorgaande overziende, is het hof van oordeel dat de inventiviteit van de werkwijze volgens conclusie 6 is gelegen in het toepassen van de diol-base als tussenproduct en dat, mede in aanmerking genomen, de voordelen die met de werkwijze volgens conclusie 6 worden verkregen (hoge optische zuiverheid van 99,6% voor het escitalopram, een vlot verlopende ringsluiting onder 'milde' reactie-omstandigheden (zie octrooischrift, blz. 6, regels 23-24)). deze werkwijze, als geheel bezien, voldoet aan het vereiste van inventiviteit. Op de waarde (zie grief H (en subgrief 2f)) van het rapport van Matrix Laboratories van 27 november 2008 (productie 21 in prima van [verweerster 1] en Centrafarm), welk rapport betrekking heeft, op dle bereiding van de enantiomeren via desmethylcitalopram, behoeft het hof gezien het voorgaande niet meer in te gaan."
De klachten van het onderdeel zijn in de onderdelen 3.a t/m 3.f uitgewerkt.
- 3.26.
Onderdeel 3.a klaagt dat het oordeel van het hof in de rov. 10.7 en 12, dat de keuze voor de (op zichzelf bekende) diol-base als tussenproduct voor het verkrijgen van escitalopram inventief is, en dat daarmee octrooiconclusie 6 voldoet aan het vereiste van inventiviteit, onverenigbaar is met de stukken van het geding en daarom onbegrijpelijk is. Uit de eerste drie volzinnen van rov. 10.6 ('In de verklaring van (...) This is in accordance with own experience with chiral HPLC.') volgt dat de keuze voor de diol-base als een voor de hand liggend uitgangsmateriaal voor het verkrijgen van escitalopram is gegeven. Uit de gedingstukken volgt ook dat de diol-base een bekende precursor van citalopram was (bekend uit EP 943) die de vakman ter beschikking stond om te gebruiken als uitgangspunt voor het verkrijgen van escitalopram. Het was volgens het onderdeel, onder verwijzing naar de niet bestreden verklaring van dr. Newton, zelfs de enige bekende racemische precursor van citalopram die de vakman ter beschikking stond en zich leende voor klassieke resolutie. Ook volgt volgens het onderdeel uit de gedingstukken dat door [verweerster] is gesteld en door [eiseres] niet is betwist dat de diol-base ook nog eens de laatste precursor is in de synthese van citalopram volgens EP 943, hetgeen betekent dat er nog maar één stap nodig was om citalopram te verkrijgen. Daarbij is van belang dat vaststaat dat de gemiddelde vakman een goede succesverwachting had dat de diol-base eenvoudig kon worden gesplitst, en dat hij een goede succesverwachting had - aan de hand van EP 943 in combinatie met zijn algemene vakkennis over nucleofiele ringsluitingsreacties - dat het gesplitste diol via een nucleofiele substitutiereactie kon worden omgezet naar escitalopram. Het hof heeft volgens het onderdeel dan ook terecht de tweede en de derde stap van de werkwijze van de door het hof geherformuleerde conclusie 6 als algemene vakkennis betiteld. Het onderdeel verwijst ten slotte naar allerlei deskundigenverklaringen die door [verweerster] in het geding zijn gebracht waaruit zou volgen dat de diol-route voor de vakman voor de hand lag en naar passages in de gedingstukken waarin dat (nader) is toegelicht.
- 3.27.
Niet in geschil is dat de gemiddelde vakman resolutie van een bekende precursor van citalopram zeker onder ogen zou hebben gezien en dat de gemiddelde vakman wellicht de voorkeur zou hebben gegeven aan klassieke resolutie van een precursor boven resolutie via een andere weg62..
Het hof heeft in rov. 10.6 kort gezegd verder geoordeeld dat de gemiddelde vakman niet zijn keuze op de diol-base als precursor voor het verkrijgen van escitalopram zal laten vallen, omdat:
i)er alternatieve precursors beschikbaar zijn, waarbij er in de stand van de techniek geen aanwijzingen zijn te vinden in een specifieke richting van onderzoek,
ii)als de gemiddelde vakman al aan de diol-base als precursor zou denken, de vraag rijst waarom hij deze dan zou verkiezen boven andere mogelijke precursors, waaronder desmethylcitalopram. Van die precursor - die volgens [verweerster] ook tot escitalopram leidt -, is immers bekend dat deze gemakkelijk, zonder gecompliceerde chemische stappen die een gevaar vormen voor de integriteit van het chirale centrum of de 'cyano group', weer kan worden omgezet naar citalopram, terwijl een stereoselectieve omzetting van (een enantiomeer van) de diol-base niet bekend is, ook niet uit US-A 4.650.884 (corresponderend met EP-A 0.171.943 (zie rov. 10.2)),
- iii)
de gemiddelde vakman op grond van de structuur van de chirale koolstofatoom van de diol, met vier substituenten, zal menen dat 'knutselen' aan zulk een verbinding zeer wel racemische problemen met zich mee kan brengen (onder aanhaling van passages uit de verklaring van dr. Bøgesø, waarin ook daadwerkelijk een probleem is vastgesteld).
- 3.28.
Het hof heeft het gebruik door de gemiddelde vakman van de diol-base dan ook meegewogen, maar in de gegeven omstandigheden geoordeeld dat de gemiddelde vakman zal worden weggeleid van het gebruik van de diol-base.
Dat oordeel is, ook in het licht van hetgeen door [verweerster] is aangevoerd, niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd en is voor het overige verweven met omstandigheden van feitelijke aard die in cassatie niet kunnen worden getoetst.
- 3.29.
Onderdeel 3.b betoogt dat de door het hof in rov. 10.4 besproken chronologie (in wat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum zou hebben gedaan in dit geval) in splitsingsmethoden weliswaar door [eiseres] is gesteld, maar dat [verweerster] het bestaan van die chronologie gemotiveerd heeft bestreden. [verweerster] heeft, onder verwijzing naar de verklaringen van prof. Kellog en dr. Newton, aangevoerd dat de gemiddelde vakman een aantal voor de hand liggende experimenten parallel aan elkaar zou uitvoeren en dat de hier relevante tests met de diol-base en het desmethyl-derivaat relatief eenvoudig en snel zijn uit te voeren. Het oordeel van het hof (in rov. 10.4) is dan ook niet met voldoende redenen omkleed, nu het zonder nadere motivering de door [eiseres] gestelde 'volgtijdelijkheid' in de uitvoering van de experimenten aanneemt. Het onderdeel voegt daaraan toe dat in zoverre het hof in zijn oordeel in de rov. 10.7 en 12 (dat de keuze voor de diol-base als precursor, en daarmee de werkwijze van conclusie 6 als geheel, inventief is,) mede erop heeft gebaseerd dat aan het komen tot splitsing van de diol-base een onderzoekstraject is vooraf gegaan, waarbij de gemiddelde vakman van de drie standaardmethoden eerst de methode zal kiezen die het eenvoudigst is, en pas als deze methode niet tot het gewenste resultaat heeft geleid de andere methode zal testen, en waarbij eerst als blijkt dat klassieke resolutie van citalopram zelf niet werkt, de vakman een precursor van citalopram zal proberen, aan dat oordeel hetzelfde motiveringsgebrek kleeft.
Voorts acht het onderdeel het oordeel van het hof in rov. 10.5, kort gezegd dat de gemiddelde vakman geheel braakliggend terrein betreedt, in het licht van de gedingstukken niet begrijpelijk, en kan dit hoe dan ook niet afdoen aan het feit dat het volgen van een standaardmethode niet inventief is. Het onderdeel betoogt, onder verwijzing naar de onderbouwing van onderdeel 3.a, dat stereoselectieve synthese, uitgaande van de uit EP 943 bekende diol-base, voor de vakman voor de hand lag en een 'reasonable expectation of succes' bood. Ook volgt volgens het onderdeel uit de verklaring van prof. Rosset, in het geding gebracht in eerste aanleg, dat de gemiddelde vakman de chirale HPLC zou proberen en dat de stand van de techniek hem kolommen verschaft waarmee de scheiding van het racemische citalopram zou lukken, hetgeen is bevestigd door dr. Newton (in zijn eerste verklaring). Verder heeft het hof volgens het onderdeel in rov. 10.6 zelf vastgesteld dat klassieke resolutie van desmethylcitalopram na splitsing in zijn enantiomeren eenvoudig kon worden omgezet naar (S- en R)-citalopram zonder gevaar voor racemisatie, zodat ook ten aanzien van deze standaardmethode de vakman een redelijke succesverwachting had.
Ten slotte betoogt het onderdeel op grond van het voorgaande dat er voor de vakman concrete aanwijzingen waren in de richting van de standaardmethoden, en dat voor die standaardmethoden wel degelijk een redelijke succesverwachting bestond, zodat de aanname in rov. 10.5, dat voor de vakman na het mislukken van klassieke resolutie van citalopram een veelheid aan keuzemogelijkheden openstond zonder dat de stand van de techniek enige aanwijzing in een bepaalde richting gaf, zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk is. De beslissingen in de rov. 10.7 en 12 bouwen volgens het onderdeel voort op de onbegrijpelijke, althans ongemotiveerde aanname van het hof in 10.5, zodat deze wegens hetzelfde motiveringsgebrek evenmin in stand kunnen blijven.
- 3.30.
In rov. 10.4 heeft het hof overwogen dat uit de opsomming van de drie 'standaardmethoden' (a) klassieke resolutie, b) chirale chromatografie, en c) chirale synthese), zoals betoogd door [verweerster 1] en bestreden door [eiseres], reeds volgt dat de gemiddelde vakman voor een keuze uit een aantal mogelijkheden stond. Uit de stand van de techniek is weliswaar geen klassieke resolutie van citalopram (zelf) bekend, maar de vakman zal eerst die methode kiezen die het eenvoudigst is; meer ingewikkelde methoden zal hij laten rusten totdat hij een redelijke zekerheid heeft dat de gekozen eenvoudige methode niet tot resultaten leidt. De vakman die escitalopram wil bereiden zal naar het oordeel van het hof beginnen met de in theorie meest eenvoudige klassieke resolutie van citalopram zelf, het standaardgereedschap voor de vakman. Het hof heeft het vervolgens aannemelijk geacht dat de gemiddelde vakman de resolutie van citalopram (zelf) op analoge wijze als beschreven in het handboek "Modern Experimental Organic Chemistry" zal uitvoeren.
Deze rechtsoverweging moet worden gelezen in samenhang met rov. 10.7.
In rov. 10.7 heeft het hof geoordeeld dat alvorens de gemiddelde vakman tot de keuze komt om een precursor te gebruiken voor het verkrijgen van escitalopram hij reeds zoveel keuzen dient te maken, bij gebreke van duidelijke aanwijzingen in die richting, dat reeds met betrekking tot die stap van een systematisch onderzoek kan worden gesproken dat zeer wel octrooieerbaar kan zijn. In dat geval maakt het naar het oordeel van het hof dan ook geen verschil meer dat de gemiddelde vakman de 'standaardmethoden' (a) klassieke resolutie, b) chirale chromatografie, en c) chirale synthese) gelijktijdig kan uitvoeren.
Het hof heeft in zijn oordeelsvorming dus, anders dan het onderdeel betoogt, terdege rekening gehouden met de stelling van [verweerster] dat de vakman bepaalde experimenten parallel aan elkaar zou gaan uitvoeren. Het motiveringsgebrek in het eerste gedeelte van het onderdeel is daarmee tevergeefs voorgesteld.
- 3.31.
[Verweerster] heeft de drie aangevoerde methoden om de enantiomeren van een racemaat in handen te krijgen gezamenlijk aangeduid als 'standaard methoden'63.. Het hof heeft in zijn overweging de term ('standaardmethoden') tussen aanhalingstekens geplaatst. Met het plaatsen van dat woord tussen aanhalingstekens heeft het hof bedoeld aan te geven dat zij de betekenis, zoals deze door [verweerster 1] aan dat woord wordt gegeven, niet deelt. Dat het hof het betoog van [verweerster 1] niet volgt blijkt ook uit de aansluitende zinsnede dat er volgens [eiseres] zelfs 13 splitsingsmethoden waren (vgl. rov. 19.5 '(...) keuze uit ten minste de door [[verweerster], AH] (...)'). Daarbij heeft het hof in rov. 10.5 het over de door [verweerster] genoemde methoden ('(...) de door [[verweerster], AH] genoemde methoden a), b) en c), (...)'). In zoverre het onderdeel daarop voortbouwt faalt het.
- 3.32.
Het oordeel van het hof in rov. 10.5 heeft, evenals zijn oordeel in rov. 10.4, betrekking op het bereiden van escitalopram door toepassing van de drie eerdergenoemde methoden op citalopram. Zijn oordeel dat de vakman na het mislukken van klassieke resolutie van citalopram geen aanwijzingen in de techniek aantreft waarvan hij zou verwachten dat één van de methoden (a t/m c) tot succes zou leiden, zodat de vakman geheel braak liggend terrein betreedt heeft dan ook slechts betrekking op splitsing van citalopram. Anders dan het onderdeel veronderstelt behandelt het hof pas in rov. 10.6 de resolutie van een bekende precursor van citalopram, waaronder de diol-base. In zoverre faalt het onderdeel dan ook. Voor zover het onderdeel teruggrijpt op onderdeel 3.a faalt het evenzeer, nu het hof heeft overwogen dat de gemiddelde vakman in de omstandigheden als in onderdeel 3.a vermeld van het gebruik van de diol-base zal worden weggeleid.
- 3.33.
Voorts heeft [eiseres] verweer gevoerd tegen de stelling van [verweerster] dat de gemiddelde vakman, onder de verwijzing naar de verklaringen van prof. Rosset, chirale HPLC zou proberen en dat de stand van de techniek hem de kolommen verschaft waarmee de scheiding van het racemische citalopram zou lukken. [Eiseres] heeft in de pleitnotitie in eerste aanleg (onder 115) doen aanvoeren dat gesteld dat de vakman, ondanks de bekende beperkingen van chirale HPLC, toch die techniek zou hebben geprobeerd om de enantiomeren van citalopram te scheiden, de vraag rijst hoe hij, wederom met een redelijke verwachting van succes, een bepaald HPLC experiment zou hebben voorgegeven (keuze chirale kolom, mobiele fase, eventuele additieven, flow rate, temperatuur etc.) en concreter, of het waarschijnlijk is dat hij in 1988 daarmee succesvol zou zijn geweest. [Verweerster] heeft volgens [eiseres] niet bestreden dat er in het geval van citalopram, in de stand van de techniek geen enkele concrete pointer is te vinden die zou leiden tot de keuze van chirale HPLC om de enantiomeren van citalopram te verkrijgen, laat staan tot de keuze van één specifieke, of zelfs maar specifiek type, chirale kolom (onder 116). In de paragrafen 129 t/m 137 gaat [eiseres] nader in op de verklaringen van Rosset om vervolgens (onder 138) te concluderen dat de vakman in 1988 geen concrete pointer tot zijn beschikking had die hem ertoe zou hebben gebracht om een bepaalde chirale kolom te gebruiken om de enantiomeren van citalopram te scheiden. De gemiddelde vakman wist volgens [eiseres] dat er een scala aan keuzemogelijkheden was (zowel aan kolommen als aan overige procesparameters) en dat de uitkomst van chirale HPLC experimenten onvoorspelbaar en weinig hoopgevend zouden zijn, zodat hij een andere keuze zou hebben gemaakt dan een chiraal HPLC experiment64.. De rechtbank is aan een oordeel op dat punt niet toegekomen (vgl. rov. 6.27 van het vonnis van de rechtbank van 8 april 200965.) en in hoger beroep is dat punt niet meer verder uitgebouwd; het onderdeel vermeldt in elk geval geen vindplaatsen.
Kennelijk en niet onbegrijpelijk heeft het hof dus de visie van [eiseres] op dit punt gevolgd dat er geen aanwijzing was voor de gemiddelde vakman dat chirale HPLC tot succes zou leiden. Daarbij heeft het hof in rov. 10.6, onder verwijzing naar de verklaring van prof. Zwanenbrug, geoordeeld dat de gemiddelde vakman wellicht de voorkeur zou hebben gegeven aan klassieke resolutie van een precursor boven HPLC, omdat HPLC op de prioriteitsdatum te veel beperkingen had. De stelling van [verweerster], dat dr. Newton in zijn verklaring de verklaring van Rosset bevestigt, is niet voorzien van een vindplaats waar dat door Newton zou zijn verklaard. Daarbij ontbreekt het aan een vindplaats in de gedingstukken waar [verweerster] zich op het standpunt heeft gesteld dat dr. Newton de verklaring van prof. Rosset bevestigt. In zoverre voldoet het onderdeel dan ook niet aan de eisen die de wet aan een klacht stelt (art. 407 lid 2 Rv).
- 3.34.
Ten slotte valt aan rov. 10.6 geenszins te ontlenen dat klassieke resolutie van desmethylcitalopram voor de gemiddelde vakman voor de hand lag.
Het hof heeft in rov. 10.6, voor zover van belang, geoordeeld dat bij het maken van een keuze voor een precursor de gemiddelde vakman in de stand der techniek geen aanwijzingen in een specifieke richting van onderzoek aantreft. Als de vakman al aan de bekende (racemische) diol-base zou denken, dan rijst naar het oordeel van het hof de vraag of hij de diol-base zou verkiezen boven andere mogelijke precursors, waarbij het hof heeft geoordeeld dat de vakman dan eerder zal denken aan desmethylcitalopram dan aan de diol-base.
- 3.35.
Alle klachten van het onderdeel falen mitsdien.
- 3.36.
Onderdeel 3.c klaagt dat het hof in rov. 10.6 er ten onrechte vanuit gaat dat de gemiddelde vakman een keuze moest maken uit verschillende (volgens [eiseres] ten minste tien) precursors, nu dat uitgangspunt onverenigbaar is met de door partijen aangevoerde stellingen en daardoor onbegrijpelijk is. Uit de gedingstukken blijkt volgens het onderdeel dat de diol-base de enige precursor is die tot het gewenste resultaat kon leiden: dr. Newton heeft onbetwist verklaard dat de diol-base het enige chirale (racemische) tussenproduct is dat tijdens de synthese van citalopram volgens EP 943 geïsoleerd kan worden. Omdat chiraliteit is vereist om enantiomeren te kunnen bereiden (door scheiden van het racemisch mengsel), is de diol-base dan ook de enige precursor van citalopram die de vakman ter beschikking stond om te gebruiken als uitgangspunt voor het verkrijgen van escitalopram, Voorts heeft [verweerster] volgens het onderdeel gemotiveerd betwist dat er vele mogelijke derivaten van citalopram bestonden die kandidaat zouden zijn geweest voor splitsing door middel van klassieke resolutie. De beslissingen in de rov. 10.7 en 12 bouwen volgens het onderdeel voort op de onbegrijpelijke, althans ongemotiveerde aanname van het hof in 10.6, zodat deze wegens hetzelfde motiveringsgebrek evenmin in stand kunnen blijven.
- 3.37.
In rov. 10.3 staat dat [verweerster] naar voren heeft gebracht dat er drie methoden zijn om enantiomeren van een racemaat te scheiden. Voorts volgt uit die rov. dat [verweerster] heeft betoogd dat het in 1998 mogelijk was om door toepassing van klassieke resolutie van desmethylcitalopram en didesmethylcitalopram en omzetting van gesplitste producten, de enantiomeren van citalopram te verkrijgen (vgl. rov. 10.6 ("Immers van deze bekende precursor, die volgens de Generieken ook leidt tot escitalopram (...)")). Het hof verwijst daarvoor naar de pleitnotities van [verweerster] in hoger beroep (onder 239-240). In zoverre heeft dus ook [verweerster] zich op het standpunt gesteld dat er andere precursors bekend waren voor het verkrijgen van escitalopram dan de diol-base.
Voorts heeft het hof (in rov. 10.6) dan wel overwogen dat [eiseres] heeft aangevoerd dat er ten minste tien mogelijke precursoren zijn, maar hij heeft dat niet als vaststaand aangenomen. Het hof heeft wel aangenomen dat er alternatieve precursoren bestaan zijn en dat is, zoals hiervoor reeds overwogen, niet onbegrijpelijk. Het onderdeel is daarom tevergeefs voorgesteld.
- 3.38.
Onderdeel 3.d klaagt dat het hof van een onjuiste rechtsopvatting uitgaat door op basis van een vergelijking tussen het derivaat desmethylcitalopram en de precursor diol-base in rov. 10.6 tot het oordeel te komen dat de gemiddelde vakman eerder aan de desmethyl-route zou denken dan aan de diol-base, waarna het hof in rov. 10.7 heeft geoordeeld dat de diol-route inventief is en daaruit in rov. 12 concludeert dat de werkwijze van conclusie 6 van [eiseres] voldoet aan het vereiste van inventiviteit. Het hof had volgens het onderdeel bij de beoordeling van de inventiviteit van de werkwijze van conclusie 6 moeten beantwoorden of de stereoselectieve synthese uitgaande van de diol-base een methode was die voor de hand lag en of de vakman daarbij een redelijke succesverwachting had. De omstandigheid dat er nog andere, al dan niet meer voor de hand liggende, routes waren om te proberen escitalopram te bereiden, doet ter beantwoording van die vragen volgens het onderdeel rechtens niet ter zake.
Verder klaagt het onderdeel dat de slotsom van het hof in rov. 10.7 en het eindoordeel in rov. 12 in het licht van de stellingen van [verweerster] c.s niet begrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd zijn. Deze stellingen houden kort gezegd in dat het zeer wel mogelijk is dat er verschillende voor de hand liggende methoden zijn om te komen tot een bepaald resultaat. Zelfs in het geval dat aangenomen moet worden dat de vakman eerder zou denken aan een andere route dan de diol-route, en dat deze andere route zelfs meer voor de hand lag dan de diol-route, dan nog volgt daaruit, zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet dat de diol-route (wel) inventief is. Voorts betoogt het onderdeel dat de verwijzing in het oordeel van het hof naar de verklaring van dr. Bøgesø niet kan bijdragen aan de juistheid of de begrijpelijkheid van het oordeel van het hof over de inventiviteit van werkwijzeconclusie 6, nu Bøgesø als (mede-)uitvinder op het voorblad van [eiseres]s octrooi staat vermeld. In die verklaring zet dr. Bøgesø de feitelijke werkzaamheden uiteen die hebben geleid tot de resolutie van het racemische citalopram in zijn afzonderlijke enantiomeren. De feitelijke werkzaamheden van de uitvinder kunnen volgens het onderdeel echter niet bijdragen aan het oordeel van het hof dat de uitvinding, of een deel daarvan, inventief is. Het gaat immers om de objectieve bijdrage van de in de conclusies geclaimde uitvinding ten opzichte van alles wat al bestond. Het hof had zich volgens het onderdeel dus de vraag moeten stellen of die bijdrage op de prioriteitsdatum van de gemiddelde vakman inventiviteit vergde.
- 3.39.
De rov. 10.2 t/m 10.6 moeten in hun onderlinge samenhang worden gelezen.
Het hof heeft in de rov. 10.2 t/m 10.5 overwogen dat de gemiddelde vakman eerst zal proberen citalopram te splitsen met behulp van één van de drie - door [verweerster 1] - genoemde methoden, maar dat er voor de vakman in de stand der techniek geen aanwijzingen zijn op grond waarvan de vakman zou verwachten dat één van die methoden tot succes zou leiden. In rov. 10.6 heeft het hof geoordeeld dat de vakman vervolgens de resolutie van een bekende precursor van citalopram zeker onder ogen zou hebben gezien. De gemiddelde vakman moet daarbij echter niet alleen een keuze moet maken tussen de verschillende methoden voor resolutie van een precursor ((a) klassieke resolutie, b) chirale chromatografie, en c) chirale synthese)), maar ook een keuze maken tussen de verschillende soorten precursors. Bij het maken van een keuze voor een methode voor resolutie van een precursor heeft de gemiddelde vakman naar het oordeel van het hof wellicht een voorkeur voor klassieke resolutie boven HPLC. Bij het maken van een keuze voor een precursor treft de gemiddelde vakman naar het oordeel van het hof in de stand der techniek geen aanwijzingen in een specifieke richting van onderzoek aan. Als de vakman al aan de bekende (racemische) diol-base zou denken, dan rijst naar het oordeel van het hof de vraag of hij de diol-base zou verkiezen boven andere mogelijke precursors, waarbij het hof heeft geoordeeld dat de vakman dan eerder zal denken aan desmethylcitalopram dan aan de diol-base. Voorts zal de gemiddelde vakman naar het oordeel van het hof menen dat het 'knutselen' aan de diol-base zeer wel racemische problemen met zich mee kan brengen.
- 3.40.
De gemiddelde vakman trof dus in de stand van de techniek geen aanwijzingen aan in een specifieke richting van onderzoek ten aanzien van één van de verschillende precursors. Vervolgens is het hof uitgegaan van de hypothese dat als de gemiddelde vakman al aan de diol-base zou denken, hij toch eerder zou denken aan desmethylcitalopram. Noch de keuze voor de diol-base, noch de keuze voor desmethylcitalopram lag aldus voor de hand. Het hof geeft daarmee geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.
Voorts is het oordeel van het hof in rov. 10.7, dat de gemiddelde vakman die de op zichzelf bekende diol-base als precursor wenst te gebruiken al zoveel keuzen dient te maken - in verband met het ontbreken van duidelijke aanwijzingen in die richting - dat reeds met betrekking tot die eerste stap met recht van een systematisch onderzoek kan worden gesproken dat zeer wel octrooieerbaar kan zijn, en rov. 12, in het licht van de hiervoor geparafraseerde rechtsoverwegingen, niet onbegrijpelijk of ontoereikend gemotiveerd. Ook zonder het oordeel van het hof dat het 'knutselen' aan de diol-base zeer wel racemische problemen met zich mee kan brengen, onder verwijzing naar de verklaring van Bøgesø, houdt het oordeel in de rov. 10.7 en 12 stand.
Het hele onderdeel stuit hierop af.
- 3.41.
Onderdeel 3.e klaagt dat voor zover verwijzing naar de verklaring van de (mede-)uitvinder dr. Bøgesø in rov. 10.6 ("Immers van deze bekende precursor, die volgens de Generieken ook leidt tot escitalopram, is bekend dat 'it could be readily converted back to Citalopram using straightforward chemical steps which posed no threat to the integrity of the chiral centre or the cyarta group,' (vgl. verklaring dr. Bøgesø, onder 47 en pleitnotities in hoger beroep van de Generieken, onder 236), terwijl een stereoselectieve omzetting van (een enantiomeer van) de diol-base niet bekend is (ook niet uit US-A 4.650.884), zodat de vakman eerder aan desmethylcitalopram zal denken dan aan de diol-base.") al zou kunnen bijdragen aan de inventiviteitsbeoordeling, dan heeft te gelden dat [verweerster] geadstrueerd heeft betoogd dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum inzag dat dat evengoed gold voor de diol-base. Ook van het in zijn enantiomeren gesplitste diol kon citalopram worden gemaakt. Voorts heeft het hof in rov. 11.4 geoordeeld dat 'opvallend is dat toen [eiseres] eenmaal bedacht had de diol route weer op te pakken, (...), het vrijwel onmiddellijk gelukte via deze route het gewenste escitalopram in handen te krijgen' en dat de toepassing van de in conclusie 6 beschreven nucleofiele substitutiereactie 'het toepassen van algemene vakkennis´ is (ook rov. 11.4). De verwijzing naar de verklaring van dr. Bøgesø is volgens het onderdeel dan ook geen begrijpelijke, althans geen voldoende onderbouwing voor het oordeel in rov. 10.6, dat de vakman voor het verkrijgen van escitalopram eerder aan desmethylcitalopram zou denken dan aan de diol-base als uitgangsmateriaal.
Voorts klaagt het onderdeel dat het hof met zijn oordeel, dat de gemiddelde vakman op grond van de structuur van de diol-base zou menen dat het 'knutselen' zeer wel racemisatieproblemen met zich mee zou kunnen brengen, blijkt geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Het hof gaat er kennelijk vanuit dat de vakman enkel die experimenten zou uitvoeren waarbij hij geen problemen verwachtte, hetgeen een rechtens onjuiste toepassing is van de problem-and-solution-approach. Als een vakman volgens het onderdeel problemen verwacht, is daarmee niet gegeven dat hij dus geen redelijke kans op succes verwacht. Een redelijke succesverwachting kan ook bestaan als de vakman problemen zou voorzien, of als hij zou voorzien dat de problemen niet optreden, of als hij zou voorzien dat mogelijk is dat de problemen overkomelijk zijn. Daarbij is volgens het onderdeel nog van belang dat het hof niet heeft vastgesteld dat de vakman zou menen dat de door het hof genoemde problemen met racemisatie onoverkomelijk zouden zijn.
Ook heeft [verweerster] volgens het onderdeel uitvoerig, aan de hand van meerdere handboeken, betoogd dat stereoselectieve synthese (ringsluiting) een standaardmethode is voor het proberen te verkrijgen van de zuivere enantiomeren van een racemaat, hetgeen het hof ook heeft aanvaard. Deze methode is voor de vakman dan ook 'obvious to try', zodat het oordeel van het hof, in rov. 10.6 dat de gemiddelde vakman zijn onderzoek naar de diol-route via de intramoleculaire ringsluitingsreactie desondanks niet zou voortzetten, onbegrijpelijk of onvoldoende is gemotiveerd. Uit de gedingstukken volgt immers dat racemisatie alleen optreedt in een zuurmilieu, terwijl de ringsluitingsreactie van conclusie 6 nu juist in een basisch milieu plaatsvindt.
Ten slotte is het oordeel van het hof, onder verwijzing naar de verklaring van dr. Bøgesø, dat de monoester bij bepaalde reactietemperaturen niet stabiel genoeg zou zijn voor scheiding voor de keuze van desmethylcitalopram in plaats van de diol-base niet begrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd, nu conclusie 6 niet beperkt is tot het gebruik van de monoester van Mosher's zuur. Vaststaat immers dat wanneer van het gesplitste diol gebruik wordt gemaakt, dat eenvoudig kon worden verkregen door klassieke resolutie van het racemisch diol, de spontane stereoselectieve ringsluitingsreactie zonder problemen met de stabiliteit verloopt, zoals het hof in de rov. 11.2 t/m 11.4 overweegt.
- 3.42.
Het onderdeel ziet er ten onrechte aan voorbij dat het hof, alvorens in te gaan op de vraag of de gemiddelde vakman eerder aan desmethylcitalopram zal denken dan aan de diol-base, heeft overwogen dat de gemiddelde vakman in de stand van de techniek geen aanwijzingen aantrof in een specifieke richting van onderzoek ten aanzien van één van de verschillende precursors, naast de keuze voor een methode voor resolutie van een precursor. Het onderdeel stuit hierop in zijn geheel af (zie ook onderdeel 3.d).
- 3.43.
Onderdeel 3.f betoogt dat het hof in rov. 12 blijkt geeft van een onjuiste rechtsopvatting door de voordelen van die werkwijze, zoals beschreven in conclusie 6, te laten meewegen in de beoordeling of conclusie 6 voldoet aan het vereiste van inventiviteit. Bij die beantwoording van die vraag is volgens het onderdeel niet relevant dat de uitvinding een zogenaamd bonus-effect heeft. Voorts klaagt het onderdeel dat het oordeel van het hof onbegrijpelijk, althans niet voldoende is gemotiveerd. Het hof laat volgens het onderdeel na inzichtelijk te maken op welke voordelen het doelt, en waarom en hoe deze voordelen bijdragen aan de inventiviteit van de werkwijze beschreven in conclusie 6. Dit klemt volgens het onderdeel temeer daar het hof in rov. 8.8 zelf heeft geoordeeld dat de beweerde verbeterde werking van escitalopram als antidepressivum een bonus-effect is dat geen inventiviteit kan verschaffen.
- 3.44.
Art. 56 EOV bepaalt, voor zover van belang, dat een uitvinding als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid wordt aangemerkt, indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Bij het beoordelen van die uitvinderswerkzaamheid (inventiviteit) kunnen ook secundaire aanwijzingen/indicatoren van belang zijn. In de Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office van juli 2010, staat onder Deel I.D.9 (p. 213 t/m 214):
"9. Secondary indicia in the assessment of inventive step
I.D.9. Secondary indicia in the assessment of inventive step
9.1.
General issues
According to established case law of the boards of appeal, a mere investigation for indications of the presence of inventive step is no substitute for the technically skilled assessment of the invention vis-à-vis the state of the art pursuant to Art. 56 EPC. Where such indications are present, the overall picture of the state of the art and consideration of all significant factors may show that inventive step is involved but this need not necessarily always be the case (see T 24/81, OJ 1983, 133 and T 55/86). Secondary indicia of this kind are only of importance in cases of doubt, i.e. when objective evaluation of the prior art teachings has yet to provide a clear picture (T 645/94, T 284/96, T 71/98, T 323/99, T 877/99). Indicia are merely auxiliary considerations in the assessment of inventive step (T 1072/92, T 351/93).
In T 754/89 - "EPILADY" the board detailed its reasons for ruling that an inventive step was involved. Although factors such as commercial success, the overcoming of prejudice, the age of the documents cited, the cost of advertising and the creation of a new market segment, the satisfaction of a long-standing need, the existence of imitations and forms of infringement had received considerable attention, particularly in the parties' written submissions, the technical facts of the case were such that secondary indications of inventive step had lost any relevance.
In T 915/00 the board held that commercial implementation, licensing and the recognition of the inventor's merits by the scientific community constituted further convincing secondary indicia for the presence of inventive step."
De aanwezigheid van secundaire indicatoren kan dus een aanwijzing vormen voor uitvinderswerkzaamheid, maar vormt geenszins een vervanging voor de technisch deskundige beoordeling van de uitvinding ten opzichte van de stand van de techniek (art. 56 EOV). Als dergelijke indicatoren aanwezig zijn, kan de stand van de techniek en rekening houdend met alle belangrijke factoren maken dat sprake is van uitvinderswerkzaamheid, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Secundaire indicatoren zijn alleen van belang in geval van twijfel, dat wil zeggen wanneer objectieve evaluatie van de stand van de techniek geen duidelijk beeld geeft. Bij de beoordeling van uitvinderswerkzaamheid vormen secundaire indicatoren dan ook slechts aanvullende overwegingen.
- 3.45.
Eén van die secundaire indicatoren vormt het bonus-effect. In de Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office van juli 2010, staat over 'surprising effect - bonus effect' onder Deel I.D.9 (p. 219 t/m 221), voor zover van belang, vermeld:
"9.8. Surprising effect - bonus effect
An effect which may be said to be unexpected can be regarded as an indication of inventive step (T 181/82, OJ 1984, 401). However, certain preconditions have to be met. In T 21/81 (OJ 1983, 15) the board considered that if, having regard to the state of the art, it would already have been obvious for a skilled person to arrive at something falling within the terms of a claim, because an advantageous effect could be expected to result from the combination of the teachings of the prior art documents, such claim lacked inventive step, irrespective of the circumstance that an extra effect (possibly unforeseen) was obtained (see T 365/86, T 350/87, T 226/88). This case law was also confirmed in T 69/83 (OJ 1984, 357). Where, because of an essential part of the technical problem being addressed, the state of the art obliged a skilled person to adopt a certain solution, that solution was not automatically rendered inventive by the fact that it also unexpectedly solved part of the problem. Therefore, an unexpected bonus effect does not confer inventiveness on an obvious solution (T 231/97). If it is obvious for the skilled person to combine prior art teachings in order to solve an essential part of the problem, the presence of even an unexpected extra effect allowing another part of the problem to be solved at the same time does not in principle imply the presence of inventive step (T 170/06).
Furthermore, in T 192/82 (OJ 1984, 415) the board stated that the skilled person had to be free to employ the best means already available for his purposes, although the use of means leading to some expected improvements might well be patentable in relying on an additional effect, provided this involved a choice from a multiplicity of possibilities. The lack of alternatives in this respect might therefore create a "one-way-street" situation leading to predictable advantages which remained obvious in spite of the existence of some unexpected "bonus" effect. The board also pointed out in T 506/92 that an additional effect achieved inevitably by the skilled person on the basis of an obvious measure without any effort on his part simply represented a bonus under EPO case law which could not substantiate inventive step, even as a surprising effect (see also T 766/92, T 431/93, T 703/93, T 681/94, T 985/98, T 794/01).
The board in T 936/96 held that, once a realistic technical problem had been defined and once it had been established that a particular solution to such a problem would have been envisaged by a skilled person in the light of the relevant state of the art, that solution could not be said to involve an inventive step, and this assessment was not altered by the fact that the claimed invention inherently also solved further technical problems. In the case in point the claimed surprising effect could not be regarded as an indication of the presence of an inventive step.
In T 227/89 the board stated that in determining which effect was crucial and which was merely accidental (the so-called "bonus effect"), a realistic approach had to be taken, considering the relative technical and practical importance of those effects in the circumstances of a given case (see also T 732/89 and T 729/90). When assessing chemical substances for inventive step, it is often their surprising properties that are considered (see in this connection T 20/83, OJ 1983, 419).
In T 848/94 the solution of the existing technical problem required a combination of measures that was not suggested by the prior art in such a manner that it would have been adopted by the person skilled in the art. Therefore, the person skilled in the art was not in a "one-way-situation".
In T 154/87 it was pointed out that the achievement of a surprising effect was no precondition for the existence of inventive step. All that was necessary was to ascertain that the respective subject-matter could not be derived by the skilled person in an obvious manner from the available prior art (T 426/92, T 64/94, T 960/95, T 524/97).
In T 551/89 the board stated that an effect which was to be expected as the result of an obvious measure could not contribute to recognition of the required inventive step, even if the scale of this effect was surprising to the skilled person. In this case an effect whose scale surpassed the skilled person's hopes merely represented a bonus effect following inevitably from the use of an obvious measure and obtained by the skilled person without any inventive effort on his part (T 506/92, T 882/94)
(...)"
- 3.46.
Ook in deel G, hfst. VII, par. 10 van de Guidelines for Examination in the European Patent Office (2012), valt het bonus-effect onder de secundaire indicatoren. Par. 10.2 van die Guidelines vermeldt:
"10.2. Unexpected technical effect; bonus effect
An unexpected technical effect may be regarded as an indication of inventive step. It must, however, derive from the subject-matter as claimed, not merely from some additional features which are mentioned only in the description. However, if, having regard to the state of the art, it would already have been obvious for a skilled person to arrive at something falling within the terms of a claim, for example due to a lack of alternatives thereby creating a "one-way street" situation, the unexpected effect is merely a bonus effect which does not confer inventiveness on the claimed subject-matter (see T 231/97 and T 192/82)."
- 3.47.
In het onderdeel wordt ter onderbouwing van de klacht verwezen naar T 21/81 (voornoemd) en naar de Guidelines for Examination in the European Patent Office, deel C, hfst. IV, par. 11.10.2 van april 2010, thans deel G, hfst. VII, par. 10.2 van juni 2012. Ook verwijst het onderdeel naar twee vonnissen van de rechtbank 's-Gravenhage. In het vonnis van die rechtbank van 23 november 2011, IEF 10546, BIE 2012, 1, heeft de rechtbank in rov. 4.20 overwogen dat een bonuseffect de voor de hand liggende combinatie in die zaak niet alsnog inventief kan maken. Bij vonnis van 26 januari 2001, IEF 9370, IER 2011, 31 m.nt. FE heeft die rechtbank in de rov. 4.24 t/m 4.30 kort gezegd geoordeeld dat het 'bonuseffect' bij de beoordeling van de inventiviteit buiten beschouwing dient te blijven, omdat het nu eenmaal optreedt als de gemiddelde vakman de stand van de techniek volgt.
- 3.48.
De omstandigheid dat een bonus-effect nimmer van belang is bij de beoordeling van de inventiviteit van een uitvinding gaat een stap te ver en kan ook niet uit de Guidelines en jurisprudentie van het EPO worden afgeleid. Onder voorwaarden kan een bonus-effect een aanvullende overweging bij de beoordeling voor inventiviteit vormen.
Het hof heeft in het onderhavige geval in rov. 10.7 overwogen dat reeds met betrekking tot het toepassen van de diol-base als precursor van een systematisch onderzoek kan worden gesproken dat zeer wel octrooieerbaar kan zijn. In rov. 12 heeft het hof geoordeeld dat de inventiviteit van werkwijzeconclusie 6 is gelegen in het toepassen van de diol-base als tussenproduct. De keuze voor de diol-base is voor de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum dus niet voor de hand liggend. Vervolgens heeft het hof deze omstandigheid in verband gebracht met de in het octrooischrift beschreven secundaire indicatoren: de hoge optische zuiverheid van 99,6% voor escitalopram en een vlot verlopende ringsluiting onder milde reactie-omstandigheden. Deze omstandigheden tezamen maken naar het oordeel van het hof dat werkwijzeconclusie 6, als geheel, voldoet aan het vereiste van inventiviteit. Van een situatie als bedoeld in T 21/81 en de genoemde vonnissen van de rechtbank 's-Gravenhage is dus geen sprake, noch van een 'one-way-street'-situatie.
- 3.49.
Het hof heeft, anders dan de klacht betoogt, de voordelen vermeld: hoge optische zuiverheid van escitalopram en een vlot verlopende ringsluiting onder milde reactieomstandigheden. Die voordelen die beschreven staan in het octrooischrift, vloeien mede voort uit de geclaimde werkwijze en vormen een aanvullende indicatie voor de inventiviteit van conclusie 6. De verwijzing naar rov. 8.8 mist doel, omdat het hof in die rechtsoverweging slechts over de inventiviteit van de conclusies 1 t/m 5 heeft geoordeeld, de stofconclusies, en de voordelen in dat geval niet in het octrooischrift stonden vermeld.
De klacht is daarmee vruchteloos voorgesteld.
- 3.50.
Onderdeel 4, dat zich richt tegen rov. 13, klaagt dat voor zover het hof op juiste en begrijpelijke wijze heeft geoordeeld dat conclusie 6 inventief is, het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat conclusie 7 inventief is. Het hof overweegt in genoemde rechtsoverweging:
"13.
Wat betreft conclusie 7 wordt opgemerkt dat deze conclusie onder bescherming stelt het afzonderlijke (-)-enantiomeer van de (bekende racemische) diol-base. Dit enantiomeer is nieuw (zie hiervoor onder 9). Aangezien de inventiviteit van conclusie 6 is gelegen in de keuze van de diol-base als uitgangsstof, is ook de door klassieke resolutie daaruit verkrijgbare en als tussenproduct in de werkwijze volgens conclusie 6 toepasbare (-)-enantiomeer inventief."
De klachten van het onderdeel zijn in de onderdelen 4.a t/m 4.b uitgewerkt.
- 3.51.
Onderdeel 4.a klaagt dat het hof in rov. 13 blijkt geeft van een onjuiste rechtsopvatting, nu het hof bij de beoordeling van conclusie 7 niet afzonderlijk heeft beoordeeld wat voor deze conclusie de meest nabije stand van de techniek is. Bij het beoordelen van de inventiviteit van een octrooi dient immers voor iedere conclusie afzonderlijk de meest nabije stand van de techniek te worden bepaald met behulp van de problem-and-solution-approach. Het onderdeel klaagt verder dat het oordeel niet toereikend is gemotiveerd. [Verweerster] heeft gemotiveerd betoogd dat EP 943 moet worden geïdentificeerd als de meest nabije stand van de techniek voor conclusie 7, hetgeen [eiseres] in hoger beroep heeft bestreden, zodat het hof niet zonder nadere motivering, die ontbreekt, tot het oordeel kon komen dat conclusie 7 inventief is.
- 3.52.
De Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 2010, vermeldt onder D.8.8.4, p. 204-205:
"8.8.4. Intermediate products
In key decision T 22/82 (OJ 1982, 341) the board ruled that the preparation of new intermediates for a surprisingly advantageous complete process for the preparation of known and desired end products was inventive.
Again in T 163/84 (OJ 1987, 301) intermediate chemical products were held to be patentable on the grounds that their further processing to the known end products involved an inventive step. The board however held that a new chemical intermediate did not become inventive merely because it was prepared in the course of an inventive multistage process and was further processed to a known end-product; there had to be other factors as well, such as that the process for preparing the new intermediate had enabled it to be prepared for the first time and had done so inventively and other methods of preparing it had appeared to be ruled out.
In T 648/88 (OJ 1991, 292) the board disagreed with the view expressed in T 163/84, pursuing instead the line taken in T 22/82. An intermediate intended for the preparation of a known end-product was deemed to be inventive if its preparation took place in connection with inventive preparation or inventive further processing or in the course of an inventive complete process.
In T 1239/01 the board confirmed that an intermediate intended for the preparation of a known end-product is deemed to be inventive if its preparation took place in the course of an inventive complete process.
(...)"
- 3.53.
De conclusies 6 t/m 7 van EP 066 luiden:
"6.
Werkwijze voor het bereiden van een verbinding volgens conclusie 1, bestaande uit het op stereoselectieve wijze omzetten van het (-)-4-[4-{dimethylamino)-l-(4'-fluorfenyl)-l-hy(iroxy-l-butyl]-3-(hydroxymethyl)benzonitril of een monoëster daarvan in het (+)-1-(3-dimethylaminopropyl)-1-(4'fluorfenyl)-1-3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitril, dat als zodanig of als niet-toxisch zuuradditie-zout daarvan geïsoleerd wordt.
7.
Het (-)-enantiomeer van de verbinding 4-[4-(dimethylamino)-1-(4'-fluorfenyl)-1-hydroxy-l-butyl]-3-(hydroxymethyl)benzonitril of ester van dat (-)-isomeer, welke ester volgens de algemene formule 2 is, waarvan R een labiele ester-groep is."
Het hof heeft (in rov. 10.2) bij de beoordeling van de inventiviteit van conclusie 6, voor zover van belang, geoordeeld dat EP 943 niet als de meest nabije stand van de techniek wordt aangemerkt, omdat in EP 943 het (-)-enantiomeer van de diol-base in het geheel niet is genoemd. Voorts laat [verweerster] naar het oordeel van het hof door uit te gaan van EP 943 de impliciet in conclusie 6 gelezen keuze van de diol-base II geheel buiten beschouwing, hetgeen niet terecht is omdat uit het octrooi blijkt dat het (-)-enantiomeer nu juist daaruit wordt verkregen. Vervolgens heeft het hof het artikel van Smith aangemerkt als de meest nabije stand van de techniek en naar aanleiding van het voorgaande conclusie 6 geherformuleerd: de werkwijze voor het bereiden van escitalopram, met het kenmerk, dat: a) bij de bereiding wordt uitgegaan van (de op zichzelf bekende) diol-base II, b) het (-)-enantiomeer van de diol-base II wordt bereid of een monoester daarvan, en c) dit (-)-enantiomeer of monoester op een stereoselectieve wijze in escitalopram wordt omgezet.
In de bestreden rechtsoverweging heeft het hof geoordeeld dat conclusie 7 het afzonderlijke (-)-enantiomeer van de (bekende) racemische diol-base onder bescherming stelt. Dit enantiomeer is naar het oordeel van het hof nieuw en aangezien de inventiviteit van conclusie 6 is gelegen in de keuze van de diol-base als uitgangsstof, is ook het door klassieke resolutie daaruit verkrijgbare en als tussenproduct in de werkwijze volgens conclusie 6 toepasbare (-)-enantiomeer inventief.
- 3.54.
Het hof heeft de werkwijze van conclusie 6 inventief geacht (vgl. de rov. 10.7 en 12 van het bestreden arrest). Conclusie 7 beschrijft het (-)-enantiomeer dat onderdeel is van de werkwijze als geclaimd in conclusie 6 en uit de diol-base wordt verkregen. Nu het (-)-enantiomeer als tussenproduct onderdeel uitmaakt van de inventieve werkwijze als neergelegd in conclusie 6 voor de bereiding van escitalopram is dus ook het (-)-enantiomeer inventief. In deze situatie kon het hof aldus volstaan met verwijzing naar zijn beoordeling van de inventiviteit van conclusie 6.
Het onderdeel faalt dus.
- 3.55.
Onderdeel 4.b betoogt dat uit de stukken van het geding volgt dat EP 943 de racemische diol-base beschrijft die als precursor in de synthese van citalopram wordt gebruikt. Conclusie 7 beschrijft diezelfde diol-base, doch nu slechts het (-)-enantiomeer daarvan. [Verweerster] heeft volgens het onderdeel betoogd dat EP 943 de 'most promising springboard' voor conclusie 7 vormt, omdat het enige dat de vakman, uitgaande van EP 943, te doen staat om te komen tot conclusie 7, het scheiden van de enantiomeren van de diol-base is. Het hof heeft in rov. 11.2 terecht overwogen dat de gemiddelde vakman dat kan op basis van zijn algemene vakkennis door middel van klassieke resolutie. [Eiseres] heeft volgens het onderdeel niet bestreden dat de vakman op basis van klassieke resolutie in staat was tot het scheiden van de enantiomeren van de diol-base. Uit die stukken volgt tevens dat Smith enkel het (+)-enantiomeer van citalopram bespreekt, maar niet de diol-base, terwijl [eiseres] bij de rechtbank heeft erkend dat "[n]iets in Smith leert de vakman hoe hij escitalopram in handen kan krijgen.' In het licht hiervan is volgens het onderdeel het (impliciete) oordeel van het hof in rov. 13, dat Smith de meest nabije stand van de techniek voor conclusie 7 vormt, niet voldoende begrijpelijk gemotiveerd.
Het onderdeel vervolgt dat voor zover het hof heeft geoordeeld dat Smith voor conclusie 7 de meest nabij gelegen stand van de techniek vormt, het buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden. Noch [verweerster], noch [eiseres] heeft ooit betoogd dat Smith de meest nabije stand van de techniek voor conclusie 7 is. [Verweerster] heeft betoogd dat EP 943 de meest nabij gelegen stand van de techniek is en in hoger beroep heeft [eiseres] weliswaar betwist dat EP 943 het juiste uitgangspunt was, maar zij heeft zich niet op het standpunt gesteld dat Smith de meest nabije stand van de techniek voor conclusie 7 zou zijn. Ter onderbouwing daarvan heeft [eiseres] enkel gesteld dat EP 943 over een ander probleem dan conclusie 7 en daarbij niet het argument gevoerd dat Smith voor conclusie 7 de meest nabij gelegen stand van de techniek zou zijn. [Eiseres] heeft volgens het onderdeel niet gesteld welk document dan wel de meest nabij gelegen stand van de techniek vermeldt. Art. 24 Rv en het beginsel van hoor en wederhoor stonden er dan ook aan in de weg dat het hof Smith heeft aangewezen als de meest nabije stand van de techniek voor de beoordeling van de inventiviteit van conclusie 7, althans heeft het hof zijn keuze in rov. 13 als meest nabije stand van de techniek voor conclusie 7, gelet op het partijdebat niet voldoende gemotiveerd. Ook heeft [eiseres] uitdrukkelijk erkend dat EP 943 de meeste technische kenmerken met conclusie 7 van EP 066 gemeen heeft. Ook in dat licht is het oordeel van het hof zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk.
- 3.56.
Het onderdeel faalt op de gronden als vermeld onder onderdeel 4.a.
Middel B: nietigheid aanvullend beschermingscertificaat (ABC)
- 3.57.
Het middel omvat twee onderdelen en wordt voorafgegaan door een inleiding. De inleiding bevat geen klacht(en).
- 3.58.
Onderdeel 1, dat wordt voorafgegaan door een inleiding, klaagt in de kern dat het hof er in de rov. 18.4 t/m 18.7 ten onrechte vanuit is gegaan dat een stof een nieuw product is in de zin van art. 1 onder b Verordening 469/2009, wanneer die stof in octrooirechtelijk opzicht nieuw is. Het hof overweegt in genoemde rechtsoverwegingen en in de daaraan voorafgaande rov. 17.8 t/m 18.366.:
"17.8
Volgens de Generieken dient het ABC nr. 300155 ook nietig te worden verklaard op grond van artikel 15, lid 1 sub a jo. artikel 3 sub c en 3 sub d Verordening (zie hiervoor onder 17.1, sub 2 (i)) en 2 (iii)).
De Generieken hebben namelijk vastgesteld dat [eiseres] reeds een ABC nr. 970031 heeft verkregen voor het 'product' 'Citalopram, desgewenst in de vorm van een zuuradditiezout met een farmaceutisch aanvaardbaar zuur, in het bijzonder het hydrobromide.' (zie prod.23 in hoger beroep van de Generieken).
Dat ABC is gebaseerd op het Nederlands octrooi nr 192451. Als eerste vergunning voor het in de handel brengen van het product als geneesmiddel ('Cipramil') waren ingeroepen:
- -
in Nederland op 16 april 1997 onder nrs RVG 19592, 19593 en 19594 en
- -
voor de EG in Denemarken op 30 januari 1989 onder nrs 13248, 13249 en 13250.
De werkzame stof van de geneesmiddelen 'Cipralex' en 'Lexapro', welke bestaat uit escitalopram-oxalaat is, naar de Generieken betogen, dezelfde als de werkzame stof van het geneesmiddel Cipramil, dat bestaat uit citalopram-hydrobromide; anders gezegd: de (feitelijk werkzame) basisverbindingen escitalopram en citalopram zijn hetzelfde 'product' in de zin van de verordening (zie hierna onder 18.3).
Het onderhavige ABC nr. 300155 is dan verkregen met verwijzing naar een vergunning voor het in de handel brengen die niet de eerste was voor het betrokken 'product', terwijl voor het 'product' ook al eerder een ABC was verkregen en wel ABC nr. 970031, aldus de Generieken.
18.1
In deze zaak is daarmee in feite aan de orde de uitleg van het begrip 'product' als bedoeld in artikel 1, sub b Verordening.
18.2
Ter verkrijging van het ABC nr. 970031 ten name van [eiseres] is als basisoctrooi ingeroepen het Nederlandse octrooi 192 451 (prod. 3 in prima van de Generieken), dat zoals hierboven reeds aan de orde is geweest, betrekking heeft op racemisch citalopram, derhalve een mengsel van het S(+)-enantiomeer (escitalopram) en het R(-)-enantiomeer in een verhouding van 1:1, waarbij volgens het onderhavige octrooi EP'066 (blz. 3, regels 14-15) 'almost the entire 5-HT uptake inhibition resided in the (+)- citalopram-enantiomer.'
18.3
Volgens de Generieken staat daarmee vast dat de werkzame stof in beide geneesmiddelen escitalopram is en er dus sprake is van hetzelfde 'product'. Ter ondersteuning van deze stelling hebben de Generieken erop gewezen dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) - binnen het regime van het stelsel van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen - inhoudelijk heeft geoordeeld dat ten opzichte van citalopram escitalopram geen 'NAS' ('New Active Substance' of 'New Chemical Entity', hof ) is (pleitnotities in hoger beroep van de Generieken).
Met betrekking tot het voorgaande hebben de Generieken voorts opgemerkt (pleitnotities in hoger beroep, onder 99) 'dat het begrip NAS (...) een andere betekenis heeft dan een nieuwe stof in het octrooirecht. Een stof kan octrooirechtelijk nieuw zijn, maar niet als NAS worden beschouwd in het kader van de geneesmiddelenwetgeving.'
18.4
Dit doet dan de vraag rijzen bij welke betekenis in het ABC-recht dient te worden aangeknoopt bij de uitleg van het begrip 'product' volgens artikel 1, sub b) Verordening, wanneer dit staat voor 'werkzame stof' (van een geneesmiddel).
Naar het oordeel van het hof is een aanvullend beschermingscertificaat weliswaar een beschermingstitel sui generis, maar feitelijk is een ABC een verlenging van het basisoctrooi doch slechts voor die werkzame stof waarvoor als geneesmiddel een marktvergunning is verkregen. Het ligt dan ook voor de hand om bij de uitleg van het begrip 'product' uit te gaan van het begrip 'werkzame stof' zoals dat in het octrooirecht wordt gebruikt. Dat dit juist is wordt bevestigd in de Toelichting van de Europese Commissie bij de Verordening nr.1768/92) onder 28, document COM90. 101 def.-SYN 255 (Brussel, 11 april 1990, waarnaar wordt verwezen in de hierna te noemen beschikking van het Hof van Justitie EU van 25 november 2011): 'Daarom past de term 'produkt' niet bij de betekenis van farmaceutische specialiteit of geneesmiddel in ruime zin, maar slechts bij de enge betekenis van produkt, van het octrooirecht, dat, op chemisch en farmaceutisch gebied toegepast, overeenkomt met het werkzaam beginsel.'
Daarvoor pleit ook dat de afgifte van een certificaat is opgedragen aan de in artikel 9 lid 1 Verordening bevoegde autoriteit, zijnde de dienst voor de industriële eigendom en niet de autoriteit die de markttoelatingen afgeeft.
In beginsel zijn de oordelen van de vergunningverlenende autoriteiten met betrekking tot het begrip werkzame stof genomen in het kader van de geneesmiddelenwetgeving dus niet bepalend.
Het hof merkt op dat, voor zover de Generieken hebben aangevoerd dat de Zweedse autoriteit (mogelijk) op het verkeerde been is gezet door de inkleding van [eiseres]'s vergunningaanvrage voor escitalopram als een vergunningaanvrage voor een 'NAS', dat evenwel geen inhoudelijke beoordeling daarvan door de Zweedse autoriteit heeft plaatsgevonden en dat het CBG in zijn beslissing van 25 februari 2010 (in een andere zaak, hof) heeft geoordeeld dat escitalopram geen 'NAS' is maar een zgn.'line-extension', dat oordeel van het CBG in die (andere) zaak voor de betekenis van 'product' in de onderhavige zaak niet bepalend is en daarom buiten beschouwing moet blijven. Het door de Generieken genoemde arrest C-127/00 van 11 december 2003 heeft slechts betrekking op de uitleg van artikel 19 - de overgangsbepaling - van Verordening nr. 1768/92 en is hier evenmin van belang.
18.5
Zoals hierboven uiteengezet, is in de uitspraak T 296/87 van de TKvB beslist dat een enantiomeer (in casu escitalopram) ten opzichte van het racemaat (citalopram) nieuw is in de zin van artikel 541. EOV, waarbij de nieuwheid gelegen is in de specifieke ruimtelijke configuratie ('Raumform') van escitalopram. Hiervan uitgaande zijn escitalopram en citalopram 'andere' werkzame stoffen, zodat er naar het oordeel van het hof sprake is van andere 'producten' in de zin van de definitie van artikel 1 Verordening. ABC nr. 300155 betreft dan ook een 'ander' product dan ABC nr. 970031.
18.6
Hetgeen hierboven onder 18.1-18.4 is overwogen brengt mee, dat [eiseres] voor het (huidige) ABC nr. 300155 een beroep heeft gedaan op de juiste (eerste) marktvergunningen (die welke zijn afgegeven voor de geneesmiddelen Cipralex/ Lexapro) en dat voor escitalopram niet eerder een ABC is verkregen. Hiermee is tevens voldaan aan de vereisten van artikel 3 sub c en sub d Verordening.
ABC nr. 300155, verleend voor het 'product' 'Escitalopram, desgewenst in de vorm van een farmaceutisch aanvaardbaar zuuradditiezout, in het bijzonder escitalopramoxalaat', is geldig (binnen de grenzen van de door het (beperkte) basisoctrooi verleende bescherming (vgl. artikel 4 Verordening nr. 269/2009 met als opschrift 'Voorwerp van de bescherming').
18.7
Ten slotte hebben de Generieken een beroep gedaan op het arrest C-258/99 van het HvJ EG van 10 mei 2001 (BASF AG tegen Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE)) (prod.19 in hoger beroep van de Generieken) waarin volgens de Generieken in een analoog geval als het onderhavige is geoordeeld dat sprake was van dezelfde 'producten'.
Het BASF-arrest betreft Verordening (EG) nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen. In artikel 1 van die Verordening zijn onder 'Definities' enige specifieke omschrijvingen gegeven die in de onderhavige Verordening 469/2009 niet voorkomen, waaronder de definitie sub 2: 'stoffen': chemische elementen of verbindingen daarvan, zoals die in de natuur voorkomen, of zoals die industrieel worden vervaardigd, met inbegrip van alle verontreinigingen die onvermijdelijk bij het fabricage proces ontstaan.'
Uit het arrest blijkt dat op 27 februari 1967 aan BASF een Nederlandse marktvergunning werd verleend voor het gewasbestrijdingsmiddel 'Pyramin' met als werkzame stof chloridazon, dat bestaat uit twee verbindingen, te weten (ten hoogste) 80% 4-amino-5-chloor-1-fenyl-pyridazon-6 en (ten minste) 20% 5-amino-4-chloor-1-fenyl-pyridazon-6. De eerste verbinding is de werkzame verbinding, de tweede verbinding, die een isomeer is van de eerste, is niet of nauwelijks werkzaam en moet dan ook als een verontreiniging worden beschouwd.
Hieruit is af te leiden dat de structuur van de beide verbindingen was opgehelderd; het gaat dus om twee bekende verbindingen; met andere woorden, chloridazon is een bekende werkzame stof.
Voorts volgt uit het arrest dat BASF een nieuwe en inventieve werkwijze heeft geoctrooieerd (in het door de Generieken geraadpleegde, doch niet ten processe overgelegde octrooi EP 0.026. 847), waarmee het bekende chloridazon in een meer zuiver vorm wordt bereid (90 % werkzame verbinding en 10% verontreiniging).
Het 'nieuwe' chloridazon (90/10) onderscheidt zich dus van het 'oude' chloridazon (80/20) slechts in zuiverheid, waarvan de TKvB in T 990/96 heeft bepaald (zie hierboven 14.4): 'Purity of chemical compound no new element', hetgeen in de hierboven weergegeven definitie van 'stoffen' in Verordening nr. 1610/96 nog eens in andere bewoordingen is neer- gelegd.
De gelijkenis met het geneesmiddel 'Citalopram' dringt zich op.
Ook voor citalopram is een marktvergunning afgegeven, terwijl ook citalopram bestaat uit twee verbindingen, te weten 50% S-citalopram en 50% R-citalopram, van welke verbindingen de vakman de ruimtelijke structuur eenvoudig kan 'tekenen' (zie hierboven het artikel van D.F. Smith van 1985).
[Eiseres] heeft eveneens een nieuwe en inventieve werkwijze gevonden waarmee de S-enantiomeer (of de R-enantiomeer) in een meer zuivere vorm wordt bereid (optische zuiverheid 99.6%, resp. 99.9%, zie octrooi blz. 6, regels 1-8). Met de Generieken zou men kunnen menen dat de uitspraak T 990/96 ook hier geldt: 'Purity of chemical compound no new element'. Derhalve de zuiverheid maakt de S-enantiomeer nog niet tot een nieuw 'product'.
Daarmee houdt de gelijkenis tussen de BASF- en de onderhavige zaak evenwel op. Immers, de nieuwheid van de S-enantiomeer is in het onderhavige geval niet (alleen maar) gelegen in de hogere zuiverheid, maar volgens de uitspraak van de TKvB in T 296/87 (ook of juist) in de ruimtelijke vorm van het S-enantiomeer.
Weliswaar kan de vakman de ruimtelijke vorm van de S- en R-enantiomeer wel weergeven, maar daarmee is niet bekend of de S- of R-enantiomeer de (+)- of (-) enantiomeer is en evenmin welke van de twee de werkzame verbinding is en, of er een niet of nauwelijks werkzame verbinding is die als een verontreiniging dient te worden beschouwd (vgl. hierboven onder, Prof Ariëns (1986): 'isomeric ballast'). Met andere woorden, het bekende citalopram bestaat - in tegenstelling tot chloridazon - uit twee niet bekende verbindingen (met een niet opgehelderde ruimtelijke structuur). De gevonden werkwijze maakt het nu mogelijk de ruimtelijke structuur van de S-enantiomeer (expliciet) vast te stellen. In die 'nieuwe' (nog niet eerder opgehelderde) ruimtelijke structuur wordt de nieuwheid van het escitalopram gezien, waarmee de (werkzame) S-enantiomeer een ander 'product' is dan het racemaat.
Kortom, ook het arrest C-258/99 tast de geldigheid van het ABC 300155 niet aan."
- 3.59.
Het onderdeel valt uiteen in drie subonderdelen met de navolgende opschriften: art. 15 lid 1, aanhef en onder c, Verordening 469/2009, art. 15 lid 1, aanhef en onder a, Verordening 469/2009 in verbinding met art. 3 onder c Verordening 469/2009 en art. 15 lid 1, aanhef en onder a, Verordening 469/2009 in verbinding met art. 3 onder d Verordening 469/2009 (hierna aangeduid als de onderdelen 1.a t/m 1.c).
Onderdeel 1.a klaagt dat in zoverre het oordeel van het hof, dat conclusie 6 geldig is, terecht wordt bestreden met (één van) de incidentele cassatiemiddelen van [verweerster] a fortiori ook het oordeel van het hof, dat art. 15 lid 1 aanhef en onder c Verordening 469/2009 niet van toepassing is, niet in stand kan blijven.
Onderdeel 1.b klaagt dat het hof met zijn oordeel in de rov. 18.4 t/m 18.5, dat het voor de hand ligt om bij de uitleg van het begrip product uit te gaan van het begrip werkzame stof zoals dat in het octrooirecht wordt gebruikt en dat escitalopram een ander product is in de zin van de Verordening 469/2009 omdat het in octrooirechtelijke zin nieuw is ten opzichte van escitalopram, blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Immers, als een stof nieuw is in octrooirechtelijke zin, betekent dit niet (zonder meer) dat het ook een ander "product" is in de zin van de Verordening. Daarbij volgt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie dat niet elke verandering aan een stof een ander "product", in de zin van de Verordening, doet ontstaan (hoewel dit nieuwheid in octrooirechtelijke zin niet uitsluit). Daarvoor is volgens het onderdeel een eigen therapeutisch effect nodig. Ook de door het hof gegeven uitleg aan de toelichting van de Europese Commissie bij art. 1 van het voorstel van Verordening 1768/92 is onjuist, nu uit de toelichting volgt dat de term 'product' is gekozen als gemeenschappelijk kenmerk van het octrooirecht en de geneesmiddelenwetgeving. Het hof had bij zijn uitleg dan ook de bepalingen met betrekking tot geneesmiddelen moeten meewegen bij zijn oordeel, en heeft zich, in strijd met het recht, ten onrechte uitsluitend gebaseerd op het octrooirechtelijk nieuwheidsbegrip. Uit de omstandigheid dat de afgifte van het certificaat is opgedragen aan de dienst voor de industriële eigendom en niet aan de autoriteit die de markttoelatingen geeft, kan evenmin worden afgeleid dat het begrip product octrooirechtelijk moet worden uitgelegd. De Europese Commissie geeft in eerder genoemde toelichting ook aan dat ook de 'health authorities' bij de verlening betrokken kunnen worden en dat het gaat om het gebruik van objectieve gegevens die eenvoudig te verifiëren zijn.
Volgens het onderdeel is het oordeel van het hof in de rov. 18.4 en 18.5, dat in dit geval voor het begrip 'product' kan worden uitgegaan van het octrooirechtelijk begrip werkzame stof en dat escitalopram een ander 'product' is in de zin van de Verordening omdat het in octrooirechtelijke zin nieuw is ten opzichte van citalopram, ten minste zonder nadere toelichting, die ontbreekt, onbegrijpelijk dan wel onvoldoende gemotiveerd. Volgens het onderdeel is het hof niet ingegaan op de betekenis van het woord 'product' in het licht van de door [verweerster] aangedragen jurisprudentie van het Hof van Justitie over de definitie van 'product', bijvoorbeeld in C-431/04, C-202/05 en C-392/97, en op de door [verweerster] besproken overweging 14 van de considerans van de Verordening (EG) 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen. [Verweerster] heeft voorts aangevoerd dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (hierna: CBG) escitalopram niet als New Active Substance (hierna: NAS) beschouwt en dat het toetsingskader voor de vraag of een stof onder de geneesmiddelenwetgeving als een NAS moet worden beschouwd, overeenkomt met het toetsingskader in het kader van de Verordening.
Verder klaagt het onderdeel dat voor zover het oordeel van het hof in rov. 18.4, dat in beginsel de oordelen van de vergunningverlenende autoriteiten met betrekking tot het begrip werkzame stof genomen in het kader van de geneesmiddelenwetgeving dus niet bepalend zijn, is gebaseerd op het uitgangspunt dat voor het begrip (ander) 'product' kan worden uitgegaan van het enge octrooirechtelijke begrip (nieuwe) 'werkzame stof', zonder daarbij acht te slaan op het begrippenkader van de geneesmiddelenwetgeving eveneens blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting.
Ook het oordeel van het hof in rov. 18.7, dat de onderhavige zaak gelijkenis vertoont met HvJ EG 10 mei 2001, C-258/99 (BASF) maar dat niettemin de strikte (octrooirechtelijke) nieuwheid van de stof escitalopram maakt dat escitalopram een ander product is dan het bekende racemaat, kan volgens het onderdeel niet in stand blijven, nu die rechtsoverweging evenals de rov. 18.4 en 18.5 is gebaseerd op het rechtens onjuiste uitgangspunt dat octrooirechtelijk nieuwheid een nieuw, ander product in de zin van art. 1 onder b Verordening 469/2009 doet ontstaan.
Ten slotte betoogt het onderdeel dat het hof oordeel van het hof in rov. 18.6 in zoverre één of meer van voormelde klachten slagen evenmin in stand kan blijven.
Onderdeel 1.c klaagt dat het hof heeft miskend dat in het kader van het beroep van [verweerster] op de nietigheidsgrond in de zin van art. 15 lid 1 aanhef en onder a Verordening 469/2009 in verbinding met art. 3 onder d Verordening 469/2009, de bevindingen van het CBG, vervat in de uitspraak van het CBG van 25 februari 201067. (die naar het oordeel van het hof een andere zaak zouden betreffen en buiten beschouwing diende te blijven) wel degelijk van belang zijn. De uitspraak van het CBG is gedaan in het kader van de bestuursrechtelijke procedure over de marktvergunningen voor de werkzame stof escitalopram in relatie tot het racemaat citalopram, in welke procedure de vraag centraal stond welke marktvergunning als eerste vergunning heeft te gelden in het kader van Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk, Pb. L 311/67-121 (hierna Richtlijn 2001/83/EG). Bij het bepalen van de betekenis van begrippen uit Verordening 469/2009 is de betekenis van het begrip 'product' als actief ingrediënt van een geneesmiddel (in ieder geval mede) richtinggevend. Voorts verwijst volgens het onderdeel Verordening 469/2009 in de art. 2 en 3b expliciet naar Richtlijn 2001/83/EG.
Voorts klaagt het onderdeel dat het oordeel van het hof ten minste, in het licht van de geadstrueerde stellingen van [verweerster] in het kader van de uitspraak van het CBG van 25 februari 2010, zonder nadere motivering, die ontbreekt, onbegrijpelijk is.
- 3.60.
De aan onderdeel 1.a voorafgaande klachten zijn tevergeefs voorgesteld, zodat dit onderdeel dat daarop voortbouwt ook tevergeefs is voorgesteld.
- 3.61.
Het aanvullend beschermingscertificaat (hierna ook ABC) in de onderhavige zaak werd verleend op basis van Verordening (EEG) 1768/92 van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, Pb. EG L 182/1-5. Deze verordening is inmiddels vervangen door Verordening (EG) 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (Gecodificeerde versie), Pb. L 152/1-10 (hierna: Verordening 469/2009)68..
- 3.62.
De considerans van Verordening 469/2009 luidt, voor zover van belang:
- "(1)
Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen [3] is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd [4]. Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van deze verordening te worden overgegaan.
- (2)
Het onderzoek op farmaceutisch gebied draagt op beslissende wijze bij tot de voortdurende verbetering van de volksgezondheid.
- (3)
Geneesmiddelen, met name die welke het resultaat van een langdurig en kostbaar onderzoek zijn, kunnen in de Gemeenschap en in Europa slechts verder worden ontwikkeld als zij onder een gunstige regeling vallen die voldoende bescherming biedt om een dergelijk onderzoek aan te moedigen.
- (4)
De periode die verloopt tussen de indiening van een aanvraag voor een octrooi op een nieuw geneesmiddel en de vergunning voor het in de handel brengen van dit geneesmiddel brengt momenteel de door het octrooi verleende effectieve bescherming terug tot een periode die ontoereikend is om de in het onderzoek gedane investeringen af te schrijven.
- (5)
Deze omstandigheden leiden tot onvoldoende bescherming zodat het farmaceutisch onderzoek wordt benadeeld.
- (6)
Het gevaar bestaat dat de in de lidstaten gevestigde Europese onderzoekscentra zich verplaatsen naar landen die een betere bescherming bieden.
- (7)
Op communautair niveau moet een uniforme oplossing worden gevonden om zo een heterogene ontwikkeling van de nationale wetgevingen te voorkomen, die uitloopt op nieuwe ongelijkheden die het vrije verkeer van geneesmiddelen in de Gemeenschap zouden kunnen belemmeren en daardoor de werking van de interne markt rechtstreeks zouden kunnen aantasten.
(...)
- (9)
De duur van de door het certificaat verleende bescherming moet zodanig worden vastgesteld dat daardoor voldoende effectieve bescherming mogelijk wordt. De houder, zowel van een octrooi als van een certificaat moet daartoe in aanmerking kunnen komen voor een uitsluitend recht van ten hoogste vijftien jaar in totaal vanaf de afgifte van de eerste vergunning voor het in de handel brengen van het betrokken geneesmiddel in de Gemeenschap.
- (10)
Er moet niettemin rekening worden gehouden met alle belangen, inclusief die van de volksgezondheid, die op het spel staan in een zo complexe en gevoelige sector als de farmaceutische sector. Met het oog hierop zou het certificaat niet voor een langere periode dan vijf jaar mogen worden afgegeven. De aldus verleende bescherming moet bovendien strikt beperkt zijn tot het product dat valt onder de vergunning voor het als geneesmiddel in de handel brengen.
- (11)
De duur van het certificaat moet kunnen worden beperkt voor een octrooi dat reeds op grond van een specifieke nationale wetgeving is verlengd."
- 3.63.
Het fundamentele doel van Verordening 469/2009 is voldoende bescherming te garanderen ter aanmoediging van farmaceutisch onderzoek, dat een beslissende bijdrage levert tot de voortdurende verbetering van de volksgezondheid69.. De vaststelling van die verordening is ingegeven door het feit dat de duur van de door het octrooi verleende effectieve bescherming ontoereikend was om de in het farmaceutisch onderzoek gedane investeringen af te schrijven. De verordening beoogt deze tekortkoming te verhelpen met invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, waarbij de houders van een nationaal of Europees octrooi aanvullende bescherming wordt geboden zonder rangorde tussen die octrooihouders aan te brengen70..
Het ABC voorziet niet in de verlenging van de octrooiduur71., maar geeft de octrooihouder extra tijd teneinde hem deels te compenseren voor de ontstane vertraging in de exploitatie van het product die is ontstaan door het aanvragen van een marktvergunning72.. De duur van het ABC kan echter niet langer zijn dan vijf jaar (zie art. 13 Verordening 469/2009).
- 3.64.
In art. 2 Verordening 469/2009 wordt in het algemeen bepaald welke producten het voorwerp kunnen zijn van een ABC73.. Het artikel bepaalt:
"Werkingssfeer
Ieder op het grondgebied van een lidstaat door een octrooi beschermd product dat, voordat het in de handel wordt gebracht, volgens Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik [6] of Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik [7] als geneesmiddel aan een administratieve vergunningsprocedure onderworpen is, kan onder de voorwaarden van en in overeenstemming met de in deze verordening vervatte regels voorwerp van een certificaat zijn."
Voorwerp van een certificaat is dus slechts een product dat tegelijkertijd octrooirechtelijke bescherming geniet én als geneesmiddel is onderworpen aan de registratieplicht in een lidstaat74..
- 3.65.
Art 3 bepaalt de voorwaarden waaronder voor die producten een ABC kan worden afgegeven. Een ABC wordt afgegeven indien in de lidstaat waar de aanvraag wordt ingediend en op de datum van die aanvraag:
- a)
het product wordt beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi,
- b)
voor het product als geneesmiddel een van kracht zijnde vergunning voor het in de handel brengen is verkregen overeenkomstig Richtlijn 2001/83/EG of Richtlijn 2001/82/EG, naargelang van het geval,
- c)
voor het product niet eerder een certificaat is verkregen,
- d)
de onder b) genoemde vergunning de eerste vergunning is voor het in de handel brengen van het product als geneesmiddel.
- 3.66.
Het begrip 'product' wordt in art. 1 onder b Verordening 469/2009 gedefinieerd als de werkzame stof of de samenstelling van werkzame stoffen van een geneesmiddel, waarbij onder een geneesmiddel ingevolge art. 1 onder a van die verordening moet worden verstaan elke enkelvoudige of samengestelde substantie, aangediend als hebbende therapeutische of profylactische eigenschappen met betrekking tot ziekten bij mens of dier, alsmede elke eenvoudige of samengestelde substantie die aan mens of dier toegediend kan worden teneinde een medische diagnose te stellen of om organische functies bij mens of dier te herstellen, te verbeteren of te wijzigen.
- 3.67.
Uit de art. 3 t/m 5 volgt dat het ABC nauw verbonden is met het eerder verleende nationale of Europese octrooi en met de door de bevoegde nationale autoriteiten verleende vergunning voor het in de handel brengen. Op grond van art. 5 Verordening 469/2009 wordt een voor een product afgegeven ABC bij het verstrijken van het basisoctrooi dezelfde rechten verleend als die welke door dit octrooi voor het product werden verleend, binnen de in art. 4 van deze verordening gestelde grenzen van de door dit basisoctrooi verleende bescherming. Kon de houder van dat octrooi binnen de geldigheidsperiode van zijn octrooi zich op basis van dat octrooi verzetten tegen ieder gebruik of tegen bepaalde toepassingen van zijn product in de vorm van een geneesmiddel dat in een dergelijk product bestaat of waarin een dergelijk product is opgenomen, dan zal het ABC dat voor dat product wordt afgegeven aan deze houder bijgevolg dezelfde rechten verlenen voor ieder gebruik van het product, als geneesmiddel, waarvoor vergunning is gegeven vóór de vervaldatum van het certificaat75..
- 3.68.
Art. 15 lid 1 Verordening 469/2009 bepaalt de gronden waarop het certificaat nietig is:
- a)
indien het in strijd met art. 3 is afgegeven,
- b)
indien het basisoctrooi vóór de afloop van zijn wettige duur is vervallen, en
- c)
indien het basisoctrooi nietig is verklaard of zodanig beperkt wordt dat het product waarvoor het certificaat is afgegeven, niet meer onder de conclusies van het basisoctrooi valt, of indien er na verval van het basisoctrooi nietigheidsgronden bestaan die nietigverklaring of beperking gerechtvaardigd zouden hebben.
Een verzoek of vordering tot nietigverklaring kan op grond van lid 2 van dat artikel door eenieder worden ingesteld bij de instantie die krachtens de nationale wetgeving bevoegd is het overeenkomstige basisoctrooi nietig te verklaren.
- 3.69.
Het onderdeel spitst zich toe op toepassing van de nietigheidsgrond als neergelegd in art. 15 lid 1 aanhef en onder a Verordening 469/2009, het ABC is afgegeven in strijd met art. 3 Verordening 469/2009, in verbinding met art. 3 aanhef onder c: "voor het product [is] niet eerder een certificaat is verkregen." [verweerster] betogen dat escitalopram en citalopram hetzelfde product zijn in de zin van Verordening 469/2009. Niet in geschil is dat het in feite neerkomt op de uitleg van het begrip 'product' als bedoeld in art. 1 onder b Verordening 469/2009 (zie rov. 18.1 van het bestreden arrest).
- 3.70.
De Europese Commissie heeft in haar toelichting van het voorstel voor Verordening 1768/92 van 11 april 1990, COM90. 101 final - SYN 255, onder 11 overwogen "[t]he proposal for a Regulation therefore concerns only new medicinal products. It does not involve granting a certificate for all medicinal products that are authorized to be placed on the market. Only one certificate may be granted for any one product, a product being understood to mean an active substance in the strict sense. Minor changes to the medicinal product such as a new dose, the use of a different salt or ester or a different pharmaceutical form will not lead to the issue of a new certificate." Voorts heeft de Commissie in haar toelichting bij art. 1 van dat voorstel (onder 28) overwogen dat het in het dagelijkse taalgebruik gehanteerde begrip 'geneesmiddel' moeilijker te definiëren is wanneer men zich op juridisch gebied begeeft, terwijl het begrip 'geneesmiddel' in het farmaceutische recht niet noodzakelijk exact overeenkomt met de definitie in het octrooirecht. Daarom is het begrip 'product' gekozen als gemeenschappelijk kenmerk. 'The exact meaning given to it is defined in Article 1, which is based on the definition of a medicinal product laid down in Directive 65/65/EEC76.. However, the qualifier "active" is added to the term "substance" in order to include the concept of an "active ingredient" or "active substance" in patent law. Consequently, the term "product" is not understood to mean a proprietary medicinal product or a medicinal product in the wider sense, but in the narrower sense of product used in patent law which, when applied to the chemical and pharmaceutical field, means the active ingredient.' In de hiervoor aangehaalde passage heeft de Europese Commissie aansluiting gezocht bij de definitie uit de farmaceutische regelgeving, maar het begrip 'product' is in zoverre beperkt, dat het in de octrooirechtelijke betekenis, als substantie, werkzame stof, moet worden verstaan77.. In de toelichting bij art. 3 wordt (onder 36) daaraan nog toegevoegd dat "(...) If a certificate has already been granted for the active ingredient itself, a new certificate may not be granted for one and the same active ingredient whatever minor changes may have been made regarding other features of the medicinal product (use of a different salt, different [ik lees:] exciplents, different pharmaceutical presentation, etc.). (...)"
In de ogen van de Europese Commissie moet het product in de strikte zin van werkzame stof worden opgevat en kunnen kleine wijzigingen in de samenstelling van een geneesmiddel, zoals het gebruik van een ander zout, andere vulstoffen of een andere farmaceutische vorm, geen aanleiding geven tot een nieuw ABC. Voorts verwijs ik nog naar de door het onderdeel nog aangehaalde zinsnede van die toelichting (onder 16), "Examination of the conditions to be fulfilled for the certificate to be granted involves the use of objective data that are easy to verify. However, coordination with the health authorities could be provided for by the Member States if they consider this to be necessary.".
- 3.71.
Het HvJ EG heeft in zijn uitspraak van 16 september 1999, C-392/97, Jurispr. I.-5572 e.v. (Farmitalia Carlo Erba Srl) overwogen dat Verordening 1768/92, met name art. 3 onder b, aldus moet worden uitgelegd, dat wanneer een product in de in de vergunning voor het in de handel brengen (hierna ook VHB) vermelde vorm door een van kracht zijnd basisoctrooi wordt beschermd, het certificaat het product als geneesmiddel kan dekken in al zijn onder de bescherming van het octrooi vallende vormen (punt 22).
- 3.72.
In de uitspraak van het HvJ EG van 19 mei 2001, C-258/99, Jurispr. I-3664 e.v. (BASF), is in het kader van prejudiciële vragen over de uitleg van Verordening 1610/96, in de punten 23 t/m 32 overwogen:
"23. Uit het samenstel van de punten 2, 3 en 8 van artikel 1 van verordening nr. 1610/96 volgt dat het begrip product omvat: de chemische elementen of verbindingen daarvan, zoals die in de natuur voorkomen of zoals die industrieel worden vervaardigd, met inbegrip van alle verontreinigingen die onvermijdelijk bij het fabricageproces ontstaan, met een algemene of specifieke werking tegen
schadelijke organismen, of op planten, delen van planten of plantaardige producten.
24. Het begrip product speelt een centrale rol in de in artikel 3 van verordening nr. 1610/96 geformuleerde voorwaarden voor de verkrijging van het certificaat. Welnu, niets wijst erop, dat dit begrip verschilt van het begrip product zoals dat in artikel 1 voor de toepassing van deze verordening is gedefinieerd.
25. Derhalve moet op het eerste onderdeel van de eerste vraag worden geantwoord, dat het begrip product in de zin van artikel 3 van verordening nr. 1610/96 omvat: de chemische elementen of verbindingen daarvan, zoals die in de natuur voorkomen of zoals die industrieel worden vervaardigd, met inbegrip van alle verontreinigingen die onvermijdelijk bij het fabricageproces ontstaan, met een algemene of specifieke werking tegen schadelijke organismen, of op planten, delen van planten of plantaardige producten.
Het tweede onderdeel van de eerste vraag
26. Met het tweede onderdeel van de eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of twee producten als één en hetzelfde product in de zin van artikel 3 van verordening nr. 1610/96 moeten worden beschouwd wanneer alleen de verhouding tussen werkzame chemische verbinding en verontreiniging verschilt, in die zin dat het ene product een hoger percentage werkzaam chemisch element bevat dan het andere.
27. Uit het antwoord op het eerste onderdeel van de eerste vraag volgt, dat er sprake is van hetzelfde product wanneer twee producten bestaan uit dezelfde chemische verbinding, met inbegrip van alle verontreinigingen die onvermijdelijk bij het fabricageproces ontstaan, met dezelfde algemene of specifieke werking tegen schadelijke organismen, of op planten, delen van planten of plantaardige producten.
28. Derhalve kan een product worden bepaald aan de hand van zijn chemische verbinding en de werking ervan op de in het voorgaande punt vermelde doelen, ongeacht de verontreinigingen die het product bevat. A fortiori zal alleen de wijziging van de erin vervatte hoeveelheid verontreinigingen de aard van het product niet veranderen wanneer zowel de chemische verbinding ervan als de werking ervan op voornoemde doelen onveranderd blijven.
29. Derhalve moet op het tweede onderdeel van de eerste vraag worden geantwoord, dat twee producten als één en hetzelfde product in de zin van artikel 3 van verordening nr. 1610/96 moeten worden beschouwd wanneer alleen de verhouding tussen werkzame chemische verbinding en verontreiniging verschilt, in die zin dat het ene product een hoger percentage werkzame chemische verbinding bevat dan het andere.
Het derde onderdeel van de eerste vraag
30. Met het derde onderdeel van de eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen, of de omstandigheid dat een marktvergunning moet worden verkregen voor het nieuwe gewasbeschermingsmiddel waarvan de verhouding tussen werkzame chemische verbinding en verontreiniging verschilt van die in het oude gewasbeschermingsmiddel, relevant is bij de beoordeling of de bestanddelen van deze gewasbeschermingsmiddelen dezelfde zijn.
31. Zoals uit het voorgaande blijkt, behoort de marktvergunning niet tot de in verordening nr. 1610/96 neergelegde criteria voor de omschrijving van het begrip product.
32. Derhalve moet op het derde onderdeel van de eerste vraag worden geantwoord, dat de omstandigheid dat een marktvergunning moet worden verkregen voor het nieuwe gewasbeschermingsmiddel waarvan de verhouding tussen werkzame chemische verbinding en verontreiniging verschilt van die in het oude gewasbeschermingsmiddel, irrelevant is bij de beoordeling of de bestanddelen van deze gewasbeschermingsmiddelen dezelfde zijn."
In overweging 17 van de considerans van Verordening 1610/96 staat, voor zover van belang, vermeld dat de overwegingen van art. 3 lid 2 van deze verordening eveneens gelden, mutatis mutandis, voor de interpretatie van met name art. 3 van Verordening 1768/92 (de eerste ABC-verordening)78.. In Verordening 469/2009 ontbreekt een dergelijke overweging in de considerans, maar op grond van art. 22 van die verordening gelden verwijzingen naar Verordening 1768/92 als verwijzingen naar Verordening 469/2009. Voormelde beslissing heeft haar werking onder de huidige verordening dan ook behouden79.. Met andere woorden, ook voor Verordening 469/2009 geldt dat twee producten als één en hetzelfde product moeten worden beschouwd wanneer alleen de verhouding tussen de werkzame chemische verbinding en verontreiniging verschilt, in die zin dat het ene product een hoger percentage werkzame chemische verbinding bevat dan het andere.
- 3.73.
Bij uitspraak van 19 oktober 2004, C-31/03, Jurispr. I-10018 e.v. (Pharmacia Italia SpA), heeft het HvJ EG in punt 20 overwogen dat voor de afgifte van het certificaat de bestemming van het geneesmiddel niet het beslissend criterium is en dat de door het certificaat verleende bescherming voor ieder gebruik van het product als geneesmiddel geldt, ongeacht of het product als geneesmiddel voor menselijk dan wel voor diergeneeskundig gebruik wordt aangewend.
- 3.74.
In zijn uitspraak van 4 mei 2006, C-431/04, Jurispr. I-4107 e.v. (MIT), JGR 2006, 16 m.nt. Vollebregt, heeft het HvJ EG in de punten 16-26 overwogen:
"16.
Het begrip "werkzame stof" wordt in verordening nr. 1768/92 echter niet gedefinieerd.
17.
Bij gebreke van enige definitie van het begrip "werkzame stof" in verordening nr. 1768/92 moeten de betekenis en de draagwijdte van deze woorden worden bepaald met inachtneming van de algemene context waarin zij worden gebruikt en in overeenstemming met hun in de omgangstaal gebruikelijke betekenis (zie onder meer arresten van 27 januari 1988, Denemarken/Commissie, 349/85, Jurispr. blz. 169, punt 9, en 27 januari 2000, DIR International Film e.a./Commissie, C-164/98 P, Jurispr. blz. I-447, punt 26).
18.
In casu moet erop worden gewezen dat blijkens de stukken in deze zaak vaststaat dat de uitdrukking "werkzame stof" in de in de farmacologie gebruikelijke betekenis niet stoffen in de samenstelling van een geneesmiddel omvat die geen eigen werking uitoefenen op het organisme van mens of dier.
19.
In dit verband moet worden beklemtoond dat in punt 11 van de toelichting bij het voorstel van 11 april 1990 voor een verordening (EEG) van de Raad betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen [COM90. 101 def.], waarnaar de Franse regering in haar mondelinge opmerkingen heeft verwezen, wordt gepreciseerd dat "[...] het voorstel voor een verordening tot nieuwe geneesmiddelen beperkt [is]. Het is niet nodig een [ABC] af te geven voor ieder geneesmiddel dat een vergunning voor het in de handel brengen heeft verkregen. Er kan slechts één [ABC] per product worden afgegeven, waarbij het product in de strikte zin van werkzame stof wordt opgevat; kleine wijzigingen die in het geneesmiddel worden aangebracht, zoals een nieuwe dosering, het gebruik van ander zout of ester, of een andere farmaceutische vorm, kunnen geen aanleiding zijn voor een nieuw [ABC]."
20.
Het begrip "product", zoals gedefinieerd in artikel 1, sub b, van verordening nr. 1768/92, is geenszins in strijd met het begrip waarnaar de Commissie in punt 11 van die toelichting heeft willen verwijzen.
21.
Blijkens die toelichting valt de farmaceutische vorm van het geneesmiddel, waaraan, zoals de advocaat-generaal in punt 11 van zijn conclusie en de Franse regering ter terechtzitting hebben opgemerkt, een drager kan bijdragen, namelijk niet onder de definitie van het begrip "product", opgevat in de strikte zin van "werkzame stof".
22.
Verder kan worden verwezen naar verordening (EG) nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen (PB L 198, blz. 30), waarvan overweging 4 preciseert dat voor innovatie in de sector gewasbeschermingsmiddelen dezelfde bescherming is vereist als voor geneesmiddelen, die bescherming genieten op grond van verordening nr. 1768/92. Volgens artikel 1, punt 8, van verordening nr. 1610/96 wordt onder product verstaan de werkzame stof of de samenstelling van werkzame stoffen van een gewasbeschermingsmiddel. Volgens punt 3 van dat artikel is een werkzame stof een stof met een algemene of specifieke werking tegen schadelijke organismen of op planten.
23.
In dat verband moet worden opgemerkt dat in punt 68 van de toelichting bij het voorstel van 9 december 1994 voor een verordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen [COM(94) 579 def.] wordt gesteld dat:
- -
het met het oog op het noodzakelijke belangenevenwicht onaanvaardbaar zou zijn dat de totale beschermingsduur die door het ABC en het octrooi wordt verleend, voor eenzelfde product wordt overschreden;
- -
dit het geval zou kunnen zijn, indien voor eenzelfde product achtereenvolgens verschillende ABC's konden worden afgegeven;
- -
dit een strikte definitie van het product onderstelt;
- -
indien voor de werkzame stof als zodanig reeds een ABC is afgegeven, daarvoor geen nieuw ABC zal kunnen worden afgegeven, ongeacht de wijzigingen met betrekking tot andere elementen van het gewasbeschermingsmiddel (gebruik van een ander zout, andere vulstoffen, een andere aanbiedingsvorm, enz.);
- -
samenvattend zij opgemerkt dat, ook al kunnen in eenzelfde lidstaat voor eenzelfde stof verschillende octrooien en verschillende VHB's worden verleend, het ABC voor die stof slechts zal worden afgegeven op basis van één octrooi en naar aanleiding van één VHB, namelijk de eerste in de betrokken lidstaat.
24.
Artikel 3, lid 2, eerste zin, van verordening nr. 1610/96 zelf bepaalt aldus dat aan de houder van meerdere octrooien welke betrekking hebben op hetzelfde product, niet meerdere ABC's voor dit product kunnen worden toegekend. Volgens overweging 17 van de verordening gelden de bepalingen van met name artikel 3, lid 2, van deze verordening echter eveneens, mutatis mutandis, voor de interpretatie van artikel 3 van verordening nr. 1768/92.
25.
Gelet op het voorafgaande, moet worden vastgesteld dat een stof die geen eigen therapeutisch effect heeft en die ertoe dient om het geneesmiddel een bepaalde farmaceutische vorm te geven, niet valt onder het begrip werkzame stof, dat het op zijn beurt mogelijk maakt het begrip product te definiëren.
26.
Een dergelijke stof kan in combinatie met een stof die zelf wel therapeutische effecten heeft, dus geen "samenstelling van werkzame stoffen" zijn in de zin van artikel 1, sub b, van verordening nr. 1768/92."
Op 17 april 2007, C-202/05 (Yissum Research and Development Company of the Hebrew University of Jerusalem), Jurispr. I-2839 e.v., heeft het HvJ EG in punt 17 overwogen dat uit de voornoemde (MIT-)uitspraak volgt, in het bijzonder uit de punten 19, 21, 23 en 24, dat het in art. 1 sub b Verordening 1768/92 bedoelde begrip 'product' in de strikte zin van 'werkzame substantie' of "werkzame stof" moet worden opgevat, zodat het begrip 'product' niet het therapeutisch gebruik van een door het basisoctrooi beschermde werkzame stof kan omvatten. Voorts heeft het Hof in punt 20 overwogen dat art. 1 onder b Verordening aldus moet worden uitgelegd dat ingeval het basisoctrooi een tweede medische toepassing van een werkzame stof beschermt, dit gebruik geen integrerend deel van de definitie van het product vormt.
- 3.75.
Voorts zijn de navolgende uitspraken van belang. Het BGH heeft in de uitspraak van 10 september 2009, Xa ZR 130/07 (Escitalopram) geoordeeld dat:
"(...)
73
Entgegen der Auffassung der Klägerin zu 3 kann das Citalopramrazemat jedoch nicht als Escitalopram mit einem Reinheitsgrad von 50% angesehen werden. Unabhängig davon, welche Wirkungen das im Razemat zu gleichen Teilen mit enthaltene R-Enantiomer im Einzelnen entfaltet, stellt dieses weder eine Verunreinigung noch einen Hilfs- oder Zusatzstoff dar. Vielmehr handelt es sich ebenso wie beim S-Enantiomer um einen Stoff mit arzneilicher Wirkung, wie sich bereits daraus ergibt, dass sich die Wirkung des Escitaloprams von derjenigen einer halb so großen Dosis Citalopram unterscheidet. Hierbei ist unerheblich, ob diese Wirkung im Hinblick auf das Anwendungsgebiet des Arzneimittels positiv oder negativ ist. Entscheidend ist, dass das R-Enantiomer zu den Stoffen gehört, die - in welcher Weise auch immer - zu den spezifischen arzneilichen Wirkungen des Citalopramrazemats beitragen. Das Razemat ist im Verhältnis zu einem einzelnen Enantiomer deshalb ein anderer Wirkstoff, jedenfalls aber eine andere Wirkstoffzusammensetzung. Damit handelt es sich um zwei unterschiedliche Erzeugnisse im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 469/2009.
(...)
787.
Der von der Beklagten vorsorglich angeregten Herbeiführung einer Vorabentscheidung durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften bedarf es nicht. Die maßgeblichen gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen waren bereits mehrfach Gegenstand einer Auslegung durch den Gerichtshof. Die Entscheidung der im Streitfall aufgeworfenen Fragen ist nach Auffassung des Senats damit in einer Weise vorgezeichnet, dass für vernünftige Zweifel kein Raum bleibt (vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.1982 - Rs. 283/81, Slg. 1982, 3415 Rn. 21 = NJW 1983, 1257, 1258). Das Berufungsgericht des High Court für England und Wales (LJJ Ward, Jacob und Lloyd) hat dies ebenso gesehen (Urt. v. 2.7.2009 - [2009] EWCA Civ 46, Tz. 46 ff. - Generics (UK) Ltd. v. Daiichi Pharmaceuticals Co. Ltd.).
(...)"
Het BGH heeft het racemaat dan ook niet aangemerkt als een verontreiniging van een optisch actieve enantiomeer, noch als een hulpstof of een toevoeging, maar in verhouding tot de individuele enantiomeren als een andere werkzame stof, in elk geval een samenstelling van werkzame stoffen. In diezelfde zin heeft het England and Wales Court of Appeal op 2 juli 2009, [2009] EWCA Civ 646, geoordeeld80..
Voorts schrijft De Vries81. dat ook autoriteiten die een vergunning afgeven, in Nederland voorheen het Bureau voor de industriële eigendom, thans NL Octrooicentrum (vgl. art. 9 Verordening 469/2009), om het product in de handel te brengen als geneesmiddel of als gewasbeschermingsmiddel, een zuivere optisch actieve enantiomeer als een nieuw werkzaam bestanddeel, naast het racemisch (50:50) mengsel van de optische actieve enantiomeren, plegen te beschouwen.
- 3.76.
Het begrip 'product' moet in de strikte zin van 'werkzame substantie' of 'werkzame stof" worden opgevat. Een werkzame stof is een stof met een eigen therapeutische werking82.. De farmaceutische vorm van het geneesmiddel, waaraan een drager (of hulpstof) kan bijdragen, of vulstoffen vallen daarbuiten.
Het hof heeft in de rov. 18.4 en 18.5 zijn uitleg van het begrip 'werkzame stof' niet enkel gebaseerd op de uitleg van dat begrip in het octrooirecht, maar wel aansluiting gezocht bij het octrooirecht. Dit ligt ook erg voor de hand, zodat het hof daarmee geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Deze benadering volgt ook uit de hiervoor in 3.70 vermelde toelichting van de Europese Commissie. Ook in rov. 18.5, geeft het hof aan de hand van de specifieke ruimtelijke configuratie een materieel oordeel over het antwoord op de vraag of sprake is van een andere werkzame stof. M.i. volgt dat ook uit rov. 18.7 waarin het hof aan de hand van de daarin besproken rechtspraak laat zien dat het een oordeel geeft over de vraag of de werkzame stof ook werkelijk anders is.
In rov. 18.7 heeft het hof geoordeeld dat van het racemaat (citalopram) niet bekend is '(...) of de S- of R-enantiomeer de (+)- of (-)-enantiomeer is en evenmin welke van de twee de werkzame verbinding is en, of er een niet of nauwelijks werkzame verbinding is die als een verontreiniging dient te worden beschouwd (...)'. Voorts heeft het hof (eerder) in die rechtsoverweging overwogen dat de S-enantiomeer in dit geval een hogere zuiverheid heeft. In dit oordeel ligt besloten dat het racemaat niet kan worden aangemerkt als verontreinigd escitalopram en dat evenmin van een vulstof of niet therapeutische toevoeging kan worden gesproken, terwijl escitalopram als gevolg van de zuivere vorm een verbeterde werking heeft (vgl. de rov. 8.3, 8.7 en 18.2 ('almost the entire 5-HT uptake inhibtion resided in the (+)- citalopram-enantiomer.') van het bestreden arrest). Het hof behoefde niet alle stellingen van partijen op dit punt te behandelen. Ik acht het oordeel van het hof in het licht van de hiervoor vermelde gegevens niet onjuist of onbegrijpelijk, zodat alle klachten hierop afstuiten.
- 3.77.
Onderdeel 1.b, dat zich richt tegen de beoordeling van het hof van art. 15 lid 1 aanhef en onder a Verordening 469/2009 in verbinding met art. 3 aanhef onder c, faalt op voormelde gronden eveneens.
- 3.78.
Onderdeel 1.c, dat zich richt tegen de beoordeling van het hof van art. 15 lid 1 aanhef en onder a Verordening 469/2009 in verbinding met art. 3 aanhef onder d, faalt eveneens. Het hof heeft geoordeeld dat de uitspraak van het CBG een andere zaak betreft. Dit oordeel is voorbehouden aan het hof als rechter die over de feiten oordeelt en is niet onbegrijpelijk.
- 3.79.
Onderdeel 2 klaagt dat het dictum van het hof, dat strekt tot vernietiging van het vonnis van de rechtbank 8 april 2009 en, opnieuw rechtdoende in conventie, tot vernietiging van het Nederlandse deel van octrooi EP 066 voor zover het de conclusies 1 t/m 5 betreft en tot afwijzing van het meer of anders gevorderde, rechtens onjuist is. Het hof had ambtshalve op basis van de devolutieve werking van het hoger beroep alsnog moeten komen tot beoordeling van de subsidiaire dan wel voorwaardelijke vordering van [verweerster] tot verklaring voor recht dat ABC 155 nietig is. Voor zover ervan moet worden uitgegaan dat het hof de subsidiaire, althans voorwaardelijke vordering van [verweerster] heeft afgewezen, is dat oordeel evenzeer onjuist. Volgens het onderdeel is het hof in conventie gekomen tot het oordeel dat de conclusies 1 t/m 5 wegens gebrek aan inventiviteit nietig zijn. Het hof had enkel tot de conclusie kunnen komen dat het ABC, voor zover gebaseerd op de conclusies 1 t/m 5, moet worden nietig verklaard. Het oordeel van het hof is ten minste, in het licht van het oordeel dat de conclusies 1 t/m 5 inventiviteit ontberen (de rov. 8.8 t/m 8.9 ) en gezien de toewijzing van de vordering van Ratiopharm tot nietigverklaring van het ABC gebaseerd op de conclusies 1 t/m 5, onbegrijpelijk.
3.80
[Verweerster] heeft primair de vernietiging van het Nederlandse deel van EP 066 gevorderd en subsidiair:
"Indien Uw rechtbank de vordering van [verweerster 1] tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 347 066 afwijst, dan wel indien EP 347 066 op het moment van uitspraak in deze procedure al geëxpireerd is, te verklaren voor recht dat Aanvullend Beschermingscertificaat 300155 nietig is."
Ratiopharm heeft dat onderscheid niet gemaakt en de vorderingen afzonderlijk, naast elkaar, ingesteld (nevengeschikt).
3.81
De rechtbank heeft bij vonnis van 8 april 2009 in de zaken van [verweerster] en Ratiopharm het Nederlandse deel van EP 066 vernietigd en in de zaak van Ratiopharm voorts ABC 155 nietig verklaard. [Eiseres] is van die uitspraak in beroep gekomen.
Het hof heeft in de zaken [verweerster] en Ratiopharm de conclusies 1 t/m 5 van het Nederlandse deel van EP 066 vernietigd en in de zaak van Ratiopharm het ABC 155 voor zover die is gebaseerd op de conclusies 1 t/m 5 nietig verklaard.
3.82
Het hof heeft in de rov. 16.1 t/m 18.7 geoordeeld over de geldigheid van het aanvullende beschermingscertificaat. Hij heeft in die rechtsoverwegingen niet alleen de vordering van Ratiopharm behandeld, maar ook de gelijkluidende subsidiaire vordering van [verweerster] Dat het hof ook de subsidiaire vorderingen van [verweerster] heeft behandeld volgt uit het gebruik van de aanduiding 'Generieken', onder meer in de rov. 17.7 en 17.8, als verzamelnaam voor [verweerster 1], [eiseres] en Centrafarm83..
3.83
Het moet dan ook worden aangenomen dat als gevolg van een kennelijke misslag de beslissing omtrent het aanvullende beschermingscertificaat niet in de dicta in de zaken van [verweerster 1] en Centrafarm zijn opgenomen. Art. 399 Rv bepaalt dat beroep niet openstaat voor hem die bezwaren kan doen herstellen door dezelfde rechter bij wie de zaak heeft gediend. Ingevolge art. 31 Rv kan [verweerster] deze omissie laten herstellen door het hof, zodat het onderdeel in feite bij gebrek aan belang niet tot cassatie kan leiden84.. De Hoge Raad wordt echter in overweging gegeven ambtshalve te voorzien in het herstel van deze kennelijke misslag door te verstaan dat de dicta in de zaken van [verweerster 1] en Centrafarm moeten worden gelezen met verbetering van deze misslag85..
3.84
Het onderdeel is dus tevergeefs voorgesteld.
3.85
Ten slotte resteert nog een veegklacht - in de conclusie van antwoord tevens inhoudende een ontvankelijkheidsverweer, tevens houdende incidenteel cassatieberoep (p. 34, laatste alinea) aangeduid als 'Restklachten'. Deze klacht die betoogt dat indien een of meer van de voorgaande klachten slagen ook de in de rov. 14.1, 14.7 en 21 (mede ten aanzien van de proceskostenveroordeling) en de dicta niet in stand kunnen blijven, deelt in het lot van de onderscheidenlijke onderdelen.
4
Voorwaardelijk aanvulling van het principale cassatieberoep door [eiseres]
4.1
[Eiseres] heeft naar aanleiding van het onvoorwaardelijke deel van het incidentele cassatieberoep haar principale cassatieberoep voorwaardelijk, alleen voor het geval het incidentele cassatieberoep ontvangen wordt verklaard én het incidentele cassatieberoep gegrond wordt bevonden, met middelen (I t/m IX) aangevuld. [Verweerster] heeft reeds bij brief van 6 september 2012 aan de Hoge Raad kenbaar gemaakt dat zij zich tegen deze vermeerdering en/of aanvulling van eis verzet.
Nu het incidentele beroep wordt verworpen, wordt aan die aanvulling voorbijgegaan. Ten overvloede merk ik nog het volgende op.
4.2
Op de voet van art. 407 lid 2 Rv behelst de cassatiedagvaarding de omschrijving van de middelen, waarop het beroep steunt. Na het verstrijken van de cassatietermijn mogen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen nieuwe klachten meer tegen de bestreden uitspraak worden aangevoerd86.. Van een bijzondere omstandigheid is sprake in het geval niet binnen de cassatietermijn kon worden beschikt over een essentieel processtuk, zonder dat processtuk de middelen niet tijdig konden worden geformuleerd en in de cassatiedagvaarding een voorbehoud is gemaakt dat nog aanvullende klachten zullen worden aangevoerd87.. De Hoge Raad staat in een dergelijk geval toe dat ook na afloop van de cassatietermijn nog cassatiemiddelen kunnen worden geformuleerd, mits dat met bekwame spoed gebeurt (een termijn van veertien dagen - of een zoveel kortere termijn als overeenstemt met de wettelijke beroepstermijn)88..
4.3
[Eiseres] breidt met de complementaire middelen haar principale cassatieberoep uit met klachten gericht tegen de rov. 10 t/m 12, 18.2 en 18.7 van het bestreden arrest89.. Deze klachten betreffen een geheel nieuwe materie en zijn na de cassatietermijn, op 25 mei 2012, bij de Hoge Raad ingekomen. [Eiseres] heeft betoogd dat de aanleiding voor de aanvulling van de klachten is gelegen in het onvoorwaardelijk gedeelte van het ingestelde incidentele cassatieberoep. Deze omstandigheid rechtvaardigt een dergelijke aanvulling niet. Aan een beoordeling van de aanvullende klachten kom ik dan ook in het geheel niet toe.
5. De proceskosten in het principale en het incidentele cassatieberoep
5.1
Beide partijen hebben zowel in het principale als in het incidentele cassatieberoep aanspraak gemaakt op veroordeling van de ander in de proceskosten met toepassing van art. 1019h Rv.
5.2
Partijen hebben ten aanzien van het ontvankelijkheidsverweer, dat bij tussenarrest van 12 oktober 2012, LJN BX5801, NJ 2012/587 is afgedaan, beide een kostenspecificatie in het geding gebracht. In het tussenarrest heeft de Hoge Raad de beslissing over de proceskosten aangehouden.
5.3
In de brief van [verweerster] van 27 november 2012 staat vermeld dat partijen in overleg zijn over de juridische kosten en dat zij daarover nader zouden berichten. [Eiseres] heeft in haar mondelinge toelichting (onder 98) betoogd dat partijen met betrekking tot de proceskosten een overeenkomst hebben gesloten. [Verweerster] heeft in het kader van haar toelichting (in het petitum) wederom aanspraak gemaakt op de kostenveroordeling als neergelegd in art. 1019h Rv.
5.4
Kennelijk hebben partijen over de (hoogte van de) proceskosten een allesomvattende regeling bereikt90., al is de hoogte van het overeengekomen bedrag niet kenbaar gemaakt. Nu tot verwerping van het principale cassatieberoep en het incidentele cassatieberoep wordt geconcludeerd, dient [eiseres] in de door partijen overeengekomen kosten in het principaal beroep te worden veroordeeld en [verweerster] in de door partijen overeengekomen kosten in het incidentele beroep91..
6. Conclusie
De conclusie strekt:
in het principale cassatieberoep tot verwerping, en
in het incidentele cassatieberoep tot verwerping,
met een beslissing omtrent de kosten zoals hiervóór onder 5.4 aangegeven.
De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,
Wnd. A-G
Voetnoten
Voetnoten Conclusie 08‑03‑2013
Ontleend aan rov. 1 van het arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 24 januari 2012 in verbinding met de rov. 4.2 t/m 4.8, 4.15 t/m 4.16, 4.23 t/m 4.26, 4.39 t/m 4.42 van het vonnis van de rechtbank te 's-Gravenhage van 8 april 2009 ([eiseres] heeft gegriefd (I) tegen de door de rechtbank vastgestelde feiten). Zie ook de rov. 4-5 van het arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 24 januari 2012. Ik heb de uiteenzetting van de technische achtergrond in de rov. 4.2 t/m 4.8 van het vonnis van de rechtbank te 's-Gravenhage van 8 april 2009, alsmede de in beroep niet bestreden rov. 4.39 t/m 4.42 van dat vonnis als niet (meer) relevant in cassatie achterwege gelaten.
Ontleend aan rov. 16.1 van het bestreden arrest.
Zie ook rov. 17.2 van het bestreden arrest.
Rov. 2, 1e alinea van het bestreden arrest. Zie ook rov. 5.1 van het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 8 april 2009.
[Verweerster 1] heeft ter onderbouwing daarvan primair aangevoerd dat de conclusies 1, 3, 5 en 7 van het basisoctrooi EP 066 niet nieuw zijn en dat alle conclusies van het basisoctrooi niet inventief zijn. Subsidiair heeft [verweerster 1] aangevoerd dat mocht EP 066 geldig worden bevonden, het ABC nietig is op grond van art. 15 lid 1 juncto art. 3 onder a, c en d Verordening 1768/92 van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (inmiddels vervangen door Verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (rov. 2, 4e alinea van het bestreden arrest)).
Rov. 2, 2e en 4e alinea van het bestreden arrest. Zie ook rov. 5.1 van het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 8 april 2009.
Rov. 2, 3e alinea van het bestreden arrest. Zie ook rov. 5.1 van het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 8 april 2009. Ratiopharm heeft ter onderbouwing daarvan aangevoerd dat de conclusies 1-5 en 7 niet nieuw, althans niet inventief zijn. Zij heeft voorts gesteld dat het ABC 155 nietig dient te worden verklaard op grond van art. 3 aanhef, onder a, c en d juncto art. 15 lid 1 Verordening 1768/92, thans Verordening 469/2009 (rov. 2, 4e alinea van het bestreden arrest).
De inhoud van de voorwaardelijke reconventionele eis van [eiseres] is in cassatie niet (meer) van belang, nu het hof in rov. 3 van het bestreden arrest onbestreden heeft geoordeeld dat deze vordering in hoger beroep niet (meer) aan de orde is. [Eiseres] vorderde in reconventie - onder de voorwaarde dat [verweerster 1], Centrafarm en Ratiopharm met een (+)-citalopram houdend geneesmiddel op de Nederlandse markt zijn gekomen dan wel dreigen te komen - een inbreukverbod met nevenvorderingen (rov. 5.2 van het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 8 april 2009).
Zie ook rov. 3 van het bestreden arrest.
De cassatiedagvaarding is op 13 februari 2012 uitgebracht.
[Eiseres] heeft haar principale cassatieberoep aangevuld naar aanleiding van het onvoorwaardelijke deel van het incidenteel cassatieberoep en in een directe reactie daarop voorwaardelijk - voor zover het incidenteel cassatieberoep ontvankelijk en gegrond wordt verklaard - haar middelen in cassatie aangevuld.
Huydecoper en Van Nispen, Industriële eigendom, Deel 1: Bescherming van technische innovatie, 2002, nr. III. 3.2.1, p. 73; Singer/Stauder in Singer/Stauder, EPÜ, 4, Auflage, Art. 52, randnr. 7.
Het artikellid luidt: 'Indien het Europese octrooi is verleend voor een werkwijze strekken de aan dat octrooi verbonden rechten zich uit tot de voortbrengselen die rechtstreeks verkregen zijn door die werkwijze.'
Huydecoper en Van Nispen, Industriële eigendom, Deel 1: Bescherming van technische innovatie, 2002, nr. III. 3.2.1, p. 74; Singer/Stauder in Singer/Stauder, EPÜ, 4, Auflage, Art. 52, randnr. 6; Miller e.a, Terrell on the Law of Patents, 2011, 9-111 en 11-57.
Huydecoper en Van Nispen, Industriële eigendom, Deel 1: Bescherming van technische innovatie, 2002, nr. III. 3.2.2, p. 74.
Huydecoper en Van Nispen, Industriële eigendom, Deel 1: Bescherming van technische innovatie, 2002, nr. III. 3.2.4, p. 74-75.
Benkard/Melullis, EPÜ, 2. A., 2012, art. 52, randnr. 117.
Vgl. o.a. de beslissing van het EPO van 22 maart 2001, T 1164/97 (Mushroom flavour/NESTLÉ) onder 3.3-3.4 en 29 januari 1999, T 223/96 (Protein C/ELI LILLY) onder 6. Zie ook Benkard/Melullis, EPÜ, 2. A., 2012, art. 52, randnr. 117 en Benkard/Schäfers, EPÜ, 2. A., 2012, art. 84, randnr. 69 en Schulte/Moufang, PatG, 8. Auflage, 2008, par. 34, randnr. 159.
In de Duitse vertaling luidt het aldus: 'Dies ist ausschlaggebend, da nach Ansicht der Kammer ein Erzeugnis, das als solches mit allen seine Identität ausmachenden Merkmalen und seinen Gebrauchseigenschaften vorstellbar ist und aufgrund dessen eine eigentlich naheliegende Sache darstellt, doch für erfinderisch befunden und damit als solches beansprucht werden kann, wenn es im Stand der Technik keinen bekannten Weg oder kein anwendbares (analoges) Verfahren zu seiner Herstellung gibt und diese Herstellung daher durch die beanspruchten Verfahren erstmals auf erfinderische Weise bewerkstelligt wird. Wenn dagegen die Verfahrensansprüche nicht gewährbar sind, weil ihr Gegenstand naheliegt, könnte auch der im jeweiligen Antrag mit ihnen verknüpfte Erzeugnisanspruch nicht allein aufgrund des Verfahrens gewährt werden. Deshalb müssen auch die Verfahrensansprüche auf ihre Gewährbarkeit geprüft werden. '
In deze beslissing past het EPO genoemde regel per analogiam toe bij een voortbrengsel dat is vrijgemaakt van verontreiniging: 'Therefore, in analogy to T 595/90, the decisive question in the present case is whether the polylactide in the claimed degree of purity was achievable at the priority date of the application in suit or whether there was an obvious way leading to it.' (onder 5.3.2).
Zie verder de Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 2010, onder I.D.8, p. 210-211.
De relevante overweging luidt: '10. Die unmittelbaren Erzeugnisse des beanspruchten Verfahrens enthalten Hexamethylendiamin in den intrakristallinen Poren eingelagert (Seite 3, Zeilen 41 - 42). Zwei spezifische Varianten, die Aluminium- und die Borosilikatzeolithe sind ausdrücklich in Anspruch genommen (Ansprüche 4 und 5). Sie sind daher ebenso wie die zu ihrer Herstellung verwendeten Verfahren nach Anspruch 1 neu. Definition durch Verfahrensparameter ('product-by-process') ist gerechtfertigt, weil die genaue Struktur dieser Zeolithe unbekannt ist. Solche Ansprüche müssen allerdings in einem absoluten, d.h. verfahrensunabhängigen Sinne interpretiert werden. Wenn, wie im vorliegenden Fall, die Gegenstände solcher Ansprüche als solche neu sind, so sind sie doch nicht schon deswegen erfinderisch, weil ihr Herstellungsverfahren erfinderisch ist (vgl. 'Anspruchskategorien /IFF' T 150/82, ABl 7/1984, 309 sowie Entscheidung in T 248/85 vom 21. Januar 1986, wird veröffentlicht); vielmehr muß das beanspruchte Erzeugnis, um patentfähig zu sein, als solches eine gegenüber dem Stand der Technik nicht naheliegende Lösung einer eigenen technischen Aufgabe sein.'.
Benkard/Kinkeldey/Karanmanli, EPÜ, 2. A., 2012, art. 56, randnr. 148, laatste volzin. Vgl. de beslissing van het EPO van 30 augustus 1988, T 296/87 (Hoechst) onder 8.4.2.
Cassatiedagvaarding, p. 6, onder 'Algemeen Middel'
De cassatiedagvaarding noemt kennelijk abusievelijk ook rov. 14.8. Deze rechtsoverweging maakt geen onderdeel uit van het arrest.
Ontleend aan de cassatiedagvaarding, p. 3, onder 'Inleiding'.
Zie ook rov. 7 (i.h.b. p. 7 (laatste alinea: '(...) waaruit is af te leiden dat de auteur escitalopram niet heeft bereid (...).')). Uit deze rov. kan niet worden opgemaakt dat escitalopram op de prioriteitsdatum niet zou kunnen worden bereid. Zie ook rov. 14.6. Die rechtsoverweging bouwt voort op het in de rov. 14.4 t/m. 14.5 overwogene, meer in het bijzonder rov. 14.4, waarin het hof kort gezegd heeft overwogen dat [eiseres] niet heeft aangetoond dat het geclaimde octrooi het voor het eerst mogelijk maakte dat escitalopram kon worden verkregen.
Rov. 14.2.
Aanhef ontleend aan de aanhef van het hof boven de bestreden rechtsoverwegingen (voor rov. 8.1 van het bestreden arrest).
Vgl. HR 15 februari 2008, LJN BB5066, NJ 2008/450, rov. 3.4.4 en de conclusie van mijn ambtgenoot A-G Huydecoper in de zaak GBT c.s./Ajinomoto c.s., zaaknummer 11/04821 onder 27-39 (http://www.boek9.nl/files/2012/2012-12-21_Hoge_Raad_conclusie_AG_in_GBT_-_Ajinomoto.pdf). Zie ook R. Hermans in: Gielen e.a., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2011, nr. 25, p. 32 en Den Hartog, T&C IE, 2009, art. 6 ROW 1995, aant. 1.
Huydecoper en Van Nispen, Industriële eigendom, Deel 1: Bescherming van technische innovatie, 2002, nr. III. 3.4.4, p. 91.
Zie ook het artikel van J. den Hartog, Inventiviteit, de stand van zaken rond de 'probleem en oplossing aanpak', Problem and Solution Approach; PSA, BIE 2011, p. 220-231. Zie voor verdere verwijzingen over inventiviteit noot 21 van de conclusie van A-G Huydecoper in de zaak GBT c.s./Ajinomoto c.s., zaaknummer 11/04821, (http://www.boek9.nl/files/2012/2012-12-21_Hoge_Raad_conclusie_AG_in_GBT_-_Ajinomoto.pdf).
Andere methodes zijn denkbaar. Zie hiervoor onder andere de conclusie van mijn ambtgenoot Huydecoper in de zaak GBT c.s./Ajinomoto c.s., zaaknummer 11/04821 onder 39. (http://www.boek9.nl/files/2012/2012-12-21_Hoge_Raad_conclusie_AG_in_GBT_-_Ajinomoto.pdf) en R. Hermans in: Gielen e.a., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2011, nr. 25, p. 34. Zie ook F.W.E. Eijsvogels, Intellectueel eigendom, artikelsgewijs commentaar, Band 4, art. 6 ROW 1995, par. 7.
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html. De recentste versie is van juni 2012.
R. Hermans in: Gielen e.a., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2011, nr. 25, p. 33.
Huydecoper en Van Nispen, Industriële eigendom, Deel 1: Bescherming van technische innovatie, 2002, nr. III. 3.4.8, p. 93. Zie ook R. Hermans in: Gielen e.a., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2011, nr. 25, p. 32.
Huydecoper en Van Nispen, Industriële eigendom, Deel 1: Bescherming van technische innovatie, 2002, nr. III. 3.4.8, p. 94, en nr. 3.4.12, p. 96.
Zie ook rov. 17.2 van het bestreden arrest.
Zie ook rov. 17.2 van het bestreden arrest.
De inhoud van de voorwaardelijke reconventionele eis van [eiseres] is in cassatie niet (meer) van belang, nu het hof in rov. 3 van het bestreden arrest onbestreden heeft geoordeeld dat deze vordering in hoger beroep niet (meer) aan de orde is. [Eiseres] vorderde in reconventie - onder de voorwaarde dat [verweerster 1], Centrafarm en Ratiopharm met een (+)-citalopram houdend geneesmiddel op de Nederlandse markt zijn gekomen dan wel dreigen te komen - een inbreukverbod met nevenvorderingen (rov. 5.2 van het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 8 april 2009).
Vgl. o.a. HR 15 februari 2008, LJN BB5066, NJ 2008/450, rov. 3.4.4; HR 23 juni 1995, LJN ZC1769, NJ 1996/463 m.nt. D.W.F. Verkade, rov. 3.3.3. Zie over deze barrière in cassatie ook de conclusie van mijn ambtgenoot A-G Huydecoper onder 33-36 (http://www.boek9.nl/files/2012/2012-12-21_Hoge_Raad_conclusie_AG_in_GBT_-_Ajinomoto.pdf).
In het bestreden arrest staat kennelijk abusievelijk [verweerster 1].
Zie ook rov. 8.3.
Vgl. 'Part G - Patentability' van de Guidelines for Examination in the European Patent Office, juni 2012, hoofdstuk VII-3 onder 5.2.
Zie ook J. den Hartog, Inventiviteit, de stand van zaken rond de 'probleem en oplossing aanpak', Problem and Solution Approach; PSA, BIE 2011, p. 220-231, i.h.b. p. 229 onder 'Het leerstuk van de verwachting dat de maatregel succes zal hebben' en F.W.E. Eijsvogels, Intellectueel eigendom, artikelsgewijs commentaar, Band 4, art. 6 ROW 1995, par. 11.3.
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=580aded9a493d2e0931c25903ef58f18&nr=50185&pos=0&anz=1.
Deze rechtsoverweging luidt: 'Bei dieser Sachlage beruht die Lehre von Patentanspruch 1 nicht schon deshalb auf erfinderischer Tätigkeit, weil Escitalopram nach der Behauptung der Beklagten unerwartete therapeutische Vorteile (verbesserte Heilungsaus-sichten, verkürzte Heilungszeit und schnelleres Einsetzen der Wirkung) mit sich bringt. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs vermag ein zusätzlicher, wenn auch unerwarteter und überraschender Effekt die erfinderische Leistung einer Kombination bekannter Stoffe nicht zu begründen, wenn die Bereit-stellung der Kombination dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war und ihm ein Weg zur Verfügung stand, die Kombination tatsächlich in die Hand zu bekommen (BGH, Urt. v. 10.12.2002 - X ZR 68/99, GRUR 2003, 317, 320 - Kosmetisches Sonnenschutzmittel I; vgl. auch Sen.Urt. v. 14.5.2009 - Xa ZR 148/05, GRUR 2009, 36 Tz. 22 - Heizer m.w.N.). Auch die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts haben erfinderische Tätigkeit beispielsweise verneint, wenn sich herausstellt, dass ein durch den Stand der Technik nahegelegtes Enantiomer im Vergleich zum Razemat nicht nur den doppelten, sondern einen weit darüber liegenden Wirksamkeitsfaktor aufweist (ABl. EPA 1990, 195, 210 - Enantiomere/HOECHST).'
Wederom ontleend aan de aanhef van het hof (voor rov. 14.1 van het bestreden arrest).
In de cassatiedagvaarding staat kennelijk abusievelijk 138 vermeld.
Vgl. HR 6 maart 2009, LJN BG7411, RvdW 2009/394, rov. 5.2.3. Zie ook Huydecoper en Van Nispen, Industriële eigendom, Deel 1: Bescherming van technische innovatie, 2002, nr. IX. 2.1, p. 407, R. Hermans in: Gielen e.a., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2011, nr. 22, p. 30 en Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 2010, onder II.A.7, p. 250-251.
Zie o.a. Snijders/Wendels, Civiel appel, Kluwer, Deventer 2009, nr. 207, Asser Procesrecht/Bakels/Hammerstein & Wesseling-van Gent 4 2012, par. 14.2 en Asser Procesrecht/Asser 3 2013, par. 7.3.3 (p. 234 e.v.), i.h.b. nr. 221.
De rechtbank heeft in rov. 6.25 van het vonnis van 8 april 2009 geconcludeerd dat de gemiddelde vakman zonder inventieve arbeid op grond van technieken die behoren tot zijn algemene vakkennis escitalopram zou hebben verkregen.
Zie over het bewijsaanbod van [eiseres] ook rov. 20 van het bestreden arrest ('Aan het bewijsaanbod van [eiseres] gaat het hof voorbij, nu dit gelet op het voorgaande niet ter zake dienend is dan wel niet voldoende gespecificeerd of gesubstantieerd.')
Vgl. HR 6 mei 1983, NJ 1984/160 m.nt. WHH, rov. 3. Zie voor verdere verwijzingen Asser Procesrecht/Veegens-Korthals Altes-Groen (2005), nr. 148, i.h.b. p. 317; Korthals Altes, Burgerlijke Rechtsvordering (losbl.), art. 410, aant. 1 en Winters 2012, (T&C Rv), art. 410 Rv, aant. 2 onder b.
Zie de conclusie van A-G Huydecoper in de zaak 11/04821 onder 45 (http://www.boek9.nl/files/2012/2012-12-21_Hoge_Raad_conclusie_AG_in_GBT_-_Ajinomoto.pdf). Een parallel met de uitleg van overeenkomsten middels de Haviltex-norm dringt zich op.
Zie ook rov. 7 (p. 6, laatste alinea) van het bestreden arrest.
Ontleend aan p. 226, linker kolom, laatste alinea van het artikel van Smith.
Zie ook prod. 2 bij akte van [verweerster 1] van 4 juni 2008, het rapport inzake de geldigheid van EP 066 van H.W. Prins (onder 83).
Welke publicatie dan wel als de meest nabije stand van de techniek moet worden aangemerkt blijft in het midden.
Dat volgt ook uit de verwijzing in die passage naar rov. 6.16 van het vonnis van de rechtbank.
Vgl. de conclusie van antwoord tevens inhoudende een ontvankelijkheidsverweer, tevens houdende incidenteel cassatieberoep, p. 17, 5e alinea.
Vgl. rov. 10.3, 1e volzin.
Zie ook de paragrafen 143 t/m 148.
Deze rechtsoverweging heeft dan wel slechts betrekking op de conclusies 1 t/m 5, maar ook uit de rechtsoverwegingen die betrekking hebben op de conclusies 6 t/m 7 volgt dat de rechtbank aan een oordeel op dat punt niet is toegekomen (de rov. 6.29 t/m 6.55).
In de inleiding staat vermeld dat het onderdeel zich ook tegen de rov. 17.8 t/m 18.3 richt, maar een klacht tegen (een van) die rechtsoverwegingen heb ik niet aangetroffen. Niettemin heb ik ze wel aangehaald.
Een (nadere) kostenspecificatie is niet in het geding gebracht.
Bij brief van 7 juni 2012 heeft Ratiopharm GmbH bericht dat zij met [eiseres] een minnelijke regeling heeft getroffen en dat zij in verband daarmee geen formeel noch inhoudelijk verweer (meer) voert in het principaal cassatieberoep en dat zij haar incidenteel cassatieberoep 'intrekt'.
Zie art. 22 Verordening 469/2009.
Vgl. HvJ EU 19 juli 2012, C-130/11 (Neurim Pharmaceuticals), punt 22; HvJ EU 24 november 2011, C-322/10, (Medeva), punt 30; HvJ EU 24 november 2011, C-422/10 (Georgetown University e.a.), punt 24; HvJ EG 3 september 2009, C-482/07 (AHP Manufacturing B.V.), punt 30 en HvJ EG 16 september 1999, C-392/97, I.-5572 e.v. (Farmitalia Carlo Erba Srl), punt 19.
Vgl. HvJ EU 19 juli 2012, C-130/11 (Neurim Pharmaceuticals), punt 23; HvJ EU 24 november 2011, C-322/10, (Medeva), punt 31; HvJ EU 24 november 2011, C-422/10 (Georgetown University e.a.), punt 25; HvJ EG 3 september 2009, C-482/07 (AHP Manufacturing B.V.), punt 30.
Vgl. M-H.D.B. Schutjens, Octrooirecht en geneesmiddelen, 1993, par. 8.4.1, i.h.b. p. 401.
R. Kleemans en A. van Oorschot, Een ABC voor X plus Y, BIE 2010, p. 449-460, i.h.b. p. 450, 1e kolom, 2e alinea, E. Vollebregt, Aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen, JGRplus, 2007, p. 21-34, i.h.b. p. 32 onder de aanhef '8. Duur en verval' en M-H.D.B. Schutjens, Octrooirecht en geneesmiddelen, 1993, par. 8.4.2, i.h.b. p. 402.
HvJ EU 19 juli 2012, C-130/11 (Neurim Pharmaceuticals), punt 20 en HvJ EU 28 juli 2011, C-195/09 (Synthon), punt 41.
Vgl. HvJ EU 28 juli 2011, C-195/09 (Synthon), punt 35.
Vgl. HvJ EU 25 november 2011, C-630/140 (University of Queensland e.a.), punt 34; HvJ EU 25 november 2011, C-6/11 (Daiichi Sankyo Company), punt 29; HvJ EU 24 november 2011, C-422/10 (Georgetown University e.a.), punt 32 en HvJ EU 24 november 2011, C-322/10, (Medeva), punt 39.
Een (nadere) kostenspecificatie is niet in het geding gebracht.
Art. 1 lid 2 Richtlijn 65/65/EEG van de Raad van 26 januari 1965 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten, luidde: '2 . Geneesmiddel Elke enkelvoudige of samengestelde substantie, aangediend als hebbende therapeutische of profylactische eigenschappen met betrekking tot ziekten bij mens of dier. Elke enkelvoudige of samengestelde substantie, die aan mens of dier toegediend kan worden ten einde een medische diagnose te stellen of om organische functies bij mens of dier te herstellen, te verbeteren of te wijzigen, wordt eveneens als geneesmiddel beschouwd.' Deze richtlijn is inmiddels ingetrokken en geconsolideerd in Richtlijn 2001/83/EG. Zie voor verdere achtergronden S. de Vries, Intellectueel eigendom, artikelsgewijs commentaar, Band 4, Verordening 469/2009, art. 1, aant. 2.
M-H.D.B. Schutjens, Octrooirecht en geneesmiddelen, 1993, par. 8.4.2, i.h.b. p. 402.
Vgl. HvJ EG 16 september 1999, C-392/97, Jurispr. I.-5572 e.v. (Farmitalia Carlo Erba Srl), punt 20 en HvJ EG 4 mei 2006, C-431/04, Jurispr. I-4107 e.v. (MIT), punt 22.
S. de Vries, Intellectueel eigendom, artikelsgewijs commentaar, Band 4, Verordening 469/2009, considerans, aant. 2 en BGH 10 september 2009, Xa ZR 130/07 (Escitalopram), rov. 72.
Een (nadere) kostenspecificatie is niet in het geding gebracht.
Zie i.h.b. de rov. 68 en 76: '68. Based on these passages, he submitted that 'product' must be strictly construed - and so in the case of ofloxacin the product should be regarded as levofloxacin. I accept the former (which also follows from BASF) but not the latter. What the passage and policy is aimed at preventing is successive SPCs for mere minor variants of an active substance. That is simply not this case. Levofloxacin is a novel and inventive improvement over ofloxacin. It is not a minor variant. It has its own distinct activity, bioavailability and toxicity. (...) 76. To put it another way, the Recital is to be used as an aid to construction of Art. 3 of the medicinal products Regulation. If one reads Art. 3(c) of that as excluding the case where there is a fresh patent for a derivative in the strict sense, it follows that it also excludes the case where there is a fresh patent for something analogous such as a fresh patent for an enantiomer. For if, as Recital (14) requires, a 'product' which has 'already been the subject of a certificate' (the language of Art.3(c)) cannot be read as covering a patented (and so ex hypothesi novel and inventive) derivative in the strict sense, it cannot cover any other substance which is novel and inventive. You cannot read Art 3(c) so as to exclude a novel and inventive derivative but not another sort of novel and inventive substance such as a novel and inventive enantiomer.' Ook gepubliceerd op http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2009/646.html.
S. de Vries, Intellectueel eigendom, artikelsgewijs commentaar, Band 4, Verordening 469/2009, art. 3, aant 8.7. Zie voor voorbeelden aant. 8.7 in verbinding met art. 1, aant. 3.5.1a.
Vgl. BGH 10 september 2009, Xa ZR 130/07 (Escitalopram), rov. 68. Zie ook E. Vollebregt, Aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen, JGRplus, 2007, p. 21-34, i.h.b. p. 30, rechter kolom en C. Katzka, Interpretation of the term 'product' in the EU Council Regulations 1768/92 and 1610/96 on Supplementary Protection Certificates, JIPLP 2008, Vol. 3, No. 10, p. 650-658, i.h.b. p. 653, linker kolom onder 'The formulation problem'.
Vgl. de aanhef van het bestreden arrest, p. 2, 4e alinea.
Zie bijvoorbeeld HR 19 april 2002, LJN AE0744, NJ 2002/315, rov. 3.4.
Vgl. HR 28 september 2012, LJN BW9224, RvdW 2012/1181, rov. 3.5; HR 19 april 2002, LJN AE0744, NJ 2002/315, rov. 3.4; HR 8 juni 2001, LJN AB2019, NJ 2001/432, rov. 3.5.
Asser Procesrecht/Veegens-Korthals Altes-Groen (2005), nr. 143, i.h.b. p. 309; W.D.H. Asser, Civiele cassatie (2011), par. 6.5.2, i.h.b. p. 91-92 en Winters 2012, (T&C Rv), art. 407 Rv, aant. 3 onder i.
Zie voor rechtspraakgegevens de literatuur in de vorige noot.
Vgl. HR 23 december 2005, LJN AU3720, NJ 2006/31, rov. 3.2.
Een vermeerdering van eis is in cassatie niet mogelijk. Vgl. HR 6 april 2012, LJN BV7828, NJ 2012/233, rov. 6.
Een (nadere) kostenspecificatie is niet in het geding gebracht.
Zie HR 29 januari 2010, LJN BK1599, RvdW 2010/223, rov. 3.5; HR 20 november 2009, NJ 2009/583, LJN BJ9431, rov. 3.7 en HR 30 mei 2008, LJN BC2153, NJ 2008/556 m.nt. E.J. Dommering, rov. 6.
Beroepschrift 27‑04‑2012
CONCLUSIE VAN ANTWOORD TEVENS INHOUDENDE EEN ONTVANKELIJKHEIDSVERWEER, TEVENS HOUDENDE INCIDENTEEL CASSATIEBEROEP
Inzake:
de vennootschap naar vreemd recht [verweerster] GmbH, gevestigd in Duitsland aan het adres [adres], [postcode] [vestigingsplaats ],
verweerster in cassatie,
advocaten: mr. M.H.J. van den Horst, mr. J.J.E. Bremer en mr. L. Kelkensberg
tegen:
de vennootschap naar vreemd recht [eiseres] A/S, gevestigd te [vestigingsplaats], Denemarken,
eiseres tot cassatie,
advocaat: mr. R.F. Thunnissen
behandelend advocaat: mr. W.A. Hoyng
[verweerster] GmbH (hierna: [verweerster]) doet zeggen:
Voor antwoord in het principaal cassatieberoep:
primair: cassatieberoep [eiseres] niet-ontvankelijk
1.
Bij exploot van 13 februari 2012 heeft eiseres in het principaal cassatieberoep (hierna: [eiseres]) beroep in cassatie ingesteld tegen drie arresten van het Hof 's‑Gravenhage, op 24 januari 2012 gewezen in de gedingen met zaaknummers 200.044.332/01, 200.081.980/01 en 200.081.996/01.
[eiseres] heeft in één exploot haar drie wederpartijen in de respectievelijke gedingen gedagvaard, te weten [verweerster], Centrafarm Services B.V.1. en Ratiopharm GmbH.
2.
[verweerster] meent dat [eiseres] niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in het door haar ingestelde cassatieberoep.
3.
Volgens vaste jurisprudentie van uw Raad verzetten de eisen van een goede procesorde zich ertegen dat tegen in verschillende gedingen gedane uitspraken bij één en hetzelfde exploot van dagvaarding cassatieberoep wordt ingesteld. Een uitzondering op deze hoofdregel bestaat voor het geval dat het beroep zich richt tegen verschillende op dezelfde dag gedane uitspraken, door dezelfde rechter en tussen dezelfde partijen gewezen, in gedingen die betrekking hebben op vorderingen of verzoeken welke gewoonlijk verenigd aan de rechter worden voorgelegd en/of waarbij voeging van de gedingen wegens verknochtheid is verzocht.
Vgl. HR 7 maart 1980, NJ 1980, 611; HR 23 december 2005, NJ 2007, 162; HR 9 juli 2010, NJ 2010, 401 en laatstelijk HR 24 juni 2011, LJN: BQ3010.
4.
De door [eiseres] in cassatie bestreden arresten van het Hof 's‑Gravenhage zijn gewezen tussen verschillende partijen, terwijl het Hof ook niet voeging wegens verknochtheid heeft bevolen van de gedingen waarin de arresten zijn gewezen.2. Van vorderingen die gewoonlijk verenigd aan de rechter worden voorgelegd is evenmin sprake. De dicta van de arresten zijn ook niet gelijkluidend. [eiseres] kan dan ook niet in haar cassatieberoep worden ontvangen.
subsidiair: cassatieberoep [eiseres] ongegrond
5.
Ten aanzien van het door [eiseres] aangevoerde middel van cassatie meent [verweerster] subsidiair dat in de aangevallen arresten niet op de in cassatie aangevoerde gronden het recht is geschonden, terwijl evenmin op straffe van nietigheid in acht te nemen vormen zijn verzuimd, zodat het principale cassatieberoep moet worden verworpen.
In het deels voorwaardelijke, deels onvoorwaardelijke incidentele cassatieberoep:
[verweerster] stelt van haar kant incidenteel cassatieberoep in tegen het arrest van het Gerechtshof 's‑Gravenhage van 24 januari 2012, gewezen in zaaknummer 200.044.332/01, voor wat betreft de onderdelen A.1.a en A.1.b onder de voorwaarde dat één of meer van de klachten van het principaal cassatieberoep van [eiseres] gegrond wordt bevonden en vernietiging van het aangevallen arrest van het Gerechtshof 's‑Gravenhage van 24 januari 2012 mocht volgen, onder aanvoering van het navolgende
Middel van cassatie
Schending van het recht en/of verzuim van op straffe van nietigheid in acht te nemen vormen, doordat het Hof heeft overwogen en beslist als is vervat in het ten deze bestreden arrest, zulks ten onrechte om één of meer van de navolgende, zo nodig in onderlinge samenhang te lezen redenen:
De strekking van het deels voorwaardelijk en deels onvoorwaardelijk incidenteel cassatieberoep
De onderhavige zaak gaat om de vragen
- (i)
of voor de stof escitalopram en een bepaalde werkwijze voor de vervaardiging van die stof terecht octrooi is verleend, en
- (ii)
of voor het product escitalopramoxalaat terecht een Aanvullend Beschermingscertificaat (ABC) is verleend.
Aan [eiseres] is Europees octrooi EP 0347066 (EP ‘066) verleend. EP ‘066 heeft drie onafhankelijke conclusies: conclusie 1, 6 en 7. In conclusie 1 van EP ‘066 wordt de stof escitalopram geclaimd, in conclusie 6 een werkwijze voor de bereiding van escitalopram en in conclusie 7 de afzonderlijke (-)- enantiomeer van de (bekende racemische) diol-base (een tussenproduct bij de vervaardiging van escitalopram). [eiseres] heeft tevens een op dat octrooi gebaseerd ABC 300155 (ABC ‘155) verkregen.
[verweerster] heeft de vernietiging van het Nederlandse deel van octrooi EP ‘066 en, subsidiair, de nietigverklaring van het daarop gebaseerde ABC ‘155 van [eiseres] gevorderd.
De Rechtbank heeft (in conventie), overeenkomstig de vorderingen van [verweerster], het Nederlandse deel van EP ‘066 vernietigd, alsmede (in de zaak van Ratiopharm) het ABC ‘155 nietig verklaard. Hiertegen is [eiseres] in hoger beroep gekomen.
Het Hof heeft in hoger beroep eveneens het Nederlandse deel van EP ‘066 vernietigd voor zover het de conclusies 1–5 betreft, maar niet voor zover het de conclusies 6 en 7 betreft, alsmede, in de zaak van Ratiopharm, ABC ‘155 voor zover dit is gebaseerd op de conclusies 1–5 van EP ‘066 nietig verklaard.
Het Hof heeft geoordeeld dat de stof escitalopram (conclusie 1), en de daarvan afhankelijke conclusies 2–5, weliswaar nieuw is, maar heeft vervolgens geoordeeld dat, gelet op de stap die gezet moet worden vanaf het document dat volgens het Hof als meest nabij gelegen stand van de techniek heeft te gelden, de stof escitalopram inventiviteit mist, in welk lot de conclusies 2–5 delen.
Het Hof heeft verder beslist dat de werkwijze volgens conclusie 6 nieuw is en dat de geclaimde diolenantiomeer van conclusie 7 eveneens nieuw is ten opzichte van de meest nabij gelegen stand der techniek. Het Hof heeft vervolgens geoordeeld dat deze belde conclusies inventief zijn. De inventiviteit van de werkwijze volgens conclusie 6 is volgens het Hof gelegen in de keuze voor de diol-base als uitgangsstof om — kort gezegd — escitalopram te verkrijgen en dat, mede gelet op de voordelen die met deze werkwijze worden verkregen, de werkwijze als geheel voldoet aan het vereiste van inventiviteit. Het Hof heeft conclusie 7 eveneens inventief geoordeeld, omdat, waar de inventiviteit van conclusie 6 is gelegen in de keuze van de diol-base als uitgangsstof, ook de door klassieke resolutie daaruit verkrijgbare en als tussenproduct in de werkwijze volgens conclusie 6 toepasbare (-)-enantiomeer van het diol inventief is.
Het Hof komt ten slotte tot de conclusie dat ABC ‘155, enkel voor zover dit is gebaseerd op de conclusies 1–5 van EP ‘066, nietig is. Het Hof heeft de nietigheidsargumenten gebaseerd op artikel 15 lid 1 sub 1 en c ABC-Verordening 1768/92 (de Verordening) afgewezen.
Indien het cassatieberoep van [eiseres] gericht tegen de vernietiging van de conclusies 1–5 van EP ‘066 onverhoopt mocht slagen, dan wenst [verweerster] harerzijds een tweetal klachten (voorwaardelijk incidenteel middelonderdeel A.1) tegen 's Hofs desbetreffende oordelen aan te voeren. Volgens [verweerster] gaat het Hof ten aanzien van de conclusies 1–5 uit van een onjuiste nieuwheidsmaatstaf alsmede van een onjuiste meest nabije stand van de techniek.
Tevens wenst [verweerster] twee (onvoorwaardelijke) klachten (incidentele middelonderdelen A.2 en A.3) tegen 's Hofs oordeel, dat conclusie 6 inventief is, aan te voeren: het Hof is ten onrechte niet uitgegaan van een document dat voor conclusie 6 kwalificeert als de meest nabije stand van de techniek (incidenteel middelonderdeel A.2). Als het Hof het in aanmerking komende document wel in aanmerking had genomen, had het tot de conclusie moeten, althans kunnen komen dat — kort gezegd — de geclaimde werkwijze voor de verkrijging van escitalopram voor de hand lag; het Hof had dan niet de keuze voor de diol-base als uitgangsmateriaal voor de vervaardiging van escitalopram als inventief kunnen of mogen aanmerken, terwijl de wijze waarop vervolgens van die diol-base als uitgangsmateriaal escitalopram kan worden vervaardigd, voor de vakman voor de hand lag. Maar ook als wordt uitgegaan van de door het Hof aangewezen meest nabij gelegen stand van de techniek, lag de diol-route voor de hand (incidenteel middelonderdeel A.3).
In onderdeel A.4 formuleert [verweerster] klachten ten aanzien van 's Hofs oordeel dat conclusie 7 inventief is. Het Hof heeft ten aanzien van deze conclusie niet vastgesteld wat de meest nabije stand van de techniek is, althans heeft die niet correct vastgesteld.
Ten slotte voert [verweerster] klachten aan tegen 's Hofs oordeel dat ABC ‘155, gebaseerd op de conclusies 6 en 7 van EP ‘066, geldig is. [verweerster] voert aan (incidenteel middelonderdeel B.1) dat het Hof heeft miskend dat ABC ‘155 in zijn geheel nietig verklaard moet worden op grond van art. 15 lid 1 sub c en/of art. 15 lid 1 sub a jo. art. 3 lid 1 sub c en/of d van de Verordening, omdat
- (i)
ook conclusie 6 van het octrooi nietig is,
- (ii)
voor het product escitalopram eerder een ABC is verkregen, te weten het ABC voor het geneesmiddel citalopram waarvan escitalopram het werkzame bestanddeel is, en
- (iii)
de handelsvergunning waarop ABC ‘155 is gebaseerd niet de eerste vergunning is voor het in de handel brengen van het product als geneesmiddel.
In incidenteel middelonderdeel B.2 klaagt [verweerster] er over dat het Hof de devolutive werking van het appel heeft miskend door niet te beslissen op haar vordering te verklaren voor recht dat ABC ‘155 nietig is.
Het vaststellen van inventiviteit en de ‘problem and solution approach’.
Een belangrijk deel van de incidentele cassatieklachten van [verweerster] ziet op de wijze waarop het Hof de inventiviteit van conclusie 1 (en de daarvan afhankelijke conclusies 2–5) en van conclusies 6 en 7 heeft bepaald van het Nederlandse deel van EP ‘066. Meer in het bijzonder klaagt [verweerster] over de wijze waarop het Hof in het kader van de zogenaamde ‘problem and solution approach’ de meest nabij gelegen stand van de techniek voor de betreffende conclusies heeft geïdentificeerd.
Bij de beoordeling van de inventiviteit van een Europees octrooi (zoals het onderhavige octrooi van [eiseres]) dient de Nederlandse rechter het Europees Octrooi Verdrag (EOV) toe te passen — zie ook art. 138 lid 1 sub a jo. art. 56 EOV. Een Europees octrooi is vernietigbaar wegens gebrek aan inventiviteit, als de geclaimde materie op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. De stand van de techniek wordt gevormd door al hetgeen vóór de datum van indiening van de Europese octrooiaanvrage (of, in voorkomend geval, vóór de prioriteitsdatum van het octrooi) openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze (ar. 52 lid 3 EOV).
Voor de interpretatie van de bepalingen van het EOV zijn de beslissingspraktijk van de Technische Kamers van Beroep (TKvB) van het Europees Octrooi Bureau (EOB), onder meer (samenvattend) gepubliceerd in de Case Law of the Boards of Appeal3. (Case Law) en de Guidelines for Examination in the European Patent Office (Guidelines)4., richtinggevend.5.
In de Case Law staat dat voor de beoordeling van inventiviteit normaliter gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde ‘problem and solution approach’.
Vgl. de Case Law, p. 163:
‘The problem and solution approach was primarily developed to ensure objective assessment of inventive step and avoid ex post facto analysis of the prior art.’
(p. 163)
‘According to board of appeal case law (…), the assessment of inventive step has to be based on the objective, not subjective, achievement of the inventor. By starting out from the objectively prevailing state of the art, the technical problem is to be determined on the basis of objective criteria and consideration given to whether or not the disclosed solution is obvious to the skilled person. Although the problem and solution approach is not mandatory, its correct application facilitates the objective assessment of inventive step.’
De wijze waarop de ‘problem and solution approach’ moet worden toegepast, is samengevat in de Case Law (p. 162) en in de Guidelines.
Vgl. de Case Law, p. 162:
‘To assess Inventive step, the boards normally apply the ‘problem and solution approach’. This consists essentially of:
- (a)
identifying the ‘closest prior art’,
- (b)
assessing the technical results (or effects) achieved by the claimed invention when compared with the ‘closest state of the art’ established,
- (c)
defining the technical problem to be solved as the object of the invention to achieve these results,
and
- (d)
examining whether or not a skilled person, having regard to the closest state of the art, would have suggested the claimed technical features in order to obtain the results achieved by the claimed invention (see also Guidelines, C-IV, 11.5 — April 2010 version).’
Vgl. Guidelines C.IV.11.5:
‘In the problem-and-solution approach, there are three main stages:
- (i)
determining the ‘closest prior art’,
- (ii)
establishing the ‘objective technical problem’ to be solved, and
- (iii)
considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem, would have been obvious to the skilled person.’
De eerste stap bij het beoordelen van de inventiviteit van een octrooiconclusie is aldus het identificeren van de ‘closest prior art’, de ‘meest nabij gelegen stand van de techniek’. Daarover meldt de Case Law:
‘The boards have repeatedly pointed out that the closest prior art for assessing inventive step is normally a prior art document disclosing subject-matter conceived for the same purpose or aiming at the same objective as the claimed invention and having the most relevant technical features in common, i.e. requiring the minimum of structural modifications (T 606/89, T 686/91, T 834/91, T 482/92, T 298/93, T 380/93, T 59/96, T 730/96, T 650/01). A further criterion for the selection of the most promising starting point is the similarity of technical problem (see T 495/91, T 570/91, T 439/92, T 989/93, T 1203/97, T 263/99). The determination of the closest prior art is therefore an objective and not a subjective exercise. It is made on the basis of the notional skilled man's objective comparison of the subject-matter, objectives and features of the various items of prior art leading to the identification of one such item as the closest (T 1212/01).’
(p. 164)
De Guidelines (C.IV.11.5.1) zeggen daarover:
‘The closest prior art is that which in one single reference discloses the combination of features which constitutes the most promising starting point for an obvious development leading to the invention. In selecting the closest prior art, the first consideration is that it should be directed to a similar purpose or effect as the invention or at least belong to the same or a closely related technical field as the claimed invention. In practice, the closest prior art is generally that which corresponds to a similar use and requires the minimum of structural and functional modifications to arrive at the claimed invention (T 606/89, not published in OJ).
The closest prior art must be assessed from the skilled person's point of view on the day before the filing or priority date valid for the claimed invention.
In identifying the closest prior art, account should be taken of what the applicant himself acknowledges in his description end claims to be known. Any such acknowledgement of known art should be regarded by the examiner as being correct, unless the applicant states he has made a mistake (see VI, 8.2)’
Teneinde de inventiviteit van een octrooiconclusie te beoordelen dient derhalve allereerst objectief te worden vastgesteld welke stand van de techniek (in de zin van art. 54 lid 2 EOV) kwalificeert als de ‘meest nabije stand van de techniek’. Het moet dus gaan om (bijv.) een document dat gericht is op een vergelijkbaar doel of effect als de geclaimde uitvinding, of behoort tot hetzelfde technische gebied of een technisch gebied nauw aansluitend bij de geclaimde uitvinding, en (ten opzichte van andere documenten) de meeste relevante technische kenmerken bevat die gemeenschappelijk zijn aan die van de uitvinding, en een minimum aan structurele wijzigingen vereist om tot de geclaimde uitvinding te komen. In de Guidelines wordt voorts specifiek vermeld dat bij het bepalen van de meest nabij gelegen stand van de techniek, mede in aanmerking moet worden genomen wat het octrooischrift zelf vermeldt.6.
Het is overigens niet zo dat slechts één document uit de stand van de techniek kan kwalificeren als de ‘meest nabij gelegen stand van de techniek’. Als er meerdere documenten kwalificeren als ‘meest nabij gelegen stand van de techniek’ dan moet de inventiviteit van de uitvinding worden beoordeeld ten opzichte van ál die ‘meest nabij gelegen standen van de techniek’. Om octrooieerbaar te zijn, moet de uitvinding inventief zijn, uitgaande van ieder van die documenten uit de stand van de techniek. Om octrooieerbaarheid af te wijzen, volstaat dat de uitvinding uitgaande van één van die documenten uit de stand van de techniek voor de hand ligt (dat ene document is dan uiteindelijk van al die meest nabije standen van de techniek, dé meest nabije stand van de techniek).
Vgl. de Case Law:
‘In T 967/97 the board stated that the problem and solution approach was essentially based on actual knowledge of technical problems and ways to solve them technically that the skilled person would, at the priority date, be expected to possess objectively, i.e. without being aware of the patent application and the invention that it concerned. If the skilled person had a choice of several workable solutions that might suggest the invention, the rationale of the problem and solution approach required that the invention be assessed relative to all these possible solutions before any decision confirming inventive step was taken. To deny inventive step, no special grounds had to be given for a preselection of prior-art citations, even if several workable solutions were available to the skilled person; the statement of grounds merely served to show that the invention was obvious to the skilled person from the prior art in relation to (at least) one of these solutions (see also T 558/00, T 970/00, T 172/03, T 323/03):’
(p. 163)
‘If it was not clear from this criterion what the closest prior art was, the problem and solution approach should be repeated taking possible alternative starting points (T 710/97, T 903/04).’
(p. 164/165)
‘Where several cited documents all belonged to the same technical field as the claimed invention, the closest prior art was the one which on the filing date would most easily have enabled the skilled person to make the invention (T 656/90).’
(p. 166)
‘In T 824/05 the board was faced with the situation of two alternative starting points equally suitable for the assessment of inventive step, whereby one starting point, i.e. D11, lead to the conclusion that the claimed subject-matter was obvious and the other starting point, i.e. D1, gave exactly the opposite result. The board held that in this situation D1 did not qualify as the closest state of the art because it did not represent the most promising springboard towards the invention.’
(p. 166)
Middel A: nietigheid octrooi
Onderdeel 1: voorwaardelijke klachten ten aanzien van conclusies 1–5
Onder de voorwaarde dat één of meer van de klachten van het principaal cassatieberoep van [eiseres] gegrond wordt bevonden en vernietiging van het arrest van het Gerechtshof 's‑Gravenhage van 24 januari 2012, gewezen in zaaknummer 200.044.332/01 mocht volgen, formuleert [verweerster] haar klachten van middel A, onderdelen 1.a en 1.b
Onderdeel 1.a: nieuwheid conclusies 1–5
Het Hof komt in rov. 7 tot de conclusie dat escitalopram (conclusies 1–5) nieuw is. Het Hof verwerpt daarbij het betoog van [verweerster], dat onder meer het artikel van D.F. Smith7. (hierna: Smith) nieuwheidsschadelijk zou zijn voor de uitvinding van (product) conclusies 1–5 van [eiseres] (rov. 7, p. 6 onderaan, en p. 7 bovenaan).
Het Hof baseert zijn oordeel dat de productconclusies 1–5 voldoen aan het vereiste van nieuwheid op de Hoechst-beslissing van de TKvB (T 296/87), waarin wordt bepaald dat een chemische stof nieuw is, als deze zich van een bekende stof door een bepaalde parameter onderscheidt. De ruimtelijke vorm/configuratie van de stof is zo'n parameter. Wanneer een racemaat in de stand van de techniek door middel van enkel een structuurformule is beschreven, dan zijn daardoor niet de beide enantiomeren geopenbaard, aldus de TKvB in Hoechst.
Uit het citaat uit Smith dat het Hof in rov. 7 aanhaalt, blijkt dat Smith wel degelijk de stereometrische (ruimtelijke) configuratie van citalopram openbaart. Smith schrijft immers: ‘Judging from the configuration of the enantiomers of citalopram (…)’. Deze configuratie is op pagina 228 van Smith afgebeeld als figuur X. Het Hof stelt dan ook in rov. 7 vast dat in Smith de configuratie van R-citalopram is afgebeeld, en dat de vakman op basis van zijn algemene vakkennis de configuratie van S-citalopram kan weergeven. Het Hof overweegt echter dat ‘Uit geen van de door de Generieken genoemde documenten blijkt, dat men escitalopram in die zin werkelijk in handen heeft gehad’, en dat de optische activiteit in Smith ontbreekt, waaruit het vervolgens afleidt dat Smith escitalopram niet heeft bereid (rov. 7, p. 7 bovenaan).
Het Hof geeft hiermee blijk van een onjuiste rechtsopvatting, waar het Hof tot uitgangspunt neemt dat de S-enantiomeer (escitalopram) ook daadwerkelijk moet zijn bereid, en dat eerst van een nieuwheidsschadelijke publicatie kan worden gesproken indien daaruit blijkt dat men escitalopram ook werkelijk ‘in handen moet hebben gehad’, nu dat uitgangspunt verder gaat dan de in de vaste jurisprudentie van de TKvB aangelegde nieuwheidstoets, die inhoudt dat van nieuwheid geen sprake meer is wanneer de stof in kwestie reeds uit de stand van de techniek direct en ondubbelzinnig kan worden afgeleid.8.
Onderdeel 1.b: inventiviteit van conclusies 1–5; de meest nabije stand van de techniek
Om de inventiviteit van een octrooiconclusie te beoordelen volgens de ‘problem and solution approach’, dient de meest nabije stand van de techniek ten aanzien van die conclusie te worden bepaald (zie hiervoor onder ‘Het vaststellen van inventiviteit en de ‘problem and solution approach’). Het Hof heeft zijn keuze voor de meest nabije stand van de techniek ten aanzien van conclusie 1 van [eiseres]'s octrooi (en daarmee ook voor de van die conclusie afhankelijke conclusies 2–5) niet op een begrijpelijke wijze gemotiveerd en heeft ten onrechte niet (ook) de inventiviteit van die conclusies beoordeeld uitgaande van Europese octrooi-aanvrage EP A 171 943 (EP ‘943) als de meest nabije stand van de techniek, althans heeft het Hof niet danwel niet begrijpelijk gemotiveerd waarom zij de inventiviteit van conclusies 1–5 niet (tevens) in het licht van EP ‘943 als meest nabij gelegen stand van de techniek heeft beoordeeld.
In rov. 8.7 concludeert het Hof dat het ‘uitgangspunt’ dient te zijn het racemaat (Citalopram), dat in het Amerikaanse octrooischrift US-A 4.136.193 (hierna: US ‘193) is geopenbaard. Het Hof oordeelt derhalve dat (uitsluitend) US ‘193 de meest nabije stand van de techniek is voor de beoordeling van de inventiviteit van productconclusie 1 van [eiseres]'s octrooi (en dus ook voor de van conclusie 1 afhankelijke conclusies 2–5).
Het Hof onderbouwt deze conclusie in de rov. 8.2–8.6 door er onder meer op te wijzen — kort gezegd — dat:
- a.
In de Hoechst-beslissing van de TKvB (T 296/87), waarin het ook ging om de inventiviteit van een enantiomeer, ook het reeds bekende racemaat als uitgangspunt werd genomen (rov. 8.2–8.3);
- b.
EP ‘066 zelf in de beschrijving spreekt over ‘Citalopram, which has been disclosed in e.g. US Patent No. 4,136,193 (…)’ (rov. 8.3);
- c.
[eiseres] bij de beoordeling van de inventiviteit van de productconclusies is uitgegaan van het racemaat Citalopram (rov. 8.3);
- d.
Er voor de vakman een bijzonder sterke prikkel bestond om het bekende racemaat (Citalopram) te scheiden en te onderzoeken, hetgeen ook blijkt uit de activiteiten bij [eiseres] zelf (rov. 8.5–8.6).
[verweerster] noch [eiseres] heeft in appel betoogd dat US ‘193 de meest nabije stand van de techniek is voor conclusie 1. Het standpunt van [eiseres] was dat als uitgangspunt zou moeten worden gekozen niet het racemaat Citalopram, ‘maar de grote groep van verbindingen met antidepressieve werking’ (samengevat in rov. 8.4). Dat standpunt wordt door het Hof verworpen (rov. 8.5). [verweerster] heeft betoogd dat de Europese octrooi-aanvrage EP ‘943 de meest nabije stand van de techniek is voor de conclusies 1–5. Zie o.m.: MvA nr. 47–58 en 287–289; pleitnotities appèl, nr. 137–140.
Het Hof treedt met zijn oordeel in rov. 8.7, dat voor de beoordeling van de inventiviteit van conclusies 1 moet worden uitgegaan van het racemaat (citalopram) dat in US ‘193 is geopenbaard, derhalve buiten de grenzen van de rechtsstrijd, althans stonden artikel 24 Rv en het beginsel van hoor en wederhoor er, gelet op het hiervoor weergegeven partijdebat, aan in de weg dat het Hof, zoals het heeft gedaan, US ‘193 heeft aangewezen als meest nabij gelegen stand van de techniek voor de beoordeling van de inventiviteit van conclusie 1 van [eiseres]'s octrooi (en de daarvan afhankelijke conclusies 2–5).
[verweerster] heeft geadstrueerd betoogd dat in het kader van de beoordeling van de inventiviteit van conclusies 1–5, EP ‘943 de meest nabij gelegen stand van de techniek is (zie o.m.: MvA nr. 47–58 en 287–289; pleitnotities appèl, nr. 137–140). 's Hofs oordeel in rov. 8.2–8.7 is niet naar de eisen der wet met redenen omkleed, aangezien het Hof geen, althans niet kenbaar, acht slaat op deze door [verweerster] ingenomen stellingen ter zake de meest nabij gelegen stand van de techniek in het kader van de inventiviteit van de conclusies 1–5. Deze stellingen van [verweerster] hadden moeten, althans kunnen, leiden tot een andere beslissing van het Hof over de inventiviteit van de conclusies 1–5 van [eiseres]'s octrooi (en daarmee de geldigheid van deze octrooiconclusies). Als het Hof was uitgegaan van de correcte meest nabij gelegen stand van de techniek (EP ‘943), dan was de afstand tot de beweerde uitvinding van conclusie 1 kleiner geweest dan in het onderhavige geval, waarin het Hof US ‘193 als uitgangspunt neemt. Immers, zoals in het vervolg van deze conclusie in detail zal worden uiteengezet, beschrijft EP ‘943 de diolbase, een chiraal tussenproduct dat in de synthese van citalopram volgens EP ‘943 kan worden geïsoleerd.
Daarmee bevat EP ‘943, in tegenstelling tot US ‘193, een voor de vakman niet te missen ‘pointer’ naar het uitgangsmateriaal waarmee hij, door toepassing van algemene vakkennis, escitalopram kan verkrijgen.
Deze pointer leidt hem dus direct naar de beweerde uitvinding van conclusies 1–5. Zie in dat verband ook hetgeen hierna wordt opgemerkt over de voor de hand liggende werkwijze volgens conclusie 6 van het octrooi uitgaande van EP 943. Als die werkwijze voor de hand ligt uitgaande van EP ‘943, dan ligt ook het resultaat van die werkwijze (het product volgens conclusies 1–5) voor de hand.
Door op geen enkele wijze, althans onvoldoende, (ook) aandacht te besteden aan deze voor het standpunt van [verweerster] essentiële stellingen in o.m.: MvA nr. 47–58 en 287–289; pleitnotities appèl, nr. 137–140, verzuimt het Hof op straffe van nietigheid in acht te nemen vormen, althans is het oordeel van het Hof in rov. 8.2–8.7 zonder nadere motivering — die ontbreekt — onbegrijpelijk.
Het oordeel van het Hof in rov. 8.7, dat (uitsluitend) US ‘193 de meest nabij gelegen stand van de techniek is voor conclusie 1, is evenzeer onbegrijpelijk, aangezien de motivering van het Hof in rov. 8.2–8.6 (hierboven verkort weergegeven) evengoed wijst in de richting van het door [verweerster] genoemde EP ‘943 als meest nabij gelegen stand van de techniek, omdat daarin het racemaat citalopram eveneens wordt beschreven en omdat in de beschrijving van EP ‘066 eveneens uitdrukkelijk wordt verwezen naar de Amerikaanse tegenhanger van EP ‘943, US ‘884 en EP ‘943 wordt genoemd op het voorblad van EP ‘066 (par. 50 memorie van antwoord en par. 139 pleitnotities in hoger beroep). De motivering van het Hof in rov. 8.2–8.6 maakt derhalve niet begrijpelijk waarom het — in afwijking van het standpunt van [verweerster] in o.m.: MvA nr. 47–58 en 287–289; pleitnotities appèl, nr. 137–140 — (uitsluitend) US ‘193 als meest nabij gelegen stand van de techniek voor conclusie 1 (en 2–5) aanmerkt, en niet (ook) EP ‘943.
Onderdeel 2: onvoorwaardelijke primaire klachten ten aanzien van conclusie 6
Inleiding onderdeel 2: inventiviteit conclusie 6
Het Hof komt in rov. 10.2–12 tot het oordeel dat conclusie 6 inventief is, maar uitsluitend vanwege de ‘impliciet in conclusie 6 gelegen keuze van de diol-base’ als uitgangsmateriaal voor de werkwijze. Het Hof overweegt uitdrukkelijk — en op grond van het overgelegde bewijs: terecht — dat als de vakman eenmaal zou uitgaan van dat (op zichzelf bekende) uitgangsmateriaal (de diol-base), de twee vervolgstappen die nodig zijn om daarvan escitalopram te maken, te weten
- (i)
het splitsen van de diol-base (door middel van klassieke resolutie) en
- (ii)
het omzetten van de gesplitste diol-base in escitalopram (door middel van een stereoselectieve intramoleculaire ringsluitingsreactie), voor de vakman voor de hand lagen (vgl. rov. 11.2–11.4).
In rov. 10.2, slot, redigeert het Hof conclusie 6 als volgt:
‘Werkwijze voor het bereiden van escitalopram, met het kenmerk, dat
- —
bij de bereiding wordt uitgegaan van de (op zichzelf bekende) diol-base II,
- —
de (-)-enantiomeer van de diol-base II wordt bereid of een monoester daarvan, en dit (-)-enantiomeer of monoester op een stereoselectieve wijze in escitalopram wordt omgezet.’
Conclusie 6 claimt echter alleen de laatste van deze drie stappen: het claimt een werkwijze voor de bereiding van escitalopram door omzetting van de (-)-enantiomeer of mono-ester van de diol-base op een stereoselectieve wijze. Het Hof heeft aldus aan conclusie 6 twee kenmerken toegevoegd die niet door [eiseres] waren geclaimd, om vervolgens de conclusie inventief te achten. Dat inventiviteitsoordeel is echter enkel gebaseerd op het eerste toegevoegde niet-geclaimde kenmerk (‘bij de bereiding wordt uitgegaan van de (op zichzelf bekende) diol-base II’). De wèl door [eiseres] geclaimde derde stap die het Hof in rov. 10.2 formuleert, achtte het Hof juist voor de hand liggend (rov 11.2–11.4). Conclusie 6 zoals door [eiseres] in het octrooischrift opgenomen, zonder aanpassing door het Hof door toevoeging van twee niet geclaimde kenmerken, zou in de eigen redenering van het Hof derhalve moeten worden vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit.
Zoals gezegd, dient, om de inventiviteit van een octrooiconclusie te beoordelen, de meest nabije stand van de techniek ten aanzien van die conclusie te worden bepaald. Het Hof oordeelt in rov. 10.2 dat EP ‘943 niet de meest nabije stand van de techniek is bij de beoordeling van de inventiviteit van conclusie 6 van [eiseres]'s octrooi, en heeft derhalve niet beoordeeld of conclusie 6 (ook) uitgaande van EP ‘943 inventief is. Dat oordeel kan volgens [verweerster] niet in stand blijven, aangezien het Hof, zoals zij in de onderdelen A.2.a en A.2.b zal uitwerken, de ‘problem and solution approach’ (zie onder ‘Het vaststellen van inventiviteit en de ‘problem and solution approach’ hiervoor) en de daarin besloten rechtsregels voor het vaststellen van de meest nabije stand van de techniek niet juist, althans niet op een deugdelijk gemotiveerde en begrijpelijke wijze heeft toegepast.
Doordat het Hof blijkens rov. 10.2 niet uitgaat van de correcte meest nabij gelegen stand van de techniek, maar van een verder van de beweerde uitvinding af gelegen publicatie uit de stand van de techniek, betrekt het Hof de keuze voor de diol-base als uitgangsmateriaal bij de beoordeling van de inventiviteit van conclusie 6, en baseert vervolgens alleen op die keuze de inventiviteit van conclusie 6. Echter, als het Hof was uitgegaan van de correcte meest nabij gelegen stand van de techniek voor conclusie 6 (namelijk EP ‘943), dan was de keuze voor het diol als uitgangsmateriaal niet een voor de beoordeling van de inventiviteit relevant of onderscheidend kenmerk geweest. Het gebruik van het diol als uitgangsmateriaal voor het maken van het racemische mengsel Citalopram (wat voor 50% bestaat uit escitalopram, en voor de andere 50% uit de andere enantiomeer, R-citalopram) was uit EP ‘943 immers bekend. Aan het gebruik van het diol als uitgangsmateriaal kan de uitvinding ten opzichte van EP ‘943 derhalve geen inventiviteit ontlenen. Het enige verschil tussen het octrooi en EP ‘943 is dan het aanpassen van de werkwijze volgens EP ‘943 zodanig dat niet het racemisch mengsel Citalopram wordt verkregen, maar de afzonderlijke enantiomeren waaruit dat mengsel bestaat. De twee daar daarvoor vereiste stappen, te weten
- (i)
het splitsen van de diol-base, door middel van klassieke resolutie en
- (ii)
het teweegbrengen van een stereoselectieve intramoleculaire ringsluitingsreactie van de gesplitste diol-base, lagen voor de vakman voor de hand, zoals ook het Hof overwoog (vgl. andermaal rov. 11.2–11.4).
Nu het Hof heeft geoordeeld dat de inventiviteit van de werkwijze van conclusie 6 uitsluitend is gelegen in de keuze voor de diol-base (vgl. rov. 11.2–11.4), maar de keuze voor en het gebruik van die diol-base niet bij de beoordeling van de inventiviteit had mogen worden betrokken, althans voor de hand liggend kan (en volgens [verweerster]: moet) worden geacht wanneer het Hof, zoals het had moeten doen, EP ‘943 als de meest nabije stand van de techniek had aangemerkt, is het gebrek aan inventiviteit van conclusie 6 (uitgaande van de correcte meest nabij gelegen stand van de techniek), en daarmee de nietigheid van conclusie 6 gegeven.
Onderdeel 2.a: EP ‘943 wel de meest nabij gelegen stand van de techniek
Conclusie 6 van [eiseres]'s octrooi claimt — kort gezegd — een methode voor het verkrijgen van escitalopram door het omzetten van de (-)-enantiomeer van het diol of een mono-ester daarvan (de stof die in conclusie 7 wordt geclaimd) op een stereoselectieve manier tot escitalopram of een niet-toxisch zuuradditie-zout daarvan. Het racemische diol was al bekend uit de stand van de techniek, uit EP ‘943 en het daarmee corresponderende parallelle Amerikaanse octrooischrift US 4.650.884 (hierna: US ‘884). In deze twee octrooischriften wordt een werkwijze voor het verkrijgen van het racemische mengsel citalopram geopenbaard (dat voor 50% bestaat uit escitalopram en voor 50 % uit R-citalopram), door gebruik te maken van een (eveneens racemisch) diol als tussenproduct. Omzetting van dat (racemische) diol in (racemisch) citalopram vindt plaats door ringsluiting van het diol. In wezen is het enige verschil tussen conclusie 6 van EP ‘066 en de werkwijze volgens EP ‘943/US ‘884, dat in conclusie 6 van het octrooi van [eiseres] niet het racemische diol wordt omgezet door middel van ringsluiting in het racemische citalopram, maar dat het gesplitste, enantiomere diol door middel van ringsluiting wordt omgezet in het enantiomere escitalopram (vindplaatsen hieronder).
[verweerster] heeft geadstrueerd uiteengezet (vlg. memorie van antwoord par. 47–50 en 305–310 en pleitnotities in hoger beroep par. 135–139) waarom EP ‘943 de meest nabij gelegen stand van de techniek is voor conclusie 6 (en 7) van [eiseres]'s octrooi. Daartoe heeft [verweerster] de regels voor het bepalen van de meest nabije stand van de techniek die voortvloeien uit de rechtspraak van de TKvB en de Guidelines uiteengezet en deze vervolgens toegepast op EP ‘943 (vlg. memorie van antwoord par 47–48 en 307 en pleitnotities in hoger beroep par. 135–136). Daarbij heeft zij erop gewezen dat:
- a.
EP ‘943 betrekking heeft op een vergelijkbaar technisch gebied als EP ‘066, te weten een bepaalde categorie stoffen met antidepressieve werking, genaamd ‘selective serotonine re-uptake inhibitors’ (SSRI's) (par. 135 pleitnotities in hoger beroep);
- b.
EP ‘943 een vergelijkbaar onderwerp heeft als EP ‘066, te weten het vervaardigen van Citalopram door middel van de ringsluiting van een diol precursor (par. 309 memorie van antwoord);
- c.
EP ‘943 het racemische mengsel citalopram beschrijft (dat voor 50% bestaat uit escitalopram en voor 50 % uit R-citalopram), alsmede een (ten opzichte van het oudere citalopram-basisoctrooi US ‘193) verbeterde werkwijze voor bereiding van Citalopram (par. 50 memorie van antwoord);
- d.
EP ‘943 de vakman leert dat citalopram een chiraal koolstofatoom bevat en dus een racemische stof is (par. 137 pleitnotities in hoger beroep);
- e.
EP ‘943 de vakman leert dat hij citalopram kan verkrijgen door ringsluiting van een diol precursor (de diol-base) (par. 308 memorie van antwoord en par. 137 pleitnotities in hoger beroep) en dat [eiseres] in eerste aanleg heeft erkend dat EP ‘943 de enige ringsluiting beschrijft van een diol precursor tot Citalopram die op de prioriteitsdatum bekend was (vgl. par. 76 pleitnotities [eiseres] in eerste aanleg);
- f.
Het diol in zowel EP ‘943 als EP ‘066 van [eiseres] het laatste tussenproduct is en de ringsluiting van het diol de laatste stap is in de synthese van citalopram respectievelijk escitalopram, en er dus nog maar één (stereoselectieve) synthesestap hoeft te worden gemaakt (par. 147 memorie van antwoord);
- g.
Het diol ook het eerste en enige tussenproduct is in de verbeterde synthese van citalopram volgens EP 943 dat een chiraal centrum (koolstofatoom) heeft, en dus het eerste en enige tussenproduct is dat zich leent voor splitsing in enantiomeren (par. 147 memorie van antwoord);
- h.
EP ‘943 de meeste technische kenmerken met conclusie 6 van EP ‘066 gemeen heeft en dat [eiseres] dat ook uitdrukkelijk heeft erkend (par. 309 memorie van antwoord en par. 130 memorie van grieven [eiseres]);
- i.
EP ‘943 de kleinste aanpassing aan structurele en functionele kenmerken vergt om te geraken tot het onderwerp van conclusie 6 (par. 50 en 308 memorie van antwoord);
- j.
In de beschrijving van EP ‘066 uitdrukkelijk wordt verwezen naar de Amerikaanse tegenhanger van EP ‘943, US ‘884, en EP ‘943 wordt genoemd op het voorblad van EP ‘066 (par. 50 memorie van antwoord en par. 139 pleitnotities in hoger beroep);
- k.
Ook [eiseres]'s eigen deskundige, Prof. Zwanenburg, bij het bespreken van de diol-route uit EP ‘066, EP ‘943 als uitgangspunt neemt (par. 308 memorie van antwoord en prod. 53 van [eiseres] in eerste aanleg);
- l.
In de Engeise procedure niet in geschil is geweest dat EP ‘943 het uitgangspunt voor de beoordeling van de inventiviteit van conclusie 6 was (par. 308 memorie van antwoord).
Het betoog van [verweerster] komt derhalve op het volgende neer: EP ‘943 is gericht op een vergelijkbaar doel en behoort tot hetzelfde of een nauw verwant technisch gebied als conclusie 6 van [eiseres]'s octrooi (t.w. het verschaffen van een werkwijze voor de verkrijging van een SSRI). EP ‘943 bezit de meeste relevante technische kenmerken die gemeenschappelijk zijn aan die van conclusie 6, en EP ‘943 vereist het minimum aan structurele wijzigingen om tot de geclaimde uitvinding volgens conclusie 6 te komen. EP ‘943 bevat de combinatie van kenmerken die het meest geschikte uitgangspunt vormt van een voor de hand liggende ontwikkeling naar de beweerde uitvinding van conclusie 6. Met andere woorden, [verweerster] heeft geadstrueerd betoogd dat volgens de ‘problem and solution approach’ (in ieder geval ook) EP ‘943 de meest nabije stand van de techniek is voor de werkwijze van conclusie 6 van [eiseres]'s octrooi.
Niettemin heeft het Hof de stelling van [verweerster], dat voor de beoordeling van de inventiviteit van conclusie 6, EP ‘943 de meest nabije stand van de techniek is. verworpen en derhalve niet beoordeeld of conclusie 6 van het octrooi (ook) ten opzichte van EP 943 inventief is. Het Hof overweegt daartoe in rov. 10.2 slechts dat:
- a.
Het (-)-enantiomeer van de diol-base in EP ‘943 niet wordt genoemd;
- b.
Met de in EP ‘943 beschreven werkwijze niet de bereiding van escitalopram (maar van (racemisch) citalopram, adv) wordt beoogd;
- c.
[verweerster], door uit te gaan van EP ‘943 als meest nabije stand van de techniek, ten onrechte de impliciet in conclusie 6 gelegen keuze van de diol-base II geheel buiten beschouwing laat.
Deze door het Hof genoemde redenen waarom EP ‘943 niet als meest nabije stand van de techniek zou kunnen worden aanmerkt, kunnen dat oordeel evenwel niet dragen.
Met betrekking tot de argumenten ad (a) en (b) geldt dat het feit, dat de in EP ‘943 beschreven werkwijze niet het (-)-enantiomeer van de diol-base noemt, en niet de bereiding van escitalopram beoogt (maar van citalopram), niet bijdraagt aan het oordeel dat EP ‘943 niet als (de) meest nabije stand van de techniek kwalificeert; uit de gedingstukken blijkt immers dat er geen enkele püblicatie in de stand van de techniek bestond die de (-)-enantiomeer van de diol-base beschreef en/of een werkwijze beschreef waarmee escitalopram werd verkregen. Het afwijzen van een document als meest nabij gelegen stand van de techniek, omdat die teveel zou verschillen met de uitvinding, is in ieder geval onbegrijpelijk als er geen ander document kan worden aangewezen dat eerder tot de geclaimde materie leidt.
Voor zover het Hof met zijn argument ad (c) bedoelt dat EP ‘943 niet als meest nabije stand van de techniek mag worden aangemerkt, omdat dit aanmerken alleen maar mogelijk is door de geclaimde materie te vergelijken met de stand van de techniek, en derhalve met kennis van de maatregelen zoals geclaimd in conclusie 6, en dat bij het identificeren van de meest nabije stand van de techniek geen gebruik zou mogen worden gemaakt van ‘hindsight’, gaat het Hof uit van een onjuiste rechtsopvatting.
Bij het identificeren van de meest nabije stand van de techniek volgens de ‘problem and solution approach’ moet het document worden gevonden dat de meeste technische kenmerken met de beweerde uitvinding gemeen heeft en dat de ‘most promising springboard’ naar de beweerde uitvinding vormt.9. Het identificeren van dit document kan niet anders dan met inachtneming van de kennis van de betreffende uitvinding. Bij het vervolgens vaststellen van het objectieve technische probleem, mag geen gebruik gemaakt worden van hindsight, maar dat geldt niet voor de daaraan voorafgaande stap van het identificeren van de meest nabije stand van de techniek.10.
Voor zover het Hof in rov. 10.2 derhalve bedoelt dat EP ‘943 niet de meest nabij gelegen stand van de techniek mag zijn voor conclusie 6, omdat alleen met kennis van de werkwijze van conclusie 6 de overeenstemming met EP ‘943 kon worden gevonden, waaronder het gebruik maken van de diol-base als uitgangsmateriaal, en die kennis niet zou mogen worden gebruikt bij het bepalen van de meest nabij gelegen stand van de techniek, is dat oordeel rechtens onjuist.
Met de drie door het Hof genoemde argumenten (hiervoor samengevat onder a-c), die het oordeel in rov. 10.2 niet kunnen dragen, zijn bovendien de geadstrueerde stellingen van [verweerster] (hiervoor samengevat onder a-l, met vindplaatsen), daartoe strekkende dat EP ‘943 wel degelijk de meest nabij gelegen stand van de techniek is voor conclusie 6, niet voldoende gemotiveerd weerlegd. Althans blijkt uit 's Hofs motivering niet waarom het aan deze stellingen voorbij gaat. Deze stellingen van [verweerster] hadden moeten, althans kunnen, leiden tot een andere beslissing van het Hof over de meest nabij gelegen stand van de techniek voor conclusies 6, en daarmee over de inventiviteit en de geldigheid van deze octrooiconclusie. Door op geen enkele wijze, althans onvoldoende aandacht te besteden aan deze voor het standpunt van [verweerster] essentiële stellingen hiervoor samengevat onder a-l (met vindplaatsen), verzuimt het Hof zijn oordeel deugdelijk te motiveren, althans is het oordeel van het Hof in rov. 10.2 zonder nadere motivering — die ontbreekt — onbegrijpelijk.
[eiseres] heeft de voornoemde factoren a t/m I niet betwist. Bovendien heeft [eiseres] uitdrukkelijk erkend dat EP ‘943 de meeste technische kenmerken met conclusie 6 van EP ‘066 gemeen heeft: ‘De door de rechtbank gekozen stand ven de techniek heeft weliswaar de meest technisch features gelijk aan conclusie 6 of 7 van het Octrooi (…)’ (vgl. par. 130 memorie van grieven en memorie van antwoord par. 139), ook in dat licht bezien is zonder nadere motivering — die het Hof niet geeft — niet begrijpelijk dat het Hof in rov. 10.2 oordeelt dat EP ‘943 toch niet de meest nabij gelegen stand van de techniek is voor conclusie 6 van [eiseres]'s octrooi, en het Hof niet heeft beoordeeld, wat haar door [verweerster] wel is gevraagd, of conclusie 6 (ook) ten opzichte van EP 943 inventief is.
Onderdeel 2.b: Smith niet meest nabije stand van de techniek
Voor zover in rov. 10.2 moet worden gelezen dat het Hof het artikel van D.F. Smith11. (hierna: Smith) aanwijst als (de) meest nabije stand van de techniek voor conclusie 6 van EP ‘066, is dat oordeel onbegrijpelijk in het licht van de stukken van het geding, en de overwegingen van het Hof ten aanzien van EP ‘943 (hiervoor bij onderdeel A.2.a samengevat onder a-c).
Uit de stukken volgt dat Smith, net zo min als EP ‘943, de (-)-enantiomeer van de diol-base beschrijft. Smith beschrijft ook geen werkwijze voor de bereiding van citalopram of escitalopram. Dit is door [eiseres] in eerste aanleg ook uitdrukkelijk erkend (vgl. pleitaantekeningen [eiseres] eerste aanleg, par. 26: ‘Niets in Smith leert de vakman hoe hij escitalopram in handen kan krijgen’). Smith vermeldt niets over het racemische diol en ook niets over een ringsluiting daarvan. Uit de stukken volgt derhalve dat de argumenten die het Hof in rov. 10.2 hanteert om EP ‘943 als meest nabije stand van de techniek voor conclusie 6 van de hand te wijzen, ook — en meer — gelden voor Smith. 's Hofs verwijzing naar de pleitnota van [eiseres] (par. 31) in rov. 10.2 draagt evenmin bij aan de begrijpelijkheid van zijn oordeel. In die passage wordt immers niets gezegd over Smith.
Partijen hebben hierover ook geen debat gevoerd. Voor zover het Hof in rov. 10.2 Smith als meest nabij gelegen stand van de techniek voor conclusie 6 aanwijst, althans vanwege Smith EP ‘943 niet (ook) aanmerkt als meest nabije stand van de techniek ten opzichte waarvan conclusie 6 (ook) inventief zal moeten zijn om octrooieerbaar te kunnen zijn, is dat oordeel zonder nadere motivering — die ontbreekt — derhalve niet begrijpelijk.
Bovendien is het Hof met zijn oordeel in rov. 10.2, dat Smith de meest nabije stand van de techniek is voor conclusie 6, ten onrechte buiten de grenzen van de rechtsstrijd getreden.
[verweerster] noch [eiseres] heeft ooit betoogd dat Smith de meest nabij gelegen stand van de techniek is voor conclusie 6. Zoals gezegd heeft [verweerster] geadstrueerd betoogd dat EP ‘943 kan worden geïdentificeerd als meest nabije stand van de techniek voor conclusie 6 (zie o.m.: dagvaarding Ratiopharm nr. 56; pleitnoties eerste aanleg nr. 127 e.v.; memorie van antwoord par. 47–50, 287–289 en 305–310 en pleitnotities in hoger beroep par. 135–139). In hoger beroep heeft [eiseres] weliswaar betwist dat EP ‘943 het juiste uitgangspunt was, maar zij heeft zich niet op het standpunt gesteld dat Smith de meest nabije stand van de techniek zou zijn. Ter onderbouwing van haar betwisting van EP ‘943 als de meest nabije stand de techniek, heeft [eiseres] enkel gesteld dat EP ‘943 gaat over een ander probleem dan conclusie 6 van EP ‘066; zij heeft daarbij nergens gesteld dat Smith voor conclusie 6 de meest nabij gelegen stand van de techniek zou zijn. [eiseres] heeft niet uitdrukkelijk gesteld welk document dan wèl de meest nabij gelegen stand van de techniek zou zijn, maar uit par. 111 van haar memorie van grieven blijkt dat ‘het racemische citalopram’ volgens [eiseres] het uitgangspunt zou moeten zijn. Artikel 24 Rv en het beginsel van hoor en wederhoor stonden er dan ook aan in de weg dat het Hof, zoals het heeft gedaan, Smith heeft aangewezen als meest nabije stand van de techniek voor de beoordeling van de inventiviteit van conclusie 6 van [eiseres]'s octrooi, althans heeft het Hof zijn keuze in rov. 10.2 voor Smith als meest nabije stand van de techniek voor conclusie 6, gelet op het in deze alinea weergegeven partijdebat, niet voldoende gemotiveerd.
Als het Hof was uitgegaan van de correcte meest nabij gelegen stand van de techniek, was het bovendien niet gekomen tot herformulering van conclusie 6, zoals weergegeven in rov. 10.2, slot. In deze herformulering voegt het Hof twee stappen toe aan de conclusie 6 zoals door [eiseres] geclaimd in EP ‘066 (‘bij de bereiding wordt uitgegaan van de (op zichzelf bekende) diol-base II’ en ‘de (-)-enantiomeer van de diol-base II wordt bereid of een mono-ester daarvan’). Deze uitbreiding is ingegeven door het feit dat het Hof uitgaat van een verder van de geclaimde uitvinding van EP‘ 066 af gelegen stand van de techniek dan EP ‘943. Uit EP ‘943 was het gebruik van de diol-base als uitgangsmateriaal immers bekend, als gevolg waarvan de keuze voor het diol als uitgangsmateriaal geen inventiviteit aan de werkwijze van conclusie 6 kan verschaffen. Nu het Hof in rov. 11.2–11.4 oordeelt dat de door hem geformuleerde tweede en derde stap voor de hand liggend zijn, en de tweede en derde stap — uitgaande van de correcte stand van de techniek — de enige stappen zijn die de vakman behoeft te zetten om uit te komen bij de werkwijze van conclusie 6 van EP ‘066 (en de derde stap de enige stap is die in conclusie 6 geclaimd wordt), kan de vaststelling van de inhoud van conclusie 6 zoals geformuleerd in rov. 10.2, slot, bij het slagen van één of meer klachten van dit onderdeel 2, daartoe stekkend dat het Hof voor conclusie 6 van [eiseres]'s octrooi niet de correcte stand van de techniek heeft bepaald, evenmin in stand blijven.
Onderdeel 3: onvoorwaardelijke subsidiaire klachten ten aanzien van conclusie 6
Inleiding onderdeel 3: inventiviteit conclusie 6
Indien één of meer klachten van onderdeel 2 slagen, kunnen de daarop voortbouwende overwegingen en beslissingen in rov. 10–12 ten aanzien van de inventiviteit van conclusie 6 evenmin in stand blijven.
Voor het geval uw Raad evenwel tot het oordeel zou komen dat het Hof in rov. 10.2 op een juiste en begrijpelijke wijze zou hebben gekozen voor Smith als meest nabije stand van de techniek voor conclusie 6, dan gelden de volgende (aan onderdeel 2 subsidiaire) klachten van onderdeel 3. De verschillende klachten van onderdeel 3 strekken ten betoge dat het Hof in de rov. 10.7 en 12 ten onrechte, althans onbegrijpelijkerwijze, oordeelt dat de keuze voor de diol-base, en daarmee de werkwijze van conclusie 6 van [eiseres]'s octrooi inventief is. De klachten vallen (tevens) de overwegingen aan die het Hof aan die beslissingen ten grondslag heeft gelegd in rov. 10.4–10.7.
Onderdeel 3.a: keuze diol-base als uitgangsmateriaal voor de hand liggend
Het Hof komt in de rov. 10.7 en 12 tot de conclusie dat de keuze voorde (op zichzelf bekende) diol-base als tussenproduct voor het verkrijgen van escitalopram inventief is, en dat daarmee octrooiconclusie 6 voldoet aan het vereiste van inventiviteit. Dit oordeel is echter onverenigbaar met de stukken van het geding, en daardoor onbegrijpelijk.
Het Hof stelt in rov. 10.6 vast, dat ‘de vakman de resolutie van een bekende precursor van citalopram zeker onder ogen zou hebben gezien’. Het Hof verwijst daarbij naar de verklaring van prof. Zwanenburg (‘I would certainly have considered starting with a known derivative or precursor (intermediate) of this compound’, prod. 53 van [eiseres] in hoger beroep). Daarnaast stelt het Hof vast dat de vakman de voorkeur zou geven aan klassieke resolutie van een precursor boven resolutie via een andere weg. Die ovenwegingen worden door [verweerster] niet bestreden.
Hiermee is de keuze voor de diol-base als een voor-de-hand-liggend uitgangsmateriaal voor het verkrijgen van escitalopram echter gegeven. Uit de gedingstukken blijkt immers dat de diol-base een bekende precursor was van citalopram (bekend uit EP ‘943/US ‘884) die de vakman ter beschikking stond om te gebruiken als uitgangspunt voor het verkrijgen van escitalopram. Het was zelfs de enige bekende racemische precursor van citalopram die de vakman ter beschikking stond en zich leende voor klassieke resolutie; Dr. Newton heeft namelijk onbetwist verklaard dat de diol-base het enige chirale tussenproduct is uit de syntheseroute van EP‘943 dat tijdens de synthese van citalopram geïsoleerd wordt (productie 22 [verweerster] in eerste aanleg, par. 83 en productie 6 [verweerster] in appel, par. 20). Uit de stukken blijkt voorts dat door [verweerster] gesteld en door [eiseres] niet betwist is dat de diol-base ook nog eens de laatste precursor is in de synthese van citalopram volgens EP ‘943, hetgeen betekent dat er nog maar één stap nodig was om citalopram te verkrijgen zie o.m pleitnotities eerste aanleg, nr. 131; pleitnotities hoger beroep nr. 141).
Gelet op dit één en ander is het oordeel van het Hof in rov. 10.7, dat de keuze voor de diol-base als uitgangspunt inventief was, en de daarop voortbouwende beslissing in rov. 12, niet begrijpelijk. Daarbij is tevens van belang dat vast staat dat de vakman een goede succesverwachting had dat de diol-base eenvoudig kon worden gesplitst, en dat hij een goede succesverwachting had — aan de hand van het bekende EP ‘943 in combinatie met zijn algemene vakkennis over nucleofiele ringsluitingsreacties — dat het gesplitste diol via een nucleofiele substitutiereactie kon worden omgezet naar escitalopram. Het Hof oordeelt zelf ook terecht dat de tweede en derde stap van de werkwijze van de (door het Hof geherformuleerde) conclusie 6 — het bereiden van de (-)-enantlomeer van de diol-base en het omzetten van dit (-)-enantiomeer op een stereoselectieve wijze (ringsluiting) — algemene vakkennis zijn (rov. 11.1–11.4).
Het standpunt van [verweerster] dat de diol-route voor de vakman voor de hand lag (‘obvious to try’ was en een ‘reasonable expectation of success’ bood) is uitdrukkelijk bevestigd in alle deskundigenverklaringen die door [verweerster] in eerste aanleg en in appél zíjn overgelegd. Zíe o.m.:
- •
eerste verklaring dr. Newton (productie 22 [verweerster] in eerste aanleg), m.n. par. 35 onder iv, 104–121, 125, 141–148
- •
tweede verklaring dr. Newton (productie 6 in appèl), m.n. par. 14, 19,20, 21–30, 34, 35
- •
eerste verklaring prof. Baldwin (productie 23 [verweerster] in eerste aanleg), par. 10 e.v.
- •
tweede verklaring prof. Baldwin (productie 3 [verweerster] in appèl)
- •
eerste verklaring prof. Bickelhaupt (productie 4 Ratiopharm in eerste aanleg, ter gelegenheid van pleidooi in eerste aanleg tevens bij akte door [verweerster] overgelegd), m.n. par. 46–62
- •
tweede verklaring prof. Bickelhaupt (productie 27 Ratiopharm in eerste aanleg, ter gelegenheid van pleidooi in eerste aanleg tevens bij akte door [verweerster] overgelegd), o.m. par. 12
- •
eerste verklaring prof. Barrett (productie 28 Ratiopharm in eerste aanleg, ter gelegenheid van pleidooi in eerste aanleg tevens bij akte door [verweerster] overgelegd)
- •
tweede verklaring prof. Barrett (productie 12 [verweerster] in appèl)
Voorts heeft [verweerster] er ook in haar processtukken in eerste en tweede aanleg op gewezen dat de zogenaamde Baldwin-rules de vakman een aanzienlijke succesverwachting verschaffen. Zie nrs. 109–135 pleitnotities eerste aanleg, nrs. 250–260, 329 MvA, nrs. 279–283 pleitnotities appèl.
[verweerster] heeft een en ander voorts toegelicht in nrs. 18 en 35 van haar dagvaarding en in o.m. nrs. 150, 157 en 188 van haar pleitnota in eerste aanleg, nrs. 144, 207, 213, 218, 319, 329, 351, 353, 358 en 357 van de MvA in appèl, nrs. 196, 265, 271 – 279, 296 van de pleitnota in appèl.
Zie verder ook pleitnotities eerste aanleg, nr. 178–180, nrs. 262 e.v., nrs. 342–346 MvA, nrs. 292–297 pleitnotities appèl.
[verweerster] geeft nrs. 148 – 151 van de MvA een opsomming van redenen waarom de vakman zou venvachten dat de werkwijze zoals geclaimd in conclusie 6 succes oplevert.
Onderdeel 3.b: standaardmethoden en chronologie
Het Hof overweegt in rov. 10.4 dat de vakman de keuze had uit drie ‘standaardmethoden’: klassieke resolutie, chirale HPLC of stereoselectieve (chirale) synthese (vgl. rov. 10.3 en 10.4). Vervolgens brengt het Hof een chronologie aan in wat de vakman op de prioriteitsdatum zou hebben gedaan. Hij zou, volgens het Hof, van de drie standaardmethoden eerst de methode kiezen die het ‘eenvoudigst’ is en pas als deze methode niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, de andere methoden testen. De eenvoudigste methode is volgens het Hof de methode waarbij de ruimtelijke vorm van het molecuul ‘vast ligt’: klassieke resolutie. Eerst als blijkt dat klassieke resolutie van citalopram zelf niet werkt, zal de vakman volgens het Hof een precursor van citalopram proberen (rov. 10.4).
De door het Hof in rov. 10.4 besproken chronologie in splitsingsmethoden is weliswaar door [eiseres] gesteld, maar [verweerster] heeft het bestaan van die chronologie gemotiveerd betwist. [verweerster] heeft daartoe betoogd dat de vakman een aantal voor de hand liggende experimenten parallel aan elkaar zou uitvoeren (zie o.m. pleitnotitie appèl, nr. 190; verklaring prof. Kellog, productie 32a [verweerster] in appèl, punt 8: ‘He would run these tests simultaneously in test tubes’ en verklaring van dr. Newton (prod. 22 [verweerster] eerste aanleg, par. 79) en dat bovendien de hier relevante tests met de diol-base en het desmethyl derivaat relatief eenvoudig en snel zijn uit te voeren (vgl. pleitnota [verweerster] in eerste aanleg par. 209 en verklaring Newton, prod. 22 [verweerster] in eerste aanleg, o.m. par. 43, 83–87 en 148 alsmede memorie van antwoord par. 118,276 en 281–282 en pleitnota [verweerster] in hoger beroep par. 196).
Nu het Hof in het geheel niet ingaat op dit gemotiveerde betoog van [verweerster], maar zonder nadere motivering de door [eiseres] gestelde volgtijdelijkheid in de uitvoering van de experimenten aanneemt, is zijn oordeel in rov. 10.4 niet voldoende met redenen omkleed.
Voor zover het Hof zijn oordeel in rov. 10.7 en 12, dat de keuze voor de diol-base als precursor, en daarmee de werkwijze van conclusie 6 als geheel, inventief is, mede erop heeft gebaseerd dat aan het komen tot splitsing van de diol-base een onderzoekstraject is vooraf gegaan, waarbij de vakman van de drie standaardmethoden eerst de methode zal kiezen die het eenvoudigst is, en pas als deze methode niet tot het gewenste resultaat heeft geleid de andere methoden zal testen, en waarbij eerst als blijkt dat klassieke resolutie van citalopram zelf niet werkt, de vakman een precursor van citalopram zal proberen, kleeft aan dat oordeel hetzelfde motiveringsgebrek.
In rov. 10.5 overweegt het Hof dat, nu klassieke resolutie van Citalopram niet slaagt, de vakman opnieuw voor een keuze uit de drie standaardmethoden staat, waarbij naar de stand van de techniek ieder aanknopingspunt zou ontbreken dat wijst in de richting van het bereiden van de onderhavige enantiomeren, en dat er geen aanwijzingen zijn op grond waarvan de vakman zou verwachten dat één van de drie standaardmethoden tot succes leidt. Volgens het Hof betreedt de vakman ‘geheel braakliggend terrein’. Deze overwegingen zijn in het licht van de gedingstukken niet begrijpelijk, en kunnen hoe dan ook niet afdoen aan het feit dat het volgen van een standaardmethode niet inventief is.
Zoals reeds bij de onderbouwing van middel A.3.a uiteen is gezet, lag de stereoselectieve synthese, uitgaande van de uit EP ‘943 bekende diol-base, voor de vakman voor de hand (deze was ‘obvious to try’ en bood een ‘reasonable expectation of success’). Verwezen wordt naar de in de toelichting op middel A.3.a genoemde deskundigenverklaringen en vindplaatsen.
Ratiopharm heeft voorts in eerste aanleg als prod. 21 en 30 twee deskundigenverklaringen van prof. Rosset overgelegd, welke verklaringen ter gelegenheid van pleidooi in eerste aanleg tevens bij akte door [verweerster] zijn overgelegd, waarin prof. Rosset uitlegt dat de vakman chirale HPLC zou proberen en dat de stand van de techniek hem kolommen verschaft (de Chiracel OD van Daicel) waarmee de scheiding van het racemische citalopram zou lukken. Dit is bevestigd door Dr. Newton in zijn eerste verklaring (productie 22 [verweerster] in eerste aanleg). Prof. Rosset wijst erop dat het van die kolommen bekend was dat aan citalopram verwante stoffen (racemische beta-blockers) ermee konden worden gescheiden (zie over de verklaringen van prof. Rosset ook pleitnoties eerste aanleg, p. 49–55).
En ten slotte stelt het Hof zelf vast in rov. 10.6 dat klassieke resolutie van desmethylcitalopram voor de vakman voor de hand lag, omdat hij wist dat desmethylcitalopram na splitsing in zijn enantiomeren eenvoudig kon worden omgezet naar (S- en R-)-citalopram zonder gevaar voor racemisatie. Ook ten aanzien van deze standaard-methode had de vakman dus een redelijke succesverwachting.
Uit het voorgaande volgt dat er voor de vakman concrete aanwijzingen waren in de richting van de standaardmethoden (in rov. 10.3 aangeduid met a), b) en c)), en dat voor die standaardmethoden wel degelijk een redelijke succesverwachting bestond. In het licht daarvan zijn de overwegingen in rov. 10.5, dat er geen aanwijzingen voor de vakman zijn op grond waarvan hij verwacht dat één van de drie methoden tot succes leidt, en dat de vakman een braakliggend terrein betreedt, zonder nadere motivering — die ontbreekt — niet begrijpelijk.
Nu het Hof zijn aanname in rov. 10.5, dat — kort weergegeven — voor de vakman na het mislukken van klassieke resolutie van citalopram een veelheid aan keuzemogelijkheden open stond, zonder dat de stand van de techniek enige aanwijzing in een bepaalde richting gaf, mede ten grondslag heeft gelegd aan het oordeel in de rov. 10.7 en 12, dat de keuze voor de diol-base inventief is, en daarmee octrooiconclusie 6 voldoet aan het vereiste van inventiviteit, zijn ook deze oordelen niet naar de eisen der wet gemotiveerd op voormelde gronden.
Onderdeel 3.c: geen andere precursors dan de diol-base
Het Hof overweegt in rov. 10.6: ‘Eenmaal zover gekomen, dient zich wederom een keuze aan: welke precursor biedt kans op succes. [eiseres] heeft erop gewezen (prod. 18 in hoger beroep) dat er naast de diol-base nog ten minste 10 mogelijke precursors bestaan waaronder desmethylcitalopram, waarbij in de stand der techniek eveneens geen aanwijzingen zijn te vinden in een specifieke richting van onderzoek.’ Het Hof gaat er derhalve kennelijk van uit dat de vakman een keuze moest maken uit verschillende (volgens [eiseres] ten minste 10) precursors. Dat uitgangspunt is echter onverenigbaar met de stukken van het geding, en daardoor onbegrijpelijk.
Zoals gezegd (zie, met vindplaatsen, onderdeel A.3.a), blijkt uit de stukken van het geding dat de diol-base de enige precursor is die tot het gewenste resultaat kon leiden: dr. Newton heeft onbetwist verklaard (prod. 22 [verweerster] in eerste aanleg, par. 83 en productie 6 in appèl, par. 20) dat de diol-base het enige chirale (racemische) tussenproduct is dat tijdens de synthese van citalopram volgens EP ‘943 geïsoleerd kan worden. Omdat chiraliteit is vereist om enantiomeren te kunnen bereiden (door scheiden van het racemische mengsel), is de diol-base dan ook de enige precursor van citalopram die de vakman ter beschikking stond om te gebruiken als uitgangspunt voor het verkrijgen van escitalopram. [verweerster] heeft daarnaast gemotiveerd betwist dat er vele mogelijke derivaten van citalopram bestonden die kandidaat zouden zijn geweest voor splitsing door middel van klassieke resolutie (vgl. memorie van antwoord par. 290 e.v.).
Door in rov. 10.6 zonder nadere motivering uit te gaan van een keuzemogelijkheid voor de vakman uit verschillende precursors voor het verkrijgen van escitalopram (het Hof lijkt te accepteren dat er ‘tenminste 10 mogelijke precursors bestaan’), is dat oordeel — gelet op de geadstrueerde stellingen van [verweerster] in haar memorie van antwoord par. 290 e.v., prod. 22 [verweerster] in eerste aanleg, par. 83 en productie 6 in appèl, par. 20 — niet begrijpelijk, althans heeft het Hof zich in rov. 10.6 ten onrechte geen rekenschap gegeven van de gemotiveerde stellingen van [verweerster], met de strekking dat er slechts één precursor was die als uitgangspunt voor het verkrijgen van escitalopram kon dienen.
De beslissingen in rov. 10.7 en 12, dat de keuze voor de diol precursor inventief was, en daarmee ook octrooiconclusie 6 als inventief moet worden beschouwd, bouwen voort op de onbegrijpelijke, althans ongemotiveerde, aanname van het Hof in rov. 10.6, zodat deze wegens hetzelfde motiveringsgebrek evenmin in stand kunnen blijven.
Onderdeel 3.d: meer voor de hand liggende routes
Het Hof komt op basis van een vergelijking tussen het derivaat desmethylcitalopram en de precursor diol-base in rov. 10.6 tot het oordeel dat de desmethyl-route meer voor de hand lag dan de diol-route (de vakman zou ‘eerder’ aan desmethylcitalopram denken dan aan de diol-base, aldus het Hof). Vervolgens merkt het Hof de diol-route aan als inventief (rov. 10.7), en concludeert daaruit in rov. 12 dat de werkwijze van conclusie 6 van [eiseres] voldoet aan het vereiste van inventiviteit. Deze redenering van het Hof geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting.
De vragen die het Hof bij de beoordeling van de inventiviteit van de werkwijze van conclusie 6 had moeten beantwoorden, is of de stereoselectieve synthese uitgaande van de diol-base een methode was die voor de hand lag (‘obvious to try’) en of de vakman daarbij een redelijke succesverwachting had (‘a reasonable expection of succes’). De omstandigheid dat er nog andere, al dan niet meer voor de hand liggende, routes waren om te proberen escitalopram te bereiden, doet ter beantwoording van die vragen rechtens niet ter zake.
Nu het Hof in rov. 10.6 enkel vaststelt dat ‘de vakman eerder aan desmethylcitalopram zal denken dan aan de diol-base’, heeft het Hof bij de beoordeling van de inventiviteit van de werkwijze van conclusie 6 een onjuiste juridische maatstaf toegepast. De omstandigheid dat er naast stereoselectieve synthese uitgaande van een precursor van citalopram (de diol-route), ook andere routes waren om te proberen escitalopram te bereiden — in het bijzonder de klassieke resolutie van een derivaat van citalopram (desmethylcitalopram) — maakt de diol-route niet minder (laat staan niet) voor de hand liggend. Wanneer meerdere methoden voor de hand liggen, en één van deze methoden leidt tot het geoctrooieerde resultaat, is noch de methode, noch het resultaat inventief.
Het Hof lijkt er in zijn benadering in rov. 10.6 vanuit te gaan dat de vakman maar één of ten hoogste enkele voor-de-hand-liggende methoden zou mogen toepassen om te komen tot het beoogde resultaat. Dit is evenwel een onjuist uitgangspunt. Bij de beoordeling van de inventiviteit van een werkwijzeconclusie moet ervan worden uitgegaan dat de vakman alle niet-inventieve methoden die hem ter beschikking staan en die hem een redelijke verwachting van succes bieden, zou toepassen.12. Het is derhalve rechtens onjuist om, zoals het Hof doet in rov. 10.6 en 10.7, een bepaalde route niet voor de hand liggend te achten, omdat een andere route méér voor de hand zou liggen.
Zelfs indien, zoals door het Hof tot uitgangspunt lijkt te worden genomen in rov. 10.4 (vgl. onderdeel A.3.b) er van uitgegaan moet worden dat de vakman eerst andere (eveneens voor de hand liggende) experimenten zou uitvoeren (bijvoorbeeld klassieke resolutie van desmethyl-citalopram) voordat hij aan de stereoselectieve synthese van de diol-base zou beginnen, en zelfs als de diol-route pas als laatste zou worden getest, en de eerdere experimenten geen succes opleveren, maar de diol-route wel, dan nog brengt dat naar vaste rechtspraak niet met zich dat de diol-route inventief is.13. Nu het Hof zijn oordeel over de inventiviteit van de keuze voor de diol base enkel heeft gebaseerd op de omstandigheid dat, naar zijn oordeel, de desmethyl-route meer of ‘eerder’ voor de hand lag dan de diol-route, geeft het Hof blijkt van een onjuiste rechtsopvatting.
Althans is de slotsom van het Hof in rov. 10.7, dat de keuze voor de diol-base ‘zeer wel octrooieerbaar kan zijn’, en het eindoordeel in rov. 12, dat conclusie 6 voldoet aan het vereiste van inventiviteit, niet begrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd in het licht van de stellingen van [verweerster]. [verweerster] heeft immers geadstrueerd betoogd (pleitnoties appèl nr. 192, nrs. 258 — 262) dat het zeer wel mogelijk is dat er verschillende voor de hand liggende methoden zijn om te komen tot een bepaald resultaat. Zelfs in het geval dat aangenomen moet worden dat de vakman eerder zou denken aan een andere route dan de diol-route, en dat deze andere route zelfs meer voor de hand lag dan de diol-route, dan nog volgt daaruit, zonder nadere motivering — die het Hof niet geeft — niet dat de diol-route (wel) inventief is.
Ter motivering van zijn oordeel dat de vakman eerder met het derivaat desmethylcitalopram, dan met de diol-precursor aan de slag zou gaan, verwijst het Hof in rov. 10.6 naar de verklaring van dr. Bøgesø. Ten aanzien daarvan geldt dat een beroep op de verklaring van Bøgesø niet kan bijdragen aan de juistheid of begrijpelijkheid van 's Hofs oordeel over de inventiviteit van werkwijzeconclusie 6. Bøgesø staat immers als (mede)uitvinder op het voorblad van [eiseres]'s octrooi vermeld. De verklaring waarnaar het Hof verwijst, betreft een verklaring van Bøgesø over zijn feitelijke werkzaamheden die hebben geleid tot de eerste resolutie van het racemische citalopram in zijn afzonderlijke enantiomeren. De feitelijke werkzaamheden van de uitvinder kunnen echter niet bijdragen aan het oordeel dat zijn uitvinding, of een deel daarvan, inventief is. Bij de beoordeling van de inventiviteit gaat het immers om de objectieve bijdrage van de in de conclusies geclaimde uitvinding ten opzichte van alles wat al bestond (de stand van de techniek).14. De vraag die het Hof zich had moeten stellen, is of die bijdrage op de indieningsdatum van de gemiddelde vakman inventiviteit vergde. Bij de beoordeling van de inventiviteit gaat het niet om de subjectieve inspanningen van de uitvinder, zodat het Hof met zijn verwijzing naar Bøgesø's verklaring in rov. 10.6 wederom blijkt geeft van een onjuiste rechtsopvatting.
Onderdeel 3.e: redelijke succesverwachting gemiddelde vakman
Het Hof komt in rov. 10.6 tot de conclusie dat de vakman voor het verkrijgen van escitalopram eerder aan het desmethyl-derivaat zou denken dan aan de diol-base als uitgangsmateriaal. Het Hof legt aan dat oordeel in de eerste plaats ten grondslag de verklaring van dr. Bøgesø, dat ‘it (het desmethyl derivaat, advocaat) could readily be converted back to Citalopram using straightforward chemical steps which posed no threat to the integrity of the chiral centre or the cyano group’ (rov. 10.6, p. 15, net onder het midden).
Voor zover de verklaring van mede-uitvinder Bøgesø al zou kunnen bijdragen aan de inventiviteitsbeoordeling (vgl. de laatste klachten van onderdeel A.3.d), geldt dat [verweerster] geadstrueerd heeft betoogd dat de vakman op de prioriteitsdatum inzag dat dat evengoed gold voor de diol-base: ook van het in zijn enantiomeren gesplitste diol kon door middel van ‘straightforward steps which posed no threat to the integrity of the chiral centre or the cyeno group’ citalopram worden gemaakt (vgl. memorie van antwoord par. 147–152 en 340 e.v.). Het Hof overweegt in rov. 11.4 bovendien zelf dat ‘opvallend is dat toen [eiseres] eenmaal bedacht had de diol route weer op te pakken, (…), het vrijwel onmiddellijk gelukte via deze route het gewenste escitalopram in handen te krijgen’ en dat de toepassing van de in conclusie 6 beschreven nucleofiele substitutiereactie ‘het toepassen van algemene vakkennis’ is (eveneens rov. 11.4). In het licht van dit één en ander is de verwijzing naar de verklaring van dr. Bøgesø geen begrijpelijke, althans geen voldoende, onderbouwing voor het oordeel in rov. 10.6, dat de vakman voor het verkrijgen van escitalopram eerder aan het desmethyl-derivaat zou denken dan aan de diol-base als uitgangsmateriaal.
Ten tweede overweegt het Hof dat de vakman op grond van de structuur van de diol-base zou menen dat het uitvoeren van een intramoleculaire ringsluitingsreactie, door het Hof aangeduid als ‘knutselen’, zeer wel racemisatieproblemen mee zou kunnen brengen (rov. 10.6, p. 15, onderaan). Dit zou er in de ogen van het Hof mede toe hebben bijgedragen dat de vakman zijn onderzoek naar de diol-route niet zou voortzetten, althans ‘eerder’ zou kiezen voor het derivaat (het Hof duidt dit ten onrechte aan als precursor, vgl. de laatste klacht van onderdeel A.3.c) desmethyl-citalopram.
Het Hof geeft hiermee blijk van een onjuiste rechtsopvatting ter zake het door de vakman te verrichten onderzoek. Het Hof gaat er Immers kennelijk van uit dat de vakman enkel die experimenten zou uitvoeren waarbij hij geen ‘problemen’ verwachtte. Dit is een rechtens onjuiste toepassing van de ‘problem and solution approach’ (zie onder het kopje ‘Het vaststellen van inventiviteit’ en de ‘problem and solution approach’ hiervoor), waarin het erom gaat of de vakman een redelijke succesverwachting zou hebben bij het uitvoeren van een bepaald experiment. Als een vakman problemen verwacht, is daarmee niet gegeven dat hij ‘dus’ geen redelijke kans op succes verwacht. Een redelijke succesverwachting kan óók bestaan als de vakman problemen zou voorzien, bijv. als hij zou voorzien dat ook mogelijk is dat de problemen niet optreden, of als hij zou voorzien dat mogelijk is dat de problemen overkomelijk zijn.
Vgl. de Case Law (p. 178/179):
‘In T 1396/06 the board stated that a skilled person, even when applying routine methods with the aim of solving a closely related technical problem, would not have the absolute certainty of succeeding. However, certainty of success is not required according to the jurisprudence of the boards of appeal, which makes a clear distinction between reasonable expectation of success and certainty of success (T 918/01). Rather, in spite of the understandable uncertainties which always characterize biological experiments, the skilled person would have had no reason to adopt a sceptical attitude. He would have had either some expectations of success or, at worst, no particular expectations of any sort, but only a ‘try and see’ attitude, which does not equate with an absence of a reasonable expectation of success (see also T 759/03)’
Daarbij is nog van belang dat het Hof niet heeft vastgesteld dat de vakman zou menen dat de door het Hof genoemde problemen met racemisatie onoverkomelijk zouden zijn. Getuige EP ‘066 is bovendien gebleken dat deze door het Hof genoemde problemen niet in de weg stonden aan de bereiding van escitalopram met de diol-base als uitgangsmateriaal.
Voorts heeft [verweerster] uitvoerig, aan de hand van meerdere handboeken, betoogd dat stereoselectieve synthese (ringsluiting) een standaardmethode is voor het proberen te verkrijgen van de zuivere enantiomeren van een racemaat; zie pleitnotities eerste aanleg, nr. 197; MvA nr. 27 e.v., nr. 109 e.v; pleitnotities appèl, nr. 184–185). Het Hof noemt zelf stereoselectieve (of chirale) synthese in rov. 10.3 jo 10.4 als één van drie ‘standaardmethoden’ (in de opsomming in rov. 10.3 vermeld onder c) en maakt er terecht melding van in rov. 10.6 dat ook [eiseres]'s deskundige prof. Zwanenberg erkent dat de vakman de stereoselectieve synthese van een precursor zeker onder ogen zou hebben gezien.
Het Hof heeft derhalve aanvaard dat stereoselective synthese een standaardmethode is, en dat deze methode voor de vakman ‘obvious to try’ is. Het hieraan contraire oordeel in rov. 10.6, dat de vakman zijn onderzoek naar de diol-route via een intramoleculaire ringsluitingsreactie desondanks niet zou voortzetten (althans, dat het volgens het Hof niet verwonderlijk is dat ‘men’, waarmee het Hof [eiseres] bedoelt, deze weg niet vervolgde omdat er nog andere mogelijkheden ter beschikking stonden), is in dat licht bezien zonder nadere motivering — die ontbreekt — onbegrijpelijk.
Het oordeel van het Hof in rov. 10.6, dat de vakman op grond van de structuur van de diol-base zou menen dat het uitvoeren van een intramoleculaire ringsluitingsreactie racemisatieproblemen mee zou kunnen brengen, is onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd.
Uit de stukken van het geding blijkt dat racemisatie alleen optreedt in een zuur milieu (dan verloopt de reactie als een Sn1 -reactie), terwijl de Sn2-ringsluitingsreactie van conclusie 6 nu juist in een basisch milieu plaatsvindt (vlg. memorie van antwoord par. 212–213, onder verwijzing naar de verklaring van prof. Bickelhaupt (productie 4 Ratiopharm in eerste aanleg, ter gelegenheid van pleidooi in eerste aanleg tevens bij akte door [verweerster] overgelegd) en daarin door hem aangehaalde handboeken en de verklaring van prof. Newton (productie 22 van [verweerster] in eerste aanleg, par. 104 e.v.), waarin hij uitlegt waarom de gestelde vrees voor racemisatie onterecht is).
Het Hof overweegt in rov. 10.6 op p. 16 voorts dat de mono-ester (de diol-ester) bij bepaalde reactietemperaturen niet stabiel genoeg zou zijn voor scheiding. Ook dit argument voor de keuze voor het derivaat desmethyl-citalopram in plaats van de diol-base is onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd.
Voorbeeld 3 van EP ‘066 van [eiseres] gaat over de bereiding van citalopram uit racemisch diol volgens de methode van conclusie 6. Voorbeeld 2 gaat over de splitsing van het diol (p. 6, regels 14–21) en de ringsluiting volgens conclusie 6 tot escitalopram (p. 6, regels 22–27). Het Hof haalt in zijn ovenwegingen over de stabiliteit van de mono-ester dr. Bøgesø aan. Deze spreekt in het citaat evenwel over de mono-ester van het zogenaamde ‘Mosher's zuur’; deze gaf tijdens splitsing door middel van standaardmethode b (vlg. rov. 10.3) al aanleiding tot vorming van citalopram (vlg. par. 91–97 van de verklaring van Bøgesø). Conclusie 6 is evenwel niet beperkt tot gebruik van de mono-ester van Mosher's zuur (zie o.m. par 243 pleitnotities [verweerster] in appèl). Vast staat dat wanneer gebruik wordt gemaakt van het gesplitste diol, dat eenvoudig kon worden verkregen door klassieke resolutie van het racemische diol, de spontane stereoselectieve ringsluitingsreactie zonder problemen met de stabiliteit verloopt, zoals het Hof terecht in rov 11.2–11.4 overweegt (hiertegen heeft [eiseres] geen cassatiemiddel gericht, waardoor dit thans vaststaat).
Onderdeel 3.f: onjuiste maatstaf beoordeling inventiviteit conclusie 6
In rov. 12 concludeert het Hof dat ‘de inventiviteit van de werkwijze volgens conclusie 6 is gelegen in het toepassen van de diol-base als tussenproduct en dat, mede in aanmerking genomen de voordelen die met de werkwijze volgends conclusie 6 worden verkregen (…), deze werkwijze als geheel bezien, voldoet aan het vereist van inventiviteit.’
Het Hof geeft hier blijk van een onjuiste rechtsopvatting, waar het de voordelen die de werkwijze zoals beschreven in conclusie 6 laat meewegen in de beoordeling van de vraag of conclusie 6 voldoet aan het vereiste van inventiviteit. Bij de beantwoording van die vraag is immers niet relevant dat de uitvinding een zogenaamd ‘bonus-effect’ heeft.15. Voor zover het Hof bedoelde voordelen wel heeft meegewogen in zijn beslissing omtrent de inventiviteit, is zijn oordeel rechtens onjuist.
Althans is het oordeel van het Hof, dat mede in aanmerking genomen de voordelen die met de werkwijze volgende conclusie 6 worden verkregen, deze werkwijze als geheel bezien voldoet aan het vereiste van inventiviteit onbegrijpelijk, althans niet voldoende gemotiveerd. Het Hof maakt immers niet inzichtelijk op welke voordelen het doelt, en waarom en hoe deze voordelen bijdragen aan de inventiviteit van de werkwijze beschreven in conclusie 6. Dit klemt te meer daar het Hof in rov. 8.8 zelf oordeelt dat de beweerde verbeterde werking van escitalopram als antidepressivum een bonus-effect is dat geen inventiviteit kan verschaffen.
Onderdeel 4: onvoorwaardelijke klachten ten aanzien van conclusie 7
Onderdeel 4
In rov. 13 leidt het Hof uit de inventiviteit van conclusie 6 af dat conclusie 7 eveneens inventief is. Indien één of meer klachten van de onderdelen 2 en 3 slagen, kan het daarop voortbouwende oordeel in rov. 13 evenmin in stand blijven.
Voor het geval uw Raad tot het oordeel zou komen dat het Hof op juiste en begrijpelijke wijze heeft geoordeeld dat conclusie 6 inventief is, dan gelden de volgende (aan de onderdelen 2 en 3 subsidiaire) klachten van onderdeel 4, die zich richten tegen 's Hofs beoordeling van de inventiviteit van conclusie 7.
Onderdeel 4.a: onjuiste maatstaf inventiviteit
In rov. 13 oordeelt het Hof dat conclusie 7 inventief is. Het overweegt daartoe dat, aangezien de inventiviteit van conclusie 6 is gelegen in de keuze van de diol-base als uitgangsstof, ook de door klassieke resolutie daaruit verkrijgbare en als tussenproduct in de werkwijze volgens conclusie 6 toepasbare (-)-enantiomeer inventief is. Het Hof geeft daarmee blijk van een onjuiste rechtsopvatting.
Bij de beoordeling van de inventiviteit van conclusie 7 van [eiseres]'s octrooi heeft het Hof ten onrechte niet afzonderlijk beoordeeld wat voor deze conclusie de meest nabije stand van de techniek is. Bij het beoordelen van de inventiviteit van een octrooi dient immers voor iedere conclusie afzonderlijk de meest nabije stand van de techniek te worden bepaald met behulp van de ‘problem and solution approach’.16. Het Hof heeft dit, door niet vast te stellen wat voor conclusie 7 van [eiseres]'s octrooi de meest nabije stand van de techniek is, miskend, zodat zijn oordeel ten aanzien van de inventiviteit van conclusie 7 rechtens onjuist is.
Althans blijkt uit 's Hofs arrest niet welk document het Hof aanduidt als meest nabije stand van de techniek, zodat het oordeel in rov. 13, dat conclusie 7 inventief is, niet voldoende met redenen is omkleed.
Nu [verweerster] geadstrueerd heeft betoogd dat EP ‘943 moet worden geïdentificeerd als meest nabije stand van de techniek voor conclusie 7 (argumenten a-I bij onderdeel A.2.a hiervoor, met vindplaatsen), en [eiseres] dat in hoger beroep heeft betwist (memorie van grieven, par. 130–131), kon het Hof niet — zoals het heeft gedaan in rov. 13 — zonder nadere motivering komen tot het oordeel dat conclusie 7 van [eiseres]'s octrooi inventief is, zonder inzichtelijk te maken wat, naar het oordeel van het Hof, de meest nabij gelegen stand van de techniek is voor conclusie 7.
Onderdeel 4.b: meest nabij gelegen stand van de techniek conclusie 7
Voor zover in rov. 13 moet worden gelezen dat het Hof er van uit is gegaan dat Smith (ook) voor conclusie 7 van [eiseres]'s octrooi de meest nabije stand van de techniek is, geldt dat ook dat oordeel onbegrijpelijk is.
Uit de stukken van het geding blijkt dat EP ‘943 de racemische diol-base beschrijft die als precursor in de synthese van citalopram wordt gebruikt; zie o.m. pleitnoties eerste aanleg nr. 91 e.v.; r.o. 4.21 van het rechtbankvonnis; nr. 50 e.v. MvA; pleitnotities appèl nr. 133 i.sm. 139). Conclusie 7 beschrijft diezelfde diol-base, doch nu slechts de (-)-enantiomeer daarvan. [verweerster] heeft geadstrueerd betoogd dat EP ‘943 de ‘most promising springboard’ voor conclusie 7 vormt, omdat het enige dat de vakman, uitgaande van EP ‘943 te doen staat om te komen tot conclusie 7, het scheiden van de enantiomeren van de diol-base is zie MvA par 320, par. 137 pleitnotities in appèl en de vindplaatsen genoemd bij de bespreking van de voor de handliggendheid van conclusie 6). Het Hof overweegt in rov. 11.2 terecht dat de vakman dat kan op basis van zijn algemene vakkennis door middel van klassieke resolutie. [eiseres] heeft niet betwist dat de vakman op basis van klassieke resolutie in staat was tot het scheiden van de enantiomeren van de diol-base. Uit de stukken blijkt tevens dat Smith enkel de (+)-enantiomeer van citalopram bespreekt, maar met geen woord rept over de diol-base. [eiseres] heeft in haar pleitnotities eerste aanleg, par. 26 erkend: ‘Niets in Smith leert de vakman hoe hij escitalopram in handen kan krijgen’. A fortiori rept Smith met geen woord over diol-base, wat immers een stof is die in de bereidingswijze van (es)citalopram een rol speelt.
In het licht van dit één en ander is het (impliciete) oordeel van het Hof in rov. 13, dat Smith de meest nabije stand van de techniek is voor conclusie 7, niet voldoende begrijpelijk gemotiveerd.
Bovendien is het Hof in rov. 13, voor zover het oordeelt dat Smith voor conclusie 7 de meest nabij gelegen stand van de techniek is, ten onrechte buiten de grenzen van de rechtsstrijd getreden.
[verweerster] noch [eiseres] heeft ooit betoogd dat Smith de meest nabij gelegen stand van de techniek is voor conclusie 7. [verweerster] heeft geadstrueerd betoogd dat EP ‘943 kan worden geïdentificeerd als meest nabije stand van de techniek voor conclusie 7 (argumenten a-I bij onderdeel A.2.a hiervoor, met vindplaatsen). In hoger beroep heeft [eiseres] weliswaar betwist dat EP ‘943 het juiste uitgangspunt was, maar zij heeft zich niet op het standpunt gesteld dat Smith de meest nabije stand van de techniek voor conclusie 7 zou zijn. Ter onderbouwing van haar betwisting van EP ‘943 als de meest nabije stand van de techniek, heeft [eiseres] enkel gesteld dat EP ‘943 gaat over een ander probleem dan conclusie 7 van EP ‘066; zij heeft daarbij niet het argument gevoerd dat Smith voor conclusie 7 de meest nabij gelegen stand van de techniek zou zijn (memorie van grieven, par. 130–131). [eiseres] heeft niet uitdrukkelijk gesteld welk document dan wel de meest nabij gelegen stand van de techniek zou zijn, maar uit par. 111 van haar memorie van grieven blijkt dat ‘het racemische citalopram’ volgens [eiseres] het uitgangspunt zou moeten zijn. Artikel 24 Rv en het beginsel van hoor en wederhoor stonden er dan ook aan in de weg dat het Hof Smith heeft aangewezen als meest nabije stand van de techniek voor de beoordeling van de inventiviteit van conclusie 7 van [eiseres]'s octrooi, althans heeft het Hof, voor zover het in rov. 13 heeft gekozen voor Smith als meest nabije stand van de techniek voor conclusie 7, gelet op het in deze alinea weergegeven partijdebat, niet voldoende gemotiveerd.
Bovendien heeft [eiseres] uitdrukkelijk erkend dat EP ‘943 de meeste technische kenmerken met conclusie 7 van EP ‘066 gemeen heeft (vgl. par. 130 memorie van grieven en memorie van antwoord par. 139). Ook in dat licht bezien is zonder nadere motivering — die het Hof niet geeft — niet begrijpelijk dat het Hof in rov. 13 (impliciet) oordeelt dat Smith, en niet EP ‘943, de meest nabij gelegen stand van de techniek is voor conclusie 7 van [eiseres]'s octrooi.
Middel B: nietigheid aanvullend beschermingscertificaat (ABC)
Inleiding
Middel B van het incidentele middel van [verweerster] betreft de geldigheid van ABC ‘155 dat op 9 december 2004 aan [eiseres] werd verleend voor het product met de chemische benaming ‘Escitalopram, desgewenst in de vorm van een farmaceutisch aanvaardbaar additiezout, in het bijzonder escitalopramoxalaat’. ABC 155 eindigt op 31 mei 2014.
Het ABC werd verleend op basis van Verordening 1768/92, welke inmiddels is vervangen door Verordening 469/2009 (hierna: de Verordening).
Met deze Verordening wordt beoogd17. om innovatie door de farmaceutische industrie te stimuleren en te belonen. In het geval van nieuwe geneesmiddelen kunnen er vele jaren over heen gaan voordat een geneesmiddel met een nieuwe werkzame stof, dat onderwerp is van een octrooi, kan worden verhandeld. Dit is het gevolg van de Europese toelatingseisen voor nieuwe geneesmiddelen, waardoor vaak een lange tijd is gemoeid met het verkrijgen van een handels- (of markt)vergunning als bedoeld in artikel 40 van de Geneesmiddelenwet. In de Geneesmiddelenwet zijn de regels van Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (Richtlijn 2001/83) geïmplementeerd. Als gevolg van deze regelgeving dienen bij het aanvragen van een marktvergunning voor een werkzame stof die nog niet eerder is vergund, de resultaten van toxicologische en (pre)klinische testen te worden overgelegd, welke testen duur en tijdrovend zijn. Tegen de tijd dat de marktvergunning eindelijk is verkregen, zijn doorgaans al vele jaren van het octrooi verstreken, zonder dat de farmaceut daar commercieel baat bij heeft gehad. Om het verlies aan exclusiviteit te compenseren is het Aanvullende Beschermingscertificaat in het leven geroepen.
Een certificaat kan worden toegekend voor elk product, waarbij het begrip ‘product’ dient te worden opgevat als werkzame stof in strikte zin. Dit betekent dat kleine veranderingen in het geneesmiddel, zoals een nieuwe dosering, het gebruik van een ander zout of ester of een andere farmaceutische vorm niet zullen leiden tot de afgifte van een nieuw certificaat. Daarentegen kan een certificaat ook worden toegekend voor een product verkregen door een nieuwe werkwijze of voor een nieuwe toepassing. Uit de toelichting van de Europese Commissie18. wordt duidelijk dat het ABC is bedoeld om bescherming te verlengen voor het product, waarvoor de marktvergunning is afgegeven.
Artikel 3 van de Verordening bepaalt dat een ABC wordt afgegeven wanneer:
- a)
het product wordt beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi;
- b)
voor het product als geneesmiddel een van kracht zijnde vergunning voor het in de handel brengen is verkregen overeenkomstig Richtlijn 2001/83/EG of Richtlijn 2001/82/EG, naargelang van het geval;
- c)
voor het product niet eerder een certificaat is verkregen;
- d)
de onder b) genoemde vergunning de eerste vergunning is voor het in de handel brengen van het product als geneesmiddel.
Uit artikel 8 van de Verordening in samenhang met artikel 13 van de Verordening wordt duidelijk dat wanneer de onder 3 b genoemde, nationale handelsvergunning niet tevens de eerste marktvergunning is in de Gemeenschap, de eerste marktvergunning in de Gemeenschap worden opgegeven.
Het begrip ‘product’ zoals dat voorkomt in artikel 3 is gedefinieerd in artikel 1, aanhef en onder b van de Verordening. Dit artikel luidt als volgt:
‘In deze verordening wordt verstaan onder:
(…)
- b)
‘product’: de werkzame stof of de samenstelling van werkzame stoffen van een geneesmiddel.’
Artikel 15 lid 1 Vo bepaalt dat een ABC nietig is:
- a)
indien het in strijd met artikel 3 is afgegeven;
- b)
indien het basisoctrooi vóór de afloop van zijn wettige duur is vervallen;
- c)
indien het basisoctrooi nietig is verklaard of zodanig beperkt wordt dat het product waarvoor het certificaat is afgegeven, niet meer onder de conclusies van het basisoctrooi valt, of indien er na verval van het basisoctrooi nietigheidsgronden bestaan die nietigverklaring of beperking gerechtvaardigd zouden hebben.
[verweerster] heeft in de onderhavige procedure betoogd dat ABC 155 nietig verklaard dient te worden op grond van artikel 15 lid 1 sub a en sub c jo artikel 3 sub c en d van de Verordening.
Onderdeel 1: onderscheid nietiaheidsgronden
Inleiding
In feitelijke instanties heeft [verweerster] betoogd dat ABC ‘155 om meerdere redenen nietig is, te weten op grond van artikel 15 lid 1 sub c van de Verordening, omdat het ingeroepen basisoctrooi nietig is, en op grond van artikel 15 lid 1 sub a van de Verordening, omdat ABC ‘155 niet voldoet aan artikel 3 van de Verordening. Voor wat die laatste grond betreft heeft [verweerster] zich meer in het bijzonder beroepen op de nietigheidsgronden van artikel 15 lid 1 sub a jo artikel 3 sub c en sub d van de Verordening: (ad c) voor het product is eerder een certificaat verkregen en (ad d) de vergunning van [eiseres] is niet de eerste vergunning voor het in de handel brengen van het product escitalopram als geneesmiddel (dagvaarding [verweerster], par. 37 ev., pleitnotities in eerste instantie, onderdeel V, MvA onder 1 t/m 8 en 157 t/m 200, pleitnotities in hoger beroep, par. 7 t/m 127). [verweerster] meent dat het Hof er in de rov. 17.8–18.7 ten onrechte vanuit gaat — kort gezegd — dat een stof een nieuw product is in de zin van artikel 1 sub b van de Verordening, wanneer die stof in octrooirechtelijk opzicht nieuw is. Op basis van deze onjuiste aanname komt het Hof tot de slotsom dat ABC ‘155 geldig is. [verweerster] werkt haar klachten tegen dit oordeel in het navolgende uit.
In het kader van haar beroep op artikel 15 lid 1 sub a jo artikel 3 sub c heeft [verweerster] er op gewezen dat [eiseres] in 1997 al een ABC (nr. 970031) heeft gekregen voor ‘Citalopram, desgewenst in de vorm van een zuuradditiezout met een farmaceutisch aanvaardbaar zuur, in het bijzonder hydrobromide’ (vgl. rov. 17.8). [verweerster] heeft naar aanleiding daarvan betoogd dat, nu alle werkzaamheid in de S-enantiomeer (escitalopram) berust, geldt dat zowel bij het geneesmiddel citalopram als bij het geneesmiddel escitalopram, het therapeutische effect door dezelfde stof wordt veroorzaakt (namelijk escitalopram). Het ABC voor Citalopram betreft derhalve hetzelfde ‘product’ in de zin van artikel 1 sub b van de Verordening19. als ABC ‘155. Nu [eiseres] het ABC voor citalopram eerder had verkregen dan ABC ‘155, had dit ABC voor escitalopram, gelet op artikel 15 sub a jo 3 sub c van de Verordening, niet verleend mogen worden, althans is het nietig (pleitnotities van [verweerster] in hoger beroep par. 58 t/m 94).
[verweerster] heeft betoogd dat in het verlengde hiervan ligt dat de handelsvergunning voor escitalopram die ten grondslag ligt aan ABC 155, niet de eerste handelsvergunning is voor de werkzame stof (het ‘product’) escitalopram. De eerste handelsvergunning die zag op de werkzame stof (het ‘product’) escitalopram, was immers de handelsvergunning voor citalopram, waarvan de werkzame stof escitalopram is, ook al werd escitalopram niet als zodanig in de vergunning genoemd. ABC 155 voldoet derhalve ook niet aan artikel 3 aanhef en sub d van de Verordening (pleitnotities in hoger beroep, par. 96 t/m 127).
Nietigheidsgrond artikel 15 lid 1 sub c
Als het oordeel van het Hof dat conclusie 6 van EP ‘066 geldig is, terecht wordt bestreden met (één van) de incidentele cassatiemiddelen van [verweerster], dan kan a fortiori ook het oordeel van het Hof dat artikel 15 lid 1 sub c van de Verordening niet van toepassing is, niet in stand blijven.
Nietigheidsgrond artikel 15 lid 1 sub a jo artikel 3 sub c
In rov. 18.4 overweegt het Hof dat het ‘voor de hand [ligt] om bij de uitleg van het begrip ‘product’ uit te gaan van het begrip ‘werkzame stof’ zoals dat in het octrooirecht wordt gebruikt’. In rov. 18.5 oordeelt het Hof — kort weergegeven — dat escitalopram een ander ‘product’ is in de zin van de Verordening, omdat het in octrooirechtelijke zin nieuw is ten opzichte van citalopram.20.
Het Hof gaat in deze beide overwegingen uit van een onjuiste rechtsopvatting. Als een stof nieuw is in octrooirechtelijke zin, betekent dit immers niet (zonder meer) dat het ook een ander ‘product’ is in de zin van de Verordening (artikel 1 sub b). Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie (in het bijzonder het MIT-arrest21.) blijkt dat niet elke verandering aan een stof een ander ‘product’, in de zin van de Verordening, doet ontstaan (hoewel dit nieuwheid in octrooirechtelijke zin niet uitsluit). Daarvoor is een eigen therapeutisch effect nodig. De beantwoording van de vraag of een stof octrooirechtelijk nieuw is, is derhalve niet beslissend voor de beantwoording van de vraag of een stof een nieuw is ten opzichte van een andere werkzame stof, in de zin van de Verordening. Het door het Hof in rov. 18.4 gehanteerde uitgangspunt, dat bij de uitleg van het begrip ‘product’ kan worden uitgegaan van het begrip ‘werkzame stof’ zoals dat in het octrooirecht wordt gebruikt, en de daaruit voortvloeiende beslissing in rov. 18.5, dat escitalopram een nieuw product is, zijn dan ook rechtens onjuist.
In rov. 18.4 citeert het Hof, ter onderbouwing van zijn oordeel dat bij de uitleg van het begrip ‘product’ moet worden uitgegaan van het begrip ‘werkzame stof’ zoals dat in het octrooirecht wordt gebruikt, uit de Toelichting van de Europese Commissie bij de Verordening.22. Het Hof geeft echter een onjuiste interpretatie van dit document. Uit de Toelichting volgt immers dat de term ‘product’ is gekozen als gemeenschappelijk kenmerk van het octrooirecht en de geneesmiddelenwetgeving. Een ABC bevindt zich op de kruising van beide systemen.23. Het Hof had bij zijn uitleg ook de geneesmiddelenwettelijke bepalingen moeten meewegen in zijn oordeel, en heeft zich, in strijd met het recht, ten onrechte enkel gebaseerd op het octrooirechtelijke nieuwheidsbegrip.
Uit het feit dat de afgifte van het certificaat is opgedragen aan de ‘dienst voor de industriële eigendom’ en niet aan de autoriteit die de markttoelatingen afgeeft’ (rov 18.4) kan niet worden afgeleid dat het begrip ‘product’ ‘octrooirechtelijk’ dient te worden uitgelegd. In de Toelichting geeft de Europese Commissie aan dat ook de ‘health authorities’ bij de verlening betrokken kunnen worden en dat het gaat om het gebruik van objectieve gegevens die eenvoudig te verifiëren zijn: ‘Examination [by the national patent authorities] of the conditions to be fulfilled for the certificate to be granted involves the use of objective data that are easy to verify. However, coordination with the health authorities could be provided for by the Member States if they consider this to be necessary’.
Althans zijn de redenering van het Hof in rov. 18.4, dat in dit geval voor het begrip ‘product’ kan worden uitgegaan van het octrooirechtelijke begrip ‘werkzame stof, en het oordeel in rov. 8.15, dat escitalopram een ander ‘product’ is in de zin van de Verordening, omdat het in octrooirechtelijke zin nieuw is ten opzichte van citalopram, zonder nadere motivering — die het Hof niet geeft — niet begrijpelijk. Het Hof heeft althans zijn oordeel in het licht van de geadstrueerde stellingen van [verweerster] onvoldoende gemotiveerd. Het Hof is immers in het geheel niet ingegaan op de betekenis van het woord ‘product’ in het licht van de door [verweerster] aangedragen jurisprudentie van het Hof van Justitie EU over de definitie uit artikel 1 sub b van de Verordening (bijvoorbeeld C-431/04 MIT, C-202/05 Yissum, en C-392/97 Farmitalia, zie onder meer pleitnotities in hoger beroep, par 7 t/m 57).24. Het Hof is evenmin ingegaan op de door [verweerster] besproken 14e considerans van de ABC Verordening voor gewasbeschermingsmiddelen (pleitnotities in hoger beroep, par. 73 t/m 94).
[verweerster] heeft bij pleidooi in hoger beroep (pleitnotities in hoger beroep, par. 97 t/m 117 ) betoogd dat de Nederlandse vergunningverlenende autoriteit (het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, hierna: CBG) escitalopram niet als New Active Substance (hier: NAS) beschouwt. [verweerster] heeft voorts betoogd dat het toetsingskader voor de vraag of een stof onder de geneesmiddelenwetgeving als een NAS moet worden beschouwd, overeenkomt met het toetsingskader in het kader van de Verordening (vgl. pleitnotities in hoger beroep par. 96–127). Deze gelijkenis is erin gelegen dat onder de geneesmiddelenwetgeving niet elke kleine verandering aan een stof een NAS oplevert, waar onder de Verordening eerst een eigen therapeutisch effect kan leiden tot een ander ‘product’. In het octrooirecht in enge zin kan echter elke kleine (technische) wijziging, hoe triviaal ook, nieuwheid verschaffen.
Het Hof overweegt in rov. 18.4 dat in beginsel de oordelen van de vergunningverlenende autoriteiten met betrekking tot het begrip werkzame stof genomen in het kader van de geneesmiddelenwetgeving ‘dus’ niet bepalend zijn. Voor zover deze overweging is gebaseerd op het uitgangspunt dat voor het begrip (ander) ‘product’ kan worden uitgegaan van het enge octrooirechtelijke begrip (nieuwe) ‘werkzame stof’, zonder daarbij acht te slaan op het begrippenkader van de geneesmiddelenwetgeving, is deze beslissing rechtens onjuist. De Verordening die de basis vormt voor het ABC heeft immers een eigen begrippenkader in het leven geroepen en die begrippen moeten op een eigen, autonome, wijze worden uitgelegd, eventueel door het Hof van Justitie. Het oordeel van de vergunningverlenende instantie is derhalve evenzeer van belang bij de uitleg van het begrip ‘product’ in de zin van de Verordening.
Ter onderbouwing van haar beroep op de nietigheidsgrond van artikel 15 a jo 3 sub c van de Verordening, heeft [verweerster] verwezen naar het arrest van het Hof van Justitie EU in de BASF zaak25. (pleitnotities in hoger beroep, par. 33 t/m 39). In rov. 18.7 erkent het Hof de onderhavige zaak gelijkenis vertoont met die uit het BASF-arrest (het Hof overweegt: ‘De gelijkenis met het geneesmiddel ‘Citalopram’ dringt zich op’). Het Hof komt aan het slot van rov. 18.7 evenwel tot de conclusie — kort weergegeven — dat de (strikte octrooirechtelijke) nieuwheid van de stof escitalopram, maakt dat escitalopram een ander product is, in de zin van de Verordening, dan het bekende racemaat (Citalopram). Het Hof verwerpt daarmee [verweerster]’s beroep op artikel 15 sub a jo 3 sub c van de Verordening. Dit oordeel is, evenals de overwegingen in rov. 18.4 en 18.5, gebaseerd op het rechtens onjuiste uitgangspunt, dat octrooirechtelijke nieuwheid een nieuw, ander ‘product’ in de zin van artikel 1 sub b van de Verordening doet ontstaan, en kan om die reden niet in stand blijven.
In rov. 18.6 komt het Hof tot een conclusie naar aanleiding van [verweerster]’s beroep op de nietlgheidsgronden van artikel 15 lid 1 sub a jo artikel 3 sub c en d van de Verordening. Voor wat betreft de c-grond oordeelt het Hof dat de overwegingen in rov. 18.1–18.4 meebrengen dat voor escitalopram niet eerder een ABC is verkregen. Indien één of meer van de hiervoor in dit onderdeel geformuleerde klachten slagen, kan ook die conclusie niet in stand blijven.
Nietigheidsgrond artikel 15 lid 1 sub a jo artikel 3 sub d
Ten aanzien van de d grond concludeert het Hof dat rov. 18.1–18.4 meebrengen dat [eiseres] voor het (huidige) ABC 155 een beroep heeft gedaan op de juiste (eerste) marktvergunningen (die zijn afgegeven voor de geneesmiddelen Clpralex/Lexapro), zodat is voldaan aan artikel 3 sub d van de Verordening.
In rov. 18.4 oordeelt het Hof, kennelijk in het kader van [verweerster]s beroep op de nietigheidsgrond van artikel 15 lid 1 sub a jo artikel 3 sub d van de Verordening, dat de bevindingen van het CBG, vervat in de uitspraak van 25 februari 2010 (die volgens het Hof een andere zaak zouden betreffen) buiten beschouwing moeten blijven. Dit oordeel van het Hof is rechtens onjuist.
De bedoelde uitspraak van het CBG is gedaan in het kader van de bestuursrechtelijke procedure over de marktvergunningen voor de werkzame stof escitalopram in relatie tot het racemaat Citalopram, in welke procedure centraal stond de vraag welke marktvergunning als eerste vergunning heeft te gelden in het kader van de geneesmiddelenwetgeving (Richtlijn 2001/83). Deze uitspraak is dan ook wel degelijk van belang bij de beoordeling van [verweerster]s beroep op de nietigheidsgrond van artikel 15 lid 1 sub a jo artikel 3 sub d van de Verordening. Bij het bepalen van de betekenis van begrippen uit de Verordening is de betekenis van het begrip ‘product’ als actief ingrediënt van een geneesmiddel (in leder geval mede) richtinggevend. De Verordening is immers speciaal geschreven in het kader van bescherming voor actieve ingrediënten uit geneesmiddelen. Bovendien verwijst de Verordening in artikel 2 en 3 b expliciet naar de Geneesmiddelenrichtlijn 2001/83, (althans de voorganger daarvan). Het Hof heeft dit één en ander in zijn beoordeling van [verweerster]s beroep op de nietigheidsgrond van artikel 15 lid 1 sub a jo artikel 3 sub d van de Verordening ten onrechte miskend.
Althans is in het licht van de geadstrueerde stellingen van [verweerster] in het kader van de uitspraak van het CBG van 25 februari 2010 (productie 8, MvA) zonder nadere motivering — die ontbreekt — niet begrijpelijk dat het Hof deze uitspraak van het CBG niet relevant acht ter beantwoording van de vraag of de vergunning van [eiseres] voor escitalopram de eerste vergunning is voor het in de handel brengen van het product (escitalopram) als geneesmiddel.
Onderdeel 2: subsidiaire en voorwaardelijke vordering
[verweerster] ten onrechte afgewezen [verweerster] heeft in eerste aanleg (vgl. het petitum van de dagvaarding onder B) naast een kostenveroordeling ex 1019h Rv, primair de vernietiging van het Nederlandse deel van EP ‘066 gevorderd en subsidiair gevorderd:
‘Indien uw rechtbank de vordering (…) tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 347 066 afwijst, dan wel EP 347 066 op het moment van de uitspraak in deze procedure al geëxpireerd is, te verklaren voor recht dat Aanvullend Beschermingscertificaat 300155 nietig is.’
In eerste aanleg heeft de Rechtbank de subsidiaire c.q. voorwaardelijke vordering van [verweerster] terecht afgewezen, nu de primaire vordering tot vernietiging van EP ‘066 niet geheel of gedeeltelijk werd afgewezen, terwijl evenmin sprake was van expiratie van EP ‘066. [verweerster] heeft daarom, als geïntimeerde in hoger beroep, tegen de afwijzing van haar subsidiaire en voorwaardelijke vordering geen incidentele grief hoeven richten.
In het hier bestreden arrest komt het Hof in zijn dictum tot vernietiging van het vonnis van de Rechtbank 's‑Gravenhage van 8 april 2009 en, opnieuw rechtdoende in conventie, tot vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi EP ‘066, voor zover het de conclusie 1–5 betreft, en tot afwijzing van het meer of anders gevorderde.
Aangezien het Hof de grieven van [eiseres] gedeeltelijk gegrond bevindt en om die reden de conclusies 6 en 7 van EP ‘066 in stand laat, en ook de voorwaarde dat het octrooi van [eiseres] is geëxpireerd, is vervuld, had het Hof ambtshalve op basis van de devolutieve werking van het appel alsnog moeten komen tot beoordeling van de subsidiaire c.q. voorwaardelijke vordering van [verweerster] tot verklaring voor recht dat het ABC nietig is. Voor zover het Hof beoordeling van die vordering achterwege heeft gelaten, is zijn oordeel rechtens onjuist.
Voor zover ervan moet worden uitgegaan dat het Hof de subsidiaire, althans voorwaardelijke vordering van [verweerster] heeft afgewezen, is dat oordeel evenzeer onjuist. Nu het Hof in conventie is gekomen tot het oordeel dat de conclusies 1–5 van [eiseres]'s octrooi nietig zijn wegens gebrek aan inventiviteit, had het Hof immers enkel tot de conclusie kunnen komen dat het ABC, voor zover gebaseerd op de conclusies 1–5, moet worden nietig verklaard (vlg. ook het dictum van het arrest in het geding tussen [eiseres] en Ratiopharm met zaaknummer 200.081.996/01). Althans is zonder nadere motivering, in het licht van het oordeel in rov. 8.8 en 8.9, dat de conclusies 1–5 inventiviteit ontberen, en gezien de toewijzing van de vordering van Ratiopharm tot nietigverklaring van het ABC gebaseerd op de conclusies 1–5, volstrekt niet begrijpelijk dat het Hof de subsidiaire vordering van [verweerster] heeft afgewezen.
Restklachten
Indien één of meer van de voorgaande klachten slagen, kunnen — voor zover in het vorenstaande nog niet vermeld — ook de rov. 14.1, 14.7 en 21 (mede ten aanzien van de proceskostenveroordeling) en de dicta evenmin in stand blijven, aangezien deze voortbouwen op de hiervoor als onjuist of onbegrijpelijk bestreden beslissingen.
[verweerster] maakt aanspraak op de proceskostenveroordeling ex artikel 1019h rv.
Met conclusie:
In het principaal cassatieberoep
Primair: tot niet-ontvankelijkverklaring van [eiseres];
Subsidiair: tot verwerping van het beroep;
steeds met veroordeling van [eiseres] in de proceskosten begroot ex 1019h Rv.
In het (voorwaardelijk) incidenteel cassatieberoep
tot vernietiging van het bestreden arrest, met zodanige verdere beslissing als de Hoge Raad juist zal achten; voor wat betreft de onderdelen A.1.a en A.1.b, enkel voor zover dit incidenteel cassatieberoep door het vervullen van de gestelde voorwaarde aan de orde komt;
met veroordeling van [eiseres] in de proceskosten begroot ex 1019h Rv.
Advocaten
Voetnoten
Voetnoten Beroepschrift 27‑04‑2012
In de cassatieprocedure opgevolgd door Centrafarm B.V.
Aanvankelijk was in hoger beroep één zaaknummer toegekend, maar na het pleidooi heeft het Hof alsnog drie afzonderlijke zaaknummers toegekend en in ieder van de zaken griffierecht geheven.
Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office (2010).
Guidelines for Examination in the EPO, Part C Guidelines for Substantive Examination, Chapter IV Patentability, 11.5 Problem-and-solution approach; april 2010 versie; te raadplegen via http://www.epo.org/taw-practlce/legal-texts/guidelines.html.
Vgl. A-G Langemeijer in zijn conclusie van 28 september 2007 bij het arrest van uw Raad van 15 februari 2008, LJN: BB5066, NJ 2008, 450 (Rockwool/Saint-Gobain), punt 2.24. Zie voorts recentelijk ook uitgebreid Rechtbank Den Haag, 26 januari 2011, Sandoz v Glaxo, IEPT20110126.
Zie het slot van het hierboven aangehaalde citaat uit de Guidelines.
D.F. Smith, Stereochemical Considerations of the Actions of some Psychotropic drugs, Pharmacopsychiatry, 18 (1985), 225–230.
Vgl. Hoechst-beslissing van de TKvB (T 296/87), en voorts TKvB T 1046/97 reason 2.1.1.6, alsmede Case Law (2010), p. 92 en 124–125.
Zie de hierboven aangehaalde citaten uit de Case Law en de Guidelines.
Zie hierover Rechtbank Den Haag, 26 januari 2011, Sandoz v Glaxo, IEPT20110126, r.o. 4.7 : ‘Als meest nabije stand van de techniek wordt die uiting genomen die de combinatie van kenmerken toont die het geschiktste uitgangspunt oplevert (most promising springboard) in de richting van een voor de hand liggende ontwikkeling naar de geclaimde uitvinding. Het moet bij deze selectie gaan om hetzelfde of een nauw verwant technisch gebied/ doel als dat van de geclaimde uitvinding. Dat deze meest nabije stand op zichzelf met gebruikmaking van kennis van de uitvinding wordt gevonden, is inherent aan de PSA’ (onderstreping toegevoegd).
D.F. Smith, Stereochemical Considerations of the Actions of some Psychotropic drugs, Pharmacopsychiatry, 18 (1985), 225–230.
Zie in dat verband andermaal de Case Law, p. 163 over de problem/solution approach:‘If the skilled person had a choice of several workable solutions that might suggest the invention, the rationale of the problem and solution approach required that the invention be assessed relative to all these possible solutions before any decision confirming inventive step was taken. To deny inventive step, no special grounds had to be given for a pre-selection of prior-art citations, even if several workable solutions were available to the skilled person; the statement of grounds merely served to show that the invention was obvious to the skilled person from the prior art in relation to (at least) one of these solutions (see also …)’ (vet in origineel).Zie ook p. 212–213, over ‘Choices of one of several obvious solutions’:‘In T 400/98 the board slated that applying one of the possible solutions which were available to the skilled person requires no particular skills and hence does not involve an inventive step (T 107/02). (…) In T 190/03 of 29 March 2006 the board stated that in connection with the obviousness of a solution chosen from various possibilities, it is sufficient that the one chosen is obvious and not necessarily relevant that there are several other possible solutions.‘Zie ook de verwijzing naar T 1072/07 op p. 213, onder het kopje ‘Selection of obvious alternatives’.
Zie de vorige voetnoot.
Zie o.m. Case Law, a.w., pg. 163: ‘The problem and solution approach was primarily developed to ensure objective assessment of inventive step and avoid ex post facto analysis of the prior art. According to board of appeal case law (see T 1/80, OJ 1981, 206; T 20/81, OJ 1982, 217; T 24/81, OJ 1983, 133; T 248/85, OJ 1986, 261), the assessment of inventive step has to be based on the objective, not subjective, achievement of the inventor. By starting out from the objectively prevailing state of the art, the technical problem is to be determined on the basis of objective criteria and consideration given to whether or not the disclosed solution is obvious to the skilled person.’
Vgl. Case Law p. 219–221, o.a.: ‘In T/21/81, the board considered that if, having regard to the state of the art, it would already have been obvious for a skilled person to arrive at something falling within the terms of a claim, because and advantageous effect could be expected to result from the combination of the teachings of the prior art documents, such claim lacked inventive step, irrespective of the circumstance that an extra effect (possibly unforeseen) was obtained (see T 365/86, T 350/87, T 226/88)’. Zie ook de Guidelines, Part C-IV 11.10.2 en Rechtbank Den Haag, 23 november 2011, Impliva/Senz (IEF 10546), Rechtbank Den Haag 26 januari 2011, Sandoz/Glaxo (IEF 9370).
Zie o.m. MvA par. 49.
Zie overwegingen 3 en 4 van de Verordening. Zie voorts paragraaf 2 van de toelichting op het voorstel voor deze Verordening van de Commissie van 11 april 1990, COM (90) 101 final — SYN 255.
COM (90) 101 def.-SYN 255, paragrafen 9–12.
Artikel 1, aanhef en onder b van de Verordening bepaalt dat onder ‘product’ moet worden verstaan: de werkzame stof of de samenstelling van werkzame stoffen van een geneesmiddel.
Overigens valt [verweerster] het oordeel dat escitalopram octrooirechtelijk gezien nieuw is ten opzichte van het racemaat citalopram aan met haar voorwaardelijke klachten van onderdeel A.1 .a.
HvJ EU 4 mei 2006, C-431/04 (MIT), rov. 16 en 25.
COM(90) 101 final — SYN 244, Brussel 11 april 1990.
Zie COM(90) 101 final — SYN 255, de bedoelde alinea uit punt 28: ‘For the purposes of the certificate, which lies at the interface of the two systems, the term ‘product’ has been chosen as a common denominator. The exact meaning given to it is based on the definition of the medicinal product laid down in Directive 65/65EEC. However, the qualifier ‘active’ is added to the term ‘substance’ in order to include the concept of an ‘active ingredient’ or ‘active substance’ in patent law.’ (benadrukking toegevoegd). De betekenis van ‘product’ in de geneesmiddelenwettelijke zin dient dan ook niet buiten beschouwing te blijven.
Het Hof noemt het Farmitalia arrest wel in rov. 19.2, maar niet in kader van uitleg van de term ‘product’.
HvJ EU 10 mei 2001 C-258/99, (BASF tegen het BIE), prod. 19 van [verweerster] in hoger beroep.
Beroepschrift 13‑02‑2012
Heden, de dertiende februari tweeduizendentwaalf, ten verzoeke van de vennootschap naar vreemd recht [verzoekster] A/S, gevestigd te [vestigingsplaats], Denemarken, die in deze zaak woonplaats kiest aan het Alexanderveld 93 te (Postbus 85715, 2585 DB) Den Haag, ten kantore van de advocaat bij de Hoge Raad Mr R.F. Thunnissen, die door [verzoekster]is aangewezen om als zodanig haar te vertegenwoordigen in na te melden cassatieprocedure1.;
heb ik,
[Maarten Koper, als toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder werkzaam ten kantore van mr. Erik Jozef Maria van Hal, gerechtsdeurwaarder gevestigd te s'‑Gravenhage en aldaar kantoorhoudende aan het Nassauplein 21]
AAN:
- 1.
de besloten vennootschap naar vreemd recht [verweerster] GmbH, gevestigd aan de [adres] te ([postcode]) [vestigingsplaats], Duitsland, welke in vorige instantie laatstelijk woonplaats hebben gekozen te (2514 JH) Den Haag aan de Parkstraat 107, ten kantore van de advocaat Mr M.H.J. van den Horst, derhalve gelet op het bepaalde in artikel 63 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aldaar aan dat laatstelijk vrijwillig gekozen adres mijn exploit doende en afschrift dezes latende aan
[mevrouw E.J. Veldhuizen]
aldaar werkzaam;
- 2.
de besloten vennootschap CENTRAFARM SERVICES B.V., gevestigd te Etten-Leur welke in vorige instantie laatstelijk woonplaats hebben gekozen te (2514 JH) Den Haag aan de Parkstraat 107, ten kantore van de advocaat Mr M.H.J. van den Horst, derhalve gelet op het bepaalde in artikel 63 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aldaar aan dat laatstelijk vrijwillig gekozen adres mijn exploit doende en afschrift dezes latende aan
[mevrouw E.J. Veldhuizen]
aldaar werkzaam;
- 3.
de vennootschap naar vreemd recht RATIOPHARM GmbH, gevestigd aan de Graf Arco Straße 3, te 89079 Ulm, Duitsland, die in vorige instantie laatstelijk woonplaats heeft gekozen te (1075 HH) Amsterdam, aan de Lairessestraat 111–115 ten kantore van de advocaten Mrs R.E. Ebbink en M.G.R.van Gardingen, derhalve gelet op het bepaalde in artikel 63 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aldaar aan dat laatstelijk vrijwillig gekozen adres mijn exploit doende en afschrift dezes latende aan:
[mevrouw D. [Y]pes]
aldaar werkzaam;
AANGEZEGD:
dat [verzoekster] hierbij beroep in cassatie instelt tegen de arresten van het Gerechtshof te 's‑Gravenhage uitgesproken op 24 januari 2012 en gewezen onder zaaknummers 200.044.332/01, 200.081.980/01 en 200.081.996/01 tussen [verzoekster] als appellante en [verweerster] GmbH, Centrafarm Services B.V. en Ratiopharm GmbH als geïntimeerden;
GEDAGVAARD:
om op vrijdag vierentwintig februari tweeduizendentwaalf om 10.00 uur 's ochtends, vertegenwoordigd door een advocaat bij de Hoge Raad te verschijnen op de zitting van de Hoge Raad in diens gebouw aan de Kazernestraat 52 te Den Haag;
MET AANZEGGING:
- —
dat bij verschijning in het geding van ieder van de gedaagden sub 1, 2 en 3 een griffierecht van € 728 zal worden geheven, te voldoen binnen vier weken te rekenen vanaf het tijdstip van verschijning;
- —
indien ten minste één van de gedaagden advocaat heeft gesteld en het griffierecht heeft voldaan, tussen alle partijen één arrest zal worden gewezen, dat als een arrest op tegenspraak wordt beschouwd;
- —
het griffierecht binnen vier weken nadat de verweerder in het geding is verschenen door hem moet zijn betaald, bij gebreke waarvan zijn recht vervalt om in cassatie te komen;
- —
dat van een persoon die onvermogend is, een lager griffierecht wordt geheven, indien hij op het tijdstip waarop het griffierecht wordt geheven heeft overgelegd
- (1)
een afschrift van het besluit tot toevoeging bedoeld in art. 29 van de WRb, of indien dit niet mogelijk is ten gevolge van omstandigheden die redelijkerwijs niet aan hem zijn toe te rekenen, een afschrift van de aanvraag als bedoeld in art. 24 lid 2 WRb, dan wel
- (2)
een verklaring van de Raad voor Rechtsbijstand, waaruit blijkt dat zijn inkomen niet meer bedraagt dan de bedragen bedoeld in art. 35 leden 3 en 4 WRb (thans art. 2 leden 1 en 2 Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand) telkens onderdelen a t/m d dan wel onderdeel e van die wet;
met dien verstande dat als gevolg van een inmiddels van kracht geworden wijziging van de Wet op de rechtsbijstand nu geldt dat de verklaring wordt verstrekt door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand, bedoeld in artikel 2 van die wet, terwijl de bedragen waaraan het inkomen wordt getoetst zijn vermeld in artikel 2, eerste en tweede lid, van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand;
TENEINDE:
Alsdan namens [verzoekster] als eiseres tot cassatie tegen de bestreden arresten te horen aanvoeren:
Middel van cassatie
schending van het recht en/of verzuim van wezenlijke vormen doordat het Hof heeft overwogen en beslist als in de arresten weergegeven, zulks op de volgende, mede in onderlinge samenhang in aanmerking te nemen, gronden:
Inleiding
In de onderhavige zaak heeft het Gerechtshof beslist dat een octrooi dat voor een nieuwe stof (in casu: escitalopram) is verleend nietig is indien die stof ten tijde van de prioriteitsdag niet tot de stand van de techniek behoorde maar op de prioriteitsdag te verwachten viel dat die stof gunstige eigenschappen zou hebben ook wanneer blijkens dat octrooi de uitvinder als eerste het technische probleem om de bedoelde stof te verkrijgen op inventieve wijze heeft opgelost en vaststaat dat in de tegen bedoeld octrooi ingestelde nietigheidsprocedure degenen die stellen dat het octrooi nietig is niet hebben kunnen aantonen dat ten tijde van de prioriteitsdag bedoelde stof door de vakman op een niet inventieve wijze was te verkrijgen.
Deze uitleg van art. 6 Rijksoctrooiwet resp. art. 56 van het Europees Octrooi Verdrag is rechtens onjuist en gaat in tegen het geldende recht in Nederland en in de landen die aangesloten zijn bij het Europees Octrooi Verdrag en de jurisprudentie van de Kamers van Beroep van de Europese Octrooiraad.
Deze uitleg getuigt van een onwenselijk rechtspolitiek activisme van de rechter die kennelijk de door hem niet gewenste maar door Nederland sinds 1-1-1978 (en Europa) uitdrukkelijk — ter stimulering van de innovatie aanvaarde — absolute stofbescherming zoveel mogelijk wenst terug te dringen.
Een en ander leidt niet alleen tot groot nadeel en onrecht voor de octrooihouder maar ook tot grote rechtsongelijkheid binnen de landen die bij het Europees Octrooi Verdrag zijn aangesloten en tot rechtsonzekerheid in zijn algemeenheid.
Dit klemt te meer nu geen enkele buitenlandse rechter in de onderhavige zaak dit standpunt heeft onderschreven. Integendeel onder meer de hoogste rechter in Duitsland en Engeland hebben geoordeeld dat de uitvinding beschermd in het onderhavige Europese octrooi nieuw en inventief is.
Deze beslissingen waren het Hof bekend. Met betrekking tot beide beslissingen geeft het Hof in r.o. 15 een uitleg welke bij daadwerkelijke lezing niet anders dan zonneklaar onjuist moet worden gekwalificeerd. Het Hof stelt in r.o. 15 bijvoorbeeld: ‘In het Verenigd Koninkrijk is derhalve niet in hoogste instantie geoordeeld omtrent het geval van een nieuwe, doch niet inventieve stof, die werd bereid met een nieuwe en inventieve werkwijze.’ Deze overweging is volstrekt onbegrijpelijk nu wel degelijk uit de beslissing van de House of Lords blijkt dat ook het House of Lords van mening is dat er in dat geval en dus in het door het Hof berechte geval sprake is van een inventieve stof! Immers met instemming van de andere lawlords zegt Lord Mance in no. 54 en 55:
‘Finally and in my view conclusively, this is, as Lord Hoffmann underlined in the Court of Appeal, an area where there is clear jurisprudence of the European patent Office and of its Boards of Appeal: Kawasaki Steel Corp. [1994] OJEPO 695; T 0233/93 E I Du Pont (28 October 1996); T 1195/00 Alcan International Ltd. (24 May 2004); and T 0803/01 Novartis AG (9 September 2003). It is true that in each of these cases the issue was one of obviousness, and in none was an objection of insufficiency raised. But that, as Lord Hoffmann said, is itself very significant.
- 55.
The Board of Appeal in the Kawasaki Steel case concluded that ‘a product which can be envisaged as such with all characteristics determining its identity together with its properties in use, i.e. an otherwise obvious entity, may become nevertheless non-obvious and claimable as such if there is no known way or applicable (analogy) method in the art to make itand the claimed methods for its preparation and therefore the first to achieve this in an inventive manner.’’
Lord Neuburger zegt in no. 83:
‘It was also contended on behalf of the appellants that, if the Patent extended to escitalopram as a product, the respondents would be accorded a monopoly which exceeded their technical contribution to the art. Although it is an extra-statutory concept, I accept that, at least as a general rule, the monopoly to be granted to the patentee is to be assessed by reference to the ‘technical contribution’ made by the teaching of the patent. That is an approach regularly adopted by the Technical Board of Appeal of the European Patent Office (‘the Board’): see, for example T409/91 EXXON/Fuel Oils [1994] OJEPO 653, para 3.3. However, to put it at its lowest, it can be said that the respondent's technical contribution in this case was to make available, for the first time, a product which had previously been unavailable, namely the isolated (+)-enantiomer of citalopram. On that basis, it would appear to follow that the respondent was entitled to claim the enantiomer.’
en vervolgens in no. 86 t/m 90:
- ‘86.
While, as my noble and learned friend Lord Mance says, no real help in this case can be obtained from judicial decisions in countries which are not signatories to the EPC, quite different considerations apply to decisions of the Board. Your Lordships' House has frequently emphasized that the principles of patent law adopted by courts in this jurisdiction should, if at all possible, be the same as those adopted by the Board — see for instance Merell Dow Pharmaceuticals Inc v H N Norton & Co Ltd [1996 RPC 76, 82, Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd [2004] UKHL 46, [2005] RPC 9, para 101, and Conor Medsystems Inc v Angiotech Pharmaceuticals Inc [2008] UKL 49, [2008] 4 All ER 621, para 3.
- 87.
In that connection the approach of the Board has been consistently along the same lines as that of the Court of Appeal in this case. Thus, in T595/90 Grain-orientated silicon sheet/Kawasaki [1994] OJEPO 695, 703, the Board said:
‘[A] product which can be envisaged as such with all characteristics determining its identity together with its properties in use, i.e. an otherwise obvious entity, may become nevertheless non-obvious and claimable as such if there is no known or applicable (analogy) method in the art to make it and the claimed methods for its preparation are therefore the first to achieve this in an inventive manner.’
(See also the decision cited by Lord Hoffmann at [2008] RPC 19, paras 38 and 39).
- 88.
Indeed, specifically in relation to the type of the question arising in this case, the Board has held on more than one occasion that the fact that ‘the two enantiomers …. actually exist unseparated in the racemate … [and generally] can also be separated …’ are ‘considerations [which] are immaterial to the question of novelty … and will be more usefully applied to the examination as to inventive step’(quoted from T0296/87, Hoechst, 30 August 1988, para 6.5 and see also, for example, T1046/97, Enantiomer/Zeneca, 2 December 1999, para 2.1.1.4). That would suggest that Kitchin J's conclusion on novelty was correct and that he rightly addressed the issue of obviousness, but that, having decided those issues in favour of the respondent, he should have upheld the claim to escitalopram.
- 89.
It is true that in none of these decisions of the Board was any consideration given to whether the product claim failed on the ground of insufficiency for the reason given by Kitchin J in this case at [2007] RPC 32, paras 264 to 265. However, the argument based on obviousness considered by the Board is very similar to the insufficiency reason given by Kitchin J. It also seems to me that, in the light of the expertise and experience of the members of the Board, and the number of decisions where the insufficiency reason could have been raised, it is fanciful to suggest that, if the reason had been arguable, it would not have been raised before or by the Board by now. As mentioned below, much of the reasoning in Biogen [1997] RPC 1 was based on decisions of the Board, and members of the Board appear to be well aware of their previous decisions, and, at least in general, anxious to have a consistent approach. Further, the decision in Biogen [1997] RPC 1 was well known in the world of patents, and it did not cause the Board to change its view on the issue of product claims, as is demonstrated by the reasoning in Enantiomer/Zeneca in relation to enantiomers, and, more generally, in T1195/00 Alcan International Ltd., 24 May 2004.
- 90.
In the light of this discussion, it appears clear to me that, unless precluded by the reasoning in Biogen [1997] RPC 1, on which Kitchen J primarily relied in his decision and on which Mr Thorley primarily relies in his argument, the product claim in the present case is valid. I appreciate that this means that, by finding one method of making a product, a person can obtain a monopoly for that product. However, that applies to any product claim. Further, where (as here) the product is a known desideratum, it can be said (as Lord Walker pointed out) that the invention is all the more creditable, as it is likely that there had been more competition than where the product has not been thought of. The role of fortuity in patent law cannot be doubted: it is inevitable, as in almost any area of life. Luck as well as skill often determines, for instance, who is first to file, whether a better product or process is soon discovered, or whether an invention turns out to be valuable. Further, while the law must be principled, it must also be clear and consistent.’
Uit dit alles blijkt zeer duidelijk dat anders dan het Hof suggereert het House of Lords wel degelijk ook de inventiviteitsvraag onder ogen heeft gezien en dat het instemt met de consistent case law van de Boards of Appeal van het Europees Octrooibureau.
Algemeen Middel
De in de Inleiding beschreven rechtsopvatting welke valt te vinden in de arresten van het Hof (en meer speciaal in r.o. 8.7, 8.9, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 en 14.8) is in strijd met het recht nu het op inventieve wijze oplossen van het probleem bestaande uit het feit dat een vakman (en derhalve de stand van de techniek) over een stof met te verwachten gunstige eigenschappen niet kan beschikken [en derhalve door de vakman van zo'n stof met die verwachte gunstige eigenschappen (en toekomstige eventueel nog te ontdekken eigenschappen) geen gebruik kan worden gemaakt], betekent dat bedoelde stof die op die wijze wordt verschaft en waarmee de stand van de techniek derhalve wordt verrijkt (nieuw en) inventief is hetgeen betekent dat het Hof ten onrechte de conclusies 1–5 heeft vernietigd met name nu in cassatie vaststaat dat escitalopram op de prioriteitsdag niet op niet inventieve wijze kon worden verkregen.
Middelonderdeel I
Ten onrechte althans onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd is hetgeen het Hof overweegt in r.o. 8.7 t/m 8.9 en wel om ieder van de navolgende ook in hun onderlinge samenhang te beoordelen redenen:
- 1.
Ten onrechte althans onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd overweegt het Hof in r.o. 8.7
‘In het onderhavige geval is het verschil tussen US-A 4.136.193 en het octrooi het gemis aan een geïndividualiseerde openbaring van escitalopram. Het objectieve technische probleem wordt bepaald door het technische effect van de uitvinding te vergelijken met dat van het racemaat volgens US-A 4.136.193. In het onderhavige geval is het technische effect dat wordt verkregen met escitalopram (zie het octrooi, blz. 3, regels 14–15): ‘almost the entire 5HT uptake inhibition resided in the (+)- citalopramenantiomer.’
Het objectieve technische probleem voor de vakman op de prioriteitsdag is dus het vinden van het (nieuwe) enantiomeer die dit (betere) effect heeft. Of de oplossing van dit objectieve probleem al dan niet voor de vakman voor de hand ligt hangt daarvan af of (op de voorrangsdatum) de vakman door de openbaring van het racemaat direct naar (het bereiden en testen van) escitalopram zou (‘would (en niet ‘kon’ ( ‘could’)) zou worden geleid met een redelijke verwachting dat hij de gewenste (verbeterde) werking zou verkrijgen. Zoals hiervoor onder 8.5 is uiteengezet is dit zonder meer het geval: op grond van zijn algemene vakkennis komt de vakman direct uit bij ofwel het (+)-enantiomeer, of het het (-)-enantiomeer van citalopram, waarbij een verbeterde werking van het (+)-enantiomeer met een factor van ongeveer 2 ten opzichte van het racemaat niet verrassend is; vergelijk T296/87 (8.4.1) ‘Da im vorliegenden Fall Versuche mit den Enantiomeren angesichts der bestehenden Aufgabe nahelagen, beruht dat Auffinden der geltend gemachten. Wirkung der D-Enantiomeren (verbeterde werking met een factor 4, hof), verglichen mit entsprechenden Racematen, nicht auf erfinderische Tatigkeit.’’
- a)
Hetgeen het Hof overweegt in de eerst zin van r.o. 8.7 is juist maar het Hof ziet vervolgens in deze rechtsoverweging over het hoofd dat in het kader van de onderhavige procedure niet voldoende is voor de beslissing dat het octrooi voor escitalopram nietig is dat er in casu sprake is van een (weliswaar nieuwe) stof escitalopram met verwachte voordelen. In zo een geval kan de inventiviteit immers ook gelegen zijn in het ter beschikking stellen van die stof m.a.w. het toevoegen van die stof aan de stand van de techniek zodat van die verwachte voordelen ook daadwerkelijk gebruik kan worden gemaakt.
- b)
Onbegrijpelijk — en ook rechtens onjuist — is (dan ook) hetgeen het Hof vervolgens in r.o. 8.7 overweegt
aangezien het octrooi duidelijk maakt dat ten tijde van de prioriteitsdag escitalopram niet te verkrijgen was en de uitvinding nu juist (primair) gelegen is in het verschaffen van (zuivere) escitalopram en/of
aangezien‘als de vakman (volgens het Hof) staat voor het objectieve probleem van het vinden van het (nieuwe) enantiomeer die dit betere effect heeft’ onbegrijpelijk is hoe dan de oplossing van dit probleem voor de hand ligt indien zoals het Hof overweegt ‘op de voorrangsdatum de vakman door openbaring direct naar (het bereiden en testen van) escitalopram zou worden geleid met een redelijke verwachting dat bij de gewenste (verbeterde) werking zou verkrijgen’ maar de vakman (zoals uit het octrooi blijkt en ten processe vaststaat) dat escitalopram niet kan bereiden (en dus niet kan testen)en (in tegendeel) inventiviteit nodig is om over dat escitalopram te kunnen beschikken en/of aangezien (derhalve) het Hof niet uitgaat bij de beoordeling van de inventiviteit van enige (octrooirechtelijk relevante) probleemoplossing nu daar eerst sprake van kan zijn door het op niet voor de hand liggende wijze toevoegen aan de stand van de techniek van een nieuwe stof of een nieuwe werkwijze en niet door het de verwachting uitspreken dat een niet bestaande en niet te verkrijgen stof bepaalde eigenschappen heeft en/of
aangezien ook de verwijzing naar T296/87 onbegrijpelijk is nu in dat geval (‘in vorliegenden Fall’) het technische probleem wel op voor de hand liggende wijze kon worden opgelost omdat voor het verkrijgen van de enantiomeer (anders dan in casu) geen inventieve arbeid nodig was.
- 2.
Ten onrechte en/of onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd overweegt het Hof in r.o. 8.8
‘[verzoekster] heeft er nog op gewezen (pleitnota in hoger beroep, onder 17) dat escitalopram ‘een antidepressivum met een betere werking, minder recidive en een snellere ‘onset’ ’ is dan citalopram (een kwalitatief beter product, hetgeen de Generieken bestrijden), zodat er, naar het hof begrijpt, volgens haar sprake is van een verrassend technisch effect. Opgemerkt wordt dat deze specifieke werkingen in het octrooischrift niet worden vermeld. Maar, zou men deze specifieke werkingen als aanvulling van de wel vermelde verbeterde werking willen accepteren, dan kan ook dit aan het escitalopram geen inventiviteit verschaffen: ‘Es entsprincht ständiger Rechtsprechung der Kammer daß eine überlegenden Wirkung dann keine erfinderische Tätigkeit begründen kann, wenn sie sich aus naheliegenden Versuchen ergibt. '(zie T 296/87). De genoemde specifieke werkingen, die op gebruikelijke wijzen zijn bepaald, worden als een (niet inventief) ‘bonus-effect’ beschouwd.’
aangezien het Hof over het hoofd ziet dat in de onderhavige zaak de ‘Versuchen’ niet ‘naheliegend’ waren omdat immers ten processe vaststaat dat de vakman op de voorrangsdatum niet over escitalopram kon beschikken en dus überhaupt geen ‘Versuchen’ kon doen.
- 3.
Ten onrechte en/of onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd overweegt het Hof in r.o. 8.9 het navolgende
‘De slotsom van het voorgaande is, dat het door [verzoekster] aan de stand der techniek toegevoegde escitalopram per se volgens conclusie 1 van het octrooi inventiviteit mist. Tot hetzelfde oordeel lijkt het Bundesgerichtshof in de overeenkomstige Duitse zaak te zijn gekomen (zie het arrest van het BGH van 10 september 2009, onder 41), hoewel het BGH uit lijkt te gaan (zie dat arrest onder 40) van de door [verzoekster] verdedigde ruime probleemstelling van, kort gezegd, een ‘keuze uit vele (antidepressieve) verbindingen’ (vgl. hiervoor onder 8.3). De conclusies 2–5 van het octrooi voegen slechts gebruikelijke maatregelen toe aan conclusie 1: ook deze conclusies missen inventiviteit.’
aangezien het door [verzoekster] in de stand van de techniek toegevoegde escitalopram geen inventiviteit mist zoals het Hof overweegt omdat immers ten processe vaststaat dat het verschaffen van escitalopram (m.a.w. het toevoegen in escitalopram aan de stand van de techniek) inventiviteit vereiste. Onbegrijpelijk is ook de overweging dat het BGH tot hetzelfde oordeel lijkt te zijn gekomen aangezien het BGH conclusie 1 van het octrooi (en 2 t/m 5) in stand heeft gehouden en mitsdien heeft beslist dat escitalopram ‘per se’ nieuw en inventief is!
Middelonderdeel II
Ten onrechte en/of onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd is hetgeen het Hof overweegtin r.o. 14.1 en 14.2 het navolgende
‘De werkwijze volgens conclusie 6 is dus nieuw en inventief bevonden. Daarmee heeft [verzoekster] tevens uitsluitende rechten verkregen voor het rechtstreeks daarmee verkregen escitalopram, dat weliswaar nieuw is, maar niet inventief.’
‘[verzoekster] heeft aangevoerd (pleitnota in hoger beroep , onder 6): ‘Degene die de stand van de techniek met een nieuw product verrijkt krijgt (logischerwijze) absolute stofbescherming. Hij heeft immers alle verdere mogelijke toepassingen van die stof mogelijk gemaakt.’
Deze stelling is onjuist. Absolute stofbescherming wordt verleend aan hem die voor het eerst de stand der techniek heeft verrijkt met een nieuw èn inventief product.
Indien, zoals hier, de inventiviteit slechts gelegen is in de werkwijze waarmee het (nieuwe, doch niet inventieve) product voor het eerst wordt verkregen, is de stand van de techniek verrijkt met deze werkwijze en met het product verkregen volgens die werkwijze, voor welke werkwijze en product dan bescherming wordt verleend.
Zolang derden niet in staat zijn het product te verkrijgen via een wezenlijk andere bereidingswijze, zoals volgens [verzoekster] hier het geval is, is er in feite sprake van een stofbescherming.
Naarmate er echter wezenlijk andere werkwijzen voor de bereiding van het product aan de stand van de techniek worden toegevoegd, vallen de daarmee verkregen producten, indien toegepast door een derde, niet onder de werkwijze-conclusie van het octrooi.’
1.
Onjuist althans onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd is hetgeen het Hof overweegt in r.o. 14.1 aangezien onjuist resp. onbegrijpelijk is de beslissing dat escitalopram niet inventief is een en ander om de redenen uiteengezet onder het Algemeen Middel en Middelonderdeel I.
2.
Onjuist respectievelijk onvoldoende begrijpelijk is hetgeen het Hof overweegt in r.o. 14.2 aangezien het Hof welbewust selectief uit de pleitnota van [verzoekster] heeft geciteerd. Het gehele citaat luidt immers als volgt:
- ‘4.
In paragraaf 155 en 156 van de memorie van antwoord betogen de Generieken, als ik het goed begrijp (geïnspireerd kennelijk door de foute — en door het Court of Appeal en het House of Lords gecorrigeerde — opvatting van de Engelse rechtbank in eerste aanleg) dat, als het mogelijke bestaan van het enantiomeer al beschreven is, en men de eerste is die een methode van verkrijging leert, het octrooi zich dient te beperken tot die methode van verkrijging. M.a.w. conclusie 1, welke absolute stofbescherming geeft, zou nietig zijn.
- 5.
Die opvatting is duidelijk onjuist. Het feit dat een product beschreven is, is irrelevant zolang dat product niet te verkrijgen is. Eerst wanneer een beschreven product daadwerkelijk gemaakt kan worden behoort het tot de stand van de techniek.
- 6.
Degene die de stand van de techniek met een nieuw product verrijkt krijgt (logischerwijze) absolute stofbescherming. Hij heeft immers alle verdere mogelijke toepassingen van die stof mogelijk gemaakt. ‘
Hieruit blijkt dat [verzoekster] helemaal niet betoogd heeft dat een octrooi voor een stof verkregen kan worden zodra een stof nieuw is maar dat dat wel het geval is wanneer zo'n stof (op de prioriteitsdag door de vakman) niet te verkrijgen is en mitsdien voor dat verkrijgen inventiviteit nodig is. Een en ander blijkt bovendien ook uit de memorie van grieven onder meer uit no. 24, no. 43, 44, 48 en 50.
Het welbewust selectief citeren uit de pleitnota van [verzoekster] en het welbewust negeren van hetgeen [verzoekster] heeft gesteld in de memorie van grieven maakt dat hetgeen het Hof in de aangevallen overweging overweegt volstrekt onbegrijpelijk is en getuigt slechts van de wens om tot de door het Hof gewenste maar onjuiste en dus ook niet behoorlijk te motiveren beslissing te komen. Dit wordt nog geaccentueerd en maakt het arrest van het Hof nog rechtens onjuister door het feit dat het Hof in strijd met het grondrecht van een fair trial heeft geweigerd [verzoekster] dezelfde pleittijd toe te kennen als de generieken waardoor [verzoekster] gedwongen werd ook op dit punt in haar pleitnota slechts (afge)kort in te gaan terwijl tijdens het pleidooi het Hof op geen enkele wijze te kennen heeft gegeven de onderhavige (verrassings)beslissing te overwegen.
3.
Het door het Hof in r.o. 14.2 overwogene is bovendien onjuist althans onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd aangezien het Hof geheel over het hoofd ziet dat het octrooi op inventieve wijze het probleem (het niet kunnen beschikken over escitalopram) oplost. Voor inventiviteit van een tot dan toe niet tot de stand van de techniek behorende stof is niet nodig dat die stof niet verwachte eigenschappen heeft waarbij overigens in casu nog geldt dat in cassatie vaststaat dat escitalopram wel (ook) verrassende eigenschappen bezit hetgeen de beslissing nog onjuister respectievelijk onbegrijpelijker maakt.
4.
Ten onrechte althans onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd overweegt het Hof in r.o. 14.3 en 14.4 het navolgende
‘14.3
Volgens de uitspraak T 296/87 van de TKvB kunnen ‘bepaalde omstandigheden’ een (nieuw) enantiomeer inventiviteit verlenen, bijvoorbeeld, ‘wenn es um Verbindungen mit mehr als einem asymmetrischen Kohlenstoffatom geht, so daß sich die Zahl der in Frage kommenden isomeren exponentiell vervielfacht. Ferner mag in einem Fall, wo schon das zugrundeliegende Racemat zwar bekannt ist, aber abseits des Entwicklungstrends liegt, die durch dessen Aufspalten erfolgende Bereitstellung der Enantiomeren erfinderisch sein. Auch sind weitere Fälle denkbar — z.B. Gewinnung aktiver oder qualitativ anders wirkender Enantiomeren aus Im wesentlichen inaktiven bzw. verschieden wirkenden Racematen-, in denen sich einen anderes Ergebnis aufdrängt. ’
Deze door de TKvB opgesomde gevallen zijn alle gevallen gelegen binnen het kader van een normale inventiviteitsbeoordeling. Dat, zoals in het onderhavige geval, het vinden van een nieuwe en inventieve werkwijze voor het bereiden van een enantiomeer voldoende zou zijn voor het verlenen van bescherming voor het enantiomeer per se, in het geval het enantiomeer nieuw is, doch niet inventief, kan hierin niet worden gelezen.
In de procedure is ook een beroep gedaan op uitspraak T 595/90 van de TKvB betreffende ‘a grain-oriented silicon steel sheet’. Headnote 2 luidt als volgt: ‘a product which can be envisaged as such withall the characteristics determining its identity, including its properties in use, i.e. an otherwise obvious entity, may become non-obvious and claimable as such, if there is no known way or applicable (analogy) method in the art to make it and the claimed methods for its preparation are the first to achieve this and do so in an inventive manner. ’
14.4
Een reden waarom dit zo zou zijn wordt niet gegeven. Dan volgt (punt 5 van de ‘Reasons’): ‘Conversely, should the method claims not be allowable because their subject matter is obvious. Then the product claim linked to them in the respective request could not be allowable either on the basis of the method alone. The allowability of the method claims must therefore also be investigated.’
Bij de beoordeling van de werkwijze claims werd geoordeeld dat deze niet inventief waren en leidden tot een ‘sheet’ met de kenmerken van de hoofdconclusie die gericht was op het product per se. Deze productconclusie miste dan ook inventiviteit.
Naar analogie van deze uitspraak zou men kunnen menen, dat een nieuw, doch niet inventief enantiomeer toch nog inventief kan worden geacht, indien de werkwijze waarmee het wordt bereid nieuw en inventief is en er op de prioriteitsdatum geen bekende werkwijzen bestonden waarmee het enantiomeer kon worden verkregen.
De bewijslast van dit laatste berust dan bij de houder van het op het enantiomeer gerichte octrooi, zo zou afgeleid kunnen worden uit de eveneens in deze procedure genoemde uitspraak T 990/96 van de TKvB, betrekking hebbende op ‘Purity of chemical compound no new element’:
‘It is common practice for a person skilled in the art of preparative organis chemistry to (further) purify a compound (…) . Since as a rule, conventional methods for the purification of low molecular organic compounds are within his common general knowledge, a document disclosing a low molecular chemical compound and its manufacture makes normally availbale this compound for the public in the sense of Article 54 EPC in all desired grade of purity (…). If a party alleges that this general rule would not be applicable in a particular case, then the burden of proving the existence of such an exceptional situation, e.g. of a situation where all prior attempts to achieve a particular degree of purity by conventional purification processes have failed, lies with the party who alleges such a situation’.
In deze uitspraak werd overigens aangenomen dat van een uitzonderlijke situatie geen sprake was en werd, zoals in T 595/90, de gevraagde stofconclusie geweigerd. [verzoekster] heeft dienaangaande geen specifiek bewijsaanbod gedaan.
De Generieken hebben in dit verband opgemerkt (pleitnotities in prima, onder 15 en conclusie van antwoord in reconventie, onder 13) ‘In de jurisprudentie van de Technical Board of Appeal van het EOB hebben wij echter geen enkel voorbeeld kunnen vinden van een enantiomeer van een bekend racemaat dat in oppositie inventief werd geoordeeld’, hetgeen door [verzoekster] niet is bestreden.
Bij deze stand van zaken ziet het hof geen reden om de conclusies 1–5 inventief te achten om redenen die het stelsel van de Rijksoctrooiwet 1995 te buiten gaan.’
- a)
aangezien uit de geciteerde rechtspraak van de Kamers van Beroep (T595/90) juist blijkt dat in een geval als het onderhavige waarin escitalopram door de vakman op de voorrangsdatum niet kon worden verkregen en derhalve inventiviteit nodig was om escitalopram te verkrijgen er sprake is van een nieuwe en inventieve stof (escitalopram) en/of
- b)
aangezien onjuist is dat de bewijslast dat geen bekende werkwijzen bestonden om escitalopram bekend waren op de octrooihouder (dus [verzoekster]) rust en ook onbegrijpelijk is hoe het Hof dit heeft concluderen uit T 990/96 nu de bewijslast dat een octrooi nietig is berust op degene die een octrooi nietig wil verklaren hetgeen in casu betekent dat het de generieken zijn die hadden moeten bewijzen dat er op de voorrangsdatum bekende werkwijzen bestonden waarmee escitalopram door de vakman kon worden verkregen en nu uit T 990/96 helemaal niet de door het Hof voorgestane bewijslastverdeling blijkt omdat die zaak geen betrekking heeft op een zaak als de onderhavige (het vinden van een nieuwe stof) maar op het puurder maken van een bestaande stof en nu uit T990/96 sowieso geen bewijslastregeling voor een Nederlandse nietigheidsprocedure kan worden afgeleid en/of
- c)
aangezien onjuist althans onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd door het Hof is beslist dat [verzoekster] dienaangaande geen specifiek bewijsaanbod heeft gedaan nu [verzoekster] die bewijslast niet had maar de generieken de bewijslast hadden dat er op de prioriteitsdag geen bekende werkwijzen bestonden waarmee escitalopram kon worden verkregen en nu bovendien [verzoekster] wel degelijk een gespecificeerde bewijsaanbod heeft gedaan (in de Memorie van Grieven onder no. 138) nu immers duidelijk is dat dat aanbod betrekking heeft op het voorafgaande in de memorie van Grieven waarin nu juist wordt uiteengezet waarom door de vakman op de voorrangsdatum geen escitalopram had kunnen worden verkregen (no. 48 en no. 50–56 Memorie van Grieven) en/of
- d)
aangezien (dan ook) onbegrijpelijk is de overweging:
‘De generieken hebben in dit verband opgemerkt (pleitnotities in prima, onder 15 en conclusie van antwoord in reconventie, onder 13) ‘In de jurisprudentie van de Technical Board of Appeal van het EOB hebben wij echter geen enkel voorbeeld kunnen vinden van een enantiomeer van een bekend racemaat dat in oppositie inventief werd geoordeeld’, hetgeen door [verzoekster] niet is bestreden.’
nu volstrekt irrelevant is of al dan niet alle octrooien met betrekking tot enantiomeren herroepen zijn nu dit alleen relevant zou zijn indien er sprake zou zijn geweest van een vergelijkbaar geval en vaststaat, nu het Hof daar niets over heeft vastgesteld, dat dat niet het geval was. Integendeel wat wel van belang is maar wat het Hof ‘gemakshalve’ ‘vergeet’ is dat uit de jurisprudentie van de Technical Board of Appeal blijkt dat er in een geval als het onderhavige sprake is van een inventieve stof (zie bijv.: T 595/90; T 233/93; T1195/00 en T0803/01) en/of
- e)
aangezienonbegrijpelijk en rechtens (ook) onjuist is de overweging:
‘Bij deze stand van zaken ziet het hof geen reden om de conclusies 1–5 inventief te achten om redenen die het stelsel van de Rijksoctrooiwet 1995 te buiten gaan.’
aangezien het nu juist het Hof is dat het recht en dus het stelsel van de RoW en het EOV onjuist heeft toegepast zoals onder meer blijkt uit de Inleiding en het Algemeen Middel!
5.
Ten onrechte althans onvoldoende gemotiveerd overweegt het hof in r.o. 14.5 het navolgende:
‘De Generieken hebben voorts nog opgemerkt (zie onder meer memorie van antwoord, onder 156)‘dat in casu absolute stofbescherming in geen verhouding staat tot de (mogelijke) bijdrage van [verzoekster] aan de stand der techniek, te weten het verschaffen van een werkwijze’ onder aanhalen van het beginsel van ‘proportionaliteit’ neergelegd in onder meer de uitspraak T 939/92 van de TKvB inzake ‘Agrevo’ waarin is overwogen : ‘that it has for long been a generally accepted legal principle that the extent of the patent monopoly should correspond to and be justified by the technical contribution to the art (see T 409/91 (…) and T 435/91 (…)). Now whereas in both the above decisions this general legal principle was applied in relation to the extent of the patent protection that was justified by reference to the requirement of Artcles 83 and 84 EPC., the same legal principle also governs the decision that is required to e made under Article 56 EPC, for everything falling within a valid claim has tobe inventive. If this is not the case, the claim must be amended so as to exclude obvious subject matter in order to justify the monopoly’
In ‘Agrevo’ wordt van ‘bijzondere omstandigheden’ (of ‘exceptional situation’ in de zin van T 990/96) waaronder van het bedoelde ‘legal principle’ zou kunnen worden afgeweken niet gerept. Toegespitst op het onderhavige geval waarin de inventiviteit uitsluitend is gelegen in de werkwijze en niet in het escitalopram per se, dienen de conclusies 1–7 van het octrooi zodanig te worden geamendeerd dat de voor de hand liggende stofconclusies 1–5 worden geschrapt om tot het juiste monopolie op basis van de conclusies 6 (en 7) te komen.’
aangezien Agrevo niet ziet op de bescherming van één stof of één voortbrengsel maar op de bescherming in één conclusie van tal van verschillende stoffen welke natuurlijk allen nieuw en inventief behoren te zijn. In casu gaat het niet om een conclusie die meerdere stoffen beschermt waarvan een aantal stoffen niet inventief zijn maar om een conclusie die één stof beschermt welke stof nieuw en inventief is nu de octrooihouder deze stof met al zijn (eventueel verwachte en onverwachte) eigenschappen welke niet tot de stand van de techniek behoorde en waarover de vakman ook niet kon beschikken (nu de vakman deze stof niet met zijn vakkennis kon verkrijgen) aan de stand van de techniek heeft toegevoegd waarbij hij voor de oplossing van het probleem waarvoor hij stond (hoe kan ik over deze stof beschikken) inventiviteit nodig heeft gehad en derhalve ook het opgemerkte door de generieken
‘dat in casu absolute stofbescherming in geen verhouding staat tot de (mogelijke) bijdrage van [verzoekster] aan de stand der techniek, te weten het verschaffen van een werkwijze’
hetgeen het Hof (kennelijk) onderschrijft volledig misplaatst en onjuist is nu [verzoekster] niet alleen een nieuwe en inventieve werkwijze heeft gevonden maar (daarmee) ook op inventieve wijze het probleem (het niet kunnen beschikken over de stof) heeft opgelost waarmee [verzoekster] de stand van de techniek een stof heeft verschaft waarmee het niet alleen mogelijk wordt om eventueel verwachte voordelen maar ook (zoals in cassatie vaststaat) onverwachte voordelen daadwerkelijk te realiseren en daarmee aan de stand van de techniek toe te voegen en waarmee de vakman bovendien de mogelijkheid wordt verschaft tot verdere research mogelijkheden een en ander volledig in overeenstemming met het octrooisysteem; en/of
aangezien het onderschrijven door het Hof van de opmerkingen van de Generieken en het volledig misplaatste verwijzen naar Agrevo bovendien in directe strijd is met de uitdrukkelijke keuze van de Nederlandse wetgever welke per 1-1-1978 uitdrukkelijk (absolute) stofbescherming heeft ingevoerd en in strijd is met dezelfde regel die is opgenomen in het Europees Octrooiverdrag waarbij 's Hofs beslissing derhalve niets anders is dan misplaatst rechtspolitiek activisme waaruit bovendien blijkt dat het gespecialiseerde (sic) Hof de beginselen van het octrooirecht niet beheerst althans indien dit niet met zijn rechtspolitieke overtuiging overeenstemt niet wenst toe te passen en er daarbij niet voor terugdeinst de jurisprudentie van het EOB en van de hoogste rechters elders (bewust) te negeren of onjuist uit te leggen hetgeen bijzonder schadelijk is voor de rechtszekerheid in het algemeen en het stimuleren van innovatie in het bijzonder en/of
aangezien derhalve (om de hierboven in dit middelonderdeel en elders in dit middel aangegeven redenen) onjuist is de beslissing dat de inventiviteit uitsluitend in die werkwijze en niet in escitalopram per se is gelegen en mitsdien de conclusies 1–5 geschrapt worden nu uit hetgeen elders in het Middel is opgemerkt duidelijk is geworden dat wel degelijk (ook) escitalopram (per se) inventief is nu immers deze stof niet binnen het bereik van de vakman lag en [verzoekster] inventiviteit heeft moeten aanwenden om deze stof beschikbaar te maken.
6.
Ten onrechte althans onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd overweegt het Hof in r.o. 14.6:
‘Op grond van hetgeen onder 14.4 en 14.5 is overwogen wordt dan (naar het oordeel van het hof, terecht) voorkomen dat derden die, uitgaande van dezelfde stand van de techniek als [verzoekster] (het artikel van D.F. Smith uit 1985, zie hierboven), wezenlijk andere werkwijzen vinden om escitalopram te bereiden — bijvoorbeeld door met klassieke resolutie het bekende racemische desmethylcitalopram (een wezenlijk andere precursor dan de diol-base) te splitsen in het (-) en (+) enantiomeer daarvan en deze enantiomeren (op bekende eenvoudige wijze, vgl. verklaring dr. Bøgesø, onder 47) om te zetten in het (-) en (+)-enantiomeer van citalopram — en welke derden dus op geen enkele wijze voortbouwen op enige verdienste van [verzoekster], met het door hen bereide escitalopram onder het onderhavige octrooi zullen vallen.’
aangezien het Hof daarbij over het hoofd ziet dat aan degene die als eerste octrooi aanvraagt voor een nieuwe en inventieve stof octrooi toekomt en het in Nederland en Europa geldende systeem van absolute voortbrengselbescherming betekent dat die stof (hoe dan ook bereid) onder dat octrooi valt; en/of
aangezien het Hof ook over het hoofd ziet dat indien een derde daadwerkelijk een geheel nieuwe en inventieve werkwijze (en niet zoals veelal het geval is een op de eerste door de uitvinder van destof geopenbaarde werkwijze geïnspireerde werkwijze) vindt hij voor deze werkwijze octrooi kan verkrijgen en indien die werkwijze daadwerkelijk een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijke economische betekenis is bovendien het recht heeft op een licentie.
7.
Ten onrechte althans onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd overweegt het Hof in r.o. 14.7 als volgt:
‘Samenvattend: de in de voornoemde uitspraken van de TKvB aangeduide (doch nog niet tot toepassing gekomen) ontwikkeling ten gunste van octrooihouders op grond van ‘bijzondere omstandigheden’ botst hier op het beginsel van ‘proportionaliteit’; er is in het onderhavige geval echter geen reden de octrooihoudster te belonen buiten haar inventieve bijdrage aan de stand van de techniek.’
aangezien het Hof de rechtspraak van de Technische Kamers van Beroep geheel verkeerd heeft uitgelegd (zie omtrent de juiste uitleg bijvoorbeeld het House of Lords hierboven geciteerd in de Inleiding) en uit deze rechtspraak juist blijkt dat in een geval waarin niet tot de stand van de techniek behorende stof niet zonder inventieve arbeid kan worden verkregen die stof nieuw en inventief is (ook als verwacht wordt dat die stof bepaalde gunstige eigenschappen zal hebben); en/of
aangezien hetgeen het Hof over proportionaliteit opmerkt onjuist althans onbegrijpelijk is nu het geheel ‘proportioneel’ is aan degene die de stand van de techniek verrijkt met een (nuttige) stof octrooi wordt verleend en dat er in dat geval geen sprake is van het belonen van de octrooihouder buiten haar inventieve bijdrage hetgeen wel blijkt in het onderhavige geval waarin de uitvinding resulteerde in een nieuw geneesmiddel met (zelfs onverwachte) gunstige eigenschappen hetgeen ook blijkt uit de grote procedurele inspanningen die de generieken leveren om het octrooi nietig te doen verklaren!
Middelonderdeel III
8.
Ten onrechte althans onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd heeft het Hof in zijn arrest conclusie 1–5 van EP 0347066 vernietigd en de kosten in beide instanties gecompenseerd
aangezien het Hof de nietigheidsvordering had moeten afwijzen en de generieken in de volledige kosten ex 1019h Rv had moeten veroordelen nu door het Hof — met juistheid en in overeenstemming met de beslissingen in andere landen — ten processe — in afwijking van de beslissing van de rechtbank — was vastgesteld dat escitalopram voor de normale vakman op de prioriteitsdag met aanwending van diens vakkennis niet te verkrijgen was waar immers het Hof terecht in r.o. 10.1 stelt dat de vraag niet is of de vakman op grond van zijn algemene vakkennis een werkwijze kan uitvoeren maar of hij zo'n werkwijze zou uitvoeren waarvoor in het algemeen een pointer (een aanwijzing) naar die geclaimde werkwijze nodig is en/of
aangezien in r.o. 10.3 het Hof overweegt:
’De Generieken hebben naar voren gebracht (pleitnotities in hoger beroep, onder 184–185): ‘Op de prioriteitsdatum beschikte de gemiddelde vakman over een aantal standaard methoden die hij kon toepassen om de enantiomeren van een racemaat in handen te krijgen. Dit zijn:
- a)
klassieke resolutie
- b)
chirale chromotografie (HPLC)
- c)
chirale synthese.
Al deze methoden leidden tot succes.
Met deze laatste zin is blijkens deze pleitnotities niet bedoeld dat klassieke resolutie van citalopram (zelf) tot succes leidde, maar dat het in 1998 mogelijk was om door toepassing van klassieke resolutie van desmethylcitalopram en didesmethylcitalopram en omzetting van de gesplitste producten, de enantiomeren van citalopram te verkrijgen (pleitnotities Generieken in hoger beroep, onder 239–240). Overigens of de klassieke resolutie van citalopram (zelf) tot succes leidt, stond zelfs in 2009, dus vele jaren na de prioriteitsdatum van het octrooi nog ter discussie (zie de publicaties van C.R. Elati et al. In ‘Organic Process Research & Development 2007, 11, 289–292 ’ en in antwoord daarop de artikelen van R.J. Dancer et.al. en het verdere debat in ‘Organic Process Research & Development 2009, 13’ biz. 23–43 (prod. 12a-d in hoger beroep van [verzoekster])
waaruit derhalve blijkt dat de klassieke revolutie vancitalopram voor de vakman ten tijde van de prioriteitsdag niet mogelijk was en/of
aangezien in ro. 10.4 en r.o. 10.5 het Hof het navolgende overweegt:
10.4
‘Uit de opsomming van de drie ‘standaardmethoden’ (volgens [verzoekster] bestonden er zelfs 13 splitsingsmethoden, vgl. memorie van grieven, onder 107) volgt naar het oordeel van het hof dat de vakman reeds hier voor een keuze uit een aantal mogelijkheden stond. Uit de stand van de techniek is weliswaar geen klassieke resolutie van citalopram (zelf) bekend, maar de vakman zal eerst die methode kiezen die het eenvoudigst is (waarbij de ruimtelijke vorm ‘vast ligt’); meer ingewikkelde methoden zal hij laten rusten totdat hij een redelijke zekerheid heeft dat de gekozen eenvoudige methode niet tot resultaten leidt.
De vakman die escitalopram wil bereiden zal beginnen met de in theorie meest eenvoudige, ‘klassieke’ resolutie van het (racemisch) citalopram zelf, het ‘standaardgereedschap’ voor de vakman (pleitnotites in hoger beroep van de Generieken, onder 187–189): ‘Allereerst wordt het racemaat door reactie met een chiraal splitsingsmiddel (…) omgezet naar diastereomeren (…). Vervolgens worden de diastereomeren in de tweede stap gescheiden. (…) Daarna kunnen in de derde stap de gescheiden diastereomeren (…) worden omgezet naar de afzonderlijke enantiomeren van het racemaat.’
Een eenvoudig voorbeeld van de klassieke resolutie is gegeven in het handboek ‘Moderne Experiment Organic Chemistry’ van R.M. Roberts et al. (1979) 411–413, sectie 19.2 (bijlage 6, bij de verklaring van prof. Bickehaupt (binder3, productie 4 na tabblad 5, Ratiopharm): racemisch a phenylethylamine laat men reageren met (+)-wijnsteenzuur (‘+-tartaric acid’) als optisch actief reagens (het splitsingsmiddel) om diastereomere zouten te vormen, deze te scheiden, waarna de gescheiden diastereomere zouten worden omgezet in het gewenstee (+)-?- phenylethylamine en (-)?- phenylethylamine. Het hierbij gebruikte splitsingsmiddel wijnsteenzuur (‘tartaric acid’) wordt ook in het octrooi genoemd. Ook de overige in het octrooi vermelde splitsingsmiddelen en oplosmiddelen zijn gebruikelijk (vgl. het handboek ‘Topics in Stereochemistry’ van N.LO. Allinger et al. Vol. 6 (1971) 137 (bijlage7) voor bijvoorbeeld (+)-tartaric acid (wijnsteenzuur), ‘O,O,-Di-benzoyltartaric acid’ en ‘O,O’-Di-p-toluoyltartaric acid' en het handboek ‘Basic Principles of organic Chemistry’ van J.D. Roberts et al. (1964 598 (bijlage 8 voor ‘mandelic acid’ (amandelzuur) en ‘camphorsulfonic acids’ (kamfersulfonzuren) als splitsingsmiddelen voor baden. Annemelijk is dat de vakman de resolutie van citalopram (zelf) op analoge wijze zal uitvoeren.
10.5
Ten aanzien van de ‘klassieke’ resolutie van citalopram zelf is in het octrooi vermeld, dat deze niet succesvol was: ‘Previous attempts to crystallize diastereomeric salts of citalopram enantiomers have failed.’ In zijn verklaring van 4 september 2008 heeft dr. Bøgesø deze vergeefse pogingen uitgebreid toegelicht.
De vakman staat dus opnieuw voor een keuze uit ten minste de door de generieken genoemde methoden a), b) en c) maar nu een keuze, waarbij in de stand der techniek ieder aanknopingspunt ontbreekt dat wijst in de richting van het bereiden van de onderhavige enantiomeren; er zijn in de stand der techniek geen aanwijzingen op grond waarvan de vakman zou verwachten dat één van de methoden a), b) of c) tot succes zou leiden, bijvoorbeeld HPLC of chirale HPLC of bekende resoluties van aan citalopram nauw verwante ftalaanderivaten, zoals de verbindingen met een structuur volgens de algemene formule I van US-A 4.136.193. Deze laatste ontbreken geheel. Kortom, de vakman betreedt geheel braak liggend terrein. Dit in tegenstelling tot de zaak Ranbaxy tegen Warner-Lambert (‘Atorvastatine’) (zie arrest gerechtshof 's‑Gravenhave van 21 februari 2008, IEPT20080221), aangehaald in de pleitnotities van de Generieken in eerste instantie (41 e.v.). Aldaar had men zich in de stand der techniek al uitvoerig beziggehouden met de (klassieke) resolutie van nauw verwante verbindingen; de stand der techniek verschafte als het ware een ‘klaar liggen recept’ voor de aldaar beoogde resolutie.’
waaruit derhalve blijkt dat er in de stand van de techniek geen aanwijzingen waren op grond waarvan die vakman zou verwachten dat een van de methoden aangevoerd door de generieken (zie r.o. 10.3) tot succes zou leiden hetgeen derhalve betekent dat er geen ‘reasonable expectation of succes’ voor de vakman op de voorrangsdatum was en waaruit verder blijkt dat de vakman een geheel braakliggend terrein betreedt hetgeen mitsdien betekent dat er van ‘pointers’ geen sprake was. Een en ander betekent mitsdien dat het Hof op grond van deze (juiste) feitelijke vaststellingen waaruit blijkt dat alleen inventieve arbeid op de voorrangsdatum tot splitsing van citalopram kon leiden had behoren te beslissen dat de conclusies 1–5 geldig zijn en
aangezien een en ander wordt bevestigd door de verdere overwegingen (in wezen ten overvloede) van het Hof nu in r.o. 10.6 het Hof bovendien nog eens bevestigd dat er geen aanwijzingen waren dat de (chirale) HPLC controle methode tot succes zou leiden (r.o. 10.5) maar bovendien dat überhaupt een en ander niet mogelijk was ten tijde van de prioriteitsdag nu die techniek teveel technische beperkingen kende tijdens de prioriteitsdag en
nu uit r.o. 10.6 blijkt dat zelfs indien ondanks het in r.o. 10.4 overwogene ten aanzien van (het gebrek aan) succesverwachting en het ontbreken van pointers die vakman toch voort zou zijn gegaan met een van de mogelijke methodes die hij onder ogen zag (te weten de resolutie van een bekende percursor van citalopram) hij wederom geconfronteerd zou zijn geworden met vele keuzes waaruit een keuze (wederom) inventief zou zijn zoals bevestigd wordt door het Hof in r.o. 10.7 en
nu het Hof in r.o. 12 beslist dat geen beslissing behoeft te worden gegeven over het (vervalste) rapport van Matrix Laboratories van 27 november 2008 ‘gezien het voorgaande’ hetgeen begrijpelijk is nu uit r.o. 10.5 blijkt dat zelfs als dat rapport niet vals zou zijn er van inventiviteit sprake is nu de vakman geen aanwijzingen had op grond waarvan hij kon verwachten dat die methode tot succes zou leiden en bovendien geen enkele pointer naar die methode had.
[verzoekster] maakt aanspraak op de proceskostenveroordeling ex art. 1019h Rv.
Mitsdien:
Namens [verzoekster] wordt geconcludeerd dat de Hoge Raad de arresten waartegen dit cassatieberoep is gericht dient te vernietigen, met zodanige verdere beslissing mede ten aanzien van de kosten, als de Hoge Raad juist zal achten.
De kosten van dit exploot zijn voor mij, deurwaarder: € 76,17
Voetnoten
Voetnoten Beroepschrift 13‑02‑2012
Deze cassatieprocedure wordt behandeld door Mr W.A. Hoyng te Amsterdam, faxno. 020-4637296 email: hoyngw@hoyngmonegier.com