HR, 30-11-2018, nr. 17/04557

17/04557

mr. G.R.B. van Peursem

12 oktober 2018

Conclusie inzake:

1. [eiseres 1]

2. [eiseres 2]

eiseressen in het principaal cassatieberoep, tevens verweersters in het incidenteel cassatieberoep,

(hierna gezamenlijk: “ [eiseressen] ” en afzonderlijk: “ [eiseres 1] ” en “ [eiseres 2] ”)

adv. mr. K. Aantjes

tegen

[verweerster]

verweerster in het principaal cassatieberoep, tevens eiseres in het incidenteel cassatieberoep,

(hierna: “ [verweerster]”)

adv. mr. A.M. van Aerde

In deze zaak over auteursrecht op het ontwerp van blikken voor mooncakes zijn [verweerster]’ inbreukdeclaratoir en -verbod met nevenvorderingen en haar schadestaatvordering door de rechtbank afgewezen, omdat al een onthoudingsverklaring en deelschikking over inzage voorlag en volgens de rechtbank de schadestaatdrempel niet was geslecht. In appel vordert [verweerster] ook een voorschot op schadevergoeding en in hoger beroep krijgt zij goeddeels gelijk. Volgens het hof is het auteursrecht op de blikken aan [verweerster] overgedragen en daartegen komen [eiseressen] in cassatie volgens mij tevergeefs op. Incidenteel wordt in cassatie geklaagd over de proceskostenveroordeling en over het niet toewijzen van de vordering tot terugbetaling van hetgeen op grond van de uitspraak in eerste aanleg is betaald. Deze laatste klacht is denk ik terecht. De zaak kan op dat punt door Uw Raad zelf worden afgedaan.

1. Feiten1. en procesverloop2.

1.1 [verweerster] houdt zich al jaren onder meer bezig met de productie van spijzen voor speciale festiviteiten, zoals zogenoemde mooncakes (maancakes) voor het Midherfstfestival, een Oost-Aziatisch feest dat wordt gevierd op de vijftiende dag van de achtste maand van de Chinese kalender.

1.2 [verweerster] brengt deze maancakes op de markt in blikken, die ieder jaar van een ander ontwerp zijn voorzien, zij het steeds in dezelfde stijl (onder 4.1 van de inleidende dagvaarding zijn foto’s afgedrukt van de bovenkant van de blikken van [verweerster] van de jaren 2009 tot en met 2012). In de jaren 2011 en 2012 heeft [verweerster] twee verschillende versies van het blik op de markt gebracht.

1.3 In juli 2013 heeft [verweerster] (in de Londense vestiging van de supermarktketen Korea Foods) twee onderscheiden blikken voor maancakes aangetroffen die afkomstig zijn van [eiseres 1] .

1.4 Op 6 augustus 2013 zijn in opdracht van de advocaten van [verweerster] bij [eiseres 2] van elk van de hiervoor in 1.3 genoemde blikken tien exemplaren aangeschaft.

1.5 Op 15 augustus 2013 heeft [verweerster] in twee andere supermarkten te Londen een viertal andere blikken voor maancakes aangetroffen die eveneens afkomstig zijn van [eiseres 1] .

1.6 Op de onderkant van alle hiervoor onder 1.3, 1.4 en 1.5 genoemde blikken is vermeld: imported by […] [eiseres 1] .

1.7 Op 16 augustus 2013 heeft [verweerster] de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam verzocht monsters te mogen nemen als bedoeld in art. 1019d lid 2 Rv van de maancakeproducten van [eiseressen] (in concreto van de bedoelde blikken). Tevens is verzocht conservatoir bewijsbeslag te mogen leggen ten laste van [eiseressen] op kort gezegd documentatie betrekking hebbend op de hiervoor genoemde blikken van [eiseressen] De voorzieningenrechter heeft op 19 augustus 2013 het gevraagde verlof verleend.

1.8 In de periode van 22 tot 26 augustus 2013 is ten laste van [eiseres 1] beslag gelegd. In de periode van 22 tot 29 augustus 2013 is ten laste van [eiseres 2] beslag gelegd.

1.9 Bij dagvaarding van 23 augustus 2013 heeft [verweerster] [eiseressen] opgeroepen te verschijnen in kort geding ter terechtzitting van 29 augustus 2013.

1.10 Op 27 augustus 2013 hebben [eiseressen] een onthoudingsverklaring ondertekend. Hierin hebben zij verklaard zich met onmiddellijke ingang te onthouden van het (doen) vervaardigen, (doen) aanbieden, in de handel (doen) brengen, (doen) invoeren, (doen) uitvoeren of (doen) gebruiken van de zes blikken van [eiseres 1] die hiervoor in 1.3 en 1.5 zijn genoemd. Tevens hebben zij verklaard binnen één werkdag na ondertekening van de verklaring kopieën te verschaffen van alle relevante bescheiden die de volgende informatie bevatten: (a) de naam en het adres van de fabrikant en leverancier(s) van de blikken, (b) de aangeschafte en verkochte aantallen van de blikken, (c) de inkoop- en verkoopprijzen van de blikken, waaronder, maar niet beperkt tot, de in- en verkoopfacturen met betrekking tot de blikken, waarvan de namen en adresgegevens van de afnemers zijn verwijderd. Voorts hebben [eiseressen] verklaard binnen drie werkdagen na ondertekening van de onthoudings-verklaring hun gehele voorraad blikken te vernietigen in aanwezigheid van de deurwaarder. Tot slot is in de verklaring opgenomen dat [eiseressen] een direct opeisbare boete zijn verschuldigd van € 500,- voor iedere overtreding (of voor iedere dag dat de overtreding voortduurt) indien zij het voorgaande niet correct, niet tijdig of niet volledig nakomen.

1.11 In verband met het ondertekenen van de onthoudingsverklaring heeft [verweerster] op 27 augustus 2013 het kort geding ingetrokken.

1.12 Op 28 augustus 2013 hebben [eiseressen] geanonimiseerde in- en verkoopfacturen alsmede nadere informatie over de voorraad (als bedoeld in de onthoudingsverklaring) aan [verweerster] doen toekomen.

1.13 Op 30 augustus 2013 hebben [eiseressen] de resterende voorraad maancakeblikken vernietigd.

1.14 Bij dagvaarding van 19 september 2013 heeft [verweerster] [eiseressen] in rechte betrokken. [verweerster] heeft kort samengevat gevorderd dat voor recht wordt verklaard dat [eiseressen] inbreuk hebben gemaakt op de auteursrechten van [verweerster] op de mooncake-producten (de blikken waarin de cakes verkocht worden), dat [eiseressen] wordt verboden inbreuk te maken op die rechten en dat [eiseressen] worden veroordeeld tot vergoeding van de schade (op te maken bij staat), een en ander met nevenvorderingen die zien op opgave van een aantal gegevens aangaande de inbreuken, (ten dele) op straffe van dwangsommen en met veroordeling van [eiseressen] in de kosten op de voet van art. 1019h Rv.

1.15 In februari 2014 hebben partijen een (deel)schikking getroffen, op grond waarvan [verweerster] het inmiddels aanhangig gemaakte incident ex art. 843a Rv heeft ingetrokken. Die schikking hield onder meer in dat KPMG (als door [verweerster] ingeschakelde accountant) toegang zou krijgen tot de administratie van [eiseressen]

1.16 Bij vonnis van 24 juni 2015 heeft de rechtbank Amsterdam de vorderingen afgewezen en [verweerster] in de proceskosten (op de voet van art. 1019h Rv) veroordeeld. Zij heeft daartoe overwogen dat [verweerster], gelet op de onthoudingsverklaring, geen belang heeft bij de gevraagde verklaring voor recht en het inbreukverbod. Verder heeft [verweerster] de mogelijkheid van schade onvoldoende aannemelijk gemaakt. Ook bij de nevenvorderingen met betrekking tot het verschaffen van informatie heeft [verweerster] naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende belang, gelet op de hiervoor in 1.15 genoemde schikking.

1.17 [verweerster] is in hoger beroep gekomen en heeft haar eis gewijzigd in appel, in die zin dat zij naast verwijzing naar de schadestaat ook – kennelijk als voorschot op de schadevergoeding – veroordeling van [eiseressen] vordert tot betaling van een aantal bij grieven onder 6.3 opgesomde bedragen. [verweerster] stelt primair dat haar schade bestaat uit gederfde winst en reputatieschade. Subsidiair vordert zij begroting van de schade op de door [eiseressen] met de inbreuken gemaakte winst ingevolge art. 27a auteurswet (hierna: “Aw”).

1.18 [verweerster] heeft vijf grieven geformuleerd. De eerste grief is gericht tegen het onvoldoende geoordeelde belang bij de verklaring voor recht en het inbreukverbod. De tweede grief ziet op de aannemelijkheid van schade. De derde grief heeft betrekking op de door [eiseressen] niet aan KPMG beschikbaar gestelde stukken. Met haar vierde grief klaagt [verweerster] over het oordeel van de rechtbank dat geen reden bestaat om in het incident een kostenveroordeling uit te spreken. De vijfde grief houdt in dat ook de proceskostenveroordeling om deze redenen niet in stand kan blijven.

1.19 [eiseressen] ’ enige incidentele grief ziet op de proceskostenveroordeling en komt erop neer dat [verweerster] weliswaar terecht in de proceskosten is veroordeeld, maar dat die kosten te laag zijn begroot.

1.20 In het bestreden arrest is het inbreukdeclaratoir en de verwijzing naar de schadestaat toegewezen, alsook een door [eiseres 1] en [eiseres 2] te betalen voorschot op de schadevergoeding, een en ander met kostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv.

1.21 Aan dat oordeel liggen de volgende overwegingen ten grondslag.

Het hof is met de rechtbank van oordeel dat [verweerster] bij het gevorderde inbreukverbod geen belang heeft. [verweerster] heeft namelijk niet aannemelijk gemaakt dat er een reële dreiging is dat [eiseressen] opnieuw inbreuk zullen maken op haar IE-rechten (rov. 3.5.1-3.5.2).

De gevorderde verklaring voor recht ziet louter op de in het verleden gemaakte inbreuk op [verweerster] auteursrechten op de maancakeblikken (rov. 3.6.1-3.6.2). Het hof is van oordeel dat de decoratie op de blikken een eigen oorspronkelijk karakter bezit en blijk geeft van een persoonlijk stempel van de maker (rov. 3.6.3). Aan de orde is verder gekomen of het auteursrecht berust bij [verweerster]:

“3.6.4 Onderwerp van debat is nog geweest of dit recht [het auteursrecht op het ontwerp van de blikken, A-G] berust bij [verweerster]. Tot het dossier behoren diverse stukken (met name twee deeds of assignment van 12 augustus 2013) waarbij de daadwerkelijke ontwerper en de onderneming waarvan hij bestuurder/aandeelhouder is ( [betrokkene 1] respectievelijk GTDI) het auteursrecht overdragen aan [verweerster]. Nu [eiseressen] niet heeft betwist dat in elk geval bij een van dezen het auteursrecht berustte en in elk geval ten aanzien van de tweede overdrachtsakte (deed) geen twijfel over de echtheid en rechtsgeldigheid bestaat doet niet ter zake wat precies het effect van de eerste is en staat vast dat dit auteursrecht is overgedragen aan en dus berust bij [verweerster].”

Naar het oordeel van het hof gelijkt de totaalindruk van bepaalde (in de overweging genoemde) blikken van [eiseressen] te zeer op die van [verweerster] blikken (rov. 3.6.5). Voor de constatering dat inbreuk wordt gemaakt op een auteursrecht is niet nodig en dus ook niet van belang of sprake is van opzet, grove schuld en/of herhaald of voortdurend inbreukmakend gedrag (rov. 3.6.6-3.6.7). [verweerster] heeft voldoende belang bij de verklaring voor recht (rov. 3.6.8). De eerste grief slaagt en het vonnis kan in zoverre niet in stand blijven (rov. 3.6.9).

Over de schade heeft het hof dit overwogen. [verweerster] stelt dat haar (mogelijke) schade bestaat uit gederfde winst en reputatieschade (rov. 3.7.1). Het hof acht onvoldoende aannemelijk dat schade is geleden in de vorm van verlies van exclusiviteit dan wel beschadiging van de reputatie (rov. 3.7.2). Dat sprake is van enige omzetschade is wel aannemelijk. Van de omzetschade valt, zonder deskundige voorlichting, geen verantwoorde begroting te maken. Op basis van art. 27a Aw kan de schadevergoeding echter ook worden begroot op de door [eiseressen] met de inbreuken gemaakte winst, zoals [verweerster] subsidiair vordert (rov. 3.7.3). Uit de stukken blijkt dat [eiseres 1] in 2013 een winst heeft gemaakt van € 71.885,- en [eiseres 2] van € 20.681,-. [eiseressen] voeren aan dat zij niet uitsluitend de inbreukmakende producten hebben verkocht en dat zij kosten hebben gemaakt die in mindering dienen te komen. Het hof acht aan schadevergoeding tenminste toewijsbaar 60% van deze winst, hetgeen neerkomt op € 43.000,- ten aanzien van [eiseres 1] en € 12.400,- ten aanzien van [eiseres 2] (rov. 3.7.4). Verder is aannemelijk dat er kosten zijn gemaakt, onder meer in verband met het beslag en het deskundigenonderzoek, die als schade in de zin van art. 6:96 lid 2 BW zijn aan te merken (rov. 3.7.5). Het hof is in staat het voorschot op de schade-vergoeding te begroten zonder de stukken die volgens het KPMG-rapport ontbreken. [verweerster] heeft dus geen rechtens relevant belang bij die stukken en de derde grief faalt (rov. 3.8).

Over de proceskosten heeft het hof allereerst geoordeeld dat [verweerster] haar incidentele vordering heeft ingetrokken. Dit betekent dat in het kader van die incidentele vordering geen beslissingen genomen kunnen worden, ook niet ten aanzien van de proceskosten. De vierde grief faalt daarom (rov. 3.9). Nu het vonnis wordt vernietigd, kan de kostenveroordeling niet in stand blijven. De vijfde grief slaagt dus (rov. 3.10). [verweerster] is ten onrechte in de kosten veroordeeld en het vonnis wordt op dat punt vernietigd, zodat hetgeen [verweerster] uit dien hoofde heeft betaald (€ 27.661,95) terugbetaald moet worden. De incidentele grief faalt dan ook (rov. 3.11). Het hof veroordeelt [eiseressen] in de proceskosten in eerste aanleg en in hoger beroep. Voor een aparte proceskostenveroordeling in het incidenteel appel ziet het hof geen aanleiding, gelet op de beperkte strekking daarvan en het feit dat dit beroep niet noodzakelijk was (rov. 3.12). Het hof heeft de proceskosten vervolgens als volgt begroot:

“3.12 (…) Het hof begroot op de voet van art. 1019h Rv de advocaatkosten in eerste aanleg aan de hand van het (tot 1 april 2017 geldende) indicatietarief op € 8.000,= en in appel aan de hand van het (thans geldende) indicatietarief op € 25.000,=. De indicatietarieven zijn bedoeld om een zeker houvast te bieden voor het oordeel of het gaat om redelijke en evenredige kosten en voor beide partijen voorspelbaarheid ten aanzien van de kostenveroordeling te bevorderen. In de United Video-beslissing heeft het HvJ EU toepassing van deze tarieven niet in strijd met de Handhavingsrichtlijn geacht. De onderhavige zaak is niet te kenschetsen als eenvoudig, maar ook niet als bijzonder complex of uitgebreid.

Weliswaar zijn de gemaakte kosten volgens [verweerster] veel hoger, maar het hof acht, met [eiseressen] , het maken van de door [verweerster] gevorderde kosten niet redelijk. Met name de zeer hoge kosten (ruim 363.000 GBP, waarvan 200.000 GBP in dit geding wordt gevorderd) die door de advocaten van [verweerster] in het VK zijn gemaakt en die in het kader van de Handhavingsrichtlijn niet als buitengerechtelijke kosten maar als proceskosten moeten worden beschouwd, staan niet in een redelijke verhouding tot de relatief beperkte inbreuk, met name niet omdat [eiseressen] vrijwel onmiddellijk heeft ingestemd met het tekenen van een onthoudingsverklaring en het vernietigen van haar blikken. Daarbij komt nog, dat een deel van die kosten is gemaakt ten opzichte van een wederverkoper, met wie afspraken over de vergoeding van kosten zijn gemaakt.

Voor een hoofdelijke veroordeling is geen grond.”

1.22 [eiseressen] hebben tijdig cassatie ingesteld. [verweerster] heeft geconcludeerd tot verwerping van het principaal cassatieberoep en incidenteel cassatieberoep ingesteld. Beide partijen hebben hun standpunt schriftelijk laten toelichten. [eiseressen] hebben hierbij ten aanzien van het eerste onderdeel van het incidenteel cassatieberoep geconcludeerd tot verwerping en ten aanzien van het tweede onderdeel van het incidenteel cassatieberoep tot referte. [eiseressen] hebben in het principaal cassatieberoep gerepliceerd en in het incidenteel cassatieberoep gedupliceerd.

Het principaal cassatieberoep bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel bevat een nadere uitwerking en toelichting die bestaat uit zes randnummers3..

Een prealabel punt betreft de internationale context van deze zaak. [verweerster] is gevestigd in Hong Kong, GTDI is gevestigd in Japan en de blikken van [eiseres 1] zijn aangetroffen in supermarkten in Londen (hiervoor 1.3 en 1.5). [verweerster] heeft zich beroepen op de Nederlandse auteurswet. Zij heeft daaraan ten grondslag gelegd dat Nederland, Japan en Hong Kong partij zijn bij de Berner Conventie (“BC”), dat [verweerster] als onderdaan van een Berner Conventie-land de bescherming van de Berner Conventie kan inroepen (art. 3 lid 1 sub a BC) en dat [verweerster] in Nederland dezelfde auteursrechtelijke bescherming geniet als Nederlandse onderdanen (art. 5 BC, assimilatiebeginsel)4.. Het hof heeft in zijn arrest toepassing gegeven aan art. 27a Aw (rov. 3.7.3) en in cassatie wordt hierover (overigens terecht5.) niet geklaagd. Dit betekent dat in cassatie kan worden uitgegaan van de toepasselijkheid van de Nederlandse auteurswet.

Het eerste onderdeel komt op tegen rov. 3.6.4, waarin het hof oordeelt dat [eiseressen] niet hebben betwist dat het auteursrecht in elk geval bij [betrokkene 1] of GTDI berustte, dat in elk geval ten aanzien van de tweede overdrachtsakte (deed) geen twijfel over de echtheid en rechtsgeldigheid bestaat en dat daarmee vast staat dat dit auteursrecht is overgedragen aan en dus berust bij [verweerster].

Uitgangspunt is dat de stelplicht met betrekking tot het makerschap berust bij de partij die zich op een inbreuk op het auteursrecht beroept6.. Het verweer dat het werk waarop de eiser als maker of diens rechtsopvolger auteursrecht stelt te hebben, is ontleend aan anderen, moet worden gesteld en bewezen door degene tegen wie het auteursrecht wordt ingeroepen7.. De omvang van de stelplicht wordt mede bepaald door het verweer van de andere partij. Bij beter tegenspel gaan als vanzelf de eisen van de stelplicht omhoog8.. Tot slot is relevant dat de uitleg van stellingen is voorbehouden aan het hof als feitenrechter9..

Volgens het eerste onderdeel is rov. 3.6.4. onbegrijpelijk omdat het hof daarmee voorbij is gegaan aan twee essentiële stellingen van [eiseressen] hebben volgens de klacht uitdrukkelijk betwist dat [betrokkene 1] dan wel GTDI als auteursrechthebbende kan worden aangemerkt. Ook hebben [eiseressen] volgens de klacht weersproken dat over de tweede overdrachtsakte geen twijfel over de echtheid en rechtsgeldigheid bestaat. Daarom is dan ook onbegrijpelijk dat volgens het hof vast staat dat dit auteursrecht is overgedragen aan en dus berust bij [verweerster]. In de uitwerking en toelichting op het eerste onderdeel wordt verwezen naar stellingen in dit verband in de gedingstukken.

Ik bespreek eerst de klacht over het oordeel dat het auteursrecht bij [betrokkene 1] dan wel GTDI berustte (het eerste deel van het eerste onderdeel). [verweerster] heeft gesteld dat [betrokkene 1] de feitelijke maker is en dat hij directeur is van GTDI10.. Het dossier bevat de voorbereidende tekeningen en een offerte en twee facturen van GTDI aan [verweerster]11.. Het gaat in cassatie om de vraag of de betwisting door [eiseressen] van dien aard is dat het hof op deze weerspreking had moeten responderen.

Onder 1 en 2 van de uitwerking en toelichting op het eerste onderdeel wordt in dit kader verwezen naar hetgeen bij de cva onder 39 e.v. (met verwijzing naar de cva onder 29 t/m 37) en 41 is gesteld. In deze passages hebben [eiseressen] betwist dat [betrokkene 1] de maker van de afbeeldingen is.

De aangehaalde stellingen blijven volgens mij beperkt tot algemene betwistingen. Uit deze stellingen blijkt niet op welke (concrete) gronden [eiseressen] eraan twijfelen dat [betrokkene 1] de maker is. Uit de stellingen volgt evenmin dat een andere persoon de (mogelijke) maker van de afbeeldingen is. Ook wordt in deze stellingen niet weersproken dat het auteursrecht bij GTDI berustte. Bij die stand van zaken behoefde het hof deze stellingen volgens mij niet aan te merken als een gemotiveerde betwisting van het standpunt van [verweerster] dat het auteursrecht bij [betrokkene 1] respectievelijk GTDI berustte.

Onder 6 van de uitwerking en toelichting op het eerste onderdeel wordt opgemerkt dat ook door [verweerster] zou zijn onderkend dat [eiseressen] met zoveel woorden hebben betwist dat het auteursrecht bij [betrokkene 1] dan wel GTDI zou hebben berust, onder verwijzing naar plta h.b. [verweerster] onder 2.6:

“Zo houdt [eiseres 1] ook in hoger beroep vol dat de ontwerper, [betrokkene 1] , geen bestaand persoon is (…)"

[verweerster] heeft onder 2.6 van haar pleitnotities in hoger beroep ter weerlegging verwezen naar de door haar als prod. 57 bij de akte in eerste aanleg van 5 november 2014 overgelegde kopie van het paspoort van [betrokkene 1] . [verweerster] heeft in die akte – en in haar comparitieaantekeningen in eerste aanleg onder 2.3 – aangevoerd dat uit de kopie van het paspoort blijkt dat [betrokkene 1] wel een bestaand persoon is. [eiseressen] hadden (in hoger beroep) op dit standpunt kunnen reageren. In cassatie wordt niet verwezen naar stellingen in de gedingstukken waarmee [eiseressen] op deze weerlegging ingaan. Het hof hoefde dan ook niet uitdrukkelijk op dit aspect van de betwisting te responderen.

De klacht over het passeren van essentiële stellingen faalt zodoende voor wat betreft het eerste deel van het eerste onderdeel.

De volgende klacht (het tweede deel van het eerste onderdeel) gaat over het oordeel dat in elk geval ten aanzien van de tweede overdrachtsakte (deed) geen twijfel over de echtheid en rechtsgeldigheid bestaat. De achtergrond van deze klacht is als volgt. [verweerster] heeft als prod. 10 bij haar beslagrekest een deed of assignment van 12 augustus 2013 gevoegd waarmee GTDI en [betrokkene 1] het auteursrecht op de maancakeblikken uit 2011 aan [verweerster] zouden hebben overgedragen per 1 december 2010 (de eerste overdrachtsakte)12.. [verweerster] heeft zich in deze procedure beroepen op een door haar als prod. 12 bij dagvaarding overgelegde deed of assignment van (eveneens) 12 augustus 2013 waarmee GTDI en [betrokkene 1] het auteursrecht op de maancakeblikken uit 2011 aan [verweerster] zouden hebben overgedragen per 18 mei 2011 (de tweede overdrachtsakte). [eiseressen] hebben erop gewezen dat er verschillen bestaan tussen deze beide overdrachtsakten13..

In cassatie staat de vraag centraal of [eiseressen] de echtheid en de rechtsgeldigheid van de tweede akte zodanig gemotiveerd hebben weersproken dat het hof hierop had moeten ingaan. Onder 1-3 van de uitwerking en toelichting van het onderdeel wordt er, onder verwijzing naar diverse vindplaatsen in de gedingstukken14., op gewezen dat [eiseressen] de rechtsgeldigheid van de overdracht van het auteursrecht hebben betwist. Deze betwisting komt erop neer dat noch op basis van de eerste akte, noch op basis van de tweede akte sprake is van een geldige overdracht van het auteursrecht. Daartoe hebben [eiseressen] aangevoerd dat rechten niet tweemaal bij verschillende aktes kunnen worden overgedragen en dat de aktes kennelijk onjuiste informatie bevatten en tegenstrijdig en inconsistent zijn. [verweerster] zou er daarom niet in zijn geslaagd te bewijzen auteursrechthebbende te zijn.

In de genoemde passages wordt inderdaad de rechtsgeldigheid van de overdracht bestreden. Er wordt hierin echter niet aangegeven welke concrete omstandigheden volgens [eiseressen] meebrengen dat de tweede akte niet rechtsgeldig is. Hiervoor is onvoldoende dat de eerste en tweede akte onderling verschillen en dat het auteursrecht niet tweemaal bij verschillende aktes kan worden overgedragen. Het hof behoefde deze stellingen zo bezien niet te kwalificeren als een gemotiveerde betwisting van de rechtsgeldigheid van de tweede akte. Gelet op de gekozen bewoordingen in rov. 3.6.4 heeft het hof dit ook precies zo opgevat en geoordeeld dat in ieder geval ten aanzien van de tweede akte hier geen sprake is van (lees: voldoende gemotiveerde) betwisting. Dat is gelet op de besproken ingeroepen passages uit de gedingstukken goed te volgen. Van onbegrijpelijkheid is geen sprake.

Onder 3-5 van de uitwerking en toelichting op het eerste onderdeel wordt bovendien, met verwijzing naar de akte van [eiseressen] in eerste aanleg van 18 februari 2015 onder 5-6 en hun plta h.b. onder 9, gewezen op stellingen over de bevindingen van de Hong Kongse notaris Tong. Deze stellingen houden in dat Tong heeft aangegeven dat het niet mogelijk is om vast te stellen of de auteursrechten op de maancakeblikken zijn overgedragen. De reden is dat de onderliggende design commission agreement van 1 december 2010 ontbreekt.

[verweerster] heeft onder 1.6 van de antwoordakte in eerste aanleg van 18 maart 2015 hiertegenover gesteld dat de tweede deed niet berust op de design commission agreement. Zij heeft onder 1.7-1.8 ter onderbouwing verwezen naar een opinie van Rebecca Lo, advocaat te Hong Kong, die onder meer tot de slotsom is gekomen dat de tweede deed rechtsgeldig is (door betrokkenen is in art. 9.1 van de aktes voor de auteursrechtoverdracht rechtskeuze gedaan voor het recht van Hong Kong).

2.17 [eiseressen] hebben hierop onder 6-10 van hun akte in eerste aanleg van 1 april 2015 gereageerd. Zij hebben een beroep gedaan op een nadere verklaring van Tong. [eiseressen] zijn echter niet ingegaan op het standpunt van [verweerster] dat de tweede deed niet berust op de design commission agreement van 1 december 2010. De nadere verklaring van Tong heeft alleen betrekking op de eerste deed. In hoger beroep is ook niet gereageerd op het standpunt van [verweerster] dat de tweede deed niet berust op de design commission agreement van 1 december 2010. [eiseressen] hebben evenmin verwezen naar andere stellingen in de gedingstukken die tot de slotsom kunnen leiden dat de tweede deed niet rechtsgeldig zou zijn.

Onder 6 van de uitwerking en toelichting wordt ten slotte opgemerkt dat ook door [verweerster] zou zijn onderkend dat [eiseressen] hebben betwist dat het auteursrecht aan [verweerster] is overgedragen. Daartoe wordt voor zover van belang gewezen op de volgende passage in de plta h.b. zijdens [verweerster] onder 2.6:

“Ook houdt [eiseres 1] vol dat [verweerster] niet de houder is van de auteursrechten (…)”.

[verweerster] heeft ter weerlegging van deze stelling van [eiseressen] (ook) in deze passage verwezen naar de tweede overdrachtsakte en de opinie van Lo. Deze passage staat dus in dezelfde sleutel als het eerder genoemde processuele debat.

Gelet op een en ander is het hof volgens mij niet voorbij gegaan aan essentiële stellingen en/of een voldoende gemotiveerde betwisting bij zijn oordeel dat in elk geval ten aanzien van de tweede overdrachtsakte (deed) geen twijfel over de echtheid en rechtsgeldigheid bestaat.

Hierop ketsen de klachten van het tweede deel van het eerste onderdeel af.

Onderdeel 2 is een louter voortbouwende klacht en mist zelfstandige betekenis, zodat die onbesproken kan blijven.

Het incidenteel cassatieberoep bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel bevat vijf subonderdelen. Het tweede onderdeel bestaat uit één klacht.

Het eerste onderdeel is gericht tegen rov. 3.12 en komt op tegen de begroting door het hof van de advocaatkosten ex art. 1019h Rv in eerste aanleg op € 8.000,-.

Art. 1019h Rv bepaalt ten aanzien van de proceskosten in IE-zaken dat de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd wordt veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet15.. Onder de proceskosten in de zin van art. 1019h Rv vallen de advocaatkosten en kosten van deurwaarders, gemachtigden, onderzoekers en deskundigen, reis- en verblijfkosten en (bewijs)beslagkosten16.. De gevorderde kosten dienen zodanig tijdig te worden opgegeven en gespecificeerd dat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren17.. De rechter beslist vervolgens ambtshalve over de toewijsbaarheid van de gevorderde proceskosten18..

Art. 1019h Rv vormt een implementatie van art. 14 van de Handhavingsrichtlijn19.. Deze richtlijn is van toepassing als het gaat om de aspecten die inherent zijn aan enerzijds de handhaving van intellectuele eigendomsrechten en anderzijds het doen staken of verhelpen van de inbreuken op die rechten20.. In de uitspraak United Video/Telenet overwoog het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) dat art. 14 van de Handhavingsrichtlijn zich verzet tegen forfaitaire tarieven die niet waarborgen dat minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten van de in het gelijk gestelde partij door de verliezende partij wordt gedragen. Verder oordeelde het Luxemburgse hof in dit arrest dat de rechter rekening moet kunnen houden met de specifieke kenmerken van de zaak21..

In juni 2008 heeft het Landelijk Overleg Voorzitters van de Civiele sectoren van de rechtbanken (LOVC) indicatietarieven in IE-zaken vastgesteld. Per september 2014 is de regeling van de rechtbanken op enige punten aangepast. De gerechtshoven en de Hoge Raad hebben in 2015 indicatietarieven in IE-zaken vastgesteld. De indicatietarieven dienen ertoe de praktijk een handvat te geven om de redelijkheid en de evenredigheid van de gemaakte proceskosten te kunnen beoordelen en het mogelijke kostenrisico beter te kunnen inschatten22.. De regelingen van de rechtbanken, gerechtshof en de Hoge Raad zijn per april 2017 bijgewerkt en zoveel mogelijk gelijk getrokken. Het tarief is afhankelijk van de complexiteit van de zaak en – in eerste aanleg – van de vraag of sprake is van een zaak met repliek en dupliek en/of pleidooi. Voor wat betreft de complexiteit werd in de regelingen uit 2008, 2014 en 2015 onderscheid gemaakt tussen “eenvoudige zaken” en “overige zaken”. In de sinds 1 april 2017 geldende regelingen bestaan de categorieën “zeer eenvoudig”, “eenvoudig”, “normaal” en “complex”. Deze kwalificaties hebben een inherent intuïtief karakter23.. In de regelingen worden diverse gezichtspunten voor de vaststelling van de complexiteit genoemd: de omvang van het (redelijkerwijs noodzakelijke) feitenonderzoek, de omvang van het relevante feitencomplex, de grondslagen van de vordering, de omvang van het verweer, het aantal (relevante) producties, het aantal proceshandelingen en het financiële belang van de zaak24.. De indicatietarieven vormen een invulling van wat in beginsel redelijke kosten zijn.

De rechter heeft een grote mate van vrijheid bij de vaststelling van de proceskosten. De indicatietarieven vormen geen bindende regeling. Zij staan er niet aan in de weg dat een afwijkende, lagere of hogere, proceskostenveroordeling wordt uitgesproken25.. De rechter is bevoegd26., maar niet gehouden om de kostenopgave van de andere partij mee te wegen27.. De begroting van proceskosten is een feitelijke beslissing die geen motivering behoeft28.. In cassatie kan over onbegrijpelijkheid worden geklaagd als de begroting op een misslag berust29..

Subonderdeel 1.1 betoogt dat het hof met zijn oordeel over de proceskosten in eerste aanleg heeft miskend (i) dat bij het vaststellen van de proceskostenveroordeling rekening moet worden gehouden met de specifieke kenmerken van het geval en/of (ii) dat [verweerster] als de in het gelijk gestelde partij recht heeft op vergoeding van minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten die zij daadwerkelijk heeft gemaakt.

Ik acht deze rechtsklacht ongegrond. Uit rov. 3.12 volgt dat het hof zowel de omstandigheden van het geval als de redelijkheid van de gemaakte kosten in zijn oordeel heeft betrokken. Naar het oordeel van het hof is deze zaak niet te kwalificeren als eenvoudig, maar ook niet als bijzonder complex of uitgebreid. Verder heeft het hof in aanmerking genomen dat sprake is van een relatief beperkte inbreuk, met name omdat [eiseressen] vrijwel onmiddellijk hebben ingestemd met het tekenen van een onthoudingsverklaring en het vernietigen van de blikken. Het hof acht de door [verweerster] gevorderde zeer hoge kosten mede tegen die achtergrond niet redelijk. Deze klacht faalt.

Subonderdeel 1.2 vervolgt met een motiveringsklacht over dit oordeel van het hof over de proceskosten in eerste aanleg. Het onderdeel bestaat uit gedeelten (a) en (b). Onder (a) wordt aangevoerd dat het hof niet kenbaar in zijn beoordeling heeft betrokken dat de procedure in eerste aanleg zich kenmerkt door een groot aantal verrichtingen in rechte (waaronder een conclusiewisseling in het zekerheidstelling-incident ex art. 224 Rv, een comparitie van partijen en diverse aktes). Subonderdeel 1.2 onder (b) wijst erop dat het hof niet kenbaar in zijn beoordeling heeft betrokken dat [eiseressen] in eerste aanleg een nog hoger bedrag dan [verweerster] hadden gevorderd, te weten € 108.907,02, terwijl daar aanzienlijk minder verrichtingen in rechte tegenover hebben gestaan.

Deze klachten zien eraan voorbij dat een proceskostenbeslissing geen motivering behoeft (zie hiervoor onder 3.6). Het hof was daarom niet gehouden om het aantal verrichtingen in rechte en de door [eiseressen] gevorderde proceskosten in zijn motivering te betrekken. Daar komt bij dat het aantal proceshandelingen slechts één van de gezichtspunten is die relevant kunnen zijn voor het bepalen van de complexiteit van de zaak (zie hiervoor onder 3.5) en dat in cassatie niet is gewezen op stellingen in dit kader. Verder is de rechter niet gehouden om betekenis toe te kennen aan de kostenopgave van de andere partij (zie hiervoor onder 3.6). Ook in dat licht behoefde het hof niet op het aantal proceshandelingen en de kostenbegroting van [eiseressen] in te gaan. Ook deze klachten treffen zodoende geen doel.

Subonderdeel 1.3 acht onbegrijpelijk dat het hof voor de eerste aanleg het indicatietarief heeft gehanteerd dat tot 1 april 2017 gold voor “een eenvoudige bodemzaak zonder repliek en dupliek en/of pleidooi.” Immers, het hof heeft expliciet overwogen dat de zaak niet te kenschetsen is als eenvoudig, terwijl volgens de klacht deze zaak gezien het aantal verrichtingen in rechte in redelijkheid ook niet kan worden gezien als “zaak zonder repliek en dupliek en/of pleidooi.”

Volgens subonderdeel 1.4 kan de begroting van de proceskosten in eerste aanleg niet worden gedragen door het oordeel dat de hoge kosten van [verweerster] Engelse advocaten niet in redelijke verhouding staan tot de relatief beperkte inbreuk. Dat is hooguit dragend om die Engelse kosten niet toe te wijzen.

Deze subonderdelen lenen zich voor een gezamenlijke behandeling.

Het hof heeft in rov. 3.12 overwogen dat de zaak niet te kenschetsen is als eenvoudig, maar ook niet als bijzonder complex of uitgebreid. Daarmee heeft het hof kennelijk tot uitdrukking gebracht dat de complexiteit van de zaak op de grens ligt van de categorieën “eenvoudig” en “overig” van het tot 1 april 2017 geldende indicatietarief van de rechtbanken. Het hof kon de zaak in eerste aanleg ook beschouwen als “zaak zonder repliek en dupliek en/of pleidooi”, want die hebben bij de rechtbank niet plaatsgevonden. Het nemen van een aantal aktes en een conclusie in een incident kan niet zonder meer tot de slotsom leiden dat sprake is geweest van een volwaardige tweede (schriftelijke) ronde. Het hof heeft bij die stand van zaken voor de eerste aanleg (anders dan de rechtbank, die het indicatietarief voor een niet eenvoudige bodemzaak met pleidooi had toegepast) het tarief voor eenvoudige zaken toegepast. Het stond het hof vrij deze feitelijke afweging te maken (die ook anders had kunnen uitpakken) en dat behoefde geen nadere motivering, die het hof overigens wel heeft gegeven. Het hof oordeelt namelijk feitelijk dat [verweerster] weliswaar veel hogere kosten opvoert, maar dat die kosten in de ogen van het hof niet redelijk zijn. Dat geldt volgens het hof met name (dus niet: uitsluitend) voor de exorbitant geachte Engelse sollicitorskosten in deze naar verhouding beperkt gebleven inbreuk. Het gaat daarbij volgens het hof ook nog deels om kosten gemaakt ten opzichte van een wederverkoper waar kostenvergoedingsafspraken mee zijn gemaakt. Het niet-redelijkheidsoordeel – dat het hof als gezegd verder niet behoefde te motiveren – staat op zich, maar wordt met name (dus niet uitsluitend) door deze laatste twee elementen ingekleurd volgens het hof. Dat is bepaald niet onbegrijpelijk; van een misslag is al helemaal geen sprake.

Dat de hele kostenbegroting van de eerste aanleg door het hof wordt gedragen door het oordeel dat de hoge sollicitorskosten niet in redelijke verhouding staan tot de relatief beperkte inbreuk, zoals de klacht van subonderdeel 1.4 wil, mist zodoende feitelijke grondslag.

Hier ketsen deze klachten op af.

Subonderdeel 1.5 bepleit dat zonder nadere motivering niet begrijpelijk is hoe het bedrag van € 8.000,- kan worden gezien als “significant en passend deel van de gemaakte kosten.”

Dit kan ook niet tot cassatie leiden. In United Video/Telenet heeft het Luxemburgse hof geoordeeld dat een significant en passend gedeelte van de redelijke kosten moet worden vergoed (zie hiervoor onder 3.4). Het hof heeft het maken van de door [verweerster] gevorderde (veel hogere) kosten in rov. 3.12 juist niet redelijk geoordeeld. Daar strandt deze klacht al op.

Het tweede onderdeel richt zich tegen het ontbreken van een executoriale titel voor restitutie van hetgeen op grond van het vonnis in eerste aanleg is betaald. [verweerster] heeft in hoger beroep (mvg 6.3 onder ii en het petitum onder 3) restitutie gevorderd van al hetgeen zij ter uitvoering van het bestreden vonnis aan [eiseressen] heeft voldaan. Het gaat om een bedrag van € 27.661,95 te vermeerderen met wettelijke rente. Het hof heeft hierover in rov. 3.11 geoordeeld dat [verweerster] ten onrechte in de kosten is veroordeeld en dat het vonnis op dit punt wordt vernietigd, zodat hetgeen [verweerster] intussen uit dien hoofde heeft betaald (€ 27.661,95) terugbetaald dient te worden. Het hof heeft [eiseressen] in het dictum van het arrest echter niet veroordeeld om dit bedrag (te vermeerderen met rente) terug te betalen. In haar s.t. onder 4.14-4.16 heeft [verweerster] hier aan toegevoegd dat de restitutie ook is gevorderd bij grieven onder 5 van het petitum en dat zij het hof bij brief van 17 oktober 2016 heeft bericht dat het petitum sub 5 kan vervallen nu sprake is van een doublure.

[verweerster] kan bij het hof op de voet van art. 31 en 32 Rv correctie respectievelijk aanvulling van het dictum verzoeken30.. Cassatieberoep staat in het algemeen niet open in het geval herstel mogelijk is door de rechter bij wie de zaak heeft gediend (art. 399 Rv). In een uitspraak van 28 juni 2013 oordeelde Uw Raad – op proceseconomische gronden – echter dat voor niet-ontvankelijkheid op de voet van art. 399 Rv geen aanleiding bestaat wanneer weliswaar een verzoek ex art. 31 en 32 Rv kan worden ingediend, maar in cassatie ook andere klachten aan de orde zijn gesteld31.. Dit betekent dat de nu besproken cassatieklacht ontvankelijk is.

Volgens mij is het tweede onderdeel gegrond. Bij grieven onder 3 van het petitum heeft [verweerster] gevorderd [eiseressen] te veroordelen tot betaling van de bedragen die onder 6.3 zijn opgesomd, te vermeerderen met wettelijke rente zoals daar gevorderd. Bij grieven onder 6.3 staat het volgende:

“ [verweerster] vordert dat [eiseres 1] en [eiseres 2] worden veroordeeld tot (…) ii. Restitutie van al hetgeen [verweerster] ter uitvoering van het bestreden vonnis aan [eiseres 1] en [eiseres 2] heeft voldaan, zijnde € 27.661,95, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf de dag van betaling, zijnde 27 augustus 2015, tot en met de dag van de terugbetaling.”

Het hof heeft in rov. 3.11 inderdaad geoordeeld dat [verweerster] ten onrechte in de kosten is veroordeeld en dat het vonnis op dit punt wordt vernietigd, zodat hetgeen [verweerster] intussen uit dien hoofde heeft betaald (€ 27.661,95) terugbetaald moet worden. Rov. 3.11 laat geen andere conclusie toe dan dat [eiseressen] naar het oordeel van het hof het naar aanleiding van de uitspraak in eerste aanleg door [verweerster] betaalde bedrag van € 27.661,95, gelet op de uitkomst in hoger beroep moeten terugbetalen. Dit is kennelijk in het dictum over het hoofd gezien.

Met betrekking tot de gevorderde wettelijke rente over dit bedrag vanaf 27 augustus 2015 nog dit. Volgens vaste rechtspraak is degene aan wie onverschuldigd is betaald op grond van een vonnis dat later wordt vernietigd zonder ingebrekestelling in verzuim en wettelijke rente verschuldigd vanaf het tijdstip dat aan hem of haar is betaald32.. [eiseressen] hebben niet bestreden dat het bedrag van € 27.661,95 op 27 augustus 2015 is voldaan. Dit brengt mee dat de gevorderde wettelijke rente vanaf 27 augustus 2015 toewijsbaar is.

Uw Raad kan de zaak volgens mij zelf afdoen door [eiseressen] te veroordelen tot (terug)betaling van een bedrag van € 27.661,95 te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 7 augustus 2015, de dag van betaling, tot aan de dag van terugbetaling33..

Nu [eiseressen] zich met betrekking tot dit onderdeel van het incidenteel cassatieberoep hebben gerefereerd en zij het met succes bestreden oordeel niet hebben uitgelokt of verdedigd, lijkt een proceskostenveroordeling mij in zoverre niet aangewezen34..

Ik concludeer in het principaal cassatieberoep tot verwerping en in het incidenteel cassatieberoep tot vernietiging, maar dat laatste alleen voor zover het hof de vordering van [verweerster] tot (terug)betaling van € 27.661,95 te vermeerderen met wettelijke rente niet heeft toegewezen, en voor wat dat laatste betreft tot afdoening op de wijze aangegeven in 3.19 van deze conclusie.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden

Advocaat-Generaal