Hof Amsterdam, 27-06-2017, nr. 200.178.659/01

i) Maxim’s houdt zich al jaren onder meer bezig met de productie van spijzen voor speciale festiviteiten, zoals zogenoemde mooncakes (maancakes) voor het Midherfstfestival, een Oost-Aziatisch feest dat wordt gevierd op de vijftiende dag van de achtste maand van de Chinese kalender.

(ii) Maxim’s brengt deze maancakes op de markt in blikken, die ieder jaar van een

ander ontwerp zijn voorzien, zij het steeds in dezelfde stijl. (Onder 4.1 van de inleidende dagvaarding (in eerste aanleg) zijn foto’s afgedrukt van de bovenkant van de blikken van Maxim’s van de jaren 2009 tot en met 2012). In de jaren 2011 en 2012 heeft Maxim’s twee verschillende versies van het blik op de markt gebracht.

(iii) In juli 2013 heeft Maxim’s (in de Londense vestiging van de supermarktketen

Korea Foods) twee onderscheiden blikken voor maancakes aangetroffen die afkomstig zijn van [X] .

(iv) Op 6 augustus 2013 zijn in opdracht van de advocaten van Maxim’s bij [Y] van elk van de onder iii genoemde blikken tien exemplaren aangeschaft.

( v) Op 15 augustus 2013 heeft Maxim’s in twee andere supermarkten te Londen een

viertal andere blikken voor maancakes aangetroffen die eveneens afkomstig zijn van [X] .

(vi) Op de onderkant van alle onder iii, iv en v genoemde blikken is vermeld:

imported by [...] [X] Food Products B.V.

(vii) Op 16 augustus 2013 heeft Maxim’s de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam verzocht monsters te mogen nemen als bedoeld in artikel 1019d lid 2 Rv van de maancakeproducten van [geïntimeerden] (in concreto van de bedoelde blikken). Tevens is verzocht conservatoir bewijsbeslag te mogen leggen ten laste van [geïntimeerden] op kort gezegd documentatie betrekking hebbend op de hiervoor genoemde blikken van [geïntimeerden] De voorzieningenrechter heeft op 19 augustus 2013 het gevraagde verlof verleend.

(viii) In de periode van 22 tot 26 augustus 2013 is ten laste van [X] beslag gelegd. In de periode van 22 tot 29 augustus 2013 is ten laste van [Y] beslag gelegd.

(ix) Bij dagvaarding van 23 augustus 2013 heeft Maxim’s [geïntimeerden] opgeroepen te

verschijnen in kort geding ter terechtzitting van 29 augustus 2013.

( x) Op 27 augustus 2013 hebben [X] en [Y] een onthoudingsverklaring

ondertekend. Hierin hebben zij verklaard zich met onmiddellijke ingang te onthouden van het (doen) vervaardigen, (doen) aanbieden, in de handel (doen) brengen, (doen) invoeren, (doen) uitvoeren of (doen) gebruiken van de zes blikken van [X] als genoemd onder iii en v. Tevens hebben zij verklaard binnen één werkdag na ondertekening van de verklaring kopieën te verschaffen van alle relevante bescheiden die de volgende informatie bevatten:

( a) de naam en het adres van de fabrikant en leverancier(s) van de blikken

( b) de aangeschafte en verkochte aantallen van de blikken

( c) de inkoop- en verkoopprijzen van de blikken,

waaronder, maar niet beperkt tot, de in- en verkoopfacturen met betrekking tot de blikken, waarvan de namen en adresgegevens van de afnemers zijn verwijderd.

Voorts hebben [X] en [Y] verklaard binnen drie werkdagen na ondertekening van de onthoudingsverklaring hun gehele voorraad blikken te vernietigen in aanwezigheid van de deurwaarder. Tot slot is in de verklaring opgenomen dat [X] en [Y] een direct opeisbare boete zijn verschuldigd van € 500,= voor iedere overtreding (of voor iedere dag dat de overtreding voortduurt) indien zij het voorgaande niet correct, niet tijdig of niet volledig nakomen (hierna: de onthoudingsverklaring).

(xi) In verband met het ondertekenen van de onthoudingsverklaring heeft Maxim’s op

27 augustus 2013 het kort geding ingetrokken.

(xii) Op 28 augustus 2013 hebben [X] en [Y] geanonimiseerde in- en

verkoopfacturen alsmede nadere informatie over de voorraad (als bedoeld in de

onthoudingsverklaring) aan Maxim’s doen toekomen.

(xiii) Op 30 augustus 2013 hebben [X] en [Y] de resterende voorraad

maancakeblikken vernietigd.

(xiv) In februari 2014 hebben partijen een (deel)schikking getroffen, op grond waarvan Maxim’s het inmiddels aanhangig gemaakt incident ex art. 843a Rv heeft ingetrokken. Die schikking hield onder meer in dat KPMG (als door Maxim’s ingeschakelde accountant) toegang zou krijgen tot de administratie van [geïntimeerden]

Maxim’s heeft in eerste aanleg, kort samengevat, gevorderd dat voor recht wordt verklaard dat [geïntimeerden] inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Maxim’s op de maancake-producten (de blikken waarin de cakes verkocht worden), dat [geïntimeerden] wordt verboden inbreuk te maken op die rechten en dat [geïntimeerden] wordt veroordeeld tot vergoeding van de schade (op te maken bij staat), een en ander met nevenvorderingen die zien op opgave van een aantal gegevens aangaande de inbreuken, (ten dele) op straffe van dwangsommen en met veroordeling van [geïntimeerden] in de kosten op de voet van art. 1019h Rv.

De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen en Maxim’s in de proceskosten (op de voet van art. 1019h Rv) veroordeeld. Zij heeft daartoe overwogen dat Maxim’s, gelet op de onthoudingsverklaring, geen belang heeft bij de gevraagde verklaring voor recht en het inbreukverbod. Verder heeft Maxim’s de mogelijkheid van schade onvoldoende aannemelijk gemaakt. Ook ten aanzien van de nevenvorderingen met betrekking tot het verschaffen van informatie heeft Maxim’s naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende belang, gelet op de onder 3.1 (xiv) bedoelde schikking.

Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt Maxim’s met haar vijf grieven op. Zij heeft daarbij ook haar eis gewijzigd, in die zin dat zij nu naast verwijzing naar de schadestaat ook, kennelijk als voorschot op de schadevergoeding, veroordeling van [geïntimeerden] tot betaling van een aantal (in 6.3 van de memorie van grieven opgesomde) bedragen vordert.

De (enige) incidentele grief van [geïntimeerden] ziet op de proceskostenveroordeling.

Met de eerste grief komt Maxim’s op tegen het oordeel van de rechtbank dat zij onvoldoende belang had bij de gevorderde verklaring voor recht en het gevorderde inbreukverbod.

Deze grief slaagt gedeeltelijk, zoals hierna wordt toegelicht. Het hof stelt in dat kader voorop dat bij de beoordeling van het vereiste belang verschil gemaakt moet worden tussen de gevorderde verklaring voor recht en het gevorderde inbreukverbod. Met dat laatste wordt begonnen, waarbij als veronderstelling wordt aangenomen dat sprake is van intellectuele eigendomsrechten van Maxim’s waarop inbreuk is gemaakt (daarop wordt later teruggekomen).

het inbreukverbod

Zoals [geïntimeerden] terecht aanvoert is er voor een inbreukverbod als hier aan de orde nodig dat er, alle omstandigheden in aanmerking nemend, een reële dreiging is dat [geïntimeerden] -in de toekomst- opnieuw inbreuk op de IE-rechten van Maxim’s zal maken.

Die reële dreiging heeft Maxim’s niet aannemelijk gemaakt. Niet alleen heeft [geïntimeerden] een dag na het beslag de onthoudingsverklaring (die voor onbepaalde tijd geldt) getekend, en haar inbreukmakende blikken vernietigd, maar bovendien heeft zij, naar in confesso is, in de drie jaar die sindsdien verstreken zijn geen inbreukmakend product meer verkocht. Tussen partijen staat vast dat [geïntimeerden] de maancakes inmiddels verkoopt in een niet-inbreukmakende verpakking.

Daarbij komt nog dat in de onthoudingsverklaring een boete van € 500,= is opgenomen voor elk inbreukmakend product dan wel elke dag dat de inbreuk bestaat dan wel voortduurt. Dat is een, voor een product dat per blik aanmerkelijk minder kost dan € 500,=, adequate boetevoorziening, die redelijkerwijs voldoende waarborgt dat ook in de toekomst inbreuken zullen uitblijven.

Daartegenover heeft Maxim’s alleen gesteld dat [geïntimeerden] niet heeft willen erkennen dat zij inbreuk op de rechten van Maxim’s had gemaakt. Dat is niet voldoende om, in weerwil van het vorenstaande, een reële kans op inbreuk in de toekomst aanwezig te achten.

Dat Maxim’s bij haar vordering op dit punt geen belang had is dus juist, zodat de grief in zoverre faalt.

de verklaring voor recht

De gevorderde verklaring ziet louter op de in het verleden gemaakte inbreuk op Maxim’s auteursrechten op de maancakeblikken.

3.6.2 [geïntimeerden] heeft betwist dat Maxim’s beschikt over intellectuele eigendomsrechten op de blikken. Voor zover die betwisting ziet op de vraag of Maxim’s een geldig merk heeft dat zij jegens [geïntimeerden] kan inroepen doet die niet ter zake, bij gebreke van een daarop gerichte vordering. Het debat op dat punt zal dus, als zonder belang voor de te nemen beslissing, buiten beschouwing blijven.

Wat het auteursrecht betreft is het hof van oordeel dat de decoratie op de blikken een eigen oorspronkelijk karakter bezit en blijk geeft van een persoonlijk stempel van de maker. Zoals Maxim’s terecht heeft gesteld, kennen de blikken diverse auteursrechtelijk beschermde elementen, te weten de vier gestileerde, in rood uitgevoerde Chinese karakters op een gouden achtergrond met nevels en wolken en met bijbehorende vlakverdeling, het kader met ronde hoeken in het midden, met daarin tekst en de vier symbolische figuren in de hoeken. Als [geïntimeerden] dat heeft willen betwisten heeft zij dat verweer onvoldoende toegelicht. Daarbij is in aanmerking genomen dat vast staat dat er grote verscheidenheid bestaat in de wijze waarop de -ten dele traditionele- thema’s worden verbeeld, zowel in kleurstelling als in vlakverdeling en gebruik van karakters/letters. Er rust dus auteursrecht op het ontwerp van deze blikken.

Onderwerp van debat is nog geweest of dit recht berust bij Maxim’s. Tot het dossier behoren diverse stukken (met name twee deeds of assignment van 12 augustus 2013) waarbij de daadwerkelijke ontwerper en de onderneming waarvan hij bestuurder/aandeelhouder is ( [A] respectievelijk GTDI) het auteursrecht overdragen aan Maxim’s. Nu [geïntimeerden] niet heeft betwist dat in elk geval bij een van dezen het auteursrecht berustte en in elk geval ten aanzien van de tweede overdrachtsakte (deed) geen twijfel over de echtheid en rechtsgeldigheid bestaat doet niet ter zake wat precies het effect van de eerste is en staat vast dat dit auteursrecht is overgedragen aan en dus berust bij Maxim’s.

Maxim’s wijst terecht op de aanzienlijke overeenkomsten tussen haar blikken met maancakes en die van [geïntimeerden] Daarbij gaat het om de gekozen voorstellingen (inclusief karakters/letters), de uitvoering en de kleurstelling. Het hof is van oordeel dat ten aanzien van de desbetreffende jaargang (2013) die overeenkomsten zodanig zijn en dat de totaalindruk zozeer overeenstemt dat sprake is van inbreuk. Er is ook bij de blikken van [geïntimeerden] gebruik gemaakt van een, met de blikken van Maxim’s sterke gelijkenis vertonend, centraal kader met afgeronde hoeken met daarin tekst (groot het jaartal en klein enige karakters), terwijl in de vier hoeken symbolische figuren zijn afgebeeld en de kleurstelling eveneens rood en goud is. De vlakverdeling is gelijk. Het gaat dan om de Double Yolks Moon Cake With White Lotus Paste; Mini Moon Cake, Moon Cake with Five Nuts Paste; Double Yolk Moon Cake with Green Tea Paste; Moon Cake with White Lotus Paste; double Yolks Moon Cake with Red Lotus Paste en de 1936 MS Moon Cake 2 Yolk Durian Paste waarvan de totaalindruk te zeer op die van Maxims’ blikken gelijkt.

3.6.6 [geïntimeerden] heeft dat op zichzelf ook niet weersproken, maar heeft daartegenover slechts gesteld dat zij niet bewust en voortdurend op grove wijze inbreuk heeft willen maken op IE-rechten van Maxim’s en haar ontwerp niet heeft willen afleiden van de blikken van Maxim’s. Zij heeft de blikken zo gekocht van haar leverancier uit Hong Kong.

Die stellingen kunnen niet als voldoende gemotiveerde betwisting van de gestelde inbreuk gelden. Voor de constatering dat inbreuk op het auteursrecht wordt gemaakt als hier aan de orde is immers niet nodig en dus ook niet van belang of sprake was van opzet, grove inbreuk en/of herhaald of voortdurend inbreukmakend gedrag.

Bij die stand van zaken en in aanmerking nemend dat [geïntimeerden] in de onthoudingsverklaring de inbreuk niet heeft erkend en dat ook in rechte niet doet heeft Maxim’s voldoende belang bij de gevorderde verklaring voor recht. Dat die haar in de gelegenheid stelt om in deze procedure en/of in een aparte schadestaatprocedure schadevergoeding te vorderen is daarbij een bijkomend rechtmatig belang.

De grief slaagt en het vonnis kan in zoverre niet in stand blijven.

schade

De tweede grief ziet op de aannemelijkheid van schade. Maxim’s stelt dat haar (mogelijke) schade bestaat uit gederfde winst en reputatieschade; zij voegt daaraan, in de onderbouwing, ook toe schade als gevolg van het verlies van exclusiviteit en het mislopen van de hypothetische gebruiksvergoeding alsmede kosten voor handhaving (advocatenkosten e.a.). Maxim’s heeft haar stellingen op dit punt onderbouwd met een verklaring van de heer [B] (exclusief distributeur voor Maxim’s in het Verenigd Koninkrijk en Europa, hierna [B] ) en mevrouw [C] (distributeur voor Noord-Ierland, hierna [C] ) en met verkoopcijfers, waaruit blijkt dat in 2013 minder maancakes zijn verkocht dan in met name 2012.

De reputatieschade is onderbouwd met verklaringen van dezelfde [B] en [C] , die erop neerkomen dat de maancakes van [geïntimeerden] weliswaar goedkoper waren, maar in kwaliteit en smaak sterk achterbleven bij de originele maancakes van Maxim’s.

[geïntimeerden] heeft zowel de omzet- als de exclusiviteits- en reputatieschade gemotiveerd bestreden.

Het hof acht, op basis van de thans voorhanden gegevens, onvoldoende aannemelijk dat schade is geleden in de vorm van verlies van exclusiviteit dan wel beschadiging van de reputatie. Het gaat immers maar om een zeer korte periode in 2013 dat de inbreukmakende blikken op de markt zijn geweest. De verklaringen van [B] en [C] houden slechts een subjectief oordeel in over de producten, maar daaruit valt niet op te maken dat bij het relevante publiek afbreuk is gedaan aan de reputatie van Maxim’s (of haar maancakes) dan wel aan de exclusiviteit.

Dat sprake is van enige omzetschade is wel voldoende aannemelijk. Omdat de inbreukmakende blikken zijn verkocht op plaatsen (in het VK en Nederland) waar ook blikken van Maxim’s verkocht werden en deze dezelfde totaalindruk maakten als de blikken van Maxim’s, is aannemelijk dat klanten (per abuis) de producten van [geïntimeerden] hebben gekocht en niet die van Maxim’s.

Van de omzetschade valt, zonder deskundige voorlichting, geen verantwoorde begroting te maken. Hetgeen Maxim’s stelt is daartoe in ieder geval niet voldoende, onder meer nu voor gewijzigde verkoopcijfers ook andere verklaringen mogelijk zijn.

Op basis van art. 27a Aw kan de schadevergoeding echter niet alleen concreet worden vastgesteld, maar ook worden begroot op de door [geïntimeerden] met de inbreuken gemaakte winst, zoals Maxim’s subsidiair vordert

Uit de inmiddels beschikbare stukken blijkt dat [X] in 2013 een winst gemaakt heeft van € 71.885,= en [Y] van € 20.681,=. Het betreft hier kennelijk, gelet op de accountantsrapportage, brutowinst. [geïntimeerden] voert aan dat zij niet uitsluitend deze inbreukmakende producten heeft verkocht en voorts dat zij kosten heeft gemaakt die in mindering dienen te komen. Maxim’s heeft niet betwist dat ook andere producten zijn verkocht en zij heeft gesteld dat niet alle, maar alleen directe kosten in mindering gebracht kunnen worden. Tegen die achtergrond, gelet op de verdere stellingen over en weer en met inachtneming van het globale karakter van deze methode acht het hof aan schadevergoeding tenminste toewijsbaar 60% van voormelde winst, hetgeen (gelet op de bij een voorschot passende afronding) neerkomt op € 43.000,= ten aanzien van [X] en € 12.400,= ten aanzien van [Y] . Het hof zal deze bedragen als voorschot op de in de schadestaatprocedure nader vast te stellen schadevergoeding toewijzen.

Voorts is aannemelijk dat er kosten zijn gemaakt, onder meer in verband met het beslag en het deskundigenonderzoek, die als schade in de zin van art. 6:96 lid 2 BW zijn aan te merken. Deze kunnen in de schadestaatprocedure aan de orde komen.

Het is mede in aanmerking nemend de korte duur van de inbreuk thans onvoldoende aannemelijk dat er verdere, andere of meer schade is geleden.

De derde grief ziet op de door [geïntimeerden] niet aan KPMG beschikbaar gestelde stukken. Volgens het KPMG-rapport heeft [geïntimeerden] allerlei relevante stukken niet ter beschikking gesteld, zodat belang bestaat bij de vordering op dit punt, zo stelt Maxim’s. [geïntimeerden] betwist dit.

Gelet op het voorgaande (3.7.3 en 3.7.4) is het hof in staat het voorschot op de schade ook zonder die stukken te begroten. Dat betekent dat Maxim’s in dit geding geen rechtens relevant belang bij die stukken heeft en de grief dus faalt.

Met haar vierde grief klaagt Maxim’s over het oordeel van de rechtbank dat geen reden bestaat om in het incident een kostenveroordeling uit te spreken. Deze grief faalt. Wat er ook zij van de mogelijkheid van Maxim’s om, op basis van de bij de schikking gemaakte afspraken, van [geïntimeerden] in dit verband vergoeding van proces- en beslagkosten te vragen, vast staat dat de incidentele vordering is ingetrokken. Maxim’s kon in redelijkheid ook niet anders dan die intrekken want [geïntimeerden] heeft, naar vast staat, enkele dagen na de eerste sommatie de gevraagde gegevens verstrekt. Dat betekent dat in het kader van die incidentele vordering geen beslissingen genomen konden of kunnen worden, ook niet over de proceskosten. Het bestreden oordeel is dus juist.

Nu het vonnis wordt vernietigd kan ook de proceskostenveroordeling niet in stand blijven. De vijfde grief van Maxim’s slaagt dus. Daarop wordt hierna teruggekomen.

incidenteel appel

De incidentele grief, die erop neerkomt dat Maxim’s weliswaar terecht in de proceskosten was veroordeeld maar dat die kosten te laag zijn begroot, faalt. Maxim’s is ten onrechte in de kosten veroordeeld en het vonnis op dat punt wordt vernietigd, zodat hetgeen Maxim’s intussen uit dien hoofde heeft betaald (€ 27.661,95) terugbetaald dient te worden.

proceskosten

Het hof zal [geïntimeerden] in de proceskosten veroordelen, zowel die in eerste aanleg als die in hoger beroep. Voor een aparte proceskostenveroordeling in het incidenteel appel ziet het hof geen aanleiding, gelet op de beperkte strekking daarvan en de omstandigheid dat dit beroep niet noodzakelijk was.

Het hof begroot op de voet van art.1019h Rv de advocaatkosten in eerste aanleg aan de hand van het (tot 1 april 2017 geldende) indicatietarief op € 8.000,= en in appel aan de hand van het (thans geldende) indicatietarief op € 25.000,=. De indicatietarieven zijn bedoeld om een zeker houvast te bieden voor het oordeel of het gaat om redelijke en evenredige kosten en voor beide partijen voorspelbaarheid ten aanzien van de kostenveroordeling te bevorderen. In de United Video-beslissing heeft het HvJEU toepassing van deze tarieven niet in strijd met de Handhavingsrichtlijn geacht. De onderhavige zaak is niet te kenschetsen als eenvoudig, maar ook niet als bijzonder complex of uitgebreid.

Weliswaar zijn de gemaakte kosten volgens Maxim’s veel hoger, maar het hof acht, met [geïntimeerden] , het maken van de door Maxim’s gevorderde kosten niet redelijk. Met name de zeer hoge kosten (ruim 363.000 GBP, waarvan 200.000 GBP in dit geding wordt gevorderd) die door de advocaten van Maxim’s in het VK zijn gemaakt en die in het kader van de Handhavingsrichtlijn niet als buitengerechtelijke kosten maar als proceskosten moeten worden beschouwd, staan niet in een redelijke verhouding tot de relatief beperkte inbreuk, met name niet omdat [geïntimeerden] vrijwel onmiddellijk heeft ingestemd met het tekenen van een onthoudingsverklaring en het vernietigen van haar blikken. Daarbij komt nog, dat een deel van die kosten is gemaakt ten opzichte van een wederverkoper, met wie afspraken over de vergoeding van kosten zijn gemaakt.

Voor een hoofdelijke veroordeling is geen grond.

De bewijsaanbiedingen zijn onvoldoende relevant en concreet, zodat deze zullen worden gepasseerd. Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en beslist zal worden als na te melden.