HR, 21-12-2018, nr. 17/04120

17/04120

mr. G.R.B. van Peursem

9 november 2018

Conclusie

in de zaak van:

OK Oliecentrale B.V., als rechtsopvolger van Fuelplaza B.V.,

(hierna: OK Oliecentrale),

eiseres tot cassatie in het principaal cassatieberoep, verweerster in het voorwaardelijk incidenteel cassatie-beroep,

adv. mr. C.S.G. Janssens,

tegen

Gaos B.V.,

(hierna: Gaos),

verweerster in het principaal cassatieberoep, eiseres tot cassatie in het voorwaardelijk incidenteel cassatie-beroep,

adv. mr. A.M. van Aerde.

Deze zaak zoekt in de eerste plaats de grenzen op van de typisch Beneluxrechtelijke merkenbescherming “sub d” – voor “ander gebruik” dan ter onderscheiding van waren en diensten – en exploreert in de tweede plaats hoe ver de aanvullende werking van het gemene civiele recht reikt in de verhouding merkenrecht – “domeinnaamrecht”.

OK Oliecentrale is sinds 2003 houder van het in 1983 ingeschreven beeldmerk OK en beticht Gaos ervan zich schuldig te hebben gemaakt aan “domeinnaamkaping”1.. Gaos heeft in 1999 de domeinnaam <ok.nl> geregistreerd. In deze procedure betoogt OK Oliecentrale onder meer dat Gaos merkinbreuk pleegt op grond van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE (evenbedoeld ander gebruik dan ter onderscheiding van waren of diensten, ook “sub d” genoemd), subsidiair dat Gaos onrechtmatig ten opzichte van haar handelt, althans dat Gaos misbruik van recht maakt; dit omdat Gaos de domeinnaam <ok.nl> sinds 1999 slechts geregistreerd houdt en deze verder niet gebruikt.

Zowel rechtbank als hof hebben de vorderingen van OK Oliecentrale afgewezen.

Het hof heeft de “sub d”-grondslag afgewezen, omdat het gebruik van de domeinnaam <ok.nl> door Gaos geen afbreuk doet aan de reputatie van het beeldmerk OK, Gaos ook geen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van dat beeldmerk en Gaos bovendien een geldige reden heeft voor haar gebruik van de domeinnaam <ok.nl>.

Ook is volgens het hof geen sprake van onrechtmatig handelen, nu niet is komen vast te staan dat Gaos aan grootscheepse domeinnaamkaping doet, zij de domeinnaam <ok.nl> rechtsgeldig als eerste heeft verkregen, er geen gebruiksverplichting op haar rust en het belang van OK Oliecentrale bij het kunnen beschikken over de domeinnaam <ok.nl> niet prevaleert boven het belang van Gaos.

De vordering op grond van misbruik van recht is om dezelfde redenen afgewezen.

Hiertegen komt OK Oliecentrale volgens mij tevergeefs op in cassatie. Aan het voorwaardelijke incidentele cassatiemiddel – dat zich alleen richt tegen het oordeel van het hof “sub d” – wordt dan niet wordt toegekomen.

1. Feiten2. en procesverloop

1.1 OK Oliecentrale voert onder de handelsnaam OK een onderneming die handelt in brandstoffen en smeermiddelen. OK Oliecentrale exploiteert in Nederland onder het beeldmerk OK een netwerk van tankstations. OK Oliecentrale exploiteert voor haar activiteiten de website www.okolie.nl.

1.2 Gaos exploiteert een onderneming die zich, volgens het uittreksel van de kamer van koophandel, bezig houdt met beleggingen. Bestuurder van Gaos is [betrokkene 1] .

1.3 Op 25 januari 1999 heeft Gaos de domeinnaam <ok.nl> geregistreerd bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).

1.4 OK Oliecentrale is sinds 2003 houder van de volgende twee merkregistraties:

 Het Benelux beeldmerk “OK”, ingeschreven onder nummer 0387329 en gedeponeerd op 2 februari 1983 voor waren in klassen 4 en 19 (zie onderstaande afbeelding):

 Het Benelux woordmerk “OK NoordOost”, ingeschreven onder nummer 0729678 en gedeponeerd op 23 december 2002 voor waren in klasse 4.

1.5 Medio 2007 heeft OK Oliecentrale aan Gaos gevraagd of zij bereid is de domeinnaam <ok.nl> tegen een vergoeding aan haar over te dragen. Op 22 augustus 2007 heeft [betrokkene 2] (de zoon van [betrokkene 1] ) OK Oliecentrale als volgt bericht:

“Zoals ik destijds ook al zei zijn wij al een tijdje bezig met dit project. Ok.nl is hier onderdeel van en wij zouden alleen afstand willen doen mits de vergoeding dusdanig is dat het onze andere activiteit compenseert, zoals ik heb aangegeven.

U weet wat wij in eerste instantie wilden hebben. Tot welke compensatie zijn jullie bereid?”

Over de hoogte van de compensatie is geen overeenstemming bereikt.

1.6 In 2013 heeft OK Oliecentrale nogmaals getracht Gaos te bewegen tegen een vergoeding de domeinnaam aan haar over te dragen. Op dit verzoek heeft [betrokkene 2] bij e-mailbericht van 20 november 2013 als volgt gereageerd:

“Er zijn meer bedrijven die de domeinnaam willen kopen, dit hebben we tot nu toe altijd afgehouden omdat we de domeinnaam zelf willen gaan gebruiken. Er zijn zoals je weet nauwelijks twee-letterige domeinnamen.”

1.7 Bij beschikking van 21 januari 2014 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland verlof verleend tot het leggen van conservatoir beslag tot levering van de domeinnaam. Het verlof is op 24 januari 2014 aan Gaos betekend. Overbetekening van het verlof aan SIDN heeft op 28 januari 2014 plaatsgevonden.

1.8 Bij het intypen van de domeinnaam <ok.nl> op internet verschijnt het volgende bericht van WWXS’ TotalCare Internet possibilities:

“Deze domeinnaam is geregistreerd door een van onze klanten.

Contact

Per e-mail: info@totalcare.nl”

WWXS’ TotalCare Internet possibilities is het bedrijf van [betrokkene 2] .

1.9 In eerste aanleg heeft OK Oliecentrale na wijziging van eis een declaratoir gevorderd dat Gaos merk- en handelsnaaminbreuk pleegt, althans door het geregistreerd houden van de domeinnaam <ok.nl> haar bevoegdheden misbruikt, verder een merk- en handelsnaaminbreukverbod, een bevel de domeinnaam <ok.nl> door te linken naar www.okolie.nl en een bevel tot medewerking aan overdracht van <ok.nl> aan OK Oliecentrale, een declaratoir dat Gaos aansprakelijk is voor schade geleden door Gaos’ onrechtmatig handelen en merk- en handelsnaaminbreuk en verwijzing naar de schadestaatprocedure, een en ander met nevenvorderingen en kosten rechtens op de voet van art. 1019h Rv.

1.10 Die vorderingen zijn in eerste aanleg afgewezen3.. Voor zover in cassatie nog van belang (de afgewezen grondslagen merkinbreuk volgens art. 2.20 lid 1 sub a BVIE (identiek teken voor dezelfde waren/diensten) en handelsnaaminbreuk (artt. 5 en 5a Hnw) spelen na de eerste aanleg geen rol meer) heeft de rechtbank daartoe overwogen dat de “sub d”-grondslag het (ook) niet haalt. Het feit dat een merkhouder nadeel lijdt omdat deze iets niet kan krijgen, in dit geval de beschikking over een met zijn merk overeenstemmende domeinnaam, heeft volgens de rechtbank niets te maken met het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk en al evenmin met voordeel trekken daaruit of afbreuk daaraan doen. Art. 2.20 lid 1 sub d BVIE heeft tot doel de goodwillfunctie van het merk te beschermen, niet om de merkhouder een onbeperkt recht tot optimale uitbating van zijn of haar merk te gunnen (rov. 4.5).

Van onrechtmatig handelen van Gaos jegens OK Oliecentrale door het onder zich houden van de domeinnaam terwijl OK Oliecentrale betere en meer gegronde redenen heeft om deze op haar naam te registreren, is volgens de rechtbank geen sprake. Het enkele registeren van een domeinnaam die overeenkomt met een merk is daartoe niet voldoende. Daartoe zijn bijkomende omstandigheden vereist, maar die zijn niet gesteld of gebleken (rov. 4.8).

Ook heeft Gaos volgens de rechtbank geen misbruik maakt van haar bevoegdheid om de domeinnaam onder zich te houden. Van het uitoefenen van een bevoegdheid met een ander doel dan waarvoor deze is verleend is geen sprake: er bestaat geen verplichting om een actieve website aan een domeinnaam gekoppeld te hebben (rov. 4.9).

1.11 In het door OK Oliecentrale (nog procederend onder haar toenmalige statutaire naam Fuelplaza B.V.) hiertegen ingestelde hoger beroep heeft het hof dit vonnis bekrachtigd en daartoe onder meer als volgt overwogen:

“3.1 De rechtbank heeft in het bestreden vonnis van 4 maart 2015 in rechtsoverweging 2 (2.1 tot en met 2.7) de feiten vastgesteld. Tegen de vaststelling van de feiten in rechtsoverwegingen 2.1 en 2.4 heeft Fuelplaza grieven I en II gericht.

Het hof zal hierna met inachtneming van deze grieven en met wat in hoger beroep tussen partijen is komen vast te staan, mede gelet op de inhoud van de overgelegde en niet betwiste stukken, de feiten zelf vaststellen. Met betrekking tot de stelling van Fuelplaza dat het beeldmerk OK in de Benelux moet worden beschouwd als een bekend merk met een reputatie, overweegt het hof dat die stelling moet worden gepasseerd nu daartoe vereiste gegevens met betrekking tot het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door haar verrichte investeringen om het bekendheid te geven, ontbreken.

(…)

Omvang van het hoger beroep

5.2 Tegen de afwijzing van haar vorderingen is Fuelplaza onder aanvoering van acht grieven in hoger beroep gekomen. Tegen de afwijzing van de merkenrechtelijke grondslag onder sub a van artikel 2.20 lid 1 BVIE en de handelsnaamrechtelijke grondslag en de daaraan ten grondslag liggende overwegingen in rov. 4.3 en 4.6 van het bestreden vonnis is niet gegriefd. Daardoor staat in hoger beroep vast dat Gaos door het geregistreerd houden van de domeinnaam ok.nl niet in strijd handelt met art. 2.20 lid 1 sub a BVIE of artikel 5 Hnw.

5.3 De grieven betreffen de verwerping van het beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE (grieven III en IV) en de oordelen van de rechtbank dat er geen sprake is van onrechtmatig handelen van Gaos (grief V) noch van misbruik van recht (grief VI).

Artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE

5.4 Centraal in dit hoger beroep staat de vraag, verwoord in de grieven III en IV, of het houden van de domeinnaam ok.nl door Gaos is aan te merken als gebruik waartegen Fuelplaza op grond van artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE kan optreden.

5.5 Artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE bepaalt, voor zover van belang, dat onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken kan verbieden, wanneer dat teken wordt gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

5.6 Artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE is gebaseerd op artikel 5 lid 5 van de eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (PbEG 1989, L 40/1; hierna: de Harmonisatierichtlijn).

Artikel 5 lid 5 bepaalt:

"De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een Lid-Staat, betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk".

5.7 Artikel 5 lid 5 van de Harmonisatierichtlijn is een bepaling die destijds op voordracht van de Benelux-landen is opgenomen om de toen geldende gelijkstrekkende bepaling in de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW) te kunnen behouden. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: HvJ) heeft in zijn arrest van 21 november 2002 (ECLI:EU:C:2002:706, Robeco/Robelco) geoordeeld dat de verder gaande bescherming van het onderscheidend vermogen of de reputatie van een merk tegen bepaalde vormen van gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten als bedoeld in artikel 5 lid 5, niet onder de communautaire harmonisatie valt. Dit heeft tot gevolg dat uitleg van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE is voorbehouden aan het Benelux Gerechtshof (hierna: BenGH) en niet aan het HvJ. Dit heeft tevens tot gevolg dat de rechtspraak van het HvJ met betrekking tot de leden 1 en 2 van artikel 5 niet overeenkomstig van toepassing is op lid 5. De rechtspraak van het HvJ heeft bij de uitleg van de in lid 5 gebruikte begrippen mogelijk een voorbeeldfunctie, zoals ook partijen menen, maar daarbij dient in ogenschouw te worden gehouden dat lid 5 door een andere ratio is ingegeven dan de leden 1 en 2 (vgl. de conclusie van de AG bij yoornoemd arrest Robeco/Robelco). Lid 5 behelst geen bescherming in de door de Harmonisatierichtlijn bedoelde merkenrechtelijke zin, maar een bescherming tegen oneerlijke mededinging (zie punt 32 van het Robeco/Robelco-arrest), waaronder, zoals ook de rechtbank met juistheid heeft overwogen, goodwillbescherming.

5.8 Het hof is met partijen van mening dat daar waar de strekking en de bewoordingen van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE gelijk zijn aan de strekking en de bewoordingen van artikel 5 lid 2 van de Harmonisatierichtlijn [de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, PbEG 1989, L 40/1] , kan worden aangeknoopt bij de interpretatie die het HvJ daaraan heeft gegeven.

5.9 Partijen zijn het er verder over eens dat artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE ook van toepassing is op overeenstemmende tekens hoewel artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, anders dan onderdelen b en c, dit niet met zoveel woorden bepaalt.

Ander gebruik

5.10 Het eerste punt dat partijen verdeeld houdt betreft de vraag of het houden van de domeinnaam ok.nl door Gaos is aan te merken als gebruik anders dan ter onderscheiding van waren en diensten in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat die vraag bevestigend moet worden beantwoord. Daartoe is het volgende redengevend.

5.11 Met de aanpassing van de tekst van artikel 13 A lid 1 sub d BMW aan artikel 5 lid 5 van de Harmonisatierichtlijn is de voorwaarde dat het moet gaan om gebruik in het economische verkeer komen te vervallen. Ook het huidige artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE stelt deze voorwaarde niet. Dit betekent naar het oordeel van het hof dat ieder gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten in beginsel onder de reikwijdte van sub d valt, ongeacht of dit gebruik economische betekenis heeft. De vraag of het louter geregistreerd houden van een domeinnaam gebruik oplevert, kan naar het oordeel van het hof in deze zaak in het midden blijven, nu de domeinnaam ok.nl wordt gebruikt voor de hiervoor onder (...) [1.8] opgenomen mededeling en Gaos in haar memorie van antwoord en ter gelegenheid van het pleidooi heeft aangekondigd de domeinnaam op korte termijn te willen gaan gebruiken. Dat Gaos de domeinnaam ok.nl slechts in een maatschappelijke context wil gaan gebruiken, zoals zij stelt, is vanwege het schrappen van genoemde voorwaarde niet relevant.

Zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan

5.12 De volgende vraag die moet worden beantwoord is of door het geregistreerd houden van de domeinnaam ok.nl door Gaos zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan, het onderscheidend vermogen of de reputatie van het beeldmerk OK.

5.13 Op grond van vaste rechtspraak van het HvJ geldt dat voor een beroep op sub b en c van artikel 2.20 lid 1 BVIE het bestaan van overeenstemming tussen merk en teken een noodzakelijke toepassingsvoorwaarde is. Dit geldt naar het oordeel van het hof, zoals Gaos onweersproken stelt, ook voor een beroep op sub d van artikel 2.20 lid 1 BVIE.

5.14 Uit de rechtspraak van het HvJ volgt dat er sprake is van overeenstemming indien het betrokken publiek tussen merk en teken een verband legt (vgl. HvJ, 24 maart 2011, C-552/09, ECLI:EU:C:2011:177, TiMi Kinderyoghurt). Uit dit arrest volgt verder dat aan de mate van overeenstemming niet al te hoge eisen mogen worden gesteld. Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder niet alleen de mate van overeenstemming van het merk en teken, maar ook de mate van onderscheidend vermogen en de mate van bekendheid van het merk. Bij deze beoordeling komt geen betekenis toe aan een aan het algemeen belang ontleende behoefte om een (beschrijvend) teken vrij te houden voor gebruik door concurrenten (zie HvJ, van 10 april 2008, C-102/07, ECLI:EU:C:2008:217, Adidas/Marca). Dit belang is verdisconteerd in de beperkingen op het merkrecht in artikel 2.23 lid 1 BVIE. Op die beperkingen heeft Gaos zich in onderhavige zaak niet beroepen.

5.15 Bij de beoordeling van overeenstemming dient te worden uitgegaan van het merk zoals dat is geregistreerd en het teken zoals dat wordt gebruikt. De globale beoordeling dient wat betreft de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis, te berusten op de totaalindruk die door het betrokken merk en teken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Verder geldt dat bij de waardering van de uitkomst van de vergelijking van het merk en het teken meer gewicht dient te worden gehecht aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument van de betrokken soort goederen slechts zelden de mogelijkheid heeft de verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien het een beeldmerk betreft. Tenslotte dient bij deze beoordeling er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de betrokken soort waren of diensten (zie HvJ 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, Lloyd/Loint’s en voornoemd TiMi Kinderyoghurt arrest).

5.16 Aan Gaos kan worden toegegeven dat het beeldmerk OK vanwege het beschrijvende karakter van het woord ok van huis uit weinig onderscheidend is. De stelling van Gaos ter gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep dat het beeldmerk OK voor tankstations ieder onderscheidend vermogen mist, kan echter zonder nadere onderbouwing, die door Gaos niet is gegeven, niet worden gevolgd, nog daargelaten dat die stelling tardief is. Het hof acht het beeldmerk OK vanwege het toegevoegde beeldelement voor waren in klassen 4 en 19 niet uitsluitend beschrijvend. Het merk is ingeschreven en Gaos heeft geen nietigheidsvordering ingesteld. Het hof is verder van oordeel dat, voor zover het beeldmerk OK op het moment van depot nog niet het vereiste onderscheidend vermogen bezat – het depot dateert uit de periode dat het onderscheidend vermogen niet werd getoetst – het beeldmerk OK dit vermogen door het recente gebruik daarvan alsnog heeft verkregen.

Dat het beeldmerk OK door de overname van 32 Q8 tankstations en de re-branding van die stations naar OK enige mate van bekendheid heeft verworven, wordt door Fuelplaza [lees: Gaos, A-G] niet, althans onvoldoende onderbouwd, bestreden. Gelet op de mate van auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen de domeinnaam ok.nl en het beeldmerk OK en het groeiende marktaandeel van het beeldmerk OK, is het hof van oordeel dat de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument die bij OK tankt, een samenhang ziet tussen het OK beeldmerk en de domeinnaam ok.nl. De aangenomen auditieve en begripsmatige gelijkenis wordt naar het oordeel van het hof door de afwijkende vormgeving van het beeldmerk niet, althans onvoldoende, weggenomen. Het hof is dan ook van oordeel, indachtig het gegeven dat aan overeenstemming niet al te strenge eisen mogen worden gesteld, dat het OK beeldmerk en de domeinnaam ok.nl voldoende overeenstemmen. Daarmee is de eerste horde genomen.

5.17 De volgende horde die moet worden genomen betreft het voordeel trekken uit of afbreuk doen aan de reputatie en/of het onderscheidend vermogen van het beeldmerk OK. Bij de beoordeling daarvan dient rekening te worden gehouden met de beperkte mate van bekendheid en het geringe onderscheidend vermogen van het beeldmerk OK, waardoor een inbreuk minder snel kan worden aangenomen.

5.18 Uit de stellingen van partijen leidt het hof af dat zij het erover eens zijn dat er sprake is van afbreuk aan de reputatie van het merk indien het overeenstemmende teken op een zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleert, dat de aantrekkingskracht van het merk vermindert (vgl. HvJ van 18 juni 2009 (C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, L’Oreal/Bellure).

5.19 Fuelplaza stelt, kort gezegd, dat de associatie met het “te koop staan” van de domeinnaam ok.nl al dan niet in combinatie met de mededeling “Deze domeinnaam is geregistreerd door een van onze klanten” negatief appelleren aan de activiteiten van Fuelplaza onder het beeldmerk OK.

5.20 Het hof kan Fuelplaza hierin, mede gelet op de onderbouwde betwisting daarvan door Gaos, niet volgen. Zonder nadere precisering, die Fuelplaza niet heeft gegeven, valt niet in te zien, dat de hiervoor genoemde mededeling een negatieve invloed heeft op het imago van het beeldmerk OK. De mededeling zelf is daarvoor naar het oordeel van het hof niet als (voldoende) schadelijk of afbrekend aan te merken. Gelet op het hiervoor onder 5.17 geformuleerde uitgangspunt is verder van belang, zoals Gaos terecht aanvoert, dat het beeldmerk OK niet zo bekend of onderscheidend is dat het in aanmerking komende publiek door deze mededeling het idee zal krijgen dat Fuelplaza haar zaken niet op orde heeft omdat zij, anders dan haar concurrenten, niet over een gelijknamige website beschikt.

5.21 Fuelplaza stelt daarnaast dat Gaos door de verkoop van de domeinnaam ok.nl zo lang mogelijk uit te stellen teneinde daarvoor een zo hoog mogelijke prijs te vragen, ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de toenemende reputatie van het beeldmerk OK. Gaos betwist dat het geregistreerd hebben en houden van de domeinnaam ok.nl haar voordeel oplevert en dat haar handelen als ongerechtvaardigd moet worden aangemerkt. Op de stelling van Fuelplaza dat Gaos door te wachten met de verkoop van de domeinnaam profiteert van de toenemende bekendheid van het OK beeldmerk, is Gaos niet ingegaan. Gaos stelt slechts dat zij de domeinnaam niet wil verkopen, omdat zij voornemens is de domeinnaam na de pensionering van [betrokkene 1] zelf te gaan gebruiken voor “de positief gerichte website ok.nl waarop allerlei positieve ontwikkeling[en] zullen worden besproken”.

5.22 Het hof overweegt hierover als volgt. In het geval van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie van het merk, gaat het – zoals Fuelplaza terecht stelt – niet alleen om de schade die aan het merk wordt berokkend, maar ook op [lees: om, A-G] het profijt dat de derde haalt uit het gebruik van dat merk of een daarmee overeenstemmend teken (vgl. L’Oreal/Bellure, punt 41). Onder dit gebruik kan naar het oordeel van het hof in het kader van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE in beginsel ook de verkoop van een overeenstemmende domeinnaam aan de betrokken merkhouder worden verstaan.

5.23 Van belang in deze zaak is dat Gaos stelt dat zij de domeinnaam ok.nl niet wil verkopen. Hetgeen Fuelplaza heeft aangevoerd is onvoldoende om te kunnen oordelen dat Gaos de domeinnaam ok.nl slechts houdt om deze te zijner tijd met veel winst aan Fuelplaza te kunnen verkopen. Alleen al om deze reden is er naar het oordeel van het hof geen sprake van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie van het merk. Daarbij komt dat, voor zover er al van enig voordeel sprake zou zijn, dit voordeel – zoals Gaos terecht stelt – niet ongerechtvaardigd is omdat op het moment dat Gaos de domeinnaam ok.nl in 1999 registreerde het beeldmerk OK door Fuelplaza niet werd gebruikt. Fuelplaza heeft het OK beeldmerk pas in 2003 verworven. Dat het beeldmerk OK door haar rechtsvoorganger vóór 2003 werd gebruikt, is door haar niet aangetoond, terwijl dit wel op haar weg had gelegen.

5.24 Nu niet is gebleken dat het beeldmerk OK in 1999 in de Benelux werd gebruikt en/of enige reputatie genoot, is het hof van oordeel dat Gaos, nu zij eenmaal als eerste de domeinnaam heeft geregistreerd, een eigen recht heeft op de domeinnaam ok.nl dat niet hoeft te wijken voor het merkrecht van Fuelplaza. Dit eigen recht vormt naar het oordeel van het hof een geldige reden als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub d (vgl. BenGH 1 maart 1975, ECLI:NL:XX:1975:AB3388, Claeryn/Klarein en HvJ 6 februari 2014, C-65/12, ECLI:EU:C:2014:49, Leidseplein Beheer/Red Bull).

5.25 Nu er naar de letter van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE geen sprake is van merkinbreuk, behoeft de door Fuelplaza in grief IV opgeworpen vraag in hoeverre de door Fuelplaza genoemde merkfuncties zijn geschonden, niet te worden behandeld. De grieven III en IV falen.

Onrechtmatige daad

5.26 De volgende vraag is of Gaos, geheel afzonderlijk van het merkrecht van Fuelplaza door het geregistreerd houden van de domeinnaam ok.nl, in strijd handelt met de in het maatschappelijk verkeer betamelijke zorgvuldigheid. Uitgangspunt bij de beantwoording van die vraag is dat het profiteren van andermans inspanningen en de resultaten daarvan op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet wanneer dit nadeel aan de ander toebrengt (vgl. HR 27 juni 1986, NJ 1987, 191, ECLI:NL:HR:1986:AD7158, Holland Nautic/Decca). Bijkomende omstandigheden, in verband met de wijze waarop, respectievelijk de omstandigheden waaronder dat profiteren plaatsvindt, zoals – naar de rechtbank terecht heeft overwogen – kwade trouw bij registratie van de domeinnaam of verwarringwekkend gebruik, kunnen het profiteren alsnog onrechtmatig maken.

5.27 In grief V maakt Fuelplaza bezwaar tegen het oordeel van de rechtbank in rechtsoverweging 4.8 van het bestreden vonnis dat er geen zodanige bijkomende omstandigheden zijn gesteld of gebleken. Het belangrijkste argument van Fuelplaza is dat Gaos door het registreren van ruim 300 domeinnamen zich schuldig maakt aan domeinnaamkaping en om die reden als te kwader trouw moet worden beschouwd. (…)

5.28 Gaos betwist dat zij ruim 300 domeinnamen heeft geregistreerd. De in de overzichten genoemde domeinnamen worden volgens Gaos niet door haar maar door [betrokkene 1] en zijn zoon [betrokkene 2] gehouden. Gaos stelt dat het handelen van genoemde personen niet aan haar kan worden toegerekend en dat zij evenmin langs andere weg verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele handelingen van genoemde personen.

5.29 Het hof volgt Gaos hierin. Zonder enige onderbouwing, die door Fuelplaza niet is gegeven, kan het handelen van [betrokkene 1] en zijn zoon [betrokkene 2] niet aan Gaos worden toegerekend. Dat de gedragingen van [betrokkene 1] en zijn zoon [betrokkene 2] in het maatschappelijke verkeer hebben te gelden als gedragingen van Gaos is gesteld noch gebleken. In het bijzonder is niet gesteld of gebleken dat de registraties door [betrokkene 1] zijn verricht in zijn hoedanigheid van bestuurder van Gaos.

5.30 Het hof overweegt verder dat van de door Fuelplaza overgelegde 300 .nl en .com-domeinnamen er slechts een beperkt aantal door Gaos wordt gehouden. Het hebben van een volgens de opgave van Fuelplaza een 16-tal beschrijvende .nl-domeinnamen, is onvoldoende voor de conclusie dat Gaos zich schuldig maakt aan grootscheepse domeinnaamkaping, zoals Fuelplaza betoogt. Te meer nu het beschrijvende domeinnamen betreft die door een ieder kunnen worden geregistreerd en naar het oordeel van het hof met winst mogen worden verhandeld. Artikel 3.2 van de geschillenregeling voor .nl domeinnamen staat daaraan niet in de weg. De in artikel 3.2 genoemde omstandigheden zijn immers slechts van toepassing indien er sprake is van gevaar voor verwarring als bedoeld in artikel 2.1 van de geschillenregeling. Tussen partijen staat vast dat dit gevaar voor verwarring zich in het onderhavige geval niet voordoet.

5.31 Fuelplaza maakt daarnaast bezwaar tegen het oordeel van de rechtbank in het tweede deel van rechtsoverweging van 4.8 dat niet valt in te zien, samengevat weergegeven, dat het belang van Fuelplaza bij het “hebben” van de domeinnaam ok.nl dient te prevaleren boven het belang dat Gaos heeft bij het behouden van die domeinnaam. Het hof leest in het bezwaar van Fuelplaza geen wezenlijk andere stellingen en verweren dan die reeds in eerste aanleg door haar waren aangevoerd en door de rechtbank duidelijk en gemotiveerd zijn verworpen. Het hof verenigt zich met die overwegingen en neemt die hierbij over. Het hof voegt daar, mede gelet op hetgeen in de grieven is opgemerkt, nog het volgende aan toe.

5.32 Het hof verwerpt het betoog van Fuelplaza dat Gaos geen rechtens te respecteren belang heeft bij het behoud van de domeinnaam ok.nl. Gaos heeft de domeinnaam ok.nl immers rechtsgeldig – als eerste – verkregen, er is geen sprake van domeinnaamkaping en op grond van het .nl-domeinnamen reglement rust er op haar geen verplichting de domeinnaam te gebruiken. Fuelplaza beschikt over de domeinnaam okolie.nl. Door het intikken van die domeinnaam wordt toegang gekregen tot de website van Fuelplaza Fuelplaza is voor klanten op het internet dus gewoon bereikbaar en wordt dus ook niet, zoals zij ter gelegenheid van het pleidooi heeft gesteld, hinderlijk geblokkeerd. Het belang van Fuelplaza is, kort gezegd, dat zij liever ook bereikbaar wil zijn op de met haar beeldmerk OK overeenstemmende domeinnaam. Die wens is begrijpelijk, maar weegt naar het oordeel van het hof niet zwaarder dan het rechtens te respecteren belang van Gaos bij het behouden van haar domeinnaam. Grief V faalt.

Misbruik van recht

5.33 Om de hiervoor onder 5.33 [bedoeld zal zijn: 5.32, A-G] genoemde redenen is er evenmin sprake van misbruik van recht in de zin van artikel 3:13 BW. Ook de omstandigheid, genoemd in grief VI, dat Fuelplaza Gaos meerdere financiële voorstellen heeft gedaan om de domeinnaam ok.nl over te nemen, die Gaos kennelijk heeft afgewezen, maakt niet dat er sprake is van misbruik van recht. Het staat Gaos als rechthebbende op de domeinnaam ok.nl immers vrij te bepalen of en aan wie zij de domeinnaam overdraagt. De grief faalt.”

1.12 OK Oliecentrale is tijdig in cassatie gekomen. Gaos heeft verweer gevoerd en voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld, waartegen OK Oliecentrale op haar beurt weer verweer heeft gevoerd. Beide partijen hebben hun standpunten schriftelijk laten toelichten, waarna OK Oliecentrale heeft gerepliceerd.

Inleiding

De beoordelingslijn van het hof laat zich als volgt samenvatten.

- Het hof constateert dat de aanvankelijke grondslagen merkinbreuk op de “a“ grond (art. 2.20 lid 1 sub a BVIE) en handelsnaaminbreuk (artt. 5 en 5a Hnw) in hoger beroep niet langer worden gehandhaafd, omdat tegen afwijzing daarvan door de rechtbank niet is gegriefd.

- De rechtsstrijd is appel concentreert zich merkenrechtelijk op inbreuk “sub d” (ander gebruik) en verder op de commuun civielrechtelijke grondslagen onrechtmatige daad en misbruik van recht.

- Ander gebruik “sub d” is niet Unierechtelijk geharmoniseerd en is een vorm van bescherming tegen oneerlijke mededinging.

- Niettemin kan voor uitleg van begrippen uit de “sub d”-bepaling worden aangeknoopt bij overeenkomstige begrippen uit art. 5 lid 2 Merkenrichtlijn (waarmee het hof doelt op “overeenstemming”, “geldige reden”, “ongerechtvaardigd voordeel trekken” en “afbreuk doen aan onderscheidend vermogen of reputatie”, die overeenkomstig zijn geïmplementeerd in de Beneluxbepalingen art. 2.20 lid 1 sub b en c BVIE, zoals we nog zullen zien).

- Het louter geregistreerd houden van een domeinnaam valt onder “ander gebruik” in de zin van de “sub d”-bepaling.

- Voor “sub d” is toepassingsvoorwaarde dat sprake is van overeenstemming tussen merk en teken en er is hier sprake van overeenstemming.

- Er wordt geen afbreuk gedaan aan de reputatie van het merk van OK Oliecentrale (d.w.z.: er treedt geen vermindering van de aantrekkingskracht van het merk op) door het “te koop staan” van de domeinnaam van Gaos.

- Gaos trekt ook geen ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van het merk van OK Oliecentrale (waarbij het niet alleen gaat om schade die aan het merk wordt berokkend, maar ook om het profijt dat een derde als Gaos haalt uit het gebruik van een overeenstemmend teken, waaronder potentieel kan worden begrepen verkoop van de domeinnaam <ok.nl>);

- Daarvan is alleen al geen sprake, omdat Gaos stelt haar domeinnaam niet te willen verkopen, waartegenover door OK Oliecentrale onvoldoende is gesteld om overeind te kunnen houden dat Gaos haar domeinnaam slechts houdt om die te zijner tijd met veel winst te kunnen verkopen aan OK Oliecentrale;

- Daarbij komt: Gaos’ gebruik is niet ongerechtvaardigd, omdat (de voorgangster van) OK Oliecentrale ten tijde van registratie van Gaos’ domeinnaam in 1999 het beeldmerk OK niet gebruikte, nu zij dat pas in 2003 heeft verworven, terwijl gebruik door haar voorgangster voor 2003 door OK Oliecentrale niet is aangetoond.

- Bij gebreke van gebruik van het beeldmerk OK in 1999 in de Benelux en/of bij gebreke van reputatie van dat merk toen, kwalificeert Gaos’ eigen recht op haar domeinnaam <ok.nl> hier als geldige reden.

- Nu niet wordt voldaan aan de letterlijke vereisten “sub d”, wordt niet toegekomen aan een toets of merkenfuncties zijn geschonden.

- Er is geen sprake van grootscheepse domeinnaamkaping door Gaos; handelen van bestuurder [betrokkene 1] en diens zoon in persoon (dat daarop neer zouden komen) kan niet aan Gaos worden toegerekend, alleen al niet, nu daarover niets is gesteld door OK Oliecentrale.

- Daarbij speelt een rol dat het hier om een beschrijvende domeinnaam gaat die door iedereen kan worden geregistreerd en in de optiek van het hof met winst mag worden verhandeld. Dat is niet in strijd met art. 3.2 van de geschillenregeling voor nl. domeinnamen, nu in confesso is dat hier geen sprake is van gevaar voor verwarring.

- Het belang van OK Oliecentrale bij het kunnen beschikken over een met haar merk overeenstemmende domeinnaam prevaleert in dit geval niet boven het belang van Gaos bij het kunnen beschikken over haar domeinnaam.

- Gaos heeft een rechtens te respecteren belang bij behoud van haar domeinnaam, van domeinnaamkaping is geen sprake en er is geen plicht tot gebruik van haar domeinnaam, waarbij van belang is dat OK Oliecentrale voor klanten gewoon via internet bereikbaar is.

- Op overeenkomstige gronden is ook geen sprake van misbruik van recht.

Deze oordelen zijn volgens mij juridisch juist en voorzien van een bepaald helder inzichtelijke en uitvoerige motivering. Dat hier in een bepaalde visie sprake zou kunnen zijn van gewiekst handelen van Gaos (haar bestuurder [betrokkene 1] en diens zoon, die zo te zien honderden domeinnamen ongebruikt bezet houden, zijn niet meegedagvaard) en van rechtsmisbruik, lijkt mij onvoldoende uit de verf te zijn gekomen in deze procedure, zelfs als men geneigd zou zijn zich af te vragen wat Gaos drijft bij het nu al 19 jaar zonder gebruik “blijven zitten” op haar domeinnaam. Bij (impliciete) afweging van grondrechten lijkt mij de uitkomst waar rechtbank en hof toe zijn gekomen zeker niet onmogelijk/onjuist of onbegrijpelijk.

Het principale cassatiemiddel bestaat uit drie onderdelen.

Het eerste onderdeel is gericht tegen het oordeel dat geen sprake is van merkinbreuk “sub d”.

Het tweede onderdeel bestrijdt dat Gaos door het geregistreerd houden van de domeinnaam <ok.nl> niet onrechtmatig handelt jegens OK Oliecentrale.

Het derde onderdeel valt het oordeel aan dat Gaos geen van misbruik van recht maakt.

Volgens OK Oliecentrale gaat het in deze zaak om de (maatschappelijke) misstand van domeinnaamkaping (domain name grabbing of cyber squatting): het te kwader trouw registreren van, handelen in, of bezet houden van een domeinnaam met het oogmerk te profiteren van een merk, handelsnaam of enig ander teken dat door een ander gebruikt wordt (procesinleiding in cassatie 3.1 en s.t. 1.1).

Het merkenrecht lijkt mogelijkheden te bieden voor het bestrijden van domeinnaamkaping in situaties waarin een (bekend) merk door een niet-merkhouder wordt ingeschreven, waarna onder de betreffende domeinnaam een website wordt geëxploiteerd die vergelijkbare waren of diensten aanbiedt. Dat is niet wat in deze zaak speelt. Het gaat hier om een oudere en beschrijvende domeinnaam <ok.nl> (“ok” schijnt een van de meest voorkomende woorden ter wereld te zijn, vlg. prod. 1 cva en is natuurlijk ook een gebruikelijk woord in de Benelux) waaronder (vooralsnog) geen website wordt geëxploiteerd, die is geclaimd op het moment dat OK Oliecentrale nog geen tankstations exploiteerde met gebruikmaking van haar beeldmerk OK. Sterker nog: deze domeinnaam is door Gaos geregistreerd op een moment dat het beeldmerk OK in de Benelux nog niet werd gebruikt. Hoewel begrijpelijk is dat OK Oliecentrale de domeinnaam wenst te verkrijgen die overeenkomt met haar beeldmerk OK, is de vraag of het merkenrecht hierin een rol kan spelen. Er bestaat geen (in beginsel) merkenrechtelijke aanspraak op een met het merk overeenstemmende domeinnaam4.. Dat geldt te meer bij een beschrijvende domeinnaam als <ok.nl>. Er zijn immers veel (beeld)merken met het element “OK” (gecombineerd met een grafisch element) ingeschreven (s.t. Gaos 9.5 en prod. G4 cva; vgl. ook een waslijst aan handelsnamen met het element “OK” in prod. G5 bij antwoord in eerste aanleg). De grondslagen misbruik van recht en onrechtmatige daad komen dan eerder in aanmerking, maar hebben in deze zaak in feitelijke instanties en in cassatie minder aandacht gekregen dan de merkenrechtelijke grondslagen.

Art. 2.20 lid 1 sub a tot en met c BVIE (hierna ook de gronden “sub a”, “sub b” en “sub c” genoemd), de “klassieke” merkinbreukgronden, vormen voor de Benelux-landen de implementatie5.van art. 5 leden 1 en 2 van de Merkenrichtlijn (Mrl)6..

“Sub a” is inbreuk met een gelijk teken als het merk bij gebruik voor dezelfde waren of diensten in economische context en speelt in deze zaak geen rol meer, zodat ik die verder buiten beschouwing kan laten.

“Sub b” is de inbreukvorm waarbij een gelijk of overeenkomstig teken als het merk wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Er is sprake van inbreuk “sub b” als de overeenstemming tussen merk en teken bij het publiek tot gevaar voor verwarring leidt.

“Sub c” creëert bescherming voor bekende merken (overigens anders dan de huidige wettekst doet vermoeden: ook in geval van (soort)gelijke waren of diensten, zoals inmiddels in de nieuwste “sub c” richtlijnbepaling (art. 10 lid 6) ook staat) tegen:

1) meeliften/free riding/kielzog varen:

2) verwatering: en

3) reputatieschade (aantasting van de goodwillfunctie).

Hier is de minder vergaande overeenstemmingsdrempel van het leggen van een verband door het publiek genoeg, waarbij het publiek een samenhang tussen merk en teken ziet – anders gezegd: het teken bij het publiek het merk in gedachten roept.

Voor de uitleg van deze drie “klassieke” merkinbreukgronden is de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) maatgevend, omdat deze Unierechtelijk geharmoniseerd zijn.

De “sub d”-grond “ander gebruik” dan gebruik als merk – dus anders dan als onderscheidingsteken voor waren of diensten, bijvoorbeeld puur als handelsnaam – is een regeling die buiten de reikwijdte van de Merkenrichtlijn valt en tot nu toe alleen in de Benelux geldt en daar ook al bestond voorafgaand aan de Europese merkenrechtharmonisatie. De “sub d”-grond is zodoende niet Unierechtelijk geharmoniseerd. Het gaat hier ook om bescherming tegen de al “sub c” genoemde trits meeliften, verwatering en reputatieschade, zo volgt uit art. 5 lid 5 Mrl: de richtlijn laat onverlet nationale bescherming tegen gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, wanneer door dat gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk7.. Uitleg van de “sub d”-materie is in hoogste instantie zodoende voorbehouden aan het Beneluxgerechtshof (BenGH) in plaats van aan het HvJ EU.

De begrippen “ongerechtvaardigd voordeel trekken uit”, “afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk” en “geldige reden” komen niet alleen in deze ongeharmoniseerde “sub d”-grondslag voor, maar ook in de wel geharmoniseerde beschermingsbepaling voor bekende merken “sub c”. Ook het overeenstemmingsvereiste (tussen merk en teken) is toepassingsvoorwaarde “sub d”, zoals we nog zullen zien in 2.9, en “overeenstemming” komen we eveneens tegen in de geharmoniseerde “sub b”- en ”sub c”-gronden. In de literatuur is bepleit8.dat bij de uitleg van deze termen uit de “sub d”-bepaling aansluiting kan worden gezocht bij de uitleg die het HvJ EU aan deze overeenkomstige begrippen “sub b” en “sub c” heeft gegeven. In onze zaak is dit in cassatie op grond van de onbestreden rov. 5.8 ook uitgangspunt. Dus voor de invulling van deze begrippen lijkt te kunnen worden aangesloten bij de interpretatie die het HvJ EU daaraan heeft gegeven in de wel geharmoniseerde inbreukbepalingen.

Volgens de wetstekst van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE gelden de volgende eisen:

 het teken wordt gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, waarbij:

 door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, en9.:

 dit gebeurt zonder geldige reden.

Hieraan kan als toepassingsvoorwaarde als gezegd worden toegevoegd dat sprake moet zijn van overeenstemming tussen merk en teken, zoals ook in de in cassatie onbestreden gelaten rov. 5.13 door het hof tot uitgangspunt is genomen – iets dat in de literatuur wordt aanvaard (hoewel de tekst van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE aanleiding zou kunnen geven voor de gedachte dat deze bescherming is beperkt tot het gebruik van identieke tekens)10.. Die merkenrechtelijke overeenstemming is intussen lastig genoeg (geworden in de Unierechtspraak hierover).

(i) Overeenstemming tussen merk en teken

De mate van overeenstemming tussen merk en teken verschilt “sub b” (verwarringsgevaar nodig) en “sub c” (publiek kan een verband leggen tussen merk en teken), welke laatste maatstaf volgens het hof in rov. 5.13 kan worden doorgetrokken “sub d”, zoals Gaos volgens het hof onbestreden had gesteld. In beide gevallen (“sub b” en “sub c” bedoel ik hier weer) moet de overeenstemmingsvraag op dezelfde wijze worden beoordeeld, namelijk door middels een globale beoordeling de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming te bepalen. Alleen de mate van overeenstemming hoeft “sub c” minder sterk te zijn dan “sub b”. Het gaat bij die globale beoordeling niet alleen om de mate van overeenstemming tussen merk en teken. Factoren die bij de overeenstemmingsvraag “sub c” (dus voor het vaststellen van een verband) ook een rol kunnen spelen zijn volgens het Intel-arrest (als bevestigd in Ferrero) de mate van bekendheid van het merk en het onderscheidend vermogen ervan11..

Daarbij geldt de belangrijke nuancering dat er wel een minimale mate van overeenstemming moet zijn, in die zin, dat aan de toets naar verwarringsgevaar of een verband niet wordt toegekomen, als er in geen enkel opzicht sprake is van overeenstemming tussen merk en teken. Pas als is vastgesteld dat daartussen een zekere, ook al is het maar geringe, mate van overeenstemming bestaat, kan dus worden toegekomen aan de categoriale overeenstemmingsvragen: is er sprake van verwarringsgevaar (“sub b”), of legt het publiek een verband tussen merk en teken (“sub c”)12..

Het relevante publiek legt een verband tussen het merk en het teken wanneer het een samenhang daartussen ziet of, anders gezegd: wanneer het teken het merk in gedachten oproept13., maar deze niet verwart. Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval14.. Hiertoe behoren in ieder geval de mate van overeenstemming, de aard van de waren of diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven, daaronder begrepen de mate waarin deze waren of diensten gerelateerd zijn of juist verschillen, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen daarvan15.. Tussen deze factoren bestaat een zekere wisselwerking: een geringe mate van overeenstemming kan bijvoorbeeld worden gecompenseerd door een hoge mate van onderscheidend vermogen16..

Zowel het onderscheidend vermogen, dus de mate waarin het merk zich leent om de waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze van die van andere ondernemingen te onderscheiden, als de bekendheid van een merk moeten daarbij worden beoordeeld door de bril van de merkenrechtelijke maatman, dat is de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven17.. Daarbij kan het zo zijn dat het relevante publiek voor het merk geheel anders is dan dat voor het teken, zodat het relevante publiek voor het merk nooit in aanraking komt met het teken. In dat geval zal het relevante publiek geen verband tussen merk en teken leggen, tenzij het merk een zodanige mate van bekendheid heeft verkregen dat die bekendheid verder reikt dan het relevante publiek voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. In het verlengde hiervan geldt dat hoe groter het onderscheidend vermogen van het merk is, hoe groter ook de kans is dat het relevante publiek een verband legt tussen merk en teken en dat het merk voldoende mate van bekendheid dient te hebben, omdat anders het relevante publiek geen verband kan leggen18..

Verder geldt dat hoe meer overeenstemming er bestaat tussen merk en teken, hoe groter de kans is dat het relevante publiek een verband legt. Het is echter niet zo dat voldoende voor het bestaan van een verband is dat merk en teken gelijk zijn. Tot slot kan het zo zijn dat de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven en die waarvoor het teken wordt gevoerd zodanig verschillen dat het teken onmogelijk het merk bij het relevante publiek in gedachten kan oproepen19..

ii) Het teken wordt gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten

Van gebruik voor waren of diensten is sprake bij gebruik als onderscheidingsteken voor waren of diensten. Dit heet in jargon gebruik als merk, markenmässig in het Duits20.. Bij gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten kan bijvoorbeeld worden gedacht aan gebruik zuiver als handelsnaam21.. Andere voorbeelden zijn het gebruiken van het merk van een ander in vergelijkende reclame22.of het gebruik als domeinnaam of hyperlink23..

In de aan de BVIE voorafgaande Beneluxmerkenwet (BMW), was voor de “sub d”-grond aanvullend als eis gesteld dat het moest gaan om ander gebruik in het economisch verkeer. Dit economisch verkeer-vereiste was bedoeld om de reikwijdte van deze bepaling te beperken: niet ieder niet-markenmässig gebruik in het maatschappelijk verkeer kon merkinbreuk opleveren, dat was alleen zo wanneer het plaatsvond met het oogmerk van behalen van economisch voordeel24.. Volgens het BenGH was van gebruik in het economisch verkeer sprake indien “zulks – anders dan met een uitsluitend wetenschappelijk doel – plaatsvindt in het kader van een bedrijf, van een beroep, of van enig andere – niet in de particuliere sfeer verrichte – activiteit waarmede economisch voordeel wordt beoogd”25..

In art. 5 lid 5 Mrl zijn de woorden “in het economisch verkeer” niet terug te vinden. Dat is opvallend, omdat deze bepaling in de Merkenrichtlijn terecht is gekomen op initiatief van de Benelux-landen26.. Toen het BVIE in 2004 werd aangepast aan de Merkenrichtlijn zijn in navolging van de tekst van de Merkenrichtlijn de woorden “in het economisch verkeer” in art. 2.20 lid 1 sub d komen te vervallen27.. Hierop is kritiek uitgeoefend, onder meer met de vraag of dit geen omissie is die moet worden gekwalificeerd als “onjuist, onwenselijk en onnodig”28.. Maar het vervallen van dit vereiste is ook verdedigd door te wijzen op het merkenrecht overstijgende karakter van art. 5 lid 5 Mrl en het feit dat de drempel “in het economisch verkeer” toch al een lage was29.. Daarbij is ook de relativering te plaatsen dat er een geldige reden-escape is ingebouwd.

iii) Ongerechtvaardigd voordeel trekken of afbreuk doen

Dit vereiste omvat dezelfde trits als “sub c”, zo hebben we gezien:

1) ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (meeliften/free riding/kielzog varen);

2) afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van een merk (verwatering); en

3) afbreuk doen aan de reputatie van een merk (schending goodwillfunctie)30..

In onze zaak speelt verwatering geen rol; rov. 5.18-5.20 van het bestreden arrest zien op schending van de goodwillfunctie (element 3)) en rov. 5.21-5.23 op meeliften (element 1)).

Van afbreuk aan de reputatie van het merk is sprake wanneer de waren of diensten waarvoor het teken door de derde wordt gebruikt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren dat de aantrekkingskracht van het merk vermindert (vgl. rov. 5.18 van het bestreden arrest onder verwijzing naar het l’Oréal/Bellure-arrest31.). Dat tast de goodwill-functie van het merk aan. Het risico op een dergelijke afbreuk kan met name volgen uit het feit dat de waren of diensten die door de derde worden aangeboden een kenmerk of kwaliteit bezitten waarvan een negatieve invloed op het imago van het merk kan uitgaan. Hierbij geldt dat hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk zijn, hoe gemakkelijker afbreuk zal kunnen worden vastgesteld32..

Bij meeliften valt met name te denken aan gevallen waarin – dankzij de afstraling van het imago van het merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken op de waren die worden aangeduid door het teken – duidelijk sprake is van exploitatie van de bekendheid van het merk, van kielzog varen of free riding33.. Om uit te maken of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken moet een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, de mate van overeenstemming van merk en teken en de aard en de mate waarin de betrokken waren en diensten gerelateerd zijn34.. Bij kielzog varen wordt getracht van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van het merk te profiteren en om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft gedaan om het imago van dat merk te creëren en te onderhouden35..

iv) Geldige reden

Het begrip “geldige reden” is in de “sub d”-contekst door het Benelux-Gerechtshof uitgelegd in de klassieker Claeryn/Klarein36., een geval van afbreuk doen aan het kooplustopwekkend vermogen van het jenevermerk door een overeenstemmend teken voor een schoonmaakmiddel. In 1975 werd slechts plaats gezien voor een geldige reden “sub d” in geval van noodzaak tot ander gebruik of bij een eigen recht met betere papieren, zij het met de weinig verrassende aantekening dat de betreffende beoordeling steeds afhankelijk is van de omstandigheden van het geval37.. Noodzaak in de zin van het redelijkerwijs niet kunnen vergen van de “andere gebruiker” zich van dat gebruik te onthouden, ondanks het berokkenen van schade aan de merkhouder. Een eigen recht moest volgens het BenGH een zodanig karakter hebben, dat dat niet voor dat van de merkhouder hoefde te wijken, bijvoorbeeld in geval van een ouder recht. Wanneer daarvan kon worden gesproken viel volgen het BenGH niet in algemene zin te beantwoorden.

Het HvJEU heeft zich inmiddels in Leidseplein/Red Bull38.Unierechtelijk uitgelaten over geldige reden “sub c”. Deze Unierechtelijke invulling is ruimer dan wat oudtijds daaronder werd verstaan onder Beneluxmerkenrecht “sub d”39..

Op het moment dat de merkhouder aantoont dat sprake is van ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidende vermogen of de reputatie van zijn merk (meeliften), moet de derde die dat teken gebruikt, bewijzen dat met een geldige reden van dat teken gebruik wordt gemaakt (punt 44)40..

Daaruit volgt dat onder geldige reden niet alleen objectief dwingende redenen kunnen vallen, maar ook kan worden aangeknoopt bij subjectieve belangen van een derde die een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk (punt 45).

Het begrip geldige reden strekt ertoe om een evenwicht te vinden tussen de betrokken belangen (punt 46).

De nationale rechter dient bij de beoordeling of gebruik door een derde kan kwalificeren als geldige reden en kan rechtvaardigen dat deze derde voordeel trekt uit de reputatie van het merk, rekening te houden met twee aspecten. Ten eerste moet bepaald worden in hoeverre het teken ingeburgerd is en welke reputatie het geniet bij het relevante publiek. Ten tweede moet worden nagegaan wat het oogmerk was van de gebruiker van het teken. In dat verband moet, om het gebruik van het teken te kunnen kwalificeren als te goeder trouw, rekening worden gehouden met de mate waarin de waren en diensten waarvoor het teken is gebruikt en de waren waarvoor dat merk is ingeschreven gerelateerd zijn en ook met het tijdstip van het eerste gebruik van dit teken en het tijdstip van de verwering van bekendheid door het merk (punten 53-56).

Het HvJEU concludeert dat de merkhouder uit hoofde van een geldige reden verplicht kan worden te tolereren dat een derde een teken dat overeenstemt met dat merk gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, indien vaststaat dat dat teken is gebruikt voordat het merk werd gedeponeerd en het gebruik ervan voor dezelfde waren te goeder trouw is. Om na te gaan of dat het geval is, dient de nationale rechter inzonderheid rekening te houden met:

 de inburgering en de reputatie van het teken bij het relevante publiek;

 de mate waarin de waren en diensten waarvoor het teken oorspronkelijk is gebruikt en de waren waarvoor het bekende merk is ingeschreven, gerelateerd zijn, en

 de economische en commerciële relevantie van het gebruik voor die waren van het teken dat overeenstemt met dat merk (punt 60).

Het hof kwalificeert in rov. 5.24 Gaos’ eigen recht op haar domeinnaam <ok.nl> als geldige reden “sub d” onder verwijzing in één en dezelfde adem naar zowel het Claeryn/Klarein-arrest als het Leidseplein Beheer/Red Bull-arrest en lijkt aldus de Unierechtelijke “sub c”-uitleg uit laatstgenoemd arrest door te trekken naar de in onze zaak aan de orde zijnde “sub d”-beoordeling van geldige reden.

Een mogelijke andere lezing is misschien dat het hof in rov. 5.24 feitelijk oordeelt dat Gaos’ eigen recht in dit geval zowel onder de strikte Beneluxleer, als onder de ruimere Unierechtelijke leer voldoet aan de geldige reden-escape.

Merkinbreuk “sub d”

Onderdeel 2 (onderdeel 1 is alleen inleidend en bevat geen uitgewerkte cassatieklachten) ziet op de merkenrechtelijk beoordeling “sub d” en valt uiteen in zeven onderdelen.

Subonderdeel 2.1 is gericht tegen rov. 5.11. Daarin stelt het hof voorop dat voor ander gebruik “sub d” niet langer vereist is dat dit gebruik in het economisch verkeer plaatsvindt, zodat ieder gebruik anders dan als merk (ter onderscheiding van waren of diensten) in principe daaronder valt, ongeacht of dit een economische betekenis heeft. De motiveringsklacht richt zich tegen de opvolgende redenering in rov. 5.11, dat in het midden kan blijven of het louter geregistreerd houden van een domeinnaam gebruik oplevert, omdat de domeinnaam <ok.nl> wordt gebruikt voor de onder 1.8 genoemde mededeling en Gaos kenbaar heeft gemaakt de domeinnaam op korte termijn te willen gaan gebruiken. Volgens het onderdeel is dit oordeel onbegrijpelijk, omdat de onder 1.8 genoemde mededeling dermate nietszeggend is dat niet kan worden geoordeeld dat het enkele plaatsen van die mededeling een in rechte te respecteren gebruik van de domeinnaam oplevert (in de klacht wordt verwezen naar inl. dagv 50-55, 59, MvG 25-36, plta h.b. 3-6). In ieder geval had het hof moeten responderen op de stelling van OK Oliecentrale dat Gaos in feite niets anders doet dan de domeinnaam geregistreerd houden en dat zij pour besoin de la cause een niet concreet toekomstig belang noemt dat niet overeenstemt met haar statutaire doel (onder verwijzing naar dezelfde vindplaatsen in feitelijke instanties).

Deze klachten gaan niet op. In cassatie onbestreden is de vooropstelling in rov. 5.11 dat het bij ander gebruik “sub d” in beginsel kan gaan om om het even welk gebruik van het teken en dat niet van belang is of dit een economische betekenis heeft. Het hof vervolgt met het niet uitwerken van de vraag of alleen het louter gereserveerd houden van een domeinnaam sec hier al ander gebruik zou opleveren, omdat er namelijk meer gebeurt waarmee in zijn ogen over de lage gebruiksdrempel wordt gekomen: bij intypen van <ok.nl> verschijnt de mededeling “Deze domeinnaam is geregistreerd door een van onze klanten. Contact. Per e-mail: info@totalcare.nl” en dat vindt het hof hier voldoende om te kwalificeren als ander gebruik dan als merk “sud d”. Dat is helemaal niet onbegrijpelijk en behelst een impliciete maar goed te volgen redenering waarom dit in het kader van de “sub d” beoordeling zodoende gaat om “in rechte te respecteren gebruik” door Gaos op deze manier. Hier ligt merkenrechtelijk geen misbruiktoets voor, maar een gebruikstoets (met een lage drempel).

Anders gezegd: waar het in de kennelijke gedachtegang van het hof om gaat is dát Gaos de domeinnaam <ok.nl> gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, op welke manier dan ook maar; zij doet meer dan louter gereserveerd houden naar het feitelijke oordeel van het hof en dat is navolgbaar gemotiveerd. Gelet op de lage “sub d”-gebruiksdrempel is hier in de kennelijke en niet onbegrijpelijke gedachtegang van het hof zodoende sprake van “in rechte te respecteren gebruik”.

In aanvulling nog dit over de in de klacht genoemde vindplaatsen in feitelijke instanties: die snijden geen hout. Het zijn stellingen ter onderbouwing van de onrechtmatige daadsgrondslag (inl. dagv. 50-55 en 59), respectievelijk van de tegen de feitenvaststelling gerichte grief II (MvG 25-36). Het hof hoefde op deze stellingen dus niet te responderen bij zijn kwalificatie van het handelen van Gaos als “ander gebruik”. De stelling in plta h.b. 3-6 dat Gaos de domeinnaam ok.nl braak laat liggen en op de proppen komt met allerlei vage ideële plannen, terwijl de domeinnaam in feite te koop staat, moet als tardief worden aangemerkt, zodat het hof hierop evenmin hoefde te responderen.

Onderdeel 2.2.1 begint met de rechtsklacht dat onjuist is om bij de “sub d”-toets naar voordeel trekken uit of afbreuk doen aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van merk (dus de hiervoor in 2.18 genoemde trits meeliften, verwatering of schending goodwillfunctie) rekening te houden met de beperkte mate van bekendheid en het geringe onderscheidend vermogen van het merk, zodat minder snel inbreuk kan worden aangenomen. Dat is een onjuist, want te zwaar criterium, omdat “sub d” geen toetsing kent aan de bekendheid van een merk. Door hier wel aan te toetsen heeft het hof een element toegevoegd, waardoor de bescherming “sub d” wordt gelijkgeschakeld met die “sub c”. Dit is niet alleen rechtens onjuist, maar ook onbegrijpelijk omdat OK Oliecentrale haar vordering niet op die grond heeft gebaseerd (vgl. rov. 5.3).

Deze klachten missen feitelijke grondslag. Het subonderdeel kaart terecht aan dat “sub d” anders dan “sub c” niet als toepassingsvereiste geldt dat sprake is van een bekend merk41., maar dat miskent het hof ook niet in rov. 5.17. De mate van bekendheid speelt wel een rol bij de vraag of sprake is van voordeel trekken of afbreuk doen, want naarmate een merk bekender is en meer onderscheidend vermogen heeft, kan er eerder sprake zijn van voordeel daarvan trekken of afbreuk doen in de “sub d” bedoelde zin. De vooropstelling van het hof is dus juist en begrijpelijk en in lijn met punt 44 uit l’Oréal/Bellure (vp. vt. 31, vgl. hiervoor in 2.21).

Subonderdeel 2.2.2 is de hierop voortbouwende klacht dat onbegrijpelijk is dat het hof in rov. 3.1 heeft geoordeeld dat het beeldmerk OK niet kan worden beschouwd als een bekend merk. Die constatering is volgens dit subonderdeel, mede gelet op rov. 5.3, irrelevant omdat de bekendheid van een merk geen omstandigheid is die bij de beoordeling “sub d” meetelt.

Deze klacht faalt om dezelfde reden als subonderdeel 2.2.1 (en overigens had OK Oliecentrale in appel zelf aangekaart dat haar beeldmerk als bekend zou moeten hebben te gelden, hetgeen naar het feitelijk en in cassatie niet aangevallen oordeel van het hof in rov. 3.1 is verworpen).

Subonderdeel 2.3 vervolgt met de klacht dat het oordeel in rov. 5.17 dat bij de beoordeling van voordeel trekken of afbreuk doen rekening moet worden gehouden met het geringe onderscheidend vermogen van het merk onbegrijpelijk is in het licht van rov. 5.16, waar het hof oordeelt dat het beeldmerk OK van huis uit weinig onderscheidend is, maar niet uitsluitend beschrijvend is en (inmiddels) het vereiste onderscheidend vermogen heeft.

Daartoe voert subonderdeel 2.3.1 in de eerste plaats aan dat de overweging in rov. 5.17 dat rekening moet worden gehouden met het beperkte onderscheidend vermogen van het beeldmerk tegenstrijdig is aan het oordeel in rov. 5.16 dat het beeldmerk wel onderscheidend vermogen heeft en alleen al daarom onbegrijpelijk is.

Deze klacht ziet over het hoofd dat rov. 5.16 op iets anders ziet dan rov. 5.17.

Rov. 5.16 staat in de sleutel van de overeenstemmingstoets en loopt in dat kader (feitelijk) na of sprake is van voldoende (verworven) onderscheidingsvermogen van OK Oliecentrale’s OK beeldmerk, zodat het in aanmerking komende publiek een verband kan leggen tussen merk en teken. Antwoord: ja, waarmee de eerste toepassingsvoorwaarde voor “sub d”-inbreuk door het hof wordt geslecht: er is sprake van overeenstemming in de vorm van de mogelijkheid dat het publiek een verband legt tussen merk en teken.

In rov. 5.17 komt het hof toe aan de volgende wat het noemt “horde” voor “sub d”-inbreuk, namelijk of sprake is van voordeel trekken of afbreuk doen en in dat kader is zoals we gezien hebben volgens l’Oréal/Bellure in deze andere sleutel opnieuw onder meer de vraag naar de onderscheidende kracht van het merk van belang (vgl. hiervoor 2.21 en 2.30).

Hier is niets tegenstrijdigs aan. Het is daarentegen een volkomen juiste opeenvolgende merkenrechtelijke toets van de verschillende toepassingsvoorwaarden “sub d”.

De klacht faalt.

Subonderdeel 2.3.2 klaagt dat, voor zover het hof in rov. 5.16 heeft geoordeeld dat het beeldmerk OK (in enige mate) beschrijvend is, dat oordeel onbegrijpelijk is omdat niet valt in te zien op welke wijze het beeldmerk OK voor tankstations beschrijvend is. Dit klemt te meer nu OK Oliecentrale onbestreden heeft gesteld dat OK staat voor Olie Konsument, hetgeen evenmin beschrijvend is voor (de exploitatie van) tankstations (onder verwijzing naar de plta h.b zijdens OK Oliecentrale 36).

Subonderdeel 2.3.3 is een vervolgklacht hierop en wel dat het hof met het oordeel in rov. 5.16 dat het beeldmerk OK vanwege het toegevoegde beeldelement niet uitsluitend beschrijvend is te achten niet alleen in het midden heeft gelaten waarom het beeldmerk beschrijvend zou zijn, maar ook niet heeft gemotiveerd in welke mate het beeldmerk beschrijvend zou zijn, waardoor oncontroleerbaar – en daarmee onbegrijpelijk – is in hoeverre het beeldmerk de door art. 2.20 lid 1 sub d BVIE gegeven bescherming kan genieten.

Subonderdeel 2.3.4 klaagt dan nog dat het hof in rov. 5.16 ten onrechte aan de constatering dat het beeldmerk OK is ingeschreven en Gaos geen nietigheidsvordering heeft ingesteld niet het gevolg heeft verbonden dat daarmee het onderscheidend vermogen van het beeldmerk OK voor de beoordeling van deze zaak is gegeven, maar heeft het geoordeeld dat het beeldmerk enige mate van onderscheidend vermogen heeft.

Deze klachten lenen zich voor gezamenlijke bespreking. Zij gaan uit van een te geïsoleerde lezing van de aangevallen passages uit rov. 5.16.

Het hof heeft in rov. 5.16 feitelijk geoordeeld – daarbij responderend op de betreffende stelling van Gaos – dat het merk vanwege het beschrijvende karakter van het woord(element) ok van huis uit weinig onderscheidend is (kennelijk ook voor waren in klassen 4 en 19). Maar het hof voegt daar meteen aan toe dat naar zijn feitelijk oordeel dat het beeldmerk OK vanwege het toegevoegde beeldelement voor waren in klassen 4 en 19 niet uitsluitend beschrijvend is en er bovendien, zo er al sprake zou zijn van onvoldoende onderscheidend vermogen ten tijde van depot van het merk, dit inmiddels door het recente gebruik alsnog is verkregen. Nu er ook (onweersproken volgens het hof) sprake is van enige mate van bekendheid van OK Oliecentrale’s beeldmerk na de re-branding van 32 overgenomen Q8 benzinestations tot OK-stations, oordeelt het hof feitelijk dat gelet op de auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken en het groeiende marktaandeel van OK, de overeenstemmingsdrempel (in de ogen van het hof: een lage) wordt geslecht. Die overeenstemming wordt andermaal naar het feitelijke hofoordeel niet weggenomen door de afwijkende vormgeving van het beeldmerk.

Dit lijkt mij een merkenrechtelijk onberispelijke beoordeling van de overeenstemmingsvraag (gegeven het in cassatie niet aangevallen uitgangspunt in rov. 5.13 dat toepassingsvoorwaarde bij “sub d” is – net als bij de categorieën “sub b” en “sub c” – dat sprake moet zijn van overeenstemming, waarbij de toets naar “een verband” hier volstaat, omdat evenmin in cassatie wordt betwist dat verwarringsgevaar niet speelt in deze zaak (vgl. rov. 5.30).

De eerste klacht licht er een geïsoleerd eerste element uit, waarin het hof respondeert op de stelling van Gaos dat het beeldmerk van OK Oliecentrale van huis uit weinig beschrijvend is vanwege het woordelement “ok”. Het hof beredeneert vervolgens evenwel feitelijk en merkenrechtelijk correct waarom er sprake is van voldoende onderscheidend vermogen voor een positieve overeenstemmingstoets, in de woorden van het hof: de “eerste horde” voor “sub d”-inbreuk.

De tweede klacht concentreert zich eveneens op een geïsoleerd element in de stapsgewijze beoordeling van het hof van de overeenstemmingsvraag en lijdt zodoende aan dezelfde manco’s. Bovendien wordt in het merkenrecht “beschrijvend” vaak als synoniem gehanteerd voor: “gering onderscheidend vermogen”. Er zijn in ons geval in de Benelux zeer veel merken ingeschreven met als onderdeel het beschrijvende woord-onderdeel “ok”.

Dat kan ook nog (vgl. s.t. Gaos 3.10 en 3.12) zo beredeneerd worden. Ok is een aanduiding (positief bevestigend bijvoeglijk naamwoord) van een kwaliteit voor een product of dienst en daarmee van huis niet bijzonder geschikt om te onderscheiden.

Dat zich ten onrechte focussen op een te geïsoleerd element in bedoelde stapsgewijze beoordeling van het hof geldt ook voor de derde klacht. Van een tegenstrijdigheid is hier helemaal geen sprake. Dat met inschrijving van het merk van OK Oliecentrale het onderscheidend vermogen van het merk voor deze zaak zou zijn gegeven bij gebreke van een nietigheidsvordering van Gaos, is niet juist. Zeker niet nu ten tijde van het depot van dit merk nog niet werd getoetst op onderscheidend vermogen. Ook deze klacht mist de essentie van wat het hof doet in rov. 5.16 en 5.17.

Hieraan kan nog worden toegevoegd dat in de beoordeling van de separate leerstukken overeenstemming in rov. 5.16 enerzijds en voordeel trekken/afbreuk doen in rov. 5.17 anderzijds op de aangegeven verschillende wijze het onderscheidend vermogen van het merk een rol speelt. De klachten uit deze subonderdelen verliezen deze essentie uit het oog. Het is zeer wel mogelijk en begrijpelijk dat sprake is van voldoende onderscheidend vermogen om de “horde” van de overeenstemmingsdrempel te kunnen nemen, maar tegelijkertijd niettemin een beperkte mate van bekendheid en een relatief gering onderscheidend vermogen in het kader van de toets voor het volgende obstakel: voordeel trekken/afbreuk doen.

Daar ketsen de klachten uit deze subonderdelen op af.

Subonderdeel 2.4 richt zich tegen rov. 5.20, die in de sleutel staat van de toets naar afbreuk doen aan de reputatie van het merk (schending goodwillfunctie), zoals we hiervoor zagen in 2.19. De motiveringsklacht is gericht tegen het oordeel dat niet valt in te zien dat de onder 1.8 genoemde mededeling (domeinnaam is in gebruik bij één van onze klanten) een negatieve invloed heeft op het imago van het beeldmerk OK, omdat de mededeling daarvoor zelf niet als (voldoende) schadelijk of afbrekend is aan te merken en het beeldmerk OK niet zo bekend of onderscheidend is dat het in aanmerking komende publiek hierdoor zal denken dat OK Oliecentrale haar zaken niet op orde heeft, omdat zij, anders dan haar concurrenten, niet over een gelijknamige website beschikt.

Subonderdeel 2.4.1 kaart opnieuw aan, onder verwijzing naar subonderdeel 2.1 (bedoeld zal zijn subonderdeel 2.2, vgl. ook OK Oliecentrale’s s.t. 4.9, waarin verwezen wordt naar het “tweede subonderdeel”; vgl. ook Gaos’ s.t. 3.16, die ook verwijst naar subonderdeel 2.2), dat door het hof, door de schadelijkheid van de gewraakte mededeling afhankelijk te maken van de bekendheid of het onderscheidend karakter van het beeldmerk, is miskend dat de bekendheid van een merk niet relevant is voor de beoordeling “sub d” en dat OK Oliecentrale haar vorderingen niet heeft gestoeld op de “sub c”-inbreukgrond, waarin bekendheid wel een rol speelt.

In wezen is dit een herhaling van zetten van subonderdelen 2.2.1 en 2.2.2. Op de gronden aangegeven bij de behandeling van die klachten vormt dit een miskenning dat voor de vraag naar aantasting van de goodwillfunctie van het merk onder meer bekendheid en onderscheidend vermogen van belang zijn, zoals volgt uit l’Oréal/Bellure (vp. vt. 31).

Daar loopt deze klacht op stuk.

Subonderdeel 2.4.2 klaagt dat daarenboven onbegrijpelijk is waarom de schadelijkheid van de mededeling “deze domeinnaam is geregistreerd door een van onze klanten” afhankelijk zou moeten zijn van de bekendheid van het merk. Ook voor “kleinere” of onbekende(re) merken geldt immers dat hun reputatie schade lijdt als het in aanmerking komende publiek het idee krijgt dat de merkgerechtigde zijn zaken niet op orde heeft. Het risico bestaat dat het beeldmerk een negatieve lading krijgt en wordt meegesleurd in de onwenselijke context van een jarenlang inactieve domeinnaam (waarbij de klacht verwijst naar inl. dagv. 41-42; MvG 54-55, 63; plta h.b.15-16).

Dat het hof de factoren mate van onderscheidend vermogen en bekendheid van het merk betrekt bij de beoordeling of afbreuk is gedaan aan de reputatie van het merk, is, zoals we hebben gezien, rechtens juist. De gekozen formulering van rov. 5.20 wijst erop dat het hof open houdt dat een afbreukrisico bij een dergelijke mededeling mogelijk kan zijn, maar dat OK Oliecentrale dat dan meer handen en voeten had moeten geven in de procedure, wat zij naar het feitelijke oordeel van het hof niet heeft gedaan (en over die onvoldoende substantiëring gaat de volgende klacht van subonderdeel 2.4.3). Dat daarvan eerder sprake kan zijn bij merken die bekend zijn en/of een groot onderscheidend vermogen hebben, ligt nogal voor de hand en behoefde volgens mij geen nadere motivering om inzichtelijk te zijn. Daar strandt deze klacht op.

Subonderdeel 2.4.3 beklaagt als onbegrijpelijk dat OK Oliecentrale haar stelling dat de onder 1.8 opgenomen mededeling een negatieve invloed heeft op het imago van het merk nader had moeten preciseren. Daarmee zijn OK Oliecentrale’s stellingen gepasseerd dat potentiele klanten voor informatie op internet in de eerste plaats zullen zoeken naar ok.nl, dat OK Oliecentrale haar particuliere en zakelijke klanten op haar website producten aanbiedt, dat er meer dan 10.000 klanten deelnemen aan het loyalty programma van OK en dat die producten en diensten momenteel noodgedwongen via verschillende domeinnamen worden aangeboden, hetgeen schadelijk is voor het imago van het merk (onder verwijzing naar inl. dagv. 41-42; MvG 80-81; plta h.b. 15-16).

Ook dit kan niet tot cassatie leiden, alleen al bij gebrek aan feitelijke grondslag. We zagen dat het hof in rov. 5.18-5.20 toetst of Gaos’ gebruik van de domeinnaam <ok.nl> afbreuk doet aan de reputatie van het merk. De stellingen bij MvG waar OK Oliecentrale hier naar verwijst, zijn niet in dat licht aangevoerd, maar in het kader van de grondslag onrechtmatige daad, zodat het hof daar hier niet op hoefde te responderen. De stellingen onder 41 inl. dagv vormen een onderbouwing van de stelling van OK Oliecentrale dat het gebruik van Gaos van de domeinnaam <ok.nl> afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het beeldmerk OK en dat is iets anders dan aantasting van de goodwillfunctie waar het hof het in rov. 5.18-5.20 over heeft, zodat ook dit geen stellingen zijn die het hof hier had behoren te bespreken. Wat OK Oliecentrale onder 42 inl. dagv. naar voren heeft gebracht over “te koop staan”, is door het hof in rov. 5.19 gewogen en kennelijk te licht bevonden om te kunnen gelden als voldoende precisering. Dat feitelijke oordeel is niet onbegrijpelijk. De pas bij pleidooi aangevoerde stellingen zijn tardief, zodat het hof hier evenmin op afgerekend kan worden.

Bovendien betreft dit waardering van partij-uitingen die aan het hof als rechter die over de feiten oordeelt is voorbehouden. Het oordeel is gelet op de stukken in mijn ogen goed te volgen.

Op dit alles lopen de klachten uit dit subonderdeel stuk.

Subonderdeel 2.5.1 richt zijn pijlen vervolgens op rov. 5.23, waarin, zoals we gezien hebben, het hof toetst of sprake is van de andere aangevoerde “sub d”- categorie: ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie van het merk (meeliften).

De rechtsklacht die ermee begint dat het hof zou hebben beoordeeld of Gaos ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het occuperen van de domeinnaam <ok.nl>, mist in primaire letterlijke lezing feitelijke grondslag, want dat toetst het hof daar niet – wel of Gaos met het bezet houden van die domeinnaam ongerechtvaardigd voordeel trekt uit OK Oliecentrale’s merk.

Voor zover de klacht zo moet worden gelezen dat dat laatste is bedoeld, luidt de klacht dat rechtens onjuist is dat het feit dat Gaos haar domeinnaam niet wil verkopen en hetgeen Fuelplaza ter zake heeft aangevoerd onvoldoende is om te kunnen oordelen dat Gaos de domeinnaam <ok.nl> slechts houdt om de te zijner tijd met veel winst te kunnen verkopen, welke omstandigheid naar het oordeel van het hof “alleen al” rechtvaardigt dat – kort gezegd – geen sprake is van meeliften. Daarmee is volgens de klacht miskend dat niet OK Oliecentrale moest bewijzen dat Gaos de domeinnaam alleen maar houdt om aan OK Oliecentrale te verkopen, maar dat ter beoordeling voorlag of Gaos haar belang bij het behouden van haar domeinnaam voldoende specifiek had onderbouwd (onder verwijzing naar de eerdere Gaos domeinnaamkapingzaken).

De nevenschikking uit de zo begrepen rechtsklacht, dus: dat Gaos stelt niet te willen verkopen èn wat OK Oliecentrale aanvoert is onvoldoende voor het beweerdelijk voorzittende oogmerk alleen te houden om door te verkopen, is niet wat het hof overweegt. Dus ook zo begrepen mist deze klacht in de eerste plaats feitelijke grondslag. In rov. 5.23 stelt het hof voorop dat van belang is dat Gaos stelt haar domeinnaam niet te willen verkopen en dat hetgeen OK Oliecentrale heeft gesteld onvoldoende is voor het oordeel dat Gaos slechts houdt met het oogmerk te zijner tijd met winst te verkopen aan OK Oliecentrale. Alleen al daarom is geen sprake van meeliften. Waar nog bijkomt dat als er al sprake is van enig voordeel, aldus nog steeds het hof, dit niet ongerechtvaardigd is nu ten tijde van de domeinnaamregistratie in 1999 het merk niet werd gebruikt. Er is geen sprake van een nevenschikking in rov. 5.23 zoals de klacht het formuleert, maar van een tegenstelling: Gaos stelt niet te willen verkopen en wat OK Oliecentrale daar tegenover stelt is naar het feitelijk oordeel van het hof onvoldoende om aan te nemen dat Gaos alleen op de domeinnaam blijft zitten om te kunnen verkopen. Alleen al dat maakt dat niet wordt meegelift, waar nog bij komt dat zo er al sprake is van enig voordeel voor Gaos, dit vanwege haar eerder registratie niet ongerechtvaardigd is. De klacht schiet hier volgens mij langs.

Maar als ook hier welwillend moet worden gelezen, dan heeft te gelden dat het hof in rov. 5.23 respondeert op de stelling van OK Oliecentrale dat Gaos door de verkoop van de domeinnaam <ok.nl> zo lang mogelijk uit te stellen om daar een zo hoog mogelijke prijs voor te vragen, ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de toenemende reputatie van het beeldmerk OK (vgl. rov. 5.21, eerste volzin). Dan komt de klacht uit de lucht vallen dat het niet aan OK Oliecentrale was om deze stelling te bewijzen, maar dat het hof had dienen te beoordelen of Gaos het door haar gestelde belang bij behoud van de domeinnaam voldoende heeft onderbouwd.

Bovendien is dit oordeel over stelplicht en bewijslast op dit punt volgens mij juist. In reactie op voornoemde stelling van OK Oliecentrale is door Gaos aangevoerd dat zij de domeinnaam <ok.nl> niet wil verkopen (rov. 5.23, eerste volzin). In dat licht oordeelt het hof vervolgens dat hetgeen OK Oliecentrale heeft aangevoerd onvoldoende is om te kunnen oordelen dat Gaos de domeinnaam <ok.nl> slechts houdt om deze te zijner tijd met veel winst aan OK Oliecentrale te kunnen verkopen (rov. 5.23, tweede volzin). Het is aan de merkhouder – in dit geval: OK Oliecentrale – die betoogt dat sprake is van inbreuk “sub d” om te stellen en zo nodig te bewijzen dat de gestelde inbreukmaker ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het merk of dat daartoe reëel gevaar bestaat42.. Dat betekent in onze zaak, zoals het hof terecht heeft aangenomen, dat het aan OK Oliecentrale was om voldoende te stellen (en zo nodig te bewijzen) om te kunnen oordelen dat Gaos de domeinnaam uitsluitend houdt om deze te zijner tijd met winst aan OK Oliecentrale te kunnen verkopen.

Bij de beoordeling of sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken is het niet aan de vermeende inbreukmaker om te onderbouwen welk belang deze heeft bij gebruik van het teken. Dat belang kan eventueel wel aan de orde komen bij de vraag naar de geldige reden43., maar dat is niet waar het hier bestreden oordeel van het hof op ziet. Dat wordt door de klacht met de verwijzing naar de in evenbedoelde voetnoot genoemde rechtspraak miskend.

Op dit alles lopen de klachten van subonderdeel 2.5.1 stuk.

Volgens subonderdeel 2.5.2 klemt het voorgaande te meer nu OK Oliecentrale heeft gesteld dat het niet mogelijk is in de registers te onderzoeken welke domeinnamen door welke domeinnaamhouders worden gehouden en het onmogelijk is om de animus van Gaos te bewijzen (onder verwijzing naar MvG 36). Bovendien is het hof op onbegrijpelijke wijze voorbijgegaan aan het feit dat Gaos wel degelijk bereid was om de domeinnaam aan OK Oliecentrale te verkopen en dat ook in de laatste mailwisseling tussen partijen geen weigering kan worden gelezen om de domeinnaam aan haar te verkopen.

Voor zover de klacht verwijst naar het gestelde bij grieven onder 36, faalt deze vanwege het volgende. De stelling onder 36 MvG dat het onbegonnen werk is om uit te vinden of en hoeveel domeinnamen een individuele domeinnaamhouder op zijn naam heeft, is ingenomen in het kader van grief II. Die grief zag op de vaststelling door de rechtbank als feit dat Gaos een onderneming exploiteert die zich bezig houdt met beleggingen. In reactie op deze grief heeft het hof in de feitenvaststelling opgenomen dat Gaos een onderneming is die zich, blijkens het uittreksel van de kamer van koophandel, bezig houdt met beleggingen (rov. 3.1). Het hof hoefde deze stelling niet uit zichzelf te betrekken bij de beoordeling of Gaos ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van het merk.

Verder is het zo dat rov. 5.23 begint met de overweging dat van belang is dat Gaos stelt dat zij de domeinnaam ok.nl niet wil verkopen. Dat Gaos in deze procedure die stelling heeft ingenomen, bestrijdt het subonderdeel (terecht) niet. De vraag die wordt opgeworpen is of begrijpelijk is dat het hof in dit verband voorbij gaat aan de e-mailcorrespondentie weergegeven in 1.5 en 1.6. Dat lijkt mij wel. Uit de e-mail in 1.5 volgt dat de zoon van de bestuurder van Gaos in 2007 bereid was de domeinnaam te verkopen mits de juiste prijs werd geboden. Ten aanzien van deze zoon heeft het hof in rov. 5.29 (in het kader van de onrechtmatige daadsgrondslagtoets) – in cassatie onbestreden – geoordeeld dat zijn handelen niet aan Gaos kan worden toegerekend en ook niet heeft te gelden als gedragingen van Gaos. Bovendien dateert die e-mail van acht jaar vóór de start van de onderhavige procedure en tien jaar voor het arrest van het hof. Hieruit kan dus niet (dwingend) worden afgeleid dat onjuist is de stelling van Gaos dat zij (thans) de domeinnaam niet wil verkopen. De e-mail uit 2013 (weergegeven onder 1.6) is eveneens afkomstig van de zoon van de bestuurder van Gaos, zodat hiervoor hetzelfde geldt. Bovendien blijkt uit deze e-mail niet dat er bereidheid bestond om de domeinnaam te verkopen, maar volgt daar eerder het tegendeel uit.

Op dit alles ketsen de klachten van subonderdeel 2.5.2 af.

Subonderdeel 2.5.3 klaagt dat het oordeel van het hof ook onbegrijpelijk is in het licht van de essentiële stellingen van OK Oliecentrale:

 dat het plan dat Gaos stelt te hebben met de domeinnaam niet overeenstemt met haar statutaire doelstelling (inl. dagv. 55; MvG 24 en 35);

 dat Gaos geen begin van bewijs heeft overgelegd van haar vage plannen met de domeinnaam (inl. dagv. 38-39; MvG 24);

 dat Gaos heeft gesteld niet te weten of de domeinnaam in de toekomst door haar zou worden gebruikt en voor welke doeleinden (inl. dagv. 8; aant. CnA 3; MVG 27) en

 dat Gaos de domeinnaam inmiddels al ruim 17 jaar bezet houdt zonder noemenswaardige content op de website te plaatsen (MvG 34).

Deze omstandigheden zijn van belang voor het oordeel of Gaos ongerechtvaardigd voordeel trekt, zodat het hof niet ongemotiveerd aan die stellingen voorbij had kunnen gaan.

Het hof heeft deze stellingen kennelijk verworpen met de overweging dat hetgeen OK Oliecentrale heeft aangevoerd onvoldoende is om te kunnen oordelen dat Gaos de domeinnaam ok.nl slechts houdt om deze te zijner tijd met veel winst aan OK Oliecentrale te kunnen verkopen. Dat oordeel is feitelijk en volgens mij ook in het licht van deze opgeworpen stellingen goed te volgen. Uit deze stellingen volgt immers niet dwingend dat Gaos door de verkoop van de domeinnaam ok.nl zo lang mogelijk uit te stellen teneinde daarvoor een zo hoog mogelijke prijs te vragen, ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de toenemende reputatie van het beeldmerk OK. Het hof was niet gehouden op elk onderdeel van OK Oliecentrale’s argumentatie te responderen. Dat dit feitelijke oordeel in het licht van de aangedragen stellingen mogelijk ook anders had kunnen uitpakken, maakt het gegeven oordeel nog niet onbegrijpelijk.

Ook deze klacht kan niet tot cassatie leiden.

Subonderdeel 2.5.4 klaagt dat het hof in rov. 5.23 ten onrechte bij de beoordeling of sprake is van inbreuk “sub d” de vraag naar de geldige reden voor ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen van het beeldmerk of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk niet integraal bij die beoordeling heeft betrokken, maar dit element in rov. 5.24 zelfstandig heeft behandeld. Kennelijk is het hof volgens de klacht ervan uitgegaan dat Gaos geen geldige reden nodig had als geen sprake was van ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk, terwijl het hof had moeten beoordelen of Gaos een geldige reden heeft. Indien dat niet het geval is, moet dat leiden tot het oordeel dat sprake is van ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk. Hieruit vloeit voort dat het hof niet ongemotiveerd voorbij had mogen gaan aan de stellingen van OK Oliecentrale ten aanzien van de geldige reden (inl. dagv. 37-43; MvG 50-68, plta h.b. 39), zodat het oordeel ook onbegrijpelijk is. In het licht hiervan is het oordeel in rov. 5.24 dat Gaos een eigen recht op de domeinnaam heeft en dat die omstandigheid een geldige reden vormt rechtens onjuist en onbegrijpelijk.

De klachten zijn tevergeefs. Het onderdeel is gebaseerd op de gedachte dat wanneer Gaos geen geldige reden heeft, dat dwingend moet leiden tot het oordeel dat sprake is van ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk. We zagen al dat dat niet klopt. Er is sprake van twee afzonderlijke vereisten, waaraan afzonderlijk getoetst moet worden, zoals het hof ook heeft gedaan. Als ik het goed zie, is ook de (eerste) motiveringsklacht op dit uitgangspunt gebaseerd, en er op gericht dat het hof in rov. 5.23 – waar het hof het ongerechtvaardigd voordeel / afbreuk vereiste bespreekt – ook in had moeten gaan op de stellingen van OK Oliecentrale over de geldige reden. De tweede motiveringsklacht is gericht tegen het in rov. 5.24 opgenomen oordeel dat Gaos een eigen recht op de domeinnaam heeft en dat die omstandigheid een geldige reden oplevert. Volgens de klacht is dat oordeel onjuist dan wel onbegrijpelijk, omdat het hof niet ongemotiveerd voorbij had mogen gaan aan de stellingen van OK Oliecentrale als genoemd in de onderdelen 2.5.1 tot en met 2.5.3. Ook die klacht kan niet slagen. Het hof heeft in rov. 5.24 geoordeeld dat het eigen recht van Gaos een geldige reden vormt in de zin van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE. De door OK Oliecentrale in de onderdelen 2.5.1 tot en met 2.5.3 aangehaalde stellingen doen aan dat oordeel niet af, omdat deze stellingen betrekking hebben op de bedoelingen van Gaos met de domeinnaam en de onderzoeksmogelijkheden ten aanzien van wie welke domeinnaam houdt (en dus niet zien op de vraag of Gaos een eigen recht heeft en zo ja, of dat eigen recht een geldige reden oplevert).

Subonderdeel 2.6.1 richt zich tegen het oordeel in rov. 5.23 dat het mogelijke voordeel van Gaos bij registratie van de domeinnaam niet ongerechtvaardigd is, omdat op het moment dat Gaos de domeinnaam in 1999 registreerde het beeldmerk OK door OK Oliecentrale niet werd gebruikt, OK Oliecentrale dat beeldmerk eerst in 2003 heeft verworven en zij niet heeft aangetoond dat haar rechtsvoorganger het beeldmerk OK voordien heeft gebruikt. Dat is rechtens onjuist. Vaststaat dat het beeldmerk OK sinds 2 februari 1983 is geregistreerd (zie rov. 3.6), zodat dit merk vanaf die datum merkenrechtelijke bescherming geniet en voor een beroep op die bescherming irrelevant is wanneer OK Oliecentrale het merk heeft verworven. Voor de beoordeling of Gaos inbreuk maakt op het merkrecht van OK Oliecentrale had het hof zich er op moeten baseren dat het merk vanaf 2 februari 1983 merkenrechtelijke bescherming genoot.

Deze klacht zie ik ook geen doel treffen. Het hof heeft de merkregistratie uit 1983 in rov. 3.6 vastgesteld en uit rov. 5.23 volgt niet dat is miskend dat aan dat Beneluxmerk vanaf 1983 merkrechten zijn verbonden. Evenmin heeft het hof voor het ontstaan van merkenrechtelijke bescherming relevant geacht wanneer OK Oliecentrale het beeldmerk OK heeft verworven. In rov. 5.23 beoordeelt het hof of Gaos ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van het merk en dus níet of Gaos zich op een geldige reden kan beroepen. In dat kader heeft het hof overwogen dat, zou er al van enig voordeel sprake zijn, dat voordeel niet onrechtmatig is omdat op het moment dat Gaos in 1999 de domeinnaam ok.nl registreerde het beeldmerk OK niet werd gebruikt, noch door OK Oliecentrale, noch door haar rechtsvoorganger. Hiermee heeft het hof kennelijk beoogd tot uitdrukking te brengen dat het beeldmerk OK in 1999, nu het toen niet werd gebruikt, geen bekendheid had, zodat van – voor het trekken van ongerechtvaardigd voordeel vereiste – exploitatie van de bekendheid van het beeldmerk OK geen sprake kon zijn. Klachten gericht tegen dit oordeel zie ik in het onderdeel niet terug. De s.t. (onder 4.11) betoogt in het kader van dit onderdeel dat het beeldmerk een ouder recht is, maar ziet er daarmee aan voorbij dat het hof in rov. 5.23 niet het bestaan van een geldige reden beoordeelt.

Anders gezegd: de kennelijke gedachtelijn van het hof is hier: dit is geen klassiek geval van domeinnaamkaping, want OK Oliecentrale deed nog niet in tankstations toen de domeinnaam werd geregistreerd en het merk werd nog niet gebruikt, zodat er niets te “kapen” viel, zeker nu dit merk ook anderszins toen niet bekend was. Gaos kon daarom helemaal niet voorzien dat zij <ok.nl> te zijner tijd lucratief (dus voor meer dan de registratiekosten) van de hand zou kunnen gaan doen aan OK Oliecentrale, want OK Oliecentrale was nog helemaal niet in beeld. Dit is niet te vergelijken met het claimen van een toen al bekend benzinemerk bijvoorbeeld en dan een goed bod van zo’n gevestigde maatschappij afwachten. Gaos heeft bovendien – hoe “dun” dat ook over mag komen; zij heeft de schijn een beetje tegen, gelet op haar handelen in het verleden en dat van haar bestuurder en diens zoon in persoon, maar dat neemt niet weg dat de onderhavige zaak merkenrechtelijk op eigen merites beoordeeld moet worden – een eigen verhaal bij deze domeinnaam <ok.nl> - zij zegt er iets goeds,”ok’s”, mee te willen gaan doen op termijn. Daarbij moet bedacht worden dat er nog veel meer derden-merkhouders in de Benelux zijn met merken die het element “ok” omvatten.

Subonderdeel 2.6.2 klaagt dat het hof ten onrechte van belang heeft geacht of het beeldmerk OK ten tijde van de inschrijving van de domeinnaam <ok.nl> al dan niet werd gebruikt. Omdat – zoals in het vorige onderdeel toegelicht – het beeldmerk OK volledige merkenbescherming geniet vanaf het moment van inschrijving, is irrelevant of het beeldmerk ten tijde van de registratie van de domeinnaam al dan niet werd gebruikt.

De ongegrondheid hiervan ligt besloten in de behandeling van de vorige klacht. Ook deze klacht ziet voorbij aan het kennelijke oordeel van het hof dat het beeldmerk OK in 1999, nu het niet werd gebruikt, geen bekendheid had, zodat van de vereiste exploitatie van de bekendheid van het beeldmerk OK geen sprake kon zijn. Het onderdeel hamert op het bestaan van merkenrechtelijke bescherming vanaf het moment van registratie van het merk (zie ook de s.t. van OK Oliecentrale onder 4.12). Als gezegd heeft het hof niet miskend dat vanaf de registratie van het beeldmerk merkenrechtelijke bescherming toekomt aan dat beeldmerk.

De klacht legt naar ik meen onvoldoende de vinger op de zere plek, namelijk de vraag of, zoals het hof kennelijk meent, de omstandigheid dat het merk al was geregistreerd ten tijde van de registratie van de domeinnaam <ok.nl>, maar nog geen bekendheid genoot, uitsluit dat Gaos thans de inmiddels verkregen (geringe) bekendheid van het merk exploiteert. Daarbij zou van belang kunnen zijn dat de door OK Oliecentrale gestelde grondslag voor het ongerechtvaardigd voordeel trekken niet is het registreren van de domeinnaam door Gaos, maar het zo lang mogelijk uitstellen van de verkoop van de domeinnaam om daar een zo hoog mogelijke prijs voor te vragen. Ik laat dit hier verder rusten, waarbij naast het gebrek aan een hierop geënte klacht ook van belang is dat het hier bestreden oordeel een tweede grond is die het hof onder het oordeel dat geen sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken heeft geschoven en dat de eerste grond (niet is gebleken dat Gaos de domeinnaam <ok.nl> slechts houdt met als doel om deze voor veel winst aan OK Oliecentrale te verkopen) in cassatie blijkens het voorgaande niet succesvol wordt bestreden.

Subonderdeel 2.7.1 klaagt over het oordeel in rov. 5.24 dat niet is gebleken dat het merk in 1999 in de Benelux werd gebruikt en/of enige reputatie genoot en dat Gaos, nu zij eenmaal als eerste de domeinnaam heeft geregistreerd, een eigen recht heeft op de domeinnaam <ok.nl> dat niet hoeft te wijken voor het merkrecht van OK Oliecentrale en bovendien een geldige reden vormt “sub d”.

Met dit oordeel heeft het hof volgens het onderdeel “reeds om de hiervoor genoemde redenen” blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting dan wel een onbegrijpelijk oordeel gegeven.

Bovendien heeft het hof miskend dat het registreren van een domeinnaam geen eigen recht geeft op die domeinnaam, zodat niet is voldaan aan de vereisten van het Claeryn-arrest. Het recht op een domeinnaam is immers te beschouwen als een abonnement dat jaarlijks wordt verlengd door het betalen van het abonnementsgeld aan SIDN.

Voor zover de klacht refereert aan “reeds hiervoor genoemde redenen” (voor zover deze vage verwijzing al voldoet aan een aan een cassatieklacht te stellen eisen; bedoeld wordt waarschijnlijk de klachten uit subonderdelen 2.6.1 en 2.6.2) is dit een herhaling van zetten die om de in de behandeling van de betreffende klachten aangegeven redenen niet tot cassatie kunnen leiden. Het hof heeft ook in rov. 5.24 niet miskend dat aan het merk rechten verbonden zijn vanaf datum inschrijving. Voor zover zou zijn bedoeld te klagen dat het hof heeft miskend dat de domeinnaam <ok.nl> geen ouder recht is ten opzichte van het merk, zodat om die reden het eigen recht van Gaos op de domeinnaam geen geldige reden in de zin van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE kan opleveren, voldoet de klacht niet aan de daaraan te stellen vereisten. Dat dit door OK Oliecentrale zou zijn bedoeld kan immers alleen worden beredeneerd door eerst de stap te nemen dat het onderdeel met de “hiervoor genoemde redenen” doelt op de subonderdelen 2.6.1 en 2.6.2 en vervolgens de toelichting in de s.t. op die onderdelen er op na te slaan, waar in 4.11 wordt opgemerkt dat het beeldmerk in deze zaak het oudere recht vormt. Uit de s.t. van Gaos blijkt ook niet dat zij de klacht op deze wijze heeft begrepen (vgl. die s.t. 3.24 e.v.). Daar strandt deze klacht op.

De vraag die het subonderdeel verder opwerpt is of het registreren van een domeinnaam een “eigen recht” geeft op die domeinnaam, zoals het hof het formuleert in rov. 5.24. Het recht op een domeinnaam is wel beschouwd als een vermogensrecht als bedoeld in art. 3:6 BW: overdraagbaar, verkregen in ruil voor stoffelijk voordeel en op geld waardeerbaar44.. Genuanceerd is de visie van W. Snijders45., die spreekt van een sui generis recht zonder wettelijke basis dat zich onttrekt aan de tegenstelling relatief/absoluut en daar is veel voor te zeggen. Want een puur contractuele aanspraak tegenover SIDN (een uit overeenkomst volgend recht om de domeinnaam te gebruiken), zoals OK Oliecentrale blijkens de klachten voorstaat, is het ook niet helemaal, omdat - in de woorden van plv. P-G Langemeijer46.- “dat recht (...) weliswaar exclusief [is] in feitelijke zin, omdat een domeinnaam naar zijn aard slechts éénmaal vergeven kan worden, maar niet in juridische zin, aldus dat een ’inbreuk’ op dat recht per definitie onrechtmatig zou zijn.” Over de precieze merites hoeven wij ons naar mij voorkomt nu verder niet het hoofd te breken47.. De rechthebbende wordt immers volgens Artiestenverloningen beschermd tegen een later gebruik door een ander van dezelfde of een overeenstemmende domeinnaam, als dat gebruik jegens hem onrechtmatig is of daarvoor een contractuele grond bestaat48.. Hieruit volgt dat de rechthebbende op een domeinnaam dit recht als het ware kan inroepen tegen anderen die dezelfde domeinnaam willen (registreren). Van een strikt persoonlijk recht dat alleen kan worden ingeroepen tegen de contractuele wederpartij SIDN, is zo bezien geen sprake49.. Het door het hof in rov. 5.24 bedoelde “eigen recht” sluit hier goed op aan, indien dat begrepen wordt in de hier besproken zin. Ik zie hier dit deel van de klacht op stuklopen.

Subonderdeel 2.7.2 klaagt dat, ook als Gaos een rechtens te respecteren eigen recht op de domeinnaam heeft, dat om voornoemde redenen niet eo ipso betekent dat sprake is van een geldige reden in de zin van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE.

Wat de klacht hier bedoelt met “om voornoemde redenen” is opnieuw niet duidelijk, waarmee deze klacht in eerste lezing niet voldoet aan de eisen die aan een cassatiemiddel moeten worden gesteld. Het meest voor de hand ligt dat hiermee wordt terugverwezen naar hetgeen in subonderdeel 2.7.1 is aangevoerd, maar dat verhoudt zich niet goed met het feit dat subonderdeel 2.7.2 een klacht bevat voor het geval “Gaos een rechtens te respecteren eigen recht op de domeinnaam heeft”. Dit werd in onderdeel 2.7.1 immers juist bestreden. Waarom – als vaststaat dat Gaos een rechtens te respecteren “eigen recht” op de domeinnaam heeft – rechtens onjuist is het oordeel van het hof dat dit eigen recht een geldige reden vormt, wordt door het onderdeel niet duidelijk naar voren gebracht. Ook zo bezien kan de klacht dan niet tot cassatie leiden.

Mogelijkerwijs wordt hiermee terugverwezen naar subonderdelen 2.6.1 en 2.6.2 en wordt bedoeld dat het oordeel dat Gaos een rechtens te respecteren eigen recht op de domeinnaam heeft niet betekent dat sprake is van een geldige reden als bedoeld in art. 2.20 lid 1 sub d BVIE, omdat het merk al merkenrechtelijke bescherming genoot voordat Gaos de domeinnaam registreerde (en dus het merk het oudere recht vormt). Als dit bedoeld zou zijn, dan had dit bepaald eenduidiger in de procesinleiding moeten worden geformuleerd (uit de s.t. blijkt ook niet dat dit is bedoeld). Nu ook Gaos de klacht niet in deze zin heeft opgevat (vgl. s.t. aan die zijde in 3.25), meen ik dat het onderdeel niet zo welwillend kan worden gelezen dat voornoemde klacht hierin wordt geacht besloten te liggen. Het subonderdeel treft zodoende geen doel.

Subonderdeel 2.7.3 klaagt dat het hof in rov. 5.24 ongemotiveerd heeft geoordeeld dat het merk in 1999 geen reputatie in de Benelux genoot. Het hof heeft dit element niet, althans niet kenbaar, onderzocht, waarmee dat oordeel niet controleerbaar en dus onbegrijpelijk is volgens deze laatste merkenrechtelijke klacht van het principaal cassatieberoep.

Deze klacht faalt, omdat uit de omstandigheid dat het merk in 1999 niet werd gebruikt – door het hof onbestreden vastgesteld in rov. 5.23 – zonder nadere motivering volgt dat het beeldmerk in 1999 ook geen reputatie genoot.

Onrechtmatige daad

Subonderdeel 3.1 klaagt dat waar het hof in rov. 5.26 oordeelt dat voor de beoordeling van de vraag of Gaos door het geregistreerd houden van de domeinnaam <ok.nl> in strijd handelt met de in het maatschappelijk verkeer betamelijke zorgvuldigheid als uitgangspunt dient te worden genomen of sprake is van ongeoorloofde mededinging en niet, zoals OK Oliecentrale heeft gesteld (MvG 70-80), of de weigering een gedurende 16 jaar ongebruikt bezet gehouden domeinnaam over te dragen terwijl de domeinnaamhouder geen concrete plannen heeft voor het gebruik van die domeinnaam en de domeinnaamhouder bovendien meerdere domeinnamen bezet houdt in strijd is met de in het maatschappelijk verkeer betamelijke zorgvuldigheid. Hiermee heeft het hof ten onrechte een te enge uitleg gegeven aan de te beoordelen zorgvuldigheidsnorm, althans is onbegrijpelijk waarom het leerstuk van de ongeoorloofde mededinging tot uitgangspunt zou moeten worden genomen. OK Oliecentrale heeft een maatschappelijke misstand – domain name grabbing – aan de orde gesteld, die verder reikt dan ongeoorloofde mededinging en dus aan de hand van een ander criterium moet worden beoordeeld.

Deze klacht treft volgens mij geen doel. Daarvoor moeten we eerst even terug naar het vonnis in eerste aanleg. In rov. 4.8 is overwogen dat het registreren van een domeinnaam die overeenkomt met een merk, hetgeen tot gevolg heeft dat de merkhouder geen website kan voeren onder diezelfde naam, op zichzelf geen onrechtmatige daad oplevert, maar dat daarvoor bijkomende omstandigheden zijn vereist, die hier niet zijn gesteld of gebleken. Veder heeft de rechtbank overwogen dat de enkele weigering van Gaos om de domeinnaam aan OK Oliecentrale te verkopen op zichzelf ook niet onrechtmatig is en dat ook daarvoor bijkomende omstandigheden zijn vereist, die in dit geval niet kunnen worden gevonden bij afweging van de belangen van partijen. Tegen dit oordeel is OK Oliecentrale opgekomen met grief V met de stelling dat wel degelijk sprake is van bijkomende omstandigheden, nu Gaos te kwader trouw was bij de registratie van de domeinnaam (MvG 70-71). Verder heeft OK Oliecentrale aangevoerd dat de belangenafweging door de rechtbank niet juist is uitgevoerd, omdat OK Oliecentrale oudere rechten heeft dan Gaos en Gaos handelt in domeinnamen (MvG 72-77). Ook heeft OK Oliecentrale betoogd dat het al 16 jaar ongebruikt laten van de domeinnaam een bijzondere omstandigheid vormt en dat Gaos geen enkel legitiem belang heeft bij de registratie van <ok.nl> (MvG 78-79). OK Oliecentrale concludeert vervolgens dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat OK Oliecentrale geen bijkomende omstandigheden heeft aangevoerd (MvG 87). Níet is door OK Oliecentrale aangevoerd dat de door de rechtbank aangelegde maatstaf onjuist is. Dat vervolgens het hof – onder verwijzing naar het arrest Holland Nautic/Decca50.– in navolging van de rechtbank tot uitgangspunt neemt dat het enkele profiteren van andermans inspanningen en de resultaten ervan niet onrechtmatig is, maar dat daarvoor bijkomende omstandigheden nodig zijn, is dan ook alleen al om die reden niet onjuist. De klacht faalt.

Subonderdeel 3.2 (dat geen uitgewerkte cassatieklacht bevat) is gericht tegen de begrijpelijkheid van het oordeel in rov. 5.30 dat Gaos slechts een beperkt aantal domeinnamen houdt, dat het hebben van een 16-tal beschrijvende .nl domeinnamen onvoldoende is voor de conclusie dat Gaos zich schuldig maakt aan grootscheepse domeinkaping, dat het beschrijvende domeinnamen betreft die door een ieder kunnen worden geregistreerd en met winst mogen worden verhandeld en dat de geschillenregeling voor .nl domeinnamen hier niet aan in de weg staat.

Daartoe klaagt subonderdeel 3.2.1 dat onbegrijpelijk is dat geen sprake is van grootschalige domeinkaping, nu OK Oliecentrale gemotiveerd heeft gesteld dat Gaos sinds de aanvang van haar activiteiten 346 domeinnamen heeft geregistreerd en dat er thans nog 131 domeinnamen op haar naam zijn geregistreerd (MvG 38). Dat door beperkingen in zoekmogelijkheden slechts aantoonbaar is dat Gaos zestien .nl-domeinnamen heeft, maakt niet dat geen sprake is van domeinkaping. Waar domeinkaping ook mogelijk is met andere dan .nl-domeinnamen, is onbegrijpelijk dat het jarenlang zonder enig gebruik houden van zestien domeinnamen niet zou kwalificeren als (grootschalige) domeinkaping.

OK Oliecentrale heeft bij grieven onder 38 inderdaad gesteld dat Gaos sinds aanvang van haar activiteiten 346 domeinnamen heeft geregistreerd en dat er momenteel nog 131 domeinnamen actief op naam van Gaos staan. Daartoe heeft OK Oliecentrale verwezen naar producties 29, 30 en 31. Het hof heeft hier in rov. 5.30 op gerespondeerd door te overwegen dat van deze domeinnamen er slechts een beperkt aantal door Gaos wordt gehouden, namelijk een 16-tal beschrijvende .nl-domeinnamen. Het onderdeel geeft toe dat – door beperkingen in zoekmogelijkheden – slechts aantoonbaar is dat Gaos zestien .nl-domeinnamen heeft. De uiteindelijke klacht is, als ik het goed zie, dat, mede in het licht van de vaststelling dat Gaos zestien .nl-domeinnamen heeft, onbegrijpelijk is dat Gaos zich daarmee niet schuldig maakt aan (grootschalige) domeinkaping.

Dit is een feitelijk oordeel en dat is te volgen. Het hof vond het klaarblijkelijk niet (grootschalig) genoeg, die 16 domeinnamen. Ik geef toe dat Gaos en haar bestuurder en diens zoon (al dan niet in privé) een beetje de schijn tegen hebben, maar van onbegrijpelijkheid in cassatie-technisch opzicht lijkt mij bij dit aan het hof als feitenrechter voorbehouden oordeel toch geen sprake. Dat domeinnaamkaping ook mogelijk is met andere dan .nl-domeinnamen doet hieraan niet af, nu – naar het onbestreden oordeel van het hof – niet meer is aangetoond dan dat Gaos 16 .nl-domeinnamen geregistreerd heeft staan. Voor zover is bedoeld te klagen dat het hof niet had moeten beoordelen of Gaos zich schuldig maakt aan grootscheepse domeinnaamkaping, omdat de omvang van de domeinnaamkaping er niet toe doet, zodat alleen beoordeeld had moeten worden of Gaos zich schuldig heeft gemaakt aan domeinnaamkaping (aldus OK Oliecentrale’s s.t. onder 5.6), geldt het volgende. OK Oliecentrale heeft – naar het hof onbestreden tot uitgangspunt neemt – zelf gesteld dat Gaos door het registreren van ruim 300 domeinnamen zich schuldig maakt aan domeinnaamkaping en om die reden als te kwader trouw moet worden beschouwd (rov. 5.27, tweede volzin). Dat het hof niet sec heeft beoordeeld of Gaos – ongeacht de omvang – zich schuldig heeft gemaakt aan domeinnaamkaping, kan het hof dan naar mij voorkomt niet worden tegengeworpen. De klacht treft geen doel.

Subonderdeel 3.2.2 klaagt dat onbegrijpelijk is het oordeel in rov. 5.30 dat domeinnamen met winst mogen worden verhandeld en dat de door de SIDN gehanteerde geschillenregeling het met winst verhandelen van domeinnamen slechts sanctioneert indien sprake is van verwarring. Het hof geeft hiermee een onbegrijpelijke uitleg aan art. 2.1 van die geschillenregeling. Anders dan het hof heeft geoordeeld stelt het artikel niet dat sprake moet zijn van verwarring indien het merk identiek is aan de litigieuze domeinnaam.

Dit gaat ook niet op. Het hof heeft in rov. 5.30 overwogen dat art. 3.2 van de geschillenregeling voor domeinnamen niet in de weg staat aan zijn oordeel dat het gaat om beschrijvende domeinnamen die met winst mogen worden verhandeld. Dit nu de in art. 3.2 genoemde omstandigheden slechts van toepassing zijn indien er sprake is van gevaar voor verwarring als bedoeld in art. 2.1 van de geschillenregeling. Dat is juist.

Art. 2.1 van de geschillenregeling noemt drie vereisten waaraan moet zijn voldaan voordat wijziging van de domeinnaamhouder kan worden gevorderd:

a. a) de domeinnaam is identiek aan of stemt zodanig overeen met een merk dat er verwarring kan ontstaan,

b) de domeinnaamhouder heeft geen recht op of een legitiem belang bij de domeinnaam, en

c) de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

Onder a) ontwaart de geoefende merkenrechtelijke lezer meteen de “sub a” en de “sub b”-merkinbreukgrondslag, waarvoor verschillende vereisten gelden. Dat het beeldmerk OK, dus voorzien van grafische elementen, niet identiek is aan de domeinnaam <ok.nl> staat sinds de procedure in appel niet langer ter discussie, zo laat ik in het volgende randnummer zien.

Art. 3.2 van de geschillenregeling bepaalt door welke omstandigheden het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of gebruikt onder meer kan worden geleverd. Eén van deze omstandigheden is het registreren van de domeinnaam om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen.

Het aangevallen oordeel van het hof in rov. 5.30 moet aldus worden begrepen dat het hof het oog heeft gehad op het vereiste dat het moet gaan om een domeinnaam die zodanig overeenstemt met een merk dat er verwarring kan ontstaan. Dat echoot meteen de merkenrechtelijke “sub b”-grond. Op zichzelf terecht stelt de klacht dat het vereiste dat er verwarring kan ontstaan blijkens art. 2.1 onder a niet geldt indien de domeinnaam identiek is aan het merk. Dit kan echter niet tot cassatie leiden, omdat in feitelijke instanties niet is vastgesteld dat de domeinnaam identiek is aan het merk, er is dus geen “sub a”-situatie voorhanden. Dat is aanvankelijk wel zo ingestoken door OK Oliecentrale, zo hebben we gezien, maar tegen de verwerping daarvan door de rechtbank is niet gegriefd en het hof slaat dat piketpaaltje ook maar even in het begin van zijn merkenrechtelijke betoog onder het kopje “omvang van het hoger beroep” in rov. 5.2. Wel is (onbestreden) vastgesteld dat gevaar voor verwarring zich in dit geval niet voordoet (in het slot van rov. 5.30). Daarnaast is door het hof in het kader van de merkenrechtelijke toets geoordeeld dat er een zodanige mate van overeenstemming bestaat tussen het merk en de domeinnaam dat het relevante publiek een verband tussen beide kan leggen. In dat verband heeft het hof echter mede van belang geacht dat het beeldmerk OK vanwege het toegevoegde beeldelement niet uitsluitend beschrijvend is, rov. 5.16). Daar loopt deze klacht lijkt mij op stuk.

Subonderdeel 3.2.3 behelst de vervolgklacht dat “op grond van het voorgaande” het hof in rov. 5.31 en 5.32 blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door een onjuiste – want te strenge – belangenafweging tussen partijen. Het hof heeft ten onrechte bij de belangenafweging tot uitgangspunt genomen dat het registreren van een domeinnaam een absoluut recht op die domeinnaam zou opleveren. De registratie en (blijvende) occupatie van een domeinnaam dient te worden beschouwd als een abonnement dat geen eigen recht in het leven roept, maar slechts de bevoegdheid om gedurende de abonnementsperiode gebruik te maken van de domeinnaam. De omstandigheid dat geen gebruik wordt gemaakt van de domeinnaam en de domeinnaam jarenlang nodeloos bezet wordt gehouden, zou moeten leiden tot het oordeel dat de domeinnaamhouder geen rechtens te respecteren belang heeft bij de domeinnaam.

Dit mist feitelijke grondslag. Dat het hof bij zijn beoordeling in rov. 5.31 en 5.32 tot uitgangspunt heeft genomen dat het registreren van een domeinnaam een absoluut recht op die domeinnaam zou opleveren, volgt niet uit het bestreden arrest. Getoetst is wel of Gaos een rechtens te respecteren belang heeft bij behoud van haar domeinnaam en of dat prevaleert boven het belang van OK Oliecentrale tot het verkrijgen van een met haar merk overeenstemmende domeinnaam. Die afweging valt niet ten gunste van OK Oliecentrale uit bij rechtbank en hof. Voor zover het subonderdeel aanstuurt op een nieuwe belangenafweging, is daarvoor in cassatie geen plaats. Hiervoor is in 2.69 verder uitgewerkt dat het recht op een domeinnaam wel kwalificeert als een “eigen recht”, zodat dit deel van de klacht op de daar aangegeven gronden niet tot cassatie kan leiden. Het subonderdeel treft zodoende geen doel.

Misbreuk van recht

Subonderdeel 4.1 klaagt dat het hof in rov. 5.33 heeft miskend dat voor misbruik van recht een ander criterium geldt dan voor onrechtmatige daad. Voor de misbruiktoets moet volgens de klacht worden onderzocht of Gaos haar recht op de domeinnaam uitoefent met een ander doel dan waarvoor zij is verleend. Dat is volgens OK Oliecentrale het geval, nu Gaos het recht heeft op het gebruik van de domeinnaam, maar zij die sinds jaar en dag braak laat liggen, de domeinnaam voor een exorbitant bedrag aan OK Oliecentrale heeft aangeboden en pour besoin de la cause een buitengewoon vaag en niet serieus te nemen plan voor toekomstig gebruik heeft aangevoerd. Ik begrijp de klacht zo, dat hiermee is miskend dat een ander criterium moet worden gehanteerd, namelijk of de handelwijze van Gaos, indachtig het karakter van de domeinnaam, misbruik van recht oplevert.

Als wij bezien wat het hof doet in rov. 5.33, dan wordt duidelijk dat dit feitelijke grondslag mist in het bestreden arrest. Door verwijzing in rov. 5.33 naar de “onder 5.33 genoemde redenen” (wat inderdaad, zoals de klacht terecht opmerkt, een kennelijke verschrijving is en rov. 5.32 moet zijn) zien wij een beoordeling of de handelswijze van Gaos, indachtig het karakter van de domeinnaam, misbruik van recht in de zin van art. 3:13 BW oplevert. Het hof heeft die vraag met deze verwijzing ontkennend beantwoord door daartoe redengevend te vinden dat i) Gaos de domeinnaam <ok.nl> rechtsgeldig als eerste heeft verkregen, ii) er geen sprake is van domeinnaamkaping, iii) er op grond van het .nl-domeinnamenreglement geen verplichting op Gaos rust om de domeinnaam te gebruiken, iv) OK Oliecentrale beschikt over de domeinnaam okolie.nl, v) OK Oliecentrale daarmee voor klanten op het internet gewoon bereikbaar is en anders dan zij stelt bij pleidooi niet hinderlijk wordt geblokkeerd en vi) de begrijpelijke wens van OK Oliecentrale om liever bereikbaar te zijn op een met haar merk overeenstemmende domeinnaam niet opweegt dan het belang van Gaos bij behoud van haar domeinnaam.

Het hof heeft zodoende, gelet op de omstandigheden i) tot en met iii), wel onderzocht of Gaos haar recht op de domeinnaam uitoefent met een ander doel dan waarvoor zij is verleend en heeft die vraag ontkennend beantwoord. Daarom faalt deze klacht ook.

Subonderdeel 4.2 besluit met de motiveringsklacht dat het oordeel ten aanzien van het gestelde misbruik van recht onbegrijpelijk is, omdat het hof heeft volstaan met verwijzing naar de in het kader van de onrechtmatige daad gegeven overwegingen, terwijl die rechtsgrond materieel verschilt van misbruik van recht. Daarmee voldoet het oordeel van het hof niet aan het vereiste dat de beslissing zodanig moet worden gemotiveerd dat zij voldoende inzicht geeft in de daaraan ten grondslag liggende gedachtegang om de beslissing controleerbaar en aanvaardbaar te maken.

Hoewel de rechtsgrond onrechtmatige daad materieel inderdaad verschilt van de rechtsgrond misbruik van recht, sluit dat niet uit dat de omstandigheden die maken dat een bepaalde gedraging niet onrechtmatig is gelijktijdig maken dat diezelfde gedraging ook geen misbruik van recht oplevert. In deze zaak is niet onbegrijpelijk dat het hof op basis van de hiervoor onder 2.89 genoemde omstandigheden oordeelt dat geen sprake is van misbruik van recht. Van onvoldoende inzichtelijkheid is helemaal geen sprake.

Het incidentele cassatieberoep is ingesteld onder de voorwaarde dat enig onderdeel van het principaal cassatiemiddel slaagt. Die voorwaarde wordt volgens mij niet vervuld, maar voor het geval Uw Raad niettemin toe zou komen aan het incidentele beroep volgt daarvan nu een bespreking.

Overigens bestaat naar wil voorkomen alleen belang bij het zich tot de merkenrechtelijke inbreukgrondslag “sub d” beperkende voorwaardelijke incidentele cassatieberoep, als één van de klachten uit het principale cassatiemiddel gericht tegen het oordeel van het hof over art. 2.20 lid 1 sub d BVIE slaagt. Welk belang Gaos, dat merkenrechtelijk “sub d” in het gelijk is gesteld, bij het incidenteel cassatiemiddel zou hebben, indien alleen één of meer klachten van het principale beroep over onrechtmatige daad of misbruik van recht zouden slagen, zie ik niet; de bestreden oordelen die het hof in het kader van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE geeft werken ook niet door in de overwegingen over de onrechtmatige daad / misbruik van recht.

Het incidentele beroep focust als gezegd op de “sub d”-beoordeling en omvat vijf hoofdonderdelen, uiteenvallend in subonderdelen.

Onderdeel 1 bevat klachten over “ander gebruik” uit de “sub d”-grondslag.

Onderdeel 2 gaat over de overeenstemmingsmaatstaf.

Onderdeel 3 ziet op de maatstaf voor de merkenrechtelijke maatman.

Onderdeel 4 regardeert onderscheidend vermogen en overeenstemming.

Onderdeel 5 ziet op meeliften (ongerechtvaardigd voordeel trekken).

Incidenteel onderdeel 1: ander gebruik

Subonderdeel 1.1 klaagt dat het oordeel in rov. 5.10 dat ieder gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten in beginsel onder de reikwijdte van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE valt, ongeacht of dit gebruik economische betekenis heeft, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. Art. 2.20 lid 1 sub d BVIE moet aldus worden uitgelegd dat de merkhouder op grond van dit artikel gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten buiten het economisch verkeer niet kan verbieden. Het merkenrecht beoogt als onderdeel van het privaatrechtelijke mededingingsrecht immers het handelsverkeer in goede banen te leiden: daarbuiten behoort het merkenrecht geen toepassing te vinden.

Zoals hiervoor uitgewerkt in 2.17, is in art. 2.20 lid 1 sub d BVIE in 2004 het vereiste dat het moet gaan om gebruik “in het economisch verkeer” komen te vervallen en biedt art. 5 lid 5 Mrl de lidstaten hiervoor de ruimte. Dat heeft wel tot kritiek geleid (overigens ook tot bijval), maar er is hier volgens mij geen sprake van een omissie van de Benelux-wetgever. Ondanks het feit dat enige toelichting van de wetgever op dit punt ontbreekt, ligt voor de hand dat de Benelux-wetgever het vereiste bewust heeft geschrapt om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de tekst van de Merkenrichtlijn. Dit was onder de Merkenrichtlijn weliswaar niet nodig, maar wel mogelijk. Ruimte om art. 2.20 lid 1 sub d BVIE desalniettemin aldus uit te leggen dat dit artikel vereist dat sprake is van gebruik in het economische verkeer – of aanleiding om op dit punt vragen te stellen aan het BenGH – zie ik in het licht hiervan niet. De geldige reden-escape beidt volgens mij voldoende waarborgen ter voorkoming van ongelukken.

Subonderdeel 1.2 klaagt dat het hof – met het oordeel dat in het midden kan blijven of het louter geregistreerd houden van een domeinnaam gebruik oplevert – de grondslag van de stellingen van OK Oliecentrale ongeoorloofd heeft aangevuld, althans een ontoelaatbare verassingsbeslissing heeft gegeven, althans het oordeel onvoldoende begrijpelijk heeft gemotiveerd in het licht van het partijdebat en de verdere beoordeling van het geschil.

Subnderdeel 1.2.1 voert daartoe aan dat beide partijen het gebruik van de domeinnaam <ok.nl> in de vorm van de in 1.8 genoemde mededeling gelijk hebben gesteld met de loutere registratie van die domeinnaam (inl. dagv. 17, 26, 32, 34-36, 38, 42, 48, 52-53, 55; MvG 34). OK Oliecentrale heeft gesteld dat het oordeel van de rechtbank dat het gebruik van een teken als domeinnaam is aan te merken als gebruik ”sub d” een onjuiste weergave van haar stellingen is, omdat zij had gesteld dat het enkele houden van een domeinnaam aan te merken is als gebruik “sub d” (MvG 47, 53, 61, 63, 68). In reactie op deze grief heeft Gaos aangevoerd dat door het enkele geregistreerd houden geen gebruik wordt gemaakt van de merken van OK Oliecentrale (MvA 3.3, 3.13 en plta h.b. 2.1). In het licht van het partijdebat en OK Oliecentrale’s grief III heeft Gaos er niet op bedacht hoeven zijn dat het hof het gebruik van de domeinnaam <ok.nl> in de in 1.8 weergegeven vorm zou beoordelen als meer dan de loutere registratie van de domeinnaam.

Volgens mij is hier geen sprake van grondslagaanvulling, maar van kwalificatie van feitelijke stellingen door het hof. Het louter houden van een domeinnaam is volgens OK Oliecentrale al gebruik “sub d”, volgens Gaos niet. Het moge zo zijn dat (ik vind dat overigens niet zo zonneklaar als de klacht het voorstelt) dat tussen partijen in confesso is dat de in 1.8 bedoelde mededeling bij het intypen van de domeinnaam niet als een operationeel houden van een website kwalificeert of als een normale activiteit of iets dergelijks, dat laat onverlet dat de stellingen over louter geregistreerd houden tegenover elkaar bleven staan. Het hof heeft dit opgelost door de vraag of bij louter registeren al sprake kan zijn van gebruik “sub d” in het midden te laten en het verschijnen van meerbedoelde mededeling als iets meer te zien en dat vervolgens de gebruiksdrempel over te laten komen. Het is een feitelijk oordeel dat het hof vrijstond en volgens mij geen verrassingsbeslissing. Zelfs als juist zou zijn dat voor partijen het hanteren van voormelde mededeling gelijkstond met of op dezelfde voet stond met loutere registratie – wat ik maar de vraag vind bij lezing van de ingeroepen vindplaatsen – dan is door het hof hier geoordeeld dat dit in zijn ogen feitelijke “onsje meer” over de drempel komt. In de ogen van Gaos is dat dan misschien een keuze voor de lijn van OK Oliecentrale en is het in het midden laten of loutere registratie kwalificeert als gebruik “sub d” hooguit een systematische slordigheid die in mijn ogen niet tot cassatie behoort te leiden. Dragend is de beslissing dat het “onsje meer” van de mededeling hier de drempel slecht van gebruik “sub d”.

Subonderdeel 1.2.2 klaagt dat uit de verdere beoordeling van het hof volgt dat het hof alleen “het geregistreerd houden van de domeinnaam ok.nl” onderzoekt, zie rovv. 5.12 en 5.26.

Deze klacht lijkt mij uit te gaan van een verkeerde lezing van het arrest, zodat dit feitelijke grondslag mist. Het hof bedoelt in rov. 5.12 hiermee kennelijk en wat mij betreft niet onbegrijpelijk: geregistreerd houden op de aangegeven wijze, dus in de vorm van het geen actieve website aan haar domeinnaam koppelen en het laten verschijnen van de in 1.8 bedoelde mededeling. De verwijzing naar rov. 5.26 kan ik niet plaatsen in deze sleutel, want daar toetst het hof niet merkenrechtelijk, maar de onrechtmatige daadsgrondslag. Ik zie op een en ander deze klacht stranden.

Terzijde: mocht ik dit niet juist zien, dan is de vraag of wel belang bestaat bij deze klacht. Het hof toetst namelijk in rov. 5.20 feitelijk of door het in rov. 5.11 vastgestelde gebruik in de vorm van meerbedoelde mededeling afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk. In rov. 5.21 e.v. toetst het hof of “door de verkoop van de domeinnaam ok.nl zo lang mogelijk uit te stellen teneinde daarvoor een zo hoog mogelijke prijs te vragen” ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het beeldmerk OK. In beide gevallen is het getoetste gebruik dus feitelijk niet het louter geregistreerd houden van de domeinnaam (en het middel klaagt (hier) niet dat het getoetste gebruik in het arrest inconsequent is). Zo bezien is de klacht gericht tegen een niet dragende overweging, zodat deze ook op die grond niet tot cassatie kan leiden.

Onderdeel 1.2.3 klaagt (nog steeds als uitwerking van de klacht dat het in het midden laten van de vraag of louter geregistreerd houden kan kwalificeren als gebruik “sub d”) dat het door het hof genoemde voornemen van Gaos om de domeinnaam na de pensionering van [betrokkene 1] te gebruiken voor een positief gerichte website onverlet laat dat daarvan ten tijde van het arrest geen sprake was: op dat moment hield Gaos de domeinnaam louter geregistreerd, opnieuw onder verwijzing naar rov. 5.12 en 5.26.

In de eerste plaats is ook hier de verwijzing naar rov. 5.26 niet te volgen om de bij de vorige klacht aangegeven reden.

Ik kan deze klacht overigens niet plaatsen, gericht als deze lijkt te zijn tegen de tweede motivering van het slechten van de gebruiksdrempel in rov. 5.11, namelijk het tweede deel (hierna gecursiveerd weergegeven) van de passage “nu de domeinnaam ok.nl wordt gebruikt voor de hiervoor onder (...) [1.8] opgenomen mededeling en Gaos in haar memorie van antwoord en ter gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep heeft aangekondigd de domeinnaam op korte termijn te willen gaan gebruiken.” Hoe deze nadere motivering van voorgenomen gebruik is te zien als uitwerking van de klacht over het in het midden laten of louter geregistreerd houden kan kwalificeren als gebruik, ontgaat mij. Dat het hof ook bij de beoordeling heeft betrokken het gebruik dat Gaos in de toekomst van de domeinnaam ok.nl wenst te maken, lijkt mij niet onjuist of onbegrijpelijk. Bij de vraag of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken gaat het er immers niet alleen om of op dat moment daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt, maar gaat het er ook om of er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet. De klacht lijkt mij dan ook tevergeefs.

Subonderdeel 1.3 klaagt dat, voor zover het oordeel van het hof aldus moet worden verstaan dat het louter geregistreerd houden van een domeinnaam, al of niet in combinatie met een voornemen tot gebruik daarvan in maatschappelijke context, merkgebruik of ander gebruik “sub d” oplevert, dit oordeel getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. Dergelijk gebruik geldt niet als “ander gebruik” van een merk.

Deze klacht mist feitelijke grondslag, omdat het hof dit niet heeft geoordeeld in rov. 5.11. Wel oordeelt het hof daar dat de domeinnaam <ok.nl> wordt gebruikt voor de in 1.8 genoemde mededeling en dat Gaos heeft aangekondigd de domeinnaam op korte termijn te willen gaan gebruiken en dat om die reden in het midden kan worden gelaten of het louter geregistreerd houden van de domeinnaam “ander gebruik” oplevert. Dit valt niet te begrijpen in de zin als door de klacht voorgesteld.

Incidenteel onderdeel 2: overeenstemming

Onderdeel 2.1 klaagt dat het hof in rov. 5.15 blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, omdat een algemene regel dat bij de waardering van de uitkomst van de vergelijking van het merk en het teken meer gewicht zou moeten worden gehecht aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil, zoals het hof tot uitgangspunt neemt, anders dan in het Arubaanse merkenrecht, geen steun vindt in het Nederlandse merkenrecht. Een dergelijke regel geldt niet bij de beoordeling van overeenstemming op grond van art. 2.20 lid 1 BVIE.

Voor zover in deze context van belang zijn twee hoofdlijnen te zien in de Luxemburgse rechtspraak over overeenstemming (waarvoor ik allereerst verwijs naar de uiteenzettingen in de inleiding in 2.10-2.14):

(i) de vraag óf er overeenstemming bestaat tussen merk en teken moet worden beoordeeld door de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming te bepalen, waarbij in voorkomend geval moet worden bepaald welk belang aan deze elementen moet worden toegekend en

(ii) de vraag of er een zodanige mate van overeenstemming bestaat tussen merk en teken dat het relevante publiek een verband legt tussen merk en teken, moet globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waarbij dat tussen de relevante omstandigheden van het geval een zekere wisselwerking bestaat.

Het hof heeft in rov. 5.15 als een van de elementen van de aan te leggen toets onder meer overwogen dat bij de waardering van de uitkomst van de vergelijking van het merk en het teken meer gewicht dient te worden gehecht aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil. Aan het eind van deze maatstafoverweging verwijst het hof naar twee Luxemburgse zaken: Lloyd/Loint’s51.en Ferrero/BHIM52.. In deze arresten – en in overige jurisprudentie van het HvJEU – is de hier aangevallen regel echter niet (met zoveel woorden) terug te vinden. Een dergelijke algemene regel staat mogelijk op gespannen voet met het hiervoor in de inleiding samengevatte systeem dat door het HvJEU is vormgegeven en dat zich kenmerkt door een op de omstandigheden van het geval toegespitste beoordeling, maar het lijkt ook niet onmogelijk dit in het systeem te passen. Het is weliswaar niet zo dat dit één op één samenvalt met de regel dat bij de globale beoordeling van overeenstemming merk en teken in hun geheel moeten worden beschouwd en dat het bij beoordeling van de totaalindruk onder meer rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen, zoals we al weten sinds Puma/Sabel53.. De onderscheidene en dominerende bestanddelen zullen in het totaalbeeld meer opvallen, zodat de praktijk met en zonder de aangevallen regel mogelijk vergelijkbare uitkomsten zal geven doorgaans, maar er is geen 100% samenval hier.

Het bestaan van een regel dat bij de waardering van de uitkomst van de vergelijking van het merk en het teken meer gewicht zou moeten worden gehecht aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil, wordt in Nederlandse rechtspraak en literatuur afgeleid54.uit de arresten van Uw Raad in de zaken Bigott-Batco/Doucal55.en Flügel-flesje II56.. Het eerste arrest betrof echter Arubaans merkenrecht, dat niet identiek is aan het Unierechtelijke merkenrecht. De in dit arrest geformuleerde regel – “volgens welke de rechter, wanneer hij in het kader van de inbreukvraag de uitkomsten van een vergelijking als voormeld waardeert, daarbij meer gewicht behoort te hechten aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil” – kan dan ook niet zonder meer worden doorgetrokken naar ons merkenrecht57.. Of Uw Raad in het tweede arrest het bestaan van een dergelijke regel heeft aangenomen, kan mogelijk bij precieze nadere lezing worden betwijfeld. In rov. 3.10 van dat arrest is immers overwogen:

“Onderdeel 8 klaagt dat het hof, in weerwil van het in rov. 4 van zijn arrest weergegeven juiste criterium dat bij de waardering van de uitkomst van de vergelijking van het merk en [teken] meer gewicht dient te worden toegekend aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil, in rov. 6 heeft geoordeeld dat het in dit geval de punten van verschil meer bepalend acht voor de totaalindruk dan de punten van overeenstemming. Het onderdeel mist doel. Het hof heeft zonder miskenning van deze maatstaf kunnen oordelen dat in het onderhavige geval de punten van overeenstemming, van zo ondergeschikte betekenis zijn dat de totaalindruk in hoofdzaak wordt bepaald door de van elkaar afwijkende etiketten, die duidelijke, direct opvallende verschillen vertonen, waarbij de volledig verschillende namen van de producten direct in het oog springen. Dit oordeel is niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering.”

Uw Raad lijkt in dit arrest uit te gaan van de door het onderdeel juist geachte criterium, maar heeft zich er mogelijk niet over uitgelaten of dat criterium inderdaad juist is. Het is maar hoe moet worden gewaardeerd “zonder miskenning van deze maatstaf”.

In het kader van het leerstuk van de slaafse nabootsing en de vraag of sprake is van (een gevaar voor) nodeloze verwarring bij het desbetreffende publiek heeft Uw Raad overwogen dat de rechter er niet als regel van hoeft uit te gaan dat voor de verwarringsvraag aan punten van overeenstemming meer gewicht toekomt dan aan punten van verschil58.. Doet hoeft nog niet te betekenen dat deze regel ook geldt in het merkenrecht.

Voor de regel dat – in zijn algemeenheid – bij de overeenstemmingsvraag bij vergelijking tussen merk en teken meer gewicht dient te worden gehecht aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil, kan niet voldoende steun worden gevonden in de jurisprudentie van het HvJEU. De jurisprudentie van Uw Raad, noch “sub b” of “sub c”, noch “sub d” inmiddels meer de hoogste merkenrechter, geeft hier wel aanknopingspunten voor, die bij nadere beschouwing niet volkomen eenduidig blijken te zijn voor ons merkenrecht, terwijl de literatuur (en de lagere rechtspraktijk voeg ik daar mede uit eigen ondervinding aan toe, vgl. ook de in voetnoot 54 in Kort Begrip genoemde lagere rechtspraak) wel duidelijk een voorkeur voor die regel uitspreekt.

Of hierbij moet worden aangesloten (en of terzake wellicht prejudiciële vragen gesteld zouden moeten worden), kan in deze zaak denk ik in het midden worden gelaten, omdat dit onderdeel niet tot cassatie kan leiden. Het hof heeft in rov. 5.16 – in cassatie onbestreden – overwogen dat er een zodanige mate van auditieve en begripsmatige overeenstemming bestaat tussen het merk en de domeinnaam in combinatie met het “groeiende marktaandeel van het beeldmerk OK”, dat het relevante publiek een verband legt tussen de domeinnaam en het beeldmerk en dat deze auditieve en begripsmatige gelijkenis door de afwijkende vormgeving van het beeldmerk niet (voldoende) wordt weggenomen. Dat het hof hier toepassing heeft gegeven aan de regel dat bij de waardering van de uitkomst van de vergelijking tussen merk en teken aan de punten van overeenstemming meer gewicht moet worden gehecht dan aan de punten van verschil, blijkt niet. Wat het hof zegt is dat de mate van auditieve en begripsmatige overeenstemming zodanig is dat de afwijkende vormgeving van het beeldmerk er niet aan afdoet dat het relevante publiek een verband zal leggen. Anders gezegd: er zijn meer overeenkomsten dan verschillen. Dat is een weging van de (mate van) overeenstemming en de (mate van) verschil, geen toepassing van de aangevallen regel.

Incidenteel onderdeel 3: onjuiste merkenrechtelijke maatman?

Subonderdeel 3.1 klaagt dat het hof in rov. 5.16 een onjuiste maatstaf heeft aangelegd omtrent de maatman die moet worden gehanteerd bij de beoordeling op grond van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE door uit te gaan van de “normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument die bij OK tankt” en niet van de “gemiddelde, normaal geïnformeerde, omzichtig handelende en oplettende consument”. Niet valt in te zien waarom de hier relevante maatman zou tanken bij OK. Door de consument die niet tankt bij OK niet in de beoordeling te betrekken, heeft het hof op ontoereikende gronden aangenomen dat de gemiddelde consument een samenhang ziet tussen het beeldmerk en de domeinnaam ok.nl. Daarnaast valt niet in te zien waarom het hof is uitgegaan van een ‘redelijk omzichtige’ (en derhalve minder oplettende) consument, nu de juiste maatstaf een omzichtige consument veronderstelt.

Eerste aantekening verdient dat Gaos in voetnoot 33 van de s.t. kenbaar heeft gemaakt dat niet wordt gehandhaafd de klacht dat het hof ten onrechte is uitgegaan van de “redelijk omzichtige” consument. Ter bespreking ligt daarmee alleen nog voor de klacht dat het hof ten onrechte is uitgegaan van een maatman die bij OK tankt, in plaats van de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten.

In de hier bestreden overweging uit rov. 5.16 beoordeelt het hof of er een verband bestaat tussen het beeldmerk OK en de domeinnaam <ok.nl>, oftewel of er een zodanige mate van overeenstemming is dat het relevante publiek samenhang ziet tussen het beeldmerk en de domeinnaam. Dit relevante publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven (zie hiervoor in 2.13 met rechtspraakvindplaatsen). Dat is in dit geval waren in klassen 4 en 19 (zie 1.4). Door uit te gaan van het relevante publiek dat bij OK tankt, lijkt het hof optisch te zijn uitgegaan van een te beperkt relevant publiek en (dus) van een onjuiste rechtsopvatting, maar dit lijkt mij echt een slip of the pen. Niet valt in te zien dat hier een bewuste keus is gemaakt voor de beperkte groep tankers bij (uitsluitend?) OK. Het gaat hier (hoofdzakelijk) om de benzine- en smeermiddelenconsument, dus (ook onvoldoende nauwkeurig) huiselijk gezegd: de algemene automobilist. Nergens in de daadwerkelijke beoordeling blijkt dat het hof zich heeft gefocust op de benzinetanker bij OK stations in plaats van de gemiddelde consument van de waren waarvoor het merk is ingeschreven (klasse 4: aardolieproducten, waaronder benzine en smeermiddelen en klasse 19: asfaltproducten) en waarom dit tot een ander oordeel zou kunnen hebben geleid. Dat dat een beperkte groep is, de OK-tanker, realiseert het hof zich ook door (overigens eveneens onnauwkeurig geformuleerd, maar niet in cassatie bestreden) in rov. 5.16 te spreken over “het groeiende marktaandeel van het beeldmerk OK”. Het komt mij ongewenst voor om in een uitvoerig gemotiveerde en omvangrijke appeluitspraak als deze ingeslopen onnauwkeurigheden op deze manier af te straffen. Ik vind niet dat dit tot cassatie zou moeten leiden, nu niet blijkt dat dit tot een andere beoordeling heeft geleid. Maar strikt genomen heeft deze klacht een punt.

In de s.t. onder 8.6-8.9 is van de zijde van Gaos nog betoogd dat het hof, gelet op het Intel-arrest (vp. vt. 11), ten onrechte heeft nagelaten per grondslag (reputatieschade, ongerechtvaardigd voordeel) het relevante publiek in ogenschouw te nemen. Daargelaten dat deze tournure niet in de klacht valt te lezen en zodoende buiten beschouwing moet blijven, gaat dat betoog niet op, omdat het hof in rov. 5.16 alleen beoordeelt of er een verband bestaat tussen het beeldmerk OK en de domeinnaam <ok.nl>. Daarvoor geldt – ook onder Intel – het hiervoor genoemde relevante publiek. Dat is inderdaad een ander publiek dan het publiek dat relevant is om, bijvoorbeeld, te beoordelen of sprake is van reputatieschade, maar nu het hof in rov. 5.16 niet beoordeelt of sprake is van reputatieschade doet dat niet ter zake.

Incidenteel onderdeel 4: onderscheidend vermogen en overeenstemming

Subonderdeel 4.1 klaagt dat het hof in rov. 5.16 blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting omdat het heeft miskend dat bij de beoordeling van de overeenstemming en verwarring tussen enerzijds een beeldmerk dat is samengesteld uit beeldelementen en beschrijvende elementen en vanwege die beeldelementen niet uitsluitend beschrijvend wordt geacht en anderzijds het aangevallen teken, de beschrijvende elementen uit dat merk buiten beschouwing dienen te blijven, althans niet tot uitgangspunt in de vergelijking moeten worden genomen. Het hof heeft bovendien ten onrechte tot uitgangspunt genomen dat aan overeenstemming geen al te strenge eisen mogen worden gesteld. De visuele weergave van de bestanddelen dient bij de bepaling van de mate van overeenstemming tot uitgangspunt te worden genomen. Een andere opvatting zou als onwenselijk gevolg hebben dat een niet geregistreerd beschrijvend woordmerk, waarvan twijfelachtig is of dat zou kunnen worden beschermd vanwege het weinig onderscheidende karakter ervan, ten onrechte “via de achterdeur” alsnog bescherming zou kunnen krijgen door er bepaalde beeldelementen aan toe te voegen. In dit soort gevallen dienen bovendien aan de overeenstemming strengere eisen te worden gesteld. In elk geval heeft het hof de onjuiste maatstaf gehanteerd door in de beoordeling de auditieve en begripsmatige gelijkenis als uitgangspunt te nemen en vervolgens te oordelen dat dit door de afwijkende vormgeving van het beeldmerk niet, althans onvoldoende, wordt weggenomen.

De klacht dat het hof in rov. 5.16 ten onrechte als uitgangspunt neemt dat aan overeenstemming niet al te strenge eisen mogen worden gesteld, kan niet slagen. Dit omdat het hof in rov. 5.14 heeft voorop gesteld dat uit het arrest Ferrero/BHIM (vp. vt. 11) volgt dat aan de mate van overeenstemming niet al te hoge eisen mogen worden gesteld. Reeds nu deze overweging in cassatie – overigens: terecht – niet bestreden is, kan niet succesvol worden geklaagd tegen het refereren aan deze vooropstelling in rov. 5.16. Ik roep in herinnering dat hier wordt getoetst of de lage “sub c”-drempel van het leggen van een verband wordt gehaald, die in deze “sub d”-zaak (in cassatie onbestreden, hetgeen Gaos’ s.t. 9.4 uit het oog verliest) analoog wordt toegepast (zie hiervoor in 2.7 en 2.10).

Het subonderdeel klaagt verder dat bij de beoordeling van de (mate van) overeenstemming tussen een teken en een beeldmerk dat is samengesteld uit beeldelementen en beschrijvende elementen en alleen vanwege die beeldelementen niet uitsluitend beschrijvend is, de beschrijvende elementen uit het merk buiten beschouwing moeten worden gelaten, althans niet tot uitgangspunt moeten worden genomen.

Dat is onjuist. Uit de Luxemburgse merkenrechtspraak volgt dat bij de beoordeling van overeenstemming niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in de beschouwing mag worden betrokken en worden vergeleken. Het betrokken merk moet in zijn geheel worden onderzocht. Daarbij geldt dat indien een woordelement van het samengestelde merk als louter beschrijvend moet worden beschouwd, dit beschrijvende karakter er niet aan in de weg staat dat dit element dominerend is voor de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens59.. Zodoende kan een louter beschrijvend woordelement van een samengesteld merk wel degelijk bij de beoordeling moeten worden betrokken en zelfs – indien het beschrijvende woordelement het dominerende bestandsdeel vormt – tot uitgangspunt worden genomen. Ook deze klacht is dus onterecht.

Het subonderdeel brengt naar voren dat dit het (onwenselijke) gevolg kan hebben dat een niet geregistreerd beschrijvend woordmerk, waarvan twijfelachtig is of dat zou kunnen worden beschermd vanwege het weinig onderscheidende karakter ervan, “via de achterdeur” alsnog (vergaande) bescherming zou kunnen krijgen door bepaalde beeldelementen toe te voegen60.. Ik meen dat dit risico beperkt is. Het enkele feit dát er overeenstemming bestaat tussen merk en teken is immers niet voldoende voor een geslaagd beroep op art. 2.20 lid 1 sub d BVIE. Daarvoor is in ieder geval ook vereist dat er een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat het relevante publiek een verband legt tussen merk en teken en dient daarnaast aan de overige vereisten van dit artikel te worden voldaan. Bij de beoordeling of het relevante publiek een verband legt tussen merk en teken, is onder meer van belang de mate van onderscheidend vermogen van het merk. Beschrijvende elementen van het merk zullen daarbij door het relevante publiek doorgaans ook als zodanig worden herkend, zodat het niet direct voor de hand ligt dat het relevante publiek op basis van die beschrijvende elementen een verband legt tussen merk en teken61..

In het onderhavige geval heeft het hof geoordeeld dat gelet op de mate van auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen het beeldmerk en de domeinnaam en “het groeiende marktaandeel van het beeldmerk OK”, het relevante publiek een verband zal leggen tussen het beeldmerk OK en de domeinnaam <ok.nl>. Met dit oordeel heeft het hof blijkens het voorgaande geen onjuiste maatstaf aangelegd62., zodat de klacht ook in zoverre niet opgaat.

Incidenteel onderdeel 5: ongerechtvaardigd voordeel trekken uit reputatie (meeliften)

De klachten van onderdeel 5 zijn voorgesteld onder de nadere voorwaarde dat één of meer klachten van het principaal cassatiemiddel tegen rov. 5.23 slagen (zie incidenteel cassatiemiddel onder 5.ii). Deze voorwaarde is niet vervuld, maar ook hier zal ik volledigheidshalve toch ingaan op de klachten.

Onderdeel 5.1 klaagt dat onder ongerechtvaardigd voordeel trekken “sub d” niet de verkoop van een met dat merk overeenstemmende domeinnaam kan worden verstaan, omdat dat dat niet onder “ander gebruik” valt.

In de s.t. 10.3-10.4 is ter toelichting op dit onderdeel betoogd dat bij de grondslag ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, gelet op het Intel/CPM63.arrest, moet worden uitgegaan van de gemiddelde consument die in contact komt met de domeinnaam <ok.nl> en dat de verkoop van een met een merk overeenstemmende domeinnaam een handeling is die zich onttrekt aan het zicht van de genoemde gemiddelde consument. In welk opzicht een dergelijke verkoop dan als “ander gebruik” zou hebben te gelden, is niet duidelijk.

Daargelaten dat deze uitwerking niet in de geformuleerde klacht valt te lezen, waar deze klacht al op stuk zou moeten lopen, geldt het volgende. Het hof heeft in rov. 5.22 geoordeeld dat de verkoop van een met het merk overeenstemmende domeinnaam aan de betrokken merkhouder kan worden gekwalificeerd als ander gebruik van het merk of daarmee overeenstemmend teken. Vervolgens gaat het hof in rov. 5.23 in op de vraag of met ander gebruik in die vorm ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het merk. De vraag wat kwalificeert als ander gebruik “sub d” is geen vraag die moet worden beantwoord aan de hand van de perceptie van het relevante publiek, maar een rechtsvraag. Het hof hoefde in rov. 5.22 dan ook niet uit te gaan van het uit het arrest Intel/CPM volgende relevante publiek. Wel moest het hof dat in rov. 5.23, waar het beoordeelt of met het vastgestelde gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het merk, maar daartegen is de klacht niet gericht.

Ook overigens zie ik niet waarom dit onjuist zou zijn en deze “afgeleide” post niet in het kielzog van l’Oréal/Bellure64., punt 41 zou passen, zoals het hof aangeeft in rov. 5.22.

Subonderdeel 5.2 klaagt ten slotte dat het hof met rov. 5.22 heeft miskend dat voor de vraag of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het merk een globale beoordeling moet worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het merk, de mate van overeenstemming tussen merk en teken en de aard van en de mate waarin de betrokken waren en diensten gerelateerd zijn. Deze beoordeling heeft het hof volgens de klacht niet gemaakt door in rov. 5.22 te oordelen dat onder “ongerechtvaardigd voordeel trekken” in beginsel ook de verkoop van een met het merk overeenstemmende domeinnaam aan de betrokken merkhouder kan worden verstaan.

Het hof heeft in rov. 5.22 niet geoordeeld dat onder meeliften in beginsel ook de verkoop van een met het merk overeenstemmende domeinnaam aan de betrokken merkhouder kan worden verstaan, maar dat zo’n verkoop kan kwalificeren als ander gebruik. Dat is iets anders. De klacht mist feitelijke grondslag.

Ik concludeer tot verwerping van het principaal cassatieberoep.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden

Advocaat-Generaal