HvJ EG, 10-04-2008, nr. C-102/07

Zoals de advocaat-generaal heeft opgemerkt in de punten 33 en volgende van zijn conclusie, bestaan er overwegingen van algemeen belang, met name verband houdend met de noodzaak van een onvervalste mededinging, waardoor het wenselijk is dat bepaalde tekens ongestoord door alle marktdeelnemers kunnen worden gebruikt.

Zoals het Hof reeds heeft overwogen, is deze vrijhoudingsbehoefte de ratio die ten grondslag ligt aan bepaalde in artikel 3 van de richtlijn genoemde gronden voor weigering van de inschrijving (zie onder meer, in die zin, arresten van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 25; 8 april 2003, Linde e.a., C-53/01-C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punt 73, en 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 53).

Voorts bepaalt artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn dat een merk vervallen kan worden verklaard wanneer het, na de inschrijving ervan, door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van de waar of dienst waarvoor het is ingeschreven. Met deze bepaling heeft de gemeenschapswetgever de belangen van de merkhouder afgewogen tegen de met de beschikbaarheid van tekens verband houdende belangen van zijn concurrenten (zie arrest van 27 april 2006, Levi Strauss, C-145/05, Jurispr. blz. I-3703, punt 19).

Hoewel aldus blijkt dat de vrijhoudingsbehoefte een belangrijke rol speelt in het kader van de artikelen 3 en 12 van de richtlijn, moet worden vastgesteld dat het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing dit kader te buiten gaat, omdat het de vraag opwerpt of de vrijhoudingsbehoefte een beoordelingscriterium is om, nadat een merk is ingeschreven, de omvang van het uitsluitende recht van de merkhouder af te bakenen. Marca Mode, C&A, H&M en Vendex wensen namelijk geen nietigverklaring in de zin van artikel 3 of een vervallenverklaring in de zin van artikel 12, maar maken met een beroep op de behoefte aan vrijhouding van andere streepmotieven dan dat hetwelk op verzoek van adidas is ingeschreven, hun recht geldend om die motieven zonder toestemming van adidas te gebruiken.

Beroept een derde zich voor het geldend maken van zijn recht op het gebruik van een ander teken dan hetwelk op verzoek van de merkhouder is ingeschreven, op de vrijhoudingsbehoefte, dan kan de relevantie van dat argument niet worden beoordeeld in het kader van de artikelen 3 en 12 van de richtlijn, maar moet zij worden onderzocht in het licht van artikel 5 van de richtlijn, dat betrekking heeft op de bescherming van het ingeschreven merk tegen het gebruik van tekens door derden, en van artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn, wanneer het betrokken teken binnen de werkingssfeer van deze bepaling valt.

Door de houder van een merk het recht te verlenen, iedere derde het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken te verbieden in geval van gevaar voor verwarring, en door aan te geven welk bepaald gebruik van dit teken kan worden verboden, beoogt artikel 5 van de richtlijn de merkhouder te beschermen tegen het gebruik van tekens die inbreuk kunnen maken op dit merk (zie in die zin arrest Levi Strauss, reeds aangehaald, punt 14).

Het gevaar voor verwarring vormt de specifieke grondslag voor de door het ingeschreven merk verleende bescherming, met name tegen het gebruik door derden van tekens die niet gelijk zijn. Het Hof heeft dit omschreven als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (zie arresten van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17, en 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punten 24 en 26).

Volgens de tiende overweging van de considerans van de richtlijn hangt het bestaan van een dergelijk gevaar ‘van vele factoren af[…] en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten’. Het gevaar voor verwarring dient dus globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie arresten van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22, en 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 40, en arrest Medion, reeds aangehaald, punt 27).

Dat er voor de marktdeelnemers een behoefte aan vrijhouding van het teken bestaat, kan niet een dergelijke relevante omstandigheid zijn. Zoals blijkt uit de tekst van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn en uit bovenvermelde rechtspraak, moet het antwoord op de vraag of er sprake is van een verwarringsgevaar namelijk worden gebaseerd op de perceptie door het publiek van de waren waarop het merk van de merkhouder betrekking heeft en van de waren waarop het door de derde gebruikte teken betrekking heeft.

Voorts kan van tekens die in beginsel moeten worden vrijgehouden voor alle marktdeelnemers, misbruik worden gemaakt om bij de consument verwarring te zaaien. Kon de derde zich in een dergelijke context op de vrijhoudingsbehoefte beroepen om ongestoord gebruik te maken van een teken dat evenwel met het merk overeenstemt, zonder dat de houder daarvan zich met een beroep op een gevaar voor verwarring hiertegen kan verzetten, dan zou afbreuk worden gedaan aan de doeltreffende toepassing van de regel van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn.

Dit geldt met name voor streepmotieven. Zoals adidas heeft erkend in het inleidende gedeelte van haar opmerkingen, zijn streepmotieven als zodanig beschikbaar en kunnen zij dus op velerlei manieren door alle marktdeelnemers op sport- en vrijetijdskleding worden aangebracht. Niettemin kan het de concurrenten van adidas niet worden toegestaan om inbreuk te maken op het op verzoek van laatstgenoemde ingeschreven driestrepenmotief door op de door hen verhandelde sport- en vrijetijdskleding streepmotieven aan te brengen die zodanig overeenstemmen met het op verzoek van adidas ingeschreven motief dat er bij het publiek verwarring kan ontstaan.

Het staat aan de nationale rechter om na te gaan of er sprake is van een dergelijk verwarringsgevaar. Met het oog hierop is het nuttig de vraag van de verwijzende rechter te onderzoeken of het van belang is na te gaan of het publiek het door de derde gebruikte teken opvat als louter versiering van de betrokken waar.

In dit verband moet worden opgemerkt dat de perceptie door het publiek van een teken als versiering niet in de weg kan staan aan de door artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn verleende bescherming, wanneer dat teken, niettegenstaande het decoratieve karakter ervan, zodanig overeenstemt met het ingeschreven merk dat het betrokken publiek kan menen dat de waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

In casu moet dus worden nagegaan of de gemiddelde consument bij het zien van sport- en vrijetijdskleding die is voorzien van streepmotieven die op dezelfde plaatsen zijn aangebracht en dezelfde kenmerken vertonen als het op verzoek van adidas ingeschreven streepmotief, met het enige verschil dat zij uit twee en niet uit drie strepen bestaan, zich kan vergissen over de herkomst van die waar door te menen dat die wordt verhandeld door adidas AG, adidas Benelux BV of een daarmee economisch verbonden onderneming.

Zoals blijkt uit de tiende overweging van de considerans van de richtlijn speelt daarbij niet uitsluitend de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken een rol, maar ook het gemak waarmee het teken kan worden geassocieerd met het merk, met name gelet op de bekendheid daarvan op de markt. Hoe bekender het merk, hoe groter namelijk het aantal marktdeelnemers dat overeenstemmende tekens zal willen gebruiken. De aanwezigheid op de markt van een grote hoeveelheid met overeenstemmende tekens voorziene waren zou inbreuk kunnen maken op het merk voor zover daardoor het onderscheidend vermogen van het merk kan worden aangetast en de wezenlijke functie daarvan, namelijk de consumenten de herkomst van de betrokken waren te garanderen, in gevaar kan worden gebracht.

Tussen partijen in het hoofdgeding is onbetwist dat het op verzoek van adidas ingeschreven driestrepenmotief een bekend merk is. Bovendien staat vast dat de in Nederland toepasselijke wettelijke regeling de regel van artikel 5, lid 2, van de richtlijn behelst. Overigens heeft het Hof gepreciseerd dat artikel 5, lid 2, van de richtlijn eveneens van toepassing is met betrekking tot waren en diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven (zie in die zin arresten van 9 januari 2003, Davidoff, C-292/00, Jurispr. blz. I-389, punt 30, en 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux, C-408/01, Jurispr. blz. I-12537, punten 18&TM;22).

Het op verzoek van adidas ingeschreven driestrepenmotief geniet dus zowel de bescherming van artikel 5, lid 1, als de ruimere bescherming van artikel 5, lid 2, van de richtlijn (zie, mutatis mutandis, arrest Davidoff, reeds aangehaald, punten 18 en 19).

Derhalve moet het verzoek om een prejudiciële beslissing ook worden beantwoord uit het oogpunt van laatstbedoelde bepaling, die specifiek betrekking heeft op de bescherming van bekende merken.

Artikel 5, lid 2, van de richtlijn biedt bekende merken bescherming zonder dat het bestaan van een verwarringsgevaar is vereist. Deze bepaling geldt immers voor situaties waarin de specifieke grondslag voor de bescherming bestaat in een gebruik van het betwiste teken zonder geldige reden, waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (reeds aangehaalde arresten Marca Mode, punt 36, alsmede Adidas-Salomon en Adidas Benelux, punt 27).

De inbreuken bedoeld in artikel 5, lid 2, van de richtlijn, wanneer zij zich voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al verwart het deze niet. Niet vereist is dus dat tussen het bekende merk en het door de derde gebruikte teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring kan ontstaan. Het volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt (zie arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, reeds aangehaald, punten 29 en 31).

Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden (arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, reeds aangehaald, punt 30).

Vastgesteld moet worden dat de vrijhoudingsbehoefte losstaat zowel van de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen het bekende merk en het door de derde gebruikte teken als van het verband dat het betrokken publiek tussen dat merk en dat teken zou kunnen leggen. Die behoefte kan dus geen relevante factor zijn om na te gaan of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn bepaalt dat de houder van een merk derden niet mag verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

Door aldus de gevolgen van het uitsluitende recht van de merkhouder te beperken, beoogt artikel 6 van de richtlijn de fundamentele belangen van de bescherming van de rechten van het merk en die van het vrij verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten op de gemeenschappelijke markt met elkaar in overeenstemming te brengen, en wel zó dat het merkrecht zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging kan vervullen, dat het EG-Verdrag wil vestigen en handhaven (zie arrest van 17 maart 2005, Gillette Company en Gillette Group Finland, C-228/03, Jurispr. blz. I-2337, punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Meer bepaald wil artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn voor alle marktdeelnemers de mogelijkheid waarborgen om beschrijvende aanduidingen te gebruiken. Deze bepaling vormt dus, zoals de advocaat-generaal heeft opgemerkt in de punten 75 en 78 van zijn conclusie, een uitdrukking van de vrijhoudingsbehoefte.

De vrijhoudingsbehoefte kan evenwel hoe dan ook geen autonome beperking vormen van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen, naast die welke uitdrukkelijk zijn voorzien in artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn. In dit verband moet erop worden gewezen dat een derde zich alleen op de in artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn neergelegde beperkingen van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen kan beroepen en zich in die context alleen op de aan die bepaling ten grondslag liggende vrijhoudingsbehoefte kan baseren, wanneer de door hem gebruikte aanduiding, zoals die bepaling vereist, verband houdt met een van de kenmerken van de door deze derde verhandelde waar of verrichte dienst (zie in die zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 28, en arrest van 25 januari 2007, Adam Opel, C-48/05, Jurispr. blz. I-1017, punten 42–;44).

In casu blijkt uit de verwijzingsbeslissing en de door de concurrenten van adidas bij het Hof ingediende opmerkingen dat laatstgenoemde zich ter rechtvaardiging van het gebruik van de litigieuze tweestrepenmotieven op het zuiver decoratieve karakter daarvan baseren. Bijgevolg beogen deze concurrenten met het aanbrengen van streepmotieven op kleding niet een aanduiding inzake een van de kenmerken van deze waren te geven.

Gelet op een en ander, moet op de prejudiciële vragen worden geantwoord dat de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat bij de bepaling van de omvang van het uitsluitende recht van de houder van een merk geen rekening kan worden gehouden met de vrijhoudingsbehoefte, behoudens voor zover de in artikel 6, lid 1, sub b, van die richtlijn omschreven beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen van toepassing is.