Procestaal: Engels.
HvJ EU, 30-05-2018, nr. C-85/16 P, nr. C-86/16 P
ECLI:EU:C:2018:349
- Instantie
Hof van Justitie van de Europese Unie
- Datum
30-05-2018
- Magistraten
E. Levits, A. Borg Barthet, M. Berger
- Zaaknummer
C-85/16 P
C-86/16 P
- Conclusie
E. Sharpston
- Roepnaam
Tsujimoto/EUIPO
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:EU:C:2018:349, Uitspraak, Hof van Justitie van de Europese Unie, 30‑05‑2018
ECLI:EU:C:2017:950, Conclusie, Hof van Justitie van de Europese Unie, 07‑12‑2017
Uitspraak 30‑05‑2018
E. Levits, A. Borg Barthet, M. Berger
Partij(en)
In de gevoegde zaken C-85/16 P en C-86/16 P,*
betreffende twee hogere voorzieningen krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 11 februari 2016,
Kenzo Tsujimoto, wonende te Osaka (Japan), vertegenwoordigd door A. Wenninger-Lenz, M. Ring en W. von der Osten-Sacken, Rechtsanwälte,
rekwirant,
andere partijen in de procedure:
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde,
verweerder in eerste aanleg,
Kenzo, gevestigd te Parijs (Frankrijk), vertegenwoordigd door P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi en N. Parrotta, avvocati,
interveniënte in eerste aanleg,
wijst
HET HOF (Tiende kamer),
samengesteld als volgt: E. Levits, kamerpresident, A. Borg Barthet (rapporteur) en M. Berger, rechters,
advocaat-generaal: E. Sharpston,
griffier: A. Calot Escobar,
gezien de stukken,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 7 december 2017,
het navolgende
Arrest
1
Met zijn hogere voorzieningen verzoekt Kenzo Tsujimoto om vernietiging van de arresten van het Gerecht van de Europese Unie van 2 december 2015, Tsujimoto/BHIM — Kenzo (KENZO ESTATE) (T-414/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:923), en 2 december 2015, Tsujimoto/BHIM — Kenzo (KENZO ESTATE) (T-522/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:922) (hierna samen: ‘bestreden arresten’), waarbij het Gerecht zijn beroepen heeft verworpen die strekten tot vernietiging van de beslissingen van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van respectievelijk 22 mei 2013 (zaak R 333/2012-2) en 3 juli 2013 (zaak R 1363/2012-2) inzake een oppositieprocedure tussen Kenzo en Tsujimoto.
Toepasselijke bepalingen
2
Een van de betrokken verzoeken om inschrijving heeft rekwirant ingediend op basis van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd (hierna: ‘verordening nr. 40/94’), het andere op basis van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Unie]merk (PB 2009, L 78, blz. 1), die op 13 april 2009 in werking is getreden, en verordening nr. 40/94 heeft gecodificeerd en ingetrokken.
3
Artikel 8 van verordening nr. 207/2009, met als opschrift ‘Relatieve weigeringsgronden’, bepaalt in lid 5:
‘Na oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2, wordt de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder [Unie]merk een in de [Europese Unie] bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het oudere merk.’
4
Lid 2 van artikel 76 van die verordening, met als opschrift ‘Ambtshalve onderzoek van de feiten’, luidt:
‘Het Bureau hoeft geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd.’
5
Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 (PB 1995, L 303, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1041/2005 van de Commissie van 29 juni 2005 (PB 2005, L 172, blz. 4) (hierna: ‘uitvoeringsverordening’), bevat de regels ter uitvoering van verordening nr. 40/94. Deze uitvoeringsverordening geldt ook voor verordening nr. 207/2009.
6
Regel 19 van de uitvoeringsverordening, met als opschrift ‘Substantiëring van de oppositie’, bepaalt in de leden 1 en 2:
- ‘1.
Het Bureau stelt de opposant in de gelegenheid feiten, bewijzen en argumenten ter staving van zijn oppositie aan te dragen of ingevolge regel 15, lid 3, reeds aangedragen feiten, bewijzen of argumenten aan te vullen binnen een door het Bureau te stellen termijn die ten minste twee maanden bedraagt en ingaat op de datum waarop de oppositieprocedure overeenkomstig regel 18, lid 1, geacht wordt een aanvang te nemen.
- 2.
Binnen de in lid 1 bedoelde termijn legt de opposant ook bewijzen over van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van zijn ouder merk of recht, alsmede bewijsmateriaal waaruit blijkt dat hij gerechtigd is een oppositie in te dienen. De opposant verstrekt met name het volgende bewijsmateriaal:
[…]’
7
Lid 1 van regel 20 van die uitvoeringsverordening, met als opschrift ‘Onderzoek van de oppositie’, luidt:
‘Indien de opposant voor het verstrijken van de in regel 19, lid 1, bedoelde termijn geen bewijsmateriaal heeft verstrekt waaruit het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van zijn ouder merk of recht blijken en niet kan aantonen dat hij gerechtigd is de oppositie in te dienen, wordt de oppositie als ongegrond afgewezen.’
8
Regel 50, lid 1, derde alinea, van de uitvoeringsverordening bepaalt:
‘Wanneer het beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van een oppositieafdeling, beperkt de kamer van beroep het onderzoek van het beroep tot feiten en bewijsstukken die binnen de door de oppositieafdeling vastgestelde termijnen in overeenstemming met de verordening en deze regels zijn voorgelegd, tenzij de kamer van beroep van oordeel is dat ingevolge [artikel 76], lid 2, van […] verordening [nr. 207/2009] rekening moet worden gehouden met aanvullende feiten en bewijsstukken.’
Voorgeschiedenis van de gedingen en bestreden arresten
Zaak C-85/16 P
9
Op 21 januari 2008 heeft rekwirant een verzoek om internationale inschrijving met aanduiding van de Unie ingediend, waarvan op 13 maart 2008 krachtens verordening nr. 40/94 kennis is gegeven aan het EUIPO.
10
Het merk waarvan inschrijving wordt aangevraagd, is het woordteken KENZO ESTATE.
11
De waren waarvoor de internationale inschrijving wordt aangevraagd, behoren tot klasse 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: ‘Wijn, alcoholische fruitdranken, westerse likeuren (in het algemeen)’.
12
Op 17 maart 2008 is de inschrijvingsaanvraag in het Blad van Gemeenschapsmerken nr. 12/2008 gepubliceerd.
13
Op 16 december 2008 heeft Kenzo krachtens artikel 41 van verordening nr. 207/2009 oppositie ingesteld tegen de internationale inschrijving van het aangevraagde merk voor alle in punt 11 supra bedoelde waren.
14
De oppositie was gebaseerd op het oudere gemeenschapswoordmerk KENZO, dat op 20 februari 2001 onder nummer 720706 is ingeschreven voor waren van onder meer de klassen 3, 18 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Deze waren zijn omschreven als volgt:
- —
klasse 3: ‘Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen’;
- —
klasse 18: ‘Leder en kunstleder, ceintuurs, tassen, handtassen, reiskoffers en koffers, schoudertassen, reistassen en andere bagage; lijnen, portefeuilles, aktetassen, boekentassen, omslagen (lederwaren), portemonnees, sleuteletuis (lederwaren), dozen en koffertjes van leder, kunstleder, kaartenhouders, hoesjes voor chequeboekjes, attachékoffers, beautycases, reisnecessaires (lederwaren); leeg verkochte toiletzakjes en make-uptassen, dierenhuiden; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen, tuigen en zadelmakerswaren’;
- —
klasse 25: ‘Kledingstukken, schoeisel (uitgezonderd orthopedisch schoeisel), hoofddeksels’.
15
De oppositie was gesteund op artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.
16
Bij beslissing van 20 december 2011 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen.
17
Op 15 februari 2012 heeft Kenzo krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
18
Bij beslissing van 22 mei 2013 heeft de tweede kamer van beroep van het EUIPO het beroep toegewezen. Volgens de kamer van beroep was in casu voldaan aan de drie cumulatieve voorwaarden voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009. Wat de eerste voorwaarde betreft, heeft de kamer van beroep opgemerkt dat de conflicterende merken voor een niet-verwaarloosbaar deel van het relevante publiek in hoge mate overeenstemden. Wat de tweede voorwaarde betreft, heeft zij — anders dan de oppositieafdeling — geoordeeld dat Kenzo had aangetoond dat het oudere merk een bekend merk was. Wat de derde voorwaarde betreft, heeft deze kamer geoordeeld dat het hoogst waarschijnlijk leek dat het merk waarvan om inschrijving wordt verzocht, waarvoor geen enkele geldige reden voor het gebruik was aangetoond, in het kielzog van het bekende oudere merk zou varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren en om zonder financiële vergoeding voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van dit merk heeft gedaan om het imago ervan te creëren en te onderhouden. Zij is dus tot de conclusie gekomen dat er gevaar bestaat dat door het gebruik van de bescherming die was aangevraagd voor de internationale inschrijving binnen de Unie ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het oudere merk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.
19
Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 8 augustus 2013, heeft rekwirant beroep tot vernietiging van voornoemde beslissing ingesteld. Ter ondersteuning van zijn beroep had hij twee middelen aangevoerd, inzake, ten eerste, schending van artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009, en, ten tweede, schending van artikel 8, lid 5, van deze verordening.
20
Het Gerecht heeft deze middelen afgewezen en bijgevolg het beroep in zijn geheel verworpen.
Zaak C-86/16 P
21
Op 18 augustus 2009 heeft rekwirant een verzoek om internationale inschrijving met aanduiding van de Unie ingediend, waarvan op 5 november 2009 krachtens verordening nr. 207/2009 kennis is gegeven aan het EUIPO.
22
Het merk waarvan inschrijving wordt aangevraagd, is het woordteken KENZO ESTATE.
23
De waren en diensten waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, behoren tot de klassen 29, 30, 31, 35, 41 en 43 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Zij zijn omschreven als volgt:
- —
klasse 29: ‘Olijfolie (voor voedingsdoeleinden); druivenpitolie (voor voedingsdoeleinden); eetbare oliën en vetten; rozijnen; bewerkte groenten en vruchten; bevroren groenten; bevroren vruchten; onbewerkte peulvruchten; verwerkte vleesproducten, verwerkte zeevruchten’;
- —
klasse 30: ‘Suikerbakkerswaren, brood en broodjes; wijnazijn; slasausen met olijf; kruiderijen (anders dan specerijen); specerijen; broodjes; pizza's; hotdogs (broodjes); vleespasteien; ravioli’;
- —
klasse 31: ‘Druiven (vers); olijven (vers); vruchten (vers); groenten (vers); zaaizaden en bloembollen’;
- —
klasse 35: ‘Marketingonderzoek betreffende wijn; verstrekking van informatie over de verkoop van wijn; reclame; import- en exportagentschappen; detailhandel of groothandel in levensmiddelen en dranken; detailhandel of groothandel in likeur’;
- —
klasse 41: ‘Diensten op het gebied van onderwijs en opleiding met betrekking tot algemene kennis over wijn; onderwijs en opleiding met betrekking tot algemene kennis over het verkrijgen van een sommeliersdiploma; organisatie en leiding van wijndegustaties en simulatietests op dat gebied; onderzoek en homologatie van sommeliersdiploma's; voorbereiding, organisatie en leiding van seminaries over wijn; voorbereiding, organisatie en leiding van seminaries over het sommeliersdiploma; terbeschikkingstelling van elektronische publicaties over wijn; terbeschikkingstelling van elektronische publicaties over het sommeliersdiploma; uitgave van boeken over wijn; uitgave van boeken over het sommeliersdiploma; terbeschikkingstelling van opleidingsfaciliteiten op het gebied van wijn; terbeschikkingstelling van opleidingsfaciliteiten voor het sommeliersdiploma’, en
- —
klasse 43: ‘Verschaffing van voedsel en dranken; verschaffing van tijdelijke huisvesting’.
24
Op 16 november 2009 is de inschrijvingsaanvraag in het Blad van Gemeenschapsmerken nr. 44/2009 gepubliceerd.
25
Op 12 augustus 2010 heeft Kenzo krachtens artikel 41 van verordening nr. 207/2009 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor alle in punt 23 supra bedoelde waren en diensten.
26
De oppositie was gebaseerd op het oudere gemeenschapswoordmerk KENZO, dat op 20 februari 2001 onder nummer 720706 is ingeschreven voor waren van onder meer de klassen 3, 18 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Deze waren zijn omschreven als vermeld in punt 14 supra.
27
De oppositie was gesteund op artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.
28
Bij beslissing van 24 mei 2012 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen.
29
Op 23 juli 2012 heeft Kenzo krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
30
Bij beslissing van 3 juli 2013 heeft de tweede kamer van beroep van het EUIPO het beroep gedeeltelijk toegewezen. Volgens de kamer van beroep was in casu voldaan aan de drie cumulatieve voorwaarden voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 voor de diensten waarop de aangevraagde inschrijving betrekking had. Wat de eerste voorwaarde betreft, heeft de kamer van beroep opgemerkt dat de conflicterende merken in hoge mate overeenstemden. Wat de tweede voorwaarde betreft, heeft zij — anders dan de oppositieafdeling — geoordeeld dat Kenzo had aangetoond dat het oudere merk een bekend merk was. Wat de derde voorwaarde betreft, heeft deze kamer voor de door het aangevraagde merk aangeduide diensten geoordeeld dat het hoogst waarschijnlijk leek dat dit merk, waarvoor geen enkele geldige reden voor het gebruik was aangetoond, in het kielzog van het bekende oudere merk zou varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren en om zonder financiële vergoeding voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van dit merk heeft gedaan om het imago ervan te creëren en te onderhouden.
31
Daarentegen heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de waren van de klassen 29 tot en met 31 in de zin van de Overeenkomst van Nice niet werden beschouwd als luxegoederen en dat zij niet steevast in verband werden gebracht met de wereld van glamour of mode. Het betreft gewone levensmiddelen voor massaconsumptie die in iedere buurtwinkel kunnen worden gekocht en slechts marginaal verband houden met de waren van Kenzo. Kenzo heeft niet gerechtvaardigd waarom door de aangevraagde inschrijving ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het oudere merk KENZO. De kamer van beroep heeft de oppositie voor deze waren afgewezen.
32
Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 26 september 2013, heeft rekwirant beroep tot vernietiging van de beslissing van 3 juli 2013 ingesteld. Ter ondersteuning van zijn beroep had hij twee middelen aangevoerd inzake, ten eerste, schending van artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 en, ten tweede, schending van artikel 8, lid 5, van deze verordening.
33
Het Gerecht heeft deze middelen afgewezen en bijgevolg het beroep in zijn geheel verworpen.
Procedure bij het Hof en conclusies van partijen
34
Bij beslissing van de president van het Hof van 18 mei 2016 zijn de zaken C-85/16 P en C-86/16 P gevoegd voor de schriftelijke en de mondelinge behandeling, alsmede voor het arrest.
35
Met zijn hogere voorzieningen verzoekt rekwirant het Hof:
- —
de bestreden arresten te vernietigen;
- —
de zaken zelf af te doen, en
- —
het EUIPO en Kenzo te verwijzen in de kosten van de procedure, met inbegrip van de kosten van de procedure voor de kamer van beroep.
36
Het EUIPO en Kenzo verzoeken het Hof beide hogere voorzieningen af te wijzen en rekwirant te verwijzen in de kosten.
Hogere voorzieningen
37
Ter ondersteuning van zijn hogere voorzieningen voert rekwirant twee middelen aan, inzake schending van respectievelijk artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 en artikel 8, lid 5, van deze verordening.
Eerste middel
Argumenten van partijen
38
Met zijn eerste middel meent rekwirant dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting doordat het in punt 23 van beide bestreden arresten heeft geoordeeld dat de kamer van beroep terecht had vastgesteld dat de bewijzen van het normale gebruik en van de bekendheid onlosmakelijk waren verbonden, zodat bewijzen van het normale gebruik als bewijzen van de bekendheid konden worden overgelegd. Volgens rekwirant is het Gerecht, door aldus te oordelen, voorbijgegaan aan het feit dat de door de kamer van beroep krachtens artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 uitgeoefende beoordelingsbevoegdheid werd beperkt door regel 20, lid 1, en regel 19, leden 1 en 2, van de uitvoeringsverordening.
39
Volgens rekwirant vloeit uit deze bepalingen voort dat een oppositie op basis van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 moet worden afgewezen wanneer de opposant het bewijs van de bekendheid van het oudere merk niet overlegt binnen de door het EUIPO gestelde termijn om het bestaan en de geldigheid van het oudere recht aan te tonen. Deze uitlegging is volgens hem bevestigd door het arrest van 13 juni 2002, Chef Revival USA/BHIM — Massagué Marín (Chef) (T-232/00, EU:T:2002:157, punt 44).
40
Uit punt 23 van beide bestreden arresten blijkt volgens hem echter dat het Gerecht — net als de kamer van beroep — om de bekendheid van dit merk te beoordelen, ten onrechte rekening heeft gehouden met de documenten die zijn neergelegd na het verstrijken van de gestelde termijn om het normale gebruik van het oudere merk te bewijzen, namelijk de bijlagen 1 tot en met 21 bij de opmerkingen van Kenzo. Volgens rekwirant bepaalt noch verordening nr. 207/2009 noch de uitvoeringsverordening dat het bewijs van de bekendheid van het oudere merk kan worden geleverd op basis van de documenten die zijn overgelegd om het normale gebruik te bewijzen en zijn ingediend na het verstrijken van de voor het bewijs van de oudere rechten gestelde termijn.
41
Kenzo voert primair aan dat het eerste middel niet-ontvankelijk is. Subsidiair meent zij dat het ook ongegrond is. Volgens het EUIPO is het eerste middel ongegrond.
Beoordeling door het Hof
42
Wat de ontvankelijkheid van het eerste middel betreft, zij eraan herinnerd dat het verzoek om hogere voorziening overeenkomstig artikel 256 VWEU en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie alleen rechtsvragen kan betreffen. Het Gerecht is dus bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsmede om de bewijsstukken te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en bewijselementen levert dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig in hogere voorziening vatbaar is voor toetsing door het Hof (zie onder meer arrest van 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/BHIM, C-254/09 P, EU:C:2010:488, punt 49 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
43
Dienaangaande kan worden volstaan met de vaststelling dat met het eerste middel een rechtsvraag aan de orde wordt gesteld inzake de aard van de beoordelingsbevoegdheid waarover de kamer van beroep krachtens artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 beschikt, rekening houdend met regel 20, lid 1, en regel 19, leden 1 en 2, van de uitvoeringsverordening. Het eerste middel is derhalve ontvankelijk.
44
Aangaande de gegrondheid van dit middel zij eraan herinnerd dat het Hof in zijn arrest van 3 oktober 2013, Rintisch/BHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638), in wezen heeft geoordeeld dat de beoordelingsbevoegdheid waarover de kamer van beroep krachtens artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 beschikt, moet worden uitgeoefend binnen de grenzen van regel 50, lid 1, derde alinea, van de uitvoeringsverordening, en niet van regel 20, lid 1, van deze verordening. Het heeft in punt 32 van dat arrest met name overwogen dat de uitvoeringsverordening uitdrukkelijk bepaalt dat de kamer van beroep bij het onderzoek van een beroep tegen een beslissing van een oppositieafdeling beschikt over de beoordelingsbevoegdheid die voortvloeit uit regel 50, lid 1, derde alinea, van de uitvoeringsverordening en artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 teneinde te beslissen of rekening dient te worden gehouden met aanvullende feiten en bewijzen die niet binnen de door de oppositieafdeling vastgestelde termijn zijn aangedragen. Bijgevolg verlenen deze bepalingen de kamer van beroep, wanneer bij haar een dergelijk beroep wordt ingesteld, de mogelijkheid om niet-tijdig overgelegde documenten met betrekking tot het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van een ouder merk al dan niet te aanvaarden.
45
In punt 38 van dat arrest heeft het Hof eraan herinnerd dat, wanneer het EUIPO in het kader van een oppositieprocedure uitspraak moet doen, de uitoefening van de beoordelingsbevoegdheid waarover het beschikt om rekening te houden met niet-tijdig overgelegde bewijzen of aangedragen feiten, afhankelijk is van de dubbele voorwaarde dat deze gegevens prima facie werkelijk relevant kunnen zijn voor de uitkomst van de bij hem ingestelde oppositieprocedure en dat bovendien het stadium van de procedure en de omstandigheden waarin deze gegevens niet tijdig zijn aangevoerd, niet eraan in de weg staan dat er rekening mee wordt gehouden.
46
In casu heeft het Gerecht in de eerste plaats in de punten 16 en 17 van de bestreden arresten herinnerd aan deze rechtspraak van het Hof en in punt 18 van die beide arresten terecht opgemerkt dat de beoordelingsbevoegdheid van de kamer van beroep niet mocht worden uitgelegd in het licht van regel 20, lid 1, van de uitvoeringsverordening, maar alleen in het licht van regel 50, lid 1, derde alinea, van deze verordening.
47
Het heeft in de tweede plaats in de punten 19 tot en met 23 van de bestreden arresten onderzocht of de kamer van beroep in casu rekening mocht houden met deze bewijzen, in die zin dat deze werkelijk relevant konden zijn, en of het stadium van de procedure en bepaalde concrete omstandigheden dit toelieten. In punt 23 van beide bestreden arresten heeft het geoordeeld dat dit het geval was, op grond dat ‘de kamer van beroep, door aan te geven dat de bewijzen van het normale gebruik en de bewijzen van de bekendheid onlosmakelijk waren verbonden en dat alleen een overdreven en onrechtmatig formalisme zich ertegen zou verzetten dat de bewijzen van het normale gebruik kunnen worden overgelegd als bewijzen van de bekendheid, [had] gebruikgemaakt van haar beoordelingsbevoegdheid die voortvloeit uit artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 om te beslissen of met die elementen rekening moest worden gehouden’.
48
Door aldus uitspraak te doen, heeft het Gerecht artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met regel 50, lid 1, derde alinea, van de uitvoeringsverordening, juist toegepast. Hieruit volgt dat het eerste middel ongegrond is.
Tweede middel
49
Met zijn tweede middel, inzake schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, stelt rekwirant dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de beoordeling van alle vier de in deze bepaling gestelde voorwaarden, op grond waarvan een aanvraag tot inschrijving van een merk kan worden geweigerd. Bijgevolg bestaat zijn middel uit vier onderdelen, die betrekking hebben op een onjuiste rechtsopvatting waarvan het Gerecht blijk heeft gegeven bij de beoordeling van respectievelijk de overeenstemming van de conflicterende merken, de bekendheid van het oudere merk, het ontbreken van ongerechtvaardigd voordeel en, ten slotte, het bestaan van een geldige reden voor het gebruik van het aangevraagde merk.
Eerste onderdeel
— Argumenten van partijen
50
Met het eerste onderdeel van zijn tweede middel stelt rekwirant allereerst dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting doordat het in de punten 31 tot en met 33 van de bestreden arresten de overeenstemming van de conflicterende merken heeft beoordeeld zonder in dat opzicht deze merken, elk in hun geheel beschouwd, te hebben vergeleken. Volgens hem heeft het Gerecht de vereiste vergelijking met het oude merk ten onrechte alleen verricht ten aanzien van een van de elementen van het aangevraagde merk. Hij voert aan dat indien het Gerecht de vereiste vergelijking van de conflicterende merken op visueel, fonetisch en begripsmatig vlak had verricht, het daaruit zou hebben afgeleid dat deze geen enkele overeenstemming vertoonden. Volgens hem neemt het element ‘estate’ een belangrijke plaats in in het aangevraagde merk, aangezien het uit zes letters bestaat en dus langer is dan het element ‘kenzo’, dat uit vijf letters bestaat. Voorts verlengt het element ‘estate’ dit merk op visueel en fonetisch vlak op significante wijze en brengt het aanzienlijke verschillen tussen de conflicterende merken met zich mee, zowel op het gebied van de klank als van het ritme ervan.
51
Rekwirant stelt vervolgens dat het Gerecht zijn beoordeling dat het dominerende element van het merk KENZO ESTATE het element ‘kenzo’ is, niet heeft gemotiveerd. Volgens hem is daarentegen het element ‘estate’ onderscheidend voor de waren en diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft. Ook al bestaat er een verband tussen deze term en deze waren en diensten, dit verband is immers niet voldoende rechtstreeks om het element ‘estate’ elk onderscheidend vermogen te ontnemen en om van het element ‘kenzo’ het dominerende element te maken.
52
Rekwirant verwijt het Gerecht ten slotte dat het in punt 34 van beide bestreden arresten ten onrechte de toepassing van de rechtspraak van de hand heeft gewezen die voortvloeit uit de arresten van 7 mei 2009, Klein Trademark Trust/BHIM — Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, EU:T:2009:147), en van 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/BHIM (C-254/09 P, EU:C:2010:488).
53
Volgens Kenzo en het EUIPO is het eerste onderdeel van het tweede middel niet-ontvankelijk en is het hoe dan ook ongegrond.
— Beoordeling door het Hof
54
Met betrekking tot de ontvankelijkheid van het eerste onderdeel van het tweede middel zij vastgesteld dat rekwirant met zijn betoog dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de conflicterende merken niet elk in hun geheel beschouwd te vergelijken en door de arresten van 7 mei 2009, Klein Trademark Trust/BHIM — Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, EU:T:2009:147), en van 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/BHIM (C-254/09 P, EU:C:2010:488), niet toe te passen, alsook met zijn betoog dat de beoordeling inzake het dominerende karakter van het element ‘kenzo’ van het merk KENZO ESTATE ontoereikend is gemotiveerd, rechtsvragen aan de orde stelt. Deze zijn overeenkomstig de in punt 42 van dit arrest in herinnering gebrachte rechtspraak ontvankelijk in het kader van een hogere voorziening.
55
Daarentegen is het betoog van rekwirant dat het element ‘estate’ onderscheidend vermogen heeft, niet-ontvankelijk, aangezien rekwirant daarmee in werkelijkheid wenst op te komen tegen de feitelijke beoordeling van het Gerecht in punt 33 van beide bestreden arresten dat het woord ‘estate’, wanneer het in verband wordt gebracht met de waren en diensten waarop de aangevraagde inschrijvingen betrekking hebben, voor een aanzienlijk deel van de relevante consumenten geen onderscheidend vermogen heeft.
56
In de eerste plaats zij er wat betreft de gegrondheid van het argument dat het Gerecht de conflicterende merken niet elk in hun geheel beschouwd heeft vergeleken, aan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak het bestaan van een verband tussen het oudere merk en het merk waarvan om inschrijving wordt verzocht, in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk en de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, hetgeen het bestaan van punten van visuele, auditieve of begripsmatige overeenkomst veronderstelt (zie arresten van 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, punt 28, en 24 maart 2011, Ferrero/BHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punten 52 en 64).
57
In casu heeft het Gerecht in de punten 31 en 32 van de bestreden arresten aangegeven dat de omstandigheid dat een merk uitsluitend bestaat uit het oudere merk, waar een ander woord bij wordt geplaatst, een indicatie van de overeenstemming van deze twee merken vormt, en dat de consument in beginsel gewoonlijk meer aandacht besteedt aan het begin van een teken dan aan het einde ervan. Met betrekking tot het ontbreken van onderscheidend vermogen van het element ‘estate’ heeft het Gerecht in punt 33 van beide bestreden arresten opgemerkt dat ‘dit woord voor Engelssprekenden kan doen denken aan de plaats waar wijn, druiven en aanverwante producten worden verbouwd en geproduceerd, aangezien ‘estate’ ‘een groot landgoed’ betekent. Het Gerecht heeft bijgevolg geoordeeld dat de kamer van beroep terecht had geoordeeld dat de relevante consument minder belang zou hechten aan deze term en zijn aandacht zou concentreren op het eerste, meer onderscheidende element, namelijk het woord ‘kenzo’.
58
Uit de punten 31 tot en met 33 van de bestreden arresten blijkt dat het Gerecht bij de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende merken heeft geoordeeld, ten eerste, dat het merk waarvan om inschrijving is verzocht uitsluitend bestaat uit het oudere merk, waar het element ‘estate’ bij is geplaatst, welk element geen onderscheidend vermogen heeft en, ten tweede, dat aangezien de consument in beginsel meer aandacht schenkt aan het begin van een teken dan aan het einde ervan, het relevante publiek zijn aandacht zou concentreren op het eerste, meer onderscheidende element, namelijk het woord ‘kenzo’.
59
In deze omstandigheden kon het Gerecht op goede gronden oordelen dat de twee conflicterende merken, elk in hun geheel beschouwd, overeenstemden, aangezien het woordmerken betreft waarvan er één uitsluitend bestaat uit het oudere merk, waaraan een element zonder onderscheidend vermogen wordt toegevoegd.
60
In de tweede plaats moet het betoog van rekwirant dat de bestreden arresten ontoereikend zijn gemotiveerd met betrekking tot het dominerende karakter van het element ‘kenzo’, ongegrond worden verklaard.
61
In punt 32 van beide bestreden arresten heeft het Gerecht immers herinnerd aan de rechtspraak dat de consument in beginsel meer aandacht besteedt aan het begin van een teken dan aan het einde ervan. In punt 33 van beide arresten heeft het geoordeeld dat het woord ‘estate’, wanneer het in verband wordt gebracht met de waren en diensten waarop het aangevraagde merk, betrekking heeft, voor een aanzienlijk deel van de relevante consumenten geen onderscheidend vermogen had. Het Gerecht heeft daaruit afgeleid dat ‘de kamer van beroep terecht had geoordeeld dat de relevante consument minder belang zou hechten aan deze term en zijn aandacht zou concentreren op het eerste, meer onderscheidende element, namelijk het woord ‘kenzo’’.
62
In de derde plaats moet ook het betoog van rekwirant dat het Gerecht de toepassing van de arresten van 7 mei 2009, Klein Trademark Trust/BHIM — Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, EU:T:2009:147), en van 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/BHIM (C-254/09 P, EU:C:2010:488), ten onrechte van de hand heeft gewezen, ongegrond worden verklaard.
63
Zoals het Gerecht in punt 34 van beide bestreden arresten op goede gronden heeft vastgesteld, verschillen de feitelijke omstandigheden van de zaken die hebben geleid tot de in het voorgaande punt vermelde arresten immers van die van de onderhavige zaken, aangezien kan worden volstaan met de vaststelling dat in de eerstgenoemde zaken een conflict bestond tussen een aangevraagd merk dat bestond uit een woordteken, en oudere merken die werden weergegeven door beeldtekens, terwijl in de onderhavige zaken een conflict bestaat tussen twee woordmerken. Daarom heeft het Gerecht geoordeeld dat in de zaken die hebben geleid tot de vermelde arresten, de onderscheidende en dominerende elementen van de conflicterende merken niet dezelfde waren, terwijl het Gerecht in casu heeft geoordeeld dat de term ‘kenzo’, die de conflicterende merken gemeen hebben, ook het meest onderscheidende element ervan is.
64
Bijgevolg dient het eerste onderdeel van het tweede middel in zijn geheel te worden afgewezen.
Tweede onderdeel van het tweede middel
— Argumenten van partijen
65
Met het tweede onderdeel van het tweede middel stelt rekwirant dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting doordat het in punt 41 van beide bestreden arresten heeft geoordeeld dat de kamer van beroep terecht had bevestigd dat het oudere merk KENZO in de Unie bekendheid genoot voor kledij, cosmetica en parfums, terwijl de daartoe overgelegde bewijzen niet tijdig zijn ingediend en daarmee geen rekening had mogen worden gehouden.
66
Kenzo en het EUIPO voeren aan dat het tweede onderdeel van dit middel ongegrond moet worden verklaard.
— Beoordeling door het Hof
67
Opgemerkt zij dat in punt 41 van beide bestreden arresten de beoordeling van het Gerecht betrekking heeft op het argument van rekwirant dat de kamer van beroep geen rekening had mogen houden met de bewijzen die Kenzo, om de bekendheid van het oudere merk aan te tonen, voor de oppositieafdeling had overgelegd vóór 17 mei 2010 in zaak C-85/16 P, en vóór 14 februari 2011 in zaak C-86/16 P, aangezien bij deze bewijzen geen enkele verduidelijking was gevoegd. In dat punt 41 heeft het Gerecht geoordeeld dat de bekendheid van het oudere merk was aangetoond op de effectieve datum van de internationale inschrijvingen van het merk KENZO ESTATE in beide zaken, namelijk respectievelijk 21 januari 2008 en 18 augustus 2009, rekening houdend met de in eerdere zaken overgelegde bewijzen, waarop de oppositieafdeling zich in de onderhavige zaken heeft gebaseerd.
68
Rekwirant kan bijgevolg in het kader van het tweede onderdeel van zijn tweede middel niet op goede gronden stellen dat het Gerecht in dat punt 41 blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door rekening te houden met niet-tijdig overgelegde bewijzen inzake de bekendheid van het oudere merk KENZO, aangezien de beoordeling van het Gerecht geen betrekking heeft op het niet-tijdige karakter van de overlegging van deze bewijzen.
69
In deze omstandigheden dient het tweede onderdeel van het tweede middel niet ter zake dienend te worden verklaard.
Derde onderdeel van het tweede middel
— Argumenten van partijen
70
Met het derde onderdeel van zijn tweede middel stelt rekwirant dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting doordat het heeft geoordeeld dat door het gebruik van het aangevraagde merk KENZO ESTATE ongerechtvaardigd voordeel werd getrokken uit de reputatie van het oudere merk, terwijl het de conflicterende merken niet globaal heeft beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van de concrete gevallen, waaronder de aard van de waren of diensten waarvoor deze merken zijn ingeschreven, daaronder begrepen de mate waarin deze waren of diensten gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen. Zo zet hij uiteen dat de creatie, de kleur en de geur relevante elementen zijn voor het succes van kleding, parfums en cosmetica, namelijk de waren waarop het oudere merk betrekking heeft, terwijl geen van deze aspecten een element is dat waarde creëert voor de door het aangevraagde merk aangeduide waren. Bovendien is het, gelet op de zeer verschillende aard van de betrokken commerciële sectoren, zeer weinig waarschijnlijk dat het imago van exclusiviteit en luxe dat verbonden is met kledij, parfums of cosmetica, kan worden overgebracht op een van de door het aangevraagde merk aangeduide waren, welk merk betrekking heeft op gangbare consumptiegoederen die beschikbaar zijn in de supermarkt.
71
Rekwirant stelt bovendien dat de motivering van het Gerecht berust op louter veronderstellingen en speculaties en door geen enkel bewijs wordt gestaafd.
72
Kenzo en het EUIPO voeren aan dat het derde onderdeel van het tweede middel ongegrond moet worden verklaard.
— Beoordeling door het Hof
73
Vastgesteld zij dat voor zover rekwirant het Gerecht verwijt dat het geen rekening heeft gehouden met de zeer verschillende aard en aanblik van de door de conflicterende merken aangeduide waren en diensten, zijn betoog overeenkomstig de in punt 42 van dit arrest in herinnering gebrachte rechtspraak niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Met dit betoog beoogt rekwirant in werkelijkheid immers op te komen tegen de feitelijke beoordelingen dienaangaande van het Gerecht in de punten 50 tot en met 53 van de bestreden arresten, volgens welke, in wezen, de waren en diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, net zoals de door het oudere merk aangeduide kledij, parfums en cosmetica, kunnen behoren tot de luxesector.
74
Voor zover rekwirant aanvoert dat het Gerecht geen globale beoordeling van alle relevante omstandigheden heeft verricht om het gevaar voor ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van het oudere merk in te schatten en dat het Gerecht zijn beoordeling dienaangaande ontoereikend heeft gemotiveerd, dient te worden vastgesteld dat met dit betoog een rechtsvraag aan de orde wordt gesteld, die overeenkomstig de in punt 42 van dit arrest in herinnering gebrachte rechtspraak ontvankelijk is in het kader van een hogere voorziening.
75
Dit betoog berust echter op een onjuiste lezing van de bestreden arresten.
76
Opgemerkt zij immers dat het Gerecht in de punten 45 tot en met 49 van de bestreden arresten heeft herinnerd aan de relevante rechtspraak om in casu te bepalen of door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het oudere merk. In de punten 50 en 51 van deze arresten heeft het de aard van de betrokken waren en diensten onderzocht en de mate waarin deze gerelateerd zijn. In punt 53 van deze beide arresten heeft het de beoordeling van de kamer van beroep bevestigd dat een verband kon worden gelegd tussen de door het oudere merk aangeduide waren en de waren en diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, namelijk het behoren tot de luxesector. In punt 54 van deze beide arresten heeft het Gerecht ingestemd met de beoordeling van de kamer van beroep dat het hoogst waarschijnlijk was dat dit merk ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van het oudere merk, op grond van het bestaan van het verband tussen de door de conflicterende merken aangeduide waren en diensten, de grote bekendheid van het oudere merk, de hoge mate van overeenstemming van deze merken en het verfijnde en emblematische imago dat door het oudere merk wordt uitgedragen. In punt 56 van het in zaak C-86/16 P bestreden arrest heeft het Gerecht daaraan toegevoegd dat de diensten van de klassen 35 en 43 in de zin van de Overeenkomst van Nice, waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking had, niettemin konden voorkomen als nevendiensten bij de productie en de verkoop van wijn.
77
In deze omstandigheden kan het Gerecht niet worden verweten dat het geen globale beoordeling van alle relevante omstandigheden heeft verricht om na te gaan of het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van het oudere merk en dat het deze beoordeling ontoereikend heeft gemotiveerd.
78
Derhalve moet het derde onderdeel van het tweede middel gedeeltelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk ongegrond worden verklaard.
Vierde onderdeel van het tweede middel
— Argumenten van partijen
79
Met het vierde onderdeel van het tweede middel voert rekwirant aan dat de bestreden arresten ontoereikend zijn gemotiveerd, aangezien het Gerecht, om het voor hem aangevoerde vierde onderdeel van het tweede middel af te wijzen, alleen de vaststelling van de kamer van beroep heeft bevestigd dat ‘geen enkele geldige reden was aangetoond’.
80
Rekwirant stelt dat de kamer van beroep en het Gerecht ook blijk hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door onvoldoende rekening te houden met het feit dat het element ‘kenzo’ binnen het merk KENZO ESTATE de voornaam van rekwirant aanduidt. Hij geeft aan dat hij niet heeft geprobeerd ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van het oudere merk en dat hij evenmin te kwader trouw heeft gehandeld.
81
Kenzo stelt dat het vierde onderdeel van het tweede middel ongegrond is. Het EUIPO stelt dat het niet-ontvankelijk is voor zover de door rekwirant aangevoerde fout de beslissingen van de kamers van beroep betreft. In ieder geval is dit onderdeel volgens het EUIPO ongegrond.
— Beoordeling door het Hof
82
Wat betreft het eerste argument ter ondersteuning van het vierde onderdeel van het tweede middel, dat de bestreden arresten ontoereikend zijn gemotiveerd, zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak het Hof het Gerecht er niet toe verplicht een uiteenzetting te geven die volledig en één voor één alle argumenten van de partijen in het geding volgt en dat de motivering van het Gerecht dus impliciet kan zijn, mits de belanghebbenden de redenen kunnen kennen waarom het Gerecht hun argumenten heeft afgewezen en het Hof over voldoende elementen beschikt om zijn toezicht uit te oefenen (arrest van 11 mei 2017, Dyson/Commissie, C-44/16 P, EU:C:2017:357, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
83
Uit punt 58 van het in zaak C-85/16 P bestreden arrest en uit punt 59 van het in zaak C-86/16 P bestreden arrest blijkt dat het Gerecht het argument van rekwirant heeft onderzocht dat het gebruik van zijn voornaam in het aangevraagde merk een geldige reden vormde in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, zodat hij dit teken mocht gebruiken. Het heeft geoordeeld dat het antwoord van de kamer van beroep op dit argument weliswaar beknopt was, maar toch toereikend, aangezien verordening nr. 207/2009 geen onvoorwaardelijk recht verleent op inschrijving van een naam of een voornaam als Uniemerk. Het heeft daaruit afgeleid dat het feit dat Kenzo de voornaam van rekwirant is, onvoldoende was om een geldige reden te vormen in de zin van deze bepaling.
84
Daaruit volgt dat het Gerecht niet kan worden verweten dat het de redenen waarom het het argument van rekwirant heeft afgewezen, niet heeft aangegeven.
85
Wat betreft het tweede argument ter ondersteuning van het vierde onderdeel van het tweede middel, dat het gebruik van de voornaam van rekwirant in het aangevraagde merk een geldige reden vormt in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, dient te worden vastgesteld dat het niet-ontvankelijk is voor zover het is gericht tegen de beslissingen van 22 mei en 3 juli 2013 van de tweede kamer van beroep (beschikking van 26 mei 2016, Dairek Attoumi/EUIPO, C-578/15 P, niet gepubliceerd, EU:C:2016:377, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
86
Voor zover dit argument is gericht tegen de bestreden arresten, zij eraan herinnerd dat het Hof het begrip ‘geldige reden’ van artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten reeds aldus heeft uitgelegd dat het niet alleen objectief dwingende redenen kan omvatten, maar ook kan aanknopen bij subjectieve belangen van een derde die een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk (arrest van 6 februari 2014, Leidseplein Beheer en De Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punt 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
87
Het heeft bovendien ook aangegeven dat aangezien artikel 5, lid 2, en artikel 4, lid 4, onder a), van de Eerste richtlijn (89/104) in wezen hetzelfde bepalen en beogen dezelfde bescherming te bieden aan bekende merken, de uitlegging die aan de eerste bepaling werd gegeven ook gold voor de tweede bepaling (zie met name arresten van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punt 25, en 9 januari 2003, Davidoff, C-292/00, EU:C:2003:9, punt 17).
88
Aangezien de bewoordingen van artikel 4, lid 4, onder a), van de Eerste richtlijn (89/104) identiek zijn aan die van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, kan de door het Hof gegeven uitlegging van artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn ook worden overgenomen voor artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.
89
Zoals de advocaat-generaal in punt 34 van haar conclusie heeft benadrukt, is de bescherming die door dit artikel 8, lid 5, aan een bekend merk wordt geboden bijgevolg ruim. De specifieke voorwaarde voor deze bescherming bestaat in een gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, zonder geldige reden, waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk (zie onder meer arrest van 6 februari 2014, Leidseplein Beheer en De Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punt 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
90
Niettemin kan de gebruiker van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, zoals voortvloeit uit artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, zich beroepen op een ‘geldige reden’ voor het gebruik van dit teken, hetgeen een uitdrukking is van het algemene doel van deze verordening dat bestaat in de afweging van het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven tegen het belang van een derde om in het economisch leven een dergelijk teken te gebruiken ter aanduiding van de door hem verhandelde waren en diensten (zie in die zin arrest van 6 februari 2014, Leidseplein Beheer en De Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punten 41 en 43).
91
Wanneer een derde zich beroept op een geldige reden voor het gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, kan dat dus niet tot gevolg hebben dat te zijner gunste rechten worden erkend die verbonden zijn met een ingeschreven merk, maar wordt de houder van het bekende merk verplicht het gebruik van het daarmee overeenstemmende teken te tolereren (zie arrest van 6 februari 2014, Leidseplein Beheer en De Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punt 46).
92
In casu heeft het Gerecht in punt 54 van beide bestreden arresten de vaststelling van de kamer van beroep bevestigd dat, in wezen, het hoogst waarschijnlijk was dat het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het oudere merk. In punt 58 van het in zaak C-85/16 P bestreden arrest en in punt 59 van het in zaak C-86/16 P bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat het gebruik van de voornaam van rekwirant, namelijk Kenzo, binnen het merk KENZO ESTATE niet volstond om een geldige reden te vormen voor het gebruik van dit teken, in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.
93
Het Gerecht heeft geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat rekwirant niet heeft aangetoond dat een geldige reden te zijner gunste bestond voor het gebruik van het betrokken teken.
94
Louter de omstandigheid dat de term ‘kenzo’, die deel uitmaakt van het merk KENZO ESTATE, de voornaam van rekwirant is, is immers niet relevant voor de vraag of het gebruik van deze term een geldige reden vormt in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, aangezien — zoals de advocaat-generaal in punt 38 van haar conclusie in wezen opmerkt — het onderzoek van de afweging van de betrokken belangen geen afbreuk mag doen aan de wezenlijke functie van het oudere merk, die erin bestaat de herkomst van de waar te waarborgen.
95
Bijgevolg kon het Gerecht bij de afweging van de betrokken belangen terecht oordelen dat, rekening houdend met de ruime bescherming die verordening nr. 207/2009 aan bekende merken verleent, de kamer van beroep mocht overwegen dat rekwirant geen enkele geldige reden had aangetoond en, bijgevolg, dat hij met de op 21 januari 2008 en 18 augustus 2009 aangevraagde inschrijvingen ongerechtvaardigd voordeel wou trekken uit de reputatie van het op 20 februari 2001 ingeschreven merk KENZO.
96
Hieruit volgt dat het tweede argument ter ondersteuning van het vierde onderdeel van het tweede middel ongegrond moet worden verklaard. Het tweede middel moet dus eveneens worden afgewezen.
97
Uit een en ander volgt dat de hogere voorzieningen in hun geheel moeten worden afgewezen.
Kosten
98
Volgens artikel 184, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof beslist het Hof over de kosten wanneer de hogere voorziening ongegrond is. Volgens artikel 138, lid 1, van dit Reglement, dat op grond van artikel 184, lid 1, ervan van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen voor zover dit is gevorderd. Aangezien Tsujimoto in het ongelijk is gesteld, dient hij overeenkomstig de vordering van het EUIPO en Kenzo te worden verwezen in de kosten.
Het Hof (Tiende kamer) verklaart:
- 1)
De hogere voorzieningen worden afgewezen.
- 2)
Kenzo Tsujimoto wordt verwezen in de kosten.
ondertekeningen
Voetnoten
Voetnoten Uitspraak 30‑05‑2018
Conclusie 07‑12‑2017
E. Sharpston
Partij(en)
Gevoegde zaken C-85/16 P en C-86/16 P1.
Kenzo Tsujimoto
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
1.
Met de onderhavige hogere voorzieningen verzoekt Kenzo Tsujimoto (hierna: ‘Tsujimoto’) het Hof om twee arresten van het Gerecht van 2 december 2015, Tsujimoto/BHIM2. en Tsujimoto/BHIM3., te vernietigen. Het Hof heeft mij verzocht mij in deze conclusie te richten op één deel van Tsujimoto's hogere voorziening, namelijk de uitlegging van de relatieve weigeringsgronden voor inschrijving van een merk, zoals uiteengezet in artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk4.. Waar het hier om gaat is of het woordmerk ‘KENZO ESTATE’, dat Tsujimoto als een Uniemerk wilde inschrijven binnen de betekenis van de uitdrukking ‘gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk’ in die bepaling valt. Tsujimoto betoogt dat, omdat dat merk gedeeltelijk uit zijn voornaam ‘Kenzo’ bestaat, de registratie ervan een gebruik met geldige reden zou vormen en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 derhalve niet van toepassing is.
Verordening nr. 207/2009
2.
Overweging 7 vermeldt dat ‘[h]et recht op het [Unie]merk […] alleen [kan] worden verkregen door de inschrijving en deze […] met name [wordt] geweigerd indien het merk onderscheidend vermogen mist, indien het ongeoorloofd is of indien oudere rechten zich ertegen verzetten.’
3.
In artikel 8 worden de gronden genoemd waarop kan worden bepaald of de aanvraag tot inschrijving van een merk moet worden geweigerd wanneer de houder van een ouder merk een oppositieprocedure heeft ingesteld. Die gronden zijn tweeledig. De inschrijving van een aangevraagd merk wordt geweigerd ‘wanneer het gelijk is aan het oudere merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven’ [artikel 8, lid 1, onder a)]. Inschrijving wordt eveneens geweigerd ‘wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk’ [artikel 8, lid 1, onder b)]. Onder een ouder merk in de zin van artikel 8, lid 2, worden onder andere Uniemerken verstaan [artikel 8, lid 2, onder a), i)].
4.
Artikel 8, lid 5, bepaalt dat ‘[n]a oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2, […] de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens [wordt] geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder [Unie]merk een in de [Unie] bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het oudere merk’.5.
5.
Gelijkaardige bewoordingen als die in artikel 8, lid 5, zijn gebruikt in artikel 9 (‘Rechten verbonden aan het [Unie]merk’) in afdeling 2 (‘Rechtsgevolgen van het [Unie]merk’). Artikel 9, lid 1, somt de omstandigheden op waaronder het de houder van een Uniemerk is toegestaan iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden. Hieronder vallen, in artikel 9, lid 1, onder c), het gebruik van een teken ‘dat gelijk is aan of overeenstemt met het [Unie]merk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het [Unie]merk ingeschreven is, indien het een in de [Unie] bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere [Unie]merk’.6.
6.
Afdeling 2 bevat tevens artikel 12 (‘Beperking van de aan het [Unie]merk verbonden rechtsgevolgen’). Dit artikel bepaalt dat ‘[h]et aan het [Unie]merk verbonden recht […] de houder niet toe[staat] een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken:
- (a)
van diens naam of adres;
- (b)
van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
- (c)
van het merk, wanneer dat nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven,
voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.’
7.
Op grond van artikel 15 van verordening nr. 207/2009 kan een Uniemerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, vatbaar zijn voor bepaalde sancties. Eveneens kunnen (krachtens artikel 51) de rechten van de houder vervallen worden verklaard wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal is gebruikt. In die geest bepaalt artikel 54 dat de houder die het gebruik van een jonger Uniemerk gedurende vijf opeenvolgende jaren heeft gedoogd, niet meer op grond van het oudere merk nietigheid van jongere merk kan vorderen of bezwaar kan maken tegen het gebruik van het jongere merk.
Achtergrond van de onderhavige procedure
Zaak C-85/16 P
8.
Op 21 januari 2008 heeft Tsujimoto een aanvraag ingediend tot internationale inschrijving van het woordteken ‘KENZO ESTATE’ (hierna: ‘aangevraagd merk’) als een merk in de toenmalige Europese Gemeenschap. De waren waarvoor inschrijving was aangevraagd, bevonden zich in klasse 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice7.; zij komen overeen met de beschrijving: ‘Wijn, alcoholische fruitdranken; westerse likeuren (in het algemeen)’. Die aanvraag werd op 17 maart 2008 gepubliceerd in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 12/2008. Op 16 december 2008 heeft Kenzo SA (de interveniënte voor het Gerecht, hierna: ‘Kenzo’) krachtens artikel 41 van verordening nr. 207/2009 oppositie ingesteld, waarbij zij artikel 8, lid 5, van die verordening inriep. De oppositie was gebaseerd op het oudere Uniemerk ‘KENZO’, dat op 20 februari 2001 was ingeschreven voor waren in onder andere de klassen 3, 18 en 25 van de Classificatie van Nice.8. Op 20 december 2011 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen. Kenzo heeft tegen dat besluit beroep ingesteld bij de kamer van beroep.
9.
Op 22 mei 2013 heeft de kamer van beroep het beroep van Kenzo in zijn geheel toegewezen. Zij oordeelde dat aan de drie cumulatieve voorwaarden in artikel 8, lid 5, was voldaan: i) de merken in kwestie stemden voor een niet-verwaarloosbaar deel van het relevante publiek in hoge mate met elkaar overeen; ii) in tegenstelling tot het oordeel van de oppositieafdeling was het oudere merk een bekend merk, en iii) het aangevraagde merk zou meeliften op het succes van het oudere merk. De kamer van beroep kwam tot het oordeel dat het risico bestond dat het merk dat Tsujimoto wilde inschrijven ongerechtvaardigd voordeel zou trekken van de reputatie van het oudere merk ‘KENZO’ in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.
10.
Op 8 augustus 2013 heeft Tsujimoto tegen die beslissing beroep ingesteld bij het Gerecht. Hij heeft twee middelen aangevoerd. Hij stelde dat de kamer van beroep artikel 76, lid 29., en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 had geschonden. Het Gerecht verwierp het beroep in zijn geheel en verwees Tsujimoto in de kosten.
Zaak C-86/16 P
11.
Op 18 augustus 2009 heeft Tsujimoto een nadere aanvraag ingediend tot internationale inschrijving van het woordteken ‘KENZO ESTATE’ (hierna: ‘aangevraagd merk’) als een merk in de toenmalige Europese Gemeenschap. De waren en diensten waarvoor inschrijving was gevraagd, bevinden zich in de klassen 29, 30, 31, 35, 41 en 43 van de Classificatie van Nice.10. Het verzoek tot inschrijving is gepubliceerd in het Blad van Gemeenschapsmerken nr. 44/2009 van 16 november 2009. Op 12 augustus 2010 heeft Kenzo oppositie ingesteld op grond van artikel 41 van verordening nr. 207/2009 en riep daarbij artikel 8, lid 5, van die verordening in. De oppositie was wederom gebaseerd op het oudere merk ‘KENZO’, dat op 20 februari 2001 was ingeschreven voor waren in onder andere de klassen 3, 18 en 25 van de Classificatie van Nice.
12.
Bij beslissing van 24 mei 2012 heeft de oppositieafdeling de oppositie van Kenzo afgewezen. Op 23 juli 2012 is Kenzo tegen die beslissing in beroep gegaan bij de kamer van beroep die bij beslissing van 3 juli 2013 het beroep van Kenzo gedeeltelijk toewees. De kamer van beroep oordeelde met betrekking tot de waren in de klassen 29 tot en met 31 (die vielen onder de door Tsujimoto aangevraagde inschrijving) dat deze niet werden beschouwd als luxegoederen en dat zij niet steevast in verband werden gebracht met de wereld van glamour en mode. De kamer van beroep was van opvatting dat het gewone levensmiddelen voor massaconsumptie betrof die op iedere straathoek konden worden gekocht en dat zij slechts marginaal verband hielden met de waren van Kenzo. De kamer van beroep wees de oppositie met betrekking tot die waren derhalve af. Het wees de oppositie met betrekking tot de waren en diensten in de klassen 35, 41 en 43 van de Classificatie van Nice evenwel toe.
13.
Op 26 september 2013 heeft Tsujimoto tegen die beslissing beroep ingesteld bij het Gerecht. Hij stelde dat de kamer van beroep artikel 76, lid 2, en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 had geschonden. Het Gerecht heeft het beroep in zijn geheel verworpen en heeft Tsujimoto verwezen in de kosten.
Hogere voorzieningen en procedure voor het Hof
14.
Tsujimoto verzoekt het Hof in de twee onderhavige zaken om:
- —
vernietiging van het arrest van het Gerecht;
- —
definitieve afdoening van de zaak;
- —
verwijzing van het EUIPO en van Kenzo in de kosten van de procedure, daaronder begrepen de procedures voor de kamer van beroep.
15.
Het EUIPO en Kenzo verzoeken het Hof om beide hogere voorzieningen af te wijzen en Tsujimoto te verwijzen in de kosten van de procedures.
16.
In beide zaken voert Tsujimoto twee gronden aan voor de hogere voorziening. Hij stelt ten eerste dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de uitlegging van artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009. Met de tweede grond, die is opgedeeld in vier middelen, verwijt Tsujimoto het Gerecht artikel 8, lid 5, van die verordening te hebben geschonden. Het vierde middel van die grond is hetzelfde in zowel zaak C-85/16 P als zaak C-86/16 P. In dat middel is een nieuwe rechtsvraag aan de orde en ik zal daarom in deze conclusie mij alleen op die vraag richten.
Vierde middel van de tweede beroepsgrond — onjuiste uitlegging van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 — gebruik ‘zonder geldige reden’ van het aangevraagde merk
17.
Tsujimoto betoogt dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Het teken dat hij wilde inschrijven (KENZO ESTATE) bevat zijn voornaam: gebruik van dat teken was derhalve met geldige reden. Tsujimoto voert ook aan dat de argumentatie van het Gerecht ontoereikend is, aangezien erin louter wordt vermeldt dat ‘niet is aangetoond dat er sprake was van een geldige reden’. Hij stelt dat het Gerecht een beoordelingsfout heeft gemaakt door niet te beslissen dat de kamer van beroep haar oordeel dat het gebruik van Tsujimoto's voornaam in het teken KENZO ESTATE een gebruik zonder geldige reden betrof, had moeten motiveren.
Bestreden arresten
18.
Het Gerecht heeft geoordeeld dat de kamer van beroep terecht had beslist dat inschrijving van het door Tsujimoto aangevraagde merk een gevaar voor ongerechtvaardigd voordeel zou vormen voor de reputatie van het oudere merk. Het bevestigde het oordeel van de kamer dat Tsujimoto's merk ‘[…] zou meeliften op het succes van het oudere merk met de bedoeling te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk en, zonder enige financiële vergoeding, voordeel te behalen uit de commerciële inspanningen die [Kenzo] heeft geleverd om het imago van dat merk te creëren en te onderhouden’.11.
19.
Het Gerecht herinnerde er in zijn arrest aan dat Tsujimoto had aangevoerd dat de kamer van beroep artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 had geschonden door geen rekening te houden met het argument dat hij eenvoudigweg trachtte zijn voornaam als een merk in te schrijven.12. Het Gerecht besliste als volgt:
‘Er dient op te worden gewezen dat de kamer van beroep op het argument van aanvrager antwoordde dat ‘geen geldige reden was aangetoond’ (punt 50 van de bestreden beslissing). Dat antwoord is weliswaar bondig, maar voldoende. In verordening nr. 207/2009 is niet voorzien in een onvoorwaardelijk recht om een naam als een gemeenschapsmerk in te schrijven [zie in die zin arrest van 25 mei 2011, Prinz von Hannover/BHIM (weergave van wapenschild), T-397/09, EU:T:2011:246, punt 29], laat staan een voornaam. Dientengevolge is het feit dat aanvragers voornaam Kenzo is, niet genoeg om een geldige reden te vormen voor het gebruik van het merk waarvan de inschrijving wordt gevraagd in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 […].
Hieruit volgt dat het vierde onderdeel van het tweede middel moet worden afgewezen.’13.
Beoordeling
Motiveringsplicht
20.
Met zijn argument dat het Gerecht zijn arresten ontoereikend heeft gemotiveerd, voert Tsujimoto in wezen aan dat het Gerecht niet heeft gemotiveerd waarom het de beslissingen van de kamer van beroep dat het gebruik van zijn voornaam in het aangevraagde merk een gebruik zonder geldige reden was in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, in stand heeft gehouden.
21.
De motiveringsplicht vloeit voort uit artikel 36 van het Statuut van het Hof van Justitie, dat krachtens artikel 53, eerste alinea, ervan op het Gerecht toepasselijk is, en uit artikel 117 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht.14. Uit vaste rechtspraak volgt dat het Hof het Gerecht er niet toe verplicht een uiteenzetting te geven die volledig en één voor één alle argumenten van de partijen in het geding volgt en dat de motivering van het Gerecht dus impliciet kan zijn, mits de belanghebbenden de redenen kunnen kennen waarom het Gerecht hun argumenten heeft afgewezen en het Hof over voldoende elementen beschikt om zijn toezicht uit te oefenen.15.
22.
Uit de bestreden arresten wordt duidelijk dat het Gerecht Tsujimoto's argument betreffende het gebruik van diens voornaam heeft onderzocht. Het Gerecht was van oordeel dat, hoewel het antwoord van de kamer van beroep ‘bondig’ was, het niettemin toereikend was.16. Het is juist dat het Gerecht niet tot in detail heeft aangegeven hoe het de uitlegging van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 beoordeelt. Die rechter heeft evenwel uitdrukkelijk aangegeven dat het van oordeel is dat het niet volstaat te beweren dat het gebruik van een voornaam op zichzelf een geldige reden vormt in de zin van die bepaling. Ik ben daarom van mening dat het mogelijk is om op grond van de beslissing van het Gerecht vast te stellen waarom het Tsujimoto's middel dienaangaande heeft afgewezen.
Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009
23.
In wezen draait Tsujimoto's zaak om het recht het merk KENZO ESTATE in te schrijven, omdat hij het woord ‘Kenzo’ te goeder trouw heeft gebruikt aangezien het zijn voornaam is.
24.
Ik ben het niet met Tsujimoto eens. Naar mijn mening volgt uit het feit dat Kenzo zijn voornaam is, niet dat het gebruik van het merk dat hij wilde laten inschrijven een gebruik ‘met geldige reden’ vormde in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009. Het woordteken Kenzo was ingeschreven in 2001: ongeveer acht jaar vóór Tsujimoto's aanvraag tot inschrijving. Het recht op dat merk is beschermd op grond van verordening nr. 207/2009 en de geboden bescherming wordt niet weggenomen, eenvoudigweg omdat Kenzo in Japan nu eenmaal een vrij veel voorkomende voornaam is.
25.
Ik zal mijn analyse beginnen met enkele opmerkingen vooraf. Vaststaat dat het woordmerk Kenzo in de onderhavige zaken het ‘oudere merk’ is in de zin van artikel 8, lid 2, onder a), i), van verordening nr. 207/2009. In punt 54 van zijn arresten heeft het Gerecht het oordeel van de kamer van beroep bevestigd dat Tsujimoto's merk ‘zou meeliften op het succes van het oudere merk’ en dus schade zou berokkenen aan de houder, Kenzo.
26.
Wat de uitlegging van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 betreft, dient in de eerste plaats in gedachten te worden gehouden dat de uitdrukking ‘gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk’ niet in die verordening is gedefinieerd. Bij de uitlegging van dat begrip dient derhalve te worden uitgegaan van de algemene opzet en de doelstellingen van de regeling waarvan het deel uitmaakt en moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de context van de bepaling waarin het begrip voorkomt.17.
27.
In de tweede plaats heeft, binnen de bij verordening nr. 207/2009 neergelegde regeling, artikel 8 als opschrift ‘Relatieve weigeringsgronden’. Daarin zijn de regels uitgestippeld voor de beslechting van geschillen wanneer op grond van een ouder merk de houder ervan rechten heeft op het moment dat een latere aanvraag tot inschrijving wordt gedaan. Artikel 9 zet uiteen welk rechten een Uniemerk aan de houder ervan geeft. Op grond van die bepaling heeft deze het recht om iedere derde (die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen) het gebruik te verbieden van een gelijk of soortgelijk teken dat wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven [artikel 9, lid 1, onder a)]. Hij mag ook het gebruik verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk en wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan [artikel 9, lid 1, onder b)]. De tekst van artikel 9, lid 1, onder c) (dat betrekking heeft op ‘gebruik zonder geldige reden’) is gelijk aan de laatste voorwaarde van artikel 8, lid 5. Naar mijn mening moeten deze twee bepalingen op onderling overeenstemmende wijze worden uitgelegd om te verzekeren dat verordening nr. 207/2009 op een coherente wijze wordt uitgelegd.18.
28.
In de derde plaats delen verordening nr. 207/2009 en de merkenrichtlijn een gezamenlijke geschiedenis en beider doel is de vaststelling van een Europese merkenregeling.19. De bepalingen in die richtlijn die parallel zijn aan artikel 8, lid 5, en artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 zijn respectievelijk artikel 4, lid 4, onder a), en artikel 5, lid 2. Het lijkt mij daarom passend om bij ieder onderzoek van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, te verwijzen naar bestaande rechtspraak waarbij de parallelle bepalingen in de merkenrichtlijn zijn uitgelegd. Het Gerecht heeft reeds geoordeeld dat de uitlegging van artikel 5, lid 2, van de merkenrichtlijn eveneens van toepassing is op artikel 4, lid 4, onder a), van die richtlijn.20. Ik ben van mening dat dezelfde benadering dient te worden gevolgd met betrekking tot artikel 8, lid 5, en artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009.
29.
Wat de regeling van verordening nr. 207/2009 betreft, verschaft de beslissing van het Hof in de zaak Levi Strauss21. enkele nuttige richtsnoeren, die naar mijn mening naar analogie kunnen worden toegepast. Het wettelijke kader vereist dat er bij de vaststelling van de omvang van de bescherming van rechten gevolgen worden verbonden aan het gedrag van de houder van die rechten.22.
30.
Aldus bepaalt artikel 15 dat een merk waarvan de houder nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid, in de betrokken lidstaat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, vatbaar is voor de sancties van verordening nr. 207/2009, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken. Op grond van artikel 51 van verordening nr. 207/2009 kunnen de rechten van de houder van het Uniemerk vervallen worden verklaard wanneer het in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal is gebruikt of wanneer het door toedoen of nalaten van de merkhouder de gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst. Ten slotte kan volgens artikel 54 de houder van een ouder merk, die gedurende vijf opeenvolgende jaren het gebruik van een in de Unie ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd, in beginsel niet meer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard noch bezwaar maken tegen het gebruik van het jongere merk voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt.23.
31.
Die bepalingen geven aan dat verordening nr. 207/2009 in het algemeen beoogt een goed evenwicht te vinden. De belangen van de houder van een merk betreffen de handhaving van de wezenlijke functie van zijn merk. Die functie houdt in aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong te waarborgen, zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. De merkhouder moet worden beschermd tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door waren te verkopen die ten onrechte van het merk zijn voorzien. Het tegengewicht omvat het belang van de andere marktdeelnemers om te beschikken over merken om hun waren en diensten aan te duiden.24.
32.
Bijgevolg is de bescherming van de rechten die de houder van een merk aan verordening nr. 207/2009 ontleent, niet onvoorwaardelijk, aangezien zij, om die twee groepen belangen af te wegen, met name beperkt is tot de gevallen waarin deze merkhouder voldoende oplettend is door bezwaar te maken tegen het gebruik door andere marktdeelnemers van tekens die inbreuk kunnen maken op zijn merk.25. Dat is precies het geval in onderhavige zaken, waarin Kenzo zich actief heeft verzet tegen de inschrijving van het aangevraagde merk. Kenzo beoogt derhalve de wezenlijke functie van zijn oudere merk te handhaven.
33.
Komt binnen de regeling van verordening nr. 207/2009 Tsujimoto's aanvraag tot inschrijving van een merk dat diens voornaam omvat, neer op gebruik met geldige reden in de zin van artikel 8, lid 5, van die verordening?26.
34.
Het arrest van het Hof in de zaak Leidseplein Beheer en De Vries, dat betrekking heeft op artikel 5, lid 2, van de merkenrichtlijn, noemt enkele beginselen die nuttig kunnen blijken bij het onderzoek van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009. Het Hof heeft hier gesteld dat de bescherming die aan een bekend merk wordt geboden, ruim is. In onderhavige zaak heeft Kenzo aangetoond dat er sprake is van schade aan het oudere merk, voor zover wordt geoordeeld dat Tsujimoto's merk mee zou liften op het succes van dat merk.27. Dientengevolge staat het aan Tsujimoto om te bewijzen dat hij niettemin een geldige reden heeft om KENZO ESTATE te laten inschrijven.28. Het begrip geldige reden kan niet alleen objectief dwingende redenen omvatten, maar kan ook aanknopen bij subjectieve belangen van een derde die een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk. Dat begrip kan niet tot gevolg hebben dat ten gunste van Tsujimoto rechten worden erkend die zijn verbonden met een ingeschreven merk. Maar wanneer een geldige reden is bewezen, wordt de houder van het bekende merk (in dit geval Kenzo) verplicht het gebruik van het daarmee overeenstemmende teken te tolereren.29.
35.
Mij lijkt het dat wanneer die beginselen hier worden toegepast, de balans niet uitslaat in het voordeel van Tsujimoto.
36.
In het arrest Leidseplein Beheer en de Vries was niet in het geding dat de derde (De Vries, houder van het teken in kwestie) dat teken had laten inschrijven en dat het gebruik dateerde van voordat de houder die zich wilde beroepen op artikel 5, lid 2, van de merkenrichtlijn (Red Bull GmbH) zijn eigen merk had laten inschrijven.30. In de onderhavige zaak heeft Tsujimoto evenwel een aanvraag tot inschrijving van het teken KENZO ESTATE ingediend acht jaar nadat het Uniemerk Kenzo was ingeschreven.31.
37.
Het is dus niet de vraag of Tsujimoto's teken door het relevante publiek was aanvaard en wat de reputatie ervan was. In het licht daarvan doet het loutere feit dat Tsujimoto graag zijn voornaam als een merk zou willen gebruiken de balans niet in zijn voordeel uitslaan in de zin van de afweging die moet worden verricht bij de vaststelling of hij gebruik met geldige reden kan aantonen.
38.
Als het feit dat Tsujimoto's voornaam Kenzo is, zwaarder zou moeten wegen dan de schade die wordt berokkend aan de houder van een bestaand Uniemerk, zou dit de bescherming die wordt geboden door verordening nr. 207/2009 wezenlijk ondermijnen. Een dergelijk gebruik automatisch kenschetsen als een gebruik met geldige reden, zou betekenen dat ieder ouder merk dat een naam omvat zijn wezenlijke functie zou verliezen.
39.
Het idee om namen als merken te gebruiken, is allesbehalve ongebruikelijk.32. Het Hof heeft derhalve geoordeeld dat in zaken waarin verwarring kan ontstaan in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, rekening dient te worden gehouden met de specifieke elementen van de aan de orde zijnde zaak, bijvoorbeeld of de betrokken persoon bekend is.33. Het lijkt helder dat wanneer een naam is ingeschreven als een merk op grond van verordening nr. 207/2009 de wezenlijke functie van het merk het beschermen is van de belangen van de houder op grond van die verordening. Hieruit kan niet worden afgeleid (zoals Tsujimoto beweert) dat enkel omdat het merk dat hij wilde laten inschrijven gedeeltelijk uit zijn voornaam bestaat, dat een gebruik met geldige reden vormt.
40.
Met betrekking tot de doelstellingen van de relatieve weigeringsgronden vermeldt overweging 7 van verordening nr. 207/2009 dat ‘[inschrijving] met name [wordt] geweigerd indien het merk onderscheidend vermogen mist, indien het ongeoorloofd is of indien oudere rechten zich ertegen verzetten’. Dat geeft aan dat inschrijving moet worden geweigerd wanneer het merk waarvan de inschrijving wordt gevraagd, onverenigbaar wordt geacht met een ouder merk in de zin van artikel 8, lid 5. De tekst van die bepaling verwijst naar situaties waarin door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het oudere merk. De verklaring van het Gerecht in punt 54 van de bestreden arresten, waarbij het oordeel van de kamer van beroep dat het merk dat Tsujimoto wilde laten inschrijven ‘zou meeliften op het succes van Tsujimoto's oudere merk’ is een duidelijke aanwijzing dat die rechter van oordeel was dat Tsujimoto's merk ongerechtvaardigd voordeel zou trekken uit het oudere merk.
41.
Ik kom tot de conclusie dat het gebruik van Tsujimoto's voornaam in het teken dat hij wilde laten inschrijven geen gebruik met geldige reden in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 vormt.
42.
Voor de goede orde voeg ik hieraan toe dat het een houder van een Uniemerk niet is toegestaan een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van diens naam of adres, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.34. Verordening nr. 207/2007 garandeert dus dat een persoon in Tsujimoto's situatie niet wordt belet in het economisch verkeer gebruik te maken van zijn voornaam als gevolg van de oudere inschrijving van Kenzo.
43.
Dat strookt met artikel 7 van het Handvest dat het recht waarborgt op eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven. Het Hof heeft herhaaldelijk geoordeeld dat de naam van een persoon een bestanddeel is van zijn identiteit en zijn privéleven. Wij identificeren ons door onze naam te gebruiken. De naam van een persoon verbindt hem ook met zijn familie en voorouders of erfgoed en heeft betrekking op zijn privéleven en familie- en gezinsleven.35. Het feit dat Kenzo een gangbare voornaam (die toevallig Tsujimoto's voornaam is) heeft laten inschrijven als een merk betekent nog niet dat dit van invloed is op zijn privé- of familie- en gezinsleven.
Kosten
44.
Overeenkomstig artikel 137 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof wordt ten aanzien van de proceskosten beslist in het arrest waardoor een einde komt aan dit geding.
Conclusie
45.
Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging:
- —
het vierde middel van de tweede beroepsgrond ongegrond te verklaren, en
- —
aan het einde van het geding overeenkomstig het Reglement voor de procesvoering van het Hof over de kosten te beslissen als naar recht.
Voetnoten
Voetnoten Conclusie 07‑12‑2017
Oorspronkelijke taal: Engels.
Arrest van 2 december 2015, Tsujimoto/BHIM-Kenzo (KENZO ESTATE), T-414/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:923.
Arrest van 2 december 2015, Tsujimoto/BHIM-Kenzo (KENZO ESTATE), T-522/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:922. Ik verwijs in deze conclusie naar T-414/13 en T-522/13 samen als de ‘bestreden arresten’.
PB 2009, L 78, blz. 1. Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) is ingetrokken en vervangen door verordening nr. 207/2009. Die verordening was van kracht toen Tsujimoto het in zaak T-414/13 in het geding zijnde merk probeerde in te schrijven. De nummering van de toepasselijke bepalingen bleef dezelfde. Verordening nr. 207/2009 werd verscheidene keren gewijzigd. Het is de oorspronkelijke versie van die verordening die van toepassing was toen Tsujimoto het merk dat aan de orde was in zaak T-522/13 probeerde in te schrijven. Ik zal naar de punten waarop Tsujimoto om inschrijving verzocht verwijzen als het ‘moment van de feiten’. Die verordening werd met ingang van 1 oktober 2017 ingetrokken en vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1). De inhoudelijke bepalingen van verordening nr. 207/2009 blijven onveranderd in verordening (EU) 2017/1001.
Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25; hierna: ‘merkenrichtlijn’). Bij richtlijn 2008/95 is de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 (PB 1989, L 40, blz. 1) ingetrokken en vervangen. Die richtlijn was van kracht toen Tsujimoto het merk aan de orde in zaak T-414/13 wilde inschrijven. De nummering en de relevante bepaling bleven dezelfde in richtlijn 2008/95, die van toepassing was toen Tsujimoto het merk aan de orde in zaak T-522/13 probeerde in te schrijven. Richtlijn 2008/95 bevat bepalingen die de tekst van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 weergeven. Die richtlijn is naderhand ingetrokken en zal met ingang van 15 januari 2019 worden vervangen door richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 (PB 2015, L 336, blz. 1). Op het moment van de feiten bevonden de parallelle bepalingen van richtlijn 2008/95 zich in artikel 4, lid 3, met betrekking tot in de Unie ingeschreven merken, en artikel 4, lid 4, onder a), met betrekking tot in een lidstaat ingeschreven merken. De nummering van deze bepalingen is in richtlijn (EU) 2015/2436 gewijzigd. Artikel 4, lid 3 en lid 4, onder a), van richtlijn 2008/95 is nu artikel 5, lid 3, onder a), van de nieuwe richtlijn.
De tekst van artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 wordt weerspiegeld in artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95. Die bepaling is het huidige artikel 10, lid 2, onder c), in richtlijn (EU) 2015/2436.
Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: ‘Overeenkomst van Nice’).
Die klassen komen overeen met de volgende beschrijvingen: klasse 3 bleekmiddelen en andere wasmiddelen; klasse 18 leder en kunstleder, riemen, tassen, handtassen; klasse 25 kleding, schoeisel, hoofddeksels.
Artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 geeft EUIPO het recht om geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd. Dit staat los van de vraag die werd opgeworpen bij Tsujimoto's middel met betrekking tot de relatieve weigeringsgronden voor inschrijving van een merk, zoals uiteengezet in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, en het gebruik van de voornaam ‘Kenzo’.
Zij zijn als volgt omschreven: klasse 29 ‘Olijfolie (voor voedingsdoeleinden); druivenzaadolie (voor voedingsdoeleinden); eetbare oliën en vetten; rozijnen; bewerkte groenten en voedingsmiddelen; bevroren groenten; bevroren vruchten; onbewerkte peulvruchten; bewerkte vleesproducten; bewerkte zeevruchten’; klasse 30 ‘Suikergoed, brood en bolletjes; wijnazijn, slasausen met olijf; kruiderijen (anders dan specerijen); specerijen; broodjes; pizza's; hotdogs (broodjes); vleespasteien; ravioli’; klasse 31 ‘Marketingonderzoek betreffende wijn; verstrekking van informatie over de verkoop van wijn; reclame; import- en exportagentschappen; detailhandel of groothandel in levensmiddelen en dranken; detailhandel of groothandel in likeur’; klasse 41, onder andere, ‘Diensten op het gebied van onderwijs en opleiding met betrekking tot algemene kennis over wijn; onderwijs en opleiding met betrekking tot algemene kennis over het verkrijgen van de diplomering voor wijnkelner’, en klasse 43 ‘Verschaffing van voedsel en dranken; verschaffing van tijdelijke huisvesting’.
Punt 54 van de bestreden arresten.
Punt 57 in bestreden arrest T-414/13; het overeenkomende punt in arrest T-522/13 is punt 58.
Zie de punten 58 en 59 van zaak T-414/13 (EU:T:2015:923) en de punten 59 en 60 van zaak T-522/13 (EU:T:2015:922), waarvan de bewoordingen identiek zijn.
Arrest van 11 mei 2017, Dyson/Commissie, C-44/16 P, EU:C:2017:357, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak.
Arrest van 11 mei 2017, Dyson/Commissie, C-44/16 P, EU:C:2017:357, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak.
Zie punt 58 in zaak T-414/13 (EU:T:2015:923) en het overeenkomstige punt 59 in zaak T-522/13 (EU:T:2015:922), aangehaald in punt 19 hierboven.
Arrest van 6 februari 2014, Leidseplein Beheer en De Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punt 28.
Zie naar analogie arrest van 9 januari 2003, Davidoff, C-292/00, EU:C:2003:9, punt 17.
Zie Von Mühlendhal, A., Botis, D., Maniatis, S., Wiseman, I., Trade Mark Law in Europe (derde druk), uitgegeven door Oxford University Press 2016, punten 231 en 262. Zie tevens persbericht IP/15/4823 van de Commissie van 21 april 2015.
Arrest van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punten 24 en 25.
Arrest van 27 april 2006, C-145/05, EU:C:2006:264.
Arrest van 27 april 2006, Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264, punt 27. Zie ook punt 27 hierboven.
Arrest van 27 april 2006, Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264, punt 28.
Arrest van 27 april 2006, Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264, punten 15 en 29.
Arrest van 27 april 2006, Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264, punt 30.
Arrest van 6 februari 2014, Leidseplein Beheer en De Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punt 43.
Zie punt 11 hierboven.
Arrest van 6 februari 2014, Leidseplein Beheer en De Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punten 39-44.
Arrest van 6 februari 2014, Leidseplein Beheer en De Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punten 45 en 46.
Arrest van 6 februari 2014, Leidseplein Beheer en De Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punten 50 en 52 en aldaar aangehaalde rechtspraak.
Zie de punten 8 en 11 hierboven.
Sommige beroemdheden, zoals Frank Sinatra, Elvis, Beyoncé, Michael Jordan, Arnold Schwarzenegger en David Beckham, hebben hun naam als merk laten inschrijven.
Arrest van 24 juni 2010, Becker/Harman International Industries, C-51/09 P, EU:C:2010:368, punten 36 en 37.
Artikel 12 van verordening nr. 207/2009, onder a).
Arrest van 22 december 2010, Sayn-Wittgenstein, C-208/09, EU:C:2010:806, punt 52; zie voorts arrest van 8 juni 2017, Freitag, C-541/15, EU:C:2017:432, punten 33-36.