Rb. Amsterdam, 30-05-2012, nr. 506203 / HA ZA 11-2850

Akse vordert, nadat Smart Media B.V. ter comparitie haar (op handelsnaamrechten gegronde) vordering heeft laten vallen, bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

A. gedaagde te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van het in dezen te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden ieder gebruik in het economisch verkeer binnen de Benelux van de tekens Smart Media, Smart Media Publishing en Smart Media Publishing Holland, of daarmee overeenstemmende tekens, waaronder mede begrepen wordt het gebruik als merk, als handelsnaam, als domeinnaam, in persberichten, advertenties, mailings, campagnes en op de website en in andere uitingen van gedaagde, alsmede het gebruik van ieder teken, merk, (handels)naam en/of domeinnaam met daarin de aanduiding Smart Media of een daarmee overeenstemmend teken;

B. gedaagde te bevelen binnen 48 uur na betekening van het te dezen te wijzen vonnis al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat het op Nederland gerichte gedeelte van de website bereikbaar via de domeinnaam www.smartmediapublishing.com, en via de toevoeging /nl niet langer toegankelijk is in de Benelux;

C. gedaagde te veroordelen om aan eiseressen ten titel een dwangsom te betalen ten bedrage van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per - gehele of gedeeltelijke - overtreding, of voor elke dag (een gedeelte van de dag daaronder begrepen), zulks uitsluitend naar keuze van eiseressen, dat gedaagde met de nakoming van de geboden en verboden als vermeld onder A en B in gebreke blijft;

D. te verklaren voor recht dat ieder gebruik in het economisch verkeer van de tekens Smart Media, Smart Media Publishing en Smart Media Publishing Holland, of daarmee overeenstemmende tekens, waaronder mede begrepen wordt het gebruik als merk, als handelsnaam, als domeinnaam, in persberichten, advertenties, mailings, campagnes en op de website en in andere uitingen van gedaagde, alsmede het gebruik van ieder teken, merk, (handels)naam en/of domeinnaam met daarin de aanduiding Smart Media of een daarmee overeenstemmend teken inbeuk vormt op de merkrechten van eiseressen, althans onrechtmatig jegens hen is;

E. te verklaren voor recht dat gedaagde aansprakelijk is voor alle schade die het gevolg is van het onrechtmatig handelen van gedaagde en van de inbreuk door gedaagde op de exclusieve merkrechten van eiseressen die voortvloeien uit de in het lichaam van de dagvaarding genoemde merkregistraties, waaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, en gedaagde te veroordelen om de schade, die eiseressen hebben geleden en lijden als gevolg van de merkinbreuk en het onrechtmatig handelen door gedaagde, zulks op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de dagvaarding, althans vanaf een door de Rechtbank in goede justitie te bepalen datum, tot aan de dag der algehele voldoening;

F. gedaagde te veroordelen om aan eiseressen binnen 7 (zeven) dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, te voldoen een bedrag van € 25.000,- (vijf en twintig duizend euro) als voorschot op de aan eiseressen te betalen schadevergoeding op te maken bij staat;

G. gedaagde te veroordelen tot vergoeding aan eiseressen van de volledige proceskosten bestaande uit de daadwerkelijke kosten ter zake van juridische bijstand gemaakt door eiseressen, zulks op grond van artikel 1019h Rv, overeenkomend met het totaalbedrag als berekend door eiseressen waarvan ter gelegenheid van de laatste proceshandeling, althans bij nadere akte, een overzicht in het geding zal worden gebracht, althans een door de Rechtbank in goede justitie vast te stellen bedrag.

SMP voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van Akse c.s. in de werkelijk gemaakte redelijke en evenredige kosten van het geding ex art. 1019h Rv.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

SMP vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

Akse c.s. voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

Akse legt aan al haar vorderingen ten grondslag dat SMP inbreuk maakt op het eerste en het tweede Akse-merk.

Verweer: verval eerste Akse-merk wegens geen (normaal) gebruik

SMP voert allereerst als verweer aan dat het eerste Akse-merk vervallen dient te worden verklaard omdat het nooit (normaal) is gebruikt, zodat geen sprake kan zijn van inbreuk op dit merk. De rechtbank dient op dit verweer te beslissen voordat zij aan de inbreukvraag kan toekomen.

Vast staat dat Akse dit merk per 16 april 2012, de datum van de comparitie van partijen, nog niet had gebruikt zoals het is gedeponeerd. Art. 2.26 lid 2 aanhef en sub a BVIE bepaalt dat een recht op een merk vervallen wordt verklaard voor zover na de datum van inschrijving gedurende een onderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Zowel het moment dat SMP dit verweer inriep en de vordering in reconventie instelde als het moment waarop de zaak ter zitting werd behandeld, zijn gelegen vóór het moment waarop er vijf jaren zijn verstreken na de datum van inschrijving van het eerste Akse-merk, te weten 7 mei 2007. De rechtbank kan daarom (nog) niet vaststellen dat het eerste Akse-merk gedurende vijf jaren niet normaal is gebruikt. Het verweer faalt. De discussie tussen partijen over gebruik in gewijzigde vorm kan bij deze stand van zaken buiten beschouwing blijven.

Inbreuk?

Nu het verweer van SMP faalt, komt de vraag aan de orde of de door SMP gebruikte tekens (te weten: het teken bestaande uit het door haar moeder gedeponeerde beeldmerk, hiervoor afgebeeld onder 2.5, en de aanduidingen “Smart Media”, “Smart Media Publishing” en “Smart Media Publishing Holland”, hierna gezamenlijk: de tekens) inbreuk maken op het eerste en/of het tweede Akse-merk.

Inbreuk ex art. 2.20 lid 1 sub a BVIE?

De tekens zijn niet gelijk aan het eerste Akse-merk en niet gelijk aan het tweede Akse-merk, zodat van inbreuk als bedoeld in art. 2.20 lid 1 sub a BVIE geen sprake kan zijn.

Inbreuk ex art. 2.20 lid 1 sub b BVIE?

SMP betwist niet dat de tekens overeenstemmen met het eerste en het tweede Akse-merk, omdat in zowel de tekens als in de merken de woorden “smart media” worden gebruikt. Evenmin betwist zij dat de tekens in het economische verkeer gebruikt worden voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. De vraag waarover partijen twisten is of dientengevolge verwarringsgevaar is te duchten.

SMP stelt dat daar geen sprake van is. Het woordelement SMART MEDIA is beschrijvend en heeft daarom geen onderscheidend vermogen, wat ook blijkt uit het feit dat depot van het woordmerk is geweigerd, aldus SMP. Slechts de beeldelementen van de Akse-merken zijn onderscheidend en genieten bescherming. SMP gebruikt de woorden “smart media” echter in een totaal andere visuele context.

Akse daarentegen betoogt dat het woordelement SMART MEDIA niet beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor haar merken zijn geregistreerd. Het Engelse woord “smart” heeft meerdere betekenissen en van enige samenhang of beschrijving van uitgeefdiensten is geen sprake. De samenstelling van de twee woorden is geen gangbare uitdrukking voor drukwerken en overige uitgeverijdiensten, en is niet louter beschrijvend voor een kenmerk van de door Akse aangeboden waren en diensten, aldus Akse.

Het rechtbank overweegt als volgt. De in de omstreden tekens gebruikte woorden “smart media” zijn een bestanddeel van het eerste Akse-merk en een dominerend bestanddeel van het tweede Akse-merk. Dit bestanddeel heeft echter - voor de betrokken waren en diensten - geen onderscheidend vermogen. Het Engelse woord “smart” moge diverse betekenissen hebben, in de combinatie met “media” is de verreweg meest voor de hand liggende betekenis “slim/intelligent”, zoals dit woord ook wordt gebruikt in woordcombinaties als “smartcard”, “smartphone” en “smart bomb”. Het in aanmerking komende publiek zal de woorden “SMART MEDIA” dan ook verstaan als “slimme media”. De woorden “SMART MEDIA” kunnen zodoende dienen tot aanduiding van kenmerken van de desbetreffende waren en diensten, zodat zij geen merkenrechtelijke bescherming genieten. Dit wordt niet anders wanneer zij bestanddeel zijn van een woord/beeldmerk. De beschermingsomvang van een woord/beeldmerk, waarvan het woordbestanddeel louter beschrijvend is, beperkt zich tot de visuele weergave van de bestanddelen. De overeenstemming tussen de door SMP gebruikte tekens en de Akse-merken beperkt zich in casu tot het gebruik van de woorden “SMART MEDIA” . De visuele weergave van die woorden stemt niet overeen. De toegevoegde beeldelementen en het lettertype zijn verschillend, evenals het kleurgebruik. Er is dan ook geen sprake van verwarringsgevaar, zodat deze grondslag niet kan leiden tot toewijzing van het gevorderde.

Inbreuk ex art. 2.20 lid 1 sub d BVIE?

De stelling van Akse dat sprake is van inbreuk als bedoeld art. 2.20 lid 1 sub d BVIE mist onderbouwing. Akse heeft ter zitting - desgevraagd - verklaard dat het gebruik door SMP van haar handelsnaam in het colofon van door haar uitgegeven tijdschriften gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten oplevert, maar gesteld noch gebleken is dat door dat gebruik onrechtmatig voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van Akse. Ook deze grondslag faalt.

Slotsom in conventie

Nu geen sprake is van merkinbreuk, dienen de vorderingen in conventie integraal te worden afgewezen. Akse c.s. zal, als in de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van het geding in conventie. SMP vordert dat Akse c.s. wordt veroordeeld in de werkelijk gemaakte redelijke en evenredige kosten van het geding ex art. 1019h Rv. Zij heeft een overzicht van kosten overgelegd, waarin haar kosten worden begroot op € 29.917,85. Akse c.s. heeft geen (inhoudelijk) verweer gevoerd tegen deze begroting. De door SMP opgevoerde kosten zien evenwel zowel op de conventie als op de reconventie, en zij heeft niet aangegeven voor welk deel deze kosten aan de conventie moeten worden toegerekend. De rechtbank zal het door SMP begrote bedrag daarom voor de helft (€ 29.917,85/2 = € 14.958,92) toewijzen als proceskostenveroordeling in conventie.

in reconventie

Uit hiervoor onder 4.3 is overwogen volgt dat het in reconventie onder I gevorderde moet worden afgewezen.

De rechtbank begrijpt de vordering onder II aldus, dat deze uitgaat van de premisse dat het eerste Akse-merk vervallen is verklaard. Nu die situatie zich niet voordoet, behoeft deze vordering geen behandeling.

De voorwaarde waaronder de vordering onder III is ingesteld is niet vervuld, zodat ook deze vordering geen behandeling behoeft.

SMP zal, als in de in reconventie in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van het geding in reconventie. Nu Akse c.s. in reconventie geen vordering ex art. 1019h Rv. heeft ingesteld, begroot de rechtbank deze kosten op € 226,- (half punt x tarief € 452,-) aan salaris advocaat.