Rb. Den Haag, 13-06-2018, nr. C/09/505582 / HA ZA 16-202

wonende te [woonplaats 1] ,

2. de vennootschap onder firma

REBEL & RICH V.O.F.,

gevestigd te Amsterdam,

3. [B],

wonende te [woonplaats 2] ,

4. [C],

wonende te [woonplaats 3] ,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DUTCH DIFFERENCE B.V.,

gevestigd te Gaanderen,

gedaagden in conventie,

eiseressen in voorwaardelijke reconventie,

advocaat aanvankelijk mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem, thans mr. J. Becker te Arnhem.

Partijen zullen hierna Rolls-Royce c.s. (enkelvoud) en Rebel & Rich c.s. (enkelvoud) genoemd worden en eiseressen in conventie, verweersters in voorwaardelijke reconventie ook afzonderlijk Rolls-Royce Motor Cars en Rolls-Royce PLC en gedaagden in conventie, eiseressen in voorwaardelijke reconventie ook afzonderlijk [A] , Rebel & Rich, [B] , [C] en Dutch Difference.

De zaak is voor Rolls-Royce c.s. inhoudelijk behandeld door mrs. H.J. Koenraad en P.L. Tjiam, advocaten te Amsterdam, en voor Rebel & Rich c.s. door mr. J. Becker voornoemd.

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

Rolls-Royce c.s. is actief in de auto-industrie en maakt deel uit van de BMW-groep.

Rolls-Royce PLC is houdster van de volgende merken:

 het hieronder afgebeelde Uniebeeldmerk, geregistreerd op 28 maart 2001 onder nummer 000023010, voor waren en diensten in (onder meer) klasse 14, waaronder ‘jewellery’. De inschrijving geldt ook voor klassen 18 en 25 (waaronder ‘travelbags’ en ‘clothing’).

 het hieronder afgebeelde internationale beeldmerk met gelding in de Europese Unie, geregistreerd op 17 januari 2014 onder nummer 1215840, voor waren en diensten in onder meer klasse 14, waaronder ‘jewellery’.

Deze merken zullen hierna tezamen worden aangeduid als de klasse 14 RR-merken.

Rolls-Royce Motor Cars is houdster van het hieronder afgebeelde Uniebeeldmerk, geregistreerd op 21 april 2005 onder nummer 003381605, (uitsluitend) voor waren en diensten in klasse 12 (‘cars and parts thereof’).

Dit merk zal hierna worden aangeduid als het klasse 12 RR-merk. Gezamenlijk zullen dit merk en de onder 2.2. genoemde merken worden aangeduid als de RR-merken.

Rolls-Royce c.s. heeft meer merken bestaande uit de hiervoor weergegeven dubbele R laten registreren, alsmede merken met deze dubbele R ingekaderd in een vierkant raster met de woorden ‘Rolls’ en ‘Royce’ als onderstaand weergegeven.

Rebel & Rich is opgericht in 2015. Zij biedt (uitsluitend) online, via een webshop onder de domeinnaam rebelandrich.com, ringen, armbanden, kettingen en oorbellen aan. Rebel & Rich is ook actief via sociale media, zoals Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Youtube, Tumblr en Google+. In haar uitingen maakt Rebel & Rich duidelijk dat de door haar aangeboden sieraden zijn geïnspireerd op sieraden die worden gedragen door bekende zangeressen, actrices en andere beroemdheden (‘celebrities’). Zo is elk product in de webshop aan een specifieke celebrity gekoppeld en via een overzichtspagina van celebrities kan ook gezocht worden naar ‘hun’ sieraden. Een voorbeeld van een foto en bijbehorende tekst van de achterliggende productpagina is hieronder weergegeven.

De ring van Rebel & Rich wordt op de betreffende productpagina aangeboden voor € 39,00.

[B] , [C] en Dutch Difference zijn vennoten van Rebel & Rich. [A] is bestuurster van Dutch Difference.

[A] , [B] en [C] zijn houdsters van het hieronder afgebeelde Beneluxwoord-/beeldmerk, op 22 oktober 2015 gedeponeerd en op 12 januari 2016 onder nummer 09848 ingeschreven voor waren en diensten in onder meer klasse 14, waaronder ‘juwelen’ (hierna: het Rebel & Rich-merk).

Waar in de merkinschrijving de ring met dubbele R boven de tekst ‘REBEL&RICH’ is gepositioneerd, worden het ring- en tekstelement in de praktijk ook naast elkaar (in horizontale positionering) gebruikt. Het Rebel & Rich-merk dan wel de elementen daarvan in die horizontale positionering, staat onder meer bovenaan de pagina’s van de website van Rebel & Rich en op de openingspagina’s van de door haar gebruikte andere sociale media, vaak in combinatie met de woorden ‘jewels inspired by celebrities’ of met de toevoeging ‘New York’. Voorbeelden zijn hierna weergegeven:

De van het Rebel & Rich-merk deel uitmakende ring met dubbele R, wordt op de door Rebel & Rich gebruikte media ook getoond als beeldelement zonder de tekst ‘Rebel&Rich’ uit het merk als onder- of bijschrift, al dan niet gecombineerd met (andere) figuratieve elementen (dit beeldelement wordt verder aangeduid als het Rebel & Rich-ringteken). Voorbeelden staan op de homepage van de website, waarvan hieronder een deel is weergegeven. Het teken is voor de duidelijkheid door de rechtbank omcirkeld en met een pijl nader aangeduid en daaronder als uitsnede weergegeven.

Op de Instagrampagina van Rebel & Rich wordt het Rebel & Rich-ringteken als volgt weergegeven. Wederom heeft de rechtbank dit teken voor de duidelijkheid omcirkeld en met een pijl nader aangeduid en van een uitsnede voorzien.

Op de Facebookpagina in de tijdlijn en onder het kopje “foto’s” wordt het Rebel&Rich-ringteken met onderstaande vrouwenfiguur gebruikt. Dit beeldelement komt ook op enkele plaatsen op de website van Rebel & Rich voor.

Hieronder staat een voorbeeld van de weergave op Facebook:

Hieronder staat een voorbeeld van de weergave op de website:

in conventie

Rolls-Royce c.s. vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

A. Rebel & Rich c.s. beveelt om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis binnen de Europese Unie, althans binnen de Benelux, althans binnen Nederland, iedere inbreuk op de merkrechten van Rolls-Royce c.s. te staken en gestaakt te houden, onder meer door Rebel & Rich c.s. te verbieden het Rebel & Rich-merk en het Rebel & Rich-ringteken, dan wel enig ander teken dat overeenstemt met de RR-merken (hierna: de Inbreukmakende tekens) op enigerlei wijze te gebruiken;

Rebel & Rich c.s. beveelt om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaten van Rolls-Royce c.s. een volledige en door een registeraccountant geaccordeerde, schriftelijke opgave te doen, vergezeld van alle documenten ter staving van die opgave, van de volgende gegevens:

Rebel & Rich c.s. beveelt om alle hiervoor onder B iv. bedoelde producten, verpakkingen, brochures of andere (marketing)materialen of voortbrengselen voorzien van de Inbreukmakende tekens die zij op de dag van betekening van dit vonnis nog in voorraad houdt (al dan niet onder derden) binnen 15 dagen na betekening van dit vonnis in aanwezigheid van een deurwaarder ter vernietiging aan te bieden op een door de advocaat van Rolls-Royce c.s. aan te wijzen locatie, één en ander voor rekening van Rebel & Rich c.s.;

Rebel & Rich c.s. veroordeelt tot betaling aan Rolls-Royce c.s. van een onmiddellijk opeisbare dwangsom ten bedrage van € 5.000,- voor elke dag of elk gedeelte van een dag dat zij geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met de onder A en/of B en/of C gegeven bevelen;

Rebel & Rich c.s. veroordeelt om de door Rolls-Royce c.s. als gevolg van de inbreuk op haar merkrechten geleden schade te vergoeden, althans - naar keuze van Rolls-Royce c.s. - tot afdracht aan Rolls-Royce c.s. van alle door Rebel & Rich c.s. ten gevolge van haar inbreukmakende gedragingen genoten winst, nader op te maken bij staat en te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 1 februari 2016 tot aan de dag der algehele voldoening;

het Rebel & Rich-merk nietig verklaart en de (ambtshalve) doorhaling beveelt;

Rebel & Rich c.s. veroordeelt in de proceskosten ex artikel 1019h Rv1., te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis.

Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Rolls-Royce c.s., na aanvulling van de gronden van eis (zie ook 4.3) - verkort weergegeven - dat Rebel & Rich c.s. door het zonder toestemming van Rolls-Royce c.s. ter verkoop aanbieden en verhandelen van sieraden en accessoires met gebruikmaking van het Rebel & Rich-merk en -ringteken, inbreuk maakt op de RR-merken op grond van artikel 9 lid 1 onder b en/of c GMVo2.(thans: artikel 9 lid 2 aanhef en onder b en c UMVo 20173.). Daarnaast heeft Rolls-Royce c.s. belang bij en recht op nietigverklarig en doorhaling van het Rebel & Rich-merk, nu het verwarring wekkend overeenstemt met de oudere, bekende RR-merken en door het gebruik van het Rebel & Rich-merk zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de RR-merken, zoals bedoeld in artikel 2.3, 2.4 en 2.28 BVIE.4.Om de aard en omvang van de gepleegde inbreuken en de hoogte van de door Rolls-Royce c.s. te vorderen schadevergoeding dan wel winstafdracht te kunnen bepalen, is de in 3.1. onder B. genoemde informatie noodzakelijk.

Rebel & Rich c.s. voert gemotiveerd verweer.

Op de stellingen van partijen in conventie wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in voorwaardelijke reconventie

Rebel & Rich c.s. vordert, onder de voorwaarde dat de rechtbank oordeelt dat Rolls-Royce c.s. zich met succes op de gestelde merkinbreuk (en daaraan gekoppelde nietigheid van het Rebel & Rich-merk) zou kunnen beroepen, dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de vervallenverklaring van het Uniemerk met inschrijvingsnummer 000023010 (zie onder 2.2. eerste gedachtestreepje) voor de waren in de klassen 14, 18 en 25 uitspreekt en ambtshalve de doorhaling daarvan beveelt, met veroordeling van Rolls-Royce c.s. in de kosten ex artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis.

Aan deze voorwaardelijke vordering legt Rebel & Rich c.s. met een beroep op artikel 51 lid 1 sub a jo lid 2 GMVo (nu: artikel 58 lid 1 sub a jo lid 2 UMVo 2017) ten grondslag dat het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Europese Unie is gebruikt voor waren in de klassen 14, 18 en 25. Zij voert daartoe onder meer aan dat de door Rolls-Royce c.s. overgelegde stukken waaruit gebruik van het merk voor juwelen, tassen en kleding zou moeten blijken, er niet op duiden dat deze producten daadwerkelijk op de markt ter verkoop worden aangeboden. Het gaat hoogstens om symbolisch gebruik en/of om het weggeven van deze producten als geschenk in het kader van de verkoop van auto’s. Voor zover wel sprake zou zijn van een reële exploitatie van de afgebeelde producten, is geen sprake van normaal gebruik van het merk voor de hier aan de orde zijnde warenklassen, maar slechts voor auto’s, aldus Rebel & Rich c.s..

Rolls-Royce c.s. voert gemotiveerd verweer.

Bevoegdheid

In conventie is de rechtbank ten aanzien van de vorderingen gegrond op inbreuk van de (Unie)merken internationaal en relatief bevoegd om daarvan kennis te nemen nu alle partijen aangeduid met Rebel & Rich c.s. in Nederland wonen/gevestigd zijn (artikel 123 lid 1 in verbinding met artikel 124 aanhef en onder a en 125 lid 1 UMVo 2017 in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk). De rechtbank is voorts bevoegd kennis te nemen van de vordering tot nietigverklaring van het Rebel & Rich-merk op basis van het BVIE, omdat die vordering aan voormeld geschil over de inbreuk verknocht is.

In (voorwaardelijke) reconventie is de rechtbank bevoegd op grond van artikel 124 aanhef en onder d UMVo 2017 en artikel 3 van de betreffende uitvoeringswet.

in conventie

Procedureel

Rebel & Rich c.s. heeft aangevoerd dat de aanvulling van Rolls-Royce c.s. van haar gronden van eis met het klasse 14-RR merk onder nummer 1215840 (zie onder 2.2, tweede gedachtestreepje), in strijd met de substantiëringsplicht en plicht om volledig te zijn (artikel 111 lid 2 sub d en 21 Rv) te laat is gedaan: Rolls-Royce c.s. had al bij aanvang van de procedure moeten onderzoeken welke merkinschrijvingen zij aan haar vorderingen ten grondslag wilde leggen. De rechtbank overweegt dat de aanvulling van de gronden met het klasse 14-RR merk onder nummer 1215840, voor welk merk (nog) geen gebruiksplicht geldt, kennelijk is gedaan met het oog op de door Rebel & Rich c.s. in reactie op de dagvaarding ingestelde (voorwaardelijke) eis in reconventie tot vervallenverklaring van het wél gebruiksplichtige klasse 14-RR merk onder nummer 000023010 (waarop de vordering bij dagvaarding (mede) is gebaseerd). Reeds in dat licht brengt de enkele omstandigheid dat Rolls-Royce c.s. zich bij dagvaarding ook al op de merkinschrijving met nummer 1215840 had kunnen beroepen, niet mee dat sprake is van strijd met de door Rebel & Rich c.s. genoemde artikelen. De aanvulling is evenmin in strijd met de goede procesorde. Gesteld noch gebleken is dat Rebel & Rich c.s. onvoldoende gelegenheid heeft gehad om zich tegen (de ruim drie weken voor de zitting kenbaar gemaakte) aanvulling te verweren. De rechtbank ziet daarom geen grond voor het oordeel dat de aanvulling van Rolls-Royce c.s. niet toelaatbaar is. De stelling van Rebel & Rich c.s. dat zij door de aanvulling onnodig op kosten is gejaagd - waarmee zij, zo begrijpt de rechtbank, bedoelt dat zij haar voorwaardelijke eis in reconventie mogelijk achterwege had gelaten indien eerder een beroep op het niet-gebruiksplichtige klasse 14 RR-merk was gedaan - behoeft gelet op wat hierna is overwogen in r.o. 4.30 geen bespreking.

Sub b-inbreuk

Rolls-Royce c.s. heeft ter zitting duidelijk gemaakt dat zij zich enkel op de klasse 14 RR-merken (van Rolls-Royce PLC, zie 2.2) beroept ten aanzien van de stelling dat sprake is van inbreuk op grond van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo 2017 (hierna ook: de sub b inbreuk). Het beroep beperkt zich bovendien tot klasse 14 en ziet niet op andere klassen waarvoor de klasse 14 RR-merken ingeschreven zijn, aldus Rolls-Royce c.s..

Van een sub b-inbreuk is sprake als het teken (hier: het Rebel & Rich-merk en/of het Rebel & Rich-ringteken) en het merk (hier: (één van) de klasse 14 RR-merken) zodanig overeenstemmen, dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die de tekens bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en de onderscheidende kracht van het merk. De vraag of sprake is van overeenstemming tussen een merk en een teken wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door merk en teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de visuele, auditieve, of begripsmatige overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk en het teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil. Verwarringsgevaar kan eerder worden aangenomen naar mate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen.

Tussen partijen is niet in geschil dat het Rebel & Rich-merk als teken voor de aanduiding van waren en/of diensten wordt gebruikt in het economisch verkeer en in die zin valt binnen de reikwijdte van artikel 9 lid 2 UMVo 2017.

Ten behoeve van de vergelijking worden hieronder één van de klasse 14 RR-merken en het Rebel & Rich-merk naast elkaar gezet:

Over de overeenstemming tussen beide merken overweegt de rechtbank als volgt

Rolls-Royce c.s. wordt niet gevolgd in het standpunt dat sprake is van een grote mate van overeenstemming tussen de merken. Er is slechts enige mate van visuele overeenstemming vanwege het gebruik in beide merken van twee (hoofd)letters ‘R’ waarbij de letters elkaar deels overlappen. Aan Rolls-Royce c.s. kan worden toegegeven - Rebel & Rich c.s. heeft dat niet betwist - dat de verschillen in onderlinge grootte, lettertype en wijze van positionering van de letters, de gemiddelde consument, uitgaande van een vaag herinneringsbeeld, niet snel zullen opvallen, maar deze dragen ook niet aan verdere overeenstemming bij. De gemiddelde consument zal zich bovendien niet richten op de ‘RR’-en in het Rebel & Rich-merk, maar op het merk als geheel. De RR-en in het Rebel & Rich-merk worden omgeven door een ring met een geslepen steen/diamant en onder dit geheel staat de tekst ‘REBEL&RICH’, waarbij ‘&RICH’ is uitgevoerd in een opvallend roze kleur. Deze elementen geven het Rebel & Rich-merk een andere visuele totaalindruk dan de enkele overlappende letters van de klasse 14 RR-merken. Rolls-Royce c.s. heeft weliswaar betoogd dat de ring beschrijvend is voor de betrokken waren (sieraden) en daardoor minder onderscheidend vermogen heeft, maar dat laat onverlet dat de ring een niet te verwaarlozen onderdeel van die visuele totaalindruk vormt die in het vage herinneringsbeeld van het publiek zal blijven hangen en bij de vergelijking moet worden betrokken.5.Anders dan Rolls-Royce c.s. en met Rebel & Rich c.s. is de rechtbank voorts van oordeel dat niet de RR-en, maar de woordelementen REBEL&RICH in de totaalindruk het meest dominante en onderscheidende onderdeel zijn. Zoals Rebel & Rich c.s. onweersproken heeft aangevoerd, nemen de uitgeschreven woorden een groter deel van het merk in beslag dan de RR-en. Door de roze kleur vallen de woorden bovendien extra op. De blik van de gemiddelde consument van de betrokken waren zal daarom vooral naar de woordelementen worden getrokken. De consument zal de ring met de RR-en als illustratie bij die woordelementen zien. Daarbij is van belang dat, naar niet in geschil is, het publiek direct zal begrijpen dat de RR-en in de ring, de beginletters vormen van de voluit geschreven bestanddelen van de naam ‘Rebel & Rich’. Daaruit volgt dat de RR-en in de ring aan die woorden ook hun betekenis ontlenen. Zoals Rebel & Rich c.s. heeft aangevoerd zal de gemiddelde consument het Rebel & Rich-merk daarom ook aanduiden en uitspreken met de volledige naam ‘Rebel & Rich’ en niet met ‘RR’ (of ‘Rolls-Royce’). Van begripsmatige en auditieve overeenstemming is gezien het voorgaande geen sprake. Gelet op dit alles wordt de mate van overeenstemming tussen de merken gering geacht.

De vraag is of, gegeven de geringe mate van overeenstemming tussen de merken, bij globale beoordeling desondanks sprake is van verwarringsgevaar. Naar het oordeel van de rechtbank is dat niet het geval. Hoewel de inschrijving en het gebruik van het Rebel & Rich-merk zien op waren die hetzelfde of soortgelijk zijn als de waren waarvoor de klasse 14 RR-merken zijn ingeschreven (klasse 14, in het bijzonder sieraden/juwelen), kunnen de klasse 14-merken, zoals Rolls-Royce c.s. ter zitting zelf te kennen heeft gegeven, niet op bekendheid voor waren uit die klasse bogen. Dat de klasse 14 RR-merken wel onderscheidend vermogen hebben voor waren uit klasse 14, zoals Rolls-Royce c.s. heeft gesteld, biedt aan de geringe mate van overeenstemming tussen de merken voorts onvoldoende tegenwicht. De door Rolls-Royce c.s. ter zitting aangevoerde omstandigheid dat de klasse 14 RR-merken onderdeel zijn van een serie merkregistraties (zie 2.4) die de overlappende RR-en als kenmerkend element gemeen hebben waardoor het onderscheidend vermogen daarvan volgens haar (maximaal) wordt vergroot, maakt dit niet anders. In het Rebel & Rich-merk vormen niet de RR-en, maar ‘REBEL&RICH’ het kenmerkende of meest onderscheidende element en tezamen met de ring waarin de RR-en zijn vervat, levert dit als gezegd een andere totaalindruk op. Rolls-Royce c.s. beroept zich in deze procedure bovendien slechts op de bekendheid van het feitelijk gebruik van de RR-merkregistratie voor auto’s, waarbij uit wat zij aanvoert volgt dat het met dat automerk bekende publiek de letters ‘RR’ zal koppelen aan de naam ‘Rolls-Royce’ (vgl. hierna r.o. 4.17). Dat is iets wat het publiek bij het Rebel & Rich-merk niet zal doen, omdat daar de koppeling wordt gelegd met de naam Rebel & Rich. Dat het publiek zal denken dat het Rebel & Rich-merk een variatie is op één van de merken van Rolls-Royce c.s. voor bijvoorbeeld een speciale juwelen- of diamantenlijn, valt in het licht van het voorgaande niet in te zien. Die gedachte wordt ook niet opgeroepen doordat Rebel & Rich c.s. haar producten aanbiedt in een context waarin een luxueuze en exclusieve sfeer wordt gecreëerd, zoals Rolls-Royce c.s. ter staving van haar stelling dat sprake is van verwarringsgevaar nog heeft betoogd. De wijze waarop de website van Rebel & Rich is ingericht evenals de wijze waarop zij via andere sociale media haar sieraden onder de aandacht van het publiek brengt, is gericht op het binnen bereik brengen van een groot publiek - voornamelijk bestaande uit (jonge) vrouwen - van sieraden in de stijl als gedragen door celebrities door daarvan goedkope varianten/kopieën aan te bieden. Gesteld noch gebleken is dat dat lijkt op de context waarbinnen en wijze waarop Rolls-Royce c.s. haar bekende producten aanbiedt of onder de aandacht pleegt te (doen) brengen, zodat het betoog daar reeds op afstuit.

Gelet op al het voorgaande komt de rechtbank niet tot het oordeel dat het in aanmerking komende publiek zou kunnen denken met een product van Rolls-Royce of een aan Rolls-Royce verbonden onderneming van doen te hebben. Overigens is ook gesteld noch gebleken dat gevaar voor dergelijke verwarring zich in de praktijk heeft voorgedaan.

Waar de onderdelen van het Rebel & Rich-merk tezamen, maar ten opzichte van elkaar in horizontale positie worden gebruikt, zoals weergegeven bovenaan de onder 2.8 getoonde webpagina’s, geldt hetzelfde als hiervoor met betrekking tot het Rebel & Rich-merk is overwogen.

Het Rebel & Rich-ringteken, dus zonder de in het Rebel & Rich-merk opgenomen tekst REBEL&RICH, stemt visueel weliswaar meer overeen met de klasse 14 RR-merken dan het Rebel & Rich-merk, maar het feitelijk gebruik ervan is wel steeds aan bedoelde tekst gekoppeld. Naar onweersproken is en ook uit de overgelegde printscreens kan worden afgeleid, komt het publiek immers uitsluitend bij het teken terecht via een website of sociale media pagina onder de naam Rebel & Rich, waarbij het Rebel & Rich-merk of een (horizontale) variant van alle onderdelen daarvan, op iedere (openings)pagina staat. Het relevante publiek dat kennis neemt van het ringteken - als het hem al opvalt (het teken komt voornamelijk in kleine uitvoeringen en tussen vele andere afbeeldingen voor (vgl. 2.9 en 2.10)) - ziet dat ook overigens steeds in de nabijheid van het Rebel & Rich-merk en/of de woorden Rebel & Rich en zal het daarop, naar onweersproken is, betrekken. Onder deze omstandigheden acht de rechtbank verwarringsgevaar met de klasse 14 RR-merken niet aanwezig. De stelling van Rolls-Royce c.s. dat sprake zou zijn van een constante dreiging dat Rebel & Rich c.s. het Rebel & Rich-ringteken alsnog zelfstandig gaat gebruiken (bijvoorbeeld op verpakkingen in plaats van het daarop nu afgedrukte Rebel & Rich-merk), maakt het voorgaande niet anders. Daargelaten of dat tot een sub-b inbreuk zou leiden, hebben Rebel & Rich c.s. bestreden zulks te zullen doen en aanwijzingen die op iets anders duiden zijn er niet.

De vraag of het Rebel & Rich-ringteken (steeds) ter onderscheiding van waren of diensten wordt gebruikt, dan wel (deels) ter versiering zoals Rebel & Rich c.s. heeft aangevoerd, behoeft gelet op het voorgaande geen bespreking.

Slotsom is dat Rebel & Rich c.s. met het Rebel & Rich-merk en het Rebel & Rich-ringteken geen inbreuk maakt op de klasse 14 RR-merken op grond van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo 2017.

Sub c-inbreuk

Ter zitting heeft Rolls-Royce c.s. aangegeven dat zij met betrekking tot de inbreukvordering op grond van artikel 9 lid 2 aanhef en onder c UMVo 2017 (hierna ook: de sub c-inbreuk) enkel een beroep doet op het klasse 12 RR-merk van Rolls-Royce Motor Cars (zie 2.3).

Een merk wordt slechts beschermd door voornoemd artikellid wanneer het in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Unie bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de door dat merk aangeduide waren of diensten bestemd zijn, dat wil zeggen - naargelang de aangeboden waar of dienst - het grote publiek dan wel een specifieker publiek.

Ter onderbouwing van de door Rebel & Rich c.s. betwiste stelling dat het klasse 12 RR-merk een bekend merk is, heeft Rolls-Royce c.s. voornamelijk producties in het geding gebracht waaruit volgt dat haar onder 2.4 weergegeven woord-/beeldmerken bekendheid genieten. Ter toelichting heeft Rolls-Royce c.s. gesteld dat het klasse 12 RR-merk meelift op de bekendheid van deze woord/beeldmerken waarin de naam Rolls-Royce is opgenomen, waardoor het publiek ook het klasse 12 RR-merk, zonder die naamsaanduiding herkent. Met betrekking tot het klasse 12 RR-merk heeft zij een vonnis van het Deense Maritime & Commercial Court van 24 april 2007 overgelegd (productie 18). Daarin wordt een Deens marktonderzoek uit 2005 aangehaald waarin 38% van de respondenten aan wie het klasse 12 RR-merk werd getoond heeft gemeld bekend te zijn met dit merk en 82% daarvan het merk met Rolls-Royce associeerde. Volgens Rolls-Royce c.s. heeft dit marktonderzoek onder een breed publiek plaatsgevonden.

Het relevante publiek in dit kader is de consument van de waren waarvoor het klasse 12 RR-merk is ingeschreven, te weten auto’s. Dat dát publiek bekend is met het klasse 12 RR-merk (en niet enkel met de onder 2.4 weergegeven woord-/beeldmerken) is met de door Rolls-Royce c.s. overgelegde producties voldoende onderbouwd. Uit die producties komt naar voren - en Rebel & Rich c.s. heeft ook niet weersproken - dat de onder 2.4 weergegeven woord-/beeldmerken tot de bekendste autologo’s ter wereld behoren. Bovendien zijn de aangeboden auto’s onder dit merk zeer luxe en exclusief. Dat betekent dat de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument daarvan, geacht moet worden met meer dan gemiddelde aandacht een dergelijk luxe product aan te schaffen. Voor (in ieder geval) dat publiek zal daarom ook het klasse 12 RR-merk bekend zijn. Dat de opzet en uitkomsten van het Deense onderzoek niet te verifiëren zijn, zoals Rebel & Rich c.s. heeft opgemerkt, maakt dat niet anders. Dat uit de overgelegde stukken niet volgt dat het klasse 12 RR-merk bekendheid geniet voor andere waren dan auto’s, zoals zij ook nog heeft aangevoerd, is in dit kader niet relevant. Rolls-Royce c.s. heeft immers te kennen gegeven zich niet op de bekendheid van haar merk voor andere waren te beroepen. Het verweer van Rebel & Rich c.s. dat het hier ingeroepen merk onder artikel 9 lid 2 aanhef en onder c UMVo 2017 geen bescherming geniet, gaat dan ook niet op.

De mate van overeenstemming tussen het bekende merk en het teken dient in het kader van een sub c-inbreuk zodanig te zijn dat het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het merk en het teken, zodanig dat het een verband hiertussen legt, al verwart het deze niet. Voldoende is dat het teken het merk in gedachten roept. Dat is op zichzelf echter niet genoeg om een sub c-inbreuk aan te nemen. Daarvoor moet het verband zodanig zijn dat er i) ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of ii) afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of iii) de reputatie van het Uniemerk.6.Een en ander moet beoordeeld worden aan de hand van een globale beoordeling, rekening houdend met alle omstandigheden van het concrete geval.7.

Naar het oordeel van de rechtbank is, ook als ervan moet worden uitgegaan dat het klasse 12 RR-merk zo bekend is dat het betrokken publiek ondanks de geringe mate van overeenstemming een verband tussen dit merk en het Rebel & Rich-merk en -ringteken legt, van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of reputatie van het klasse 12 RR-merk geen sprake. Hiertoe wordt het volgende overwogen.

Volgens Rolls-Royce c.s. trekt Rebel & Rich c.s. ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het klasse 12 RR-merk, omdat zij met het gebruik van het Rebel & Rich-merk en -ringteken wil aanhaken bij het luxueuze en exclusieve imago van Rolls-Royce. Zij stelt dat Rebel & Rich c.s., gelet ook op de door haar gecreëerde sfeer van jetset, beroemdheden en high fashion, op de goodwill van celebrities en hun producten “parasiteert”. Omdat een Rolls-Royce bij uitstek tot het assortiment van de rijke levensstijl van deze celebrities hoort en Rolls-Royce en dus ook het klasse 12 RR-merk ultieme luxe, rijkdom, glitter en glamour uitstraalt, kiest Rebel & Rich c.s. ervoor een merk en teken te gebruiken dat zó gelijk is aan het klasse 12 RR-merk dat zij in het kielzog daarvan kan varen.

Dit betoog van Rolls-Royce c.s. treft geen doel. Het Rebel & Rich-merk vertoont slechts een geringe gelijkenis met het klasse 12 RR-merk. Voor het publiek dat in aanraking komt met het Rebel & Rich-merk is, zoals reeds overwogen, duidelijk dat de twee RR-en zien op de afkorting Rebel & Rich. Rebel & Rich c.s. heeft in dit verband onweersproken gesteld en met diverse voorbeelden geïllustreerd dat het in de modebranche gebruikelijk is om bij een volledige naam ook een monogram met de afkorting van die naam te voeren. Voorts vertoont de wijze waarop Rebel & Rich haar waren, die volstrekt verschillend zijn van die waarvoor Rolls-Royce c.s. haar merk heeft ingeschreven, onder de aandacht brengt, geen gelijkenis met de wijze waarop Rolls-Royce dat pleegt te doen (vgl. r.o. 4.9). Weliswaar is niet in geschil dat Rolls-Royces worden gebruikt door celebrities en dat Rebel & Rich c.s. bij het aanbieden van haar waren van de bekendheid en goodwill van celebrities gebruik maakt, maar zij richt zich daarbij (uitsluitend) op de door die celebrities gedragen sieraden, zoals onder meer volgt uit de gebruikte foto’s van die celebrities waarbij de door hen gedragen juwelen in beeld worden gebracht, gebruikte productteksten en slogans als ‘jewels inspired by celebrities’. Dat Rebel & Rich c.s. aldus aanhaakt bij bedoelde celebrities – wat ook zij van de vraagtekens die Rolls-Royce c.s. bij de rechtmatigheid daarvan plaatst – betekent in het licht van al het voorgaande niet dat zij tevens aanhaakt bij het klasse 12 RR-merk, in de zin dat sprake is van duidelijke exploitatie van dat merk. Nu het Rebel & Rich-ringteken steeds in combinatie met het Rebel & Rich-merk wordt gebruikt (zie 4.12) bestaat geen aanleiding over het gebruik van dat teken anders te oordelen.

Het betoog van Rolls-Royce c.s. dat door het gebruik van het Rebel & Rich-merk en -ringteken afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het klasse 12-RR merk wordt gedaan, slaagt evenmin. Van die afbreuk is sprake zodra het merk minder geschikt wordt om de waren waarvoor het is ingeschreven te identificeren, doordat door het gebruik van een conflicterend merk/teken de identiteit van het merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Dat is met name het geval wanneer het merk onmiddellijk een associatie opriep met de waren waarvoor het is ingeschreven en deze associatie niet meer kan oproepen. In dat verband moet worden aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt.8.Daarbij hoeft niet te worden aangetoond dat daadwerkelijk afbreuk aan het onderscheidend vermogen wordt gedaan. Het bestaan van een ernstig gevaar voor een dergelijke afbreuk is voldoende, waarbij gebruik kan worden gemaakt van logische gevolgtrekkingen. Die gevolgtrekkingen mogen echter niet voortvloeien uit loutere veronderstellingen, maar moeten berusten op een waarschijnlijkheidsanalyse waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval.9.

Uitgaande van voormelde maatstaf, is de enkele stelling van Rolls-Royce c.s. dat de overeenstemming tussen het klasse 12 RR-merk en het Rebel & Rich-merk en -ringteken dusdanig groot is dat het publiek een samenhang zal zien, in die zin dat bij het publiek de indruk zou kunnen ontstaan dat er een (commerciële) band bestaat tussen de beide ondernemingen, onvoldoende onderbouwing van (een gevaar) voor wijziging van het economisch gedrag van de gemiddelde consument van waren onder het klasse 12-RR merk. Reeds hierop stuit het betoog af. Dat (potentiële) kopers of gebruikers van een Rolls-Royce daarvan af zouden zien wanneer zij kennis zouden nemen van het Rebel & Rich- merk en

-ringteken, acht de rechtbank met Rebel & Rich c.s. overigens ook onwaarschijnlijk.

Van afbreuk aan de reputatie van het merk is sprake wanneer de waren of diensten waarvoor het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk door de derde wordt gebruikt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren dat de aantrekkingskracht van het merk vermindert. Dat de waren waarvoor Rebel & Rich c.s. haar merk en teken gebruikt op zodanige wijze aan de zintuigen van het relevante publiek appelleren dat de aantrekkingskracht van het klasse 12-RR merk vermindert, valt gegeven de geringe overeenstemming niet in te zien en is door Rolls-Royce c.s. ook onvoldoende onderbouwd. Zij heeft in dit verband slechts gesteld dat zij geen controle heeft op welke producten, op welke wijze en met welke kwaliteit door Rebel & Rich c.s. op de markt worden gebracht, terwijl deze mogelijk wel met Rolls-Royce c.s. worden geassocieerd. In die stelling ligt besloten dat het relevante publiek zou denken met waren van Rolls-Royce c.s. dan wel een aan haar verbonden onderneming van doen te hebben, maar die situatie doet zich, zoals reeds overwogen, niet voor.

Slotsom is dat Rebel & Rich c.s. met het Rebel & Rich-merk en het Rebel & Rich-ringteken geen inbreuk maakt op de klasse 12 RR-merk op grond van artikel 9 lid 2 aanhef en onder c UMVo 2017.

Conclusie en vorderingen

Uit wat hierboven is overwogen volgt dat Rebel & Rich c.s. geen inbreuk maakt op de ingeroepen merkrechten van Rolls-Royce c.s. op grond van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b of c UMVo 2017. De op inbreuk gebaseerde vorderingen zoals genoemd onder 3.1 A tot en met E, liggen daarom voor afwijzing gereed. Dit brengt mee dat de aan de inbreukstellingen gekoppelde vordering tot nietigverklaring van het Rebel & Rich-merk gebaseerd op de artikelen 2.3, 2.4 en 2.28 BVIE, zoals genoemd onder 3.1. F, evenzeer moet worden afgewezen.

Proceskosten

Rolls-Royce c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in conventie. Rebel & Rich c.s. maakt aanspraak op vergoeding van volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. De kosten aan de zijde van Rebel & Rich c.s. voor de procedure in conventie en voorwaardelijke reconventie worden overeenkomstig de niet betwiste specificaties begroot op € 29.971,49 exclusief BTW en inclusief griffierecht. Partijen zijn het erover eens dat 75% van de kosten is toe te rekenen aan de procedure in conventie, zodat de kosten in conventie aan de zijde van Rebel & Rich c.s. uitkomen op € 22.478,62. De rechtbank ziet geen aanleiding die kosten als niet redelijk en evenredig aan te merken. De kosten van Rebel & Rich c.s. zullen daarom op genoemd bedrag worden begroot, te vermeerderen met de wettelijke rente zoals onweersproken gevorderd.

in voorwaardelijke reconventie

De rechtbank stelt vast dat de voorwaarde niet in vervulling is gegaan, zodat aan beoordeling van de reconventionele vordering niet wordt toegekomen.

Naar het oordeel van de rechtbank is de voorwaardelijke vordering in reconventie ten tijde van het instellen daarvan als een redelijke vorm van verdediging tegen de vorderingen in conventie te beschouwen. Nu Rolls-Royce c.s. ten aanzien van die vorderingen in conventie in het ongelijk is gesteld, komen ook de proceskosten in voorwaardelijke reconventie voor vergoeding door haar in aanmerking. Gelet op wat onder 4.28 is overwogen, bedragen de kosten aan de zijde van Rebel & Rich c.s. in reconventie

€ 7.492,87 (25% van € 29.971,49). De rechtbank ziet geen aanleiding die kosten als niet redelijk en evenredig aan te merken, zodat de kosten van Rebel & Rich c.s. op genoemd bedrag worden begroot, te vermeerderen met de wettelijke rente zoals onweersproken gevorderd.

De rechtbank

in conventie

wijst de vorderingen van Rolls-Royce c.s. af,

veroordeelt Rolls-Royce c.s. in de kosten van het geding in conventie, tot op heden aan de zijde van Rebel & Rich c.s. begroot op € 22.478,62, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek indien dit bedrag niet binnen veertien dagen na heden is voldaan,

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

in voorwaardelijke reconventie

veroordeelt Rolls-Royce c.s. in de kosten van het geding in voorwaardelijke reconventie, tot op heden aan de zijde van Rebel & Rich c.s. begroot op € 7.492,87, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek indien dit bedrag niet binnen veertien dagen na heden is voldaan,

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.T. Aalbers en in het openbaar uitgesproken op

13 juni 2018.