HvJ EG, 12-02-2004, nr. C-363/99

De richtlijn heeft volgens de eerste overweging van de considerans tot doel, de merkenwetgevingen van de lidstaten aan te passen teneinde de bestaande verschillen op te heffen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen.

Blijkens de derde overweging van de considerans beoogt de richtlijn evenwel geen volledige aanpassing van de merkenwetgevingen van de lidstaten, en past zij slechts die bepalingen van nationaal recht aan welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt.

De zevende overweging van de considerans van de richtlijn preciseert dat het doel van de aanpassing van de merkenwetgevingen van de lidstaten alleen kan worden bereikt als de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden, en dat de gronden van weigering of nietigverklaring van het recht op een merk zelf, zoals gebrek aan onderscheidend vermogen, limitatief moeten worden opgesomd, zij het deels facultatief, zodat de lidstaten deze in hun wetgeving kunnen handhaven of opnemen.

De twaalfde overweging van de considerans van de richtlijn geeft aan dat alle lidstaten van de Gemeenschap gebonden zijn door het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 (Recueil des traités des Nations Unies, deel 828, nr. 11847, blz. 108), en dat de bepalingen van de richtlijn volledig moeten stroken met die van genoemd verdrag.

Artikel 2 van de richtlijn, getiteld ‘Tekens die een […]merk kunnen vormen’, bepaalt:

Artikel 3 van de richtlijn, waarin de gronden voor weigering of nietigheid van de inschrijving worden opgesomd, bepaalt in de leden 1 en 3:

De Eenvormige Beneluxwet op de merken werd per 1 januari 1996 gewijzigd bij het protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van voornoemde wet (Nederlands Traktatenblad 1993, 12; hierna: ‘BMW’), welk protocol strekte tot omzetting van de richtlijn in de rechtsorde van de drie lidstaten van de Benelux.

Artikel 1 van de BMW bepaalt:

Artikel 6 bis, leden 1 tot en met 4, van de BMW bepaalt:

Artikel 6 ter van de BMW luidt:

Artikel 13, sub c, eerste alinea, van de BMW bepaalt:

KPN is van mening dat het BMB bij het onderzoek of een merk kan worden ingeschreven, niet uitsluitend moet oordelen op basis van het merk, maar ook rekening mag houden met bepaalde feiten van algemene bekendheid alsmede met de door de deposant gegeven informatie. Het BMB mag echter niet verder gaan dan de relevante feiten en omstandigheden die hem bekend zijn op het tijdstip van de indiening van de aanvraag.

KPN betoogt dat het BMB dezelfde criteria dient te hanteren zowel bij het voorlopige onderzoek als bij het definitieve onderzoek van een inschrijvingsaanvraag. Niettemin moet het voor het BMB mogelijk zijn om bij het definitieve onderzoek rekening te houden met relevante feiten die hem na het voorlopige onderzoek werden bekend gemaakt.

Ten slotte wijst KPN erop dat de rechter bij wie een beroep tegen een beslissing van het BMB is ingesteld, dient te oordelen op basis van dezelfde feiten als het BMB.

Het BMB voert aan dat het rekening moet houden met alle hem bekende feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de vraag of het merk, zoals het is gedeponeerd, zijn functie als onderscheidingsteken voor de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd, kan vervullen. Het BMB kan zich dan ook niet beperken tot de gegevens die hem door de deposant zijn meegedeeld of die van algemene bekendheid zijn, waarbij het evenwel opmerkt dat, indien het BMB wil steunen op elementen die de deposant niet kent, het de deposant in de gelegenheid moet stellen zijn mening daaromtrent te kennen te geven overeenkomstig het beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging.

Voorts betoogt het BMB dat deze verplichting, rekening te houden met alle relevante feiten en omstandigheden, geldt voor alle fasen van de procedure voor het BMB.

Ten slotte stelt het BMB in wezen dat de rechter bij wie beroep tegen een beslissing van het BMB is ingesteld, de merites van het depot dient te beoordelen op basis van alle aan het BMB ten tijde van de definitieve weigering bekende feiten en omstandigheden, zonder acht te kunnen slaan op voor hem voor het eerst aangevoerde nieuwe gronden.

De Commissie stelt dat een beoordeling in abstracto van het gedeponeerde teken en van de vraag, of dit teken valt onder een van de in artikel 3 van de richtlijn vermelde weigeringsgronden, niet denkbaar is.

Bij alle merken, met name bij woordmerken, zal het antwoord op deze vraag immers afhangen van de betekenis van het merk, en deze betekenis is weer afhankelijk van het gebruik dat in het economisch en sociaal verkeer van dit merk wordt gemaakt, met name bij het publiek waarvoor het betrokken merk is bedoeld. Voorts wordt de bescherming nooit in absolute termen aangevraagd, maar in verhouding tot bepaalde, in de inschrijvingsaanvraag te noemen, waren of diensten. De geschiktheid van het merk om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden, moet altijd worden beoordeeld in verhouding tot de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.

Ten slotte wijst zij erop dat de lidstaten de procedurele aspecten van het merkenrecht vrij mogen regelen, maar dat daarentegen de handhaving van de door de richtlijn voorgeschreven materiële normen niet afhankelijk mag worden gesteld van de fase van de procedure, zodat de verplichting om bij de beoordeling van de inschrijvingsaanvraag rekening te houden met de concrete omstandigheden, zowel geldt voor de bevoegde autoriteit als voor de rechterlijke instantie.

Met betrekking tot de vraag of een bevoegde autoriteit bij het onderzoek van een aanvraag voor de inschrijving van een merk rekening moet houden met alle relevante feiten en omstandigheden, zij in de eerste plaats vastgesteld dat de twaalfde overweging van de considerans van de richtlijn preciseert dat ‘alle lidstaten van de Gemeenschap gebonden zijn door het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom’ en dat ‘de bepalingen van deze richtlijn volledig moeten stroken met die van genoemd verdrag’.

Artikel 6 quinquies, C, lid 1, van het Verdrag van Parijs bepaalt dat ‘[b]ij de beoordeling of het merk voor bescherming in aanmerking komt […] rekening gehouden [zal] moeten worden met alle feitelijke omstandigheden, met name met de duur van het gebruik van het merk’.

In de tweede plaats, wanneer de bevoegde autoriteit een aanvraag voor de inschrijving van een merk onderzoekt en met het oog hierop met name moet vaststellen of het merk elk onderscheidend vermogen mist, of het beschrijvend is voor de kenmerken van de betrokken waren of diensten, en of het een soortnaam geworden is, mag dit geen onderzoek in abstracto zijn.

Bij dit onderzoek dient de bevoegde autoriteit immers rekening te houden met de kenmerken die eigen zijn aan het aangevraagde merk, waaronder de aard van het merk (woordmerk, beeldmerk, enz.) en, bij een woordmerk, de betekenis ervan, teneinde vast te stellen of dit merk valt onder een van de in artikel 3 van de richtlijn vermelde gronden voor weigering van de inschrijving.

Aangezien voorts de inschrijving van een merk altijd wordt gevraagd voor de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten, dient de vraag of het merk valt onder een van de in artikel 3 van de richtlijn vermelde weigeringsgronden, in concreto met betrekking tot deze waren of diensten te worden beoordeeld.

Het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn moet enerzijds worden beoordeeld in relatie tot deze waren of diensten en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten (zie met name arresten van 8 april 2003, Linde e.a., C-53/01–C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punt 41, en 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punten 46 en 75).

In het kader van haar beoordeling houdt de bevoegde autoriteit rekening met alle relevante feiten en omstandigheden, waaronder — in voorkomend geval — de resultaten van een studie die de aanvrager overlegt teneinde bijvoorbeeld aan te tonen dat het merk onderscheidend vermogen heeft of dat het niet misleidend is.

Met betrekking tot de vraag, in welke fase van de voor de bevoegde autoriteit gevolgde onderzoeksprocedure rekening moet worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden, alsmede met betrekking tot de vraag, in het geval dat volgens de nationale wetgeving tegen de beslissing van de bevoegde autoriteit beroep kan worden ingesteld bij een rechterlijke instantie, of deze laatste ook rekening moet houden met de relevante feiten en omstandigheden, zij beklemtoond dat de bevoegde autoriteit rekening moet houden met alle relevante feiten en omstandigheden alvorens een definitieve beslissing te nemen over een aanvraag voor de inschrijving van een merk. Een rechterlijke instantie bij wie beroep is ingesteld tegen een beslissing over een aanvraag voor de inschrijving van een merk, moet eveneens rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving.

Op de eerste drie vragen dient dus te worden geantwoord dat artikel 3 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit niet alleen rekening moet houden met het merk zoals het is gedeponeerd, maar met alle relevante feiten en omstandigheden.

Deze autoriteit moet rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden, alvorens een definitieve beslissing te nemen over een aanvraag voor de inschrijving van een merk. Een rechterlijke instantie bij wie beroep is ingesteld tegen een beslissing over een aanvraag voor de inschrijving van een merk, moet eveneens rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving.

KPN is van mening dat het bestaan van een inschrijving van een merk voor bepaalde waren of diensten in een lidstaat niet onder alle omstandigheden meebrengt dat dit merk of een overeenkomstig merk voor dezelfde waren of diensten ook zal moeten worden ingeschreven in andere lidstaten. Een gegeven merk hoeft immers niet per se hetzelfde onderscheidend vermogen te hebben in de verschillende lidstaten. Per lidstaat zal moeten worden beoordeeld in hoeverre het betrokken merk onderscheidend vermogen heeft in de ogen van het in die lidstaat in aanmerking komende publiek.

Het BMB betoogt dat het bij zijn onderzoek van een aanvraag tot inschrijving van een teken, naast dit teken niet ook rekening kan houden met de tekens die in de andere lidstaten zijn ingeschreven. Bovendien kan een merk ook zijn ingeschreven in een andere lidstaat omdat het van huis uit weliswaar geen onderscheidend vermogen heeft, doch dit door gebruik wel heeft verkregen en zulks door de deposant aannemelijk is gemaakt. Ten slotte krijgt een teken geen onderscheidend vermogen doordat een ander, evenmin onderscheidend teken ten onrechte is ingeschreven. Beoordelingsfouten zijn onvermijdelijk maar kunnen niet, op grond van verkeerd begrepen rechtsbeginselen zoals het gewettigd vertrouwen of de rechtszekerheid, tot herhaling daarvan dwingen.

De Commissie stelt dat een in een lidstaat verrichte definitieve inschrijving, na toetsing op de weigeringsgronden, voor de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten een aanwijzing kan vormen bij hun toetsing in het kader van artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, van de richtlijn. Bij woordmerken zal een dergelijke inschrijving evenwel slechts relevant zijn als het betrokken woord is gesteld in een van de talen van het betrokken merkenstelsel. In elk geval vormt een dergelijke inschrijving slechts een aanwijzing en kan deze niet in de plaats treden van de beoordeling, die op grond van de concrete omstandigheden van het geval door de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten moet worden verricht, afgaand op de bescherming van de betrokken kringen in deze lidstaten.

Zoals in punt 32 van het onderhavige arrest is gezegd, dient de bevoegde autoriteit rekening te houden met de kenmerken die eigen zijn aan het aangevraagde merk, teneinde vast te stellen of dit valt onder een van de in artikel 3 van de richtlijn vermelde gronden voor weigering van de inschrijving. Zoals voorts in punt 33 in herinnering is gebracht, wordt de inschrijving van een merk altijd gevraagd voor de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten.

Dat een merk in een lidstaat voor bepaalde waren of diensten is ingeschreven, kan derhalve geen invloed hebben op de vraag of een overeenstemmend merk, waarvan de inschrijving voor soortgelijke waren of diensten in een andere lidstaat wordt gevraagd, valt onder een van de in artikel 3 van de richtlijn vermelde weigeringsgronden.

Op de negende vraag dient dus te worden geantwoord dat de inschrijving van een merk voor bepaalde waren of diensten in een lidstaat, geen invloed heeft op het onderzoek dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit in een andere lidstaat verricht met betrekking tot een aanvraag voor de inschrijving van een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het eerste merk is ingeschreven.

Volgens KPN is het geenszins ongewoon dat geldige merken een zeker verwijzend of beschrijvend karakter hebben. Een dergelijk merk kan evenwel worden ingeschreven, zelfs indien het in de ogen van een zeker publiek spontaan verwijst naar kenmerken van de waren waarvoor het is ingeschreven. Tekens die op het moment van het depot niet een gebruikelijke aanduiding van een bepaalde eigenschap van de waren zijn, maar slechts een verwijzend karakter hebben, zijn geen tekens waarop wordt gedoeld in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.

KPN voegt eraan toe dat het van belang is te weten of er voor de concurrenten alternatieven zijn, want hoe meer alternatieven er zijn, hoe kleiner de kans is dat een concurrent wordt beperkt in zijn mogelijkheden om een verwijzend teken als onderscheidingsteken te gebruiken.

Het BMB is van mening dat de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn van toepassing is wanneer een merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor om inschrijving wordt verzocht. Het is van geen belang dat er naast deze tekens of benamingen andere mogelijkheden bestaan om dezelfde kenmerken aan te duiden. Dit wordt bevestigd door het arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779).

Het BMB voert voorts aan dat de vraag of veel of weinig concurrenten de betrokken tekens of benamingen willen gebruiken, geen bepalend criterium is voor de toepassing van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.

Ten slotte stelt het BMB dat het Beneluxgebied voor de toepassing van het Benelux-merkenrecht één en ondeelbaar is, zodat de inschrijving van een teken als merk dient te worden geweigerd voor het gehele Beneluxgebied, indien dit teken in slechts één van de Beneluxlanden of in één van de Beneluxtalen beschrijvend is of anderszins onderscheidend vermogen mist.

Op grond van het reeds aangehaalde arrest Windsurfing Chiemsee betoogt de Commissie dat het in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn gestelde verbod op beschrijvende merken beoogt dat tekens die kenmerken van de waren beschrijven, door eenieder ongestoord gebruikt kunnen worden. In dit verband is voor het verbod op dergelijke merken niet vereist dat het monopoliseringsgevaar actueel of concreet is. Verder is het irrelevant of er synoniemen bestaan voor de tekens of benamingen die kunnen worden gebruikt om kenmerken van de waren te beschrijven.

Ten slotte is het volgens de Commissie evenmin relevant of er veel dan wel weinig concurrenten zijn die hinder zouden kunnen ondervinden van monopolisering door inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit dergelijke tekens of benamingen.

Wat het eerste deel van de vraag betreft, zij eraan herinnerd dat volgens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn de inschrijving wordt geweigerd van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor deze inschrijving wordt aangevraagd.

Zoals het Hof reeds heeft verklaard (reeds aangehaalde arresten Windsurfing Chiemsee, punt 25; Linde e.a., punt 73, en Libertel, punt 52), streeft artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk dergelijke tekens of benamingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden.

Dit algemeen belang impliceert immers dat alle tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, voor alle ondernemingen vrij beschikbaar blijven zodat zij deze tekens en benamingen kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren te beschrijven. Merken die uitsluitend bestaan uit dergelijke tekens of benamingen kunnen dus niet worden ingeschreven, behalve door toepassing van artikel 3, lid 3, van de richtlijn.

In deze omstandigheden moet de bevoegde autoriteit krachtens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn beoordelen, of een merk waarvan de inschrijving is aangevraagd, in de opvatting van de betrokken kringen thans kenmerken van de betrokken waren of diensten beschrijft, dan wel dit in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is (zie in die zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 31). Indien de bevoegde autoriteit na dit onderzoek concludeert dat dit het geval is, moet zij de inschrijving van het merk weigeren op grond van deze bepaling.

Het is irrelevant dat er andere tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn dan die waaruit het merk bestaat, om dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten aan te duiden. Artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn bepaalt immers weliswaar dat een merk onder de in deze bepaling vermelde weigeringsgrond valt indien het ‘uitsluitend’ bestaat uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de betrokken waren of diensten, maar vereist niet dat deze tekens of benamingen de enig mogelijke manier van aanduiding van deze kenmerken zijn.

Evenmin is het doorslaggevend of een groot dan wel een klein aantal concurrenten belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat. Elke marktdeelnemer die thans waren of diensten aanbiedt die concurreren met die waarvoor de inschrijving is aangevraagd, alsmede elke marktdeelnemer die dit in de toekomst zou kunnen doen, moet ongestoord gebruik kunnen maken van de tekens of benamingen die kunnen dienen om de kenmerken van deze waren of diensten te beschrijven.

Met betrekking tot het tweede deel van de vierde vraag zij opgemerkt dat, wanneer zoals in het hoofdgeding de toepasselijke nationale wetgeving bepaalt dat het uitsluitende recht dat wordt verkregen door inschrijving door een bevoegde autoriteit in een gebied waar verschillende officieel erkende talen naast elkaar bestaan, van een woordmerk luidende in één van deze talen, zich van rechtswege uitstrekt over de vertaling ervan in de andere talen, een dergelijke bepaling in feite gelijkstaat aan de inschrijving van een aantal verschillende merken.

Derhalve dient bovengenoemde autoriteit voor elk van deze vertalingen na te gaan, of deze niet uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd.

De vierde vraag moet derhalve aldus worden beantwoord, dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn zich verzet tegen de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelfs indien er tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn om dezelfde kenmerken aan te duiden en ongeacht het aantal concurrenten dat belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat.

Wanneer de toepasselijke nationale wetgeving bepaalt dat het uitsluitende recht dat wordt verkregen door inschrijving door een bevoegde autoriteit in een gebied waar verschillende officieel erkende talen naast elkaar bestaan, van een woordmerk luidende in één van deze talen, zich van rechtswege uitstrekt over de vertaling ervan in die andere talen, dient die autoriteit voor elk van deze vertalingen na te gaan, of deze niet uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van die waren of diensten.

KPN stelt dat, indien de verwijzende rechter met ‘beschrijvend teken’ doelt op een woord uit het gangbare spraakgebruik, voldaan is aan de eisen van de artikelen 1 en 3 van de richtlijn inzake onderscheidend vermogen, wanneer een dergelijk woord als merk wordt gedeponeerd voor waren of diensten waarvoor het niet beschrijvend is. Voorts betoogt KPN dat het onderscheidend vermogen van een merk dient te worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor het merk is gedeponeerd, en niet met betrekking tot waren of diensten die verband zouden kunnen houden met de waren of diensten waarvoor het merk is gedeponeerd.

Volgens het BMB kan een teken als Postkantoor onder meer dienen om de bestemming van de waren of diensten aan te geven, bijvoorbeeld meubelen bestemd voor gebruik in een postkantoor. Dat het teken door het relevante publiek kan worden begrepen als een aanwijzing in verband met een kenmerk van de betrokken waren of diensten (bijvoorbeeld de bestemming), maakt het teken dan ongeschikt als merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.

Doch ook al zou het publiek het teken Postkantoor voor bepaalde waren of diensten niet als een aanwijzing in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn opvatten, dan nog blijft het teken op grond van deze bepaling ongeschikt om als merk te fungeren. Voor deze bepaling is immers niet zozeer van belang hoe het teken thans door het betrokken publiek wordt opgevat, maar wel of het teken in de handel kan dienen ter aanduiding van aldaar genoemde kenmerken of omstandigheden. Tevens moet rekening worden gehouden met de perceptie van het teken door de betrokken kringen zoals die redelijkerwijs in de toekomst te verwachten is.

De Commissie stelt dat het onderscheidend vermogen van een merk zowel afhangt van de waren of diensten waarvoor bescherming wordt aangevraagd, als van de wijze waarop de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van deze waren of diensten het merk opvat. Voorts is zij van mening dat de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub b en c, van de richtlijn afzonderlijk dienen te worden beoordeeld, hoewel er in de praktijk overlappingen kunnen optreden. Het is voor de vaststelling dat een teken voor deze waren of diensten onderscheidend vermogen bezit, dus niet voldoende dat het teken voor deze waren of diensten niet louter beschrijvend is.

Wat het eerste deel van de vraag betreft, blijkt uit artikel 3, lid 1, van de richtlijn dat de in deze bepaling vermelde weigeringsgronden onafhankelijk zijn van elkaar en een afzonderlijk onderzoek vereisen (zie met name arrest Linde e.a., reeds aangehaald, punt 67). Dit geldt in het bijzonder voor de weigeringsgronden die respectievelijk sub b, c, en d, van deze bepaling worden vermeld, ook al bestaat er een duidelijke overlapping tussen de respectieve werkingssfeer ervan (zie in die zin arrest van 4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punten 35 en 36).

Voorts moeten volgens de rechtspraak van het Hof de verschillende in artikel 3 van de richtlijn opgesomde weigeringsgronden worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt (zie met name arrest van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 77; arresten Linde e.a., reeds aangehaald, punt 71, en Libertel, reeds aangehaald, punt 51).

Bijgevolg kan uit het feit dat een teken niet valt onder een van deze weigeringsgronden, niet worden geconcludeerd dat het niet onder een andere weigeringsgrond kan vallen (zie in die zin arrest Linde e.a., reeds aangehaald, punt 68).

De bevoegde autoriteit kan dus in het bijzonder niet concluderen dat een merk onderscheidend vermogen heeft voor bepaalde waren of diensten op de enkele grond dat het deze waren of diensten niet beschrijft.

Zoals in punt 34 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, moet het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn voorts worden beoordeeld in relatie tot de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten.

Verder bepaalt artikel 13 van de richtlijn dat ‘[i]ndien een grond voor weigering van inschrijving […] slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor dit merk gedeponeerd […] is, […] de weigering van inschrijving […] alleen die waren of diensten [betreft]’.

Bij een verzoek om inschrijving van een merk voor verschillende waren of diensten, moet de bevoegde autoriteit derhalve voor elke van deze waren of diensten nagaan of het merk onder geen van de in artikel 3, lid 1, van de richtlijn vermelde weigeringsgronden valt, en kan zij voor de in aanmerking genomen waren of diensten tot uiteenlopende conclusies komen.

De bevoegde autoriteit kan dus niet concluderen dat een merk onderscheidend vermogen heeft voor bepaalde waren of diensten op de enkele grond dat het kenmerken van andere waren of diensten beschrijft, zelfs al wordt de inschrijving ervan gevraagd voor al deze waren of diensten.

Wat het tweede deel van de vraag betreft moet, zoals in punt 34 van het onderhavige arrest is opgemerkt, het onderscheidend vermogen van een merk enerzijds worden beoordeeld in relatie tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd, en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten.

Hieruit volgt dat, indien de bevoegde autoriteit na het onderzoek van een aanvraag voor merkinschrijving vaststelt dat, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden een merk elk onderscheidend vermogen mist voor bepaalde waren of diensten in de ogen van de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige gemiddelde consument van deze waren of diensten, zij de inschrijving van dit merk voor deze waren of diensten moet weigeren overeenkomstig artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn.

Daarentegen is het irrelevant dat ditzelfde merk in de ogen van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige gemiddelde consument van andere waren of diensten, beschrijvend is voor kenmerken van deze andere waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.

Noch uit artikel 3, noch uit enige andere bepaling van de richtlijn vloeit immers voort dat het beschrijvend karakter van een merk voor bepaalde waren of diensten een grond is voor weigering van de inschrijving van dit merk voor andere waren of diensten. Zoals in de zevende overweging van de considerans van de richtlijn wordt gepreciseerd, worden de gronden van weigering van het recht op een merk zelf, limitatief opgesomd.

Op de zesde vraag dient derhalve te worden geantwoord, dat artikel 3, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een merk dat beschrijvend is voor kenmerken van bepaalde waren of diensten, maar dit niet is voor kenmerken van andere waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, niet kan worden geacht voor deze andere waren of diensten noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen te hebben in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn.

Dat een merk kenmerken van bepaalde waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn is irrelevant voor de beoordeling of ditzelfde merk voor andere waren of diensten onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn.

KPN voert aan dat, wanneer de bestanddelen van een merk elk onderscheidend vermogen missen voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, het merk meestal ook elk onderscheidend vermogen zal missen. Indien de bestanddelen van het merk evenwel niet elk onderscheidend vermogen missen, maar louter verwijzend van aard zijn voor de betrokken waren of diensten, zodat zij in theorie in de handel kunnen worden gebruikt om te verwijzen naar bepaalde eigenschappen ervan, kan het merk niettemin onderscheidend vermogen hebben voor deze waren of diensten.

Volgens het BMB dient elk teken, samengesteld of niet, te beantwoorden aan de criteria van de artikelen 2 en 3, lid 1, sub b, c, en d, van de richtlijn. Een nieuwe woordcombinatie zonder onderscheidend vermogen is niet ipso facto onderscheidend.

Het BMB stelt dat de vraag meestal zal zijn of een combinatie van woorden die louter beschrijvend zijn voor kenmerken van de betrokken waren, niettemin erin slaagt voldoende onderscheidend vermogen te verkrijgen, zodat het uit deze woordcombinatie bestaande merk zelf niet beschrijvend zal zijn in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn. Indien de combinatie niets anders is dan het louter bij elkaar voegen van twee niet onderscheidende (want beschrijvende) elementen, zal een dergelijke combinatie, hoewel strikt genomen nieuw, meestal niet onderscheidend worden geacht.

Ten slotte is het feit dat er synoniemen bestaan voor een — mogelijk beschrijvend — teken, geen bepalend criterium voor de geldigheid van een dergelijk teken als merk.

De Commissie betoogt dat een teken dat is samengesteld uit bestanddelen die ieder op zich voor de waren of diensten waarvoor het depot is verricht elk onderscheidend vermogen missen, in de regel, afgezien van inburgering, zelf ook geen onderscheidend vermogen heeft, tenzij er bijkomende omstandigheden zijn, zoals een wijziging van de grafische voorstelling of de betekenis van de samenstelling van die bestanddelen, die ertoe leiden dat het teken een extra kenmerk krijgt, waardoor het in zijn geheel geschikt is geworden om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. De betrokken toetsing dient echter steeds te zijn gebaseerd op de concrete omstandigheden van het geval.

Volgens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn wordt de inschrijving geweigerd van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waar of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.

Zoals in punt 68 van het onderhavige arrest is benadrukt, moeten de verschillende in artikel 3 van de richtlijn opgesomde weigeringsgronden worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt.

Blijkens de punten 54 en 55 van het onderhavige arrest streeft artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk tekens of benamingen die de kenmerken van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat dergelijke tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden.

Voor de conclusie dat een merk dat, zoals het merk in het hoofdgeding, wordt gevormd door een woord bestaande uit een combinatie van bestanddelen, beschrijvend is in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, is de vaststelling dat elk van deze bestanddelen beschrijvend is, onvoldoende. Het beschrijvend karakter moet worden vastgesteld voor het woord zelf.

Het is voorts niet noodzakelijk dat de in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn bedoelde tekens of benamingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten. Zoals de formulering van deze bepaling aangeeft, is het voldoende dat deze tekens en benamingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woord als merk moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd, indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt [zie in die zin met betrekking tot de identieke bepalingen van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L11, blz. 1) arrest van 23 oktober 2003, BHIM/Wrigley, C-191/01 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 32].

Over het algemeen is de enkele combinatie van bestanddelen die op zich beschrijvend zijn voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf nog steeds beschrijvend voor deze kenmerken in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn. Het enkele aaneenschrijven van dergelijke bestanddelen, zonder daaraan een ongebruikelijke wending te geven in bijvoorbeeld syntactische of semantische zin, kan immers slechts leiden tot een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van deze waren of diensten.

Het is evenwel mogelijk dat een dergelijke combinatie niet beschrijvend is in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, indien de door deze combinatie gewekte indruk ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van die bestanddelen. In het geval van een woordmerk, dat bestemd is om zowel gehoord als gelezen te worden, zal aan die voorwaarde zowel voor de auditieve als voor de visuele indruk die door het merk wordt gewekt, moeten zijn voldaan.

Een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, is derhalve zelf ook beschrijvend voor deze kenmerken in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van diezelfde bepaling.

Overigens is het om de in punt 57 van het onderhavige arrest uiteengezette reden, bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten kunnen aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld.

Het is evenmin relevant dat de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn. De formulering van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn maakt immers geen onderscheid naar de kenmerken waarop kan worden gewezen door de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat. In het licht van het aan deze bepaling ten grondslag liggende algemeen belang moet elke onderneming werkelijk ongestoord gebruik kunnen maken van dergelijke tekens of benamingen ter beschrijving van welk kenmerk van haar eigen waren dan ook, ongeacht het commercieel belang.

Ten slotte is in de punten 59 en 60 supra reeds geantwoord op de vraag, in hoeverre een nationale bepaling als artikel 13, sub c, eerste alinea, BMW een rol speelt bij de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.

Op de vijfde vraag dient dus te worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen, Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benamingen van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling.

Bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, is het irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten kunnen aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld, dan wel of de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn.

KPN betoogt dat de richtlijn hierover niets regelt, zodat het Hof niet bevoegd is om zich over deze kwestie uit te spreken. Subsidiair stelt zij dat dergelijke beperkingen toelaatbaar zijn en dat het mogelijk is bij het depot uitsluitingen toe te staan of zelfs te vereisen.

Het BMB voert aan dat volgens de richtlijn de procedurele vraagstukken weliswaar behoren tot de bevoegdheid van de lidstaten, doch dat voor de verkrijging en het behoud van het merkrecht in al die staten in beginsel dezelfde voorwaarden gelden. Tot die voorwaarden behoort ook de verplichting dat de formulering van de inschrijving voldoet aan internationaal aanvaarde normen, met name de classificatie in de Overeenkomst van Nice.

De bepalingen van de Overeenkomst van Nice staan evenwel niet toe dat het ontbreken van een bepaalde, niet objectief vaststelbare eigenschap wordt opgenomen als onderdeel van een waren- of dienstenlijst.

De Commissie betoogt om te beginnen dat het Hof niet bevoegd is om een uitspraak te doen over de verenigbaarheid van een nationaalrechtelijke bepaling met het Verdrag van Parijs. Onder verwijzing naar verordening nr. 40/94 stelt zij voorts dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn zich er niet tegen verzet dat merken die voor sommige waren of diensten beschrijvend zijn, worden geweigerd voor een deel van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren of diensten, een praktijk die ook door het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) wordt gehanteerd.

Er zij aan herinnerd dat de Overeenkomst van Nice de waren en diensten onderverdeelt in klassen teneinde de inschrijving van merken te vergemakkelijken. Elke klasse omvat verscheidene waren of verscheidene diensten.

Een onderneming kan weliswaar verzoeken om inschrijving van een merk voor alle waren of alle diensten van een dergelijke klasse, maar geen enkele bepaling van de richtlijn verbiedt haar om die inschrijving slechts voor bepaalde waren of diensten te vragen.

Zo is het ook mogelijk dat de bevoegde autoriteit bij een aanvraag voor inschrijving van een merk voor een volledige klasse van de Overeenkomst van Nice, het merk overeenkomstig artikel 13 van de richtlijn slechts inschrijft voor bepaalde waren of diensten van deze klasse, bijvoorbeeld wanneer het merk elk onderscheidend vermogen mist voor de andere in de aanvraag vermelde waren of diensten.

Daarentegen kan niet worden aanvaard dat de bevoegde autoriteit bij een inschrijvingsaanvraag voor bepaalde waren of diensten, het merk slechts inschrijft voorzover deze waren of diensten een bepaald kenmerk niet bezitten.

Een dergelijke praktijk zou leiden tot rechtsonzekerheid met betrekking tot de beschermingsomvang van het merk. Derden — in het bijzonder concurrenten — zouden doorgaans niet op de hoogte zijn van het feit dat voor bepaalde waren of diensten de door het merk verleende bescherming zich niet uitstrekt tot de waren of diensten met een bepaald kenmerk, en dit zou ertoe kunnen leiden dat zij ervan afzien, de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat en die dit kenmerk beschrijven, te gebruiken om hun eigen waren te beschrijven.

Aangezien de richtlijn zich tegen een dergelijke praktijk verzet, behoeft niet te worden ingegaan op de uitlegging van het Verdrag van Parijs.

In deze omstandigheden dient op de achtste vraag te worden geantwoord dat de richtlijn zich ertegen verzet dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten.

KPN stelt dat, daar de richtlijn in artikel 3, lid 1, bepaalt dat tekens niet worden ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden, zij de lidstaten expliciet toestaat om merken in te schrijven die later nietig verklaard kunnen worden. Bijgevolg staat het de lidstaten vrij om in het stadium van de inschrijving te bepalen dat alleen ‘evident ontoelaatbare’ tekens worden geweigerd. Het staat hen ook vrij te bepalen welke tekens als ‘evident ontoelaatbaar’ moeten worden beschouwd en welke niet. De invulling van dit criterium zou kunnen zijn dat tot inschrijving van een teken wordt overgegaan, ook al bestaat er gerede twijfel over de vraag of het teken voldoende onderscheidend vermogen heeft. Daarentegen dienen in een procedure tot nietigverklaring van een ingeschreven merk de criteria van de artikelen 1 tot en met 3 van de richtlijn strikt te worden toegepast.

Het BMB en de Commissie zijn daarentegen van mening dat de Beneluxlanden sinds de inwerkingtreding van de richtlijn niet meer kunnen afgaan op de gemeenschappelijke commentaren van hun regeringen inzake de BMW en evenmin op de eerdere uitspraken van het Benelux-Gerechtshof, die ten gevolge van de richtlijn achterhaald zijn, maar zich moeten baseren op de tekst, het doel en de strekking van artikel 3 van de richtlijn. Deze bepaling maakt geen onderscheid tussen ‘ontoelaatbare’ en ‘evident ontoelaatbare’ depots.

Blijkens punt I, lid 6, laatste alinea, van de memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de BMW van 2 december 1992 ‘zal het […] toetsingsbeleid een voorzichtig en terughoudend beleid moeten zijn, waarbij met alle belangen van het bedrijfsleven rekening wordt gehouden en waarbij het streven erop gericht zal zijn slechts de evident ontoelaatbare depots inhoudelijk te herstellen dan wel te weigeren’ en ‘[zal] de toetsing binnen de grenzen […] blijven die door de rechtspraak in de Benelux, met name die van het Benelux-Gerechtshof, zijn getrokken’.

Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de derde overweging van de considerans van de richtlijn weliswaar bepaalt dat het thans niet nodig lijkt de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig aan te passen, maar de zevende overweging van de considerans preciseert dat de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk worden gesteld van gelijke voorwaarden en dat hiertoe de gronden van weigering van het recht op een merk zelf limitatief worden opgesomd in de richtlijn.

Bovendien is het stelsel van de richtlijn gebaseerd op een controle vóór de inschrijving, al regelt zij tevens een controle achteraf. Het onderzoek van met name de in artikel 3 van de richtlijn vermelde weigeringsgronden vindt plaats in het kader van de aanvraag om inschrijving en moet grondig en volledig zijn, teneinde te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven (zie in die zin arrest Libertel, reeds aangehaald, punt 59).

De bevoegde autoriteit van een lidstaat moet derhalve de inschrijving weigeren van elk merk dat valt onder een van de gronden voor weigering van de inschrijving die zijn vastgesteld door de richtlijn, met name in artikel 3.

Artikel 3 van de richtlijn maakt geen onderscheid tussen merken die niet kunnen worden ingeschreven en merken die ‘evident’ niet kunnen worden ingeschreven. Bijgevolg mag een bevoegde autoriteit niet overgaan tot inschrijving van merken die vallen onder een van de in dit artikel vermelde gronden voor weigering van inschrijving op grond dat deze merken niet ‘evident ontoelaatbaar’ zouden zijn.

Derhalve dient op de zevende vraag te worden geantwoord dat artikel 3 van de richtlijn zich verzet tegen de praktijk van een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit waarbij uitsluitend de inschrijving van ‘evident ontoelaatbare’ merken wordt geweigerd.