Rb. Amsterdam, 08-12-2016, nr. 617855 / KG ZA 16-1284 CB/MB

Ter terechtzitting van 24 november 2016 heeft The Future Group gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Future Investments heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht.Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren aanwezig:

aan de zijde van The Future Group: [naam 1] en [naam 2] , beiden [functie] , met mr. Kessel;

aan de zijde van Future Investments: [naam 3] , [functie] , [naam 4] , [functie] , [naam 5] , [functie] , met mr. Koenraad en zijn kantoorgenoot mr. P.L. Tjiam.

The Future Group is een holdingmaatschappij, opgericht op 31 mei 2005 en hanteert volgens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van 18 oktober 2016 de handelsnamen The Future Group Holding B.V. en TFG Holding. In dit register zijn als activiteiten van de onderneming vermeld: ‘Financiële holdings’.

Op haar website omschrijft The Future Group zich zelf als:

“Het grootste fysieke ICT Expertisenetwerk van ondernemers in Nederland” en onder het kopje “Wie zijn wij” is vermeld: “TFG is een sterk ICT ondernemerscollectief, bestaande uit verschillende maatschappen. Het grootste expertisenetwerk in Nederland dat op deze kwalitatieve manier fysiek en exclusief met elkaar verbonden is, een gedreven ondernemerscollectief.”

Ook het volgende staat op de website van The Future Group:

“KERNACTIVITEIT

De kernactiviteit van TFG bestaat al sinds haar oprichting (…) uit gespecialiseerde

hoogwaardige ICT dienstverlening. TFG begeeft zich op het raakvlak van business en ICT. Wij zijn er voor uw complexere ICT vraagstukken. Gezien ons opleidingsniveau (HBO/WO) en onze langdurige ervaring in specialistische omgevingen ligt hier voor ons de uitdaging. TFG biedt een compleet ICT (kennis-) portfolio gericht op internettechnologie, applicatieontwikkeling, applicatiebeheer en applicatie-integratie. (…)”

The Future Group is houdster van de domeinnaam www.the-future-group.com.

Op 20 november 2013 is Future Investments in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven. Als handelsnamen zijn vermeld: Future Investments B.V., Future Groep en Future Investments Groep. Als activiteiten van de onderneming zijn vermeld: Financiële Holdings, Holding- en financieringsactiviteiten.

The Future Group heeft op 27 juni 2014 een gecombineerd woord/beeldmerk (“THE FUTURE GROUP”, omringd met kleurige penseelstreken, zie bijlage) doen registreren bij het Benelux Bureau voor de intellectuele Eigendom (BBIE), voor diensten in de klassen 35 (beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; advisering inzake personeel en personeelszaken), 38 (telecommunicatie; advisering omtrent voornoemde diensten), en 42 (wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software).

Tot 8 maart 2016 hield Future Investments de aandelen in het ICT bedrijf Conclusion B.V. Een van de dochtermaatschappijen van Future Investments is Talenter B.V. dat zich bezig houdt met Human Resources (HR). Future Investments heeft Conclusion inclusief een aantal dochtermaatschappijen verkocht aan NPM Capital. Sinds 19 april 2016 is NPM Investments enig aandeelhouder in Conclusion. Ongeveer een maand erna is Future Investments naar buiten getreden met de naam Future Groep.

In juli 2016 heeft (de raadsman van) The Future Group Future Investments gesommeerd het gebruik van de naam “Future Groep” te staken en gestaakt te houden.

Het advocatenkantoor dat Future Investments bijstaat heeft op 11 juli 2016 een merkdepot verricht bij het BBIE voor het woordmerk THE FUTURE GROUP, voor de klassen 35, 38 en 42.

Bij (voorlopige) beslissing van 22 juli 2016 heeft het BBIE de inschrijving van dat merk geweigerd, met de volgende motivering:

“Het teken THE FUTURE GROUP is beschrijvend. Het kan immers dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid of bestemming van de in de klassen 35, 38 en 42 genoemde diensten die door een groep worden verleend en toekomstgericht zijn. Het teken mist daardoor bovendien ieder onderscheidend vermogen. Wij verwijzen naar artikel 2.11, lid 1, sub b. en c. BVIE.”

Op14 september 2016 heeft (de raadsman van) Future Investments (laatstelijk) aan The Future Group meegedeeld het gebruik van de naam Future Groep niet te zullen staken.

The Future Group vordert samengevat - Future Investments te bevelen:

- om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis de gestelde inbreuk op de handelsnaamrechten en op de merkrechten van The Future Group, respectievelijk in Nederland en in de Benelux, alsmede enig onrechtmatig handelen jegens The Future Group te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder Future Investments te verbieden om de handelsna(a)m(en) “De Future Groep” en “Future Groep” dan wel enige soortgelijke handelsnaam te voeren, althans dergelijke tekens te gebruiken ter aanduiding van diensten op het gebied van beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering en de nader in het petitum genoemde diensten;

- om binnen een week na de betekening van het vonnis het Beneluxbureau voor de Intellectuele Eigendom te berichten dat het door Future Investments gedane merkdepot voor THE FUTURE GROUP onrechtmatig is geweest en te verzoeken om de voorlopige weigering dit merk te registreren uit het Beneluxregister te verwijderen;

- het in het petitum omschreven bericht (inhoudend dat het Future Investments verboden is inbreuk te maken op het merk en de handelsnaam van The Future Group) te plaatsen op alle door Future Investments gebruikte websites en sociale media.

Dit alles op straffe van verbeurte van dwangsommen en met veroordeling van Future Investments in de (daadwerkelijk gemaakte) proceskosten en met bepaling van de in artikel 1019i van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) termijn voor het aanspannen van een bodemprocedure op zes maanden.

The Future Group heeft als grond voor haar vorderingen, kort gezegd, gesteld dat Future Investments door de naam (de) Future Groep te gebruiken inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van The Future Group en ook overigens onrechtmatig jegens haar handelt, aangezien de handelsnaam van The Future Group ouder is, zij als enige een merkenrecht heeft en door het gebruik van de naam Future Groep verwarring wordt gezaaid, of in elk geval te duchten is. Het merkdepot van Future Investments van het woordmerk The Future Group is zonder toestemming van The Future Group te kwader trouw gedaan en eveneens onrechtmatig jegens The Future Group. Het was er Future Investments immers niet om te doen werkelijk dit merk te registeren – anders had zij ook een beroep op inburgering van het werk kunnen doen – maar om een weigering te verkrijgen. Daarmee wordt The Future Group gedwarsboomd als zij in de toekomst alsnog The Future Group als woordmerk wil laten registreren.

Future Investments voert verweer.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De voorzieningenrechter acht zich bevoegd om van de vorderingen van The Future Group kennis te nemen, op grond van het bepaalde in artikel 4.6 lid 1 van het BVIE en 102 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering, aangezien partijen in Nederland zijn gevestigd en de gestelde inbreuken op de handelsnaam en het merk van The Future Group in heel Nederland plaatsvinden, dus ook in Amsterdam.

Anders dan Future Investments heeft aangevoerd, heeft The Future Group bij haar vorderingen een voldoende spoedeisend belang. The Future Group heeft er namelijk belang bij dat aan een eventuele inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten op zo kort mogelijke termijn een einde komt. Dat zij niet terstond na de sommatie in juli 2016 een procedure is begonnen, maakt dat niet anders. De vraag naar het spoedeisend belang dient immers te worden beoordeeld naar de toestand ten tijde van het vonnis.

Handelsnaam

The Future Group heeft in de eerste plaats gesteld dat Future Investments door het gebruik van de naam (de) Future Groep inbreuk maakt op haar handelsnaam. De artikelen 5 en 5a van de Handelsnaamwet luiden als volgt:

“Artikel 5

Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

Artikel 5a

Het is verboden een handelsnaam te voeren, die het merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding, die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is.”

Vooralsnog heeft The Future Group, ondanks de betwisting daarvan door Future Investments, voldoende aannemelijk gemaakt dat zij, naast TFG, The Future Group als handelsnaam hanteert. Weliswaar zijn bij de KvK (enkel) The Future Group Holding B.V. en TFG als handelsnamen vermeld, maar op haar website en in andere publicaties wordt stelselmatig (ook) The Future Group gebruikt ter aanduiding van de onderneming. Nu The Future Group is opgericht in 2005, is aannemelijk dat dat ook al in de afgelopen jaren het geval is geweest. Vooralsnog kan daarom worden aangenomen dat de handelsnaam van The Future Group ouder is dan die van Future Investments. Verder zijn de handelsnamen weliswaar niet identiek, maar wel nagenoeg gelijk. Future Groep kan stellig worden gekwalificeerd als een handelsnaam die in geringe mate afwijkt van The Future Group. Het ontbreken van het lidwoord en het feit dat ‘groep’ op zijn Nederlands is gespeld, zijn immers verwaarloosbare verschillen, zeker nu in beide namen het Engelstalige

woord ‘future’ voorkomt.

De vraag die vervolgens voorligt, is of in verband met de aard van de ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, bij het publiek verwarring te duchten is. Future Investments heeft aangevoerd dat dit niet het geval is, vanwege het beschrijvende karakter van de benaming The Future Group en omdat de aard van beide ondernemingen (volgens haar) geheel verschillend is. Wat de plaats van vestiging betreft kan ervan worden uitgegaan dat beide ondernemingen zich bevinden op een centrale plek in Nederland en (ook via internet) in heel Nederland hun klanten hebben.

Future Investments heeft terecht aangevoerd dat de benaming The Future Group beschrijvende elementen bevat voor een zich als groep presenterende onderneming die toekomstgericht is, zodat deze handelsnaam als weinig onderscheidend kan worden aangemerkt. Future Investments heeft er in dit verband onweersproken gesteld dat 1360 Nederlandse vennootschappen actief zijn die het woord ‘future’ hanteren in hun (handels-) naam. Weliswaar is onderscheidend vermogen geen vereiste voor de geldigheid van een handelsnaam, maar het gebrek daaraan, althans de mate waarin onderscheidend vermogen al dan niet aanwezig is, speelt wel een rol bij de beoordeling of verwarring te duchten valt. De bescherming van een handelsnaam met een beschrijvend karakter is beperkt van aard, omdat algemene benamingen niet gemonopoliseerd moeten kunnen worden.

Wat betreft de aard van de ondernemingen geldt dat beide partijen holdingactiviteiten verrichten en zich voornamelijk bezighouden met dienstverlening. Partijen verschillen van mening over de vraag wat deze dienstverlening nader inhoudt. Future Investments heeft op dit punt terecht aangevoerd dat met de ‘aard van de onderneming’ in het kader van de handelsnaambescherming niet zozeer wordt gedoeld op de wijze waarop de onderneming is georganiseerd, of op de geabstraheerde activiteiten daarvan, maar veeleer op de bedrijfstak waarin deze werkzaam is, oftewel de tak van handel of industrie waarmee zij zich voornamelijk bezig houdt. Voldoende aannemelijk is dat The Future Group zich met name beweegt in de ICT branche. Zij afficheert zich immers op haar website en anderszins uitdrukkelijk als zodanig (zie bijvoorbeeld bij 2.2 ). (‘Het grootste ICT Expertisenetwerk van ondernemers in Nederland’

‘De kernactiviteit van TFG bestaat al sinds haar oprichting (…) uit gespecialiseerde

hoogwaardige ICT dienstverlening. TFG begeeft zich op het raakvlak van business en ICT. Wij zijn er voor uw complexere ICT vraagstukken. The Future Group heeft wel gesteld dat zij zich ook met andere zaken bezighoudt, maar gelet op haar eigen profilering mag worden aangenomen dat deze van ondergeschikt belang zijn.

Future Investments daarentegen heeft aangevoerd dat zij gelijktijdig met de verkoop van (de aandelen in) Conclusion ook alle daaraan gelieerde dochter-maatschappijen op ICT gebied heeft afgestoten, en dat zij zich sindsdien in het geheel niet meer met ICT werkzaamheden bezig houdt. The Future Group heeft onvoldoende gesteld om aan te nemen dat dit anders is. De websites waarop zij zich in dit verband baseert dateren volgens Future Investments van vóór de afstoting van Conclusion en zijn (dus) niet actueel. De enkele omstandigheid dat Future Investments heeft deelgenomen aan de ‘IT-Innovation–day’ 2016, legt in dit verband weinig gewicht in de schaal. Future Investments heeft onweersproken gesteld dat daaraan bijvoorbeeld ook Coca-Cola als bedrijf heeft deelgenomen, terwijl toch moeilijk kan worden volgehouden dat dat een ICT bedrijf is.

Mogelijk houden de maatschappen waarvoor The Future Group haar diensten verricht zich afzonderlijk wel bezig met andere dan ICT activiteiten, te weten financiële dienstverlening en/of schuldhulpverlening, op welke terreinen Future Investments zich ook begeeft, maar niet gesteld of gebleken is dat deze maatschappen zelf The Future Group als handelsnaam gebruiken, noch zijn zij partij in dit kort geding.

Ten aanzien van het publiek waarop de ondernemingen zijn gericht, is niet in geschil dat dat niet de gewone consument is, maar bestaat uit bedrijven (de top van het Midden- en Kleinbedrijf, of specifieke afdelingen binnen het grootbedrijf). The Future Group meldt daarover op haar website “Idealiter betreft het bedrijven met een omvang tussen de 100 en 1000 man die ervoor kiezen om de ICT regie in eigen hand te houden en daarbij geholpen willen worden in advies en uitvoering.” Future Investments heeft terecht aangevoerd dat gevaar voor verwarring bij dit soort (professionele) klanten kleiner is dan wanneer ‘het publiek’ uit gewone consumenten bestaat.

Het voorgaande leidt ertoe dat The Future Group, mede in aanmerking genomen het beschrijvende karakter van de handelsnaam, ten aanzien van het te duchten verwarringsgevaar, in verband met de (verschillende) aard van de ondernemingen en de omstandigheid dat het relevante publiek bestaat uit professionals, onvoldoende is voor het oordeel dat Future Investments in strijd handelt met de verboden van artikel 5 en 5a van de Handelsnaamwet. Wat betreft artikel 5a komt daar nog bij dat The Future Group onvoldoende heeft gesteld om aan te nemen dat Future Investments de benaming ‘Future Groep’ voor haar diensten als merk hanteert, aangezien niet is gebleken dat zij die naam gebruikt anders dan ter aanduiding van haar onderneming.

Merk

Ook voor de gestelde merkinbreuk op grond van het bepaalde in artikel 2:20 lid 1 onder b van het BVIE, is verwarringsgevaar noodzakelijk, waarvoor, zoals uit het voorgaande voortvloeit, The Future Group onvoldoende heeft gesteld. Ook de op dit punt nog naar voren gebracht omstandigheid dat een derde (kennelijk) een medewerker van The Future Group heeft gefeliciteerd met het winnen van een aanbesteding, terwijl dat Future Investments betrof, biedt daartoe onvoldoende grond. Als dat al gebeurd is, betekent dat immers niet zonder meer dat verwarring bestaat over de herkomst van (in dit geval) verleende diensten.

Daar komt bij dat voorshands wordt geoordeeld dat met het hanteren van (enkel) de naam Future Groep geen inbreuk wordt gemaakt op het merk van The Future Group. Van belang daarvoor is dat niet het woordmerk The Future Group is ingeschreven, maar een gecombineerd woord/beeldmerk (zoals afgebeeld in de bijlage). Voor de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen beide aanduidingen wordt als uitgangspunt genomen het merk zoals dat is ingeschreven. Bij de beoordeling van een mogelijke inbreuk gaat het vervolgens om de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen, waarbij rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk. Weliswaar kan van het ingeschreven merk worden gezegd dat het dominante bestanddeel de tekst ‘The Future Group’ is, maar deze tekst heeft slechts in beperkte mate onderscheidend vermogen, zoals ook is overwogen bij 4.5. Future Investments heeft terecht aangevoerd dat een niet geregistreerd beschrijvend woordmerk, waarvan twijfelachtig is of dat zou kunnen worden beschermd, vanwege het weinig onderscheidende karakter ervan, via een achterdeur alsnog bescherming zou kunnen krijgen door er bepaalde beeldelementen aan toe te voegen. Bij de beoordeling van de mate van overeenstemming en het verwarringsgevaar speelt de tekst binnen het beeldmerk daarom in dit geval maar een beperkte rol.

Gebruikmaking van (alleen) het woord ‘Future Groep’, zonder de gekleurde beeldelementen en in een ander lettertype dan het gedeponeerde beeldmerk, levert tegen die achtergrond onvoldoende overeenstemming op met het geregistreerde merk van The Future Group. Ook daarop stuiten de op het merkenrecht gebaseerde vorderingen af. Dat The Future Group op grond van inburgering als woordmerk zou kunnen worden beschermd heeft The Future Group tegenover de betwisting daarvan door Future Investments vooralsnog onvoldoende aannemelijk gemaakt. Een depot op grond van inburgering heeft ook (niet) plaatsgevonden.

Onrechtmatig handelen

The Future Group heeft gesteld dat Future Investments onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld, onder meer omdat Future Investments het woordmerk The Future Group buiten The Future Group om heeft gedeponeerd, met andere intenties dan om het merk beschermd te krijgen . Opgemerkt wordt dat deze handelwijze van (het advocatenkantoor van) Future Investments – met name het deponeren van het merk voor andere doeleinden dan waarvoor een merkdepot is bedoeld – als onzorgvuldig jegens The Future Group kan worden gekenschetst. Future Investments heeft echter onweersproken gesteld dat het depot inmiddels is ingetrokken, en dat de weigering tot registratie (dus) ook niet meer in het BVIE-register te traceren valt. Voorshands is daarom onvoldoende aannemelijk dat The Future Group door dit depot schade heeft geleden. Van een onrechtmatige daad is dan ook geen sprake. Ook anderszins is niet aannemelijk geworden dat Future Investments, bijvoorbeeld door de wijze waarop zij zich in de markt presenteert, onrechtmatig jegens The Future Group handelt.

Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vorderingen van The Future Group worden afgewezen. Als de in het ongelijk gestelde partij zal The Future Group worden veroordeeld in de kosten van dit geding. The Future Group heeft aangevoerd dat het door Future Investments gevorderde bedrag (afgerond

€ 40.000,-) de grenzen van de redelijk- en evenredigheid te buiten gaat. Gezien dit verweer en gezien het feit dat het hier een gecombineerde zaak betreft (deels op grondslag van onrechtmatige daad), wordt, met verwijzing naar de Indicatietarieven in IE zaken, een kostenveroordeling van € 15.000,- voor dit kort geding in de gegeven omstandigheden redelijk en evenredig geacht.

De voorzieningenrechter

weigert de gevraagde voorzieningen;

veroordeelt The Future Group in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Future Investments begroot op:

– € 619,- € 619,- aan griffierecht en

– € 619,- € 15.000,- aan salaris advocaat.

verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.M. Berkhout, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Balk, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 8 december 2016.1.