HvJ EU, 18-07-2013, nr. C-252/12

Artikel 5, C, punten 1 en 2, van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979 (Recueil des traités des Nations Unies, deel 828, nr. 11851, blz. 305; hierna: ‘Verdrag van Parijs’), bepaalt:

In punt 10 van de considerans van verordening nr. 207/2009 is bepaald:

Artikel 7 van deze verordening, met als titel ‘Absolute weigeringsgronden’, bepaalt:

Artikel 9, lid 1, van deze verordening, met als opschrift ‘Rechten verbonden aan het gemeenschapsmerk’, bepaalt:

Artikel 15, lid 1, van deze verordening, met als opschrift ‘Gebruik van het gemeenschapsmerk’, luidt als volgt:

Artikel 51, lid 1, van verordening nr. 207/2009, met als opschrift ‘Gronden van verval’, preciseert:

Met zijn eerste tot en met zijn derde vraag, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of aan de voorwaarde van normaal gebruik van een gemeenschapsmerk in de zin van de artikelen 15, lid 1, en 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 is voldaan wanneer een gemeenschapsbeeldmerk enkel samen met een daarover geplaatst gemeenschapswoordmerk wordt gebruikt, en de combinatie van beide merken bovendien zelf als gemeenschapsmerk is ingeschreven.

Alle partijen die bij het Hof opmerkingen hebben ingediend, betogen in wezen dat het gebruik van een gemeenschapsbeeldmerk samen met een ander daarover geplaatst woordmerk, normaal gebruik in de zin van de artikelen 15, lid 1, en 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 kan opleveren, voor zover dit beeldmerk in de globale verschijningsvorm een zelfstandige onderscheidende rol behoudt.

Allereerst moet worden gepreciseerd dat een situatie als die van het hoofdgeding, waarin een woordmerk over een beeldmerk is geplaatst, valt onder het in artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, van verordening nr. 207/2009 bedoelde geval van het gebruik van het merk in een vorm die verschilt van die waarin dat merk is ingeschreven.

Dat het woordteken ‘Specsavers’ over het merk met het woordloze logo is geplaatst, wijzigt immers de vorm waarin dit merk was ingeschreven, aangezien deze niet louter naast elkaar zijn geplaatst, daar bepaalde delen van het merk met het woordloze logo aldus door het woordteken aan het oog worden onttrokken.

Vervolgens zij erop gewezen dat uit de bewoordingen van artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, van verordening nr. 207/2009 rechtstreeks volgt dat het gebruik van het merk in een vorm die afwijkt van die waarin het is ingeschreven, wordt beschouwd als een gebruik in de zin van de eerste alinea van dat artikel, voor zover het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, niet wordt gewijzigd.

Het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van verordening nr. 207/2009 houdt in dat dit merk zich leent om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden (zie in die zin arresten van 29 april 2004, Procter & Gamble/BHIM, C-468/01 P-C-472/01 P, Jurispr. blz. I-5141, punt 32; 8 mei 2008, Eurohypo/BHIM, C-304/06 P, Jurispr. blz. I-3297, punt 66, en 12 juli 2012, Smart Technologies/BHIM, C-311/11 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 23).

Dit onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk kan voortkomen zowel uit het gebruik — als deel van een ingeschreven merk — van een element ervan, als uit het gebruik van een afzonderlijk merk in combinatie met een ingeschreven merk. In beide gevallen volstaat het dat de betrokken kringen de betrokken waar of dienst ten gevolge van dit gebruik daadwerkelijk waarnemen als afkomstig van een bepaalde onderneming (zie, naar analogie, arrest van 7 juli 2005, Nestlé, C-353/03, Jurispr. blz. I-6135, punt 30).

Hieruit volgt dat het gebruik van het merk met het woordloze logo waarover het woordteken ‘Specsavers’ is geplaatst, zelfs al komt dit gebruik uiteindelijk neer op een gebruik als deel van of in combinatie met een ingeschreven merk, kan worden aangemerkt als een normaal gebruik van het merk met het woordloze logo als zodanig, voor zover dit merk zoals dit is ingeschreven — te weten zonder dat een deel ervan door het daarover geplaatste woordteken ‘Specsavers’ aan het oog wordt onttrokken — in deze vorm nog altijd verwijst naar de door de inschrijving aangeduide waren van de Specsaversgroep, wat de verwijzende rechter dient te beoordelen.

Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat het woordteken ‘Specsavers’ alsook de combinatie van het woordloze logo met het daarover geplaatste woordteken ‘Specsavers’ eveneens als gemeenschapsmerken zijn ingeschreven.

Het Hof heeft immers reeds geoordeeld dat aan de voorwaarde van normaal gebruik van een merk in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 kan worden voldaan wanneer het merk enkel wordt gebruikt via een ander, samengesteld merk of wanneer het enkel wordt gebruikt in combinatie met een ander merk, waarbij de combinatie van deze twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven, voor zover het merk nog steeds wordt waargenomen als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waar (zie in die zin arrest van 18 april 2013, Colloseum Holding, C-12/12, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 35 et 36).

Het Hof heeft overigens, met betrekking tot artikel 10, lid 2, sub a, van Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), welke bepaling grotendeels overeenstemt met artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, van verordening nr. 207/2009, eveneens geoordeeld dat de houder van een ingeschreven merk zich ten bewijze van het gebruik ervan in de zin van deze bepaling kan beroepen op het gebruik ervan in een vorm die afwijkt van die waarin dit merk is ingeschreven zonder dat de verschillen tussen deze twee vormen het onderscheidend vermogen van dit merk wijzigen, en dit niettegenstaande het feit dat deze afwijkende vorm zelf als merk is ingeschreven (arrest van 25 oktober 2012, Rintisch, C-553/11, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 30).

De argumenten die het Hof ertoe hebben gebracht om artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 in die zin uit te leggen, kunnen mutatis mutandis worden toegepast op de context van artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, van verordening nr. 207/2009.

Deze uitlegging vindt inzonderheid steun in het doel van artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, van verordening nr. 207/2009, dat, door geen strikte overeenstemming te vereisen tussen de in de handel gebruikte vorm en de ingeschreven vorm van het merk, de houder van het ingeschreven merk de mogelijkheid wil bieden om bij het commerciële gebruik ervan variaties aan het teken aan te brengen waardoor het beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd. Deze doelstelling zou immers in het gedrang komen indien voor het bewijs van het gebruik van het ingeschreven merk ook zou worden verlangd dat de afwijkende vorm waarin dit merk wordt gebruikt, zelf niet als merk mag zijn ingeschreven (zie, naar analogie, arrest Rintisch, reeds aangehaald, punten 21 en 22).

Overigens is deze lezing van artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, van verordening nr. 207/2009 in overeenstemming met artikel 5, C, punt 2, van het Verdrag van Parijs, aangezien niets in deze bepaling erop duidt dat de inschrijving van een teken als merk tot gevolg heeft dat het gebruik van dit teken niet meer kan worden aangevoerd ten bewijze van het gebruik van een ander ingeschreven merk waarvan het teken slechts afwijkt op een wijze waardoor het onderscheidend vermogen van dit laatste merk niet wordt gewijzigd (zie arrest Rintisch, punt 23).

Gelet op de voorgaande overwegingen dient op de eerste tot en met de derde vraag te worden geantwoord dat de artikelen 15, lid 1, en 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 aldus moeten worden uitgelegd dat aan de voorwaarde van ‘normaal gebruik’ in de zin van deze bepalingen kan zijn voldaan wanneer een gemeenschapsbeeldmerk enkel wordt gebruikt in combinatie met een erover geplaatst gemeenschapswoordmerk, waarbij de combinatie van beide merken bovendien zelf als gemeenschapsmerk is ingeschreven, voor zover de verschillen tussen de vorm waarin het merk wordt gebruikt en die waarin dit merk is ingeschreven, het onderscheidend vermogen van dat merk zoals dit is ingeschreven, niet wijzigen.

Met zijn vierde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat, wanneer een gemeenschapsmerk niet in kleur is ingeschreven, maar de houder het op ruime schaal in een specifieke kleur of kleurencombinatie heeft gebruikt, waardoor een aanzienlijk deel van het publiek dit merk met die kleur of kleurencombinatie is gaan associëren, de kleur of kleuren die een derde gebruikt voor de weergave van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op dat merk, relevant zijn bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar of van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van die bepalingen.

De Specsaversgroep en de Europese Commissie geven in overweging deze vraag bevestigend te beantwoorden, terwijl de regering van het Verenigd Koninkrijk meent dat zij ontkennend moet worden beantwoord.

Wat in de eerste plaats de beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 9, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 betreft, zij herinnerd aan de vaste rechtspraak dat het gevaar voor verwarring bij het publiek globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie met name arresten van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22; 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punt 27, en 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, Jurispr. blz. I-4529, punt 34).

Het Hof heeft eveneens meermaals geoordeeld dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken merken betreft, dient te berusten op de totaalindruk die ervan uitgaat, waarbij met name rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De wijze waarop de gemiddelde consument de betrokken waren of diensten waarneemt, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waar en let hij niet op de verschillende details ervan (zie met name de reeds aangehaalde arresten SABEL, punt 23; Medion, punt 28, en BHIM/Shaker, punt 35).

Voorts volgt uit de rechtspraak van het Hof dat het gevaar voor verwarring toeneemt naarmate het onderscheidend vermogen groter is. Aldus genieten merken die hetzij intrinsiek, hetzij wegens de bekendheid ervan op de markt, een groot onderscheidend vermogen hebben, een ruimere bescherming dan merken met een geringer onderscheidend vermogen (arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 18).

Op zijn minst in de gevallen waarin het gaat om een merk dat niet in een specifieke of kenmerkende kleur, maar in zwart-wit is ingeschreven, beïnvloedt de kleur of de kleurencombinatie waarin het merk daarna effectief wordt gebruikt, de wijze waarop de gemiddelde consument van de betrokken waren dit merk waarneemt en kan die kleur of kleurencombinatie bijgevolg het gevaar voor verwarring of associatie tussen het oudere merk en het teken dat daarop beweerdelijk inbreuk maakt, doen toenemen.

In deze omstandigheden zou het onlogisch zijn aan te nemen dat de omstandigheid dat een derde voor de weergave van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op een ouder gemeenschapsmerk, gebruikmaakt van een kleur of kleurencombinatie die een aanzienlijk deel van het publiek, ten gevolge van het gebruik van dat oudere merk dat de houder ervan in die kleur of kleurencombinatie heeft gemaakt, met dat oudere merk is gaan associëren, bij de globale beoordeling niet in aanmerking mag worden genomen om de enkele reden dat dit oudere merk in zwart-wit is ingeschreven.

Wat in de tweede plaats de beoordeling van het uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk getrokken ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 betreft, moet eveneens een globale beoordeling worden verricht waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name de mate van bekendheid en onderscheidend vermogen van het merk, de mate van overeenstemming tussen de conflicterende merken alsmede de aard van en de mate waarin de betrokken waren of diensten zijn gerelateerd. Wat de mate van bekendheid en onderscheidend vermogen van het merk betreft, heeft het Hof ook geoordeeld dat een inbreuk gemakkelijker zal worden vastgesteld naarmate het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk groter zijn (zie arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, Jurispr. blz. I-5185, punt 44).

In dit verband blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat de overeenstemming tussen de merken van de Specsaversgroep en de door Asda gebruikte tekens bewust is nagestreefd om bij het publiek een associatie tussen beide tekens op te roepen. De omstandigheid dat Asda een kleur heeft gebruikt die lijkt op die welke de Specsaversgroep heeft gebruikt, teneinde voordeel te trekken uit het onderscheidend vermogen en de bekendheid van de merken van laatstgenoemde, is een omstandigheid waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling of ongerechtvaardigd voordeel is getrokken uit het onderscheidend vermogen of de bekendheid van het merk (zie, naar analogie, arrest L'Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 48).

Gelet op het voorgaande moet op de vierde vraag worden geantwoord dat artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat, wanneer een gemeenschapsmerk niet in kleur is ingeschreven, maar de houder het op ruime schaal in een specifieke kleur of kleurencombinatie heeft gebruikt, waardoor een aanzienlijk deel van het publiek dit merk met die kleur of kleurencombinatie is gaan associëren, de kleur of kleuren die een derde gebruikt voor de weergave van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op dat merk, relevant zijn bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar of van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van deze bepaling.

Met zijn vijfde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat het bij de beoordeling van het verwarringsgevaar en van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van deze bepaling relevant is dat de derde die gebruikmaakt van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op het ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven.

De Specsaversgroep geeft in overweging deze vraag bevestigend te beantwoorden, terwijl de Commissie meent dat met dit element enkel rekening mag worden gehouden voor de beoordeling van de geldige reden in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009. Volgens de regering van het Verenigd Koninkrijk, die voorstelt om de vierde vraag ontkennend te beantwoorden, behoeft de vijfde vraag niet te worden beantwoord.

In dit verband zij erop gewezen dat, zoals in de punten 34 en 39 van dit arrest in herinnering is gebracht, zowel het verwarringsgevaar in de zin van artikel 9, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 als het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van deze verordening globaal moeten worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

Bovendien volgt uit de rechtspraak van het Hof dat bij deze beoordeling rekening moet worden gehouden met de specifieke context waarin is gebruikgemaakt van het teken dat beweerdelijk overeenstemt met het ingeschreven merk [zie in die zin, wat artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 betreft, arrest van 12 juni 2008, O2 Holdings en O2 (VK), C-533/06, Jurispr. blz. I-4231, punt 64].

In deze omstandigheden moet worden geconstateerd dat de omstandigheid dat de derde die gebruikmaakt van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op het ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven, een van de elementen is die een zeker belang kunnen hebben bij de beoordeling of sprake is van verwarringsgevaar of van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 9, lid 1, sub b respectievelijk c, van verordening nr. 207/2009.

In de eerste plaats kan niet worden uitgesloten dat een dergelijke omstandigheid van invloed kan zijn op de wijze waarop het publiek de betrokken tekens waarneemt en dus gevolgen kan hebben voor het bestaan van verwarringsgevaar tussen die tekens in de zin van artikel 9, lid 1, sub b, van die verordening.

Bijgevolg kan in het hoofdgeding de omstandigheid dat Asda zelf wordt geassocieerd met de kleur groen, die zij gebruikt voor de tekens die beweerdelijk inbreuk maken op de merken van de Specsaversgroep, met name tot gevolg hebben dat het gevaar voor verwarring of associatie tussen deze tekens en de merken van de Specsaversgroep afneemt, aangezien bij het relevante publiek de indruk zou kunnen bestaan dat de groene kleur van die tekens Asda toebehoort, wat de verwijzende rechter dient na te gaan.

In de tweede plaats kan, zoals de Commissie in haar bij het Hof ingediende opmerkingen heeft aangevoerd, de omstandigheid dat de derde die gebruikmaakt van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op het ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven, een relevante omstandigheid zijn bij de beoordeling of voor het gebruik van dat teken een ‘geldige reden’ bestaat in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009.

Bijgevolg moet op de vijfde vraag worden geantwoord dat artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat het voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar en van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van deze bepaling relevant is dat de derde die gebruikmaakt van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op het ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven.