HR, 05-02-2016, nr. 14/01082

14/01082

mr. G.R.B. van Peursem

30 oktober 2015

Conclusie in de zaak van:

Bayer Pharma AG,

(hierna: Bayer),

eiseres in het principaal beroep,

verweerster in het voorwaardelijk incidenteel beroep,

tegen

Sandoz B.V.,

(hierna: Sandoz),

verweerster in het principaal beroep,

eiseres in het voorwaardelijk incidenteel beroep.

Dit kort geding gaat over beschermingsomvang van octrooien en equivalentie. Bayer houdt twee octrooien voor een bereidingswijze van drospirenon, een werkzame stof in een anticonceptiepil: moederoctrooi EP 791 en een afgesplitst octrooi EP 840.

De twee octrooien zien op een synthese van drospirenon in drie stappen, waarbij alleen stappen (ii) oxidatie met een rutheniumzout uit EP 791 en (iii) waterafsplitsing met een specifiek geclaimd zuur uit EP 840 van belang zijn in deze zaak.

In de oxidatiestap gebruikt (de toeleverancier van) Sandoz niet het in EP 791 geclaimde metaalzout van ruthenium, maar een organische verbinding TEMPO. Volgens Bayer is deze oxidatiestap equivalent aan oxidatie met rutheniumzout. Sandoz bestrijdt dat.

In EP 840 is sprake van waterafsplitsing door toevoeging van p-tolueensulfonzuur (pTSA). Sandoz’ leverancier splitst geen water af met pTSA maar met een zwakke base: pyridine en water. Ook dat is volgens Bayer een equivalente maatregel, maar Sandoz meent van niet.

Zowel de voorzieningenrechter als het hof wezen in hun voorlopig oordeel de twee equivalentieclaims van Bayer af. Dat geldt inmiddels eveneens voor de Haagse bodemrechter in eerste aanleg.

Bayer gaat in haar principale cassatieberoep uit van een ruime opvatting over beschermingsomvang van octrooien en het lastige equivalentievraagstuk. Te ruim. Dat betoog roept sterke associaties op met de inmiddels onder invloed van art. 69 Europees Octrooiverdrag (EOV1.) en het daarbij behorende uitlegprotocol (ook) in Nederland verlaten leer van het wezen van het octrooi. Sandoz maakt daar in cassatie terecht bezwaar tegen. Het pricipaal beroep moet volgens mij falen, zodat niet wordt toegekomen aan bespreking van het voorwaardelijk ingestelde incidentele cassatieberoep. Overigens zou dat beroep naar ik meen terecht zijn voorgesteld.

1. Feiten2. en procesverloop

1.1 Bayer is houdster van Europees octrooi EP 0 918 791 B3 (hierna: EP 791), waarvan de verlening is gepubliceerd op 3 april 2002 en van Europees octrooi EP 1 149 840 B2 (hierna: EP 840), waarvan de verlening is gepubliceerd op 7 januari 2009. Beide octrooien betreffen werkwijzen voor de bereiding van drospirenon en hebben gelding voor onder meer Nederland. EP 791 is verleend op basis van internationale aanvrage PCT/EP97/04342, gepubliceerd als WO 98/06738 (hierna: WO 738). EP 840 is verleend op een van WO 738 afgesplitste aanvrage. Ten opzichte van EP 840 wordt EP 791 daarom ook wel aangeduid als het moederoctrooi. Voor beide octrooien is prioriteit ingeroepen vanaf 12 augustus 1996.

1.2 Conclusie I van EP 791 luidt als volgt, in de niet bestreden Nederlandse vertaling:

‘Werkwijze ter bereiding van drospirenon (6ß, 7ß; 15ß,16ß-dimethyleen-3-oxo-17α -pregn-4-een-21, 17-carbolacton, DRSP)

door katalytische hydrogenering van 17α -(3-hydroxy-1-propyny1)-6,ß; 7ß; 15ß, 16ß-dimethyleen-5ß-androstaan-3ß,5,17ß-triol (ZK34506)

tot het 7α-3-hydroxy-1-propy1)-6ß, 7ß; 15ß, 16ß-dimethyleen-5ßandrostaan-3ß5, 17ß-triol (ZK 92836)

hieropvolgende oxidatie bij aanwezigheid van een rutheniumzout tot het 6ß, 7ß; 15ß, 16ß-dimethyleen-5ß-hydroxy-3-oxo-17α -androstaan-21,17-carbolacton (ZK 90965) (= 5ß-OH-DSRP, A-G)

en hieropvolgende watersplitsing’.

De beschrijving van EP 791 vangt aan met een weergave van de stand van de techniek. Daarover wordt in die beschrijving onder meer het volgende gezegd.

'(0003] Oxidationen unter Beteiligung von Rutheniumverbindungen werden aber nicht offenbart.

(...).

[0005] Hierzu wird zuerst ein Lösungsmittelwechsel von Tetrahydrofuran zu Dimethylformamid vollzogen und anschließend das Propanol bei 40° C mit einem Überschuß von 3,7 Equivalenten Pyridiniumdichromat (PDC) zu einem Gemisch von DRSP und 5-ß-OH DRSP oxidiert. Die 5-ß-OH-Funktion im Oxidationsprodukt ist labil gegenüber Säuren, Lewissäuren und basischen Bedingungen bei erhöhten Temperaturen, da in allen Fällen mit der Ausbildung des Δ-4,5-ungesättigten Ketons im Drospirenon ein thermodynamisch stabileres Produkt erhalten wird. Die Eliminierung der ß-OH-Funktion im 5-ß-OH-DRSP verläuft zum thermodynamisch stabileren Drospirenon und konnte nicht unterdruckt werden konnte.

[0006] Die Mischung enthält in der Regel wechselnde Anteile der beiden Komponenten, wobei das 5-ß-OHDRSP im allgemeinen als Hauptkomponente im Verhältnis von 2-3:1 vorliegt.(…)’.

Vervolgens wordt de uitvinding besproken, onder meer als volgt.

'[0009] Aufgabe der Erfinding ist die Bereitstellung eines neuen Herstellungsverfahrens für Drospirenon welches selektiver und einfacher in der Durchführung ist, als jenes aus dem Stand der Technik und außerdem ökologischer ist: (Einsparung einer ChromtrioxidOxidation).

[0010] Gelöst wird diese Aufgabe gemäß dere Lehre der Ansprüche

(...)

[0012] Die Erfindung beinhaltet als eine Schlüssel reaktion die Ruthenium katalysierte Oxidation von Dimethylenpropanol ZK 92836 zum 5-ß-OH-DRSP ZK 90965 und die anschließende Wassereliminierung zum Drospirenon ZK 30595 in einem zweistufigen Verfahren. (...).

[0013] Analog zum bekannten Verfahren aus dem Stand der Technik wird im Erfindungsgemäßen Verfahren Dimethylenpropinol ZK34506 in Tetrahydrofuran mit Wasserstoff an Palladium-Kohle hydriert. Die Hydrierlösung wird anschließend einem Lösungsmittelwechsel von Tetrahydrofuran auf Acetonitril unterworfen. Die Acetonitril-Lösung wird mit einer katalytischen Menge Rutheniumtrichlorid (1 mol%) und 3 Equivalenten natriumbromat bei 40°-60° C gezielt zum 5-ß-OH-DRSP oxidiert. Trotz der großen Labilität des 5-ß-OH-DRSP gegenüber Säuren, Lewissäuren wie beispielsweise der Chromverbindungen im alten Betriebsverfahren, starken Basen oder hohen Temperaturen, die in allen Fällen auf die hohe Triebkraft zur Bildung des thermodynamisch stabileren Δ-4,5-ungesättigten Ketons zurückzuführen ist, gelingt unter den gewählten Reaktionsbedingungen die selektive Synthese de 5-(3-OH-DRSP, ohne das eine Drospiroenonbildung zu beobachten ist. Das 5-ß-OH-DRSP kann durch eine (betrieblich) einfach durchzuführende Wasserfällung aus der Reaktionslösung isoliert werden.

( ... ).

[0015] Aus eigenen Versuchen ist bekannt, daß das Drospiroenon bei Säureeinwirkung nach zwei Reaktionswegen zersetzt werden kann. Einmal wird das Drospiroenon unter sauren Bedingungen leicht in das epimere Isolacton ZK 35096 überführt.

[0016] Das zweite Nebenprodukt entsteht durch einen HCI-Angriff auf die 6,7-Methylengruppe, der zu dem Ringöffnungsprodukt ZK 95673 führt.

[0017] Beide Nebenprodukte werden unter den Reaktionsbedingungen des neuen Verfahrens soweit zurückgedrängt, daß sie nur noch in einer Größenordnung von <0,2% zu beobachten sind.

( ... ).

[0019] Ein weiterer sehr wesentlicher Vorteil des erlindungsgemäßen Verfahrens gegenüber dem Stand der Technik liegt im Bereich der Ökologie. Es ist gelungen, die bisher verwendeten toxischen Chromverbindungen, die in Form der Pyridiniumdichromat-Salze bislang zur Oxidation verwendet wurden und hinterher in Form ihrer Lösungen entsorgt werden müssen, durch katalysche Mengen eines Metalls zu ersetzen. Zudem ist es möglich, daß eingesetzte Acetonitril-Wasser-Gemisch durch azeotrope Destillation zu recyclen, so daß auch keine Gefahr fuhr die Umwelt zu erwarten ist.

( ... ).'

De hiervoor geciteerde passage uit de beschrijving van EP 791 zijn ook opgenomen in WO 738.

1.3 De enige conclusie van EP 840 luidt in de niet bestreden Nederlandse vertaling:

‘Werkwijze voor de bereiding van drospirenon (6β, 7β, 15β, 16β-dimethyleen-3-oxo-17α-pregn-4-een-21 ,17-carbolacton, DRSP) door afsplitsing van water uit 6β, 7β, 15β, 16β-dimethyleen-5β-hydroxy-3-oxo-17α-androstaan-21, 17-carbolacton (= 5β-OH-DRSP, A-G) door toevoeging van p-tolueensulfonzuur (kortweg pTSA, A-G) aan 6β, 7β, 15β, 16β-dimethyleen-5β-hydroxy-3-oxo-17α-androstaan-21,17-carbolacton’(=5 β-OH-DRSP, A-G).

In de beschrijving van EP 840 - die in grote lijnen, maar niet helemaal, gelijk is aan die van EP 791 – is onder meer het volgende vermeld, in de authentieke Duitse tekst:

‘[0005] Hierzu wird zuerst ein Lösungsmittelwechsel von THF zu DMF vollzogen und anschließend das Propanol bei 40° C mit einem Überschuß von 3,7 Equivalenten Pyridiniumdichromat (PDC) zu einem Gemisch von DRSP und 5-ß- OH-DRSP oxidiert. Die 5-ß-OH-Funktion im Oxidationsprodukt ist labil gegenüber Säuren, Lewissäuren und basischen Bedingungen bei erhöhten Temperaturen, da in allen Fällen mit der Ausbildung des Δ-4.5-ungesättigten Ketons im Drospirenon ein thermodynamisch stabileres Produkt erhalten wird. Die Eliminierung der B-OHFunction im 5-ß-0H-DRSP verläuft zum thermodynamisch stabileren Drospirenon und konnte nicht unterdrückt werden konnte.

(...)

[0009] Aufgabe der Erfindung ist die Bereitstellung eines neuen Herstellungsverfahrens für Drospirenon.

[0010] Gelöst wird diese Aufgabe gemäß der Lehre des Anspruchs. (...).

(...)

[0012] Die Erfindung beinhaltet die Wassereliminierung von 5-ß-OH-DRSP zum Drospirenon gemäß Anspruch.

[0013] Analog zum bekannten Verfahren aus dem Stand der Technik wird in dem in der Stammanmeldung beschriebenen Verfahren Dimethylenpropinol in THF mit Wasserstoff an Palladium-Kohle hydriert. Die Hydrierlösung wird anschließend einem Lösungsmittelwechsel von THF auf Acetonitril unterworfen. Die Acetonitril-Lösung wird mit einer katalytischen Menge Rutheniumtrichlorid (1 mol%) und 3 Equivalenten Natriumbromat bei 40°-60° C gezielt zum 5-ß-OH-DRSP oxidiert.

Trotz der großen Labilität des 5-ß-OH-DRSP gegenüber Säuren, Lewissäuren wie beispeilsweise der Chromverbindungen im alten Betriebsverfahren, starken Basen oder hohen Temperaturen, die in allen Fällen auf die hohe Triebkraft zur Bildung des thermodynamisch stabileren Δ-4,5-ungesättigten Ketons zurückzuführen ist, gelingt unter den in der Stammanmeldung gewählten Reaktionsbedingungen die selektive Synthese des 5-ß-OH-DRSP, ohne das eine Drospirenonbildung zu beobachten ist. Das 5-ß-OHDRSP kann durch eine (betrieblich) einfach durchzuführende Wasserfällung aus der Reaktionslösung isoliert werden.’

1.4 Bayer brengt onder de merknamen YASMIN en YAZ orale anticonceptiva op de Nederlandse markt. Deze middelen bevatten als werkzame stof (onder meer) drospirenon.

1.5 Sandoz brengt een generieke variant van YASMIN op de markt, genaamd EE/DRSP Sandoz. Het daarin gebruikte drospirenon is geproduceerd door lndustriale Chimica (hierna: IC).

1.6 Aanvankelijk paste IC voor de productie van drospirenon een aan EP 840 identieke werkwijze toe (hierna: de oorspronkelijke IC-werkwijze). Bij vonnis in kort geding van de rechtbank ‘s-Gravenhage van 27 juni 2012 is Sandoz op vordering van Bayer veroordeeld om de inbreuk op EP 840 in Nederland, onder andere door de productie en verhandeling van EE/DRSP Sandoz, te staken. Hierbij is voorshands geoordeeld dat EP 840 geldig is.

1.7 Op 13 januari 2012 heeft Sandoz jegens Bayer een bodemprocedure aanhangig gemaakt, waarin Sandoz nietigverklaring van EP 840 heeft gevorderd. In reconventie in deze procedure heeft Bayer een inbreukverbod gevorderd in verband met de oorspronkelijke IC-werkwijze.

1.8 In het onderhavige kort geding is aan de orde een aangepaste werkwijze van IC voor het vervaardigen van drospirenon (hierna: 'de aangepaste IC-werkwijze'). Deze werkwijze voldoet op (in ieder geval) één punt niet aan de letter van EP 791 en op één punt niet aan de letter van EP 840.

1.9 Bayer heeft in kort geding onder meer een inbreukverbod gevorderd op EP 791 en EP 840. De voorzieningenrechter wees bij vonnis van 24 januari 2013 deze vordering af. Ten aanzien van EP 791 overwoog de voorzieningenrechter dat TEMPO niet dezelfde functie vervult als rutheniumzout noch tot hetzelfde resultaat leidt, dat de oxidatie tot 5β-OH-DSRP niet op in wezen dezelfde wijze plaatsvindt als in de door Bayer geoctrooieerde werkwijze, en dat het weinig voor de hand lag om TEMPO als equivalent te beschouwen gezien de voordelen van het gebruik van TEMPO boven het gebruik van rutheniumzout (rov. 4.9 t/m 4.11). Ten aanzien van EP 840 achtte de voorzieningenrechter het gebruik van de base pyridine en water niet equivalent aan het gebruik van het zuur pTSA, omdat Bayer onvoldoende inzichtelijk had gemaakt dat de waterafsplitsing op in wezen dezelfde wijze plaatsvindt en daarnaast de gemiddelde vakman wist dat waterafsplitsing zowel onder inwerking van een zuur als van een base kon plaatsvinden, zodat wanneer Bayer ervoor kiest alleen het eerste te claimen, de rechtszekerheid zich er tegen verzet dat het tweede onder de beschermingsomvang van het octrooi valt (rov. 4.12 t/m 4.15).

1.10 Tegen dit vonnis is Bayer in hoger beroep opgekomen. Het Haagse hof heeft de bestreden beslissing bekrachtigd bij arrest van 31 december 2013 en daartoe in essentie overwogen – ten aanzien van EP 791 – dat de gemiddelde vakman zal aannemen dat Bayer bewust voor rutheniumzout heeft gekozen, zodat de beschermingsomvang van het octrooi zich niet uitstrekt tot het gebruik van de variant TEMPO (rov. 4.1 t/m 4.22), en – ten aanzien van EP 840 – dat de gemiddelde vakman dit octrooi zo zal verstaan dat Bayer het octrooi heeft willen beperken tot het gebruik van het specifieke zuur pTSA, zodat het gebruik van stoffen, zoals een base pyridine met water buiten de beschermingsomvang valt (rov. 5.1 t/m 5.11). Ik haal de desbetreffende rechtsoverwegingen hieronder aan.

“Inbreuk op EP 791?

4.1 Het hof zal eerst onderzoeken of inbreuk wordt gemaakt op EP 791. De werkwijze van conclusie l van dit octrooi omvat drie stappen. namelijk (zie rov. l.b):

(i) katalytische hydrogenering van dimethyleenpropinol (ZK34506) tot dimethyleenpropanol (ZK92836);

(ii) oxidatie van ZK92836 tot 5ß-OH-DRSP (meer in het bijzonder oxidatie van de OH-groep linksonder, op plaats 3, in ZK92836 onder vorming van =O in ZK90965, en oxidatie van de propanolgroep rechtsboven, op plaats 17, in ZK92836 onder vorming van een lactolring in ZK90965);

(iii) waterafsplitsing/watereliminatie uit 5ß-OH-DRSP, waardoor DRSP wordt gevormd.

Door Sandoz is niet (voldoende gemotiveerd) betwist, dat in de aangepaste IC-werkwijze de stappen (i) en (iii) letterlijk worden toegepast. In de aangepast IC-werkwijze wordt bij stap (iii) de oxidatiestap, echter niet, zoals in conclusie 1 van EP 791 is vermeld, een zout van ruthenium (een metaal) als katalysator gebruikt, maar TEMPO (een organische verbinding). Partijen verschillen van mening over de vraag of hier sprake is van een equivalente maatregel. In de visie van Bayer is dit het geval, in de visie van Sandoz niet.

4.2 Ingevolge artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) en artikel 1 van het daarbij behorende protocol moet de uitleg van een octrooi het midden houden tussen i) de achter de bewoordingen van de conclusies liggende uitvindingsgedachte en ii) de letterlijke tekst van de conclusies, en wel zo dat zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden. Hierbij dient op grond van artikel 2 van het protocol op passende wijze rekening te worden gehouden met elk element dat equivalent is aan een in de conclusies omschreven element.

4.3 Op 19 juni 2013 heeft de rechtbank Den Haag vonnis gewezen in de in rov. 1,i genoemde bodemprocedure. Daarin is, in het kader van het beroep van Sandoz op nietigheid van EP 840 wegens toegevoegde materie, onder meer overwogen dat de rutheniumzout-gekatalyseerde oxidatie geen essentieel kenmerk is van de uitvinding die in WO 738 wordt geopenbaard, zodat weglating daarvan in EP 840 niet leidt tot ontoelaatbare toegevoegde materie. Naar het oordeel van de rechtbank is het voordeel van de uitvinding van WO 738 gelegen in stap (iii), watereliminatie als zelfstandige stap, en gaat het om de afzonderlijk uit te voeren oxidatie- en watereliminatiestap in een ‘zweistufigen Verfahren’. In de Urteile van het Zwitserse Bundespatentgericht van 21 maart 2013 en van het Duitse Oberlandesgericht Düsseldorf van 13 september 2013 (1-2 U-26/13) is - in het kader van EP 791 - als kern van de uitvinding juist aangemerkt de toepassing van een rutheniumzout als katalysator (zie punt 17.7, 2e alinea, van het Zwitserse Urteil, en blz. 10, middenin, van het Duitse Urteil).

4.4 Zoals Bayer naar voren heeft gebracht dient het hof in dit kort geding zijn uitspraak in beginsel af te stemmen op het oordeel van de bodemrechter. Hoewel de zojuist weergegeven overwegingen van de bodemrechter zijn opgenomen in een zaak waarin EP 840, en niet EP 791 aan de orde was, wordt daarin een uitspraak gedaan over WO 738 en dus, omdat dit de aanvrage voor EP 791 is, in feite tevens over EP 791. Het hof zal daarom ook bij de beoordeling van de gestelde inbreuk op EP 791 tot uitgangspunt moeten nemen dat rutheniumzout-gekatalyseerde oxidatie geen essentieel kenmerk is van de uitvinding die in WO 738/EP 791 is geopenbaard. Anders dan Bayer betoogt met haar grief 12 hoeft het hof zich in deze kort geding procedure niet te richten naar het oordeel van het gerechtshof te Turijn van 24 december 2012 in een Italiaanse bodemprocedure, dat oxidatie met behulp van TEMPO equivalent is aan oxidatie in aanwezigheid van ruthenium. Deze procedures zijn/worden immers niet gevoerd tussen dezelfde partijen.

4.5 De bescherming van een octrooi strekt zich in ieder geval niet uit tot maatregelen waarin de essentiële kenmerken van dat octrooi niet voorkomen. Dit wil echter, omgekeerd, nog niet zeggen dat wanneer in de aangevallen inrichting of werkwijze een essentieel kenmerk van het octrooi wordt toegepast (zoals hier het geval is met stap (iii)) maar daarin voor een niet-essentieel kenmerk een variant wordt gekozen (zoals hier het geval is met de vervanging van ruthenium door TEMPO) deze inrichting of werkwijze zonder meer onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Sandoz heeft hier terecht op gewezen onder 25 MvA. Indien, bijvoorbeeld (de gemiddelde vakman zal aannemen dat) de octrooihouder bewust voor die variant heeft gekozen, dan vergt de rechtszekerheid waarop derden aanspraak kunnen maken dat de beschermingsomvang van het octrooi daartoe beperkt blijft, terwijl op grond van de aan de aanvrager toekomende redelijke bescherming, vanwege de door hem gemaakte bewuste keuze, geen ruimere beschermingsomvang is geïndiceerd. In zo een geval weegt de rechtszekerheid van derden het zwaarst.

4.6 Het hof zal thans onderzoeken of (in de ogen van de gemiddelde vakman) in stap (ii) van de werkwijze volgens conclusie 1 van EP 791 bewust een keuze is gemaakt voor het gebruik van een rutheniumzout, waarbij in aanmerking valt te nemen dat dit octrooi is verleend in 2002, zodat het moet gaan om een keuze die is gemaakt in de periode daarvoor.

4.7 Vooropgesteld wordt dat in EP 791 zelf geen enkele aanwijzing is te vinden dat het octrooi ook andere oxidatiewijzen op het oog heeft dan die met gebruik van een rutheniumzout. Integendeel, ook de beschrijving is daarop geheel toegespitst, naar blijkt uit het volgende:

- bij de bespreking van de stand van de techniek in § 0003 wordt er al direct de nadruk op gelegd dat bij de bekende bereidingswijzen van drospirenon ‘Oxidationen unter Beteiligung von Rutheniumverbindungen (...) nicht offenbart (werden)’;

- wel maakt de beschrijving duidelijk dat op zichzelf zulk een oxidatiewijze al bekend was (§ 0012): ‘Solche Oxidationen werden beispielsweise innerhalb der WO-A-90/14344 an aliphatischen gesätitgten a-Ѡ-Diolen zu der entsprechenden Lactonen beschrieben.’;

- nader gepreciseerd worden slechts rutheniumzouten op biz. 4, regel 16; in het enige voorbeeld dat de oxidatie beschrijft (§ 0022) wordt eveneens een rutheniumzout (“Rutheniumtrichlorid’) toegepast.

Op grond hiervan zal de gemiddelde vakman menen dat in EP 791 specifiek gekozen is voor rutheniumzout. Dit wordt bevestigd door een nadere analyse van EP 791.

4.8 In de stand van de techniek werden de alcoholgroep op de 3-plaats en de propanolgroep op plaats 17 geoxideerd (niet met een rutheniumzout als katalysator maar) met behulp van pyridinedichromaat (PDC), zie § 0005 van de beschrijving, geciteerd in rov. l.b. Blijkens § 0006 van die beschrijving ontstond daarbij een mengsel van 5ß-OH-DRSP en DRSP in de verhouding 2-3:1, vanwege (§ 0013) de grote gevoeligheid van het 5ß-OH-DRSP tegenover Lewis-zuren, zoals chroomverbindingen als PDC.

4.9 Met EP 791 is beoogd een werkwijze voor de vervaardiging van DRSP te verschaffen die (a) ‘selektiver und einfacher in der Durchführung ist’ en (b) ‘ökologischer’ is (§ 0009 van de beschrijving).

4.10 In § 0013 van de beschrijving is te lezen dat onder de gekozen reactieomstandigheden - dat wil zeggen: ‘mit einer katalytischen Menge Rutheniumtrichlorid’ (in plaats van PDC) - een ‘selektive’ synthese van 5ß-OH-DRSP wordt verkregen, zonder dat daarbij vorming van DRSP waarneembaar is, en dat 5ß-OH-DRSP door een ‘einfach durchzuführende’ ‘Wasserfällung’ geïsoleerd kan worden. Dit betekent dat het nadeel van de stand van de techniek, dat bij stap (ii) een mengsel van 5ß-OH-DRSP en DRSP (in de verhouding 2-3:1), en niet alleen 5ß- OH-DRSP, ontstaat is opgeheven. Hiermee is doel (a) bereikt. Dat, zoals Bayer opmerkt in onder meer punt 101 AD, het hierbij zou gaan om het voorkomen van ‘premature DRSP-vorming’ is overigens in zoverre niet juist dat blijkens § 0009 van de beschrijving, in samenhang gelezen met de zojuist weergegeven passages van § 0013 daarvan, doel (a) inhoudt dat bij stap (ii) alleen 5ß-OH-DRSP wordt verkregen, en niet een mengsel van deze stof en DRSP. Die opmerking van Bayer is in zoverre wel juist dat bij stap (ii) nog geen DRSP ontstaat; dat gebeurt pas bij stap (iii).

4.11 In §0019 van de beschrijving van EP 791 wordt de verwezenlijking van doel (b) toegelicht; de tot dan toe voor de oxidatiestap gebruikte giftige chroomverbinding PDC wordt vervangen door ‘katalytische Mengen eines Metalls’ (waarmee wordt bedoeld: het metaal ruthenium).

4.12 Verder wordt in de §§ 0015-0017 van de beschrijving van EP 791 melding gemaakt van een ander voordeel dat de geoctrooieerde werkwijze heeft ten opzichte van de werkwijze uit de stand van de techniek, namelijk dat onder de Reaktionsbedingungen des neuen Verfahrens’ twee bijproducten (het epimere isolacton ZK 35096 en het ringopenings-produkt ZK 95673) nauwelijks meer worden gevormd.

4.13 In confesso is dat ruthenium een zwaar overgangsmetaal is, dat TEMPO een organische verbinding is en dat de molecuulstructuren van rutheniumzout en TEMPO sterk van elkaar afwijken. Ruthenium(zout) en TEMPO behoren dus tot zeer verschillende klassen van stoffen.

4.14 Met Bayer (zie AD onder 74) neemt het hof voorshands aan dat rutheniumzout en TEMPO beide bekend waren als katalysatoren voor de oxidatie van alcoholgroepen (in het algemeen) in “ZK92836-achtige” steroidale werkzame stoffen. Dit is onder meer af te leiden uit de §§ 23 en 30 van het door Sandoz als productie 11 bij MvA overgelegde rapport van 11 februari 2013 van Prof. Dr. Kay Severin, waarin is aangegeven dat ‘die Katalyse mit Ruthenium als auch die Oxidation mit Hilfe von TEMPO im Fachgebiet bekannt (waren)’, dat ‘am Prioritätszeitpunkt’ vele methoden ter beschikking stonden om alcoholgroepen te oxideren, en dat tot de 14 ‘gängige Verfahren’ daarvoor onder meer behoorden:

• Chrom basierten Methoden (z.B. mit Pyridiniumdichromat);

• Methoden mit Ruthenium Katalysatoren und Oxidationsmitteln wie NaBrO3;

• Methoden mit TEMPO und Oxidationsmitteln wie NaOCl.

Wat deze punten betreft heeft Bayer geen kritiek geuit op het rapport van Severin, dat hierna ‘Severin I’ zal worden genoemd , ter onderscheiding van haar door Sandoz als productie 12 bij MvA in het geding gebrachte rapport van 19 maart 2013, hierna aan te duiden als ‘Severin-II’.

4.15 Bayer heeft gesteld dat TEMPO net als rutheniumzout een selectief oxidatiemiddel is dat niet leidt tot premature vorming van DRSP (PE onder 5.30 en AD onder 101) en dat beide stoffen even selectief zijn voor wat betreft de omzetting van ZK92836 tot 5ß-OH-DRSP (AD onder 88, PA onder 7.10). Hiermee heeft Bayer tot uitdrukking in molecuulstructuur, niet alleen beide ter beschikking staan als katalysatoren voor de oxidatie van alcoholgroepen in “ZK92836-achtige” Steroiden, maar bovendien dezelfde werking zullen hebben in het licht van doel (a) van EP 791.

4.16 De stelling van Sandoz op blz. 3 van haar in eerste aanleg genomen akte houdende overlegging producties van 3 januari 2013 (hierna: ‘de 3 januari-akte’), dat alleen ‘met de kennis van nu bekend is’ dat bij het gebruik van TEMPO onder de juiste omstandigheden (geen DRSP maar) 5-ß-OH-DRSP wordt gevormd, en haar stelling onder 43 PE dat op ‘de relevante datum’ niet duidelijk was dat TEMPO en Ruthenium ‘interchangeably’ konden worden gebruikt, strekken kennelijk ten betoge dat destijds de gemiddelde vakman niet wist en zelfs niet op de gedachte zou zijn gekomen dat TEMPO en ruthenium even selectief zijn ten opzichte van doel (a) van EP 791.

4.17 Nu, naar hiervoor is vastgesteld, ruthenium en TEMPO tot zeer verschillende klassen van stoffen behoren, zal de gemiddelde vakman ervan zijn uitgegaan dat de oxidatiereacties met deze stoffen als katalysatoren verschillend verlopen (zie ook §33 jo. §§ 26-29 van Severin-I), waaraan niet afdoet dat - zoals Bayer heeft betoogd onder 81-85 AD en is bevestigd in §§ 16 en 17 van Severin-II - tussen de wijzen van oxidatie met deze katalysatoren ook grote overeenkomsten bestaan. Gelet hierop kan uit de omstandigheid dat nu bekend is dat TEMPO (minstens, zie de punten 39 en 40 MvA) even selectief is als ruthenium, nog niet zonder meer worden afgeleid dat de gemiddelde vakman destijds aannam dat TEMPO dezelfde mate van selectiviteit (alleen 5ß-OH-DRSP-vorming, zonder waarneembaar DRSP) had als het door EP 791 voorgeschreven rutheniumzout.

4.18 Als productie 5 bij haar ‘3 januari-akte’ heeft Sandoz overgelegd een schriftelijke verklaring van 24 maart 2011, met een laboratoriumverslag d.d. 28 juli 1999, van dr. C. Seilz, een wetenschapper van Bayer. Deze stukken zijn - naar Sandoz onweersproken heeft gesteld op blz. 4 van die akte - door Bayer ingediend in een Amerikaanse procedure met betrekking tot de vraag wie als eerste de DRSP-synthese met behulp van TEMPO gekatalyseerde oxidatie heeft uitgevonden. Sandoz heeft verder onweersproken gesteld dat dr. Seilz op 22 juli 1999 een experiment heeft gedaan waarin TEMPO beweerdelijk voor het eerst is gebruikt in deze syntheseroute. In het daarvan opgemaakte laboratoriumverslag heeft dr. Seilz het volgende geschreven (in de uitgetypte Engelse vertaling):

‘TLC shows that hardly any starting material remains, however no drospirenone formed -> 3-OH not oxidized?’.

Vervolgens heeft Seilz het experiment verworpen (‘discarded’).

Sandoz heeft terecht, en door Bayer onweersproken, opgemerkt dat uit deze passages van het laboratoriumverslag is af te leiden dat dr. Seilz er vanuit ging dat geen (volledige) oxidatie van de OH-groep - vergelijk rov. 4.1 bij (ii) - heeft plaatsgevonden en dat hij dus kennelijk niet heeft stilgestaan bij de mogelijkheid dat 5ß-OH-DRSP was gevormd. Dit duidt er op dat toentertijd bij de gemiddelde vakman nog niet bekend was dat gebruik van TEMPO tot vorming van 5ß-OH- DRSP zou leiden. Bayer heeft, hoewel dat zeker bij deze stand van zaken op haar weg lag, niet gesteld dat de gemiddelde vakman die kennis destijds wel reeds had verworven. Gelet ook op het onder 4.17 overwogene, moet het er daarom in dit kort geding voor worden gehouden dat dit niet het geval was.

4.19 Vanwege het grote verschil in molecuulstructuur tussen TEMPO en ruthenium en het daarmee samenhangende verschil in de wijze waarop deze stoffen reageren, lag het voor de gemiddelde vakman bovendien niet zonder meer voor de hand dat het gebruik van TEMPO tot dezelfde mate van terugdringing van bepaalde bijproducten (zie rov. 4.12) zou leiden als het gebruik van het door EP 791 voorgeschreven rutheniumzout. Door Bayer is niet (concreet) gesteld dat de gemiddelde vakman dat destijds wel aannam, zodat het er in dit kort geding voor moet worden gehouden dat ook dit niet het geval was.

4.20 Het voorgaande samengevat: de gemiddelde vakman wist dat er vele methoden waren om oxidatie van alcoholgroepen in ZK92836 te bewerkstelligen, waaronder het gebruik van TEMPO. De gemiddelde vakman ging er echter niet van uit dat de met een rutheniumzout bereikte selectiviteit van 5ß-OH-DRSP en mate van terugdringing van bepaalde bijproducten ook zou kunnen worden verkregen met behulp van TEMPO. Voorshands moet daarom - ook onder het uitgangspunt dat rutheniumzout-gekatalyseerde oxidatie geen essentieel kenmerk is van de in WO 738/EP 791 geopenbaarde uitvinding - worden geoordeeld dat in de ogen van de gemiddelde vakman de aanvrager van EP 791 omwille van deze aan rutheniumzout verbonden voordelen bewust voor die stof heeft gekozen uit de vele hem ten dienste staande mogelijkheden, althans dat hij omwille van die voordelen bewust voor rutheniumzout heeft gekozen boven TEMPO.

4.21 Onder 101 AD heeft Bayer er terecht op gewezen dat het in rov. 4.9 vermelde doel (b) van EP 791 - het voorkomen van het ontstaan van toxische chroomverbindingen - net zo goed met TEMPO kon worden bereikt. Niet alleen in het in conclusie 1 van EP 791 genoemde rutheniumzout, maar ook in TEMPO komt de bron van de toxiciteit, chroom, immers niet voor. Aangezien het evident is dat iedere niet chroom-houdende stof tot verwezenlijking van doel (b) leidt, moet er van uitgegaan worden dat de gemiddelde vakman zich deze overeenkomst tussen TEMPO en ruthenium al op de prioriteitsdatum van EP 791 realiseerde. Dit kan evenwel niet afdoen aan het onder 4.20 gegeven oordeel, dat om andere redenen sprake was van een bewuste keuze. Bovendien leidt dit niet vanzelfsprekend naar het gebruik van TEMPO, omdat uit de in ‘Severin I’ genoemde opsomming van 14 ‘gängige Verfahren’ nog verscheidene andere oxidatiewerkwijzen bekend waren waarbij geen metaal werd toegepast.

4.22 Gezien het onder 4.5 overwogene strekt de beschermingsomvang van EP 791 zich naar ’s hofs voorlopig oordeel niet uit tot het gebruik van TEMPO. Met de aangepaste IC-werkwijze wordt derhalve geen inbreuk gemaakt op dat octrooi.

Inbreuk op EP 840?

5.1 Thans moet worden onderzocht of inbreuk wordt gemaakt op EP 840. Het enige verschil tussen dit octrooi en de aangepaste IC-werkwijze is dat in deze werkwijze de watereliminatie uit 5ß-OH-DRSP niet, zoals in de enige conclusie van EP 840, plaatsvindt door toevoeging van pTSA (een zuur), maar door toevoeging van pyridine en water (een zwakke base). In de visie van Bayer is dit een equivalente maatregel, in de visie van Sandoz niet. Hierbij heeft Sandoz onder meer gewezen op § 0013 van de beschrijving van EP 840 (zie de punten 25 en 26 PA).

5.2 Vooropgesteld moet worden dat het onder 4.2 overwogene ook in dit verband geldt en dat het onder 4.3 en 4.4 overwogene hier van overeenkomstige toepassing is.

5.3 EP 840 leert dat 5ß-OH-DRSP onder invloed van het zuur pTSA uiteenvalt in DRSP en water. De stof 5ß-OH-DRSP is dus instabiel/labiel ten opzichte van dat zuur.

5.4 In § 0005 van de beschrijving van EP 840 wordt opgemerkt dat 5ß-OH-DRSP labiel is ten opzichte van zuren, Lewiszuren (zoals PDC, zie § 0013) en basische omstandigheden bij hogere temperaturen, en dat die stof daarom bij de oxidatie in de stand van de techniek, waarbij PDC aanwezig was, werd omgezet in het thermodynamische meer stabiele DRSP. In § 0013 van die beschrijving is min of meer hetzelfde te lezen, met dien verstande dat daar niet wordt gesproken van ‘basische omstandighed3en bij hogere temperaturen’, maar, los van elkaar, van ‘sterke basen’ en ‘hoge temperaturen’, en dat daar wordt uiteengezet dat, ondanks de labiliteit van 5ß-OH-DRSP, deze onder de in de ‘Stammanmelding’ (dat is W0738/EP 791) gekozen reactieomstandigheden - dat wil zeggen: zonder PDC en bij de in rov. 4.1 genoemde stap (ii) - niet wordt omgezet in het thermodynamisch meer stabiele DRSP.

5.5 Hoewel de zojuist geciteerde passages uit de beschrijving van EP 840 over de labiliteit van 5ß-OH-DRSP deels (met name § 0005) betrekking hebben op de stand van de techniek, en niet op de uitvinding, wordt daarin op niet mis te verstane wijze geopenbaard dat 5ß-OH-DRSP labiel is onder zure en basische omstandigheden, dat deze stof dus niet alleen onder invloed van het zuur pTSA, maar ook onder invloed van andere zuren (waaronder Lewiszuren) en onder invloed van basen, al dan niet bij hogere temperaturen, uiteenvalt in water en DRSP en dat derhalve het door EP 840 beoogde uiteenvallen ook met andere middelen dan het in de octrooiconclusie omschreven middel (pTSA) kan worden bereikt. De gemiddelde vakman die het octrooischrift leest, zal aannemen dat voor de middelen die in de beschrijving zijn geopenbaard, maar niet in de octrooiconclusie zijn opgenomen (waaronder basen), geen bescherming wordt gezocht (‘disclosed but not claimed is disclaimed’, vgl. ook BGH 10 mei 2012, X ZR 16/09 ‘Okklusionsvorrichtung’, §§ 35-36, en HR 25 mei 2012, LJN3680 ‘AGA/Occlutech’, rov. 4.4.2). Nu in de beschrijving van EP 840 zuren (waaronder Lewiszuren) in het algemeen zijn geopenbaard als middelen waarmee genoemd uiteenvallen kan worden bewerkstelligd, zal de gemiddelde vakman de vermelding van één specifiek zuur (pTSA) in de octrooiconclusie zelfs zo verstaan dat de aanvrager van het octrooi zijn claim bewust heeft willen beperken tot het gebruik van uitsluitend dit ene zuur, en dat bijgevolg alle andere zuren en alle andere stoffen/methoden (waaronder basen) waarmee dat doel kan worden bereikt, buiten de bescherming van EP 840 zijn gehouden (vergelijk rov. 4.5).

5.6 De rechtszekerheid van derden noopt bij deze stand van zaken tot een restrictieve uitleg van EP 840, in die zin dat daaronder alleen valt het gebruik van pTSA, en dat daaronder in elk geval niet valt het gebruik van een base als pyridine.

5.7 Deze uitleg wordt ondersteund door het feit dat de aanvraag om en aanvankelijke verlening van EP 840 drie conclusies betrof, waaronder een ‘Verfahren zur Herstellung von (DRSP) durch Wasserabspaltung aus (5ß-OH-DRSP) durch Zugabe einer Säure oder Lewisäure’ (de oorspronkelijke conclusie 1 ), maar dit octrooi bij beroep in oppositie door de Technische Kamer van Beroep - om reden dat er geen ‘ursprüngliche Offenbarung’ van zuren en Lewiszuren was, zodat aan artikel 123 lid 2 EOV niet was voldaan - is teruggebracht tot de in rov. 1 .c weergegeven enige, en op uitsluitend pTSA betrekking hebbende conclusie (de oorspronkelijke conclusie 2). Derden konden, naar Sandoz heeft aangevoerd onder 45-46 PA, hieraan de gevolgtrekking verbinden dat afstand was gedaan van, althans geen bescherming was verleend voor alle andere middelen/methoden voor het doen uiteenvallen van 5ß- OH-DRSP, behoudens het gebruik van pTSA. Niet is in te zien waarom, zoals Bayer heeft betoogd in punt 66 AD en punt 4.18 PA, dit niet tegen haar zou kunnen werken.

5.8 Voor de onder 5.6 gegeven uitleg is verder bevestiging te vinden in het door Sandoz naar voren gebrachte feit (zie o.m. PE onder 18 bij 3 en onder 50 en MvA onder 70), dat Bayer in 2009 de van EP 791/WO 738 afgesplitste en thans nog aanhangige aanvrage EP 2 168 974 A2 (hierna: EP-A-974) heeft ingediend met slechts één conclusie, waarin wordt geclaimd een ‘Verfahren zur Herstellung von (DRSP) durch Wasserabspaltung aus (5ß-OH-DRSP) durch Zugabe einer Base oder bei hohen Tempetaturen. Hieruit blijkt immers dat Bayer zelf toevoeging van een base niet begrepen achtte onder EP 840 (de eerdere afsplitsing van EP 791), zodat de aan haar als houder van EP 840 toekomende billijke bescherming zich niet uitstrekt tot toevoeging van een base.

5.9 Naar aanleiding van de stelling van Bayer onder 4.11 PA, dat de examiner van EP- A-974 heeft geoordeeld dat EP 840/WO 738 geen basis biedt voor een conclusie die toevoeging van een base vereist in plaats van toevoeging van pTSA, wordt nog het volgende overwogen. Dit oordeel (zie productie 33 van Bayer) is door de examiner gegeven in het kader van artikel 76 lid 1 jo. 123 lid 2 EOV (uitbreiding van materie) en houdt in dat daarbij § 0005 van de beschrijving geen rol kan spelen omdat daarin niet de uitvinding, maar de stand van de techniek wordt besproken, en dat in § 0013 alleen ‘sterke basen’ worden beschreven. Het gebruik van een niet-sterke base is in deze redenering onvoldoende geopenbaard, zodat in zoverre sprake is van uitbreiding van materie. Dit laat echter, onverlet dat het gebruik van basen in het algemeen, en dus ook van zwakke basen als pyridine, in de beschrijving van EP 840 in zodanige mate is geopenbaard dat de in het kader van artikel 69 EOV te maken afweging in het nadeel van de octrooihouder uitvalt.

5.10 Uit het voorgaande volgt naar ’s hofs voorlopig oordeel dat met de aangepaste IC- methode evenmin inbreuk wordt gemaakt op EP 840, ook niet bij het uitgangspunt (zie rov. 5.2 jo. row. 4.3 en 4.4), dat het voordeel van de uitvinding van WO 738 is gelegen in het uitvoeren van de watereliminatiestap als een aparte stap in een ‘zweistufigen Verfahren’.

5.11 Opmerking verdient nog dat het Oberlandesgericht Düsseldorf in zijn Urteil van 13 September 2013 (1-2 U24/13) eveneens heeft geoordeeld, op vergelijkbare gronden, dat toepassing van de aangepaste IC-methode geen inbreuk op EP 840 oplevert.”

1.11 Bayer is tegen dit arrest tijdig3.in cassatie opgekomen. Sandoz heeft verweer gevoerd en voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld, waartegen Bayer zich heeft verweerd. Partijen – die over en weer een proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv hebben gevorderd – hebben hun standpunten schriftelijk doen toelichten en bij re- en dupliek op elkaars standpunten gereageerd.

beschermingsomvang en equivalentie – uitleg van octrooien

2.1 De beschermingsomvang van een Europees octrooi wordt bepaald door art. 69 EOV. Daarbij is goed om voor ogen te houden dat bij de het Europees Octrooiverdrag aangesloten landen belangrijke bepalingen van hun materiële nationale octrooirecht vrijwillig geharmoniseerd hebben (aangepast aan het Gemeenschapsoctrooiverdrag, dat overigens nooit in werking is getreden4.) en er zodoende sprake is van geüniformeerd Verdragsrecht5.. Voor onze zaak is alleen lid 1 van art. 69 EOV van belang:

“Article 69. Extent of protection

1. 
The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.”6.

2.2 Er is een Protocol bij deze bepaling, dat aangeeft hoe de beschermingsomvang van Europese octrooien moet worden vastgesteld. Art. 1 van de uitlegprotocol bevat het volgende:

“Article 1. General principles

Article 69 should not be interpreted as meaning that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Nor should it be taken to mean that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patent proprietor has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of legal certainty for third parties.”7.(onderstreping A-G)

2.3 Het Protocol koerst zodoende op een middenpositie tussen de verboden letterlijke conclusietekst-benadering aan de ene kant (oudtijds (lang geleden inmiddels) de benadering in Engeland), en een ruime benadering waarbij de algemene uitvindingsgedachte centraal staat en de conclusies alleen dienen om te achterhalen voor de gemiddelde vakman wat de octrooihouder heeft beoogd te beschermen (vroeger de aanpak in Duitsland en in mindere mate in Nederland)8.. De twee uitersten: (alleen) letterlijk de conclusie volgen of de conclusie (alleen) als richtlijn zien voor wat de octrooirechtelijke maatman begrijpt wat is beoogd te worden geclaimd, zijn door het Protocol als “extremen” in de ban gedaan. Bij het midden houden daartussen is uitgangspunt de tekst van de conclusies gelezen door de gemiddelde vakman (de octrooirechtelijke maatman), dus – en dit is belangijk – met medebrenging van zijn algemene vakkennis, in het licht van de beschrijving en de tekeningen, wat in jargon van lagere Nederlandse (en niet te vergeten vooral ook: hogere Engelse) rechtspraak is gaan heten: de context-gebonden uitleg van octrooien volgens art. 69 EOV9.. Daarbij moet verder zowel sprake zijn van een redelijke (“fair”, “équitable”) of passende (“angemessene”) bescherming van de octrooihouder, als een redelijke (“reasonable”, “raisonable”) of toereikende (“ausreichende”) rechtszekerheid voor derden10.. Hoewel uitleg van Europese octrooien om tot vaststelling van de beschermingsomvang ervan te komen (nog11.) een aangelegenheid voor verschillende nationale rechters is, die hebben te oordelen over Europese octrooigeschillen aangekaart in hun jurisdictie, is art. 69 EOV en het bijbehorende uitlegprotocol evident bedoeld om die beschermingsomvang in de verdragslanden zo veel mogelijk te harmoniseren. Het lijkt mij dat daarmee voor de Nederlandse octrooirechter (met inbegrip van de Hoge Raad12.) van belang is hoe zijn “peers” in andere Verdragslanden aan de hand van art. 69 EOV en het uitlegprotocol komen tot vaststelling van de beschermingsomvang van Europese octrooien. Het is natuurlijk gewenst dat de rechtspraak in de verdragslanden niet te zeer uit elkaars pas lopen. In de rechtspraak van het Bundesgerichtshof13.en van Engelse rechters op Court of Appeal-niveau14.is de plicht aangenomen van rechters in zaken over Europese octrooien om bij afwijking van buitenlandse uitspraken in parallelle zaken te motiveren waarom dat geschiedt. Dat bevordert kenbaar gewenste harmonisatie. Een zodanige regel zou in Nederland als invloedrijk Europees octrooirechtland niet misstaan; de gespecialiseerde Haagse (feitelijke) octrooirechters passen deze al steeds meer toe.

2.4 Bij de aanpassing van het EOV in 2000 (Akte van 29 november 2000 tot herziening van het EOV, Trb. 2002, 9)15.werd een tweede artikel aan het uitlegprotocol toegevoegd over equivalentie:

“Article 2. Equivalents

For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims.”16.(onderstreping A-G)

2.5 Dat heeft niet zonder meer de gewenste duidelijkheid verschaft op dit moeilijke terrein. Aanvankelijk bood art. 2 lid 2 van het Protocol ook een definitie van “equivalents” en werd er in een separate bepaling aan de zogenoemde prosecution history estoppel gerefereerd, waarover straks meer. Tijdens de herzieningsconferentie in München hebben deze bepalingen bij gebrek aan consensus de eindstreep niet gehaald17.. Dat geldt ook voor een voorstel om de peildatum voor inbreuk in het equivalentiebereik te harmoniseren18.. Dit bekent dat het EOV weliswaar voorschrijft dát men zich “terdege rekenschap” moet geven van equivalenten (“due account”, “gebührend Rechnung tragen”, “il est dûment tenu compte”) bij de bepaling van de beschermingsomvang van een Europees octrooi, maar geen aanknopingspunten biedt om equivalenten te definiëren en evenmin duidelijk maakt hoé zij in aanmerking moeten worden genomen (bijvoorbeeld door een specifieke toets – bijvoorbeeld de in Nederland veel gehanteerde uit Amerika overgewaaide function-way-result toets of die van de insubstantial differences – of anderszins, zoals het meteen bij de initiële uitleg van de beschermingsomvang al in ogenschouw nemen van equivalenten, vgl. de purposive construction in Engeland & Wales na de Kirin-Amgen uitspraak van de House of Lords, waarover allemaal hierna meer).

2.6 Het gesneuvelde ontwerp van art. 2 lid 2 Protocol is gebaseerd op art. 21 lid 2 van een verdragsontwerp van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) uit 199119.. In deze bepaling is te lezen:

“(2) [Equivalents]

(a) Notwithstanding paragraph (1)(b), a claim shall be considered to cover not only all the elements as expressed in the claim but also equivalents.

(b) An element (“the equivalent element”) shall generally be considered as being equivalent to an element as expressed in a claim if, at the time of any alleged infringement, either of the following conditions is fulfilled in regard to the invention as claimed:

(i) the equivalent element performs substantially the same function in substantially the same way and produces substantially the same result as the element as expressed in the claim, or

(ii) it is obvious to a person skilled in the art that the same result as that achieved by means of the element as expressed in the claim can be achieved by means of the equivalent element.

(c) Any Contracting Party shall be free to determine whether an element is equivalent to an element as expressed in a claim by reference to only the condition referred to in subparagraph (b)(i) or to only the condition referred to in subparagraph (b)(ii), provided that, at the time of depositing its instrument of ratification of or accession to this Treaty, it so notifies the Director General.”

2.7 De twee alternatieve definities verwijzen naar de in de Verenigde Staten respectievelijk Duitsland ontwikkelde equivalentieleren20.. Deze verschillen van de benaderingen in Engeland & Wales en Frankrijk. Nederland kent geen specifiek voorgeschreven equivalentieleer (en dat hoeft ook niet, er behoeft alleen “due account” mee gehouden te worden), maar toetsing van inbreuk in het equivalentiebereik vindt ook in Nederland regelmatig plaats. De maatstaf voor de beoordeling van equivalente inbreuk is alleen zijdelings in de rechtspraak van Uw Raad aan de orde gekomen.

2.8 Alvorens een schets te geven van de uitleg- en equivalentiebenaderingen in de Verenigde Staten, Duitsland, Engeland en Frankrijk, roep ik in herinnering dat het daarbij uiteindelijk in de kern draait om uitleg van juridische teksten met het oog op grensgevallen. Dat is core bussiness voor elke jurist. A-G Huydecoper heeft daar behartenswaardige woorden over geschreven in zijn conclusie voor AGA/Occlutech21.. Dat geldt ook voor Lord Hoffman’s leading speech in de hierna te bespreken Kirin-Amgen uitspraak (vgl. 2.28 hierna). Huydecoper geeft in 22 en 23 van genoemde conclusie een aantal voorbeelden van situaties waarin aanleiding kan zijn tot meer of minder ruime of strikte uitleg en concludeert dat er “geen eenvormige weg voor de uitleg van octrooien bestaat. Elk octrooi moet worden uitgelegd in het kader van de aan dat octrooi eigen omstandigheden (...)”. Volgens hem (in 24 van zijn conclusie) is de op grond van art. 69 EOV tot ontwikkeling komende rechtsleer op deze gevarieerde werkelijkheid georiënteerd. Ik stem graag in met deze genuanceerde benadering.

Verenigde Staten: function-way-result & insubstantial differences

2.9 De Amerikaanse doctrine of equivalents is de oudste in de bekende octrooirechtlanden (eind achttiende eeuw) en is gebaseerd op het common law-rechtelijke equity. De moderne function-way-result equivalentiebenadering begint bij de standaarduitspraak Graver Tank II uit 195022.. De Supreme Court gaf aan dat de beoordeling van octrooiinbreuk tweeledig is. Eerst dient te worden vastgesteld of sprake is van literal infringement aan de hand van de letterlijke betekenis van de tekst van de conclusie in vergelijking met de kenmerken van de variant. Pas als er geen literal infringement is, komt men toe aan de doctrine of equivalents. De essentie daarvan is volgens de Supreme Court: one may not practice a fraud on a patent. De aan te leggen maatstaf is een driefactortoets waarbij beoordeeld wordt of een uitvoeringsvorm performs substantially the same function in substantially the same way to obtain the same result. De toetsing gebeurt niet in het luchtledige, maar in de context van het octrooi, de stand van de techniek en de bijzondere omstandigheden van het geval.

2.10 Ter bevordering van de rechtseenheid werd de Amerikaanse feitelijke octrooi-appelrechtspraak vanaf 1982 geconcentreerd bij de Court of Appeals for the Federal Circuit in Washington DC (CAFC). In de zaak Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.23.werd aan de CAFC de vraag voorgelegd of er naast function-way-result ook ruimte was voor een andere toets, die van de insubstantial differences. De eerste test gaf met name in de (organische en bio-)chemie soms geen goede resultaten. In de dissenting van Judge Lourie in de CAFC uitspraak staat als voorbeeld aspirine en ibuprofen. Beide analgetica hebben dezelfde functie (pijnbestrijding), doen dat op dezelfde wijze (remming van prostaglandinesynthese) en bereiken hetzelfde resultaat (pijnstilling), maar hebben een specifieke structuur die hen van elkaar onderscheidt, waardoor zij niet elkaars equivalent zijn. Er is sprake van substantial differences.

2.11 De Supreme Court greep in 1995 de Warner-Jenkinson v. Hilton Davis zaak aan om de equivalentieleer op diverse punten te verhelderen; dat is nog steeds geldend recht in de VS24.. Volgens deze uitspraak mocht de equivalentieleer niet tot een te ruime uitleg van de conclusies leiden. Daartoe moest de equivalentieleer op elk geclaimd element afzonderlijk worden toegepast, en niet op de uitvinding als geheel. In dat laatste geval konden individuele kenmerken “weggeïnterpreteerd” worden en dat is niet de bedoeling. Ten aanzien van de aan te leggen toets oordeelde de Supreme Court dat het vaststellen van equivalentie op objectieve wijze moet gebeuren. De intentie van de vermeende inbreukmaker is daarbij irrelevant. De inhoud en grens van equivalentie worden bepaald door de vraag of de gemiddelde vakman would have known of the interchangeability of an ingredient not contained in the patent with one that was. De peildatum is het tijdstip van de vermeende inbreuk. Hoewel de Supreme Court toegaf dat de function-way-result test wellicht minder geschikt is voor niet-mechanische uitvindingen, wees hij erop dat de insubstantial differences test op zijn beurt ook weinig richtinggevend kan zijn. Wanneer is een verschil substantieel? Het hangt volgens de Supreme Court van de omstandigheden van het geval af welke test moet worden toegepast, function-way-result of insubstantial differences.

De essentie van de equivalentietoets is: does the accused product or process contain elements identical or equivalent to each claimed element of the patented invention?

Nadere verfijning van deze maatstaf werd aan de CAFC overgelaten25..

2.12 Er zijn hoofdzakelijk twee beperkingen op toepassing van de equivalentieleer. Een eerste rem is dat uit de verleningsgeschiedenis kan volgen dat geen ruimte is voor equivalentie in een bepaald geval. Deze prosecution history estoppel of file wrapper estoppel was aanvankelijk volgens de Warner Jenkinson zaak nog beperkt, maar door de uitwerking van deze uitzondering in de Festo zaak is de ruimte voor equivalentie in Amerika sterk teruggedrongen26.. De CAFC had daarin aanvankelijk een volledige blokkade opgeworpen voor equivalentie bij wijzigingen presumed to be related to patentability. De Supreme Court oordeelde vervolgens dat aangebrachte wijzigingen in de verleningsfase een door de octrooihouder weerlegbaar vermoeden van complete blokkering van het equivalentiebereik oplevert. Deze presumptie is weerlegbaar voor de octrooihouder in drie gevallen:

1) de variant was niet voorzienbaar ten tijde van de aangebrachte wijziging in de verleningsfase;

2) de ratio voor de wijziging hield slechts zijdeling/oppervlakkig (tangential) verband met de variant, of

3) enige andere reden waardoor redelijkerwijs niet van de octrooihouder kon worden verwacht dat hij een ondergeschikte variant zou claimen (bijvoorbeeld in geval een kenmerk dermate evident en vanzelfsprekend was, dat het onvermeld is gelaten)27..

In de praktijk blijkt bijzonder moeilijk aan deze voorwaarden te voldoen, zodat Festo de toepassing van equivalente bescherming aanzienlijk heeft teruggedrongen in Amerika.

2.13 Naast de prosecution history estoppel is er een tweede belangrijke beperking op de Amerikaanse equivalentieleer: de public dedication rule of disclosure-dedication rule. Deze regel is door de Supreme Court al in 1880 geïntroduceerd in de zaak Edward Miller & Co. v. Bridgeport Brass Co.28.en houdt in dat indien een octrooihouder in de beschrijving een bepaald kenmerk openbaart (disclosed) maar niet in de conclusies opneemt (but not claimed) dit kenmerk tot het publieke domein behoort, in de zin dat dit aldus in de beschrijving geopenbaarde, maar in de conclusies niet geclaimde kenmerk niet met succes via de equivalentieleer weer binnen de beschermingsomvang kan worden gebracht (is disclaimed). In de woorden van Justice Bradley:

“But it must be remembered that the claim of a specific device or combination, and an omission to claim other devices or combinations apparent on the face of the patent, are, in law, a dedication to the public of that which is not claimed.”

2.14 Voor de toepassing van de dedication rule is vereist dat de verwijzing in de beschrijving voldoende specifiek is om de gemiddelde vakman in staat te stellen het geopenbaarde maar niet geclaimde element te identificeren en te begrijpen. Dit betekent niet dat een willekeurige generieke verwijzing alle elementen die daar onder kunnen vallen aan die vakman openbaart, het moet voldoende specifiek zijn voor de vakman om dat te verstaan in vorenbedoelde zin29.. De intentie van de octrooihouder is bij de toepassing van de dedication rule niet relevant30..

2.15 Samenvattend is naar Amerikaans octrooirecht de equivalentietest hetzij function-way-result of insubstantial differences met als correcties prosecution history estoppel en de disclosure-dedication rule. In recentere rechtspraak van de CAFC lijkt zich een conservatievere toepassing van de equivalentieleer af te tekenen, waarbij (nadrukkelijker) een evenwicht wordt gezocht tussen het belang van de octrooihouder en de rechtszekerheid voor derden31.. Zo beschouwd is naar modern Amerikaans octrooirecht minder ruimte voor equivalentie dan we voorheen wel hebben gezien. Dat past in een trend die ook in Europa is waar te nemen, waar we nu aan toekomen.

Duitsland: Schneidmesser-vragen (gleichwirkend, auffindbar/naheliegend, gleichwertig)

2.16 Voorafgaand aan de inwerkingtreding van art. 69 EOV en zijn Protocol vielen equivalenten die voor een gemiddelde deskundige evident waren (glatte Äquivalente) onder de Gegenstand der Erfindung, terwijl onder de allgemeine Erfindungsgedanken nicht-glatte Äquivalente vielen die voor de deskundige toch zonder inventieve denkarbeid uit het octrooischrift kenbaar waren32.. Onder invloed van het Europees Octrooiverdrag verruilde het Bundesgerichtshof deze systematiek voor een uitleg waarbij beoordeeld wordt of het voor de gemiddelde vakman ten tijde van de prioriteitsdatum mogelijk was om een variant op basis van de octrooiconclusies en de stand van de techniek onder de beschermingsomvang te brengen, danwel of naar objectieve uitleg van de conclusies daarvan bewust is afgezien33.. De overwegingen van het BGH in zijn standaardarrest Formstein34.uit 1986 luiden als volgt:

“Zu fragen ist, ob der Fachmann aufgrund der in den Ansprüchen unter Schutz gestellten Erfindung dazu gelangt, das durch die Erfindung gelöste Problem mit gleichwirkenden Mitteln zu lösen, d. h. den angestrebten Erfolg auch mit anderen Mitteln, die zu diesem Erfolg führen, zu erreichen. Lösungsmittel, die der Durchschnittsfachmann aufgrund von Überlegungen, die sich an der in den Patentansprüchen umschriebenen Erfindung orientieren, mit Hilfe seiner Fachkenntnisse als gleichwirkend auffinden kann, sind regelmäßig in den Schutzbereich des Patents einbezogen. Das gebietet das Ziel der angemessenen Belohnung des Erfinders unter Beachtung des Gesichtspunkts der Rechtssicherheit.”

2.17 Dit is uitgekristalliseerd in latere rechtspraak van het BGH tot een drievoudige toets die zijn intrede deed in vijf gelijktijdig gewezen arresten van het BGH: Kunststoffrohrteil, Schneidmesser I, Schneidmesser II, Custodiol I en Custodiol II35.. Ik citeer uit Kunststoffrohrteil:

“Für die Zugehörigkeit einer vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichenden Ausführung zum Schutzbereich genügt es hiernach nicht, daß sie (1.) das der Erfindung zu Grunde liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln löst und (2.) seine Fachkenntnisse den Fachmann befähigen, die abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden. Ebenso wie die Gleichwirkung nicht ohne Orientierung am Patentanspruch festgestellt werden kann (Einzelheiten hierzu Sen.Urt. v. 28.6.2000 - X ZR 128/98, GRUR 2000, 1005, 1006 - Bratgeschirr), müssen (3.) darüber hinaus die Überlegungen, die der Fachmann anstellen muß, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert sein, daß der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenständlichen gleichwertige Lösung in Betracht zieht.” (Onderstreping A-G)

2.18 Het gaat dus om Gleichwirkung, Auffindbarkeit (ook wel Naheliegen genoemd36.) en Gleichwertigkeit. Bij mijn weten vindt dit in de Nederlandse praktijk nooit met open vizier toepassing (dat geldt ook voor de Engelse Protocol-vragen, die hierna aan bod komen). Ik probeer niettemin te doorgronden wat dit inhoudt.

2.19 Het eerste vereiste (objektive Gleichwirkung37.) houdt in dat de variant het probleem dat aan de geoctrooieerde uitvinding ten grondslag ligt met een aangepaste maar objectief gezien technisch gelijkwerkende toepassing oplost. Het behelst een vergelijking van individuele kenmerken, maar wordt ook bezien in de context van de gehele uitvinding (een afwijking van de Amerikaanse function-way-result leer lijkt dat op dit punt)38.. Misschien is dit eerste vereiste te begrijpen als de vraag of de variant in essentie hetzelfde technische effect bereikt met betrekking tot het probleem dat aan de uitvinding ten grondslag ligt.

2.20 Het tweede vereiste (Auffindbarkeit, Naheliegen39.) betekent dat de variant op de prioriteitsdatum op grond van zijn vakkennis voor de hand liggend moet zijn voor de vakman. Had de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum op basis van zijn vakkennis zonder inventiviteit de variant kunnen vinden, die inwisselbaar is met de geoctrooieerde maatregel, is eigenlijk de vraag hier. De variant hoeft niet op de prioriteitsdatum ook daadwerkelijk beschikbaar te zijn geweest. Het gaat erom of de variant als die toen bekend zou zijn geweest, voor de vakman voor de hand zou hebben gelegen.

2.21 Bij het derde vereiste, Gleichwertigkeit40., is de vraag of de gemiddelde vakman ondanks de Gleichwirkung en het Naheliegen van de variant er toch van zou hebben afgezien de variant als gelijkwaardig te beschouwen op basis van de Sinngehalt des Patentanspruchs41.. Het abstractieniveau gaat hier in een nog hogere versnelling. Ik begrijp dat in essentie dit derde vereiste ertoe dient om zeker te stellen dat de beoordeling van de Gleichwirkung en Auffindbarkeit van een variant geschieden op basis van wat de gemiddelde vakman uit het octrooi kan leren42.. Zo zal een maatregel die aan de eerste twee vereisten voldoet op Gleichwertigkeit stranden, wanneer de variant het voordeel van de uitvinding ten opzichte van de stand van de techniek teniet doet, het oogmerk van de uitvinding op zijn kop zet, of wanneer naar het oordeel van de gemiddelde vakman uit het octrooi blijkt dat het bewust niet is beschermd, zo begrijp ik43.. Dat zal anders zijn indien de maatregel kan worden beschouwd als de belichaming van het in het octrooi gevonden technische oplossing. In wezen gaat het er bij de derde Schneidmesser-vraag om of de variant een oplossing biedt van gelijke kwaliteit als geclaimd in het octrooi.

Ik ben er niet rouwig om dat wij deze gecompliceerde Schneidmesser-vragen niet (kenbaar) toepassen in Nederland. Ik zou dat ook bepaald niet willen bepleiten.

2.22 Er is nog een correctie op de Duitse equivalentieleer in de vorm van de Formstein-regel. Daarmee wordt beoogd te voorkomen dat de octrooihouder via equivalentie wordt beloond voor niet-inventieve varianten op de stand der techniek. Hiertoe wordt getoetst of de equivalente maatregel tegen de achtergrond van de stand van de techniek octrooieerbaar was44..

2.23 Het verleningsdossier mag, anders dan bij ons (Dijkstra/Saier45., ik kom daar nog op) bij dit alles niet worden gebruikt, tenzij de relevante beperking uit het octrooischrift zelf blijkt (er zijn uitzonderingen op deze regel, maar deze zijn voor de onderhavige zaak niet van belang46.). In de Kunststoffrohrteil-zaak47.heeft het BGH dit als volgt uiteengezet:

“Art. 69 EPÜ knüpft für die Schutzbereichsbestimmung - und nicht nur für die Auslegung des Patentanspruchs, wie die Revision meint - ausschließlich an die Patentansprüche, die Beschreibung und die Zeichnungen an. Es kommt für sie daher zunächst schon grundsätzlich nicht auf Vorgänge im Erteilungsverfahren an, die der Patenterteilung vorausgegangen sind. Es besteht auch kein praktisches Bedürfnis dafür, Vorgängen im Erteilungs- wie im Einspruchsverfahren als solchen, die in der Patentschrift oder in der geänderten Patentschrift keinen Niederschlag gefunden haben, für sich schutzbegrenzende Wirkungen zuzuerkennen (vgl. hierzu Busse, PatG, 5. Aufl., Rdn. 156 zu § 34). Soweit sie, insbesondere durch beschränkte Aufrechterhaltung, in der Patentschrift ihren Niederschlag gefunden haben, ergibt sich ihre Beachtlichkeit unmittelbar aus der Regelung in Art. 69 EPÜ. Die Revision verweist selbst zutreffend darauf, daß in solchen Fällen die Beschränkung des Schutzumfangs so zu beachten ist, wie sie der Leser den Patentansprüchen entnimmt. Der Senat hat bereits früher entschieden (BGHZ 115, 204, 208 - beheizbarer Atemluftschlauch), daß sich aus dem Ablauf des Erteilungsverfahrens ergebende Tatsachen schon im Hinblick auf das Gebot der Rechtssicherheit bei der Bemessung des Schutzbereichs eines Patents keine Berücksichtigung finden können (vgl. hierzu auch Kraßer, GRUR 1985, 689, 694; Preu, GRUR 1985, 728, 731; Rogge, Mitt. 1998, 201, 202; von Falck, Festschrift zum 100jährigen Bestehen der Deut- schen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 543, 556; Scharen, GRUR 1999, 285, 288 ff.; Bernhardt/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., S. 391 ff. und S. 523; Benkard, PatG GebrMG, 9. Aufl. § 14 PatG Rdn. 80; Busse, PatG, 5. Aufl. § 14 Rdn. 72; jetzt wohl auch Schulte, PatG, 6. Aufl. § 14 PatG Rdn. 68; vgl. auch Cour d’Appel Paris Ann. propr. ind. 1990, 235 = GRUR Int. 1993, 173, 174, wonach es unzulässig ist, die Prüfungsakte heranzuziehen). Auch wenn - worauf die Revision an sich zutreffend hinweist - eine Einschränkung des Schutzes auf Grund von lediglich aus den Akten erkennbaren Vorgängen nicht zu einer Beeinträchtigung der Rechtssicherheit Dritter führt, gilt dies wegen der in Art. 69 EPÜ getroffenen Regelung ganz allgemein. Spätere Senatsentscheidungen haben dies nur auf Grund der insoweit bestehenden Sonderbeziehung für das Verhältnis zwischen Patentinhaber und Einsprechendem, nicht aber für die Bestimmung des Schutzbereichs des Patents an sich relativiert (Sen.Urt. v. 20.4.1993 - X ZR 6/91, GRUR 1993, 886 - Weichvorrichtung I; v. 5.6.1997 - X ZR 73/95, Mitt. 1997, 364, ber. 408 = NJW 1997, 3377 - Weichvorrichtung II). Für dieses Ergebnis spricht schließlich auch, daß eine Revision des Europäischen Patentübereinkommens, nach der eine Berücksichtigung der Erteilungsakten vorgesehen werden sollte, nicht zustande gekommen ist. Der gelegentlich auch in Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens geäußerten Auffassung, daß auf die Erteilungsakten zurückgegriffen werden könne (vgl. Rechtbank Den Haag BIE 1999, 447, 448; Gerechtshof Den Haag BIE 2000, 307, 309; König, GRUR 1999, 809, 816 sowie den Hartog (Entscheidungsanm.) BIE 1999, 143) vermag der Senat deshalb nicht beizutreten. Einzelne abweichende ausländische Regelungen wie die in § 163 Abs. 5 des österreichischen Patentgesetzes können schon wegen des völkerrechtlichen Charakters der hier maßgeblichen Regelung nicht zu deren Interpretation herangezogen werden.”

Engeland & Wales: Catnic-test, Protocol- of Improver-questions en purposive construction (Kirin-Amgen)

2.24 Het Engelse octrooirecht legt van oudsher de nadruk op de rechtszekerheid voor derden en beoogde daarom de beschermingsomvang zoveel mogelijk te laten aansluiten op de (letterlijke betekenis van de) tekst van de conclusies48.. Het probleem van immaterial variations werd in eerste instantie opgelost door een onderscheid te maken tussen textual infringement van het octrooi en de zogenoemde pith and marrow van de uitvinding. Van inbreuk was sprake wanneer de inbreukmakende werkwijze alle material of essential elementen van de geoctrooieerde werkwijze bevatte49..

2.25 Een belangrijke verdere onwikkeling onder invloed van art. 69 EOV en het uitlegprotocol is te vinden in Catnic v. Hill and Smith50.. Daar ging het om uitleg van het conclusiekenmerk “vertical” van een ondersteuningselement voor een latei (lintel); moest dat 90º zijn of viel 84º daar ook onder (dat laatste; “vertical” uitgelegd met het oog op de reden van dit kenmerk die duidelijk was voor de vakman: de draagcapaciteit optimaliseren, maakt dat “vertical” hier niet “precisely vertical” hoeft te zijn; de 6º verschil resulteerde in van 0,6% minder draagkracht van de latei in kwestie). Lord Diplock gaf de leading speech:

“My Lords a patent specification is a unilateral statement by the patentee, in words of his own choosing, addressed to those likely to have a practical interest in the subject matter of his invention (i.e. "skilled in the art") by which he informs them what he claims to be the essential features of the new product or process for which the letters patent grant him a monopoly. It is those novel features only that he claims to be essential that constitute the so-called "pith and marrow" of the claim. A patent specification should be given a purposive construction rather than a purely literal one derived from applying to it the kind of meticulous verbal analysis in which lawyers are too often tempted by their training to indulge. The question in each case is : whether persons with practical knowledge and experience of the kind of work in which the invention was intended to be used, would understand strict compliance with a particular descriptive word or phrase appearing in a claim was intended by the patentee to be an essential requirement of the invention so that any variant would fall outside the monopoly claimed, even though it could have no material effect upon the way the invention worked.

The question, of course, does not arise where the variant would in fact have a material effect upon the way the invention worked. Nor does it arise unless at the date of publication of the specification it would be obvious to the informed reader that this was so. Where it is not obvious, in the light of then-existing knowledge, the reader is entitled to assume that the patentee thought at the time of the specification that he had good reason for limiting his monopoly so strictly and had intended to do so, even though subsequent work by him or others in the field of the invention might show the limitation to have been unnecessary. It is to be answered in the negative only when it would be apparent to any reader skilled in the art that a particular descriptive word or phrase used in a claim cannot have been intended by the patentee, who was also skilled in the art, to exclude minor variants which, to the knowledge of both him and the readers to whom the patent was addressed, could have no material effect upon the way in which the invention worked.”51.

2.26 (Toen nog) Justice Hoffmann vatte deze Catnic-test in de Epilady-zaak Improver Corporation v. Remington Consumer Products Ltd als volgt samen:

“If the issue was whether a feature embodied in an alleged infringement which fell outside the primary, literal or acontextual meaning of a descriptive word or phrase in the claim ("a variant") was nevertheless within its language as properly interpreted, the court should ask itself the following three questions:

(1) Does the variant have a material effect upon the way the invention works? If yes, the variant is outside the claim. If no?

(2) Would this (ie that the variant had no material effect) have been obvious at the date of publication52.of the patent to a reader skilled in the art? If no, the variant is outside the claim. If yes?

(3) Would the reader skilled in the art nevertheless have understood from the language of the claim that the patentee intended that strict compliance with the primary meaning was an essential requirement of the invention? If yes, the variant is outside the claim.

On the other hand, a negative answer to the last question would lead to the conclusion that the patentee was intending the word or phrase to have not a literal but a figurative meaning (the figure being a form of synecdoche or metonymy) denoting a class of things which include the variant and the literal meaning, the latter being perhaps the most perfect, best-known or striking example of the class.”53.(Onderstreping A-G)

2.27 Deze wat zijn gaan heten Protocol-vragen54.(om recht te kunnen doen aan het uitlegprotocol voor art. 69 EOV) lijken op de criteria uit Schneidmesser55., maar er zijn verschillen. Zo wordt bij de beoordeling van de derde vraag in het Engelse recht de octrooiconclusie tot uitgangspunt genomen, terwijl in Duitsland de Fachmann daar niet aan gebonden is. In Engeland zijn de Protocol-vragen hulpmiddelen om technische equivalentie te achterhalen, niet de eigenlijke test, zoals de Schneidmesser-leer in Duitsland, want de rechtsonwikkeling in Engeland & Wales is verder gegaan.

2.28 In de standaard-uitspraak Kirin-Amgen56.van de House of Lords heeft (inmiddels) Lord Hoffmann uitgelegd dat de Protocol-vragen slechts hulpmiddelen zijn (die in het ene geval geschikter zijn dan in het andere57.), omdat het bij het bepalen van beschermingsomvang draait om purposive construction: het gaat daarbij om het perspectief van de gemiddelde vakman, ten tijde van de publicatie58., in het licht van het doel of de functie van de uitvinding en geplaatst in de context van beschrijving en figuren uit het octrooischrift. In de mooie formulering van Lord Hoffmann in [34] klinkt dat zo:

“Purposive construction” does not mean that one is extending or going beyond the definition of the technical matter for which the patentee seeks protection in the claims. The question is always what the person skilled in the art would have understood the patentee to be using the language of the claim to mean. And for this purpose, the language he has chosen is usual of critical importance. The conventions of word meaning and syntax enable us to express our meanings with great accuracy and subtlety and the skilled man will ordinarily assume that the patentee has chosen his language accordingly. As a number of judges have pointed out, the specification is a unilateral document in words of the patentee’s own choosing. Furthermore, the words will usually have been chosen upon skilled advice. The specification is not a document inter rusticos for which broad allowances must be made. On the other hand, it must be recognised that the patentee is trying to describe something which, at any rate in his opinion, is new; which has not existed before and of which there may be no generally accepted definition. There will be occasions upon which it will be obvious tot he skilled man that the patentee must in some respect have departed from conventional use of language or included in his description of the invention some element which he did not mean to be essential. But one would not expect that to happen very often.”59.(onderstreping A-G)

2.29 Tegen deze achtergrond en gelet op de wijziging van het EOV en het Protocol in 2000 wordt in de literatuur betoogt dat er geen plaats meer is voor een equivalentieleer in het Engelse octrooirecht, althans dat de functie ervan nu geheel is overgenomen door purposive contstruction60., op grond waarvan a technically trivial or minor difference between an element of a claim and the corresponding element of the alleged infringement nonetheless falls within the meaning of the element when read purposively61.. Er wordt geleerd dat hiervoor in Engeland (anders dan in de VS) bij voorkeur geen acht wordt geslagen op het verleningsdossier62., maar Bently en Sherman wijzen op tegenvoorbeelden uit de rechtspraak, “despite such authority”63.doelend op Lord Hoffmann. Die dateren weliswaar van vóór Kirin-Amgen, maar dat is niet het geval met zaak Actavis v. Lilly uit mei 2014 van de High Court (Arnold J)64., waarin raadplegen van het verleningsdossier als hulpmiddel voor uitleg wordt gebruikt, met name om Angorakat-praktijken65.tegen te gaan. Praktisch gesproken zit er met Engelse purposive construction met ruimte voor file-raadpleging om misbruik tegen te gaan niet veel licht tussen een equivalentieleer met prosecution history estoppel als je deze duidelijke passage uit Actavis v. Lilly tot je neemt:

“111. In my judgment this reasoning is persuasive, and it is supported by the subsequent judgment of the Court of Appeal in Virgin v Premium. I accept that, for the reasons explained by Jacob J in Brystol-Myers Squibb and Lord Hoffmann in Kirin-Amgen, courts should be cautious before relying upon prosecution history as an aid to construction. In the real world, however, anyone who is interested in ascertaining the scope of a patent and who is professionally advised will obtain a copy of the prosecution file (most, if not all, of which is generally open to public inspection) and will consider it to see if it sheds light on the matter. In some cases, perhaps not very many, the prosecution history is short, simple and shows clearly why the claims are expressed in the manner in which they are to be found in the granted patent and not in some broader manner. In such a situation, there is no good reason why the court should shut its eyes to the story told by the prosecution file. On the contrary, considering the prosecution file may assist in ensuring that patentees do not abuse the system by accepting narrow claims during prosecution and then arguing for a broad construction of those claims fort he purpose of infringement. For the reasons discussed below, I consider the present case provides a good illustration of this.”

Deze aanpak is evenwel in dezelfde zaak in appel als ik het goed zie grotendeels (“unless... wider claims”) van de hand gewezen in deze bewoordingen van Floyd LJ:

“58. The difficulty I feel with endorsing this reasoning is as follows. Firstly it assumes that the skilled reader will always read the proscution history. I do not see why this should be so, given the limited value which, at least before the judgment in this case, it was generally recognised to have. Secondly, and more importantly, it suggests that the story told by the prosecution history of how the claims came to be drafted as they were will assist the court in preventing abuse of the system. To my mind this will be a very rare case indeed. Unless the acceptance of a restriction in a claim is to operate as some kind of estoppel against the patentee arguing for wider claims ( (...) there will always remain an issue as to whether the applicant needed to accept the restriction notwithstanding that he did so. In those circumstances, the light which the prosecution history sheds on the ultimate question of construction is likely to be extremely limited.

59. I therefore do not regard it as useful to go to the prosecution history in order to discover that the patentee accepted a restriction to his claim against an objection of lack of support in the specification. It is always open to a party attacking the patent to argue that the claims as sought to be construed by the patentee lack support in the specification: see for example American Home Products v Novartis [2001] RPC 8 at [31]. What purpose does it serve to illustrate this point by showing that the patentee was faced with an official objection to that effect and amended his claims in the light of it? It is still open to the patentee to say that he need not have done so, and the apparent concession he made in prosecution was wrongly made. If it is not open to the patentee so to contend, then the prosecution history is indeed creating a form of estoppel.

60. In any event, patent offices are usually concerned with patentability, not scope of protection. If an applicant were to conclude every letter by saying that he did not accept that by accepting this or that limitation he was necessarily restricting the scope of protection, no inference could be drawn from his conduct in accepting it. I would be reluctant to put the patent attorneys’ profession to this unnecessary trouble.”

Terug naar de terughoudenheid uit Kirin-Amgen, zo lijkt het. Of de discussie hierover in deze Engelse zaak nog verder gaat, is nog niet zeker. Navraag bij de betrokken Engelse rechters leert dat hen op dit moment niet bekend is dat toestemming is verleend voor een gang naar de Supreme Court.

Frankrijk: Mathely-test (fonction et résultat)

2.30 In Frankrijk hanteert men een ruime equivalentieleer met iets dat lijkt op een afgezwakte function-way-result toets, waarbij het middelste element niet systematisch even veel aandacht lijkt te krijgen als de elementen fonction en résultat66.. Anders dan in de VS, Duitsland en Engeland, is in Frankrijk niet relevant of de aangevallen variant voor de gemiddelde vakman voor de hand lag. De Franse equivalentietheorie is voor het eerst erkend door de Cour de Cassation in de zaak Duthoit v Riffié67.. In navolging van de door Mathély gegeven definitie68., luidt de equivalentiemaatstaf naar vaste rechtspraak als volgt:

“deux moyens son equivalent lorsque, bien que de forme différente, ils exercent une même function en vue d’un résultat de même nature sinon de même degree; que l’identité de function, laquelle doit s’entendre de la production d’un même effet technique premier, caractérise seule l’équivalence”69..

2.31 Gekeken wordt dus vooral naar de twee factoren functie en resultaat. De functie van een variant wordt gedefinieerd als l’effet technique premier produit par la mise en oeuvre de ce moyen. Deze moet gedekt zijn door een geldige conclusie en niet duidelijk en expliciet van bescherming zijn uitgezonderd. Daarnaast moet de functie een essentieel element van het octrooi vormen70.. Het industriële resultaat van een functie wordt verstaan als l’avantage pratique engendre par l’invention, waarbij als peildatum geldt la date de la contrefaçon alléguée71.. Behoorde de functie op de prioriteitsdatum tot de stand van de techniek, dan wordt de equivalentieleer niet toegepast.

Een hiermee samenhangende bijzonderheid van de Franse equivalentieleer is de theorie van de zogenoemde moyen général. Die houdt in dat indien een functie niet in de octrooiconclusies wordt genoemd, maar op de prioriteitsdatum nieuw was, alle uitvoeringsvarianten die dezelfde functie vervullen binnen het equivalentiebereik vallen, ook al beperken de conclusies zich tot een moyen particulier72.. Dit gaat ver, maar niet zo ver dat daaronder ook expliciet uitgesloten varianten vallen.

In Frankrijk bestaat er, als ik het goed zie, geen consensus over het antwoord op de vraag of acht mag worden geslagen op het verleningsdossier73..

Mij is geen geval bekend, waarin deze Franse aanpak wordt gevolgd in Nederland.

2.32 De hiervoor besproken rechtsvergelijkende noties laten zich als volgt samenvatten:74.

Nederlandse rechtspraak over beschermingsomvang en equivalentie

2.33 Met het standaardarrest Philips/Tasseron uit 1930 werd het concept van “het wezen van de uitvinding” geïntroduceerd als maatstaf voor de vaststelling van de beschermingsomvang van een octrooi75.: het komt niet aan op de letterlijke tekst van het octrooischrift, maar op datgene, waarin naar het wezen der zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat76.. Deze wezensleer, verwant met, maar niet gelijk aan de ruimere oudtijdse Duitse opvatting, die uitging van de Allgemeine Erfindungsgedanke77., kent een ruime beschermingsomvang. Toen art. 69 EOV in werking trad, kwam dit onder druk te staan. De feitenrechtspraak ging zich oriënteren op benaderingen in de ons omringende rechtsstelsels die de octrooiconclusies tot uitgangspunt namen. In Ciba Geigy/Oté Optics78.is hier een eerste weerslag van te zien op Hoge Raad-niveau met een ten opzichte van de wezensleer minder ruime benadering, waarin aandacht wordt gevraagd voor het aspect van rechtszekerheid voor derden, maar wel met de achter de bewoordingen van de conclusies liggende uitvindingsgedachte als gezichtspunt. Deze lijn is nadien voortgezet. De voorlopige uitkomst van deze ontwikkeling voor wat betreft de vaststelling van de beschermingsomvang is in het recente arrest Medinol/Abbott79.uiteengezet:

“3.4.2 Bij de beoordeling van deze klachten wordt het volgende vooropgesteld.

Art. 69 lid 1 Europees Octrooi-verdrag (EOV) houdt in dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Art. 1 van het bij art. 69 EOV behorende uitlegprotocol (hierna: het Protocol) luidt:

“Artikel 69 mag niet worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om de ondeuidelijkheden welke in de conclusies zouden kunnen voorkomen op te heffen. Het mag evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de bescherming zich ook uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die be beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.”

In overeenstemming met deze uitlegregel van het Protocol heeft de Hoge Raad de in zijn eerdere uitspraken gebezigde formuleringen, “hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is”, onderscheidenlijk “de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte” bestempeld als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de “uitersten” in de woorden van het Protocol) (vgl. HR 7 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3522, NJ 2007/46680.en HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680, NJ 2013/6881.). Daarbij dient het achterhalen van de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte ertoe een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte of onnodig ruime uitleg te vermijden (vgl. HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609, NJ 1995/39182.). De beschrijving en de tekeningen vormen in dat kader een belangrijke bron. Van de beschrijving maakt onderdeel uit een weergave van de stand van de techniek die de aanvrager als nuttig beschouwt voor het begrijpen van de uitvinding (regel 42 van het uitvoeringsreglement bij het EOV). Ook niet in de beschrijving genoemde stand van de techniek kan van belang zijn. Bij de uitleg van een octrooi is immers leidend het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek.

3.4.3 (...) Het betoog dat de letterlijke tekst van de conclusies in het kader van het bepalen van de beschermingsomvang van een octrooi steeds behoort te prevaleren, althans dat nimmer tot een uitleg kan worden gekomen die beperkter is dan waartoe de letterlijke tekst van de conclusie ruimte laat, ziet eraan voorbij dat art. 1 Protocol nu juist buiten twijfel stelt dat de bechermingsomvang van het Europees octrooi niet uitsluitend wordt bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en dat art. 69 EOV evenmin zo moet worden uitgelegd dat de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om eventuele onduidelijkheden in de conclusies op te heffen.”

2.34 Ik denk dat de praktijk met deze maatstaf goed uit de voeten kan en deze bovendien in overeenstemming is met art. 69 EOV en het Protocol. Daarmee verschil ik van mening met het kamp Brinkhof en sluit ik mij (in die zin) aan bij Hoyng en ook bij A-G Huydecoper in zijn conclusie voor AGA/Occlutech83.. Zelf zie ik het gezichtspunt van de achter de bewoordingen van de conclusie liggende uitvindingsgedachte – of: de essentie van de uitvinding – niet als één van de te vermijden uitersten die het Protocol aangeeft (zoals het arrestcitaat volgens mij leert), naast de van de context (in de vorm van beschrijving en tekeningen van het octrooischrift en met gebruikmaking van de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman) losgezongen puur tekstuele uitleg van alleen de conclusie zelf (het andere verboden uiterste). Volgens mij is dat eerste uiterste de veel ruimere Allgemeine Erfindungsgedanke uit het vroegere Duitse octrooirecht (en het tweede de verlaten Engelse letterlijke uitleg (die overigens gegeven de pith and marrow leer nooit zo letterlijk is geweest, als wel wordt geleerd, zo hebben we gezien)). Dan is het helemaal zuiver, want het is common ground dat aan die twee uitersten wordt gerefereerd in het Uitlegprotocol. Maar goed, een pure wezensleer bedoeld in Philips/Tasseron (ook al waren daar AGA/Occlutech-achtige beperkingen (disclosed but not claimed is disclaimed) op mogelijk onder oud recht84.) is evenmin in overeenstemming met art. 69 EOV en het Protocol, omdat dat onvoldoende centraal stelt dat uitgangspunt voor de beschermingsomvang de conclusies zijn, juridische tekst die op een bepaalde wijze dienen te worden uitgelegd. Als eerder aangegeven meen ik dat een context-gebonden uitleg in evenbedoelde (eigenlijk omgekeerde) zin in wezen niet goed denkbaar is zonder dat men zich afvraagt waar de uitvinding in de kern om draait en blijkt uit de Schneidmesser- en Protocol-vragen evenzeer dat men voor de bepaling van equivalente bescherming op zoek gaat naar die kern om te bepalen wat nog equivalent is of naar purposive interpretation onder de beschermingsomvang van de claims valt. In twaalf jaar feitelijk-rechterlijke octrooipraktijk in Den Haag is dat voor mij dagelijkse kost geweest en in vele discussies op internationale fora over beschermingsomvang en equivalentie is de zo begrepen en door mij uitgelegde Nederlandse tussenpositie (met als gezichtspunt een zoektocht naar de achter de bewoordingen gelegen kern (als die al verschilt van de tekst) om te bezien wat de conclusietekst betekent begrepen in de context van beschrijving, tekeningen en algemene vakkennis, met stevig in de peiling of dat recht doet aan een billijke bescherming voor de octrooihouder en voldoende rechtsbescherming voor derden) ook in kritisch-deskundige Engelse en Duitse ogen eigenlijk nooit van de hand gewezen (met uitzondering van onze praktijk van raadpleging van het verleningsdossier, maar zoals we in de Actavis v Lilly zaak eerste aanleg hebben gezien, begint de banvloek daarover inmiddels ook barsten te vertonen aan de overzijde van het Kanaal). Zoals de Occlutech zaken in verschillende jurisdicties hebben laten zien, komen de verschillende benaderingen in Europa nogal eens op eenzelfde uitspraak uit (maar er zijn natuurlijk gruwelijke tegenvoorbeelden, zoals de Epilady-zaken onder vele meer).

2.35 Equivalentie is slechts zijdelings in de rechtspraak van Uw Raad aan de orde gekomen. In Dreizler/Remeha85.is de door het hof toegepaste function-way-result test in stand gelaten. In Van Bentum/Kool86.benadrukte Uw Raad vervolgens dat een equivalentieoordeel aan de feitenrechter is voorbehouden. Reprises van deze taakverdeling zijn terug te vinden in Impro/Liko87.waarin een reeks motiveringsklachten tegen de door het hof toegepaste function-way-result toets werd afgewezen, en Schneider/Cordis88.waarin een op de function-way-result toets gegrond oordeel in stand werd gelaten met de afzegening dat dit geen blijk gaf van een onjuiste rechtsopvatting (zie rov. 4.2.4).

2.36 Een inventarisatie van de feitenrechtspraak levert op dat vrijwel steeds inspiratie wordt geput uit de Amerikaanse function-way-result test en/of de insubstantial differences toets. Een enkele keer wordt zonder specifiek benoemde toets equivalentie afgewezen89..

2.37 Ik teken daar bij aan dat in het moderne Nederlandse feitelijke octrooirecht bij de voorgeschreven (Protocolaire) uitleg als dat goed gebeurt equivalenten doorgaans als het ware meteen al worden “meegenomen”. Deze wat in jargon is gaan heten context-gebonden uitleg van octrooiconclusies, bezien door de bril van de gemiddelde vakman met zijn gereedschapskist met algemene vakkennis bij de hand en in het licht van de beschrijving en de tekeningen èn met als een van de mogelijke gezichtspunten wat nou de kern van de uitvinding uitmaakt (de achter de bewoordingen van de conclusie liggende uitvindingsgedachte), lijkt in wezen zeer op de Engelse “purposive construction”. Ook daar wordt gekeken wat het doel (purpose) van de uitvinding is. Ik zie dat als gezegd op een lijn met het achterhalen van de uitvindingsgedachte als gezichtspunt bij het aldus in het juiste (midden)perspectief plaatsen van de bewoordingen van de conclusies. Misschien dat daardoor in de praktijk niet vaak expliciet tot inbreuk in het equivalentiebereik wordt gekomen in Den Haag. Je komt daar (net als in Engeland) dan nauwelijks meer aan toe. A-G Huydecoper wees hier al op in zijn conclusie voor AGA/Occlutech90.:

“46. (…) dat wanneer de rechter bij de uitleg van een octrooi gevolg gegeven heeft aan de regel van het Protocol (en zich dus bij zijn uitleg van de ruimte voor equivalentie rekenschap heeft gegeven), er logischerwijs nog maar een beperkte ruimte kan bestaan voor het binnen de octrooibescherming brengen van equivalenten, als die bij de uitleg “buiten de boot zijn gevallen”.

47. Met deze gegevens voor ogen is te billijken dat de rechter terughoudend toepassing geeft aan equivalentie als het gaat om gegevens die niet bestreken worden door het octrooi zoals dat, overeenkomstig de voorschriften van het Protocol, door dezelfde rechter is uitgelegd. Het is weliswaar op plausibele gronden te verdedigen dat er dan nog ruimte voor een zelfstandige toets aan equivalentie is, maar het is tegelijk duidelijk dat het daarbij om vrij uitzonderlijke gevallen moet gaan, en dat een beroep op de hier voor mogelijk gehouden marge dus maar betrekkelijk zelden zal kunnen slagen.”

In die zin kan ik wel volgen dat je moet oppassen voor het vermengen van twee stelsels die je kunt onderscheiden bij de zoektocht hoe equivalenten in te passen. In het ene stelsel onderscheid je tussen letterlijke uitleg en equivalentiebereik, in het andere leg je niet letterlijk uit, maar zoek je meteen bij de uitleg al ruimer en vat je equivalenten daaronder. Om in de laatste variant vervolgens ook weer een equivaltentietoets toe te passen, is dan problematisch, omdat dat het gevaar van “dubbeltelling” in zich bergt. Helder uiteengezet door A-G Huydecoper in zijn conclusie voor AGA/Occlutech onder 44 is dat ieder van de twee wegen leidt tot aanvaardbare uitkomsten, maar beide tegelijk toepassen doet dat niet. Ik denk dat het daarom niet juist is om te zeggen dat we in Nederland de Amerikaanse equivalentieleer toepassen. Hooguit worden de testen daaruit gebruikt als hulpmiddel om te bezien of sprake is van technische equivalentie. Zelf ben ik meer geporteerd van de andere benadering, waarbij meteen niet letterlijk wordt uitgelegd en met als gezichtpunt de kern van de uitvinding wordt bepaald wat de beschermingsomvang van de uit te leggen conclusietekst is. Dat is er eigenlijk alleen maar in uitzonderlijke gevallen nog plaats voor equivalentenbescherming.

Pagenberg91.bespeurt overigens ook in Duitsland een tendens om equivalentenbescherming meer te geven door verruimde uitleg , in plaats van langs de Schneidmesser-criteria. Zo bezien zouden dan de Engelse, Duitse en Nederlandse benaderingen enigszins naar elkaar toegroeien en dat valt alleen maar toe te juichen.

2.38 Belangrijk is verder de peildatum van de beschermingsomvang bij de beoordeling van de inbreukvraag. Ook dit is in Medinol/Abbott92.uitgemaakt. Voor het bepalen van de beschermingsomvang van een octrooi is de visie van de gemiddelde vakman en zijn algemene vakkennis op de prioriteits- (of aanvraag-)datum bepalend:

“3.5.2 (…) Het gaat dan immers om de vaststelling van hetgeen het octrooi toevoegt aan de stand van de techniek. (…) In het kader van de daarop volgende inbreukvraag kan daarentegen mede betekenis worden gehecht aan de kennis van de gemiddelde vakman ten tijde van de beweerde inbreuk, in het bijzonder waar het erom gaat of sprake is van equivalente elementen (vgl. art. 2 van het Protocol).

Beantwoording van de inbreukvraag vindt dus plaats aan de hand van de daarvoor eerst Protocolair vastgestelde beschermingsomvang. Dan kan mede (dus niet uitsluitend) vakmankennis ten tijde van de gestelde inbreuk worden meegenomen. Maar als voorzienbare equivalenten al bij de vaststelling van de beschermingsomvang zijn meegnomen, is er voor additionele equivalentiebescherming maar weinig ruimte.

Deze leer uit Medinol/Abbott is op deze wijze inmiddels ook toegepast door de Haagse rechtbank in Rb. Den Haag 18 juni 2014, BIE 2014/41, p. 173 (MBI/Shimano) en in de bodemzaak die is gevolgd op de onderhavige kwestie, Rb. Den Haag 23 juli 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:9417, BIE 2014/42 (Bayer/Sandoz).

2.39 Ik wijs er verder op dat de overwegend in Nederland toegepaste testen als hulpmiddel voor de bepaling van technische equivalentie function-way-result en insubstantial differences, die zijn komen overwaaien uit de Amerikaanse equivalentieleer, volgens mij vereisen dat je je afvraagt bij de bepaling van de beschermingsomvang (als gezichtspunt) wat nu de kern of het wezen van de uitvinding is, waarvoor octrooi is verleend neergelegd in de conclusies, maar ingebed in de beschrijving en de figuren en begrepen door de gemiddelde vakman met medebrenging van zijn algemene vakkennis93.. Daarzonder zie ik niet in, hoe je zou kunnen bepalen of een variant in wezen dezelfde functie heeft langs in wezen dezelfde weg/op in wezen dezelfde manier en leidend tot in wezen hetzelfde resultaat. De andere grote Europese octrooilanden Duitsland en Engeland hanteren Protocol-hulpvragen daarvoor, die net zo goed aanknopen bij wat nou de kern van de uitvinding is en dat geldt ook voor de (op het eerste gezicht wat mij betreft te ruimhartige) hulptest fonction-résultat uit Frankrijk. Het zijn allemaal uitleghulpmiddelen. Dat in onze zaak de function-way-result test wordt toegepast, is als zodanig in cassatie niet bestreden, als ik het goed zie.

2.40 Evenals in de VS, geldt in Nederland een belangrijke correctie op de equivalentieleer in de vorm van estoppel als het helderst aangegeven door Uw Raad in Dijkstra/Saier94.. Kern daarvan is dat het een derde zonder beperkingen is toegestaan met een beroep op de openbare gegevens uit het verleningsdossier een bepaalde uitleg van het octrooi te bepleiten. Vaste rechtspraak, vgl. AGA/Occlutech95.. Dat komt neer op een anti-misbruik maatregel. Het principaal cassatieberoep wil dit stelsel openbreken, zoals we hierna zullen zien.

Het incidentele beroep, dat is ingesteld onder de voorwaarde dat het middel in het principale beroep leidt tot vernietiging van het arrest van het hof, behoeft gelet op het voorgaande in wezen geen behandeling.

Overigens zou het beroep inhoudelijk zijn opgegaan. Heel kort weergegeven komt het erop neer dat de appelrechter in kort geding zich in deze zaak heeft gericht naar de bodemrechter, maar in die bodemzaak was niet dezelfde kwestie aan de orde als in dit kort geding (inbreuk), want dat betrof een nietigheidszaak112.. Het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep richt zich tegen het door het Haagse hof in onze zaak op grond van het bodemvonnis van de rechtbank in de nietigheidszaak als uitgangspunt genomen oordeel dat de rutheniumzout-gekatalyseerde oxidatie geen essentieel kenmerk was van de uitvinding die in WO 738/EP 791 is geopenbaard. In de nietigheidszaak had de bodemrechter de beschermingsomvang van EP 791 nog niet beoordeeld. Daarin was immers aan de orde de geldigheid van EP 840 in verband met toegevoegde materie. Dat zijn inderdaad wezenlijk andere kwesties, zoals het middel terecht naar voren brengt. De rechtbank heeft in de inbreukbodemzaak van 23 juli 2014 ook overwogen dat zij met haar oordeel in de nietigheidszaak over EP 840 niets over de beschermingsomvang van EP 791 heeft gezegd. Zodoende lijkt mij juist dat het hof zelfstandig de beschermingsomvang van EP 791 had moeten onderzoeken.

Ik concludeer tot verwerping van het principale beroep.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden

Advocaat-Generaal