HR, 17-05-2024, nr. 23/00091

PROCUREUR-GENERAAL

BIJ DE

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Nummer 23/00091

Zitting 22 maart 2024

CONCLUSIE

G.R.B. van Peursem

In de zaak

Pharmathen Global B.V.,eiseres in het principaal cassatieberoep, verweerster in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep

tegen

Novartis A.G.,

verweerster in het principaal cassatieberoep, eiseres in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep

Partijen worden hierna aangeduid als Pharmathen Global en Novartis.

In dit kort geding heeft octrooihoudster Novartis verschillende grensoverschrijdende voorzieningen gevorderd jegens Pharmathen Global wegens inbreuk op Europees octrooi EP 2 377 519 B1 (hierna EP 519 of het octrooi), een werkwijzeoctrooi voor de vervaardiging van octreotidemicroacetaatdeeltjes, gebruikt in injectaten voor de behandeling van bepaalde vormen van kanker. De voorzieningenrechter heeft Pharmathen Global een verbod om onrechtmatig te handelen opgelegd, een (in)direct inbreukverbod in Nederland en de andere landen waarin EP 519 van kracht is en haar geboden derden, waaronder dochter Pharmathen Griekenland, te instrueren octrooi-inbreuk te staken en gestaakt te houden. Het hof heeft het vonnis vernietigd voor zover Pharmathen Global is verboden onrechtmatig te handelen en is geboden Pharmathen Griekenland te instrueren de inbreuk op het Griekse deel van EP 519 te staken, welke vorderingen alsnog zijn afgewezen. Het hof heeft het vonnis voor het overige bekrachtigd, inclusief het octrooi-inbreukverbod, waaronder het hof ook heeft begrepen het leiding geven door Pharmathen Global aan inbreukmakend handelen van Pharmathen Griekenland. In onderdeel 1 van het principale cassatieberoep klaagt Pharmathen Global dat het hof de grenzen van de rechtsstrijd heeft overtreden en heeft miskend dat ‘leiding geven aan’ inbreukmakende handelingen zelf geen octrooi-inbreuk oplevert. Onderdeel 2 van het principale cassatieberoep richt verschillende rechts- en motiveringsklachten tegen het oordeel dat de werkwijze van Pharmathen in het equivalentiebereik inbreuk maakt. Ik zie de klachten van het principaal cassatieberoep niet slagen, zodat niet behoeft te worden toegekomen aan het voorwaardelijk ingestelde incidentele cassatieberoep. Dat bespreek ik niettemin (kort) inhoudelijk.

1.Feiten1.

1.1 De Novartis-groep is een wereldwijd opererend farmaceutisch concern dat geneesmiddelen ontwikkelt, produceert en verhandelt. De Novartis-groep wordt geleid door Novartis.

1.2 Novartis brengt een injecteerbaar LAR (Long Acting Release) product met octreotide op de markt onder de naam Sandostatine LAR. Octreotide lijkt op het lichaamseigen hormoon somatostatine en het blokkeert de aanmaak van veel soorten hormonen. Octreotide wordt voorgeschreven in de behandeling van verschillende kankertumoren van organen die hormonen produceren, zoals bij acromegalie en gastroenteropancreatische neuro-endocriene tumoren. Microdeeltjes bestaande uit een biologisch afbreekbaar poly(lactide-co-glycolide) (hierna: PLG) polymeer en octreotide acetaat worden door middel van een injectie in de spier ingespoten. De microdeeltjes geven de octreotide langzaam af aan de bloedbaan.

1.3 Novartis is houdster van - onder andere - EP 519 getiteld “Pharmaceutical Composition Comprising Octreotide Microparticles". EP 519 is verleend op 23 maart 2016 op een aanvraag van 18 november 2003 en doet een beroep op de prioriteitsdocumenten GB 0226993, gedateerd 19 november 2002, en GB 0227883, gedateerd 29 november 2002. Het is tot en met 19 november 2023 van kracht (geweest) en is gedesigneerd voor Nederland, Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Liechtenstein, Portugal, Spanje, Zwitserland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk.

1.4 De onafhankelijke conclusies 1 en 2 van EP 519 luiden in de oorspronkelijke Engelse taalversie als volgt:

1. A process for the production of octreotide acetate microparticles comprising the steps of:

a) mixing octreotide acetate in methanol with methylene chloride containing a dissolved linear poly (lactide-co-glycolide) to form a solution: and

b) emulsifying said solution with the extraction medium, wherein said extraction medium is water or an aqueous buffered solution with a stabiliser:

c) immediately after the formation of emulsion, adding all at once said emulsion to an effective amount of an extraction medium to extract methylene to form said microparticles, wherein said extraction medium is water or an aqueous phase: and

d) collecting and drying the microparticles, e.g. freeze-drying or drying under vacuum.

2. A process for the production of octreotide acetate microparticles comprising the steps of:

a) mixing octreotide acetate in methanol with methylene chloride containing a dissolved linear poly (lactide-co-glycolide) to form a solution; and

b) mixing said solution with high shear stress with a suitable quantity of process medium in the ratio of 1 volume of said solution of step a) with 10 to up to 50 volumes of process medium, wherein said process medium is an aqueous phase:

c) hardening the microparticles by solvent evaporation under stirring; and

d) washing, collecting and drying the microparticles.

1.5 Deze conclusies luiden in de onbestreden Nederlandse vertaling als volgt:

1. Werkwijze voor de vervaardiging van octreotideacetaatmicrodeeltjes, omvattende de stappen van:

a) mengen van octreotideacetaat in methanol met dichloormethaan dat een opgelost lineair poly(lactide-co-glycolide) bevat om een oplossing te vormen: en

b) emulgeren van de oplossing met het extractiemedium, waarbij het extractiemedium water of een waterige gebufferde oplossing met een stabilisator is;

c) direct na de vorming van de emulsie in één keer toevoegen van de emulsie aan een effectieve hoeveelheid van een extractiemedium om dichloormethaan te extraheren om de microdeeltjes te vormen, waarbij het extractiemedium water of een waterige fase is: en

d) verzamelen en drogen van de microdeeltjes. bijv. vriesdrogen of drogen onder vacuüm.

2. Werkwijze voor de vervaardiging van octreotideacetaatmicrodeeltjes omvattende de stappen van:

a) mengen van octreotideacetaat in methanol met dichloormethaan dat een opgelost lineair poly(lactide-co-glycolide) bevat om een oplossing te vormen; en

b) mengen van de oplossing met hoge afschuifspanning met een geschikte hoeveelheid procesmedium in de verhouding van 1 volume van de oplossing van stap a) tot 10 tot ten hoogste 50 volumes procesmedium, waarbij het procesmedium een waterige fase is;

c) harden van de microdeeltjes door oplosmiddelverdamping onder roeren; en

d) wassen, verzamelen en drogen van de microdeeltjes.

1.6 De Griekse vennootschap Pharmathen SA (hierna: Pharmathen Griekenland) is in 1969 opgericht. De Pharmathen-groep bestaat inmiddels uit verschillende Europese farmaceutische ondernemingen op het gebied van – onder meer – generieke geneesmiddelen. In september 2015 heeft de Britse investeerder BC Partners de Pharmathen-groep overgenomen, waarna op 13 oktober 2016 Pharmathen Global is opgericht. Op 20 januari 2022 is de Pharmathen-groep overgenomen door de Zwitserse investeerder Partners Group.

1.7 In de gedeponeerde jaarrekening over 2020 van Pharmathen Global is onder meer het volgende opgenomen:

Directors' Report

PHARMATHEN GLOBAL BV: Report of the Management Board

1 Company Overview

(...)

Following the acquisition of Pharmathen in 2015 by funds advised by BC

Partners, the strategy of the Group focused on expanding further its

international Business to Business (B2B) operations. With this target the Group

in 2017 divested its Business to Consumer (B2C) operations and applied a

Netherlands based B2B operating model and structure based on strong

relationships with its marketing partners.

As a result Pharmathen Global B.V. became the leading operating company of

the Group, being responsible for setting the strategic targets, deciding on the

allocation of the R&D resources of the Group and its commercial policy. It also

exploits commercially in the international markets the products developed by the

Group by forming long lasting business relationships with leading marketing

partners that distribute the products of the Group worldwide. The development

of the international business is supported by experienced staff, which is

employed by Pharmathen Global B.V. and its subsidiary Pharmathen UK Ltd

(based in Hertfordshire, UK).

(...)

1. General information

Activities:

Pharmathen Global B. V. (hereafter "the Company") is a private limited liability

company (B.V.) incorporated on 13 October 2016 in the Netherlands. The

Company was set up to become the B2B sales and marketing and business

development hub of Pharmathen Group for international B2B customers. The

Company is also leading all the strategic decision making of the Group with

respect to Research and Development of new products, commercial terms and

policies and Group investing and financing.

1.8 Binnen de Pharmathen-groep produceert Pharmathen Griekenland in Griekenland injecteerbare octreotide LAR-producten. Bij de vervaardiging van deze producten maakt Pharmathen Griekenland gebruik van PLGA polymeren die zij van Corbion betrekt, genaamd Purasorb® PDLG 5505G (hierna: Purasorb).

1.9 Op 13 maart 2019 heeft Pharmathen Griekenland Novartis in rechte betrokken voor de rechtbank Athene, Griekenland. In deze bodemprocedure heeft Pharmathen Griekenland een verklaring voor recht van niet-inbreuk op EP 519 gevorderd.

1.10 Novartis heeft op 16 april 2019 tegen Pharmathen Griekenland twee procedures aanhangig gemaakt voor de voorzieningenrechter in de rechtbank Athene, Griekenland. De eerste procedure is een kort geding waarin Novartis - onder meer - een voorlopig verbod op inbreuk op het Griekse deel van EP 519 heeft gevorderd. In de tweede procedure heeft Novartis een voorlopig verbod op inbreuk op het Griekse deel van EP 519 gevorderd tot aan de mondelinge behandeling in het kort geding. De vordering in de tweede procedure is afgewezen op 18 april 2019. De vorderingen in de eerste procedure zijn afgewezen bij vonnis van 10 oktober 2019. De Griekse voorzieningenrechter oordeelde in dat vonnis dat Pharmathen Griekenland geen inbreuk maakt op het Griekse deel van EP 519.

1.11 In de door Pharmathen Griekenland gestarte bodemprocedure heeft Novartis vervolgens verzocht om de afwijzende beslissing in het kort geding te herroepen. Bij vonnis van 26 november 2021 heeft de Griekse rechter de vorderingen van Pharmathen Griekenland en die van Novartis afgewezen op procedurele gronden.

1.12 Pharmathen Griekenland heeft op 18 november 2021 in Tsjechië en Duitsland marktvergunningen gekregen om injecteerbare octreotide LAR-producten onder de merknaam Okrodin (hierna: Okrodin) op de markt te brengen. Daarnaast heeft Pharmathen Griekenland aanvragen voor marktvergunningen ingediend in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

1.13 In de Global Product Catalogue 2021 van de Pharmathen-groep is - onder meer - het volgende opgenomen (gele markering toegevoegd):

2.Procesverloop2.

2.1 Novartis heeft Pharmathen Global gedagvaard in kort geding en in eerste aanleg gevorderd dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar te verklaren bij voorraad en op straffe van verbeurte van dwangsommen en kosten rechtens ex art. 1019h Rv:

(i) Pharmathen Global zal verbieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis, in de landen genoemd in punt 40 van de dagvaarding, onrechtmatig te handelen, door haar dochtervennootschappen (de houder van marktvergunningen en hun lokale vertegenwoordigers), of derden distributeurs, aan te zetten tot het maken van inbreuk, die inbreuk toe te staan, goed te keuren, te faciliteren, te bevorderen, of uit te lokken, of het willens en wetens profiteren van die inbreuk, in het bijzonder door het geven van goedkeuring om inbreukmakende producten te produceren, vermarkten en exporteren, dan wel anderszins onrechtmatig te handelen vis-à-vis Novartis;

(ii) Pharmathen Global zal verbieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis, in Nederland en de andere landen waar EP 519 van kracht is, direct of indirect inbreuk te maken op EP 519;

(iii) Pharmathen Global zal gebieden dat zij derden, waaronder haar dochtervennootschap Pharmathen Griekenland, hun lokale vertegenwoordigers, of derden distributeurs zal instrueren de inbreuk op EP 519 te staken en gestaakt te houden.

2.2 De kortgedingrechter heeft de vorderingen grotendeels toegewezen en Pharmathen Global in de kosten veroordeeld.

2.3 Pharmathen Global heeft onder aanvoering van 19 grieven appel ingesteld met als strekking dat het hof de vorderingen van Novartis alsnog afwijst.

2.4 Het hof heeft het vonnis grotendeels bekrachtigd en alleen het toegewezen verbod op onrechtmatig handelen en het toegewezen bevel tot het instrueren van Pharmathen Griekenland voor zover betrekking hebbend op het Griekse deel van EP 519 vernietigd en alsnog afgewezen. De bekrachtiging houdt in dat is blijven staan het octrooi-inbreukverbod uit 5.2 van het dictum van het kortgedingvonnis, dat als volgt luidt:

“5.2 verbiedt Parmathen (sc. Pharmathen Global, A-G) om binnen twee weken na betekening van dit vonnis, in Nederland en de andere landen waar EP 519 van kracht is, direct of indirect inbreuk te maken op EP 519;”.

Het hof heeft Pharmathen Global daarbij veroordeeld in de kosten van het hoger beroep, conform partijafspraak terzake begroot op € 100.000 vermeerderd met rente en de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

2.5 Het hof heeft, voor zover in cassatie relevant, het volgende overwogen:

“Grief 4: erkenning Grieks vonnis

(…)

5.11 Het betoog van Pharmathen Global dat zij, ondanks het voorgaande, toch een beroep kan doen op gezag van gewijsde is gebaseerd op de veronderstelling dat Pharmathen Global en Pharmathen Griekenland kunnen worden gezien als één procespartij. Die veronderstelling is ongegrond. Zoals de verklaring van de door Pharmathen Global ingeschakelde deskundige [deskundige 1] bevestigt, zijn Pharmathen Global en Pharmathen Griekenland, ook naar Grieks recht, van elkaar te onderscheiden rechtspersonen. (…)

5.12 Er is ook geen sprake van schending van de regels van internationale rechtsmacht. De Nederlandse rechter heeft krachtens artikel 4 van de Brussel Ibis verordening rechtsmacht in deze zaak, omdat Pharmathen Global in Nederland is gevestigd. Die rechtsmacht is grensoverschrijdend en strekt zich dus ook uit tot handelingen van Pharmathen Global in andere landen waar EP 519 van kracht is, waaronder Griekenland en Duitsland. Dat de Nederlandse rechter geen rechtsmacht zou hebben gehad in een zaak tegen Pharmathen Griekenland over inbreuken op het Griekse deel van EP 519, omdat daarover al een bodemprocedure loopt tussen Novarits en Pharmathen Griekenland, doet niet ter zake. Pharmathen Griekenland is immers geen partij in deze procedure.

5.13 Pharmathen Global heeft echter ook aangevoerd dat het naar Grieks recht niet mogelijk is de werking van een rechterlijke beslissing opzij te zetten door een tweede rechterlijke beslissing, anders dan door het instellen van een rechtsmiddel tegen de eerste rechterlijke beslissing. Met andere woorden, een tweede procedure kan niet worden gebruikt als verkapt hoger beroep van een ongunstige beslissing in een eerdere procedure. Schending van die regel kan zich ook voordoen als de tweede rechterlijke beslissing zich richt tegen een andere partij dan de eerste beslissing, maar feitelijk tot gevolg heeft dat de werking van de eerste rechterlijke beslissing opzij wordt gezet.

5.14 De hiervoor beschreven regel is geschonden in het vonnis, voor zover de voorzieningenrechter daarbij Pharmathen Global heeft bevolen Pharmathen Griekenland te instrueren de gestelde inbreuk in Griekenland te staken. Het vonnis zet daarmee namelijk de beslissing van de Griekse voorzieningenrechter tot afwijzing van het tegen Pharmathen Griekenland gevorderde verbod tot het maken van inbreuk in Griekenland, feitelijk opzij. Voor het overige is de regel niet geschonden. Het tegen Pharmathen Global uitgesproken inbreukverbod en het uitgesproken bevel tot het instrueren van Pharmathen Griekenland tot het staken van inbreuken buiten Griekenland botst niet met de beslissing van de Griekse voorzieningenrechter. Die Griekse beslissing heeft namelijk geen betrekking op inbreuken door Pharmathen Global zelf en evenmin op inbreuken door Pharmathen Griekenland buiten Griekenland.

Grief 5: inbreuk en onrechtmatig handelen

5.15 Grief 5 van Pharmathen Global richt zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat aannemelijk is dat Pharmathen Global op enigerlei wijze betrokken is bij inbreuk op EP 519 in de landen waar het octrooi van kracht is en dat dit naar Nederlands recht onrechtmatig is. Die grief treft om de volgende redenen geen doel.

5.16 Voorop staat dat de vraag of Pharmathen Global inbreuk maakt moet worden beoordeeld naar het recht van de landen waarvoor Novartis bescherming inroept. Artikel 8 van de Rome II verordening schrijft namelijk voor dat de niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht, wordt beheerst door het recht van het land waarvoor de bescherming wordt gevorderd. Er is dus niet alleen Nederlands recht van toepassing. Gegeven de vergaande (informele) harmonisatie van de aan een Europees octrooi verbonden rechten in de lidstaten van het Europees octrooiverdrag, zal het hof hierna ervan uitgaan dat die rechten in alle landen gelijk zijn. Daarbij zal het hof het Nederlands rechts als uitgangspunt nemen en andere rechtstelsels slechts bespreken als partijen hebben aangevoerd dat onder een specifiek rechtsstelsel een afwijkende regeling geldt.

5.17 Naar het oordeel van het hof is Pharmathen Global zelf verantwoordelijk voor het verrichten van de gestelde voorbehouden handelingen in de diverse lidstaten waar EP 519 van kracht is. Novartis heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat Pharmathen Global niet slechts de moedervennootschap is van Pharmathen Griekenland, maar feitelijk leiding of uitvoering geeft aan voorbehouden handelingen met betrekking tot de LAR-producten. In dit verband heeft Novartis eronder meer op gewezen dat Pharmathen Global in haar jaarverslag 2020 het volgende meldt:

“As a result Pharmathen Global B.V. became the leading operating company of the Group, being responsible for setting the strategic targets, deciding on the allocation of R&D resources of the Group and its commercial policy. It also exploits commercially in the international markets the products developed by the Group by forming long lasting business relationships with leading marketing partners that distribute the products of the Group worldwide. The development of the international business is supported by experienced staff which is employed by Pharmathen Global B.V. and its subsidiary Pharmathen UK Ltd (based in Hertfordshire, UK).”

Pharmathen Global heeft ook erkend dat zij vanaf haar oprichting in 2016 geleidelijk de verkoop ter hand heeft genomen (conclusie van antwoord, paragraaf 4). Zij stelt alleen dat Pharmathen Griekenland de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en de verkoop in Griekenland en 'bepaalde nichemarkten' buiten Griekenland is blijven verzorgen. Dat sluit niet uit dat Pharmathen Global leiding heeft gegeven aan die activiteiten.

5.18 Daarnaast heeft Pharmathen Global aangevoerd dat de voorgenomen herstructurering voorziet in de overdracht van de commerciële activiteiten van Pharmathen Global aan Pharmathen Griekenland. Zoals het hof hiervoor al heeft geoordeeld in het kader van de beoordeling van grief 3. is niet aannemelijk dat deze gestelde herstructurering al is gerealiseerd. Gegeven de vooralsnog centrale en leidende rol van Pharmathen Global bij de commerciële exploitatie van de LAR-producten, moet (ook) Pharmathen Global verantwoordelijk worden gehouden voor de gestelde voorbehouden handelingen, ook als bepaalde handelingen feitelijk zijn verricht door Pharmathen Griekenland.

5.19 Het verweer van Pharmathen Global dat de wettelijke lijst met handelingen die zijn voorbehouden aan de octrooihouder niet kan worden uitgebreid met een beroep op het algemene leerstuk van onrechtmatige daad, kan het hof passeren. Het voorgaande oordeel over de verantwoordelijkheid van Pharmathen Global impliceert geen uitbreiding van de in de wet opgesomde voorbehouden handelingen. Het maakt alleen duidelijk dat de verantwoordelijkheid voor voorbehouden handelingen onder omstandigheden (ook) kan liggen bij een andere vennootschap dan de vennootschap die de handelingen feitelijk uitvoert.

5.20 Eenzelfde oordeel volgt uit het Griekse octrooirecht, waarnaar beide partijen verwijzen. Novartis heeft, onderbouwde met verklaringen van de Griekse advocaat [deskundige 2] , laten zien dat onder het Griekse octrooirecht de partij die verantwoordelijk is voor de ‘productive exploitation’ van de geoctrooieerde uitvindingen een voorbehouden handeling verricht, ook als een andere partij bepaalde handelingen feitelijk verricht. (…)

5.21 Novartis heeft niet aangevoerd dat Pharmathen Global op nog andere wijze onrechtmatig handelt dan door de hiervoor genoemde feiten, die meebrengen dat Pharmathen Global zelf inbreuk maakt. Er bestaat daarom geen grond voor toewijzing van het gevorderde verbod op onrechtmatig handelen, naast het gevorderde inbreukverbod, en Novartis heeft daarbij ook geen belang. Gelet op de wijze waarop Pharmathen Global inbreuk maakt, in het bijzonder het leiding geven aan Pharmathen Griekenland, is het gevorderde bevel om Pharmathen Griekenland te instrueren de inbreuk te staken wel een passende remedie naast het inbreukverbod, zij het met uitsluiting van inbreuken op het Griekse deel van EP 519 ter vermijding van een botsing met het Griekse vonnis (zie hiervoor in 5.14).

(…)”

In rov. 5.23 is onder het kopje “Grieven 6 tot en met 11: beschermingsomvang” art. 69 lid 1 EOV en het daarbij behorende uitlegprotocol weergegeven, in rov. 5.24- 5.24.6 gevolgd door een uiteenzetting van de door het hof gevolgde twee-stappen benadering bij de toepassing van art. 69 EOV ter beoordeling van inbreuk in het equivalentiebereik. Daarna vervolgt het bestreden arrest met:

“Grief 6: geen letterlijke inbreuk 'een lineair PLG'

5.25 In het kader van de beoordeling van de 'letterlijke inbreuk’ twisten partijen ten eerste over de uitleg van het conclusie-element 'een lineair PLG’ (lineair poly(lactide-co-glycolide)). In dit verband staat niet ter discussie dat er een tegenstelling bestaat tussen enerzijds lineair PLG en anderzijds ster PLG. Partijen verschillen echter van mening over het criterium voor het maken van dat onderscheid. Volgens Novartis moet het al dan niet lineaire karakter van het PLG worden vastgesteld door het tellen van de armen van de PLG-moleculen. Pharmathen Global meent dat het al dan niet lineaire karakter van het PLG moet worden bepaald aan de hand van de in het kader van de productie van het PLG gebruikte initiator en meer in het bijzonder dat de gemiddelde vakpersoon op de prioriteitsdatum PLG gemaakt met glucose als initiator zou kwalificeren als ster PLG in plaats van lineair PLG in de zin van EP 519. Het hof is het wat betreft de letterlijke inbreuk op dit punt eens met Pharmathen Global.

5.26 Voorop staat dat de gemiddelde vakpersoon het octrooi leest met zijn algemene vakkennis. Op zich heeft Novartis voldoende aannemelijk gemaakt dat de gemiddelde vakpersoon op grond van zijn algemene vakkennis op de prioriteitsdatum wist dat de begrippen ‘lineair’ en 'ster' duiden op verschillende structuren van het polymeer en meer specifiek op een verschillend aantal armen van het polymeer.

5.27 Aangenomen moet echter worden dat de gemiddelde vakpersoon ook wist dat op de prioriteitsdatum geen methode beschikbaar was om het aantal armen van met glucose geproduceerd PLG nauwkeurig vast te stellen en dat men mede daarom gewoon was PLG te classificeren op basis van de gebruikte initiator. Polymeren gemaakt met een initiator met één vrije hydroxylgroep (of twee vrije hydroxylgroepen) werden gekwalificeerd als lineaire polymeren. Polymeren die werden gemaakt met initiatoren met drie of meer vrije hydroxylgroepen, zoals het polyol glucose dat vijf vrije hydroxylgroepen heeft, werden zonder meer aangemerkt als ster polymeer. Daarbij was namelijk de veronderstelling dat een polymeer gemaakt met een dergelijke initiator hoofdzakelijk polymeren bevat met meer dan drie armen.

5.28 Dat dit de algemene vakkennis was waarmee de vakpersoon EP 519 op de prioriteitsdatum leest, wordt bevestigd door de eigen stellingen van Novartis. Novartis heeft aangevoerd dat op de prioriteitsdatum er geen geschikte methode was om het aantal armen van PLG-polymeren te bepalen (inleidende dagvaarding, paragraaf 52, en memorie van antwoord, paragrafen 195-208) en dat men op de prioriteitsdatum ervan uitging dat een sterpolymeer het gevolg was een toepassing van een zekere initiator zoals glucose en de juiste reactiecondities (memorie van antwoord, paragraaf 162).

5.29 Dat het gebruikelijk was om een met glucose geproduceerd PLG aan te merken als ster polymeer wordt bovendien bevestigd door het feit dat Novartis uit de vele publicaties over lineair en ster polymeer die zij heeft overgelegd niet één voorbeeld heeft kunnen halen van de kwalificatie van een met glucose geproduceerd PLG als een lineair PLG. Novartis erkent ook dat het door Pharmathen Global gebruikte Purasorb in het algemeen als stervormig wordt gerubriceerd, hoewel een deel van de polymeren in het product lineair is (pleitnota eerste aanleg, paragraaf 79).

5.30 Dat de gemiddelde vakpersoon het kenmerk 'een lineair PLG' in conclusie 1 van EP 519 moet lezen overeenkomstig zijn algemene vakkennis wordt bevestigd door de beschrijving van EP 519. De beschrijving van EP 519 noemt geen methode voor het bepalen van het aantal armen van het PLG, maar verwijst voor de inhoud van de begrippen lineair PLG en ster PLG naar de wijze waarop lineair PLG en ster PLG destijds werden gemaakt. Voor lineair PLG verwijst de beschrijving naar de conventionele bereidingswijzen, zoals geopenbaard in onder meer US 3 773 919. Pharmathen Global heeft onbetwist aangevoerd dat in die conventionele bereidingswijze gebruik werd gemaakt van een initiator met één vrije hydroxylgroep. De enige duiding die de beschrijving geeft aan het begrip sterpolymeer is de vermelding in paragraaf [0022] dat het bijvoorbeeld kan gaan om een reactieproduct van een initiator met ten minste drie hydroxylgroepen. Datzelfde volgt uit de laatste zin van paragraaf [0022] van EP 519: ‘these star polymer products are disclosed e.g.'. Niet ter discussie staat dat uit de verleningsgeschiedenis blijkt dat aan het eind van die zin de woorden 'in US patent 5,992,682' zijn weggevallen en dat de zin dus moet worden gelezen als ‘these star polymer products are disclosed e.g. in US patent 5,992,682’. Die octrooiaanvraag US 5 992 682 (hierna: US 682) openbaart polymeren die een reactieproduct zijn van een initiator met ten minste drie hydroxylgroepen, in het bijzonder reactieproducten van de initiator glucose.

5.31 Daar komt bij dat paragraaf [0022] van de beschrijving vermeldt dat "the linear polymer of the invention [...] contains less than 5%, or preferably is free from, star polymers'. Pharmathen Global heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat een dergelijke hoge mate van zuiver lineair PLG niet kan worden bereikt met glucose als initiator. Dat onderstreept dat glucose-geïnitieerd PLG niet ‘letterlijk' een lineair PLG in de zin van EP 519 is.

5.32 Niet in geschil is dat uitgaande van de hiervoor gegeven uitleg van het kenmerk ‘een lineair PLG' de door Pharmathen Griekenland en Pharmathen Global gebruikte werkwijze niet letterlijk inbreuk maakt op EP 519. Tussen partijen staat vast dat Pharmathen Griekenland en Pharmathen Global bij de productie van ocreotideacetaatmicrodeeltjes gebruik maken van een PLG-product genaamd Purasorb van Corbion dat is gemaakt met glucose als initiator.

Grief 6: equivalentie van Purasorb en een lineair PLG

5.33 Novartis heeft subsidiair een beroep gedaan op equivalentie. Zij betoogt in dit verband dat Purasorb equivalent is aan een lineair PLG in de zin van EP 519. Phannathen Global bestrijdt dat. Het hof is het om de volgende redenen eens met Novartis. In dit verband staat voorop dat, zoals het hof zal motiveren in het kader van de beoordeling van grief 12, Purasorb een mengsel is van lineaire en stervormige PLG-moIeculen, waarvan 47 tot 72% lineair is.

5.34 Om de vraag of Purasorb equivalent is aan het geclaimde lineaire PLG positief te kunnen beantwoorden is ten eerste vereist dat Purasorb vanuit technisch oogpunt gelijkwaardig is aan een lineair PLG in de zin van EP 519. Aan dat vereiste is voldaan als de door Pharmathen Griekenland en Pharmathen Global gebruikte werkwijze het probleem dat het octrooi oplost, ook oplost en Purasorb in dat kader dezelfde functie vervult als een lineair PLG in de zin van EP 519. Om te kunnen beoordelen of aan dit vereiste is voldaan moet eerst worden vastgesteld welk probleem of welke problemen het octrooi beoogt op te lossen.

5.35 De paragrafen [0002] en [0003] van EP 519 beschrijven dat op de prioriteitsdatum ocreotideacetaatmicrodeeltjes voor parenterale toediening met vertraagde afgifte, zoals Sandostatin LAR, werden gemaakt met ster PLG. Daarnaast vermelden die paragrafen dat ocreotideacetaatmicrodeeltjes werden gemaakt conform de leer van US 5 53 8 739 (hierna: US 739), die het gebruik van siliconenolie en heptaan inhoudt. Paragraaf [0004] meldt dat er destijds geen op lineair PLG gebaseerde octreotidesamenstellingen voor parenterale toediening met vertraagde afgifte op de markt waren. De uitvinding is volgens paragraaf [0005] een werkwijze voor de vervaardiging van ocreotideacetaatmicrodeeltjes, met vergelijkbare farmacokinetische eigenschappen als Sandostatin LAR, maar dan gemaakt van lineair PLG en zonder siliconenolie en heptaan. Die werkwijze is goedkoper en makkelijker, aldus paragraaf [0004] van de beschrijving.

5.36 Uit deze paragrafen volgt dat de geclaimde bijdrage aan de stand van de techniek onder meer is dat de gemiddelde vakpersoon wordt geleerd hoe ocreotideacetaatmicrodeeltjes met vergelijkbare farmacokinetische eigenschappen als Sandostatin LAR kunnen worden gemaakt van lineair PLG. Die uitvindingsgedachte wordt benut voor zover de geclaimde werkwijzestappen worden gebruikt om met de lineaire PLG-moleculen uit het Purasorbmengsel ocreotideacetaatmicrodeeltjes te produceren. Op basis van het octrooi weet de gemiddelde vakpersoon immers dat, als gebruik wordt gemaakt van de geclaimde werkwijzestappen, de aanwezigheid van 47 tot 72% lineair PLG in het uitgangsmateriaal zal leiden tot ocreotideacetaatmicrodeeltjes met vergelijkbare farmacokinetische eigenschappen als Sandostatin LAR. Dat Purasorb ook stervormige PLG-moleculen bevat, waarvoor op de prioriteitsdatum al andere werkwijzen bekend waren, staat daar niet aan in de weg. Niet ter discussie staat dat toepassing van de werkwijze ook bij aanwezigheid van ster PLG in het uitgangsmateriaal resulteert in ocreotideacetaatmicrodeeltjes die met Sandostatin LAR vergelijkbare farmacokinetische eigenschappen hebben. Ook is niet in geschil dat het mengsel van lineaire en stervormige PLG-moleculen in Purasorb in dat kader dezelfde functie vervult als het geclaimde lineaire PLG, te weten het dusdanig ‘verpakken’ van de werkzame stof octreotide acetaat dat die vertraagd wordt afgegeven in het lichaam.

5.37 De aanwezigheid van ster PLG belet ook niet dat met Purasorb de andere in paragrafen [0004] en [0005] van EP 519 beschreven voordelen van de uitvinding worden gerealiseerd, te weten dat de met de geclaimde werkwijze geproduceerde microdeeltjes vrij zijn van onzuiverheden in de vorm van heptaan en siliconenolie en dat de werkwijze mede daarom goedkoper en eenvoudiger is dan de bekende werkwijze voor de productie van ocreotideacetaatmicrodeeltjes. Dat de werkwijze ook met de aanwezigheid van ster PLG in het uitgangsmateriaal resulteert in deeltjes zonder heptaan en siliconenolie staat niet ter discussie.

5.38 Wat betreft de kosten en eenvoud van de werkwijze heeft Novartis aangevoerd dat de gemiddelde vakpersoon zal begrijpen dat die voordelen onder meer voortvloeien uit het feit dat in de bekende werkwijze werd gewerkt met een zo zuiver mogelijk ster PLG, dat wil zeggen een PLG met zo min mogelijk lineair PLG. en dat de productie en toepassing van min of meer zuiver ster PLG relatief duur en lastig is. In dat kader hebben Novartis en de door haar ingeschakelde deskundige [deskundige 3] toegelicht dat om te voorkomen dat zich bij de bereiding van ster PLG (en de ocreotideacetaatmicrodeeltjes) lineair PLG vormt, het noodzakelijk is om de ingrediënten minutieus te zuiveren en de reactiecondities nauwkeurig te controleren. Het octrooi leert dat. als de geclaimde werkwijzestappen worden gevolgd, de ocreotideacetaatmicrodeeltjes ook met lineair PLG kunnen worden gemaakt en dat het in dat geval dus niet nodig is om bij de bereiding van het PLG (en de ocreotideacetaatmicrodeeltjes) te voorkomen dat lineair PLG ontstaat. Dat voordeel wordt ook behaald als wordt gewerkt met een mengsel van lineair en ster PLG dat is geproduceerd zonder de dure en gecompliceerde maatregelen in acht te nemen die nodig zijn voor de productie van min of meer zuiver ster PLG.

5.39 Dat de gemiddelde vakpersoon zou denken dat in die bekende werkwijze werd gewerkt met min of meer zuiver ster PLG, acht het hof voldoende aannemelijk, gelet op het feit dat op de prioriteitsdatum niet bekend was dat en hoe ocreotideacetaatmicrodeeltjes met vergelijkbare farmacokinetische eigenschappen als Sandostatin LAR konden worden gemaakt op basis van lineair PLG. De gemiddelde vakpersoon zou daarom denken dat in de stand van de techniek de vorming van lineair PLG zoveel mogelijk werd vermeden. Paragraaf [0003] van EP 519 sterkt de gemiddelde vakpersoon in die gedachte. Die paragraaf beschrijft namelijk dat ocreotideacetaatmicrodeeltjes in de stand van de techniek werden geproduceerd op basis van 'star polymer’ en verwijst in dat verband naar US 682. US 682 claimt in conclusie 1 polyolen die ten minste drie armen en een stervormige structuur hebben (‘said polyol ester having at least 3 of said hydroxyl groups in esterified form and having a star-shaped structure’). Dat zijn zuivere sterpolymeren. Dat een andere aanvraag die parallel aan US 682 is ingediend, te weten GB 2 145 422, ook polyolen met minder dan 3 armen openbaart, maakt dat niet anders. EP 519 verwijst immers naar US 682 en niet naar GB 422. Daarom zal de gemiddelde vakpersoon US 682 wel en GB 422 niet althans niet in dit verband betrekken bij de uitleg van de conclusies van EP 519.

5.40 Dat EP 519 ook verwijst naar de octrooiaanvraag US 739 kan, anders dan Pharmathen Global meent, niet leiden tot een ander oordeel. Die verwijzing gebeurt niet in het kader van de beschrijving van de in de stand van de techniek gebruikte PLG, maar in het kader van de beschrijving van bereidingswijzen van microdeeltjes met gebruik van siliconenolie en heptaan. De gemiddelde vakpersoon zal US 739 daarom niet raadplegen bij de uitleg van het kenmerk ‘een lineair PLG’. Bovendien geeft US 739 uitdrukkelijk de voorkeur aan het gebruik van sterpolymeren boven lineaire polymeren vanwege gunstig geachte eigenschappen van sterpolymeren (relatief hoog moleculair gewicht met relatief korte ketens) bij de productie van microdeeltjes (US 739, kolom 8, regel 24-34). Ook als de gemiddelde vakpersoon US 739 in dit verband zou raadplegen, wordt hij dus bevestigd in het idee dat op de prioriteitsdatum gebruik werd gemaakt van min of meer zuiver ster PLG. Dat US 739 niet expliciet de te nemen maatregelen openbaart om de zuiverheid van ster PLG te realiseren, maakt dat niet anders.

5.41 Het hof acht ook voldoende aannemelijk dal de productie en het gebruik van min of meer zuiver ster PLG duurder en gecompliceerder is dan de productie en het gebruik van Purasorb. Novartis heeft dat, onderbouwd met verklaringen van haar deskundige [deskundige 3] , toegelicht aan de hand van de maatregelen die genomen moeten worden ter voorkoming van de vorming van een substantieel deel lineair PLG. Pharmathen Global heeft dat niet of onvoldoende betwist.

5.42 Ten overvloede wijst het hof erop dat het oordeel dat Pharmathen Griekenland en Pharmathen Global met hun werkwijze de leer van het octrooi toepassen, ook wordt ondersteund door de informatie uit het verleningsdossier. Novartis heeft laten zien dat daaruit blijkt dat de achter de woorden van de conclusie liggende uitvindingsgedachte niet alleen het gebruik van een lineair PLG zonder toevoeging van heptaan en siliconenolie betreft, maar ook het gebruik van methanol. Als niet of niet voldoende gemotiveerd betwist staat vast dat toepassing van methanol in plaats van water als oplosmiddel voor octreotideacetaat leidt tot meer homogene ocreotideacetaatmicrodeeltjes, ongeacht of de microdeeltjes worden gemaakt van lineair PLG of ster PLG. Dat onderstreept dat Purasorb een equivalent is van een lineair PLG in de zin van EP 519.

5.43 Uit het voorgaande volgt dat is voldaan aan het eerste vereiste voor equivalentie, te weten dat de door Pharmathen Griekenland en Pharmathen Global toegepaste werkwijze de problemen die ten grondslag liggen aan het octrooi ook oplost en dat Purasorb in dat kader eenzelfde functie vervult als het geclaimde lineaire PLG. Er is ook voldaan aan het tweede vereiste van een billijke bescherming van de octrooihouder. Zoals hiervoor overwogen, passen Pharmathen Griekenland en Pharmathen Global met hun werkwijze de leer van het octrooi toe en realiseren zij aldus de daaraan verbonden voordelen. Dat pleit ervoor die werkwijze onder de reikwijdte van EP 519 te brengen.

5.44 Er is ook een voldoende mate van rechtszekerheid. De gemiddelde vakpersoon zal begrijpen dat de octrooiconclusies ruimte laten voor equivalenten, omdat de leer van het octrooi voor de gemiddelde vakpersoon duidelijk breder is dan enkel het gebruik van het geclaimde lineaire PLG en mede het gebruik van Purasorb omvat. Er is geen goede grond om die werkwijze desondanks niet onder de reikwijdte van EP 519 te laten vallen. Het feit dat Purasorb niet letterlijk valt onder het kenmerk 'een lineair PLG' in de zin van EP 519 hangt samen met het feit dat er op de prioriteitsdatum nog geen methode beschikbaar was om de vertakkingsgraad van PLGs nauwkeurig vast te stellen en dat PLGs daarom werden geclassificeerd op basis van de gebruikte initiator. Op het moment dat Pharmathen Griekenland en Pharmathen Global hun werkwijze gingen toepassen, was echter de publicatie van Hadar verschenen. Daarin introduceerde Hadar een methode waarmee de vertakkingsgraad van PLGs wel redelijk nauwkeurig kon worden bepaald en publiceerde hij gegevens over onder meer Purasorb die duidelijk maken dat Purasorb een aanzienlijk deel lineair PLG bevat. In het licht van die nieuwe informatie en de wetenschap dat met Purasorb de voordelen van de uitvinding konden worden gerealiseerd, was het voor de gemiddelde vakpersoon voldoende duidelijk dat Purasorb een equivalent is van het in EP 519 geclaimde, lineaire PLG en dat de werkwijze van Pharmathen Griekenland en Pharmathen Global dus onder de beschermingsomvang van EP 519 valt.

5.45 Het verweer van Pharmathen Global dat Hadar buiten beschouwing moet worden gelaten omdat de prioriteitsdatum de peildatum is voor de beoordeling van de inbreuk, is ongegrond. In het kader van de vraag of een werkwijze onder de beschermingsomvang van het octrooi valt, kan mede betekenis worden gehecht aan de kennis van de gemiddelde vakpersoon ten tijde van de beweerde inbreuk, in het bijzonder waar het erom gaat of sprake is van equivalente elementen.

5.46 Dat paragraaf [0022] van de beschrijving vermeldt dat de lineaire PLG van de uitvinding maximaal 5% ster PLG bevat, kan niet leiden tot een ander oordeel over de rechtszekerheid. Zoals ook de voorzieningenrechter heeft geoordeeld, staat die grenswaarde niet in de conclusie en wordt die genoemd in een paragraaf die uitvoeringsvoorbeelden beschrijft. Mede gelet op de hiervoor beschreven leer van het octrooi zal de gemiddelde vakpersoon begrijpen dat een werkwijze waarbij gebruik wordt gemaakt van minder dan 5% ster polymeer niet meer is dan een uitvoeringsvorm van de geclaimde uitvinding waarmee het kostenvoordeel van de uitvinding optimaal wordt benut. De gemiddelde vakpersoon zal dan ook begrijpen dat de aangehaalde zin niet is bedoeld als beperking van de beschermingsomvang die het octrooi op basis van de tekst van de conclusie en de in de beschrijving geopenbaarde uitvindingsgedachte heeft.”

2.6 Pharmathen Global heeft tijdig cassatieberoep ingesteld. Novartis heeft verweer gevoerd en voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld, waartegen Pharmathen Global op haar beurt verweer heeft gevoerd. Partijen hebben hun standpunten schriftelijk laten toelichten. Pharmathen Global heeft gerepliceerd en Novartis gedupliceerd.

Novartis heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld onder de voorwaarde dat enig onderdeel van het principale cassatiemiddel slaagt. Die voorwaarde wordt blijkens de voorafgaande bespreking van het principaal beroep volgens mij niet vervuld, zodat de nu volgende bespreking van dat beroep in mijn ogen ten overvloede is.

Het middel bevat vier onderdelen, onderdelen 1 en 2 met subonderdelen. Onderdeel 1 richt motiveringsklachten tegen het oordeel in rov. 5.13-5.14 dat het naar Grieks recht niet mogelijk is de werking van een rechterlijke beslissing opzij te zetten door een tweede rechterlijke beslissing, anders dan door het instellen van een rechtsmiddel tegen de eerste rechterlijke beslissing. Onderdeel 2 richt rechts- en motiveringsklachten tegen het oordeel over ‘letterlijke’ inbreuk’ in rov. 5.25-5.31, onder de (additionele) voorwaarde dat een principale klacht tegen het equivalente inbreukoordeel zou slagen. Onderdeel 3 richt een andermaal additionele voorwaardelijke klacht tegen het oordeel in rov. 5.21 dat er geen grond bestaat voor toewijzing van het gevorderde verbod op onrechtmatig handelen, voor het geval het octrooi-inbreukverbod het niet zou houden in cassatie. Onderdeel 4 bevat een louter voortbouwende klacht.

Onderdeel 1 (instructiebevel aan Pharmathen Global inzake Griekenland)

Onderdeel 1 klaagt dat de oordelen in rov. 5.13-5.14 ontoereikend gemotiveerd zijn, althans dat het arrest innerlijk tegenstrijdig is. Deze klacht is uitgewerkt in subonderdelen 1.1-1.4, die ik geen van alle doel zie treffen.

Subonderdeel 1.1 klaagt dat de oordelen in rov. 5.13-5.14 ontoereikend gemotiveerd zijn, althans dat het arrest innerlijk tegenstrijdig is vanwege het navolgende. Pharmathen Global heeft onder inroeping van de verklaring van haar Griekse advocaat, [deskundige 1] , aangevoerd dat het vonnis in eerste aanleg ten onrechte het Griekse kortgedingvonnis opzij zet. Novartis heeft onder inroeping van de verklaring van haar Griekse advocaat, [deskundige 2], hier tegenin gebracht dat het bij dit Griekse kortgedingvonnis naar zijn aard gaat om een voorlopige beslissing waaraan naar Nederlands en Grieks recht geen gezag van gewijsde toekomt. Pharmathen Global heeft dat niet bestreden en het hof heeft in rov. 5.11 in dezelfde zin geoordeeld: "Daar komt bij dat Novartis onbestreden heeft aangevoerd dat onder Grieks recht, net als onder Nederlands recht, nooit gezag van gewijsde toekomt aan een kortgedingvonnis, ook niet tussen dezelfde partijen. Ook om die reden kan het beroep op gezag van gewijsde niet slagen." Als onder Grieks recht aan een Grieks kortgedingvonnis, net als onder Nederlands recht, nooit gezag van gewijsde toekomt, ook niet tussen dezelfde partijen, dan is niet begrijpelijk dat een dergelijk Grieks kortgedingvonnis alleen opzijgezet kan worden door het instellen van een rechtsmiddel daartegen, zoals het hof in rov. 5.13 oordeelt. Indien aan een vonnis geen gezag van gewijsde toekomt, kan dit ook opzijgezet worden door een daaropvolgend vonnis. Gezag van gewijsde houdt immers in dat een beslissing van de rechter in een volgend geding tussen dezelfde partijen bindende kracht heeft, en daarvan is nu juist geen sprake. Het arrest van het hof is in dit opzicht innerlijk tegenstrijdig.

Subonderdelen 1.1 t/m 1.4 richten klachten tegen oordelen over Grieks recht. In cassatie kunnen oordelen van de feitenrechter over de toepassing van buitenlands recht alleen op grond van een motiveringsgebrek worden gecasseerd en niet vanwege schending van buitenlands recht40.. Voor het slagen van een motiveringsklacht tegen een oordeel over buitenlands recht moet voldaan zijn aan dezelfde strenge eisen als voor het slagen van een ‘gewone’ motiveringsklacht41., waarbij bovendien geldt dat daaraan bij een kort geding minder hoge eisen worden gesteld dan in een bodemprocedure. Het gaat erom of het oordeel van de feitenrechter over het vreemde recht in het licht van het partijdebat voldoende begrijpelijk is gemotiveerd42.. De Hoge Raad is bij de motiveringscontrole gebonden aan de informatie die de bestreden uitspraak en de gedingstukken van de feitelijke instanties over de inhoud van het buitenlandse recht geven43..

In rov. 5.9 t/m 5.14 heeft het hof beoordeeld of het op grond van art. 36 Brussel I-bis gebonden is aan het oordeel van de Griekse rechter dat Pharmathen Griekenland geen inbreuk maakt, zoals Pharmathen Global had gesteld. De uit genoemde bepaling voortvloeiende verplichting tot erkenning van in andere lidstaten gegeven beslissingen houdt in dat die beslissingen in de aangezochte staat in beginsel dezelfde werking hebben als die beslissingen in het land van herkomst hebben (rov. 5.10). Het hof heeft vervolgens geoordeeld dat het niet op grond van de Griekse regeling voor gezag van gewijsde gebonden is aan het oordeel van de Griekse rechter (rov. 5.11-5.12, o.m. omdat kortgedingvonnissen in Griekenland, net als in Nederland, geen gezag van gewijsde hebben), maar wél op grond van de Griekse regel dat het niet mogelijk is de werking van een rechterlijke beslissing opzij te zetten door een tweede rechterlijke beslissing, anders dan door het instellen van een rechtsmiddel tegen de eerste rechterlijke beslissing, hetgeen zich ook kan voordoen als de tweede rechterlijke beslissing feitelijk tot gevolg heeft dat de werking van de eerste rechterlijke beslissing opzij wordt gezet, hetgeen zich volgens het hof voordoet bij het korgedingvonnis van de voorzieningenrechter in onze zaak (rov. 5.13-5.14). Het hof heeft daarmee geoordeeld dat het Griekse kortgedingoordeel niet opzijgezet kan worden in een Nederlandse kortgedingprocedure, omdat die heeft te gelden als een tweede rechterlijke beslissing in vorenbedoelde zin, die immers tot effect heeft dat het non-inbreukoordeel van de Griekse kortgedingrechter feitelijk opzij wordt gezet.

Dat oordeel is niet onbegrijpelijk of tegenstrijdig met het oordeel dat het Griekse recht geen gezag van gewijsde toekent aan een kortgedingvonnis, zoals subonderdeel 1.1 betoogt. Het is niet zo dat bij gebrek aan gezag van gewijsde van het Griekse kortgedingvonnis dat vonnis net als naar Nederlands recht dus opzij gezet kan worden door een nieuw vonnis in een tweede procedure. Daaraan ligt de onjuiste veronderstelling ten grondslag dat naar Grieks recht nog een keer over hetzelfde onderwerp in een tweede procedure kan worden geprocedeerd. Dat laatste is kennelijk nu juist niet mogelijk naar Grieks recht als dat als een verkapt hoger beroep werkt, zo heeft het hof geoordeeld op grond van door partijen verschafte inlichtingen omtrent Grieks recht. Van innerlijke tegenstrijdigheid is geen sprake. Het ontbreken van gezag van gewijsde van kortgedingvonnissen betekent immers niet noodzakelijkerwijs dat een tweede procedure (niet zijnde een rechtsmiddel tegen het eerste vonnis) over hetzelfde onderwerp kan worden gestart teneinde een eerder kortgedingvonnis feitelijk opzij te zetten.

Datzelfde kan zich overigens ook naar Nederlands procesrecht voordoen. Ook hier heeft een kortgedingvonnis geen gezag van gewijsde44.. Er is naar Nederlands procesrecht ook geen regel die verbiedt opnieuw over hetzelfde geschil te procederen waarover al eerder in een procedure is beslist (geen ne bis in idem regel)45.. Een kwestie waarover al eerder in kort geding een oordeel is gegeven moet in beginsel dan ook in een volgend kort geding opnieuw kunnen worden beoordeeld, zij het binnen de grenzen van de leerstukken strijd met een goede procesorde en misbruik van recht46.. Dit heeft als consequentie dat in een volgend kort geding alsnog een voorlopige voorziening kan worden getroffen die eerder was afgewezen of dat een eerder getroffen voorlopige voorziening wordt opgeheven of vervangen door een andere47.. Als daarbij geoordeeld wordt dat sprake is van strijd met de goede procesorde of misbruik van recht, dan heeft het eerdere kortgedingvonnis geen gezag van gewijsde, maar kan het niet in een nieuwe procedure feitelijk opzij worden gezet. Uit dit een en ander volgt dat subonderdeel 1.1 tevergeefs is voorgesteld.

Subonderdeel 1.2 klaagt dat het oordeel dat het Griekse kortgedingvonnis tussen Novartis en Pharmathen Griekenland alleen opzij gezet zou kunnen worden door het instellen van een rechtsmiddel daartegen, veronderstelt dat volgens het hof het in Griekenland mogelijk is voor procespartijen om een rechtsmiddel aan te wenden tegen een Grieks kortgedingvonnis. Deze veronderstelling is evenwel onbegrijpelijk en gaat in strijd met art. 24 Rv de rechtsstrijd tussen partijen te buiten omdat tussen partijen in confesso is dat tegen een Grieks kortgedingvonnis géén hoger beroep openstaat (het verweerschrift in cassatie verwijst naar plta EA Novarits 72 sub v en appeldgv 70). Het oordeel dat een Grieks kortgedingvonnis alleen opzij gezet zou kunnen worden door het instellen van een rechtsmiddel daartegen, terwijl tegelijkertijd tegen een Grieks kortgedingvonnis geen hoger beroep openstaat, impliceert bovendien dat een Grieks kortgedingvonnis überhaupt niet opzijgezet kan worden. Dat kan niet juist zijn en is eveneens onbegrijpelijk.

Deze klacht mist feitelijke grondslag. Het hof heeft niet geoordeeld dat het Griekse kortgedingvonnis naar Grieks recht opzijgezet kan worden door het instellen van een rechtsmiddel daartegen. Het hof heeft alleen geoordeeld dat het naar Grieks recht niet mogelijk is de werking van een rechterlijke beslissing opzij te zetten door een tweede rechterlijke beslissing, anders dan door het instellen van een rechtsmiddel tegen de eerste rechterlijke beslissing. Dat is een algemene regel die bovendien ziet op wat niet kan naar Grieks recht, waarmee het hof dus, anders dan het onderdeel betoogt, niet heeft geoordeeld dat hoger beroep in een Griekse kortgedingprocedure kan worden ingesteld. Dat laatste hoefde het hof ook niet te beoordelen omdat het alleen moest beslissen of het Griekse kortgedingvonnis in de Nederlandse kortgedingprocedure, een tweede procedure niet zijnde een rechtsmiddel tegen het Griekse kortgedingvonnis, opzij gezet kon worden. Het hof heeft geoordeeld dat dit niet kan. Daar ketst deze klacht op af.

Subonderdeel 1.3 klaagt dat de oordelen dat ‘het naar Grieks recht niet mogelijk is de werking van een rechterlijke beslissing opzij te zetten door een tweede rechterlijke beslissing, anders dan door het instellen van een rechtsmiddel tegen de eerste rechterlijke beslissing’, en dat ‘een tweede procedure kan niet worden gebruikt als verkapt hoger beroep van een ongunstige beslissing in een eerdere procedure’ ten slotte onbegrijpelijk zijn omdat het hof in rov. 2.14 heeft overwogen dat Novartis in de door Pharmathen Griekenland gestarte bodemprocedure heeft verzocht om de afwijzende beslissing in het kort geding te herroepen. Dit laat zien dat het, anders dan het hof in rov. 5.13-5.14 heeft geoordeeld, wel degelijk mogelijk is om 'de werking van een Griekse kortgedingvonnis opzij te zetten door een tweede rechterlijke beslissing, anders dan door het instellen van een rechtsmiddel tegen dat dat Griekse kortgedingvonnis', en dat een tweede procedure wel degelijk 'kan worden gebruikt als verkapt hoger beroep van een ongunstige Grieks kortgedingvonnis'.

Deze klacht mist ook feitelijke grondslag. Hoewel aan rov. 2.14 gerefereerd wordt (die niet in het arrest voorkomt), moet rov. 2.11 zijn bedoeld, waarin het hof heeft overwogen dat Novartis in de door Pharmathen Griekenland gestarte bodemprocedure heeft verzocht om herroeping van de afwijzende kortgedingbeslissing. Het hof heeft in rov. 2.11 ook (maar dat wordt niet door de klacht aangehaald) geoordeeld dat de Griekse rechter bij vonnis van 26 november 2021 in de bodemprocedure de vorderingen van Pharmathen Griekenland en die van Novartis heeft afgewezen op procedurele gronden. Dat oordeel betekent dat ook Novartis’ verzoek in de bodemprocedure tot herroeping van de beslissing in kort geding op procedurele gronden is afgewezen. Uit rov. 2.11 blijkt dus niet, zoals de klacht betoogt, dat de werking van een Grieks kortgedingvonnis door een tweede rechterlijke beslissing in een tweede procedure die wordt gebruikt als ‘verkapt hoger beroep’ opzij kan worden gezet. Dat is nu juist niet gebeurd, zo is in rov. 2.11 geoordeeld. Het oordeel van het hof in rov. 5.13-5.14 is dan ook niet onbegrijpelijk op de in subonderdeel 1.3 aangevoerde grond. De klacht faalt.

Subonderdeel 1.4 klaagt dat het oordeel dat het Griekse kortgedingvonnis tussen Novartis en Pharmathen Griekenland alleen opzij gezet zou kunnen worden door het instellen van een rechtsmiddel bovendien ontoereikend is gemotiveerd omdat het hof niet kenbaar motiveert uit welke rechtsbron deze in rov. 5.13-5.14 bedoelde regel van Grieks procesrecht voortvloeit of blijkt. Dat heeft het hof ook niet kunnen doen nu noch Pharmathen Global noch haar Griekse advocaat [deskundige 1] heeft aangewezen uit welke wet of rechtspraak deze regel van Grieks procesrecht zou voortvloeien of blijken.

Deze klacht treft evenmin doel. Het gaat erom of het oordeel in het licht van het partijdebat voldoende begrijpelijk is gemotiveerd48.. Dat is het geval en daarop stuit de klacht af.

Onderdeel 2 (letterlijke inbreuk)

Onderdeel 2 bevat in subonderdeel 2.0 een weergave van (feitelijke) oordelen in rov. 5.25-5.31, waartegen in subonderdelen 2.1 t/m 2.3 klachten worden gericht onder de additionele voorwaarde dat enige klacht van middelonderdeel 2 van het principale cassatiemiddel (over equivalente inbreuk) zou slagen. De (dubbele) voorwaarde waaronder de klachten zijn ingesteld is niet vervuld in mijn ogen, zoals uit de voorgaande bespreking volgt. De kans dat het feitelijke oordeel over equivalente inbreuk in cassatie zal sneuvelen is bijzonder klein en dat geldt evenzeer of mogelijk te meer voor de kans dat het dito oordeel over letterlijke inbreuk onderuit zal gaan in cassatie van dit kort geding. Niettemin bespreek ik de klachten van subonderdelen 2.1 t/m 2.3 hierna zo kort mogelijk ook inhoudelijk.

Subonderdeel 2.1 klaagt dat de uitleg van het kenmerk ‘een lineair PLG’ in rov. 5.25 t/m 5.31 in de zin dat daaronder op de prioriteitsdatum niet werd verstaan glucose-geïnitieerd PLG ontoereikend is gemotiveerd.

Octrooi-uitleg is feitelijke materie, zoals bij de bespreking van het principaal beroep al aangegeven en kan in cassatie slechts op begrijpelijkheid worden getoetst. De uitleg in rov. 5.25-5.31 is goed te volgen. Het hof heeft geoordeeld dat de gemiddelde vakman het kenmerk ‘een lineair PLG’ op de prioriteitsdatum zo zou uitleggen dat het al dan niet lineaire karakter wordt bepaald aan de hand van de gebruikte initiator en dat hij glucose-geïnitieerd PLG zou kwalificeren als ster-PLG in plaats van lineair PLG in de zin van EP 519 (rov. 5.25 met uitwerking in rov. 5.26-5.31). De klacht stelt daar een andere uitleg tegenover in 2.1.2 (lineair PLG zijn alle PLG-moleculen met één of twee armen), die wordt toegelicht in 2.1.3, 2.1.4 en 2.1.6, die niet zou afdoen aan wat het hof heeft geoordeeld in rov. 5.27-29 en 5.31. Dat het betreffende conclusie-element ook anders had kunnen worden uitgelegd, wat daar verder van zij, maakt de hofuitleg nog niet onbegrijpelijk in cassatie-technisch opzicht. De klacht miskent bovendien dat niet de begrijpelijkheid van de alternatieve uitleg in cassatie moet worden getoetst hier, maar de begrijpelijkheid van het hofoordeel. Daarop stuit het subonderdeel al af.

De alternatieve uitleg miskent verder het uitlegperspectief van de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum, dat, naar in cassatie niet wordt bestreden, inhield dat er geen methode was om het aantal armen van glucose-geïnitieerd PLG nauwkeurig vast te stellen en dat men mede daarom gewoon was PLG te classificeren op basis van de gebruikte initiator (rov. 5.27 e.v.). De klacht ziet licht tussen tussen ‘wat onder een lineair PLG moet worden verstaan’ en ‘hoe kan worden vastgesteld of een polymeer een lineair PLG is’49.. Dat onderscheid was op prioriteitsdatum, zoals het hof helder uiteen heeft gezet, academisch vanwege het gebrek aan een nauwkeurige methode om het aantal armen te bepalen. De hofuitleg acht ik niet ontoereikend gemotiveerd.

Onder 2.1.5 en 2.1.7 zijn alleen voortbouwende klachten geformuleerd50., die evenmin tot cassatie kunnen leiden.

Subonderdeel 2.2 klaagt dat in rov. 5.25-5.31 is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting omdat is miskend dat in het kader van de inbreukvraag mede betekenis kan worden gehecht aan de kennis van de gemiddelde vakman ten tijde van de beweerde inbreuk. Dit had het hof wel moeten doen omdat dat leidt, of op zijn minst kan leiden, tot de conclusie dat sprake is van ‘letterlijke inbreuk’. Ten tijde van de beweerde inbreuk wist de gemiddelde vakman op grond van de publicatie van Hadar dat (i) Purasorb een aanzienlijk deel lineair PLG bevat en dat (ii) met Purasorb de voordelen van de uitvinding kunnen worden gerealiseerd, zoals het hof heeft vastgesteld in rov. 5.35 t/m 5.44. In het licht daarvan was het voor de gemiddelde vakman ten tijde van de beweerde inbreuk voldoende duidelijk dat Purasorb beantwoordt aan het in EP 519 geclaimde lineaire PLG en dat de werkwijze van Pharmathen dus onder de beschermingsomvang van EP 519 valt. Het hof heeft dit ten onrechte miskend, aldus deze klacht.

Deze klacht stuurt aan op een feitelijke herbeoordeling van de vraag of sprake is van ‘letterlijke’ inbreuk, zij het verpakt als rechtsklacht, waartoe geen ruimte bestaat in cassatie. De feitelijke invulling van octrooiuitleg bij letterlijke en equivalente inbreuk is voorbehouden aan het hof als feitenrechter. Dat uit de al aangehaalde arresten Medinol/Abbott, rov. 3.5.2, herhaald in Bayer/Sandoz, rov. 3.3.8, volgt dat bij de inbreukvraag mede betekenis kan worden gehecht aan de kennis van de gemiddelde vakman ten tijde van de beweerde inbreuk, in het bijzonder waar het erom gaat of sprake is van equivalente elementen, behelst een stelsel dat de feitenrechter discretionaire bevoegdheid geeft (zie in deze zin mijn al aangehaalde conclusie vóór Bayer/Sandoz in 3.15). Dat het hof dat hier heeft gedaan in het kader van de equivalentietoets, ligt ook (meer) voor de hand gelet op de vaste rechtspraak dat daartoe ‘in het bijzonder’ bij de equivalentievraag aanleiding kan worden gevonden. Daar stuiten de klachten al op af. De klacht verwijst ook niet naar vindplaatsen in de processtukken waarin Novartis beroep heeft gedaan op kennis van de gemiddelde vakman ten tijde van de beweerde inbreuk51..

Subonderdeel 2.3 klaagt dat het hof in rov. 5.25-5.31 bij het beoordelen van de vraag of de door Pharmathen gebruikte werkwijze ‘letterlijke inbreuk’ maakt, niet de juiste maatstaf heeft toegepast omdat het daarbij helemaal niet het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte heeft betrokken. Daarmee zou een voor een redelijke bescherming van de octrooihouder te beperkte uitleg niet zijn vermeden. Voor het geval het hof ervan is uitgegaan dat Novartis’ stellingen over de uitvindingsgedachte alleen zouden zijn aangevoerd in het kader van haar betoog over equivalentie en het hof die stellingen om die reden niet bij zijn oordeel over ‘letterlijke inbreuk’ heeft betrokken, is dat oordeel onbegrijpelijk.

Ook deze klachten treffen geen doel. De motiveringsklacht mist feitelijke grondslag, omdat de veronderstelling waar die klacht van uitgaat in het arrest niet valt te lezen. Uit AGA/Occlutech, rov. 4.2.2, al aangehaald, volgt dat het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte niet in ieder afzonderlijk geval van octrooi-uitleg in aanmerking moet worden genomen. In hoeverre dat het geval is, wordt bepaald door factoren als de aard van het octrooi en de beschrijving van de uitvinding en het partijdebat. De uitvindingsgedachte is betrokken bij het voorlopig oordeel over de beschermingsomvang. De klacht miskent dat de inbreukvraagbeoordeling een vraag van uitleg betreft, die hier is gedaan in de (toegestane) vorm van twee stappen, waarbij de uitvindingsgedachte als gezichtspunt is betrokken in stap twee. Dat geeft helemaal geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. De klacht faalt.

Onderdeel 3 (verbod op grond van onrechtmatig handelen)

Onderdeel 3 klaagt onder de additionele voorwaarde dat delen uit principaal onderdeel 1 van het principale cassatiemiddel zouden slagen het oordeel in rov. 5.21 dat er geen grond bestaat voor toewijzing van het gevorderde verbod op onrechtmatig handelen naast het gevorderde inbreukverbod en dat Novartis daar ook geen belang bij heeft, evenmin in stand kan blijven. In dat geval heeft Novartis immers wel (weer) belang bij toewijzing van het gevorderde verbod op grond van onrechtmatig handelen.

Nu de klachten van onderdeel 1 van het principale middel zoals besproken geen doel treffen, geldt hetzelfde voor incidenteel onderdeel 3. Mocht het voorlopige octrooi-inbreukverbod in cassatie niet houden, dan is onderdeel 3 terecht voorgesteld, maar dat zie ik als besproken niet gebeuren.

Onderdeel 4 (voortbouwende klacht)

Onderdeel 4 klaagt dat de klachten van de voorgaande middelonderdelen ook alle oordelen aantasten die voortbouwen op of onverbrekelijk samenhangen met de door die klachten bestreden oordelen. Deze klacht mist zelfstandige betekenis en behoeft geen nadere bespreking.

Ik concludeer tot verwerping van het principaal cassatieberoep en geef de Hoge Raad in overweging dat te doen met toepassing van art. 81 lid 1 RO.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden

A-G