HR, 08-06-2018, nr. 16/02891

Het cassatieberoep omvat vijf onderdelen en verschillende subonderdelen.

Onderdeel 1 regardeert de uitleg die het hof in rov. 4.5 en 5.1 heeft gegeven aan de grieven van AstraZeneca c.s.

Onderdelen 2-4 zien op de beschermingsomvang van EP 471 en zijn gericht tegen rov. 5.10-5.25 waar het conclusiekenmerk “or a non-toxic pharmaceutically acceptable salt thereof” (in de onbestreden Nederlandse vertaling: “of een niet-toxisch farmaceutisch aanvaardbaar zout daarvan”) aldus wordt uitgelegd dat de beschermingsomvang ervan zich (naast het rosuvastatinezuur) uitstrekt tot alle niet-toxische farmaceutisch aanvaardbare zouten van rosuvastatine, ook die niet genoemd zijn in paragraaf 7 van de beschrijving.

In onderdeel 2 wordt geklaagd over het oordeel dat de gemiddelde vakman paragraaf 7 van de beschrijving niet als een definitie in de vorm van een limitatieve opsomming van dit conclusiekenmerk zou opvatten (de “eigen lexicon”-problematiek) en hoe de uitvindingsgedachte behoort te worden gehanteerd in het licht van art. 69 EOV en het Protocol.

Volgens onderdeel 3 heeft het hof een onjuiste, met art. 69 lid 1 EOV strijdige uitlegmethode gehanteerd door de letterlijke tekst van de conclusies tot uitgangspunt te nemen om vervolgens aan de hand van de beschrijving te onderzoeken of de octrooihouder afstand van bescherming heeft gedaan. Voor de afstandsleer is geen plaats meer en het onderdeel vervolgt met motiveringsklachten tegen het oordeel van het hof over de niet limitatieve werking van paragraaf 7 van de beschrijving aangenomen op andere gronden dan de afstandsleer.

Onderdeel 4 klaagt dat ook de overwegingen over de uitvindingsgedachte (rov. 5.5 en 5.6) en de mate waarin de uitvinding vernieuwing heeft gebracht (rov. 5.17) onjuist en/of onbegrijpelijk zijn.

Onderdeel 5 is gericht tegen het oordeel dat geen sprake is van toegevoegde materie doordat conclusie 1 van EP 471 zich ook uitstrekt tot rosuvastatinezuur en ook andere niet-toxische farmaceutisch aanvaardbare zouten dan het natrium- en calciumzout (rov. 5.26-5.32).

Onderdeel 1: uitleg van grieven

Onderdeel 1 klaagt met rechts- en motiveringsklachten over het oordeel in rov. 4.5

en 5.1 dat in Grief II van AstraZeneca c.s., gelezen in samenhang met paragrafen 35-39 van de appeldagvaarding, ligt besloten dat AstraZeneca c.s. hebben gegriefd tegen de verwerping door de rechtbank van hun stelling dat paragraaf 7 van de beschrijving door de gemiddelde vakman zal worden gezien als een niet-limitatieve opsomming.

Na een inleiding onder 1.1 en 1.2 wordt onder 1.3 geklaagd dat het partijdebat en de appeldagvaarding geen andere conclusie toelaten dan dat AstraZeneca c.s. niet zijn opgekomen tegen het oordeel van de rechtbank in rov. 4.16 en 4.17. Volgens het onderdeel zijn AstraZeneca c.s. wel opgekomen tegen het rechtbankoordeel in rov. 4.19 (de afwijzing van het verweer dat geen goede grond bestaat dat de octrooihouder afstand heeft gedaan van andere zouten dan die geopenbaard in de beschrijving onder 7), maar hebben zij het in rov. 4.17 verworpen verweer (dat de zoutenopsomming onder 7 van de beschrijving niet limitatief is) niet opnieuw gevoerd, wat Resolution bij MvA 9 uitdrukkelijk heeft geconstateerd, hetgeen vervolgens bij pleidooi niet is weersproken, waardoor AstraZeneca c.s. hebben geaccepteerd dat paragraaf 7 een definitie bevat in de vorm van een limitatieve opsomming.

De klacht onder 1.4 is dat voor zover het hof heeft geoordeeld dat als grief tegen rov. 4.16-4.17 kan worden begrepen de enkele stelling van AstraZeneca c.s. dat wat de rechtbank in rov. 4.13-4.20 overweegt onjuist is, er is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting en/althans het oordeel onvoldoende (begrijpelijk) is gemotiveerd. Dan heeft het hof volgens de klacht miskend dat de gronden waarop het rechtbankoordeel moet worden vernietigd behoorlijk naar voren moeten worden gebracht, zodat zij voor de appelrechter en de wederpartij, die moet weten waartegen zij zich heeft te verweren, voldoende kenbaar zijn.

Althans is volgens subonderdeel 1.5 een ontoelaatbare verrassingsbeslissing gegeven, nu Resolution ervan uitging dat de rechtsstrijd op dit punt niet meer open lag en gezien het partijdebat daarvan ook mocht uitgaan.

Subonderdeel 1.6 is een louter voortbouwende klacht tegen rov. 5.10-5.25, 5.29, 5.35-5.36 en het dictum.

Voorop moet staan dat de uitleg van grieven is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt6.. In cassatie kan deze uitleg alleen beperkt – op begrijpelijkheid – worden getoetst. De rechtsklachten van onderdeel 1 stranden daar al op.

Subonderdeel 1.3 gaat voor het overige uit van een te beperkte lezing van wat in hoger beroep aan het hof is voorgelegd. De in de klacht uiteengerafelde verweren liggen natuurlijk direct in elkaars verlengde en uit het betoog uit de appeldagvaarding onder 35-39 (dat er geen aanleiding bestaat de conclusie waar het zinkzout letterlijk onder valt beperkter te lezen) kon het hof begrijpelijkerwijs afleiden dat AstraZeneca c.s. wel heeft gegriefd tegen het oordeel dat paragraaf 0007 van de beschrijving een beperkende definitie van het technische kenmerk farmaceutisch acceptabel zout bevatte.

Immers, bij appeldagvaarding onder 35 hebben AstraZeneca c.s. gesteld:

“de enige vraag die bij dit alles nog gesteld kan worden is of […] er toch aanleiding is om de beschermingsomvang beperkter vast te stellen vanwege het feit dat de uitvinder in [0007] een definitie heeft opgenomen van “non-toxic pharmaceutically acceptable salts”.”

Vervolgens hebben AstraZeneca c.s. deze vraag onder 39 van de appeldagvaarding ontkennend beantwoord:

“Met betrekking tot de tekst in de beschrijving weet de vakman dat de gemiddelde vakman niet alle mogelijke zouten zal screenen (was dat gebeurd dan was zink wel opgenomen). Kortom, hij realiseert zich dat het daar gaat om een zinvolle specificatie van zouten die werken maar hij kan daar onmogelijk uit afleiden, met name gezien de uitvindingsgedachte én de formulering van conclusie 1, dat andere geschikte zouten niet worden geclaimd maar dat daar afstand van is gedaan. Daar is geen enkele “goede grond” voor te vinden.”

Dat het hof deze stellingen – in combinatie met de algemene opmerking uit de dagvaarding in hoger beroep onder 24 dat hetgeen de rechtbank overweegt in rov. 4.13-4.20 onjuist is – aldus heeft uitgelegd dat AstraZeneca c.s. hebben gegriefd tegen het oordeel van de rechtbank in rov. 4.16 en 4.17 dat – kort gezegd – de gemiddelde vakman paragraaf 7 van de beschrijving als een beperkende (limitatieve) definitie zal opvatten van conclusie 1, acht ik niet onbegrijpelijk7.. De motiveringsklachten onder 1.3 en 1.5 lopen daarop al stuk.

Ik laat dan nog daar dat ik – anders dan Resolution aanvoert in subonderdeel 1.3.7 – in de plta h.b. AstraZeneca c.s. juist wel lees dat is betwist dat paragraaf 7 van de beschrijving een definitie bevat in de vorm van een limitatieve opsomming van zouten die worden geclaimd in conclusie 1. AstraZeneca c.s. stellen daarin onder 16 e.v. dat van belang is hoe paragraaf 7 door de vakman wordt opgevat en lichten toe dat deze zal begrijpen dat de octrooihouder, gelet op de ruime formulering in de conclusie en op de uitvindingsgedachte, ook bescherming wenste voor zouten die niet zijn genoemd in paragraaf 7. Uit de processtukken is op te maken dat Resolution dat ook zo heeft begrepen (zie bijv. plta h.b. Resolution onder 4)8..

De motiveringsklacht onder 1.4 faalt volgens mij bij gebrek aan feitelijke grondslag, omdat het hof niet de enkele stelling van AstraZeneca c.s. dat hetgeen de rechtbank in rov. 4.13-4.20 overweegt onjuist is (appeldagvaarding onder 24) als grief tegen rov. 4.16-4.17 heeft aangemerkt, maar hiertoe ook nrs. 35-39 van de appeldagvaarding van belang achtte, zo volgt uit rov. 5.1.

Daarmee valt het doek voor onderdeel 1.

Onderdelen 2-4: beschermingsomvang van het octrooi

Voordat we aan de klachten van deze onderdelen toekomen, lijkt het dienstig opnieuw in algemene zin stil te staan bij de beschermingsomvang van octrooien.

Het vaststellen van de beschermingsomvang van een Europees octrooi dient te geschieden aan de hand van art. 69 EOV en het daarbij behorende uitlegprorocol (hierna: Protocol). Een uitlegregel die, zoals ik heb uiteengezet in mijn conclusie9.in de Bayer/Sandoz-zaak10., het midden houdt tussen de te beperkte letterlijke conclusietekst-benadering en de te ruime pure uitvindingsgedachte-benadering. Daarbij wordt de constructie gehanteerd dat de tekst van de conclusies wordt gelezen door de gemiddelde vakman (de octrooirechtelijke maatman), met medebrenging van zijn algemene vakkennis, in het licht van de beschrijving en de tekeningen11.(in de wandeling wel contextgebonden of contextuele uitleg genoemd in de gespecialiseerde lagere Haagse octrooirechtspraak12.). Uw Raad heeft in rov. 3.3.5 van dit arrest een overzicht gegeven van de rechtspraak van de Hoge Raad over art. 69 EOV en het Protocol en recentelijk naar dat overzicht verwezen in de zaak MSD/Teva13..

Uw Raad stelt in de Bayer/Sandoz-zaak voorop (in rov. 3.3.3) dat volgens vaste rechtspraak (onder verwijzing naar Lely/Delaval14.) de uitleg van octrooien zozeer verweven is met waarderingen van feitelijke aard dat deze daarom in cassatie slechts beperkt toetsbaar is. Vervolgens wordt de uitlegregel zo geformuleerd en geduid:

“3.3.4 Art. 69 lid 1 Europees Octrooi-verdrag (EOV) houdt in dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Art. 1 en 2 van het bij art. 69 EOV behorende uitlegprotocol (hierna: het Protocol) luiden, in Nederlandse vertaling:

“Artikel 1 – Algemene beginselen

Artikel 69 mag niet worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om de onduidelijkheden welke in de conclusies zouden kunnen voorkomen op te heffen. Het mag evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de bescherming zich ook uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.

Artikel 2 – Equivalenten

Teneinde de omvang van de bescherming voortvloeiende uit een Europees octrooi te bepalen, dient op passende wijze rekening te worden gehouden met elk element dat equivalent is aan een in de conclusies omschreven element.”

In overeenstemming met deze uitlegregel van het Protocol heeft de Hoge Raad de in zijn eerdere uitspraken gebezigde formuleringen, “hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is”, onderscheidenlijk “de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte”, bestempeld als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de “uitersten” in de woorden van het Protocol) (vgl. HR 7 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3522, NJ 2007/466 en HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680, NJ 2013/68). Daarbij dient het achterhalen van de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte ertoe een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte of onnodig ruime uitleg te vermijden (vgl. HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609, NJ 1995/391). De beschrijving en de tekeningen vormen in dat kader een belangrijke bron. Van de beschrijving maakt onderdeel uit een weergave van de stand van de techniek die de aanvrager als nuttig beschouwt voor het begrijpen van de uitvinding (regel 42 van het Uitvoeringsreglement bij het EOV). Ook niet in de beschrijving genoemde stand van de techniek kan van belang zijn. Bij de uitleg van een octrooi is immers leidend het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek. (HR 4 april 2014, ECLI:HR:2014:816, NJ 2015/11 (Medinol/Abbott)).

(…)

Voor het bepalen van de beschermingsomvang van een octrooi gaat het om de vaststelling van hetgeen het octrooi toevoegt aan de stand van de techniek. Alleen in het kader van de inbreukvraag kan mede betekenis worden gehecht aan de kennis van de gemiddelde vakman ten tijde van de beweerde inbreuk, in het bijzonder waar het erom gaat of sprake is van equivalente elementen (HR 4 april 2014, ECLI:HR:2014:816, NJ 2015/11 (Medinol/Abbott), rov. 3.5.2).”

Afstand van de afstandsleer

In deze zaak is aan de orde of er in paragraaf 7 van de beschrijving “afstand” is gedaan van een gedeelte van de bescherming en in dat kader of de afstandsleer zoals geformuleerd in het Van Bentum/Kool-arrest15.(en daarvoor in het Meyn/Stork-arrest16.) nog geldend recht is17..

Uw Raad heeft in Van Bentum/Kool (voortbouwend op Meyn/Stork), de zogenoemde afstandsleer als volgt omschreven:

“3.4 In zijn arrest van 13 januari 1995, nr. 15 564, NJ 1995, 391 heeft de Hoge Raad een, ten opzichte van het arrest van 27 januari 1989, nr. 13394, NJ 1989, 506, nadere beschouwing gewijd aan de door de rechter bij de uitleg van de conclusies van een octrooischrift te hanteren maatstaven. Naast het daar met name in rov. 3.3.1 en 3.4.1 overwogene is voor deze uitleg hier voorts van belang de in laatstgenoemd arrest aanvaarde regel dat de gemiddelde vakman slechts dan mag aannemen dat afstand is gedaan van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de uitvinding aanspraak geeft indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hen kenbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier, goede grond bestaat.” [Onderstreping A-G]

Deze afstandsleer is, zoals ook uit bovenstaande overweging blijkt, ontwikkeld in het kader van de uitleg van octrooien en het vaststellen van de beschermingsomvang onder de oude wezens-leer (ingezet door Uw Raad in 193018.), die inmiddels gelet op art. 69 EOV en het Protocol (terecht) is verlaten19.. Dat het wezen als primair focuspunt voor bepaling van de beschermingsomvang echt op z’n retour was, is eigenlijk pas voor het eerst kenbaar in PCT/Dieseko20., met een vervolg in Lely/Delaval. Deze rechtspraak uit 2004 en 2007 dateert dus van na Van Bentum/Kool (2002).

Zoals ik in mijn conclusie in de zaak Bayer/Sandoz al kort heb aangestipt21., ben ik van mening dat bij het vaststellen van de beschermingsomvang conform de uitlegregel van art. 69 EOV er voor een afstandsleer à la Van Bentum/Kool geen plaats meer is22.. De vraag of dat veel praktische betekenis heeft is legitiem, omdat ik wel mogelijk acht dat bij een uitleg in lijn met art. 69 EOV en het Protocol een rol speelt of er volgens de gemiddelde vakman bewust voor is gekozen om de beschermingsomvang te beperken, te weten in het kader van het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte, zoals ik hierna zal uitwerken23.. Het is wel een systematisch duidelijk ander kader, omdat afstand van recht uit zijn aard minder snel wordt aangenomen.

Daartoe is in de eerste plaats goed om in herinnering te roepen dat over beschermingsomvang van octrooien in Nederland grosso modo twee stromingen te zien zijn, die elkaar fel bestrijden.

De lijn met als exponenten Huydecoper24.en Hoyng25., waar Gielen zich bij aansluit26., benadrukken hoe ingewikkeld het is voor (feilbare) mensen om zo precies mogelijk in woorden te vatten wat als uitvinding wordt geclaimd. Zij zijn voorstander van een min of meer prominente rol van de uitvindingsgedachte – van wat de uitvinding nu in de kern is – ter uiteindelijke bepaling van wat er is bedoeld te claimen gelet op de conclusietekst gelezen door de vakman behebt met zijn algemene vakkennis in het licht van de beschrijving en de tekeningen uit het octrooischrift.

Zij menen dat dit mogelijk is binnen het systeem van art. 69 EOV en het Protocol en de gezichtspuntenleer van Uw Raad27.. Bij het zoeken naar een evenwicht tussen de tegenstrijdige polen redelijke bescherming voor de octrooihouder en voldoende rechtszekerheid voor derden ligt in hun visie (bij Hoyng sterker dan bij Huydecoper) de nadruk op het eerste aspect – Hoyng ziet althans in de hierna te bespreken andere lijn (van Brinkhof c.s.) dit belang ten onrechte ondergeschikt raken aan het aspect van rechtszekerheid voor derden.

Als methode voor het vinden van een juist evenwicht kan ook de verleningsgeschiedenis worden geraadpleegd.

De wat ik maar noem lijn-Brinkhof28.wil niets weten van deze route, die in strijd zou zijn met art. 69 EOV en het Protocol en in de kern een reminiscentie zou zijn van de oudtijds in Nederland gehanteerde leer van het wezen van de uitvinding ter bepaling van de beschermingsomvang van het octrooi. Alleen de conclusietekst is daartoe bepalend, gelezen door de gemiddelde vakman in de context van de beschrijving en de tekeningen uit het octrooischrift. De verleningsgeschiedenis mag daarbij geen rol spelen.

Het is een tamelijk “letterlijke” uitleg van art. 69 EOV en leunt onder meer zwaar29.op de inmiddels in Engeland verlaten leer van de purposive construction.

Zelf acht ik de eerste lijn – m.n. in de vorm gepropageerd door Huydecoper – het meest genuanceerd en het best passend bij het stelsel dat Uw Raad heeft opgetrokken, dat ik als gezegd “art. 69 EOV-proof” acht30.. De tendens in (inmiddels) Engeland en Duitsland is te zien als daarmee sporend, althans dezelfde richting uitwijzend, zoals ik hierna zal betogen.

In de tweede plaats is goed om te bedenken dat equivalente bescherming en het al dan niet afstand doen van bescherming aspecten zijn van hetzelfde beschermingsomvangsleerstuk. In Bayer/Sandoz is dat leerstuk voor Nederland als sluitstuk van een reeks arresten nu wel zo langzamerhand uitgekristalliseerd. Het is een flexibel en pragmatisch stelsel met hantering van de uitvindingsgedachte als gezichtspunt (niet: uitgangspunt), waar wij volgens mij in de praktijk goed mee vooruit kunnen en dat in mijn optiek niet wezenlijk verschilt van de opvattingen in (inmiddels) Engeland en Duitsland. Het is volgens mij ook een passend stelsel om het probleem van de afstandsleer op te lossen. Daar komen wij nu aan toe.

Uit de navolgende overweging uit Bayer/Sandoz is in de literatuur wel afgeleid dat Uw Raad op de afstandsleer uit het Van Bentum/Kool-arrest is teruggekomen31.:

“3.3.6 Voor zover onderdeel 1.1.1 het hof verwijt de regel te hebben miskend dat de maatstaf voor het niet beschermen van equivalente maatregelen daarin gezocht moet worden dat een goede grond ervoor moet bestaan dat de octrooihouder afstand heeft gedaan van die bescherming, hoewel hij die had kunnen verkrijgen, gaat het uit van een opvatting die geen steun vindt in het recht. (…)”

Ik lees dit echter – net als AstraZeneca c.s.32.– niet direct of expliciet/ondubbelzinnig genoeg in deze overweging. Uw Raad zou de onderhavige zaak kunnen aangrijpen om daar (alsnog) duidelijkheid over te verschaffen33..

AstraZeneca c.s. probeert in haar pleitnotities in cassatie in deze zaak (onder 55-59) de afstandsleer (nieuw) leven in te blazen (met een iets andere uitleg). Volgens AstraZeneca c.s. past de afstandsleer binnen de uitlegregel van art. 69 EOV, waarbij zij aantekent dat deze leer dient te worden beschouwd vanuit het gezichtspunt van de vakman (en niet de subjectieve wil van de octrooihouder om afstand te doen) en dat bepalend is of die vakman goede reden heeft om aan te nemen dat de conclusie letterlijk danwel beperkter moet worden gelezen, oftewel: “denkt hij en kan hij redelijkerwijze denken dat de octrooihouder bewust beperkt heeft geclaimd”. AstraZeneca c.s.’ advocaat betoogde dit eerder ook al in de Gielen-bundel – zij het met minder nadruk op het gezichtspunt van de vakman34..

Ik meen dat een dergelijke “goede grond/afstandsleer” (wortelend in het “wezen”-tijdperk, bijv. al te vinden in Meyn/Stork35.) niet goed past in het systeem van art. 69 EOV en het Protocol. Dit systeem leunt er immers (in vergelijking met de oude Nederlandse leer van het wezen van de uitvinding) sterk op dat de beschermingsomvang kenbaar moet zijn uit de conclusies van het octrooischrift, de beschrijving en de tekeningen (art. 69 lid 1 EOV). Ook bij het vaststellen van de uitvindingsgedachte is die kenbaarheid (voor derden) van belang, hetgeen blijkt uit art. 1 van het Protocol (“naar het oordeel van de deskundige die beschrijving en de tekeningen bestudeert”) en rov. 3.5 van het Bayer/Sandoz-arrest waar wordt benadrukt dat bij het bepalen van de uitvindingsgedachte de beschrijving en de tekeningen een belangrijke bron vormen.

Een wat formeel argument is dat de afstandsleer ook qua structuur slecht lijkt te passen binnen het uitlegsysteem van art. 69 EOV. Waar onder de oude wezensleer – waarbij voor het bepalen van de beschermingsomvang het wezen van de uitvinding voorop stond – “afstand” kon worden gedaan van bescherming die wel onder het ruime wezen van de uitvinding was te begrijpen, is er van het doen van “afstand” van bescherming (hetgeen impliceert dat die er aanvankelijk was) onder art. 69 EOV en het Protocol strikt bezien geen sprake, omdat daar de vraag is of de beschermingsomvang (bewust) vanaf het begin af aan is beperkt. Hermans en De Lange formuleren dit zo in Kort Begrip: Dit past niet binnen het uniforme karakter van het Europese octrooirecht en deze afstandsleer lijkt achterhaald nu bij de uitleg van conclusies het wezen van de uitvinding slechts een gezichtspunt is in plaats van uitgangspunt36..

Verder wordt er, voor zover mij bekend, in andere Europese landen die partij zijn bij het EOV geen (duidelijke, separate) goede grond/afstand-leer gehanteerd, maar dat is niet helemaal zeker37..

Volgens mij kunnen we, zoals ik al aangaf, ook goed zonder in de praktijk: een regel die ik wel zie aansluiten bij het systeem van art. 69 EOV en in de plaats zou kunnen komen van de afstandsleer, is het binnen het kader van het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte laten meewegen of en zo ja op welke wijze er volgens de gemiddelde vakman een intentie is geweest om de beschermingsomvang te beperken. Met andere woorden: is volgens de gemiddelde vakman bewust gekozen voor een bepaalde beperkte beschermingsomvang38.. In mijn analyse is het hof in onze zaak ook zo te werk gegaan39.. Dit is geen woordenspel, maar een benaderingsverschil met een flexibeler instrument als uitkomst – van afstand van recht is immers niet snel sprake.

Voorzichtige) aanwijzingen dat in Duitsland een vergelijkbare benadering stoelend op een rol voor de uitvindingsgedachte kan worden gezien, zijn te vinden (maar ik realiseer mij dat de hoofdlijn daar toch echt is dat “Patentansprüche” prominent(er soms dan in Nederland) “voorrang” hebben, zoals dat daar heet): bij het beoordelen van de beschermingsomvang moet worden meegewogen wat de objectieve bedoeling van de uitvinding is. Bij het vinden van een evenwicht tussen billijke bescherming van de octrooihouder (“angemessener Schutz” – “fair protection”) en een redelijke rechtszekerheid voor derden (“ausreichende Rechtssicherheit für Dritte” – “reasonable degree of certainty”) vindt men bijvoorbeeld dit bij Rinken in de laatste druk van Schulte van dit jaar40.:

“(…) Angemessener Schutz (fair protection) für den Patentinhaber ist gewährleistet, wenn ihm der gerechte Lohn für die Offenbarung seiner Erfindung gewährt wird. Das ist der Fall, wenn die unter Schutz gestellte Erfindung gegen jede Nachahmung geschützt wird. Dabei kann die objektive Bedeutung der Erfindung nicht auβer Betracht bleiben; dh der Umfang des Schutzbereich wird sich nach dem Ausmaβ der objektiven Bereicherung der Technik richten, soweit diese im Patentanspruch unter Schutz gestellt ist. Dagegen is die Intensität der persönlichen Anstrengung, der Fleiβ der Erfinders belanglos, da das Patent nicht den <vergossenen Schweiβ>, sondern die erbrachte Leistung belohnt.” [Onderstreping A-G]

Ook Osterrieth41.geeft een aanwijzing in de richting dat de uitvindingsgedachte als gezichtspunt een rol speelt:

“Technische Begriffe in den Patentansprüchen sind so zu deuten, wie sie der angesprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift unter Berücksichtigung der in ihr objektiv offenbarten Lösung versteht. Dabei ist nicht am Wortlaut zu haften, sondern auf den technischen Gesamtzusammenhang abzustellen. Es kommt daher nicht auf eine philologische Betrachtung, sondern auf den technischen Sinn des Inhalts des Patentanspruchs an. Der Erfindungsgedanke muss unter Ermittlung von Aufgabe und Lösung, wie sie sich aus dem Patent ergeben, bestimmt werden, wobei auf den technischen Sinn der in der Patentschrift benutzten Worte und Begriffe auzustellen ist und dabei insbesondere die technische zweckgerichtete Bedeutung eines Merkmals zu analysieren ist.”

(...)

Der in der Patentschrift benutzten Worte und Begriffe sind stets im Lichte der in der Patentschrift offenbarten Lehre auszulegen. Dies bedeutet, dass dann, wenn die verwendeten technischen Begriffe vom allgemeinen (technischen) Sprachgebrauch abweichen, letztlich nur der aus der Patenschrift sich ergebende Begriffsinhalt massgeblich ist. Die Rechtsprechung spricht insoweit anschaulich davon, dass Patentschriften im Hinblcik auf die dort gebrauchten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon darstellen. (...)” [Onderstreping A-G]

Ik wijs verder op Ann in Krasser/Ann42.(dat nog het dichtst komt bij een soort afstandsleer):

“4. Aus der Beschreibung kann sich ergeben, dass die eine oder andere nach dem Worlaut der Ansprüche als möglich erscheinende Auslegung anzuschliessen ist. Das trifft zu, wenn klar zum Ausdruck kommt, dass in bestimmtem Umfang kein Schutz beansprucht oder gewährt wird. In seine Entscheidung Lagerregal [Fn. 57: 9.12.2008 GRUR 2009, 390, 391] stellt der BGH ausdrücklich klar, dass das Fehlen einer sonst nirgends thematisierten Stütze in den Zeichnungen für sich genommen nicht darauf schliessen lässt, das Fehlen der Stütze sei ein negatives Merkmal des patentgemässen Gestells – und dessen Ausführung mit Stütze folglich nicht patentgemäss. Wollte man ein negatives Patentmerkmal annehmen, bedürfe es vilemehr weiterer Anhaltspunkte.

Als Teil der schutsgewährenden Entscheidung vom Verletzungsgericht zu beachten sind freilich ausdrücklichen Schutzbegrenzungen, gleichgültig ob nach dem SdT gebten oder nicht. Sie bestimmen den Schutzbereich des Patents und rubrizieren gewöhnlich als Verzichte oder Beschränkungen.

(...)

Auch derartige Verzichte und Beschränkungen sind jedoch nur zu breücksichtigen, wenn sie aus der Beschreibung selbst ersichtlich sind [Fn. 58: BGH 16.12.1958 Schaumgummi GRUR 1959, 317, 319l.; Preu, GRUR 1980, 693 und 1985, 731; Benkard/Scharen § 14 PatG Rn. 119; Bossung, FS Preu (1988), 219, 232 f.; grundsätzlich auch Schmieder, GRUR 1978, 564; Busse/Keukenschrijver, § 14 PatG Rn. 49; v. Falck, GRUR-FS, 543, 556 Rn. 13.] (...)”43.

Te betogen valt dat men ook in Engeland recent een dergelijke benadering (bedoeld in 2.19) heeft aanvaard, hoewel dit ook gezien zou kunnen worden als een variant op de afstandsleer zoals die bij ons ooit werd geformuleerd. De Engelse Supreme Court heeft in de permetrexed-zaak44.afgelopen zomer (2017) een ommezwaai gemaakt en de restrictievere “purpose construction”-benadering uit Kirin-Amgen uit 2004 afgezworen. Het is een zaak over equivalentie, waarin een Swiss-type claim voor gebruik van permetrexed di-natrium zout zo is uitgelegd in hoogste instantie, dat ook di-kaliumzouten en het vrije zuur van permetrexed onder de beschermingsomvang vallen. Ik wijs op deze passages uit de leading speech van Lord Neuberger45.:

“56. (…) In my opinion, issue (ii) involves not merely identifying what the words of a claim would mean in their context to the notional addressee, but also considering the extent if any to which the scope of protection afforded by the claim should extend beyond that meaning. As Sir Hugh Laddie wrote in his instructive article Kirin-Amgen - The End of Equivalents in England? (2009) 40 IIC 3, para 68, “[t]he Protocol is not concerned with the rules of construction of claims” but with “determining the scope of protection. (…)

74. Looking at matters more broadly, the addressee of the Patent would, as I see it, understand that the reason why the claims were limited to the disodium salt was because that was the only pemetrexed salt on which the experiments described in the specification had been carried out. However, it does not follow that the patentee did not intend any other pemetrexed salts to infringe: the suggestion confuses the disclosure of the specification of a patent with the scope of protection afforded by its claims. Particularly given the facts set out in para 25 above [sc. feitelijke vaststelling in eerste aanleg over de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman in 2001/2002 over zouten, A-G], it seems to me very unlikely that the notional addressee would have concluded that the patentee could have intended to exclude any pemetrexed salts other than pemetrexed disodium, or indeed pemetrexed free acid, from the scope of protection.”

[onderstrepingen A-G]

Deze benadering doet zeer denken aan de gezichtspuntenleer (en de methode toegepast door het hof in onze zaak trouwens): de gemiddelde vakman begrijpt hier de beperking tot het di-natriumzout niet als beperkend voor de beschermingsomvang, omdat hij ziet dat er alleen experimenten met dat zout zijn gedaan. Een beperking tot dat zout is niet beoogd, zo wordt voor hem duidelijk, gelet op de aan zoutscreening inherente problemen. Er kunnen ook andere zouten onder zijn begrepen of zelfs het vrije zuur.

Mogelijk valt hier zelfs een afstandsleer in te lezen, maar dat is in de uitspraak voor zover ik kan zien niet als zodanig benoemd.

Dit brengt mij tot een afronding. In gevallen waarin volgens de gemiddelde vakman duidelijk is dat een in (de conclusies van) het octrooi opgenomen beperking niet in lijn is met de uitvindingsgedachte, kan het gezichtpunt van de uitvindingsgedachte corrigerend werken, namelijk indien voor die vakman duidelijk is dat niet bewust voor een beperkte bescherming is gekozen. Er wordt dan zowel een billijke bescherming geboden aan de octrooihouder als een redelijke rechtszekerheid voor derden conform art. 1 van het Protocol. Dat komt volgens mij neer op een veel minder rigide beschouwingswijze dan de afstandsleer zoals wij die kennen uit Van Bentum/Kool.

Voormalig (octrooi-)advocaat en A-G Huydecoper hanteert een overeenkomstige redenering in zijn bijdrage aan de Hoyng-bundel46.(een prachtige analyse van de intrinsieke problemen bij het midden houden tussen redelijke rechtsbescherming van de octrooihouder en voldoende rechtszekerheid voor derden):

“In line with the case law in the ‘leading countries’ elswhere, I would therefore choose to adopt primacy of the claims as the starting point. We might then, I believe, have a basis for introducing the approach that a person skilled in the art who reads the claims in the light of the description and drawings and tries to understand them, will be inclined to do so – by which I mean: to understand the claims – taking due account of the inventive concept described in the patent. This does assume, of course, that the patent clearly discloses a particular inventive concept – if that is not the case, and the court is invited to perform a somewhat random search for an inventive concept that could support a broader construction, such reasoning should not be adopted.

Reading the claims in the light of an inventive concept sufficiently disclosed by the patent, should usually lead the person skilled in the art to understand restrictions included in the claims that are not in line with the inventive concept to be non-binding – and thus as immaterial, or as examples of best modes that may be replaced by others. The notion that one may assume that the author envisaged broad protection, may be taken into account; mirroring this, one may not assume too readily that restrictions that are not in line with the inventive concept, should nevertheless be considered as ‘intended to be binding’.”

Zo taxeer ik, voorzichtig, ook de Voorzittende rechter van de “Patentsenat” van het Bundesgerichtshof P. Meier-Beck in de Brinkhof-bundel47., ook al schrijft hij daar over equivalentie, waar hij het heeft over de rol van de protected inventive achiement in de ogen van de gemiddelde vakman behebt met zijn algemene vakkennis bij de bepaling van de beschermingsomvang:

“Article 1 of the Protocol demands a position ‘which combines a fair protection with a reasonable degree of legal certainty for third parties’ [footnote 17: Protocol, supra note 2, Art. 1.]. Therefore, it is the task of the courts to find criteria for the determination of the scope of protection which reconcile both demands.

The most pragmatic instrument of choice here is the cognitive faculties of a person skilled in the art, who is, on the basis of his knowledge and skill in the art, analyzing the patent claim and using the description and the drawings to interpret the claim [footnote 18: id. (mentioning explicitly the ‘consideration of the description and drawings by a person skilled in the art’ (emphasis added))]. The scope of the patent is determined by this person’s conclusions. It extends to any variant that is made obvious by the claim to the person skilled in the art [footnote 19: BGH 14-06-88, Case No. X ZR5/87 – Ionenanalyse, 22 IIC 249.]. On the one hand, this has the effect that the scope of the patent is proportionate to all subject-matter that can be done or carried out by the person skilled in the art, on the basis of the protected inventive achievement, without being inventive himself (to meet demand for fair protection). On the other hand, this extent of protection is (almost) becoming predictable by focusing on subject-matter, which is recognizable by a person skilled in the art, as being part of the protection conferred by the patent (to meet demand for legal certainty).” [onderstrepingen A-G]

Duidelijk anders nog leerde Pieroen in zijn proefschrift48.:

“Dit betekent dat nagegaan moet worden of de beperking het onvermijdelijk te achten gevolg was van moeilijkheden welke zich bij het in volle omvang en diepte doordenken van de uitvinding en/of bij het kiezen van de juiste formulering voordeden, dan wel of zij bij zorgvuldig nadenken over de uitvinding en de formulering van de octrooiaanvrage vermeden had kunnen worden. In het eerste geval is de beperking niet bindend, mits de verruiming voor de gemiddelde vakman voldoende voorspelbaar is, In het tweede geval dient men haar als bindend te beschouwen.”

en:

“Bij geen van beide auteurs [Turner en Fergusson; toevoeging A-G] wordt duidelijk waarom de aanvrager de “likelihood of error” die voor derden “obvious” is, c.q. de “apparantely foolish restriction”, niet zelf had moeten onderkennen en corrigeren en waarom het risico dat dit niet gebeurde niet voor rekening van de octrooihouder komt.”

Afwijzend ook Hermans en De Lange in Kort Begrip49.. Deze schrijvers nemen art. 69 EOV letterlijk (en zien hun gelijk bevestigd in onder meer het inmiddels zoals we gezien hebben achterhaalde purposive construction-model uit Engeland):

“In de conclusie opgenomen woorden zijn dus nooit zonder betekenis. Wel is het zo, dat de conclusies moeten worden uitgelegd. Dat betekent, dat de op het moment van indiening daaraan door de vakman te hechten betekenis moet worden vastgesteld (niet de latere betekenis want dat zou betekenen dat de beschermingsomvang in de tijd zou kunnen veranderen en dat zou strijdig zijn met het octrooirecht). Het gaat hier om het bepalen van de betekenis van de bewoordingen van de conclusies. Het gaat niet om het vinden van de achter de bewoordingen van de conclusies liggende uitvindingsgedachte. Het gaat erom de bewoordingen van de conclusies te begrijpen en uit te leggen in de context van de beschrijving en de tekeningen. Niet meer, maar ook niet minder. Het Verdrag is hier duidelijk over.”

(...)

“Art. 69 EOV bepaalt evenwel niet meer dan dat we voor het bepalen van de beschermingsomvang van het Europees octrooi we de conclusies moeten lezen. Daarbij zijn alle elementen van belang. Bij het uitleggen van die conclusies moeten we de context waarin zij zijn opgesteld, die is te kennen uit de beschrijving en tekeningen, steeds voor ogen houden [voetnoot 234: Zie voor een uitvoerige motivering: House of Lords 21 okt. 2004 [2004] UKHL 46 (Kirin-Amgen Inc/Hoechst Marion Roussel Ltd). (...)]. Het gaat er daarbij om hoe de vakman de conclusies begrijpt. Daarbij moet worden meegenomen zijn algemene vakkennis op de aanvraagdatum [voetnoot 235: Voor een recent voorbeeld waarin ook andere elementen werden meegenomen bij het bepalen van de beschermingsomvang: Hof Den Haag 16 febr. 2016 (Astrazeneca en Shionogi/Resolution). BIE 2016/2, p. 139 met kritische noot Reeskamp.]”

In vergelijkbare zin ook Hermans’ bijdrage aan de Gielen-bundel50., waar hij ook zwaar leunt op de achterhaalde Engelse purposive construction-leer:

“De claims bepalen de beschermingsomvang, niet allerlei gezichtspunten, die al dan niet aan de orde zijn. Is dat dan toch nodig? Is het wel handig? De door de Hoge Raad met betrekking tot art. 69.1 EOV geformuleerde additionele gezichtspunten leiden tot cassatieverzoeken. Partijen en advocaten zullen aan die uitgangspunten in Nederlandse procedures een groot belang toedichten en, wanneer het Hof zich er niet over uitspreekt, een aanleiding vinden een cassatieverzoek in te dienen. In plaats van de zaak te verduidelijken heeft de Hoge Raad de zaak onduidelijker gemaakt. En, hebben wij wel behoefte aan additionele juridische formuleringen, nu het slechts gaat over de vraag hoe de gemiddelde vakman een technische tekst interpreteert? (...) Ik denk het niet (...)

Is het nodig? Nee, dat denk ik ook niet. Het buitenland (...) leert ons dat het ook anders kan.”

Volgt een lofzang op Kirin-Amgen en BGH-rechtspraak waaruit zou volgen dat daar bij de tekst van de conclusies wordt gebleven.

Anders dan Pieroen, Hermans en De Lange (en ook bij herhaling Brinkhof, zie voor vindplaatsen voetnoot 12 van mijn conclusie in Bayer/Sandoz en de daar genoemde andere schrijvers van de lijn-Brinkhof) bepleiten en ook Resolution lijkt te betogen, dient volgens mij een achteraf bezien niet optimaal geredigeerd octrooi dus niet altijd zonder meer voor rekening en risico van de octrooihouder te komen (ook niet als “de fout” voorzienbaar was51.). In het geval voor de gemiddelde vakman namelijk duidelijk is dat een in (de conclusies van) het octrooi opgenomen beperking niet in lijn is met de uitvindingsgedachte (zonder dat daarvoor een in de totstandkomingsgeschiedenis aan te wijzen oorzaak is te onderkennen, die dit weer anders maakt; vgl. het hierna volgende “afsplitsingsvoorbeeld” van A-G Huydecoper in 2.28) – en er dus, zo is dan de onderliggende gedachte, een redelijke rechtszekerheid voor derden aanwezig is, juist omdat dit voor de vakman helder is – brengt een adequate bescherming van de octrooihouder volgens mij mee dat deze niet aan de (duidelijk niet bedoelde) beperking is gebonden. Dat wordt wel zo geformuleerd dat de verdienste van de uitvinding in beginsel richtinggevend zou moeten zijn voor de beschermingsomvang52.. Dat hierbij voorzichtigheid geboden is, behoeft wel geen nader betoog.

Maar/want waar ligt hier de grens?

Die lijkt mij niet in absolute termen te vatten.

Het probleem speelt (als gezegd, vgl. hiervoor in 2.13) zowel bij de vraag of een equivalente maatregel is beoogd te worden meebeschermd als bij de vraag of hier in de ogen van de vakman is beoogd een beperkende definitie te geven van een technisch kenmerk in de conclusie; dat zijn als het ware keerzijden van dezelfde beschermingsomvang-medaille.

Ik geef als voorbeeld de regel disclosed but not claimed is disclaimed – zo die zou zijn aanvaard door Uw Raad als algemene regel in rov. 3.4.2 uit Bayer/Sandoz over equivalentie (wat ik niet denk, toegespitst als dat was op het specifieke geval53.).

Te betogen valt dat dàn voor de gemiddelde vakman in het algemeen wel duidelijk is dat er kennelijk welbewust is gekozen om ondanks een ruimere openbaring in het octrooischrift voor een beperktere bescherming te opteren. Doorgaans zal dat de route zijn.

Maar kan bij een uitzonderlijk geval van disclosed but not claimed is not claimed niet ook soms het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte moeten “winnen” in de ogen van de vakman – bijvoorbeeld als in beschrijving en tekeningen heel duidelijk wordt voor de gemiddelde vakman dat wat daar “disclosed” wordt onder de beoogde bescherming valt, maar per abuis niet in de conclusie staat? Of gaat dát dan weer te ver gelet op art. 69 EOV?

Al helemaal ingewikkeld wordt het – even overstappend naar een equivalentieprobleem – in het door A-G Huydecoper in zijn conclusie voor AGA/Occlutech54.onder 22, 3e liggende streepje gegeven voorbeeld van een na afsplitsing van een aanvrage “onhandig” aangepaste beschrijving met als resultaat dat de in de inleidende delen van de beschrijving uiteengezette uitvinding in bepaalde opzichten een wezenlijk ander beeld is gaan oproepen dan hetgeen is neergelegd in de (gewijzigde) conclusies. Bij zo’n octrooi de uitvindingsgedachte achterhalen en dan meer bescherming claimen dan uit de conclusietekst volgt is geen heilzame weg – maar je zou dan ook kunnen zeggen dat er hier geen sprake is van de vereiste duidelijkheid voor de vakman in de hiervoor bedoelde zin.

Waar de grens precies getrokken moet worden, is volgens mij niet in zijn algemeenheid te zeggen en zodoende van geval tot geval te beoordelen door de feitenrechter aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval. Dat lijkt een beetje een dooddoener55., maar op het terrein van vaststelling van de beschermingsomvang heeft de feitenrechter in Nederland nu eenmaal een brede armslag gekregen volgens vaste rechtspraak van Uw Raad.

Een mogelijke voorlopige ondergrens lijkt te liggen bij het “weginterpreteren” van een deel van de conclusie – zelfs als voor de gemiddelde vakman uit beschrijving en tekeningen (en/of de uitvindingsgedachte, als gezichtspunt gehanteerd) duidelijk wordt dat de uitvinding daar niet op ziet. Dat is nu eenmaal de consequentie van het primaat van de conclusie bij de bepaling van de beschermingsomvang onder het vigerende stelsel van art. 69 EOV en het Protocol. Ook daar zal overigens niet iedereen het mee eens zijn.

Consequentie van de bepleite regel lijkt ook dat bij een geconstateerd gebrek aan duidelijkheid voor de vakman ten nadele van de octrooihouder moet worden uitgelegd56.. Telkens zal de feitenrechter als “countercheck” het oog moeten houden op de rechtszekerheid voor derden bij de hier aan de orde zijnde exercities.

Mogelijk zijn we met deze analyse een stapje verder gekomen op het weerbarstige terrein van de beschermingsomvang van octrooien.

In het licht van het voorgaande bespreek ik nu de klachten van onderdelen 2-4.

Onderdelen 2-4 (beschermingsomvang): bespreking van de klachten

Onderdeel 2 bevat, na een inleiding in 2.1, in subonderdeel 2.2 de rechtsklacht dat het hof in rov. 5.10-5.25 (en m.n. rov. 5.11 en 5.24) heeft miskend dat als in de beschrijving van een octrooi een nadere definitie wordt gegeven van een conclusiekenmerk, dat kenmerk die nader gedefinieerde betekenis heeft, ook al lijkt het conclusiekenmerk op zichzelf (naar de letter) een andere, ruimere of beperktere betekenis te hebben. Volgens de klacht is dat vaste rechtspraak van de Technische Kamers van Beroep van het Europees Octrooibureau (eigen lexicon-leer). Het negeren of weginterpreteren van zo’n nadere definitie in de beschrijving heeft hetzelfde effect als het negeren of weginterpreteren van een beperking van het conclusiekenmerk zelf.

Na mijn inleidende opmerkingen zal duidelijk zijn (dat ik meen) dat deze klacht in zijn algemeenheid niet opgaat. Of een omschrijving van een technisch kenmerk in de conclusie als een (beperkende) definitie van dat conclusiekenmerk leest voor de gemiddelde vakman, hangt er van af; dat kan zo zijn, maar dat is lang niet altijd zo – gelijk in onze zaak.

De rechtsklacht miskent om te beginnen dat voor het vaststellen van de beschermingsomvang van een octrooi bepalend is of de gemiddelde vakman, met medebrenging van zijn algemene vakkennis, de omschrijving in de beschrijving als limitatief zal zien (hetgeen het hof wel goed voor ogen heeft gehad, zie rov. 5.22-5.23) en niet, zoals het onderdeel lijkt te suggereren of de definitie taalkundig gezien – door de woorden die de octrooihouder zelf heeft gekozen57.– limitatief is of niet58.. Dat hier een beperking zou voorliggen als bepleit door Resolution, is meteen al niet aansprekend voor die gemiddelde vakman, omdat hij op grond van zijn algemene vakkennis weet dat het werkzame bestanddeel waar het in deze uitvinding om gaat (net als bij de eerdere generaties statines) het anion is, dat als zodanig niet zelfstandig kan bestaan of in een tablet kan worden gevat, maar een kation “als drager” nodig heeft. De kern van de uitvinding zit hem niet in de precieze zouten (anion-kation combinaties), maar in het nieuwe werkzame anion, zo begrijpt die vakman zodoende59..

Verder zou de voorgestelde regel de betekenis van conclusie en beschrijving uit art. 69 EOV als het ware omdraaien, omdat dan (altijd) meer waarde moet worden gehecht aan een omschrijving “sec” in de beschrijving dan aan het betreffende kenmerk in de conclusietekst, of anders gezegd dit conclusiekenmerk altijd dwingend de inhoud heeft die de beschrijving daaraan geeft. Dat is onjuist: volgens art. 69 EOV bepaalt de conclusie de beschermingsomvang, zij het dat die moet worden uitgelegd in het licht van onder meer de gehele beschrijving. Dan kan het zijn dat voor de vakman duidelijk is dat sprake is van een “eigen lexicon”, maar dat is niet dwingend in alle gevallen zo60..

Ik stipte al even aan dat de gemiddelde vakman de beschrijving in zijn geheel dient te lezen, zoals AstraZeneca c.s. terecht hebben aangevoerd (zie ook rov. 5.11 van het bestreden arrest; “in de context van de hele beschrijving”), zodat niet alleen (in ons geval) paragraaf 7 daarvan (zonder meer) beslissend is voor de beschermingsomvang. Ook dat miskent deze klacht.

Het onderdeel verwijst als onderbouwing naar de “eigen lexicon”-rechtspraak van de Technische Kamers van Beroep van het Europees Octrooibureau (hierna: TKvB of TBA) (onder meer T 1321/0461.) en een uitspraak van het Bundesgerichtshof (BGH) in de zaak Spannschraube62., maar dat kan haar niet baten. Deze rechtspraak bevestigt juist dat niet alleen gekeken moet worden naar zo’n nadere definitie in de beschrijving, maar dat de rest van de beschrijving en de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman daarbij mede in aanmerking moeten worden genomen (zoals het hof in onze zaak heeft gedaan, vgl. rov. 5.11)63..

Zie bijv. TKvB 28 februari 2005, T 1321/04:

“2.3 For understanding the meaning of the terms used in a patent document, the person skilled in the art does not consider the terms in isolation from the remainder of the document, ie with their literal meaning. On the contrary, the terms are considered in the context of the contents of the document as a whole (T 312/94, T 969/92, neither published in the OJ EPO).

Therefore, terms must be construed as they would be by the person skilled in the art according to the whole content of the application, taking into account what is achieved by the invention.

These findings are in line with the principle laid down by the boards of appeal that the description and the drawings are used to interpret a claim when an objective assessment of its content has to be made (see "Case Law of the Boards of Appeal of the European

Patent Office", 4th edition, II.B.4.3, 2nd paragraph).”

Zie ook Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 8th edition (July 2016), 4.1 General rules of interpretation, p. 101-102:

“In T 312/94, the board held that for the interpretation of any document, in particular a patent application or patent, in order to determine its true meaning and thus its content and disclosure, no part of such a document should be construed in isolation from the remainder of the document: on the contrary, each part of such a document had to be construed in the context of the contents of the document as a whole. Thus, even though a part of a document appeared to have a particular meaning when interpreted literally and in isolation from the remainder of the document, the true meaning of that part of the document could be different having regard to the remainder of the document (see also T 546/07, T 860/06, T 456/10).”

BGH 2 maart 1999, X ZR 85/96 (Spannschraube):

“a. Bei der Auslegung eines europäischen Patents ist nicht am Wortlaut zu haften, sondern auf den technischen Gesamtzusammenhang abzustellen, den der Inhalt der Patentschrift dem Fachmann vermittelt. Nicht die sprachliche oder logisch-wissenschaftliche Bestimmung der in der Patentschrift verwendeten Begriffe ist entscheidend, sondern das Verständnis des unbefangenen Fachmanns.“

De motiveringsklacht van subonderdeel 2.3.1 voert aan dat de tekst van paragraaf 7 van de beschrijving limitatief bedoeld is gelet op andere niet-limitatieve opsommingen elders in de beschrijving met bijvoorbeeld de toevoeging “and the like”, of de omschrijving “examples” van term X zijn Y en Z, of dat het moet gaan om “preferred substituents”, waar het hof ongemotiveerd aan voorbij zou zijn gegaan.

Volgens subonderdeel 2.3.2 gaat rov. 5.11, 1e volzin, uit van een onbegrijpelijk beperkte lezing van Resolutions stellingen, omdat zij niet heeft gesteld dat iedere nadere omschrijving van een octrooiconclusie altijd limitatief moet worden opgevat (zoals bij die met de toevoeging “and the like”); zij heeft alleen gesteld dat paragraaf 7 een limitatieve definitie is.

Bij deze motiveringsklachten staat voorop dat uitleg van stellingen in het partijdebat is voorbehouden aan de feitenrechter. Dat het hof paragraaf 7 begrijpt als niet limitatief voor de gemiddelde vakman is ampel gemotiveerd en goed te volgen. Daar ketst de a contrario redenering uit subonderdeel 2.3.1 op af.

Ook is voldoende duidelijk aangegeven dat het hof de betreffende stelling van Resolution ziet als betrokken op de omschrijving uit paragraaf 7 en niet in zijn algemeenheid, waar subonderdeel 2.3.2 op stukloopt; de klacht gaat uit van een te beperkte lezing van rov. 5.11.

Subonderdeel 2.3.3 klaagt dat het hof in rov. 5.15 heeft miskend dat volgens art. 69 EOV de beschrijving moet worden gebruikt bij de uitleg van de conclusies en de uitvindingsgedachte hooguit een gezichtspunt daarbij is. (Duidelijke) bewoordingen van de beschrijving prevaleren zodoende wel degelijk boven de uitvindingsgedachte.

Subonderdeel 2.3.4 beklaagt als rechtens onjuist dat het perspectief van de gemiddelde vakman mede wordt bepaald door de uitvindingsgedachte. Dat is volgens de klacht een miskenning van de beschrijving als belangrijke bron voor het achterhalen van de uitvindingsgedachte en niet andersom.

Ook als dit hier aangevallen oordeel zo moet worden begrepen dat hier niet de in de beschrijving genoemde stand van de techniek van belang is voor het achterhalen van de uitvindingsgedachte, dan is sprake van een motiveringsgebrek, want dan is niet kenbaar gemaakt welke stand van de techniek dan is bedoeld.

In feite is hier ten onrechte geoordeeld dat de uitvindingsgedachte een bron van uitleg is voor de beschrijving, en dat ingeval van discrepantie de beschrijving niet prevaleert. Daarmee is de uitvindingsgedachte verheven tot uitgangspunt in plaats van gebruikt als gezichtspunt, aldus deze klacht.

Ook de klachten onder 2.3.3 en 2.3.4 falen nu zij uitgaan van een verkeerde lezing van het arrest. Het hof heeft helemaal niet geoordeeld dat de uitvindingsgedachte prevaleert boven de bewoordingen van de beschrijving. Het hof oordeelt in rov. 5.15 dat voor zover Resolution heeft beoogd te stellen dat nu de conclusies moeten worden uitgelegd in het licht van de beschrijving er dan geen plaats meer is voor het in aanmerking nemen van de uitvindingsgedachte, of althans de bewoordingen van de beschrijving moeten prevaleren, dat dat standpunt dan wordt verworpen. Als reden geeft het hof daarvoor dat bij uitleg in het licht van de beschrijving steeds het perspectief van de gemiddelde vakman bepalend is, in aanmerking nemend zijn algemene vakkennis, welk perspectief mede wordt bepaald door de uitvindingsgedachte. Dat dat laatste onjuist zou zijn (subonderdeel 2.3.4, 1e deel), deel ik niet – en werkt Resolution ook verder niet uit. Het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte (hier, zoals we zullen zien: het vinden van een nieuwe groep statines, meer in het bijzonder rosuvastatine) bepaalt natuurlijk mede hoe de gemiddelde vakman tegen de uitvinding aan zal kijken.

Het hof gaat bij zijn uitleg niet over een nacht ijs en motiveert hier uitvoerig en cumulerend. De door het hof gehanteerde werkwijze bij het bepalen van de betekenis van de term farmaceutisch aanvaardbaar zout in het octrooi is als volgt.

Het hof heeft eerst als uitvindingsgedachte vastgesteld het vinden van een nieuwe groep statines, waaronder meer specifiek rosuvastatine (vgl. rov. 5.6 en 5.14).

Daarna gaat het hof naar de conclusietekst en laat bij de uitleg daarvan in het licht van de beschrijving meespelen de algemene vakkennis van de vakman en onder meer (zie de hierna volgende alinea voor dat meerdere) het gezichtspunt van die uitvindingsgedachte (die ruimer is dan geclaimd). Naar geldend Nederlands octrooirecht is dat niet onjuist.

Behalve het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte neemt het hof in rov. 5.17 en 5.18 vervolgens als verdere gezichtspunten in aanmerking de mate van gebrachte vernieuwing (zeer potente statine die ondanks goedkopere generieke statines marktleider blijft) en de aard van het octrooi (nieuw stofoctrooi met absolute bescherming, geen formuleringsoctrooi), die evenmin aanleiding geven tot een beperktere uitleg voor het conclusiekenmerk farmaceutisch aanvaarbaar zout.

In rov. 5.19 volgt dan het oordeel dat ook de beschrijving de vakman geen aanleiding geeft tot een beperktere uitleg dan de ruim geformuleerde conclusietekst, omdat hij zou inzien dat de in paragraaf 7 genoemde zouten alleen maar die zouten zijn die al gebruikt worden voor tablettering van bekende statines op de prioriteitsdatum, dus waarvan mag worden verwacht dat die ook geschikt zullen zijn voor tabletsynthese van de nieuwe statines volgens de uitvinding. Hij zal daar volgens het hof niet uit afleiden dat paragraaf 7 is ingegeven door uitgevoerd zoutonderzoek.

Ook zijn algemene vakkennis leidt volgens rov. 5.20 er niet toe dat de gemiddelde vakman paragraaf 7 als limitatief bedoeld zal opvatten, nu hem bekend was dat het op de prioriteitsdatum ongebruikelijk was om een uitputtend zoutonderzoek uit te voeren en uit de beschrijving niet volgt dat dat hier, anders dan gebruikelijk, wel was gedaan.

Ook vindt de gemiddelde vakman in beschrijving noch verleningsdossier aanwijzingen dat er een onderliggend (juridisch) probleem debet was aan een beperkte “zoutclaim”, zo vervolgt het hof in rov. 5.21.

Met al deze argumenten onderbouwt het hof dat de vakman geen beperking van de zoutclaim tot de zouten genoemd in paragraaf 7 in de conclusie zal lezen. Van het verheffen van de uitvindingsgedachte van gezichtspunt tot uitgangspunt, zoals het laatste deel van de klacht luidt64., is daarmee helemaal geen sprake.

Terzijde: daarmee wil overigens niet gezegd zijn dat er geen vraagtekens te plaatsen zijn bij deze (in cassatie grotendeels feitelijke) excercitie van het hof. Daar is natuurlijk voorzichtigheid bij geboden, maar ik wil niet onvermeld laten dat annotator Reeskamp (BIE 2016/23, p. 152-154 onder 17-31) hier bijvoorbeeld zeer kritisch over is. Is de uitvindingsgedachte hier wel voldoende duidelijk kenbaar (onder 18-21)? Er zijn bepaald kanttekeningen te plaatsen bij de in aanmerking genomen “non-afstandsindicates” van het hof (onder 22-24). Kan algemene vakkennis ter bepaling van de beschermingsomvang in het voordeel van de octrooihouder worden aangewend (onder 25-27)? Wordt een derde zo niet gedwongen het verleningsdossier te raadplegen (onder 27-29)? Hij meent dat het primaat van de conclusies in deze uitspraak “nog maar betrekkelijk weinig voorstelt”65.en dat het hofarrest zich “wellicht enigszins gechargeerd laat samenvatten met de vuistregel dat de beschermingsomvang zich uitstrekt tot de uitvindingsgedachte, tenzij van disclaiming sprake is.”

Zonder de indruk te willen wekken dat ik dat allemaal zou onderschrijven (zeker niet deze laatste samenvatting)66., teken ik daar bij aan dat bij de huidige stand van de rechtspraak over uitleg van octrooien van Uw Raad hier in cassatie niet met veel kans van slagen iets aan is te doen (hetgeen bij onze Ooster- en Westerburen wel zou kunnen in hoogste instantie, omdat dit soort kwesties daar rechtsvragen zijn).

Volgens de rechtsklacht onder 2.4 heeft het hof ten onrechte in rov. 5.20 en 5.22 de wil of bedoeling van de aanvrager om van enige bescherming al dan geen afstand te doen een meedragende rol gegeven67..

Dit mist feitelijke grondslag, omdat het hof in de aangevallen passages niet de subjectieve wil of de bedoeling van de aanvrager laat meewegen bij het bepalen van de beschermingsomvang, maar heeft beoordeeld hoe de gemiddelde vakman de beschrijving zou begrijpen, waarbij het mede in aanmerking heeft genomen of de gemiddelde vakman zou aannemen dat de octrooihouder er bewust voor heeft gekozen alleen de in paragraaf 7 genoemde zouten van rosuvastatine onder bescherming te stellen. Het gaat daar dus niet om de subjectieve wil van de octrooihouder/aanvrager, zoals de klacht ten onrechte aanvoert, maar om de vraag wat de gemiddelde vakman zou begrijpen op de prioriteitsdatum – en dat is de juiste insteek.

Met de klachten onder 2.5 probeert Resolution in wezen het debat in feitelijke instanties nog een keer over te doen. Daarvoor is in cassatie geen plaats.

De eerste klacht onder 2.5.1 a begint ermee dat partijen niet gesteld hebben dat de in paragraaf 7 genoemde zouten op de prioriteitsdatum werden gebruikt voor statines; AstraZeneca c.s. hebben alleen gesteld dat die zouten de meest gebruikelijke zijn volgens deze klacht.

Dit stuit al af op gemis aan feitelijke grondslag, omdat AstraZeneca c.s. wel hebben aangevoerd dat de in paragraaf 7 genoemde zouten op de prioriteitsdatum werden gebruikt voor statines68.. Van aanvulling van feitelijke grondslag door het hof in strijd met art. 24 Rv is zodoende geen sprake.

Daarnaast acht ik, anders dan onder 2.5.1.a wordt aangevoerd, het oordeel in rov. 5.7 en 5.19 dat de in paragraaf 7 genoemde zouten op de prioriteitsdatum voor de bereiding van de tabletvorm voor toediening van toen bekende statines werden gebruikt gelet op het partijdebat69.niet onbegrijpelijk.

De laatste klacht uit subonderdeel 2.5.1.a over het passeren van Resolutions stellingen over een zouttabel in een handboek (waaruit volgt dat in paragraaf 7 zowel gebruikelijke als ongebruikelijke zouten staan, terwijl andere relatief gebruikelijke zouten zouden ontbreken) en dat geen rekenschap is gegeven van Resolutions stelling dat eigenschappen van zoutvormen niet zijn te voorspellen, maar moeten worden onderzocht, vereist een mate van gedetailleerde motivering die geen steun vindt in ons recht; deze stellingen zijn kennelijk (feitelijk) impliciet gesneuveld in het licht van bijvoorbeeld de in de voor-vorige voetnoot bedoelde tegenargumentatie van de kant van AstraZeneca c.s.

Voor de aanval in subonderdeel 2.5.1.b geldt iets overeenkomstigs. Het oordeel in rov. 5.14 en 5.28 dat de specifieke zoutvorm voor de biologische activiteit van statines niet relevant is70., is te begrijpen in het licht van de omstandgiheid dat de werkzame stof hier het anion is en de uitvinding daar op ziet, niet op specifieke zoutvormen. Dat het hof heeft gezien dat bepaalde zouten geschikter zijn dan andere, blijkt uit rov. 5.7. Van onjuistheid of onbegrijpelijkheid is hier geen sprake; de klacht gaat opnieuw uit van een mate van motivering die in ons recht niet wordt verlangd.

De louter op het slagen van subonderdelen 2.5.1.a en b, respectievelijk onderdeel 2 en subonderdeel 2.5.1 voortbouwende klachten onder 2.5.2, 2.6 en 2.7 kunnen dan ook niet opgaan, zodat die onbesproken kunnen blijven.

Van een onbegrijpelijk cirkelredenering in rov. 5.19-5.20, zoals onder 2.5.2 verder nog wordt betoogd (met argumentatie die neerkomt op een herhaling van zetten uit eerdere klachten), is in mijn optiek geen sprake en de rechtsklacht onder 2.5.3 mist feitelijke grondslag aangezien het hof niet heeft aangenomen dat de vakman zou twijfelen over de bedoelingen van de octrooihouder in deze.

We komen nu tot de octrooirechtelijk meest interessante kwestie van deze zaak, waar ik in de inleidende opmerkingen bij onderdelen 2-4 (in 2.6-2.28) al uitvoerig bij heb stil gestaan.

Onderdeel 3 klaagt onder 3.1 en 3.2 dat het hof een onjuiste en met art. 69 EOV strijdige uitlegmethode heeft gehanteerd door de letterlijke tekst van conclusie 1 tot uitgangspunt te nemen en vervolgens de afstandsleer toe te passen. Volgens het onderdeel is onverenigbaar met art. 69 EOV en het Protocol om bij wijze van vertrekpunt uit te gaan van de bescherming die conclusies naar hun letterlijke bewoordingen bieden, om vervolgens aan de hand van de beschrijving te onderzoeken of de octrooihouder van die bescherming afstand heeft gedaan, hetgeen slechts dan zou mogen worden aangenomen indien daarvoor goede gronden bestaan.

Het onderdeel klaagt onder 3.3 dat voor zover het hof met de overweging in rov. 5.22 “anders gezegd, de gemiddelde vakman zou niet aannemen dat de octrooihouder er bewust voor heeft gekozen alleen de in paragraaf 7 genoemde zouten van rosuvastatine onder bescherming te stellen” dezelfde maatstaf heeft aangelegd als de “goede grond tot afstandsleer”, het hof is uitgegaan van eenzelfde onjuiste rechtsopvatting als waarover subonderdeel 3.2 klaagt.

Voor zover hiermee een andere maatstaf is aangelegd, is zijn oordeel volgens de klacht onvoldoende gemotiveerd. Subonderdeel 3.3. speculeert in voetnoot 59 dat dit “postscriptum” lijkt ingegeven door rov. 3.3.6 uit Bayer/Sandoz.

Onder 3.4 wordt een motiveringsklacht gericht tegen de overweging dat “overigens ook onafhankelijk van de goede grond voor afstands-leer op grond van hetgeen in rov. 5.14-5.24 is overwogen tot dezelfde conclusie zou zijn gekomen”. Volgens de klacht heeft het hof niet gemotiveerd waarom of hoe, anders dan via de afstandsleer, tot dezelfde conclusie zou zijn gekomen.

De klachten onder 3.1 en 3.2 gaan volgens mij uit van een verkeerde lezing van het arrest, zodat zij niet tot cassatie kunnen leiden. Het hof heeft art. 69 EOV juist toegepast door de beschrijving te hanteren om de conclusie uit te leggen71.. Volgens het hof zal de gemiddelde vakman op basis van de (gehele) beschrijving en de (daaruit blijkende) uitvindingsgedachte (mede gehanteerd als gezichtspunt naast andere gezichtspunten) de conclusie niet beperkter uitleggen dan de algemeen geformuleerde zoutclaim, omdat hij paragraaf 7 niet als beperkende omschrijving daarvan zal opvatten maar anders, zoals bij de behandeling van onderdelen 2 en 3 is uiteengezet (zie m.n. het overzicht in 2.36).

Zoals uit de inleidende opmerkingen onder 2.6-2.28 volgt, wijst het onderdeel er volgens mij overigens terecht op dat de afstandsleer niet in het systeem van art. 69 EOV past, omdat die leer ervan uitgaat dat de octrooihouder al over een bepaalde beschermingsomvang beschikt, terwijl die beschermingsomvang nu juist aan de hand van art. 69 EOV moet worden vastgesteld.

Toch is van een met art. 69 EOV strijdige uitleg in dit geval geen sprake. Het hof oordeelt immers in rov. 5.22 dat het ook onafhankelijk van de afstandsleer tot dezelfde conclusie zou zijn gekomen langs de lijnen van hetgeen is overwogen in rov. 5.14-5.24. Materieel heeft het hof daarmee volgens mij per saldo langs de wel mogelijke route vanuit het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte bezien of de gemiddelde vakman zou aannemen dat de zoutclaim uit de conclusie beperkt was tot de zouten genoemd in paragraaf 7 van de beschrijving (vgl. hiervoor in de algemene inleiding, voorlaatste zin en in 2.8, 2.19 en 2.21 in fine). Ook de passage uit rov. 5.22 dat “anders gezegd” de gemiddelde vakman niet aan zou nemen dat bewust is gekozen voor beperking van de zoutclaim tot de zouten genoemd in paragraaf 7 wijst daar op.

Daarmee ontvalt het belang bij cassatie op het punt van toepassing van de afstandsleer.

Niettemin zou het voor de rechtsontwikkeling wenselijk zijn indien Uw Raad zich zou uitlaten over de vraag of de afstandsleer nog geldend recht is, zoals ik hiervoor bepleit in de algemene inleiding en heb uitgewerkt in 2.7-2.8, 2.14 in fine en 2.16-2.28.

Het eerste deel van de klacht van subonderdeel 3.3 sluit aan bij de klacht uit subonderdeel 3.2 en gaat om de bij de behandeling daarvan aangegeven reden niet op.

De motivieringsklacht uit subonderdeel 3.3 is gericht tegen een niet dragende overweging (“anders gezegd”) en kan op grond daarvan al niet tot cassatie leiden, indien mijn analyse wordt gevolgd dat de eerdere klachten van onderdeel 3 niet opgaan. Voor de rechtsontwikkeling belangrijker is dat de motiveringsklacht over deze maatstaf, te weten dat de gemiddelde vakman niet aan zou nemen dat de octrooihouder er bewust voor heeft gekozen alleen de in paragraaf 7 genoemde zouten te willen beschermen, rechtens juist voorkomt en in de plaats zou kunnen komen van de afstandsleer, indien gehanteerd vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman en met de uitvindingsgedachte als gezichtspunt, zoals ik heb betoogd in 2.6 e.v. en het hof in wezen ook heeft gedaan (zoals aangegeven in de algemene inleiding, voorlaatste zin en in 2.8, 2.19 en 2.21 in fine). Een motiveringsklacht tegen een juist rechtsoordeel gaat niet op.

De motiveringsklacht van subonderdeel 3.4 kan evenmin slagen. Volgens vaste rechtspraak van Uw Raad (vgl. hiervoor in 2.5 met vindplaatsen) is de uitleg van octrooien zozeer verweven is met waarderingen van feitelijke aard dat deze uitleg in cassatie slechts beperkt kan worden getoetst. De uitleg die het hof in rov. 5.14-5.24 geeft aan het octrooi is ook zonder dat deze overwegingen worden geplaatst in de sleutel van de afstandsleer bepaald voldoende begrijpelijk en het hof hoefde dit naar ik meen niet nog nader te motiveren.

Dat kan ook nog over een andere boeg worden toegelicht. De motiveringsklacht uit subonderdeel 3.4 tegen de laatste volzin van rov. 5.22 (ook onafhankelijk van de afstandsleer zou langs de lijnen van rov. 5.14-5.24 tot dezelfde conclusie zijn gekomen dat paragraaf 7 van de beschrijving niet limitatief is bedoeld voor de zoutclaim uit de conclusie) kan volgens mij niet slagen, omdat deze passage zelfstandige betekenis mist naast de tevergeefs aangevallen eerdere passage uit rov. 5.22 bedoeld in subonderdeel 3.3 (anders gezegd: de gemiddelde vakman zou niet aannemen dat bewust is gekozen alleen de zouten uit paragraaf 7 van de beschrijving te beschermen, dus die paragraaf is niet limitatief bedoeld). Met het een en het ander bedoelt het hof klaarblijkelijk hetzelfde en ik gaf al aan dat dit volgens mij een juiste rechtsregel is die in de plaats kan komen van de afstandsleer die stamt uit de tijd van het wezen, waartegen niet met succes kan worden opgekomen met een motiveringsklacht.

Onderdeel 4 is volgens het kopje in de cassatiedagvaarding gericht tegen “overige oordelen die ten grondslag liggen aan het oordeel over de beschermingsomvang” die “eveneens onjuist en/althans onbegrijpelijk” zouden zijn.

Onder 4.1 wordt geklaagd dat de door het hof in rov. 5.3-5.9 vastgestelde uitvindingsgedachte – te weten het aan de bekende stand van de techniek toevoegen van een nieuwe groep statines, meer specifiek rosuvastatine, waarvan de biologische activiteit beter is dan van bekende statines – niet begrijpelijk is in het licht van ’s hofs eerdere feitenvaststellingen, de beschrijving van het octrooi en de stellingen van partijen.

De motiveringsklachten uit 4.1.1-4.1.3 zie ik niet opgaan. Het oordeel over het achterhalen van de uitvindingsgedachte is feitelijk en niet onbegrijpelijk of innerlijk tegenstrijdig. Het hof maakt duidelijk dat de uitvinding ziet op rosuvastatine dat een HMG CoA-reductase remmende werking heeft die beter is dan die van mevinoline (een tot een eerdere generatie behorende statine), zie rov. 2.10 (“EP 471 heeft, anders dan de oorspronkelijke aanvrage waarin door middel van een zogenaamde Markush-formule een groep van verbindingen werd geclaimd, slechts betrekking op rosuvastatine.”) en rov. 5.5-5.7 (octrooi ontsluit 3e generatie statines, meer in het bijzonder rosuvastatine en in de beschrijving vindt de vakman geen aanwijzingen dat speciaal is gezocht naar geschikte zoutvormen); in rov. 5.8 wijst het hof de door Resolution voorgestelde uitvindingsgedachte af – daar gaat het in de aanloop in rov 5.5-5.7 om. De gemiddelde vakman zal zien dat de beschrijving na beperking vanuit de Markush-formule in de oorspronkelijke aanvrage tot alleen rosuvastatinezuur en farmaceutisch aanvaardbare zouten niet is aangepast, iets dat veel voorkomt in de octrooipraktijk. Daar vallen geen argumenten aan te ontlenen, zoals Resolution hier probeert.

Nu de motiveringsgklachten uit subonderdeel 4.1 falen, kan ook de louter daarop voortbouwende klacht onder 4.2 niet slagen, zodat die geen bespreking behoeft.

Onder 4.3 worden verschillende klachten gericht tegen het oordeel in rov. 5.17 over de mate van vernieuwing die de uitvinding heeft gebracht en meer specifiek over het oordeel dat naar AstraZeneca c.s. onvoldoende gemotiveerd bestreden hebben aangevoerd rosuvastatine een zeer potente statine is die ondanks aanwezigheid van diverse (goedkopere) generieke statines, nog altijd marktleider is. Dit is een feitelijk oordeel dat als gebaseerd op uitleg van gedingstukken aan het hof als feitenrechter is voorbehouden. De rechtsklachten (uit subonderdelen 4.3.3 en 4.3.5) stuiten daar al op af. Ook de klacht uit subonderdeel 4.3.1 dat AstraZeneca c.s. dit onvoldoende onderbouwd zouden hebben (sic), loopt daarop stuk.

De klacht onder 4.3.1 begint ermee dat AstraZeneca c.s. eerst bij appelpleidooi zich erop hebben beroepen dat rosuvastatine marktleider is, dat Resolution daarop niet meer heeft kunnen reageren (en vervolgt ermee dat deze stelling door AstraZeneca c.s. niet voldoende is gemotiveerd, vgl. daarover 2.58 in fine).

De eerste klacht mist feitelijke grondslag, omdat dit marktleiderschap, althans de mate van vernieuwing voor rosuvastatine en populariteit/hoge mate van gebruik van rosuvastatine al bij antwoord in eerste aanleg onder 26 is aangekaart72.. Dit in gedachten houdend geeft Resolution niet voldoende steekhoudend aan waarom er bij pleidooi in appel onvoldoende op de “marktleiderstelling” kon worden gereageerd (waarvoor immers uitsluitend werd verwezen naar een bij antwoord in eerste aanleg al overgelegde partijdeskundigen-verklaring, terwijl bij cva 26 al is aangegeven dat rosuvastatine vanwege superieure eigenschappen “zo populair” was en ondanks het nog niet verstreken zijn van de octrooibescherming “nog steeds zeer veelvuldig gebruikt” werd, hoewel er octrooivrije alternatieve statines op de markt waren. De gevolgtrekking van het hof dat sprake is van marktleiderschap is dan gelet op het partijdebat in mijn optiek niet onbegrijpelijk. Van schending van het beginsel van hoor en wederhoor is geen sprake. Ik laat nog dan nog daar dat rov. 5.17 ’s hofs oordeel niet zelfstandig draagt, maar de mate waarin vernieuwing is gebracht een gezichtspunt is dat naast andere gezichtspunten in het oordeel van het hof is betrokken dat de vakman geen aanleiding zou zien om te veronderstellen dat de zoutclaim uit de conclusie moet worden begrepen als beperkt tot de zouten uit paragraaf 7 van de beschrijving. De hier besproken klacht kan dus niet tot cassatie leiden.

Overigens geven openbare bronnen ook een indicatie dat sprake is van marktleiderschap, daar wijzen de BIE-annotatoren van de uitspraken in onze zaak in eerste en tweede aanleg op73..

Subonderdeel 4.3.2 klaagt dat indien Resolution wel voldoende zou hebben kunnen reageren op deze stelling bij pleidooi in appel, zij zou hebben aangegeven dat rosuvastatine in Nederland eventueel als tweedelijns statine wordt voorgeschreven, onderbouwd met een verwijzing naar het Farmacotherapeutisch Kompas.

Dit is een ontoelaatbaar novum in cassatie74.. Bovendien is dezelfde stelling al bij antwoord in prima betrokken, zodat voldoende gelegenheid was daar op te reageren.

Voor zover het hof de mate van vernieuwing heeft afgemeten aan commercieel succes, is dat onjuist of onbegrijpelijk, aldus subonderdeel 4.3.3. Dat succes is van veel meer factoren afhankelijk, bijvoorbeeld marketing en dit behelst volgens de klacht schending van art. 24 Rv.

Dit mist feitelijke grondslag, omdat het hof voor de mate van vernieuwing klaarblijkelijk het oog heeft op de superieure technische eigenschappen (onbestreden gesteld dat sprake is van een zeer potente statine, die ondanks goedkopere alternatieven nog zeer populair is). Van schending van art. 24 Rv. is geen sprake.

Subonderdeel 4.3.4 klaagt dat het impliciete oordeel van het hof dat het octrooi een hoge mate van vernieuwing heeft gebracht onbegrijpelijk is, althans een ontoelaatbare aanvulling vormt van de feitelijke grondslag, nu statines al bekend waren en dit slechts een derde generatie-vorm is volgens AstraZeneca c.s. en zij die grote mate van vernieuwing niet voldoende kenbaar hebben gesteld in hoger beroep.

Ook dit mist feitelijke grondslag: uit de geciteerde passages bij cva 26 en ptla h.b. 12 volgt dat het hof dit begrijpelijkerwijs kon afleiden uit deze onbestreden gelaten stellingen.

Ook de klachten onder 4.3.5 missen feitelijke grondslag, nu deze ten onrechte tot uitgangspunt nemen dat het hof zou hebben geoordeeld dat er sprake is van een “pioniersuitvinding”.

Onderdeel 5: toegevoegde materie

Onderdeel 5 is gericht tegen het oordeel van het hof in rov. 5.26-5.32 dat geen sprake is van toegevoegde materie doordat conclusie 1 van EP 471 zich ook uitstrekt tot rosuvastatinezuur en andere niet-toxische farmaceutisch aanvaardbare zouten dan het natrium- of calciumzout (de voorbeelden 1 en 7 uit de oorspronkelijke aanvrage). De rechtbank had nog toegevoegde materie aangenomen met betrekking tot het zuur.

Het onderdeel bevat onder 5.1.1 de rechtsklacht dat in rov. 5.29 en rov. 5.31 een onjuiste maatstaf is gehanteerd, omdat het hof volgens art. 75 lid 1 onder c ROW 1995 en art. 123 lid 2 EOV had moeten onderzoeken of andere zouten dan het natrium- en calciumzout en het zuur (op de R4 plaats in de Markush-formule uit de oorspronkelijke aanvrage) direct en ondubbelzinnig in de oorspronkelijke aanvrage zijn geopenbaard. Dat is een strenge test, dezelfde als voor nieuwheid.

Het hof zou bovendien de valstrik van “intermediate generalisation” hebben miskend: indien kenmerken van een specifieke belichaming van de vinding in de oorspronkelijke aanvrage worden “geëxtrapoleerd” of “veralgemeniseerd”, dan kunnen die veralgemeniseerde kenmerken niet als direct en ondubbelzinnig geopenbaard gelden, tenzij voor de vakman duidelijk is dat er geen structurele of functionele verhouding bestaat tussen het kenmerk dat veralgemeniseerd wordt en de andere kenmerken van de uitvoeringsvorm.

Op grond van art. 123 lid 2 EOV en art. 28 lid 3 ROW 1995 mag een octrooiaanvrage niet zodanig gewijzigd worden dat het onderwerp niet meer wordt gedekt door de inhoud van de oorspronkelijke aanvrage. Indien dat wel gebeurd spreekt men van ongeoorloofde “toegevoegde materie” (of added subject-matter), wat ertoe kan leiden dat een octrooi (partieel) wordt vernietigd (art. 138 lid 1 sub c EOV en art. 75 lid 1 onder c ROW). Het criterium om te beoordelen of er sprake is van toegevoegde materie is de gold-standard, kort gezegd of de materie voor de gemiddelde vakman direct en ondubbelzinnig (directly and unambiguously) in de oorspronkelijke aanvrage is geopenbaard75.. Dat is inderdaad een strikte test. In Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office (8th ed. 2016, p. 401) is deze maatstaf als volgt omschreven:

“The "gold standard" (G 2/10, OJ 2012, 376) for assessing compliance with Art. 123(2) EPC is the following; any amendment to the parts of a European patent application or of a European patent relating to the disclosure (the description, claims and drawings) is subject to the mandatory prohibition on extension laid down in Art. 123(2) EPC and can therefore, irrespective of the context of the amendment made, only be made within the limits of what a skilled person would derive directly and unambiguously, using common general knowledge, and seen objectively and relative to the date of filing, from the whole of these documents as filed (G 3/89, OJ 1993,117; G 11/91, OJ 1993, 125).”

De rechtsklachten falen, nu het hof een juiste test heeft toegepast, zo blijkt uit de woorden “directe en ondubbelzinnige openbaarmaking” uit rov. 5.26 en 5.31. De gemiddelde vakman leest zouten en zuren mee/heeft die voor ogen volgens het hof in de Markush-formule op plaats R4 van de oorspronkelijke aanvrage (met gelijkblijvende keuzes voor R1-R3 en X die het biologisch actieve rosuvastatine anion bepalen), bepalend voor de zuur- of zoutvorm, waar al als mogelijkheid is aangegeven een H⁺ (voor het zuur) of een kation dat niet toxisch farmaceutisch aanvaardbaar zout oplevert met het rosuvastatine anion. Gelet op de rov. 5.26-5.31 in onderlinge samenhang bezien, is duidelijk dat het hof met dit “meelezen/voor ogen hebben” bedoelt dat hier voor de vakman sprake is van “directe en ondubbelzinnige openbaarmaking”; daar zit geen licht tussen, zoals de eerste rechtsklacht ten onrechte betoogt. Dat er als niet-limitatieve voorbeelden uit de zoutgroep Na⁺ en Ca⁺ zouten zijn geopenbaard, maakt ook niet dat andere niet in de voorbeelden genoemde zouten niet onmiddellijk en ondubbelzinnig zijn geopenbaard op deze manier. Dat dit anders zou zijn, nu op de R1-R3 en X ook andere keuzes kunnen worden gemaakt, lijkt mij met het hof een dwaalspoor, omdat voor de gemiddelde vakman duidelijk is dat de uitvinding ziet op een nieuwe groep statines. Dat zonder zoutonderzoek onduidelijk is welke zouten (geldt ook voor het zuur) praktisch geschikt zullen blijken, laat de directe en ondubbelzinnige openbaarmaking ervan onverlet, zoals het hof terecht overweegt in rov. 5.31.

Het subonderdeel neemt verder ten onrechte tot uitgangspunt dat er sprake zou zijn van “veralgemenisering”; dat mist feitelijke grondslag. Resolution wil hier ten onrechte een situatie van maken dat de oorspronkelijke aanvrage een brede algemene openbaarmaking bevat aan de ene kant, terwijl aan de andere kant sprake is van specifieke voorbeelden, terwijl vervolgens de gewijzigde conclusie tussen die twee het midden houdt, zodat de strikte regels voor intermediate generalisation van toepassing zijn (vgl. Case Law, 2016, II.E.1.7, p. 439 e.v.), maar dat speelt hier helemaal niet. Er zijn geen geïsoleerde kenmerken uit een set oorspronkelijk in combinatie geclaimde kenmerken, zoals een specifieke uitvoeringsvorm uit de beschrijving, veralgemeniseerd in de vorm van een niet aan de vakman geopenbaarde combinatie van die geïsoleerde kenmerken. Resolution wil dit ophangen aan de Markush-formule uit de oorspronkelijke aanvrage met drie opties voor R4: waterstof, lagere alkylgroep of cation dat farmaceutisch acceptabel zout kan creëren – de eerste en de laatste betreffen categorieën die uit meerdere opties bestaan. Nu daarnaast de oorspronkelijke aanvrage zeven voorbeelden bevatte met in voorbeeld 1 rosuvastatine-natrium en in voorbeeld 7 rosuvastatine-calcium. De redenering is dan dat in de gewijzigde conclusie 1 met rosuvastatine-zuur en niet-toxische farmaceutisch aanvaardbare zouten in feite sprake is van een beperkte groep waarbij voor R1-R3 en X dezelfde specifieke keus is gemaakt als in voorbeelden 1 en 7 uit de oorspronkelijke aanvrage, maar waarbij voor R4 een andere of bredere keus is gemaakt. Dus de expliciete openbaarmaking uit voorbeelden 1 en 7 wordt gecombineerd met met de zeer brede openbaarmaking uit de Markush-formule, die voor de R4 positie ook andere mogelijkheden geeft, hetgeen niet is toegestaan. Maar met AstraZeneca c.s. (s.t. 14) acht ik dat gekunsteld. Er is hier geen sprake van veralgemenisering van het calcium- en natriumzout van rosuvastatine naar het zuur en de farmaceutisch aanvaardbare zouten: het invullen van rosuvastatine voor R1-R3 en X is geen veralgemenisering, maar één keuze, zonder beperking van R4 (die is algemeen gelaten, anders dan Resolution suggereert, vgl. dupliek onder 3; het weglaten van ht item lagere alkylgroep uit de lijst voor R4 is geen keuze in dit verband). Daarmee valt het doek voor de tweede rechtsklacht.

Het onderdeel bevat onder 5.1.2-5.1.6 verschillende motiveringsklachten.

De klacht onder 5.1.2 tegen rov. 5.28 is met zoveel woorden een voortbouwende klacht op subonderdeel 2.5.1.b (“onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd op de gronden van subonderdeel 2.5.1.b”), die zoals hiervoor in 2.45 besproken niet opgaat. De louter voortbouwende vervolgklacht dat daarmee ook rov. 5.29 niet in stand kan blijven, gaat dan ook niet op.

Ook subonderdeel 5.1.4 is een voortbouwende klacht “op de gronden van subonderdeel 2.5.1.b” en deelt daarom hetzelfde lot.

De klachten onder 5.1.3 missen feitelijke grondslag nu het hof het oordeel dat de gemiddelde vakman de zuurvorm en andere zoutvormen zou meelezen in de oorspronkelijke aanvrage niet (mede) heeft gebaseerd op de publicatie van Serajuddin en/of de verklaring van Spargo, zoals het subonderdeel veronderstelt.

De klacht onder 5.1.5 faalt nu de overweging waartegen deze klacht is gericht76.feitelijk en niet onbegrijpelijk is (ook niet in het licht van de vele vindplaatsen waar Resolution in voetnoot 72 van de cassatiedagvaarding naar verwijst)77..

Subonderdeel 5.1.6 klaagt dat bij de verwerping van het opgeworpen punt van “intermediate generalisation” door het hof in rov. 5.29 niet kenbaar is ingegaan op de ingeroepen rechtspraak en richtsnoeren van het EOB ter zake. Deze klacht moet al stranden, nu deze tot uitgangspunt neemt dat sprake is van ontoelaatbare veralgemenisering, hetgeen zoals we zagen in 2.72 niet opgaat. Het “invullen” van een Markush-formule levert hier geen ontoelaatbare veralgemenisering op. Het hof heeft feitelijk geconstateerd dat er geen structurele of functionele verhouding bestaat tussen het rosuvastatine anion enerzijds en de natrium en calcium ionen anderzijds, aangezien rosuvastatine een nieuw gevonden statine was met bepaalde vaste keuzes op R1-R3 en X waarvan de biologische activiteit onafhankelijk is van de gekozen zuur- of zoutvorm en waarbij positie R4 de zuur- of zoutvorm bepaalt. Er is zodoende geen sprake van een keuze voor R4 uit twee lijsten, zoals Resolution bij s.t. onder 2.7 suggereert (waartegen AstraZeneca c.s.’ dupliek onder 3), wat tot toegevoegde materie zou kunnen leiden. De onderbouwing van Resolutions argument met T 571/10 gaat mank, omdat anders dan in die zaak in onze zaak wel een algemene definitie voor R4 in de beschrijving staat (vgl. dupliek AstraZeneca c.s. onder 6).

Proceskosten

Partijen hebben over de proceskosten in de cassatie-instantie een regeling bereikt78..