HR, 08-07-2016, nr. 12/04408

Voor de feiten en het procesverloop kan worden verwezen naar rov. 3.1-4.3.3 van het arrest van de Hoge Raad van 20 december 2013.

De Hoge Raad heeft aan het HvJEU de volgende vragen gesteld:

‘1. Moet art. 34, aanhef en onder 1, van Verordening (EG) nr. 44/2001 aldus worden uitgelegd dat deze weigeringsgrond mede ziet op het geval waarin de beslissing van de rechter van de lidstaat van herkomst evident in strijd is met het Unierecht, en dit door die rechter is onderkend?

2 (a). Moet art. 34, aanhef en onder 1, van Verordening (EG) nr. 44/2001 aldus worden uitgelegd dat aan een geslaagd beroep op deze weigeringsgrond de omstandigheid in de weg staat dat de partij die zich op deze weigeringsgrond beroept, heeft nagelaten om in de lidstaat van herkomst van de beslissing de aldaar beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden?

2 (b). Indien het antwoord op vraag 2 (a) bevestigend luidt, wordt dit anders indien het aanwenden van rechtsmiddelen in de lidstaat van herkomst van de beslissing zinloos was, omdat moet worden aangenomen dat dit niet tot een andere beslissing zou hebben geleid?

3. Moet art. 14 van Richtlijn 2004/48/EG aldus worden uitgelegd dat deze bepaling mede ziet op de kosten die partijen maken in het kader van een geding in een lidstaat tot schadevergoeding, indien de vordering en het verweer betrekking hebben op de beweerde aansprakelijkheid van de verwerende partij wegens beslagen die zij heeft gelegd en aanzeggingen die zij heeft gedaan ter handhaving van haar merkrecht in een andere lidstaat, en in dat verband een vraag rijst naar de erkenning in eerstgenoemde lidstaat van een beslissing van de rechter van laatstgenoemde lidstaat?’

Het HvJEU heeft in zijn arrest van 16 juli 2015 het volgende voor recht verklaard:

‘1) Artikel 34, punt 1, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken moet aldus worden uitgelegd dat het feit dat een in een lidstaat gegeven beslissing in strijd met het Unierecht is, niet rechtvaardigt dat deze beslissing niet wordt erkend in een andere lidstaat wegens strijdigheid met de openbare orde van laatstbedoelde staat wanneer de aangevoerde onjuiste rechtstoepassing geen kennelijke schending vormt van een rechtsregel die van essentieel belang wordt geacht in de rechtsorde van de Unie en dus van de aangezochte lidstaat, of van een in die rechtsordes als fundamenteel erkend recht. Dat is niet het geval bij een onjuiste toepassing van een bepaling als artikel 5, lid 3, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992.

Wanneer de rechter van de aangezochte staat nagaat of eventueel sprake is van een kennelijke schending van de openbare orde van deze staat, moet hij ermee rekening houden dat, behoudens bijzondere omstandigheden die het te moeilijk of onmogelijk maken de rechtsmiddelen in de lidstaat van herkomst aan te wenden, de justitiabelen de plicht hebben in deze lidstaat alle beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden om een dergelijke schending in een eerder stadium te voorkomen.

2) Artikel 14 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten moet aldus worden uitgelegd dat het van toepassing is op de gerechtskosten die de partijen maken in het kader van een geding in een lidstaat tot vergoeding van de schade wegens een beslag dat in een andere lidstaat is gelegd ter voorkoming van een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht, wanneer in het kader van deze schadevordering de vraag rijst naar erkenning van een in die andere lidstaat gegeven beslissing waarbij is vastgesteld dat dit beslag onrechtmatig is’.

Nadat het HvJEU zijn prejudiciële beslissing heeft gewezen, is de procedure in cassatie voortgezet en hebben partijen hun respectieve standpunten naar aanleiding van het prejudiciële arrest toegelicht, gevolgd door een nadere re- en dupliek.

Alvorens het principale cassatiemiddel nader te bespreken, geef ik eerst een korte samenvatting van het arrest van HvJEU. In de punten 31-38 is het HvJEU ingegaan op het verzoek van Diageo om heropening van de mondelinge behandeling. Diageo heeft haar verzoek gedaan naar aanleiding van de conclusie van A-G Szpunar voorafgaand aan het arrest, waarin de A-G de juistheid in twijfel heeft getrokken van enige ‘premissen’ waarop de Hoge Raad zijn verwijzingsarrest heeft gebaseerd. Bovendien heeft Diageo aangevoerd niet in de gelegenheid te zijn gesteld opmerkingen te maken over bepaalde stukken die de Europese Commissie ter terechtzitting heeft neergelegd. Het HvJEU heeft het verzoek tot heropening van de mondelinge behandeling afgewezen, omdat het Hof zich voldoende voorgelicht acht om uitspraak te kunnen doen. Volgens het Hof zijn de premissen waarop de Hoge Raad zich heeft gebaseerd ter sprake gekomen en hebben partijen daarover hun standpunt kenbaar gemaakt (punt 35). Het hof is verder van oordeel dat de door de Commissie overgelegde stukken niet zijn ingeschreven in het register van het Hof en geen deel uitmaken van het procesdossier (punt 36).

Het HvJEU heeft de eerste twee door de Hoge Raad gestelde vragen gezamenlijk behandeld. Het Hof herhaalt zijn vaste rechtspraak dat art. 34 EEX-Vo strikt moet worden uitgelegd, omdat het de verwezenlijking van een van de fundamentele doelstellingen van deze verordening belemmert (punt 41). Op de openbare orde-clausule van art. 34, punt 1, EEX-Vo kan slechts een beroep worden gedaan indien de erkenning van de in een andere lidstaat gegeven beslissing op onaanvaardbare wijze zou botsen met de rechtsorde van de aangezochte staat doordat inbreuk op een fundamenteel beginsel wordt gemaakt (punt 44). Het Hof onderzoekt of de erkenning van de beslissing van de rechtbank te Sofia een kennelijke schending van de Nederlandse openbare orde in de zin van art. 34, punt 1, EEX-Vo zou opleveren, waarbij het dan gaat om een schending van de materieelrechtelijke regel van art. 5 lid 3 Merkenrichtlijn en om een schending van procedurele waarborgen (punten 45 en 46).

Ten aanzien van de schending van art. 5 lid 3 Merkenrichtlijn overweegt het HvJEU als volgt. Het maakt voor een beroep op de openbare orde-clausule van art. 34, punt 1, EEX-Vo geen verschil of de rechter van de staat van herkomst van de beslissing een regel van Unierecht of van nationaal recht kennelijk onjuist heeft toegepast (punt 48). De rechter van de aangezochte staat mag de erkenning van een beslissing uit een andere lidstaat niet weigeren op de enkele grond dat zijns inziens het nationale recht of het Unierecht in die beslissing onjuist is toegepast (punt 49). De openbare orde-clausule kan slechts worden toegepast wanneer door de onjuiste rechtstoepassing de erkenning van de beslissing in de aangezochte staat leidt tot de kennelijke schending van een fundamentele rechtsregel in de rechtsorde van de Unie en dus van deze lidstaat (punt 51). Het Hof is van oordeel dat schending van art. 5 Merkenrichtlijn geen schending van een fundamentele rechtsregel van de Unierechtsorde en dus van de rechtsorde van de aangezochte staat oplevert (punten 51 en 52).

Wat een eventuele schending van procedurele waarborgen betreft, overweegt het HvJEU dat de rechtbank te Sofia een rechterlijke instantie in eerste aanleg is, tegen wier beslissingen een nationaal rechtsmiddel openstaat (punt 58). Diageo heeft de naar nationaal recht beschikbare rechtsmiddelen niet aangewend, omdat dit naar haar mening zinloos zou zijn geweest (punt 62). Het in elke lidstaat bestaande stelsel van rechtsmiddelen, aangevuld door de prejudiciële procedure van art. 267 VWEU, biedt de justitiabelen voldoende garanties (punt 63). De grondgedachte van de EEX-Verordening is dat de justitiabelen de plicht hebben alle naar het recht van de lidstaat van herkomst beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden. Zij moeten die rechtsmiddelen uitputten om een schending van de openbare orde te voorkomen, hetgeen te meer klemt wanneer de gestelde schending voortvloeit uit schending van het Unierecht (punt 64). Volgens het HvJEU had Diageo hoger beroep van het vonnis van de rechtbank te Sofia dienen in te stellen, waarna de appelrechter de vermeende onjuiste toepassing van het Unierecht recht had kunnen corrigeren (met eventueel de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJEU) (punt 65). Van de beslissing van de appelrechter zou beroep mogelijk zijn geweest bij de Bulgaarse Hoge Raad, die op zijn beurt tot het stellen van prejudiciële vragen verplicht zou zijn geweest (punt 66). Van een schending van Unietrouw (art. 4 lid 3 VEU) – het beginsel van loyale samenwerking tussen lidstaten – is geen sprake. Evenmin is Diageo verstoken gebleven van de bescherming van het in Bulgarije bestaande stelsel van rechtsmiddelen, aangevuld met de prejudiciële procedure van art. 267 VWEU.

In haar schriftelijke toelichting in het voorgezette cassatieberoep heeft Diageo uitvoerig aangegeven waarom naar haar mening het arrest van het HvJEU geen navolging verdient. Diageo is, kort gezegd, van mening dat de beslissing van het HvJEU onjuist is en dat art. 6 EVRM en art. 14 IVBPR zich verzetten tegen binding van de Hoge Raad aan de (deels feitelijke) oordelen van het HvJEU. Deze feitelijke oordelen komen volgens Diageo erop neer dat geen sprake is van een bewuste, manifeste schending van een fundamenteel beginsel van Unierecht door de Bulgaarse rechters en dat voor Diageo een zinvol, effectief rechtsmiddel openstond in Bulgarije.4.

Ik volsta met op te merken dat de nadere schriftelijke ronde in het voortgezette cassatieberoep ertoe strekt partijen in staat te stellen in te gaan op de nog onbesliste klachten in het licht van het prejudiciële arrest. Voor een herbeoordeling van de door het HvJEU op de prejudiciële vragen gegeven antwoorden, zoals Diageo thans bepleit, is in deze fase van het cassatiegeding geen plaats. De nationale rechter is immers verplicht zich te richten naar de inhoud van de prejudiciële beslissing en daaraan navolging te geven. Onder omstandigheden zou de nationale rechter opnieuw vragen van uitleg aan het HvJEU kunnen stellen, wanneer bijvoorbeeld moeilijkheden ontstaan bij het toepassen van de uitkomst van de prejudiciële procedure voor de nationale rechter.5.

Diageo heeft in haar nadere schriftelijke toelichting de argumenten herhaald die zij bij het HvJEU heeft aangevoerd in haar verzoek tot heropening van de mondelinge behandeling bij het Hof. Het Hof heeft dit verzoek afgewezen (zie punten 31-38). Voor een hernieuwde beoordeling van die argumenten is in de thans voortgezette cassatieprocedure geen plaats.

Ik meen dat van een schending van art. 6 EVRM en art. 14 IVBPR geen sprake is. Juist met de regeling in art. 83 van het Reglement voor de procesvoering van het HvJEU, waarin de heropening van de mondelinge behandeling is geregeld, is getracht een balans te vinden tussen een optimale eerbiediging van de grondrechten van art. 6 EVRM en de stroomlijning van de prejudiciële procedure.6.Diageo is geenszins het recht op een procedure op tegenspraak ontnomen, waarbij nog kan worden opgemerkt dat het HvJEU expliciet heeft overwogen dat de zaak niet behoeft te worden beslecht op grond van punten waarover tussen partijen geen discussie heeft plaatsgevonden (punt 35 van het prejudiciële arrest).

Ik keer terug naar de bespreking van het principale cassatiemiddel. Het eerste onderdeel richt in verschillende subonderdelen klachten tegen het oordeel van het hof Amsterdam in rov. 3.7 van het bestreden arrest dat de erkenning van het vonnis van de rechtbank te Sofia niet afstuit op de openbare orde-exceptie van artikel 34, aanhef en onder 1 EEX-Vo.

Op grond van de door het HvJEU gegeven uitleg van art. 34, punt 1, EEX-Vo kan het eerste onderdeel niet tot cassatie leiden. De rechtbank te Sofia had, in tegenstelling tot hetgeen het onderdeel betoogt, geen verplichting tot het stellen van prejudiciële vragen, zoals het HvJEU heeft overwogen in punt 58 van zijn beslissing. De overige omstandigheden geven geen aanleiding om de erkenning van de uitspraak van de rechtbank te Sofia te weigeren op grond van de openbare orde-exceptie van art. 34, punt 1, EEX-Vo. Diageo had gebruik moeten maken van de in Bulgarije tegen het vonnis opengestelde rechtsmiddelen, waarmee de kwestie óf uiteindelijk bij het HvJ EU terecht had kunnen komen óf had kunnen uitmonden in een staatsaansprakelijkheidsprocedure wegens schending van Unierecht.

Het tweede onderdeel valt in vier subonderdelen uiteen en is gericht tegen rov. 3.15 van het bestreden arrest waarin het hof oordeelde dat op grond van het Bulgaarse recht aansprakelijkheid ontstaat voor schade die optreedt als gevolg van een opgeheven voorlopige maatregel.

De klachten van subonderdeel 2.1 behoeven geen bespreking, omdat het voortbouwt op het eerste onderdeel en derhalve eveneens faalt.

Subonderdeel 2.2 klaagt dat het hof bij zijn beoordeling van de aansprakelijkheid van Diageo naar Bulgaars recht, had moeten vaststellen dat het Unierecht in de weg staat aan de toepassing van art. 403 lid 1 Bulgaars Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en dat het hof zo nodig ambtshalve het Unierecht had moeten toepassen. De klachten van dit subonderdeel kunnen in het licht van de prejudiciële beslissing van het HvJEU evenmin tot cassatie leiden. Van schending van een fundamentele bepaling van Unierecht is geen sprake.

In subonderdeel 2.3 wordt betoogd dat het hof voor de vestiging van de aansprakelijkheid niet is overgegaan tot een Unierechtelijke interpretatie van het Bulgaarse recht (rov. 3.15) waar zulks wel plaatsvond bij de toetsing van het causaal verband (rov. 3.18).

Het subonderdeel kan niet tot cassatie leiden. In rov. 3.15 heeft het hof overwogen dat Diageo in beginsel aansprakelijk is voor de gevolgschade die Simiramida heeft geleden als gevolg van het gelegde beslag. In rov. 3.18 is de causaliteitsvraag aan de orde, te weten de vraag hoeveel schade moet worden toegekend onder toepassing van het Bulgaarse recht. Ook dit subonderdeel bepleit of veronderstelt een heroverweging van de uitspraak van de rechtbank te Sofia, waarvoor in de Nederlandse procedure geen ruimte bestaat. De vraag of aansprakelijkheid ten laste van Diageo is gevestigd, is met het Bulgaarse vonnis beslecht. Dat punt wordt dan ook afgedekt door het gezag van gewijsde van het te erkennen Bulgaarse vonnis.7.De omvang van het gezag van gewijsde van een buitenlands vonnis wordt bepaald door de lex fori van de rechter die het vonnis gewezen heeft.8.Het oordeel van het hof in rov. 3.15 en 3.18 berust op een uitleg van het Bulgaarse recht en kan ingevolge art. 79 lid 1, aanhef en onder b, RO in cassatie niet op juistheid worden getoetst. Het oordeel is ook niet onbegrijpelijk.

Subonderdeel 2.4 klaagt dat het hof heeft nagelaten om ambtshalve te oordelen dat Simiramida misbruik van procesrecht maakt door in Nederland de erkenning in te roepen van het vonnis van de rechtbank te Sofia. Het subonderdeel wijst in dit verband op de rechtspraak van de Hoge Raad.9.Het subonderdeel kan naar mijn mening niet tot cassatie leiden, omdat het berust op de gedachte dat de Nederlandse rechter de erkenning van het vonnis van de rechtbank te Sofia alsnog kan weigeren, waarmee op zijn minst afbreuk zou worden gedaan aan het nuttig effect van de EEX-Vo.10.

Ik kom tot de slotsom dat het principale cassatiemiddel faalt.

Het incidentele cassatiemiddel is gericht tegen rov. 3.21 van het bestreden arrest, waarin het hof heeft overwogen dat Simiramida onvoldoende heeft gesteld om te kunnen oordelen dat Diageo of haar vertegenwoordigers onrechtmatige aanzeggingen heeft/hebben gedaan. De door Simiramida overgelegde verklaringen zijn naar het oordeel van het hof onvoldoende specifiek. Daarbij betrekt het hof dat het Diageo vrijstond zich ertegen te verzetten dat Johnny Walker whisky zonder haar toestemming van buiten de EER op de Bulgaarse markt zou worden gebracht. Diageo mocht afnemers van Simiramida dan ook waarschuwen voor mogelijk dreigende merkinbreuken. Het middel betoogt dat rov. 3.21 zich niet verdraagt met de vaststelling door het hof dat het door Diageo gelegde beslag onrechtmatig was nu naar het oordeel van de rechtbank te Sofia geen sprake was van een merkinbreuk.

Simiramida komt niet op tegen de zelfstandig dragende grond in het arrest van het hof dat Simiramida onvoldoende heeft gesteld en de door Simiramida overgelegde verklaringen onvoldoende specifiek zijn om te kunnen beoordelen of inderdaad de beweerde onrechtmatige aanzeggingen zijn gedaan. Bovendien is van de gestelde tegenstrijdigheid tussen rov. 3.21 en de vaststelling dat het gelegde beslag onrechtmatig was niet zonder meer sprake. In rov. 3.18 heeft het hof immers vastgesteld dat de vestiging van de aansprakelijkheid met het Bulgaarse vonnis vaststaat, maar dat een nadere beoordeling of Diageo goede gronden had om zich te verzetten tegen de import van Johnny Walker whisky van buiten de EER naar Bulgarije in het kader van de causaliteitsvraag nog kon plaatsvinden. Hiertegen heeft Simiramida geen klacht gericht, waardoor dit als vaststaand dient te worden aangenomen. Het middel faalt mitsdien, zodat het incidentele cassatieberoep dient te worden verworpen.

Diageo heeft in deze zaak aanspraak gemaakt op vergoeding van de volledige proceskosten op de voet van art. 1019h Rv, terwijl Simiramida zich op het standpunt heeft gesteld dat art. 1019h Rv toepassing mist. In het verwijzingsarrest van 20 december 2013 heeft de Hoge Raad aan het HvJEU de vraag voorgelegd of art. 14 van de Handhavingsrichtlijn (geïmplementeerd in art. 1019h Rv) ook ziet op de kosten die Simiramida in Nederland maakt in het kader van haar schadevergoedingsvordering en de kosten die Diageo maakt in het kader van het voeren van verweer daartegen, wanneer Simiramida’s vordering berust op beweerde aansprakelijkheid van Diageo wegens beslagen die zij heeft gelegd en aanzeggingen die zij heeft gedaan ter handhaving van haar merkrecht in Bulgarije, en in dat verband een vraag rijst naar de erkenning van het vonnis van de rechtbank te Sofia.

Zoals blijkt uit het hiervoor onder 1.3 geciteerde dictum van het HvJEU luidt het antwoord op deze vraag bevestigend en komen de proceskosten, voor zover redelijk en evenredig, op grond van artikel 1019h Rv voor vergoeding in aanmerking, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.11.

Gelet op de uitkomst van mijn conclusie ligt het voor de hand in het principaal cassatieberoep Diageo in de door Simiramida gemaakte kosten te veroordelen en in het incidenteel cassatieberoep Simiramida in de door Diageo gemaakte kosten. Partijen maken aanspraak op een volledige proceskostenveroordeling en opteren niet voor de in deze zaak niet toepasselijke indicatietarieven in IE-zaken.

Ik merk nog op dat Simiramida de redelijkheid en evenredigheid van de door Diageo gemaakte proceskosten bij nota van dupliek van 15 maart 2013 heeft betwist. Bij nadere conclusie van repliek van 18 december 2015 heeft Diageo de door Simiramida opgevoerde kosten in principaal en incidenteel cassatieberoep geaccepteerd, op voorwaarde dat Simiramida dat ook zou doen voor de door Diageo opgevoerde kosten. De door Simiramida opgevoerde kosten voor de nadere schriftelijke toelichting van 6 pagina’s van € 40.000,- worden overigens door Diageo als onevenredig bestempeld. Bij nadere nota van dupliek van 18 december 2015 heeft Simiramida opgemerkt dat zij bij e-mail van 7 december 2015 een specificatie van de proceskosten van Diageo heeft ontvangen en dat zij zich verzet tegen ‘de ondeugdelijke specificatie, waartegen zij zich niet naar behoren kan verweren’.12.

Met betrekking tot de proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv ligt het op de weg van de partij die een volledige proceskostenveroordeling vraagt om de kosten tijdig te specificeren.13.Daarbij dient een uitsplitsing te worden gemaakt naar principaal en incidenteel beroep en naar de advocaten die aan de zaak gewerkt hebben.14.Nu beide partijen over en weer elkaars kosten op redelijkheid betwisten, zou het voor de hand liggen de opgevoerde proceskosten te leggen naast de in deze zaak niet toepasselijke indicatietarieven in IE-zaken om aldus tot een redelijke en evenredige kostenveroordeling te komen.15.

De conclusie strekt in het principaal cassatieberoep en in het incidenteel cassatieberoep tot verwerping.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden

A-G

In deze zaak kan van de volgende feiten worden uitgegaan.3.

(i) Simiramida drijft in Bulgarije een onderneming die zich richt op de handel in alcoholica. Op 31 december 2007 is een container met 12.096 flessen whisky van het merk ‘Johnny Walker’ vanuit Georgië in de haven van Varne (Bulgarije) aangekomen, geadresseerd aan Simiramida.

(ii) Diageo is rechthebbende op (onder meer) het merk ‘Johnny Walker’. Zij brengt whisky van dit merk door middel van een lokale exclusieve importeur in Bulgarije op de markt.

(iii) Diageo heeft, na daartoe op 12 maart 2008 verkregen verlof van de rechtbank te Sofia (Bulgarije), beslag laten leggen op de partij whisky en heeft zich op het standpunt gesteld dat Simiramida deze partij zonder toestemming van Diageo in Bulgarije had geïmporteerd, zodat sprake was van merkinbreuk.

(iv) Simiramida is tegen het beslagverlof opgekomen bij het gerechtshof te Sofia. Op 9 mei 2008 heeft dit gerechtshof de beslissing van 12 maart 2008 nietig verklaard.

(v) Diageo is van deze uitspraak in cassatie gegaan bij de Bulgaarse Hoge Raad. Bij uitspraken van 30 december 2008 en 24 maart 20094.heeft de Bulgaarse Hoge Raad het cassatieberoep afgewezen op formele gronden.

(vi) Het door Diageo gelegde beslag op de partij whisky is op 9 april 2009 opgeheven.

(vii) In de door Diageo tegen Simiramida ingestelde bodemprocedure wegens merkinbreuk heeft de rechtbank te Sofia op 11 januari 2010 de vorderingen van Diageo afgewezen. De rechtbank heeft geoordeeld dat uit een zogenoemde ‘interpretatieve beslissing’ van de Bulgaarse Hoge Raad van 15 juni 2009 blijkt dat de import van producten in Bulgarije die met toestemming van de merkhouder elders, te weten buiten de Europese Economische Ruimte (EER), in het verkeer zijn gebracht geen inbreuk op de Bulgaarse merkrechten oplevert. De rechtbank heeft overwogen zich op grond van het Bulgaarse procesrecht gebonden te achten aan deze interpretatieve beslissing, zonder zich inhoudelijk te verdiepen in de merkenrechtelijke kwestie.5.

(viii) Diageo heeft tegen het vonnis van 11 januari 2010 geen rechtsmiddel aangewend. Het vonnis is in kracht van gewijsde gegaan.

Simiramida heeft op 17 september 2010 Diageo gedagvaard voor de rechtbank Amsterdam en een schadevergoeding van ruim tien miljoen euro gevorderd op grond van door Diageo gepleegde onrechtmatige daden. Volgens Simiramida betreft het gevolgschade door misgelopen handel wegens het onrechtmatig leggen van het beslag in Bulgarije op de partij whisky en het doen van zeer intimiderende aanzeggingen (door Diageo zelf dan wel haar exclusieve distributeur in Bulgarije) aan commerciële relaties van Simiramida. Ter staving van haar standpunt heeft Simiramida de erkenning ingeroepen van het vonnis van de rechtbank te Sofia van 11 januari 2010, waarin is beslist dat geen sprake is van merkinbreuk.

In de procedure heeft Diageo betoogd dat het vonnis van de rechtbank te Sofia niet in Nederland kan worden erkend op grond van strijd met de openbare orde in de zin van art. 34 lid 1 EEX-Vo. Bij vonnis van 8 juni 2011 heeft de rechtbank Amsterdam het betoog van Diageo gevolgd en de vordering van Simiramida afgewezen. Aan haar oordeel heeft de rechtbank mede ten grondslag gelegd dat Simiramida niet heeft betwist dat erkenning van het vonnis van de rechtbank te Sofia van 11 januari 2010 kennelijk strijdig is met de openbare orde van Nederland als bedoeld in art. 34 lid 1 EEX-Vo. Volgens de rechtbank staat derhalve niet ter discussie dat in het onderhavige geval sprake is van een uitzonderlijke situatie waarin erkenning van het genoemde Bulgaarse vonnis op onaanvaardbare wijze zou botsen met de rechtsorde van Nederland en die daarom toepassing van de openbare orde clausule van art. 34 lid 1 EEX-Vo rechtvaardigt. Volgens de rechtbank was de Bulgaarse Hoge Raad gehouden prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU (hierna: HvJEU) te stellen en is door het achterwege laten daarvan in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van gemeenschapstrouw, hetgeen deel uitmaakt van de Nederlandse openbare orde.6.

Simiramida heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij het hof Amsterdam. In appel is Simiramida voor het eerst ingegaan op het beroep van Diageo op de weigeringsgrond van de openbare orde in de zin van art. 34 lid 1 EEX-Vo.

In het tussenarrest van 5 juni 2012 heeft het hof Amsterdam in rov. 3.1 onder (vi) overwogen dat partijen het erover eens zijn dat de ‘interpretatieve beslissing’ van de Bulgaarse Hoge Raad in strijd is met het Europees recht, meer in het bijzonder met art. 5 van Richtlijn 89/104/EEG (Merkenrichtlijn) en dat uit de rechtspraak van het HvJEU voortvloeit dat art. 5 Merkenrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een merkhouder zich kan verzetten tegen de eerste verhandeling in de EER van oorspronkelijke goederen van zijn merk zonder zijn toestemming.

In rov. 3.7 van het tussenarrest heeft het hof het volgende overwogen:

‘Het hof stelt voorop dat de ‘interpretatieve beslissing’ van de Bulgaarse Hoge Raad klaarblijkelijk berust op een misslag. Op grond van het Europese recht is de import van producten in Bulgarije die met toestemming van de merkhouder elders, te weten buiten de Europese Economische Ruimte, in het verkeer zijn gebracht nu juist wel een inbreuk op het merkrecht van de merkgerechtigde. Er is hier sprake van een ‘acte éclairé’, een interpretatievraag die al eens eerder door het Hof van Justitie beantwoord is.

In dit verband wijst het hof – wellicht ten overvloede – op een prejudiciële vraag van een Bulgaarse rechter over de uitleg van artikel 5 van de Merkenrichtlijn in een situatie die (rechtens) identiek is aan het onderhavige geval. In zijn beschikking van 28 oktober 2010 (zaak C-449/09, Canon Kabushiki Kaisha/IPN Bulgaria OOD) verwijst het Hof van Justitie rechtstreeks naar haar [lees: zijn; A-G] eerdere rechtspraak waarin het zij [lees: waarin het; A-G] reeds eerder antwoord heeft gegeven op deze vraag.

Het vorenstaande brengt mee dat de Bulgaarse Hoge Raad destijds niet was gehouden over de interpretatie van artikel 5 van de Merkenrichtlijn een prejudiciële vraag te stellen; op grond van bestaande rechtspraak van het Hof van Justitie had hij kunnen weten dat het oordeel, zoals neergelegd in de ‘interpretatieve beslissing’, onjuist is. De omstandigheid dat er binnen de Bulgaarse Hoge Raad over de uitleg van het Europese recht op dit punt (kennelijk) verschillende opvattingen bestonden, maakt dit niet anders.

Daar komt nog bij dat de ‘interpretatieve beslissing’ niet is gegeven in de procedure die heeft geleid tot het vonnis waarvan thans erkenning wordt verzocht. In de procedure die tot dat vonnis heeft geleid, heeft de rechtbank te Sofia slechts de ‘interpretatieve beslissing’ – die in strijd was met het Europese recht – toegepast. De onjuiste toepassing van het (Europese) recht is – naar vaste rechtspraak van het Hof van Justitie – geen grond voor toepassing van de openbare orde exceptie als bedoeld in artikel 34 lid 1 EEX-Vo.

Ook voor de rechtbank te Sofia bestond geen verplichting tot het stellen van prejudiciële vragen; er is immers sprake van een ‘acte éclairé’. De omstandigheid dat deze rechtbank zich (kennelijk) gebonden voelde aan de (onjuiste) ‘interpretatieve beslissing’ van de Bulgaarse hoogste rechter, maakt dat niet anders. Daarbij komt dat de prejudiciële procedure bij het Hof van Justitie dient om (kort gezegd) uitleg te vragen over onduidelijkheden in Europese regelgeving, niet om onjuiste beslissingen van andere (hogere) nationale rechters te redresseren. Ook in zoverre was de rechtbank te Sofia niet gehouden een prejudiciële vraag te stellen’.

Het hof heeft het betoog van Diageo derhalve niet gevolgd en het beroep op de weigeringsgrond van de openbare orde in de zin van art. 34 lid 1 EEX-Vo verworpen, zodat het vonnis van de rechtbank te Sofia in Nederland voor erkenning in aanmerking komt. Vervolgens heeft het hof

de vordering van Simiramida tot schadevergoeding wegens onrechtmatig gelegd beslag (rov. 3.13 t/m 3.19) en wegens beweerdelijk onrechtmatige aanzeggingen aan commerciële relaties van Simiramida (rov. 3.20 en 3.21) moeten beoordelen. Het hof heeft iedere beslissing aangehouden en Simiramida in de gelegenheid gesteld haar schadeposten nader toe te lichten en in te gaan op de verweren van Diageo.

Diageo heeft het hof verzocht tussentijds beroep in cassatie toe te laten. Bij beslissing van 17 juli 2012 heeft het hof bepaald dat cassatieberoep kan worden ingesteld voordat het eindarrest is gewezen.

Diageo heeft tijdig beroep in cassatie ingesteld tegen het (tussen)arrest van het hof Amsterdam van 5 juni 2012. In de cassatieprocedure heeft Diageo bij aanvullend exploot van 31 augustus 2012 een nieuwe interpretatieve beslissing van de Bulgaarse Hoge Raad van 26 april 2012 overgelegd, waarin de interpretatieve beslissing van 15 april 2009 uitdrukkelijk is bevestigd. Simiramida heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep en heeft op haar beurt incidenteel cassatieberoep ingesteld. Partijen hebben hun standpunten schriftelijk toegelicht, met re- en dupliek.

Het principale cassatieberoep van Diageo bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel heeft betrekking op de afwijzing door het hof van het beroep van Diageo op de weigeringsgrond van de openbare orde als bedoeld in art. 34 lid 1 EEX-Vo. In het tweede onderdeel worden rechts- en motiveringsklachten aangevoerd tegen rov. 3.15 en 3.18 van het bestreden arrest.

Het eerste onderdeel valt uiteen in verschillende subonderdelen, die zich lenen voor gezamenlijke behandeling. In de kern genomen klaagt het onderdeel dat het hof in rov. 3.7 een te beperkte uitleg van de stellingen van Diageo heeft gegeven door te overwegen dat, nu het gaat om een ‘acte éclairé’ ten aanzien van art. 5 Merkenrichtlijn, voor de Bulgaarse rechters geen verplichting kon bestaan om overeenkomstig art. 267 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) een prejudiciële vraag aan het HvJEU te stellen. Het hof heeft op die grond het betoog van Diageo verworpen dat de Bulgaarse rechters het fundamentele beginsel van Unietrouw van art. 4 lid 3 Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) hebben geschonden alsmede van hun daaruit voortvloeiende fundamentele verplichting tot samenwerking met het HvJEU bij de juiste toepassing en uitlegging van het Unierecht. Volgens het onderdeel heeft het hof ten onrechte nagelaten te onderzoeken of de rechtbank te Sofia het beginsel van Unietrouw en de genoemde verplichting tot samenwerking heeft geschonden en daarmee of op die grond erkenning van het Bulgaarse vonnis kennelijk in strijd zou komen met de openbare orde als bedoeld in art. 34 lid 1 EEX-Vo.

Het is vaste rechtspraak van het HvJEU dat art. 34 EEX-Vo (evenals art. 27 EEX-Verdrag als directe voorganger van art. 34 EEX-Vo)7.strikt moet worden uitgelegd en dat de openbare orde clausule slechts in uitzonderingsgevallen mag worden gehanteerd.8.Het is verder vaste rechtspraak dat de lidstaten in beginsel vrij zijn overeenkomstig hun nationale opvattingen invulling te geven aan hun openbare orde, doch dat de afbakening een kwestie van uitlegging van de EEX-Verordening (resp. van het EEX-Verdrag) is. Het is niet aan het HvJEU om de inhoud van de openbare orde van een lidstaat te bepalen, maar niettemin houdt het Hof toezicht op de grenzen waarbinnen de rechter van een lidstaat met een beroep op dit begrip aan een beslissing van een gerecht van een andere lidstaat de erkenning kan onthouden. Op grond van art. 36 en 45 lid 2 EEX-Vo (art. 29 en 34, derde alinea EEX-Verdrag zijn gelijkluidend) mag in geen geval worden overgegaan tot een onderzoek van de juistheid van de in den vreemde gegeven beslissing (verbod van ‘révision au fond’) en is het de rechter van de aangezochte lidstaat verboden de erkenning of tenuitvoerlegging van die beslissing te weigeren enkel op de grond dat de door de rechter van de lidstaat van herkomst toegepaste rechtsregel afwijkt van die welke de rechter van de aangezochte staat zou hebben toegepast indien het geschil bij hem aanhangig was gemaakt.9.

In het aangehaalde arrest van het HvJEG van 11 mei 2000 (zaak C-38/98, Renault/Maxicar) is ten aanzien van het destijds geldende art. 27 lid 1 EEX-Verdrag (waaraan art. 34 lid 1 EEX-Vo vrijwel gelijkluidend is)10.nog het volgende overwogen:

’30. Er kan enkel een beroep worden gedaan op de openbare-ordeclausule van artikel 27, punt 1, Executieverdrag, indien de erkenning of tenuitvoerlegging van de in een andere verdragsluitende staat gegeven beslissing op onaanvaardbare wijze zou botsen met de rechtsorde van de aangezochte staat, doordat inbreuk op een fundamenteel beginsel zou worden gemaakt. Opdat het verbod van onderzoek van de juistheid van de in den vreemde gegeven beslissing in acht wordt genomen, zou de inbreuk moeten bestaan in kennelijke schending van een rechtsregel die in de rechtsorde van de aangezochte staat van essentieel belang wordt geacht, of van een in die rechtsorde als fundamenteel erkend recht (arrest Krombach, reeds aangehaald, punt 37).

31. In casu is het een eventuele vergissing van de rechter van de staat van herkomst bij de toepassing van sommige bepalingen van het gemeenschapsrecht, die bij de rechter van de aangezochte staat de vraag oproept, of de vreemde beslissing niet in strijd met de rechtsorde van zijn staat moet worden geacht. (…).

32. De omstandigheid dat die eventuele vergissing bepalingen van het gemeenschapsrecht betreft, maakt geen verschil voor de voorwaarden waaronder beroep op de openbare-ordeclausule kan worden gedaan. De nationale rechter dient immers de uit de nationale rechtsorde voortvloeiende rechten even doeltreffend te beschermen als de door de communautaire rechtsorde verleende rechten.

33. De rechter van de aangezochte staat mag een beslissing uit een andere verdragsluitende staat niet weigeren te erkennen enkel op grond dat zijns inziens het nationale recht of het gemeenschapsrecht in die beslissing onjuist is toegepast, aangezien anders het doel van het Executieverdrag zou worden doorkruist. In dergelijke gevallen dient hij integendeel ervan uit te gaan, dat het in elke verdragsluitende staat bestaande stelsel van rechtsmiddelen, aangevuld door de prejudiciële procedure van artikel 177 van het Verdrag [thans: art. 267 VWEU; A-G], de justitiabelen voldoende garanties biedt.

34. Aangezien een eventuele rechtsfout als die in het hoofdgeding aan de orde is, geen kennelijke schending van een fundamentele rechtsregel in de rechtsorde van de aangezochte staat oplevert, moet op de derde vraag worden geantwoord (…)’.

Het Hof heeft deze rechtspraak herhaald in het reeds genoemde arrest van het HvJEG van 28 april 2009 (zaak C-420/07, Apostolides/Orams), maar nu ten aanzien van de uitleg van art. 34 lid 1 EEX-Verordening. Ik volsta met een weergave van rov. 60:

‘60. De rechter van de aangezochte staat mag een beslissing uit een andere lidstaat niet weigeren te erkennen enkel op de grond dat zijns inziens het nationale recht of het gemeenschapsrecht in die beslissing onjuist is toegepast, aangezien anders het doel van verordening 44/2001 zou worden doorkruist. In dergelijke gevallen dient hij integendeel ervan uit te gaan, dat het in elke verdragsluitende staat bestaande stelsel van rechtsmiddelen, aangevuld door de prejudiciële procedure van artikel 234 EG [thans: art. 267 VWEU; A-G], de justitiabelen voldoende garanties biedt (zie reeds aangehaald arrest Renault, punt 33). De openbare orde-clausule wordt in dergelijke gevallen enkel gehanteerd wanneer voornoemde onjuiste rechtsopvatting inhoudt dat de erkenning of de tenuitvoerlegging van de beslissing in de aangezochte staat wordt aangemerkt als een kennelijke schending van een fundamentele rechtsregel in de rechtsorde van voornoemde lidstaat (zie in deze zin reeds aangehaald arrest Renault, punt 34)’.

In het bestreden arrest heeft het hof in rov. 3.7 (in de op één na laatste alinea) overwogen dat de onjuiste toepassing van het (Europese) recht naar vaste rechtspraak van het HvJEU geen grond is voor toepassing van de openbare orde exceptie als bedoeld in art. 34 lid 1 EEX-Vo. Dit wordt door het onderdeel terecht niet bestreden. Waar het volgens het onderdeel in deze zaak om gaat, is dat er geen sprake is van een ‘enkele’ onjuiste toepassing van het Unierecht, maar dat in Bulgarije een gang van zaken is ontstaan waarin door rechters welbewust – ondanks het geïntensiveerde toezicht van de Europese Commissie op de bescherming van het Europese merkenrecht in Bulgarije in verband met de door Diageo ingeroepen beschikking van het HvJEU van 28 oktober 2010, zaak C-449/09, Jur. 2010, p. I-10835 (Canon/IPN) – het Unierecht op het punt van art. 5 jo. 7 Merkenrichtlijn wordt genegeerd.11.Het beginsel van Unietrouw van art. 4 lid 3 VEU zou met zich brengen dat een beroep op de weigeringsgrond van de openbare orde in de zin van art. 34 lid 1 EEX-Vo in dit geval is gerechtvaardigd, aldus het onderdeel.

Simiramida heeft in cassatie betoogd – kort gezegd – dat (i) de Bulgaarse rechters in geval van een ‘acte éclairé’ ten aanzien van art. 5 juncto 7 Merkenrichtlijn geen verwijzingsplicht hebben, (ii) het beroep op de fundamentele (institutionele) beginselen van Unietrouw van art. 4 lid 3 VEU en op voorrang van het Unierecht niet kunnen worden gebracht onder het begrip openbare orde van art. 34 lid 1 EEX-Vo, omdat dit begrip strikt moet worden uitgelegd in verband met het verbod van ‘révision au fond’ en omdat de fundamentele beginselen van Unietrouw en van Unierecht geen rechtstreekse werking hebben in horizontale verhoudingen, en (iii) het door Diageo niet instellen van een rechtsmiddel tegen het vonnis van de rechtbank te Sofia, terwijl zulks mogelijk was, een beroep op de weigeringsgrond van art. 34 lid 1 EEX-Vo in de weg staat.

Wat betreft de vraag of de Bulgaarse rechter verplicht was tot het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJEU merk ik het volgende op. Naar (institutioneel) Unierecht bestaat voor nationale rechters slechts een verplichting tot het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJEU wanneer dat noodzakelijk is voor de beslechting van een concreet geschil.12.In deze zaak was er voor de Bulgaarse rechter geen reden tot het stellen van prejudiciële vragen over de uitleg van art. 5 en 7 Merkenrichtlijn, omdat de rechtbank op grond van de bestaande rechtspraak van het HvJEU tot het oordeel had moeten komen dat de zonder toestemming van Diageo vanuit Georgië in Bulgarije geïmporteerde originele goederen (de partij whisky) een inbreuk op de merkrechten van Diageo opleverde.13.Ik wijs er voorts op dat het vaste rechtspraak van het HvJEU is dat de nationale rechter verplicht is zorg te dragen voor de volle werking van de bepalingen van het Unierecht, waarbij hij zo nodig, op eigen gezag, elke strijdige bepaling van de nationale wetgeving, met name processuele, buiten toepassing moet laten zonder dat hij de voorafgaande opheffing hiervan via de wetgeving of enige andere constitutionele procedure heeft af te vragen of af te wachten.14.Deze rechtspraak leidt ertoe dat de rechtbank te Sofia de bepaling van nationaal Bulgaars procesrecht (art. 130, par. 2, van de Judiciary Act) op grond waarvan zij verplicht was zich te houden aan de interpretatieve beslissingen van de Bulgaarse Hoge Raad ter zijde had moeten schuiven.

Het onderdeel doet in het kader van de openbare orde clausule van art. 34 lid 1 EEX-Vo een beroep op art. 4 lid 3 VEU waarin het beginsel van Unietrouw (voorheen: Gemeenschapstrouw) is neergelegd. Art. 4 lid 3 VEU luidt als volgt:

‘Krachtens het beginsel van loyale samenwerking respecteren de Unie en de lidstaten elkaar en steunen zij elkaar bij de vervulling van de taken die uit de Verdragen voortvloeien.

De lidstaten treffen alle algemene en bijzondere maatregelen die geschikt zijn om de nakoming van de uit de Verdragen of uit de handelingen van de instellingen van de Unie voortvloeiende verplichtingen te verzekeren.

De lidstaten vergemakkelijken de vervulling van de taak van de Unie en onthouden zich van alle maatregelen die de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie in gevaar kunnen brengen’.

Het HvJEU heeft in zijn prejudiciële beslissing van 8 september 2010 (zaak C-409/06, Winner Wetten)15.overwogen:

‘55. Het is eveneens vaste rechtspraak dat elke rechter die in het kader van zijn bevoegdheid is aangezocht, als orgaan van een lidstaat ingevolge het in artikel 10 EG [thans art. 4 VEU; A-G] neergelegde samenwerkingsbeginsel verplicht is, het rechtstreeks toepasselijke recht van de Unie integraal toe te passen en de door dit recht aan particulieren toegekende rechten te beschermen, door elke eventueel strijdige bepaling van de nationale wet buiten toepassing te laten, ongeacht of deze van vroegere of latere datum is dan de regel van het recht van de Unie (zie in die zin met name reeds aangehaalde arresten Simmenthal, punten 16 en 21, en Factortame e.a., punt 19)’.

Sedert het arrest van het HvJEG van 19 november 1991 (zaak C-6/90, Francovich/Italiaanse Republiek) is het een beginsel van (thans) Unierecht dat de lidstaten verplicht zijn tot vergoeding van de schade die particulieren lijden als gevolg van schendingen van het Unierecht die hun kunnen worden toegerekend, waarbij deze op de lidstaten rustende verplichting tot vergoeding van die schade tevens haar grondslag vindt in het beginsel van Unietrouw zoals thans neergelegd in art. 4 lid 3 VEU.16.In de onderhavige zaak, waarin vaststaat dat door de Bulgaarse rechter een oordeel is gegeven dat in strijd is met het Unierecht – zoals door het hof in rov. 3.1 onder (iv) is overwogen en in cassatie niet is bestreden –, kan deze schending van het Unierecht op grond van het beginsel van Unietrouw ertoe leiden dat Bulgarije verplicht kan worden tot vergoeding van de door Diageo geleden schade in een daartoe tegen Bulgarije bij de nationale rechter aldaar aangespannen procedure. Ook bestaat onder het Unierecht de mogelijkheid van een klachtprocedure op basis van art. 258 en 259 VWEU, waarbij een lidstaat door de Commissie of door een andere lidstaat voor het HvJEU kan worden gedaagd wegens schending van het Unierecht.

De vraag rijst echter – en dat is wat Diageo betoogt – of afgezien van de eventuele ‘Francovich-aansprakelijkheid’, de erkenning van het Bulgaarse vonnis in Nederland kan worden geweigerd op grond van art. 34 lid 1 EEX-Vo. Hoewel het HvJEU in de reeds aangehaalde rechtspraak over de uitleg van art. 34 lid 1 EEX-Vo (en zijn directe voorganger art. 27 lid 1 EEX-Verdrag) heeft aangegeven dat de weigeringsgrond van de openbare orde slechts in uitzonderingsgevallen mag worden gehanteerd en dat de rechter van de aangezochte lidstaat een beslissing uit een andere lidstaat niet mag weigeren te erkennen op de grond dat naar zijn oordeel het nationale recht of het Unierecht in die beslissing onjuist is toegepast (arrest Renault/Maxicar, rov. 33), is er naar mijn mening in de onderhavige zaak voldoende reden voor twijfel of op grond van deze rechtspraak van het HvJEU een beroep op de weigeringsgrond van art. 34 lid 1 EEX-Vo moet worden afgewezen. Ik licht dit als volgt nader toe.

De onderhavige zaak laat zich moeilijk op één lijn stellen met het arrest Renault/Maxicar. In die zaak ging het immers om een typisch geval van handelen in strijd met het verbod van ‘révision au fond’. In Italië werd de erkenning en de tenuitvoerlegging van de Franse beslissing gevraagd. Vervolgens was het de Italiaanse rechter die twijfelde over de vraag of het naar Frans recht bestaande intellectuele eigendomsrecht betreffende carrosserieonderdelen van auto’s verenigbaar was met de (destijds geldende) gemeenschapsrechtelijke bepalingen van vrij verkeer van goederen en vrije mededinging. Nog daargelaten dat het in de zaak Renault/Maxicar niet ging om schending van fundamentele rechtsregels van het (toenmalige) gemeenschapsrecht, stond bovendien niet vast dat sprake was van een evidente schending van die bepalingen van het gemeenschapsrecht. In het arrest Renault/Maxicar overweegt het Hof dan ook dat een ‘eventuele’ vergissing (rov. 32) of een ‘eventuele’ rechtsfout (rov. 34) ten aanzien van het gemeenschapsrecht geen kennelijke schending van een fundamentele rechtsregel in de rechtsorde van de aangezochte staat oplevert. Dat de rechter van de aangezochte lidstaat van oordeel is dat de rechter van de lidstaat van herkomst van de beslissing een onjuiste beslissing heeft gegeven, is derhalve onvoldoende om het schild van de openbare orde te heffen tegen de erkenning en de tenuitvoerlegging van die beslissing. Het vrij verkeer van rechterlijke beslissingen als belangrijke doelstelling van de EEX-Verordening (en van het EEX-Verdrag) zou dan al te gemakkelijk worden gefrustreerd.17.

Van een ‘eventuele’ vergissing is in de onderhavige zaak geen sprake. Vaststaat immers dat de Bulgaarse rechter het Unierecht onjuist heeft toegepast en dat tussen partijen daarover geen verschil van mening bestaat (zie hierboven onder nr. 1.5). De Bulgaarse Hoge Raad heeft in zijn tweede interpretatieve beslissing van 26 april 2012, die is gewezen na de genoemde Canon-beschikking van het HvJEU van 28 oktober 2010 naar aanleiding waarvan de Commissie heeft aangegeven dat de eerdere interpretatieve beslissing van 15 juni 2009 onjuist is en niet door Bulgaarse rechters mag worden gevolgd18., vastgehouden aan de onjuiste uitleg van art. 5 en 7 Merkenrichtlijn. Gesproken kan worden – in lijn met de rechtspraak inzake ‘Francovich-aansprakelijkheid’ – van een voldoende gekwalificeerde (evidente) schending van Unierecht, welke schending bovendien nog stelselmatig plaatsvindt, zodat de vraag rijst of een dergelijke schending – anders dan een ‘eventuele’ vergissing – een toepassing van de weigeringsgrond van de openbare orde in de zin van art. 34 lid 1 EEX-Vo rechtvaardigt.19.

Nu niet zonder meer sprake is van een ‘acte éclairé’ en twijfel kan rijzen of in het onderhavige geval een beroep op de openbare orde in de zin van art. 34 lid 1 EEX-Vo kan worden gedaan, acht ik het stellen van een prejudiciële vraag aan het HvJEU aangewezen.

Een tweede vraag die in dit verband rijst, is of het feit dat Diageo geen hoger beroep heeft aangetekend tegen het vonnis van de rechtbank te Sofia van 11 januari 2010, terwijl dit wel mogelijk was, in de aangezochte lidstaat in de weg staat aan het beroep op de weigeringsgrond van de openbare orde in de zin van art. 34 lid 1 EEX-Vo.20.Met andere woorden, moeten in de lidstaat van herkomst van de beslissing de lokale (gewone) rechtsmiddelen zijn uitgeput, wil een beroep op de openbare orde in de lidstaat van de erkenning en de tenuitvoerlegging van de beslissing kunnen worden gehonoreerd? Diageo heeft in onderdeel 1.3 onder (v) betoogd dat van haar redelijkerwijs niet kon worden verlangd dat zij nodeloos in Bulgarije een rechtsmiddel zou aanwenden tegen het vonnis van de rechtbank te Sofia, omdat op voorhand vaststond dat de Bulgaarse rechter zich gebonden zou achten aan de genoemde interpretatieve beslissingen van de Bulgaarse Hoge Raad. Het instellen van hoger beroep zou derhalve zinloos zijn geweest. Volgens Diageo laat haar besluit om geen rechtsmiddel aan te wenden rechtens onverlet dat erkenning van het Bulgaarse vonnis in strijd zou komen met de openbare orde als bedoeld in art. 34 lid 1 EEX-Vo. Ook ten aanzien van dit onderdeel is naar mijn mening het stellen van een prejudiciële vraag noodzakelijk. Of een beroep op de openbare orde van art. 34 lid 1 EEX-Vo kan worden gedaan, wanneer in de lidstaat van herkomst de lokale (gewone) rechtsmiddelen niet zijn uitgeput, terwijl dit wel mogelijk was, is een vraag van uitleg van de EEX-Verordening die nog niet eerder in de rechtspraak van het HvJEU is beantwoord. De vraag is in deze zaak bovendien van belang, nu in het arrest Renault/Maxicar (rov. 33) en nadien in het arrest Apostolides/Orams (rov. 60) is aangegeven dat de rechter van de lidstaat van erkenning en tenuitvoerlegging niet mag toetsen of het nationale recht of het Unierecht onjuist is toegepast, omdat hij ervan moet uitgaan dat het in elke lidstaat bestaande stelsel van rechtsmiddelen, aangevuld met de prejudiciële procedure van art. 267 VWEU, de justitiabelen voldoende garanties biedt. Of het uitgangspunt dat het in elke lidstaat bestaande stelsel van rechtsmiddelen (met aanvullend de prejudiciële verwijzingsprocedure van art. 267 VWEU) voldoende garanties biedt, ook in de onderhavige zaak doorslaggevend moet zijn, valt te betwijfelen.

Onderdeel 2 van het principale middel richt rechts- en motiveringsklachten tegen rov. 3.15, waarin het hof heeft geoordeeld dat Diageo op grond van het Bulgaarse recht in beginsel ‘strikt’ aansprakelijk is voor de gevolgschade die Simiramida heeft geleden als gevolg van het beslag op de partij whisky. Wanneer Uw Raad besluit tot het stellen van prejudiciële vragen zoals in deze conclusie aangegeven, kan behandeling van dit onderdeel thans achterwege blijven in afwachting van de prejudiciële beslissing van het HvJEU.

Diageo heeft ten aanzien van de kosten in deze zaak aanspraak gemaakt op vergoeding van de volledige proceskosten op de voet van art. 1019h Rv. Simiramida heeft zich primair op het standpunt gesteld dat art. 1019h Rv toepassing mist.

Art. 1019h Rv is opgenomen ter uitvoering van het bepaalde in art. 14 van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende handhaving van intellectuele eigendomsrechten (de Handhavingsrichtlijn). Het HvJEU heeft in zijn arrest van 11 oktober 201121.bepaald dat de kosten die zijn verbonden aan een in een lidstaat ingeleide exequaturprocedure waarin wordt verzocht om erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing die in een andere lidstaat is gegeven in het kader van een procedure tot handhaving van een intellectuele-eigendomsrecht, vallen onder art. 14 Handhavingsrichtlijn. In punt 29 van dit arrest heeft het Hof het volgende overwogen:

‘Een uitlegging van deze bepaling [art. 14 Handhavingsrichtlijn; A-G] in die zin dat zij tevens van toepassing is op een exequaturprocedure en op beslissingen omtrent de daaraan verbonden kosten, is dus in overeenstemming zowel met het algemene doel van richtlijn 2004/48, te weten de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten teneinde een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming van de intellectuele eigendom in de interne markt te waarborgen, als met het specifieke doel van deze bepaling, te weten te voorkomen dat een benadeelde partij ervan zou worden weerhouden om ter waarborging van zijn intellectuele-eigendomsrechten een gerechtelijke procedure in te stellen. Overeenkomstig die doelen moet in het algemeen de pleger van de inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten alle financiële gevolgen van zijn handelwijze dragen’.

In de onderhavige zaak doet zich de vraag voor naar de reikwijdte van het arrest Realchemie/Bayer waar het gaat om gemaakte kosten ter handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, in casu de merkrechten van Diageo. Het gaat immers in deze zaak om een atypische situatie waarin de merkhouder (Diageo) door degene die in Bulgarije merkinbreuk heeft gepleegd (Simiramida) wordt gedagvaard in Nederland ter zake van schadevergoeding uit onrechtmatige daad wegens het leggen van beweerdelijk onrechtmatig beslag in Bulgarije en het doen van vermeend onrechtmatige aanzeggingen aan commerciële relaties van Simiramida in Bulgarije. De vraag rijst of de kosten die worden gemaakt voor het voeren van verweer tegen de erkenning van het buitenlandse vonnis op grond waarvan het beslag is opgeheven en tegen een gestelde onrechtmatige daad wegens onrechtmatige aanzeggingen ter handhaving van merkenrechten, ook kunnen worden beschouwd als kosten ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in art. 14 Handhavingsrichtlijn. Hoewel aan de hand van het arrest Realchemie/Bayer een bevestigende beantwoording kan worden bepleit, is hierover toch twijfel mogelijk. Van een ‘acte clair’ of van een ‘acte éclairé’ is geen sprake, zodat het stellen van een prejudiciële vraag hierover aan het HvJEU is aangewezen. De vraag naar de kosten hangt samen met het antwoord op de vraag naar de erkenning van het Bulgaarse vonnis. Vanuit proceseconomisch oogpunt acht ik het niet gewenst de vraag naar de uitleg van art. 14 Handhavingsrichtlijn pas aan het HvJEU voor te leggen nadat het Hof uitspraak zal hebben gedaan over de prejudiciële vragen over de uitleg van art. 34 lid 1 EEX-Vo.

Naar mijn mening geeft het bovenstaande aanleiding tot het stellen van de volgende prejudiciële vragen aan het HvJEU over de uitleg van art. 34 lid 1 EEX-Vo en van art. 14 Handhavingsrichtlijn:

(1) Moet art. 34 lid 1 van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, aldus worden uitgelegd dat de omstandigheid dat in de lidstaat van herkomst tegen de beslissing geen (gewoon) rechtsmiddel is aangewend, terwijl daartoe de mogelijkheid bestond, met zich brengt dat in de aangezochte lidstaat waar de erkenning en de tenuitvoerlegging van deze beslissing wordt verzocht geen beroep kan worden gedaan op de openbare orde als bedoeld in art. 34 lid 1 van die verordening, zelfs wanneer op grond van het nationale procesrecht van de lidstaat van herkomst aangenomen kon worden dat het instellen van een rechtsmiddel in die lidstaat met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zinloos zou zijn?

(2) Indien vraag (1) ontkennend wordt beantwoord, moet art. 34 lid 1 van Verordening (EG) nr. 44/2001 aldus worden uitgelegd dat de rechter van de aangezochte lidstaat de erkenning en de tenuitvoerlegging van de in een andere lidstaat gewezen beslissing moet weigeren op grond van de openbare orde clausule van art. 34 lid 1 van die verordening, omdat in die beslissing sprake is van een voldoende gekwalificeerde (evidente) schending van het Unierecht en derhalve door de rechter van de lidstaat van herkomst in strijd is gehandeld met het beginsel van Unietrouw als bedoeld in art. 4 lid 3 VEU, terwijl tussen partijen vaststaat dat de desbetreffende regels van het Unierecht zijn geschonden?

(3) Indien vraag (2) bevestigend wordt beantwoord, moet art. 14 van de Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (de Handhavingsrichtlijn) aldus worden uitgelegd, dat deze bepaling ook betrekking heeft op de gemaakte kosten ten aanzien van het voeren van verweer in de bodemprocedure tegen de erkenning van een evident onjuist vonnis waarin de handhaving van een intellectueel eigendomsrecht is afgewezen?

Het incidentele middel richt zich met een motiveringsklacht tegen rov. 3.21 van het bestreden arrest en betreft de door Simiramida gevorderde schade wegens onrechtmatige aanzeggingen en andere daden van ongeoorloofde mededinging door Diageo en/of haar vertegenwoordigers.

In rov. 3.21 heeft het hof het volgende overwogen:

‘Naar het oordeel van het hof heeft Simiramida onvoldoende gesteld om te kunnen oordelen dat Diageo de bedoelde onrechtmatige aanzeggingen heeft gedaan en evenmin dat vertegenwoordigers van Diageo dergelijke (aan Diageo toe te rekenen) aanzeggingen hebben gedaan. De door Simiramida overgelegde verklaringen zijn daarvoor niet specifiek genoeg. Daarbij betrekt het hof dat het Diageo vrijstond zich ertegen te verzetten dat Johnny Walker whisky zonder haar toestemming van buiten de Europese Economische Ruimte op de Bulgaarse markt zou worden gebracht. Zij mocht de afnemers van Simiramida dan ook (op indringende wijze) waarschuwen voor mogelijk dreigend merkinbreuk. Dit betekent dat het hof voorbij gaat aan het bewijsaanbod van Simiramida en dat grief 6 faalt’.

Het middel betoogt dat rov. 3.21 tegenstrijdig is met het feit dat het vonnis van de rechtbank te Sofia in Nederland moet worden erkend. De bespreking van het incidentele middel kan thans achterwege blijven, omdat dit afhankelijk is van de beantwoording van de aan het HvJEU te stellen prejudiciële vragen. Indien immers het HvJEU zou menen dat op grond van art. 34 lid 1 EEX-Vo de erkenning van het Bulgaarse vonnis in Nederland dient te worden geweigerd, mist Simiramida belang bij haar incidentele beroep.

De conclusie strekt zowel in het principale cassatieberoep als in het incidentele cassatieberoep ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, het Hof van Justitie van de EU zal verzoeken over de hierboven onder 2.21 bedoelde vragen van uitlegging van art. 34 lid 1 EEX-Verordening respectievelijk van art. 14 van de Handhavingsrichtlijn, uitspraak te doen en het geding zal schorsen totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden

A-G