HR, 19-05-2017, nr. 16/01404

16/01404

mr. G.R.B. van Peursem1.

17 februari 2017

Conclusie inzake:

All Round Company Support B.V.,

(hierna: All Round),

eiseres tot cassatie,

advocaat: mr. A.M. van Aerde,

tegen

Simstars International B.V.,

(hierna: Simstars),

verweerster in cassatie,

advocaten: mrs T. Cohen Jehoram en V. Rörsch.

In deze zaak over slaafse nabootsing van sieraden in de vorm van hangers voor verwisselbare munten was volgens rechtbank en hof geen sprake van slaafse nabootsing wegens gebrek aan eigen positie op de markt van de aanvallende Mi Moneda-hangers. Dat oordeel wordt in wezen zelfstandig gedragen door de bevinding van het hof dat van tenminste vier andere op de peildatum op de Nederlandse markt aanwezige munthangers door All Round niet afdoende is aangetoond dat dit slaafse nabootsingen van haar Mi Moneda munthangers zijn, zoals we nog zullen zien. Daar loopt het cassatieberoep volgens mij op stuk. Er is mogelijk wel ruimte voor een overweging ten overvloede over het begrip verwarringsgevaar in de slaafse nabootsingsleer, zoals ik zal aangeven bij de behandeling van onderdeel 2.

1. Feiten2. en procesverloop

1.1 All Round brengt sinds 2009 onder de naam ‘Moneda’ een sieradenlijn voor vrouwen op de Nederlandse markt die bestaat uit een hanger in drie verschillende kleuren (zilver, goud en rosé) in drie maatvoeringen en daarvoor geschikte munten en/of schijven. De hanger bestaat uit twee door een scharnier verbonden delen en kan worden geopend om er een verwisselbare munt/schijf in te plaatsen.

1.2 Simstars brengt sinds februari 2012 onder de merknaam ‘Nikki Lissoni’ een sieradenlijn voor vrouwen op de Nederlandse markt, die bestaat uit soortgelijke hangers in drie verschillende kleuren (zilver, goud en rosé) in drie maatvoeringen en daarvoor geschikte munten en/of schijven. De hanger bestaat eveneens uit twee door een scharnier verbonden delen en kan worden geopend om er een verwisselbare munt/schijf in te plaatsen. Hieronder zijn drie foto’s weergegeven, waarin de ‘Mi Moneda’ hanger links respectievelijk boven is afgebeeld en de ‘Nikki Lissoni’ hanger rechts respectievelijk onder.

1.3 All Round heeft op 31 mei 2013 Simstars gesommeerd om de verhandeling van de Nikki Lissoni hangers per direct te staken omdat deze hangers onrechtmatige slaafse nabootsingen zouden zijn van de Mi Moneda hanger van All Round. Simstars heeft geen gehoor aan deze sommatie gegeven.

1.4 All Round heeft vervolgens in een bodemprocedure een bevel gevorderd tot staking van het vervaardigen, aanbieden, verkopen etc. van slaafse nabootsingen van de Mi Moneda hanger met nevenvorderingen. Bij eindvonnis van 16 juli 2014 heeft de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem, de vorderingen van All Round afgewezen. Volgens de rechtbank had de Mi Moneda hanger ten tijde van het op de markt komen van de Nikki Lissoni hanger (februari 2012) qua uiterlijk en vormgeving onvoldoende onderscheidend vermogen ten opzichte van in ieder geval twee andere op de desbetreffende markt reeds aanwezige soortgelijke producten waardoor de Mi Moneda hanger op dat moment geen eigen plaats op de markt innam (rov. 4.13 van het tussenvonnis van de rechtbank van 4 juni 2014).

1.5 All Round is van de vonnissen van 4 juni 2014 en 16 juli 2014 met twee grieven in hoger beroep gekomen. Grief I bestrijdt het oordeel van de rechtbank dat aan de Mi Moneda hanger geen onderscheidend vermogen toekwam ten tijde van het op de markt komen van de Nikki Lissoni hanger. Grief II richt zich tegen de proceskostenveroordeling.

1.6 Bij arrest van 24 november 2015 heeft hof Arnhem-Leeuwarden de vonnissen van de rechtbank bekrachtigd. Het hof heeft daartoe het volgende overwogen:

‘4.4 Voor een geslaagd beroep op slaafse nabootsing heeft de Hoge Raad de volgende maatstaven geformuleerd. Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom geldt dat nabootsing van dit product in beginsel vrijstaat, zij het dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat (HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999, Lego). Voor een succesvol beroep op slaafse nabootsing is nodig dat het nagebootste product een zeker onderscheidend vermogen heeft, anders gezegd een eigen plaats op de markt heeft (HR 21 december 1956, NJ 1960/414, drukasbakken). Voor de beoordeling van het verwarringsgevaar is het uitgangspunt de totale indruk die bepalend is voor elk product en de beschouwing daarvan door een weinig oplettend kopend publiek dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet. De situatie op de Nederlandse markt is bepalend voor de vordering (HR 7 juni 1991, NJ 1992/392, Rummikub). Deze maatstaven heeft ook de rechtbank vooropgesteld in rechtsoverweging 4.1 van het tussenvonnis van 4 juni 2014.

4.5 Simstars heeft in eerste aanleg aangevoerd dat aan de ‘Moneda’-hanger ten tijde van het op de markt brengen van haar product geen onderscheidend vermogen toekwam, omdat er in februari 2012 diverse hangers op de markt waren met een vergelijkbaar uiterlijk, waaronder met name de hangers van Innerpower en MY iMenso. In hoger beroep heeft zij in dit kader onder meer nog gewezen op de hangers van Eligio Moneda, Desir, Dyki en MyWatch. Bij pleidooi heeft All Round daarop aldus gereageerd dat de hangers van Eligio Moneda, Desir, Dyki en MyWatch evenals de hangers van Innerpower en MY iMenso slaafse nabootsingen zijn van de ‘Mi Moneda’-hanger en daarom geen van alle mogen worden betrokken bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de ‘Mi Moneda’-hanger.

4.6 Het hof overweegt hierover als volgt. Het betoog van All Round kan in zoverre worden gevolgd dat bij het bepalen van de eigen plaats van de ‘Mi Moneda’ hanger op de markt, de op de markt aanwezige producten van anderen dan die van Simstars die moeten worden beschouwd als onrechtmatige, slaafse nabootsingen van de "Mi Moneda" hanger niet tot het zogenaamde ‘Umfeld’ dienen te worden gerekend. De slaafse nabootsing van dergelijke producten van derden behoeft niet te zijn vastgesteld bij rechterlijke uitspraak en kan aannemelijk worden gemaakt in de procedure tegen de gedaagde. Daarvoor dient de eiser wel te stellen en bij betwisting aannemelijk te maken dat de producten van deze derden op grond van de in 4.4 genoemde criteria moeten worden aangemerkt als slaafse nabootsingen van zijn product en bovendien dat de eiser zich voldoende heeft ingespannen om de verhandeling op de Nederlandse markt van deze nabootsingen te doen beëindigen door het verzenden van sommaties of het aanhangig maken van verbodsvorderingen. All Round heeft noch voldaan aan de eerste voorwaarde, noch aan de tweede. Haar uitwerking van de stelling dat de genoemde hangers slaafse nabootsingen zijn, is ten aanzien van Eligio Moneda, Desir, Dyki en MyWatch te summier. Wat betreft de tegen de eventuele slaafse nabootsingen genomen acties heeft All Round zich er op beroepen dat zij in rechte met succes is opgetreden tegen de onrechtmatige gedragingen van Dutch Designz B.V. en de auteursrechtinbreuken van Kannai International B.V., maar daarbij ging het niet om de hier bedoelde hangers. All Round heeft voorts betoogd dat zij aan vier ondernemingen een sommatie heeft gestuurd in verband met slaafse nabootsingen van haar munten en haar hangers, waarna deze ondernemingen de verhandelingen van de producten hebben gestaakt. Slechts één van deze brieven heeft kennelijk betrekking op een van de hier bedoelde hangers, te weten de Eligio Moneda; voor de overige brieven is dat onduidelijk nu All Round daarover niets heeft gesteld. Deze initiatieven zijn onvoldoende om van de overige vijf in 4.5 genoemde producten, die op de markt worden gebracht door ondernemingen die All Round kennelijk nog niet heeft aangeschreven, te kunnen aannemen dat zij als slaafse nabootsingen voor de beoordeling van het onderscheidende vermogen buiten beschouwing moeten blijven. Nu All Round niet heeft betwist dat de hangers vergelijkbaar zijn met de ‘Mi Moneda’-hanger (integendeel dat juist heeft bevestigd door te stellen dat het ging om nabootsingen) en onvoldoende heeft betwist dat deze in februari 2012 al op de markt waren, is de slotsom dat de ‘Mi Moneda’-hanger geen onderscheidend vermogen en geen eigen plaats op de markt had, toen Simstars de ‘Nikki Lissoni’-hanger in februari 2012 op de markt bracht.

4.7 Een en ander wordt niet anders als All Round zou worden gevolgd in haar stelling dat de ‘Innerpower’-hanger nooit op de Nederlandse markt is aangeboden. Er blijven dan nog vier andere hangers over die vergelijkbaar zijn met de ‘Mi Moneda’-hanger, waardoor nog altijd niet kan worden aangenomen dat de ‘Mi Moneda’-hanger in februari 2012 een eigen plaats op de markt had.

4.8 Dat deze beslissing afwijkt van die van het hof Den Haag in het arrest tussen All Round en Dutch Designsz van 28 mei 2013 wordt verklaard door de omstandigheid dat de zes in 4.5 genoemde hangers door dat hof niet in zijn beoordeling zijn betrokken. De door All Round gestelde populariteit van de ‘Mi Moneda’-hanger onder consumenten en nationale en internationale sterren en in de media en het marktleiderschap van All Round - los van het feit dat deze stellingen na betwisting niet voldoende zijn uitgewerkt - kunnen niet bijdragen aan hetgeen hier wordt getoetst, te weten dat een product zich door zijn uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van de rest van de markt. De beslissing van de rechtbank in rechtsoverweging 4.12 van het vonnis, waarin zij verwijst naar rechtsoverweging 3.12 uit het arrest van dit hof van 27 augustus 2013, is daarom juist.

4.9 Verder overweegt het hof dat voor zover All Round betoogt dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar moet worden geabstraheerd van het opengewerkte verbindingsdeel aan de achterzijde van de hanger, zij daarmee miskent dat het verwarringsgevaar moet worden beoordeeld op basis van de totaalindruk van de in het geding zijnde producten. Die totaalindruk wordt naar het oordeel van het hof onder meer bepaald door het direct opvallende verbindingsdeel aan de achterzijde van de ‘Mi Moneda’-hanger. Dat dit verbindingsdeel niet zichtbaar is van de voorzijde als de hanger is gevuld met een munt of schijf doet daar niet aan af. De hanger zal immers voorafgaand aan de aankoop ook worden getoond zonder munt of schijf en wordt ook op het internet zo aangeboden (productie 6 van All Round). Het verbindingsdeel is ook als de hanger gevuld is zichtbaar aan de achterzijde en is bovendien zichtbaar bij het wisselen van de munt of schijf.

4.10 Ten slotte overweegt het hof mede op basis van zijn eigen waarneming van de hangers dat, ook al zou aan de ‘Mi Moneda’-hanger voldoende onderscheidend vermogen toekomen, er onvoldoende gevaar voor verwarring met de ‘Nikki Lissoni’-hanger is. De ‘Mi Moneda’-hanger heeft een opvallend opengewerkt verbindingsdeel aan de achterzijde, terwijl de ‘Nikki Lissoni’-hanger geen verbindingsdeel aan de achterzijde heeft. Verder scharniert de ‘Mi Moneda’-hanger aan de onderzijde met een buiten de ring uitstekend scharnier en de ‘Nikki Lissoni’-hanger aan de bovenzijde met een in de ring geïntegreerd scharnier. Ten slotte heeft de ‘Mi Moneda’-hanger door de afwerking van het metaal, de gebruikte letters en de vormgeving van het verbindingsdeel een enigszins nostalgische uitstraling, terwijl de ‘Nikki Lissoni’-hanger een modernere uitstraling heeft. De wel overeenstemmende aspecten (de maatvoering in klein, midden en groot, de drie kleine ringen, waardoor de ketting wordt geleid en de drie verkrijgbare kleuren) wegen niet op tegen de verschillen. Dat betekent dat Simstars heeft voldaan aan haar verplichting om ter vermijding van verwarring andere keuzes te maken dan All Round heeft gemaakt. Aannemelijk is dat de consument die besluit tot aankoop van een hanger, ook als zij minder oplettend is, deze verschillen bij de waarneming van de hanger die zij wil kopen, zal opmerken.

4.11 Grief I slaagt daarom niet. Dat brengt mee dat ook grief II die zich richt tegen de proceskostenveroordeling, niet slaagt. De bestreden vonnissen zullen daarom worden bekrachtigd. All Round heeft geen feiten gesteld, die indien bewezen tot een ander oordeel leiden.

4.12 Als de in het ongelijk te stellen partij zal het hof All Round in de kosten van het hoger beroep veroordelen. De kosten voor de procedure in hoger beroep aan de zijde van Simstars zullen worden vastgesteld op € 704 wegens griffierecht en op € 2.682 voor salaris advocaat (3 punten x tarief II van het liquidatietarief).”

1.7 All Round heeft tijdig cassatieberoep ingesteld. Simstars heeft geconcludeerd tot

verwerping van het beroep, waarna partijen hun standpunten schriftelijk hebben toegelicht en Simstars heeft gedupliceerd.

Het cassatiemiddel omvat drie onderdelen.

Onderdeel 1 is gericht tegen rov. 4.6-4.8 van het bestreden arrest en bevat verschillende klachten tegen het oordeel dat de Mi Moneda hanger geen eigen plaats op de markt had ten tijde van het op de markt komen van de Nikki Lissoni hanger in februari 2012.

Onderdeel 2 bestrijdt met diverse klachten het oordeel in rov. 4.9-4.10 dat er onvoldoende gevaar voor verwarring bestaat tussen de Nikki Lissoni hanger en de Mi Moneda hanger.

Onderdeel 3 bevat een veegklacht.

Onderscheidend vermogen; eigen plaats op de markt

Het op art. 6:162 BW gestoelde slaafse nabootsingsleerstuk beschermt tegen onnodig verwarringsgevaar en is laatstelijk door Uw Raad als volgt geformuleerd in het Lego/Mega Brands-arrest3.:

“Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom geldt dat nabootsing van dit product in beginsel vrijstaat, zij het dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat.”

Wil verwarring kunnen optreden, dan moet er sprake zijn van een zeker onderscheidend vermogen of wat in jargon is gaan heten: een eigen plaats op de (Nederlandse) markt4..

Onderdeel 1.1 richt een rechtsklacht tegen de passage uit rov. 4.6 dat “eiser wel dient te stellen en bij betwisting aannemelijk [dient] te maken dat de producten van deze derden moeten worden aangemerkt als slaafse nabootsingen van zijn product en bovendien dat de eiser zich voldoende heeft ingespannen om de verhandeling op de Nederlandse markt van deze nabootsingen te doen beëindigen door het verzenden van sommaties of het aanhangig maken van verbodsvorderingen”. Dat is een te strenge maatstaf voor de vraag of de Mi Moneda-hanger een eigen plaats op de markt inneemt en (daarmee) het vereiste onderscheidend vermogen heeft, en/althans heeft het hof te hoge eisen gesteld aan de hier op All Round rustende stelplicht en bewijslast. Niet is daarvoor vereist dat All Round over ieder met de Mi Moneda hangers uiterlijk vergelijkbaar product van derden stelt en bij betwisting aannemelijk maakt dat het een slaafse nabootsing is en bovendien stelt/aannemelijk maakt dat zij deze nabootsingen heeft aangepakt met sommaties of in rechte.

Onderdeel 1.2 klaagt dat dit te meer klemt nu All Round zich vanaf het begin heeft ingespannen om de onrechtmatige nabootsing van haar hanger door derden te bestrijden, maar dat zij niet de middelen heeft om alle kopiërende partijen tegelijkertijd in rechte te betrekken. Volgens het onderdeel heeft All Round een rechtens te respecteren belang bij de door haar gekozen ‘stap voor stap benadering’ en kan van haar niet meer worden gevergd. Dit heeft het hof volgens het onderdeel miskend.

Ter ontzenuwing van de door All Round gestelde eigen positie van haar Mi Moneda hangers op de Nederlandse markt heeft Simstars zich in feitelijke instanties beroepen op een groot aantal naar haar stelling vergelijkbare hangers van derden. Daartegen heeft All Round bij pleidooi in hoger beroep ingebracht dat voor zover het hier om slaafse nabootsingen van haar Mi Moneda hangers gaat, deze buiten beschouwing moeten blijven. Volgens All Round blijft er dan niets over.

In rov. 4.6 geeft het hof All Round gelijk dat bij bepaling van het zogenoemde ‘Umfeld’ (in dit geval: welke andere hangers voor verwisselbare munten waren er ten tijde van de Nederlandse marktintroductie door Simstars van haar gewraakte hangers in februari 2012 verder nog op de Nederlandse markt naast die van All Round) slaafse nabootsingen van Mi Monda hangers buiten beschouwing moeten blijven5.. Dat dit slaafse nabootsingen van derden zijn, hoeft volgens het hof niet te zijn vastgesteld bij rechterlijke uitspraak, maar kan aannemelijk worden gemaakt in een procedure als deze van All Round tegen Simstars. Aan dat aannemelijk maken verbindt het hof dan twee vereisten in rov. 4.6:

1) All Round moet stellen en bij betwisting aannemelijk maken dat de producten van derden op die peildatum op de markt aangetroffen slaafse nabootsingen zijn en

2) dat daartegen minstgenomen een begin van optreden is gemaakt door All Round.

Goed moet worden gezien dat het hof in rov. 4.6 oordeelt dat aan beide eisen niet is voldaan: “...All Round heeft noch voldaan aan de eerste voorwaarde, noch aan de tweede.”... Er is dus volgens het hof in de eerste plaats niet aannemelijk gemaakt door All Round dat het ‘Umfeld’ waar Simstars zich in deze zaak op beroept bestaat uit slaafse nabootsingen. Over dit vereiste 1) overweegt het hof in rov. 4.6: “Haar uitwerking van de stelling dat de genoemde hangers slaafse nabootsingen zijn, is ten aanzien van Eligio Moneda, Desir, Dyki en MyWatch te summier” en gelet op het ‘zoekplaatje’ uit rov. 4.5-4.7 in onderling verband begrepen (vgl. hierna in 2.8), is het hof uiteindelijk van oordeel dat de hangers van My iMenso, Desir, Dyki en MyWatch tot het ‘Umfeld’ behoren, mogelijk die van Innerpower ook nog. In de tweede plaats is volgens het hof niet aan vereiste 2) voldaan, aangezien niet minstgenomen tegen al deze gestelde nabootsingen een begin van optreden is gemaakt.

De rechtsklacht van onderdeel 1.1 stelt over vereiste 1) alleen dat voor het aannemen van een eigen plaats op de markt niet vereist is dat All Round met betrekking tot ieder met de Mi Moneda hanger uiterlijk vergelijkbaar product van derden stelt en bij betwisting aannemelijk maakt dat dit een slaafse nabootsing is. Deze klacht over vereiste 1) is niet nader uitgewerkt (de klacht over vereiste 2) ­ is er voldoende aangepakt? ­ wordt wel nader uitgewerkt in onderdeel 1.2). De rechtsklacht over vereiste 1) geeft zodoende niet aan waarom deze eis niet kan worden gesteld, of het moet zijn dat niet de eis kan worden gesteld dat van iedere slaafse nabootsing wordt gesteld/aannemelijk gemaakt dat dat zo is. Dat vereiste heeft het hof naar ik meen niet gesteld, zodat onderdeel 1.1 in zoverre feitelijke grondslag mist. Het hof heeft volgens mij terecht geoordeeld dat op All Round de stelplicht en bewijslast rust ten aanzien van haar eigen stelling (bij pleidooi in hoger beroep6.) dat de hangers (niet van een ieder, maar) van Eligio Moneda, Desir, Dyki en MyWatch evenals de hangers van Innerpower en MY iMenso slaafse nabootsingen zijn van de Mi Moneda hanger en daarom geen van alle mogen worden betrokken bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van die Mi Moneda hanger. Anders dan All Round bij s.t. onder 4.6 aanvoert, impliceert dit naar mij voorkomt geen onevenredig zware belasting van haar procedurele positie, nu Simstars een groot aantal (obscure) marktverschijningen alleen maar noemt, waar All Round zich bij pleidooi zo goed als dat ging tegen heeft verweerd met de stelling dat dat ofwel slaafse nabootsingen zijn van haar hangers, of dat sprake is van voldoende afwijking. In wezen is dit immers een uitvloeisel van het gegeven dat stelplicht en bewijslast van onderscheidend vermogen bij een op onrechtmatige daad gebaseerde slaafse nabootsingsvordering rusten op degene die dit type o.d. aan zijn vordering ten grondslag legt, aldus m.i. terecht de s.t. zijdens Simstars onder 15: dat impliceert ook het bewijsrisico indien zo’n eiser zijn eigen positie op de markt probeert te onderbouwen met de stelling dat bepaalde producten niet tot het ‘Umfeld’ gerekend kunnen worden, omdat dit slaafse nabootsingen zijn van zijn eigen product.

Hoewel All Round volgens mij terecht klaagt over het stellen van vereiste 2), omdat dit miskent dat een ‘stap voor stap benadering’ bij ‘inbreuk’ normaal gesproken toelaatbaar moet worden geacht7., ontbeert zij belang bij cassatie op dit punt. In wezen draagt het besproken oordeel over vereiste 1) uit rov. 4.6 (All Round heeft niet voldoende hard gemaakt dat de hangers van vijf, althans vier derden slaafse nabootsingen zijn van de Mi Moneda hanger) immers zelfstandig het oordeel van het hof dat geen sprake is van een eigen positie van de Mi Moneda hanger op de markt in februari 2012, omdat tot het ‘Umfeld’ naast de Mi Moneda hanger ten minste ook bedoelde vier of vijf andere hangers moeten worden gerekend. Welke vier of vijf is een beetje een puzzel, maar close reading van rov. 4.5-4.7 levert bij mij op dat volgens het hof van de zes in rov. 4.5 (en hiervoor in 2.7 van deze conclusie) genoemde hangers vijf, althans vier tot het ‘Umfeld’ gerekend moeten worden: de hangers van Innerpower8., My iMenso, Desir, Dyki en MyWatch, althans dezen zonder die van Innerpower, vgl. rov. 4.79..

Onderdeel 1.3 bevat de rechtklacht dat in rov. 4.6 is miskend dat het enkele bestaan van met de Mi Moneda hanger uiterlijk vergelijkbare hangers op de markt (in februari 2012) niet reeds op zichzelf in de weg staat aan een eigen plaats op de markt.

Onderdeel 1.4 voegt daar aan toe dat een product, óók bij het bestaan van andere producten met een vergelijkbaar uiterlijk, zeer wel een eigen plaats op de markt kan innemen en het vereiste onderscheidend vermogen kan hebben indien die andere, vergelijkbare producten in (zeer) geringe mate worden aangeboden. Volgens het onderdeel heeft het hof de hangers bedoeld in Simstars prod. 2210.ten onrechte in gelijke mate laten meewegen bij het bepalen van de eigen plaats op de markt en het onderscheidend vermogen van de Mi Moneda hanger, althans is zijn oordeel onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd in het licht van All Rounds stelling dat deze hangers afkomstig zijn van zeer kleine onbekende partijen en niet van de grote, veel schadelijkere partijen die All Round tot dusverre heeft aangesproken (Plta hoger beroep onder 18).

Bij de behandeling van deze klachten stel ik voorop dat het aan de feitenrechter is om te beoordelen of een product een eigen plaats op de markt heeft en in dat kader het ‘Umfeld’ te waarderen. Het hof heeft hier kennelijk geoordeeld dat de Mi Moneda hanger zich qua uiterlijk niet aanmerkelijk van andere op de Nederlandse markt zijnde gelijksoortige hangers onderscheidt11.. Hier zit volgens mij geen onjuiste rechtsopvatting voor en in cassatie is verder geen plaats voor toetsing op juistheid12.. Het oordeel dat onvoldoende sprake is van een eigen positie op de markt impliceert een verwerping van de hier bedoelde stelling van All Round dat de vergelijkbare hangers afkomstig zijn van zeer kleine onbekende partijen. Het hof behoefde dit naar ik meen ook niet nader te motiveren, nu (zoals in cassatie vaststaat) All Round niet heeft betwist dat de hangers die het hof tot het ‘Umfeld’ heeft gerekend vergelijkbaar zijn met de Mi Moneda hanger en onvoldoende heeft betwist dat deze in februari 2012 op de markt waren (rov. 4.6, laatste zin). De klachten onder 1.3 en 1.4 stranden daar op.

Onderdeel 1.5 klaagt over het ongemotiveerd passeren van All Rounds bewijsaanbod (mvg 44-45 en 61, 3e opsommingsteken) dat de Mi Moneda hangers een eigen positie op de markt innemen, maar dat kan ook niet tot cassatie leiden. Het hof heeft dit punt afgedaan met het zoals we zagen tevergeefs aangevallen oordeel dat, kort gezegd, All Round de stelplichtdrempel niet haalt gelet op de gemotiveerde betwisting door Simstar en dan wordt aan bewijslevering niet toegekomen13..

Onderdeel 1.6 is gericht tegen rov. 4.8 van het arrest en klaagt dat het hof heeft miskend dat of een product een eigen plaats op de markt inneemt en een zeker onderscheidend vermogen heeft, afhangt van alle relevante omstandigheden van het geval en niet alleen van de uiterlijke verschijningsvorm van dat product en de andere producten op de markt. Volgens het onderdeel zijn consumentenpopulariteit en bekendheid bij ‘sterren’ en in de media en marktleiderschap juist wel relevante omstandigheden die eraan (kunnen) bijdragen dat een product een eigen plaats op de markt inneemt en een zeker onderscheidend vermogen heeft.

De klacht vindt geen steun in het recht. Reputatie speelt anders dan in het merkenrecht en bij éénlijnsprestaties geen rol in de slaafse nabootsingsleer. Uit vaste rechtspraak van Uw Raad volgt dat alleen de uiterlijke verschijningsvorm van belang is bij onderscheidend vermogen bij slaafse nabootsing14..

De klacht in onderdeel 1.7 tegen het oordeel van het hof in rov. 4.8 dat All Round de gestelde populariteit van de Mi Moneda hanger en het marktleiderschap van All Round na betwisting ook niet zou hebben uitgewerkt, faalt bij gebrek aan belang. Dit richt zich tegen een overweging ten overvloede, die niet dragend is voor het oordeel dat de Mi Moneda hanger geen onderscheidend vermogen en geen eigen plaats op de markt had toen Simstars met de Nikki Lissoni hanger op de markt kwam in februari 2012.

De louter voortbouwende klacht onder 1.8 faalt gelet op het voorgaande ook.

Nodeloos verwarringsgevaar

Onderdelen 2.1-2.5 richten zich tegen rov. 4.9 en 4.10: zo aan de Mi Moneda hanger wel voldoende onderscheidend vermogen zou toekomen, is er onvoldoende gevaar voor verwarring met de Nikki Lissoni hanger, is daarin uitgemaakt.

Nu het dragende oordeel van het hof dat geen sprake is van onderscheidend vermogen noodzakelijk voor een slaafse nabootsingsclaim tevergeefs wordt aangevallen in onderdeel 1, zijn dit in wezen overwegingen ten overvloede en mist All Round belang bij cassatie op dit punt. De beslissing over gebrek aan eigen positie op de markt draagt ‘s hofs oordeel als uiteengezet zelfstandig. In gelijke zin de s.t. zijdens Simstars onder 28.

Voor het geval dit toch anders zou moeten worden gezien, behandel ik de klachten van onderdeel 2 hierna ook inhoudelijk.

Onderdeel 2.1 behelst de rechtsklacht dat het hof verwarringsgevaar hier uitsluitend heeft beoordeeld als productverwarring of directe verwarring: zou de consument de Mi Moneda hanger verwarren met de Nikki Lissoni hanger, terwijl onder verwarringsgevaar ook indirecte of herkomstverwarring valt: kon het relevante publiek menen dat de Nikki Lissoni hanger afkomstig is van All Rounds onderneming. Is dat niet miskend, dan is sprake van een motiveringsgebrek gelet op de stelling van All Round dat de consument als hij al in de gaten zou hebben dat de Nikki Lissoni hanger een andere hanger betreft, hooguit zal denken dat All Round nu verscheidene hangers op de markt brengt.

Veronderstellenderwijs aannemend dat bij slaafse nabootsing sprake is van een ruim verwarringsbegrip ­ waarover hierna nader ­ is een andere lezing van de aangevallen overwegingen mogelijk dan verondersteld door het onderdeel, zodat dit feitelijke grondslag ontbeert. Het hof heeft beoordeeld of er gevaar voor verwarring wordt veroorzaakt door de gelijkenis van de twee hangers en heeft die vraag gelet op de verschillen tussen de hangers ontkennend beantwoord. In de overwegingen over die verschillen, waar het mede gaat over een verschil in uitstraling; nostaligisch (Mi Moneda) tegenover modern (Nikki Lissoni) ­ kan naar mij voorkomt het impliciete oordeel worden gezien dat het hof van oordeel is dat de consument ook niet zal menen dat de Nikki Lissoni hanger afkomstig is van All Round. De rechtsklacht gaat dan niet op en de motiveringsklacht evenmin, omdat de door All Round aangehaalde stelling over indirect verwarringsgevaar dan voldoende kenbaar en begrijpelijk impliciet is verworpen.

Over de juistheid van deze ruime toets bij slaafse nabootsing ­ directe en indirecte verwarring ­" bestaat verdeeldheid15.. Met Gielen16.en Geerts17.denk ik dat dit gelet op art. 10bis UvP18.inderdaad zo ruim moet worden gezien19.. Grosheide20.en Quaedvlieg21.zien dat anders (Simstars eveneens, vgl. dupliek cassatie onder 6). Gielen22.geeft deze verschillende opvattingen duidelijk weer (citaat zonder voetnoten):

“8. (...) Bij de slaafse navolgingsleer zal zich veelal verwarring tussen de producten voordoen, maar het kan ook heel goed zijn dat het relevante publiek aan het nagebootste product eenzelfde of verwante herkomst toedicht, of gewoon dat men denkt dat het een iets met het ander te maken heeft. De Hoge Raad heeft in alle zaken over slaafse navolging slechts gesproken van gevaar voor verwarring in het algemeen. In de doctrine wordt hiermee typisch omgesprongen. Ik wil met name stilstaan bij hetgeen hierover door Quaedvlieg en Grosheide is gesteld. Kort gezegd, maakt Quaedvlieg onderscheid tussen enerzijds design of product en dus productverwarring en anderzijds herkomst of identiteit en dus herkomstverwarring.

Vervolgens beargumenteert hij dat de bedoeling van de slaafse navolgingsleer is

bescherming te bieden tegen herkomstverwarring en om zoveel mogelijk recht te doen aan de bescherming van de identiteit meent hij dat slaafse navolging alleen bescherming zouden moeten bieden bij identieke nabootsing; geeft men ook bescherming bij niet identieke nabootsing dan wordt in feite bescherming tegen productverwarring gegeven. Grosheide meent dat er bij slaafse navolging sprake moet zijn van herkomstverwarring en niet van productverwarring, al erkent hij dat dit laatste zich wel vaak zal voordoen. Op beide opvattingen heb ik kritiek, omdat zij beide volgens mij uitgaan van een verkeerd begrip van het alom omvattende verwarringsgevaar dat bedoeld wordt in artikel 10bis VvP.

9. Het onderscheid van Quaedvlieg is naar mijn oordeel gekunsteld. Ik weet niet waar het begrip productverwarring vandaan komt, maar het lijkt alsof dit voor Quaedvlieg voortvloeit uit de rechtspraak van de Hoge Raad waarin voor slaafse navolging nodig wordt geacht dat door gelijkenis van de producten gevaar voor verwarring ontstaat; in paragraaf 9 van zijn vertoog zegt hij: “Nu ... produktverwarring de uitsluitende maatstaf is voor (het gevaar van) herkomstverwarring’ Het lijkt er dus op dat hij ‘gelijkenis van producten’ als ‘productverwarring’ ziet. Volgens mij is dat een onjuiste benadering. Gelijkenis van producten is gewoon een vereiste om tot verwarringsgevaar te kunnen concluderen. Wanneer de consument twee producten met elkaar verwisselt, denkt dat het een hetzelfde is als het ander, dan kan dat het gevolg zijn van de omstandigheid dat beide producten identiek zijn, maar ook omdat de totaalindruk van beide sterk gelijkend is. In beide gevallen is er sprake van verwarring. Natuurlijk: wanneer ondanks gelijkenis maar door de ook aanwezige verschillen door de consument zal worden gedacht dat beide producten uit een andere herkomst komen, is er herkomstverwarring. Wat mij betreft, vallen beide vormen van verwarring onder de bescherming tegen slaafse navolging; de enige vraag is of er gevaar voor verwarring is, zoals artikel 10bis VvP het uitdrukt, ten opzichte van de, let wel, inrichting, waren of werkzaamheid van de concurrent;

kortom: het doet er niet toe waarmee verward wordt. Quaedvlieg verwijt de Hoge Raad dat hij van twee walletjes snoept door in Borsumij/Stenman te spreken van verwarring en niet van herkomstverwarring, want er ligt, zoals hij stelt, een beetje design- en een beetje herkomstverwarring in. Ik denk dat de Hoge Raad slechts één snoepje proefde en wel het snoepje van het gewone, door artikel 10bis VvP gedicteerde ruime verwarringsbegrip. Een deel van Quaedvliegs stellingen wordt veroorzaakt door wat hij noemt het stevig met forse en fijnere weerhaken in elkaar liggen van modellenrecht, merkenrecht en slaafse navolging, waardoor er een moeilijk te ontwarrenen nog moeilijker te fatsoeneren kluwen ontstaat. Ik deel die zorg niet. Wat het merkenrecht betreft, is Quaedvlieg inmiddels op zijn wenken bediend, omdat als gevolg van de rechtspraak van het Europese Hof het nu wel duidelijk is dat vormen van producten maar zelden als onderscheidingstekens worden gezien. Hier ligt dus volgens mij een heel mooie gelegenheid om bij gelijkenis met een product dat op zichzelf wel een eigen gezicht in de markt heeft, maar het voor merkenrechtelijke bescherming noodzakelijke onderscheidend vermogen ontbeert, bescherming tegen nodeloze verwarring te geven. Wat het modellenrecht betreft: dat is, zoals hiervoor uiteengezet, anders van karakter en leidt niet tot onontwarbare kluwen. Helbach bekritiseerde naar mijn oordeel terecht het standpunt van Quaedvlieg in een naschrift.

10. De opvatting van Grosheide is ook dat er voor slaafse nabootsing sprake moet zijn van herkomstverwarring. Dat heb ik hiervoor al bestreden. Hij verbindt aan dit standpunt de conclusie dat wanneer de nabootser nu maar duidelijk in of op het product zegt dat het van hem afkomstig is, herkomstverwarring is uitgesloten. Afgezien hiervan dat een dergelijke opvatting in het merkenrecht allang heeft afgedaan, is het ook voor de slaafse navolgingsleer een naar mijn mening onjuiste conclusie, omdat ook in zo’n situatie de markt kan denken dat het bij de namaak om het originele product gaat (zo men de naam of de producent daarvan al kent), dan wel om een product dat met toestemming van de oorspronkelijke ontwerper is gemaakt. Zijn conclusies worden sterk bepaald door het adagium: er moet vrijheid van kopie zijn en hij stelt dan: ‘~in feite is (lees: in de meeste lagere rechtspraak) ... het uitgangspunt van de kopieervrijheid vervangen door het tot een zorgvuldigheidsnorm verheven uitgangspunt Gij zult niet verwarren door overeenstemmende producten te verhandelen en daardoor profi jt te trekken van andermans inspanningen..’ Volgens mij bestaat die norm weldegelijk: er mag geen gevaar voor verwarring worden veroorzaakt (zie artikel 10bis VvP).20 Het gaat echt te ver te veronderstellen dat er een algemene kopieervrijheid is. Volgens Hyster Karry Krane is er slechts vrijheid van kopie op punten die door bruikbaarheid en deugdelijkheid worden bepaald. Dat het in Hyster Karry Krane aldus is geformuleerd: ‘nabootsing is slechts dan ongeoorloofd’™ (meer als uitzondering dus) komt door de zaak zelf en het arrest van het Arnhemse hof. Ik beweer echter dat er weldegelijk een zorgvuldigheidsnorm bestaat die inhoudt dat men niet (nodeloos) verwarring mag veroorzaken. Overigens zie ik niet dat in de rechtspraak in feite prestatiebescherming wordt gegeven.21 Wat de Hoge Raad bij het verlenen van beschermen tegen nodeloos verwarringwekkende gelijkenis doet, is naar mijn mening wel degelijk het geven van verwarringsbescherming zoals door artikel 10bis VvP gedicteerd.”

Uw Raad zou deze zaak kunnen aangrijpen om in een obiter aan te geven wat de juiste toets is bij verwarringsgevaar in de slaafse nabootsingsleer.

Subonderdeel 2.2 bevat een rechts- en motiveringsklacht dat post sale confusion is verontachtzaamd in de hoftoets: het hof is uitsluitend uitgegaan van de consument die voor de aankoop van een hanger staat en niet óók van consumenten in de omgeving van de consument die een Nikki Lissoni hanger heeft gekocht. Het hof heeft daarmee miskend dat van gevaar van verwarring ook sprake kan zijn bij post-sale confusion. Is dit niet miskend, dan is niet toereikend gemotiveerd, gelet op All Rounds stelling (die het Haagse hof in de eerdere zaak heeft onderschreven) dat de hanger gebruikelijk wordt gedragen met de voorzijde naar voren en met in de hanger een munt of schijf, zodat de achterkant van de hanger (met het webmotief) niet bepalend is voor de totaalindruk.

Uit het Rummikub-arrest23.volgt dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar moet worden “uitgegaan van de totale indruk, die bepalend is voor elk (...) [product], en van de beschouwing door een weinig oplettend kopend publiek, dat beide produkten meestal niet naast elkaar ziet” (cursivering A-G). Het hof heeft deze maatstaf toegepast en is zodoende uitgegaan van een juist uitgangspunt in rov. 4.4, 4.9 en 4.10. Daarop strandt de rechtsklacht. De motiveringsklacht gaat ook niet op. Het hof heeft de stelling van All Round dat de achterkant van de hanger - het opengewerkte verbindingsdeel - niet bepalend is voor de totaalindruk in rov. 4.9 voldoende gemotiveerd verworpen24..

Het lijkt erop dat het subonderdeel de post-sale confusion doctrine die we kennen uit het merkenrecht, (ook) wil toepassen in het kader van de slaafse nabootsingstoets. De merkenrechtelijke post-sale confusion doctrine is gestoeld op de bescherming van de herkomstgarantiefunctie van het merk25.en het is de vraag of dit dogmatisch past in de slaafse nabootsingsleer26..

Onderdeel 2.3 klaagt over de passage in rov. 4.10 dat de overeenstemmende aspecten niet opwegen tegen de verschillen. Volgens het onderdeel heeft het hof miskend dat meer gewicht moet toekomen aan de punten van overeenstemming dan die van verschil, althans is hier sprake van een motiveringsgebrek in het licht van de stellingen van All Round dat, afgezien van het scharniertje aan de onderzijde, alle zichtbare kenmerkende elementen van beide hangers overeenstemmen.

Deze klachten lijken mij ook te falen. Opnieuw wordt hier leentjebuur gespeeld bij het merkenrecht, waar de regel geldt dat de rechter bij vergelijking van merk en teken meer gewicht moet toekennen aan punten van overeenstemming dan aan die van verschil27., maar die regel leent zich slecht voor overeenkomstige toepassing bij slaafse nabootsing, alleen al omdat daarbij uitgangspunt is dat nabootsing in beginsel is toegestaan28..

Het hof heeft overigens de stelling van All Round verworpen dat afgezien van het scharniertje aan de onderzijde alle zichtbare kenmerkende elementen van beide hangers overeenstemmen. Het hof wijst er immers op dat de Mi Moneda hanger een opvallend opengewerkt verbindingsdeel aan de achterzijde heeft, terwijl de Nikki Lissoni hanger geen verbindingsdeel aan de achterzijde heeft en de hangers gelet op de afwerking, gebruikte letters en vormgeving een andere uitstraling hebben (nostalgisch tegenover modern). Dit oordeel is voldoende begrijpelijk gemotiveerd. Voor een nieuwe feitelijke beoordeling is in cassatie geen plaats.

Onderdeel 2.4 klaagt over het ongemotiveerd passeren van All Rounds bewijsaanbod dat sprake is van nodeloos verwarringsgevaar (mvg 61, 5e opsommingsteken).

Deze klacht gaat ook niet op. Dat bewijsaanbod is niet ter zake dienend. Of er sprake is van verwarringsgevaar is een juridisch oordeel dat zich niet leent voor bewijslevering29.. Mocht dat anders moeten worden gezien, dan is dit kennelijk en niet onbegrijpelijk bij het hof blijven steken in de stelplicht. Er zijn geen marktonderzoeken overgelegd die het gestelde verwarringsgevaar adstrueren, hetgeen wel mocht worden verwacht, zodat niet aan bewijslevering behoefde te worden toegekomen.

De puur voortbouwende klachten van onderdeel 2.5 en onderdeel 3 delen het lot van de hiervoor besproken klachten.

Ik concludeer tot verwerping van het cassatieberoep.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden

Advocaat-Generaal