Einde inhoudsopgave
Bevrijdende verweren (BPP nr. XXII) 2023/155
155 Vordering strekkende tot een verklaring voor recht dat eiser geen octrooi-inbreuk pleegt
H.W.B. thoe Schwartzenberg, datum 27-01-2023
- Datum
27-01-2023
- Auteur
H.W.B. thoe Schwartzenberg
- JCDI
JCDI:ADS691641:1
- Vakgebied(en)
Burgerlijk procesrecht (V)
Voetnoten
Voetnoten
Een dergelijke procedure wordt wel clearing the way genoemd. Een verklaring voor recht is mogelijk in een procedure met versneld regiem. Het vorderen van een negatief declaratoir om een internationale procedure te kunnen torpederen, laat ik in dit onderzoek buiten beschouwing; evenmin wordt verder ingegaan op (internationale) mededingingsrechtelijke inbreuk.
HvJ EU 21 mei 2015, ECLI:EU:C:2015:335, NJ 2016/106 met nt. L. Strikwerda (Cartel Damage Claim Hydrogen Peroxide/AkzoNobel). Dat verweerder gunstiger rechtsregels aantreft in een ander forum speelt geen rol bij de oordeelvorming over bevoegdheid en ontvankelijkheid. Dat eiser in dat geval het forum bepaalt, beoordeelde de rechtbank Amsterdam niet als misbruik van recht (Rb. Amsterdam 22 juli 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:4408, JBPr 2015/71 met nt. E. Gras (KLM/Deutsche Bahn)).
Een en ander is geen argument is om de vordering buiten de werkingssfeer van art. 5 sub 3 EEX-Vo [thans art. 7 sub 2 Brussel I bis] te plaatsen: L. Strikwerda in zijn noot onder het arrest HvJ EU 25 oktober 2012, ECLI:EU:C:2012:664, NJ 2013/80, JBPr 2013/36 met nt. D.F. de Lange (Folien Fisher/Ritrama). Zoals ter sprake is gekomen, is in Duitsland een Negative Feststellungsklage niet uitgesloten. Een negatieve verklaring voor recht naar Frans (action négatoire) en Engels recht (a negative declaratory action) is niet mogelijk.
In de procedure Tata Steel/ArcelorMittal is in eerste aanleg niet komen vast te staan dat de gemiddelde vakman (zie HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:816, NJ 2015/11 (Medinol/Abbott)) het te verhandelen product zodanig zou uitleggen dat het niet onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. De gevorderde negatieve verklaring voor recht werd afgewezen. Eiser werd dus belast met het bewijs.
Voor de theoretische onderbouwing zal onderzocht dienen te worden of in casu nog de tussenweg van een verzwaarde motiveringsplicht mogelijk is die recht doet aan beide partijen. Ik wijs een verzwaarde motiveringsplicht af. Een analogie met het non-usus verweer is niet aan de orde: bij een non-usus verweer wordt verweerder (aanvallend) beticht van merkinbreuk; bij een negatief declaratoire vordering dagvaardt een partij de octrooi- of merkhouder.
Eiser vordert een verklaring voor recht dat hij geen octrooi-inbreuk jegens verweerder pleegt.1
Voorvraag
Een beroep op misbruik van recht door de octrooihouder is voornamelijk uitgekristalliseerd in internationale procedures. Het enkele feit dat een partij door middel van het vorderen van een negatieve verklaring voor recht zelf de door haar uitgezochte rechter bepaalt, levert geen misbruik van recht op, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden.2 Strikwerda is van mening dat het feit dat de negatief declaratoire rechtsvordering de partij die normaliter als eisende partij optreedt geen ruimte laat voor beraad en naar de rechter jaagt (rush to the courts), een bezwaar is dat de nationale wetgever zou kunnen bewegen om de negatief declaratoire rechtsvordering in de ban te doen of aan voorwaarden te binden.3
Inhoudelijke beoordeling
Eiser beroept zich op een rechtsgevolg. Op de octrooihouder ligt de verplichting om, wil hij niet dat de vordering bij gebrek aan verweer wordt toegewezen, gemotiveerd op de stellingen van eiser te reageren, zodanig dat daaruit de onjuistheid van de stellingen van eiser kan worden afgeleid. De octrooihouder zal zijn verweer moeten onderbouwen en aangeven in hoeverre eiser inbreuk maakt op zijn octrooi. Er is geen sprake van een betwisting door de octrooihouder, maar van een door hem gepretendeerde (en door eiser betwiste) vordering. Het lukt de octrooihouder niet om zijn verweer als een grondslagverweer te doen doorgaan zonder in te gaan op zijn vorderingsrecht ter zake van zijn octrooirecht: dat eiser inbreuk maakt op zijn octrooi. Dat betekent dat het verweer van de octrooihouder onvermijdelijk leidt tot een bevrijdend verweer. De octrooihouder zal de feiten waaruit die inbreuk volgt, moeten stellen en, bij voldoende betwisting door de eiser, moeten bewijzen. Het bewijsrisico, indien onzeker blijft of het product van eiser onder de beschermingsomvang van het bewuste octrooi valt,4 berust bij de octrooihouder.5