HR, 11-12-2009, nr. C05/160HR

HR, 11-12-2009, nr. C05/160HR

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Uitspraak 11‑12‑2009

Inhoudsindicatie

Merkenrecht. Beschermingsomvangmerk. Freihaltebedürfnis? Vervolg op HR 16 februari 2007, NJ 2007, 117. Beantwoording vragen van uitleg door HvJ bij arrest van 10 april 2008, IER 2008, 53. Ingevolge de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) kan bij de bepaling van de omvang van het uitsluitende recht van de houder van een merk geen rekening worden gehouden met de vrijhoudingsbehoefte, behoudens voor zover de beperking van art. 6 lid 1, sub b van de richtlijn aan de orde is. Onjuist is dat ook bij de beoordeling van de beschermingsomvang van een merk een aan het algemeen belang ontleende behoefte bestaat om te waarborgen dat die beschikbaar blijft voor algemeen gebruik. Verwarringsgevaar. Inbreukgrond van art. 13A lid 1, aanhef en onder c, (oud) BMW.

11 december 2009

Eerste Kamer

C05/160HR

DV/EE

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. de vennootschap naar Duits recht ADIDAS AG,

gevestigd te Herzogenaurach, Duitsland,

2. ADIDAS BENELUX B.V.,

gevestigd te Etten-Leur,

EISERESSEN tot cassatie, incidentele verweersters in cassatie,

advocaat: mr. K. Aantjes,

t e g e n

1. de commanditaire vennootschap MARCA MODE, gevestigd te Amsterdam,

alsmede haar beherende vennoten:

[beherend vennoot 1],

wonende te [woonplaats],

[beherend vennoot 2],

wonende te [woonplaats],

[beherend vennoot 3],

wonende te [woonplaats],

2. de commanditaire vennootschap C&A NEDERLAND,

gevestigd te Amsterdam,

alsmede haar beherende vennoten:

[beherend vennoot 1],

wonende te [woonplaats],

[beherend vennoot 2],

wonende te [woonplaats],

[beherend vennoot 4],

wonende te [woonplaats],

[beherend vennoot 5],

wonende te [woonplaats],

[beherend vennoot 3],

wonende te [woonplaats],

VERWEERDERS in cassatie,

advocaat: aanvankelijk mr. H.A. Groen, thans mr. M.W. Scheltema.

3. H&M HENNES & MAURITZ NETHERLANDS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER in cassatie, incidenteel eiseres tot cassatie,

advocaat: aanvankelijk mr. W. Taekema, thans mr. R.A.A. Duk.

4. VENDEX KBB NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER in cassatie, niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Adidas c.s. en Marca c.s.

1. Het verloop van het geding

De Hoge Raad verwijst naar zijn tussenarrest van 16 februari 2007, nr. C05/160HR, LJN AY9707, NJ 2007, 117, voor het daaraan voorafgegane verloop van het geding. Bij dat arrest heeft de Hoge Raad het Hof van Justitie voor de Europese Gemeenschappen (hierna: het HvJEG) de volgende vragen van uitleg gesteld:

- Dient bij de bepaling van de beschermingsomvang van een merk dat wordt gevormd door een teken dat van huis uit geen onderscheidend vermogen bezit of door een aanduiding die beantwoordt aan de omschrijving in art. 3 lid 1 onder c van de Richtlijn, doch dat als merk is ingeburgerd en ingeschreven, rekening te worden gehouden met het algemene belang dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die de desbetreffende waren of diensten aanbieden (het Freihaltebedürfnis)?

- Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: maakt het daarbij verschil of de daar bedoelde, beschikbaar te houden tekens door het in aanmerking komende publiek worden gezien als tekens ter onderscheiding van waren, dan wel als louter versiering van de waar?

- Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: maakt het daarbij nog verschil of het door de merkhouder aangevallen teken onderscheidend vermogen mist als bedoeld in art. 3 lid 1 onder b van de Richtlijn, dan wel een aanduiding behelst als bedoeld in art. 3 lid 1 onder c van de Richtlijn?

De door de Hoge Raad bij voormeld arrest gestelde vragen heeft het HvJEG bij arrest van 10 april 2008, nr. C-102/07, LJN BD9710, IER 2008, 53, beantwoord als hierna in 3.1.2 vermeld.

2. Het geding na aanhouding

De zaak is voor partijen nader toegelicht door hun advocaten.

De nadere conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot vernietiging van het bestreden eindarrest en tot verwijzing van de zaak op de gebruikelijke voet.

Mr. Hoyng heeft bij brief van 29 oktober 2009 namens H&M op die conclusie gereageerd.

3. Verdere beoordeling van de middelen in het principale beroep

3.1.1 De Hoge Raad heeft in zijn tussenarrest van 16 februari 2007 middel I gegrond bevonden, middel IIA onder a en onder b (i) ongegrond. Met betrekking tot de klachten van middel IIA onder b (ii) en (iii) heeft de Hoge Raad vragen van uitleg gesteld aan het HvJEG.

3.1.2 Het HvJEG heeft in zijn arrest van 10 april 2008, nr. C-102/07, Pb. C 128, blz. 13, op de - hiervoor in 1 vermelde - door de Hoge Raad gestelde eerste vraag voor recht verklaard:

"De Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat bij de bepaling van de omvang van het uitsluitende recht van de houder van een merk geen rekening kan worden gehouden met de vrijhoudingsbehoefte, behoudens voor zover de in artikel 6, lid 1, sub b, van die richtlijn omschreven beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen van toepassing is.".

en het is derhalve niet toegekomen aan beantwoording van de tweede en derde vraag.

3.2.1 Uit de beslissing van het HvJEG volgt dat onjuist is de - in rov. 4.17 van het eindarrest neergelegde - opvatting (a) dat ook bij de beoordeling van de beschermingsomvang van een merk een aan het algemeen belang ontleende - en in art. 3 lid 1 van de Richtlijn, verankerde - behoefte bestaat om voor bepaalde tekens te waarborgen dat die beschikbaar blijven voor algemeen gebruik, en (b) dat het gebruik van dergelijke tekens op die grond niet omwille van de bescherming van een merk waarmee die tekens mogelijk overeenstemmen, aan die beschikbaarheid mag worden onttrokken, en dat zulks ook geldt wanneer het desbetreffende merk zelf van oorsprong een dergelijk teken is dat door inburgering de voor een merk vereiste mate van onderscheidend vermogen heeft gekregen. Dat, naar het HvJEG besliste, anders geldt, voor zover de gebruiker van een dergelijk teken zich op art. 6 lid 1, aanhef en onder b, Richtlijn beroept, is, naar het HvJEG ook heeft onderkend, voor de onderhavige zaak niet van belang, nu zich dat geval niet voordoet.

3.2.2 De tegen de hierboven vermelde opvatting gerichte klachten van middel IIA onder b (ii) en (iii) zijn dus gegrond. Hetzelfde geldt voor middel IIB, a onder (v). Nu het hof in rov. 4.18 heeft overwogen dat het de verschillende grondslagen van de vordering van Adidas c.s. - te weten, zoals uit het vervolg van het arrest blijkt: art. 13A lid 1, aanhef en onder respectievelijk b, c en d, (oud) BMW (thans art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b, c en d, BVIE) - heeft beoordeeld in het licht van de in 3.2.1 bedoelde, doch onjuist bevonden rechtsopvatting, treft de gegrondheid van middel IIA onder b (ii) en (iii) ook die beoordeling. Na verwijzing komt aan hetgeen het hof in rov. 4.10-4.13 van het tussenarrest van 8 juni 1999 omtrent de inbreukvraag heeft overwogen geen betekenis meer toe, nu het hof in rov. 4.17-4.25 van zijn eindarrest tot een volledige herbeoordeling van deze vraag is overgegaan. Het beroep tegen dat tussenarrest mist dus doel.

3.3 De hiervoor in 3.2.2 niet vermelde klachten van middel IIB, die zijn gericht tegen de beoordeling van het verwarringsgevaar in rov. 4.20 en 4.21 van het eindarrest, missen feitelijke grondslag, voor zover deze inhouden dat het hof als regel heeft gehanteerd (a) dat de aanwezigheid van één punt van verschil tussen merk en teken gevaar voor verwarring wegneemt en (b) dat zich tussen een twee- en een driestrepenmotief geen begripsmatige gelijkenis kan voordoen. Voor het overige behoeven de klachten geen behandeling, nu het hof waarnaar de zaak zal worden verwezen tot een nieuwe beoordeling - zowel ex tunc als ex nunc - van de inbreukvraag zal moeten overgaan.

3.4 Middel IIC is gericht tegen rov. 4.23 en 6.7 van het eindarrest, die betrekking hebben op de inbreukgrond van art. 13A lid 1, aanhef en onder c, (oud) BMW. Voor zover het voortbouwt op middel I of op de hiervoor in 3.2.2 genoemde onderdelen, is het gegrond. Voor het overige behoeft ook dit middel geen behandeling om de hiervoor in 3.3. genoemde reden.

3.5 Middel III keert zich tegen rov. 4.25 van het eindarrest. Het faalt op de gronden, vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal van 6 oktober 2006 onder 65 en 66 (eerste volzin).

3.6 Middel IV mist zelfstandige betekenis.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

in het principale beroep:

verwerpt het beroep tegen het arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 8 juni 1999;

vernietigt het arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 29 maart 2005;

verwijst het geding naar het gerechtshof te Arnhem ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt Marca c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Adidas c.s. begroot op € 444,11 aan verschotten en € 4.800,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, E.J. Numann, A. Hammerstein en J.C. van Oven, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 11 december 2009.

Conclusie 16‑10‑2009

Mr. Huydecoper

Partij(en)

Conclusie inzake

1.

Adidas AG

2.

Adidas Benelux B.V.

eiseressen tot cassatie

tegen

1.

de commanditaire vennootschap Marca Mode

2.

de commanditaire vennootschap C&A Nederland

3.

H&M Hennes & Mauritz Netherlands B.V.

4.

Vendex KBB Nederland B.V.

5.

[beherend vennoot 1]

6.

[beherend vennoot 2]

7.

[beherend vennoot 3]

8.

[beherend vennoot 4]

9.

[beherend vennoot 5]

verweerders in cassatie

Feiten en procesverloop

1.

In deze zaak heeft de Hoge Raad bij arrest van 16 februari 20071. prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HJEG). Het HJEG heeft de hem voorgelegde vragen bij arrest van 10 april 2008 beantwoord2.. Het gaat nu om de verdere beoordeling van de zaak na, en in het licht van, de door het HJEG gegeven antwoorden.

2.

De relevante feiten en de processuele voorgeschiedenis zijn op de gebruikelijke wijze weergegeven in rov. 3.1 en 1 respectievelijk, van het arrest van de Hoge Raad van 16 februari 2007. Ik veroorloof mij daarnaar te verwijzen.

Na het arrest van het HJEG is de zaak opnieuw bij de Hoge Raad aangebracht. De partijen3. hebben hun standpunten schriftelijk laten toelichten en partijen Adidas c.s. en H&M c.s. hebben laten repliceren en dupliceren.

Bespreking van de nog resterende cassatiemiddelen

3.

In het arrest van de Hoge Raad van 16 februari 2007 is een namens partijen H&M c.s. ingesteld incidenteel cassatieberoep verworpen, en is geoordeeld dat Middel I in het principale cassatieberoep gegrond was (dit middel klaagde erover dat het hof zijn onderzoek beperkt had tot de situatie bij de aanvang van de tussen partijen in geding zijnde handelwijze, in 1996, en dat het hof aanwijzingen betreffende de omstandigheden ten tijde van 's hofs arrest (in 2005) daar niet bij had willen betrekken). Verder is in dat arrest geoordeeld dat Middel IIA onder a en onder b (i) niet gegrond was.

De materie van het incidentele cassatieberoep, van het principale Middel I en van Middel IIA, onderdeel a en b (i) staat daarmee in dit stadium van de zaak niet meer ter discussie.

4.

Van de kant van partijen H&M c.s. wordt thans bepleit dat de Hoge Raad de beslissing op het principale Middel I opnieuw in overweging zou moeten nemen. Dat lijkt mij echter om processuele redenen niet geoorloofd; en bovendien denk ik dat de inhoudelijke argumenten waarmee H&M c.s. dit betoog aandringen, niet opgaan.

5.

Wat het eerste betreft: er ligt aan het burgerlijk procesrecht een niet steeds uitgesproken beginsel ten grondslag, dat het partijen (en ook de rechter) niet vrijstaat om de discussie op een punt dat eenmaal door de rechter is beslist, in dezelfde instantie te heropenen.

In één variant is dit beginsel wél uitgesproken, namelijk in het leerstuk van de zgn. ‘bindende eindbeslissing’. Dat leerstuk houdt in dat het de rechter die over een bepaald geschilpunt uitdrukkelijk en zonder voorbehoud een beslissing heeft gegeven4. niet vrijstaat om zijn beslissing in heroverweging te nemen, tenzij bijzondere omstandigheden rechtvaardigen dat dat tóch gebeurt5.. Het enkele feit dat de partij in wier nadeel de desbetreffende beslissing is uitgevallen de rechter nadere argumenten voorlegt die volgens die partij een andere uitkomst rechtvaardigen, voldoet uiteraard niet aan deze maatstaf — ware dat anders, dan zou het toepassingsgebied van het leerstuk teruggebracht zijn tot volstrekt irrelevante proporties.

6.

Het zojuist genoemde leerstuk is ontwikkeld met het oog op de rechtspraak in de ‘feitelijke’ instanties, maar de gedachte die eraan ten grondslag ligt lijkt mij voor de cassatie-instantie in dezelfde mate, of eigenlijk: in nog versterkte mate overtuigend: ware het wél mogelijk om eenmaal besliste kwesties in dezelfde instantie opnieuw aan de orde te stellen, dan valt, althans in de nodige gevallen, niet in te zien hoe het processuele debat ooit behoorlijk zou kunnen worden afgerond.

Rechterlijke beslissingen betreffen immers vaak dubieuze vragen, waarover men heel goed verschillend kan denken. Geconfronteerd met een over zo'n vraag gegeven beslissing en met de daarvoor gekozen motivering is het (vrijwel) altijd mogelijk om argumenten aan te voeren die de kwestie in een ander daglicht lijken te plaatsen en daarmee een niet dadelijk als implausibel te kwalificeren aanknopingspunt voor heroverweging bieden. Verondersteld dat het recht voor die heroverweging inderdaad ruimte zou bieden en dat de rechter vervolgens tot een ander oordeel zou komen, zou dan voor de andere partij gelden dat die geconfronteerd wordt met een beslissing in haar nadeel en een daarvoor gegeven motivering. Nu zal die partij veelal kans zien om de zaak vanuit weer een andere invalshoek te belichten en daarmee de aanzet te geven tot een verdere heroverweging; etcetera6..

7.

Ik zie af van het verder ontwikkelen van deze gedachtegang, die het beeld van de Russische ‘baboeschka’- poppetjes oproept. Ik hoop duidelijk te hebben gemaakt dat het bieden van een ‘herkansing’ meteen de vraag oproept waarom de andere partij, wanneer de eerste herkansing succes heeft, niet ook tot een herkansing in de gelegenheid moet worden gesteld en waarom, als dat eenmaal ook het geval blijkt, er niet nog verdere ruimte voor het uitbreiden van het partijdebat zou moeten worden geboden. Er tekent zich dan geen hanteerbare grens meer af waar gezegd kan worden: het debat is nu definitief ten einde, en op nieuwe/verdere argumenten en stellingen kan niet meer worden ingegaan.

De onderhavige zaak levert van het door mij geschetste spookbeeld een vrij goede illustratie op: de partijen in deze zaak hebben in eerste aanleg, in appel, in cassatie en ten overstaan van het HJEG met elkaar gedebatteerd; dan dringt zich als volstrekt exorbitant op dat het debat over een in de derde instantie uitvoerig behandeld en vervolgens daar beslist punt in dit stadium nog eens zou kunnen worden heropend.

Dat is in versterkte mate het geval omdat niet valt in te zien waarom H&M c.s. de argumenten die zij in dit stadium van de cassatieprocedure in stelling brengen niet in eerdere stadia van de procedure hadden kunnen aanvoeren en ook hadden behoren aan te voeren, wanneer zij wensten dat de rechter daarmee rekening hield7..

8.

Daarbij komt, zoals ik al aanstipte, dat de beslissing van de Hoge Raad waartegen H&M c.s. zich in dit opzicht keren, mij juist en deugdelijk overwogen lijkt.

Daarbij stel ik voorop dat, zoals in alinea's 19 – 21 van de conclusie voor het arrest van de Hoge Raad van 16 februari 2007 onder ogen wordt gezien, er in de feitelijke instanties niet was aangevoerd dat de feitelijke verhoudingen tussen 1996 en 2005, het jaar waarin het hof te Den Bosch zijn in cassatie bestreden eindoordeel gaf, relevant waren gewijzigd; en dat dus in de rede ligt dat ook het hof niet van die mogelijkheid is uitgegaan8..

Bij die stand van zaken missen de argumenten die H&M c.s. hier aanvoeren, en die ertoe strekken dat het onaanvaardbaar zou zijn wanneer de gebruiker van een teken kon worden geconfronteerd met een beroep op een merk dat pas (lang) nadat het teken in gebruik was genomen door ‘inburgering’ voldoende onderscheidend vermogen krijgt, feitelijke grondslag: dit ‘scenario’ is nog niet eerder aan de orde geweest.

9.

Ten overvloede wil ik nog opmerken dat het zojuist in parafrase weergegeven argument van H&M c.s. mij ook rechtens ondeugdelijk lijkt. Ik licht dat kort toe:

de factoren die van invloed zijn op de vraag of gebruik van een bepaald teken inbreuk oplevert op een merk zijn van dien aard dat die — of althans: dat verschillende daarvan — met het verloop van tijd en naar gelang van de zich in het tijdsverloop voordoende ontwikkelingen, van gewicht en daarmee van betekenis kunnen veranderen.

Dat kan ertoe leiden dat wat aanvankelijk merkinbreuk opleverde, dat onder invloed van gewijzigde omstandigheden niet meer doet — het in art. 2.26 lid 2 onder b van het BVIE geregelde geval van de zgn. ‘soortnaamverwording’ levert een illustratie op.

Maar zoals in alinea 20 van de conclusie voor het arrest van de Hoge Raad van 16 februari 2007 al werd gesignaleerd, kan ook het omgekeerde zich voordoen. Een merk kan door toenemende bekendheid en verder toegenomen feitelijk gebruik een dusdanige betekenis voor het in aanmerking komende publiek krijgen dat tussen dat merk en door anderen gebruikte tekens verbanden gelegd gaan worden die aanvankelijk niet werden gelegd. Daarbij kan uiteraard ook de wijze waarop de andere tekens gebruikt worden een rol spelen; maar het is ook denkbaar dat nog andere externe factoren van invloed zijn, zoals wijzigingen in het gangbare taalgebruik, opkomst (of verval) van bepaalde door het publiek als relevant ervaren aanduidingen of beelden, wijzigingen van handels- en verkeersstromen etc.9..

10.

Het kan ook zo zijn dat een teken dat aanvankelijk niet het voor merkenbescherming vereiste onderscheidend vermogen bezat, dat vermogen door intensief gebruik alsnog verkrijgt (zoals ten overvloede blijkt uit art. 51 lid 2 GMV). (Ook) in dat geval moet, naar in de rede ligt, worden aangenomen dat gebruik van een overeenstemmend teken door derden dat géén merkinbreuk opleverde toen het teken nog niet aan de vereisten voor merkenrecht beantwoordde, alsnog als inbreukmakend moet worden beoordeeld. De GMV bevat geen bepalingen die ertoe strekken dat in dit opzicht een uitzondering op de aan het merk verbonden bescherming zou gelden10.. Ik neem daarom aan dat het alsnog verkregen merkrecht ‘gewoon’ kan worden uitgeoefend, ook tegen gebruikers van overeenstemmende tekens die in de eerdere fase bij gebreke van merkenrecht geen inbreuk daarop maakten.

11.

Namens H&M c.s. wordt, wat dit gegeven betreft, in de schriftelijke toelichting van 5 december 2008 (op p. 2 e.v.) gehamerd op het aambeeld van de rechtszekerheid en de vrije mededinging; maar noch het een noch het ander lijkt mij doorslaggevend of zelfs maar van grote betekenis voor de hier te onderzoeken vraag.

Uitgangspunt voor de beantwoording van die vraag moet zijn dat — eventueel: bij wege van werkhypothese — wordt aangenomen dat er inmiddels een situatie is ontstaan die geheel beantwoordt aan de door de wet gestelde vereisten voor het aannemen van merkinbreuk (ook al was dat, in de hypothese van het onderhavige argument van H&M c.s., in een eerdere fase misschien niet het geval). Dat wil zeggen dat de merkhouder geconfronteerd wordt met gebruik van een teken dat ten opzichte van zijn merk bij het relevante publiek tot verwarringsgevaar aanleiding geeft en/of dat meebrengt dat op niet gerechtvaardigde wijze afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, of voordeel daarvan wordt getrokken.

Daarin ligt besloten dat het gebruik van het teken niet als eerlijke en loyale mededinging ten opzichte van de merkhouder kan gelden11.; en dan is het ongerijmd om te veronderstellen dat de belangen bij vrije (en, voeg ik toe, eerlijke) mededinging zich ertegen zouden verzetten dat aan deze situatie een einde wordt gemaakt.

12.

Voor het argument ontleend aan de rechtszekerheid geldt mutatis mutandis hetzelfde. Men ziet niet in hoe dat een rechtvaardiging zou kunnen opleveren voor een situatie waarin oneerlijke (en: niet alleen ten opzichte van de concurrent, maar ook ten opzichte van het relevante publiek niet-faire) mededinging wordt bedreven.

Daarbij is te bedenken dat het merkenrecht geen beginsel kent van eerbiediging van eenmaal bona fide aangevangen gebruik van een teken12.. Zowel onder de gelding van de GMV als onder die van het BVIE kan degeen die met het gebruiken van een teken is begonnen niet aan degene die later merkrecht voor een overeenstemmend teken heeft verworven, zijn eerdere gebruik als een rechtvaardiging voor verdere merkinbreuk tegenwerpen13.. De betrokkene kan zijn eerdere gebruik slechts inroepen voor zover het verwerven van merkrechten door de latere verkrijger daarvan jegens de eerdere gebruiker als een handelwijze te kwader trouw kan gelden (art. 51 lid 1 onder b GMV14.,15. en art. 2.4 onder f BVIE)16.. Waar dat niet het geval is, heeft het eerdere gebruik voor het later verkregen recht te wijken; zoals dat — volgens mij — ook in de in alinea 10 hiervóór besproken casuspositie het geval is.

13.

Ook de regeling van art. 2.27 lid 3 BVIE sluit aan bij het zojuist besprokene: als een merkrecht door niet-gebruik vervalt en vervolgens, doordat het merk alsnog of opnieuw in gebruik wordt genomen, ‘herleeft’, kan men dat merkrecht niet in stelling brengen tegen merkgebruik op basis van tussentijds gedeponeerde merken. Tegen merken die in de tussentijd in gebruik zijn genomen (maar niet gedeponeerd) kan het ‘herleefde’ merk dus wél in stelling worden gebracht17.. Ook hier: géén égards voor aanspraken die slechts op tussentijds gebruik van het desbetreffende teken zouden kunnen worden gebaseerd.

14.

Namens H&M c.s. wordt in dit verband een beroep gedaan op het arrest HJEG 27 april 2006, IER 2006, 60, op BenGH 5 oktober 1982, NJ 1984, 71 m.nt. LWH en op BenGH 13 december 1994, NJ 1995, 409 m.nt. DWFV.

Het eerste en het laatstgenoemde arrest gaan over het geval van een merk dat aanvankelijk voldoende onderscheidend vermogen had, maar dat onderscheidend vermogen in relevante mate heeft verloren (mede) als gevolg van het aanvankelijk inbreukmakende gebruik van overeenstemmende tekens. Men zou kunnen spreken van het spiegelbeeld van het geval dat in de hier door H&M c.s. geformuleerde hypothese ter beoordeling staat, namelijk dat van een in de loop van de tijd dusdanig toegenomen onderscheidend vermogen, dat wat aanvankelijk geen verwarring of verwatering/aanhaken teweeg bracht, dat allengs wél is gaan doen.

15.

Het spiegelbeeld vertoont echter dit volgens mij doorslaggevende verschil ten opzichte van het ‘gereflecteerde’, dat de situatie die ‘ex nunc’ ter beoordeling staat in het ene geval er een is van (mogelijke) verwarring bij het publiek en oneerlijke concurrentie, terwijl bij het spiegelbeeldige geval de situatie ‘ex nunc’ die aspecten nu juist niet vertoont18.. Het zijn juist die aspecten die mij hiervóór ertoe brachten om het beroep van H&M c.s. op rechtszekerheid en de vrijheid van mededinging af te wijzen. Die aspecten betekenen ‘by the same token’ dat de beide gevallen, hoezeer die ook de beeldspraak van ‘spiegelbeeldig’ kunnen oproepen, hier niet als vergelijkbaar mogen worden beoordeeld.

16.

Het arrest BenGH 5 oktober 1982 waar H&M c.s. verder naar verwijzen, ondersteunt volgens mij eerder het tegendeel van de van hun kant verdedigde opvatting. Met name de overweging in dat arrest ten aanzien van de vijfde vraag (in een door mij aangebrachte nummering van de overwegingen van het BenGH is dit de 12e met ‘Overwegende’ beginnende alinea), biedt die steun. Daar wordt geconstateerd dat het onderscheidend vermogen van een merk, ten aanzien waarvan eerder in het arrest is vastgesteld dat er een verband bestaat tussen onderscheidend vermogen en beschermingsomvang, geen constante grootheid is, maar een die aan verandering onderhevig is. Daaraan wordt dan de conclusie verbonden dat de omstandigheden ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen gebruik voor de beschermingsomvang bepalend zijn.

Logische aansluiting op de aan die conclusie ten grondslag liggende gedachte levert dan op, dat als een vordering ziet op actueel gebruik van de desbetreffende tekens, de beschermingsomvang aan de hand van de actuele omstandigheden — ‘ex nunc’ — moet worden beoordeeld, en niet naar de omstandigheden die in een andere tijd hebben gegolden19..

17.

In de volgende overweging van het BenGH ten aanzien van de vijfde vraag — in mijn nummering is dat de 13e overweging — wordt dan ook met zovele woorden van de hand gewezen dat inbreuk (slechts) te beoordelen zou zijn aan de hand van de omstandigheden ten tijde van het ontstaan van het merkrecht: die zijn, zo begrijpt de lezer allicht, alleen bepalend als het gaat om (de beoordeling van beweerde) inbreuken die ook in die periode plaatsvonden.

18.

Tot besluit — al had het misschien eerder vermelding verdiend —: bij de verwerping van het incidentele cassatieberoep in het arrest van 16 februari 2007 heeft de Hoge Raad in rov. 7.2 beschouwingen gegeven die onmiskenbaar van dezelfde rechtsopvatting uitgaan als hiervóór werd verdedigd (namelijk: dat wijzigingen in omstandigheden betreffende onderscheidend vermogen en het gebruikelijk-zijn van bepaalde tekens, en gewijzigde verhoudingen betreffende de mogelijkheid van verwarring, grond kunnen opleveren voor het instellen van merkenrechtelijke rechtsvorderingen die eerder niet konden worden ingesteld, of zelfs: die eerder, in andere omstandigheden, op een afwijzing zijn uitgelopen.)

Ook daarom lijkt mij duidelijk dat aan het in alinea 3 hiervóór genoemde uitgangspunt moet worden vastgehouden: de in het arrest van de Hoge Raad van 16 februari 2007 afgedane kwesties staan in dit stadium van de procedure niet meer ter discussie.

Verdere beslissingen met inachtneming van het arrest van het HJEG

19.

In het arrest van de Hoge Raad van 16 februari 2007 zijn aan het HJEG vragen voorgelegd op het thema, of bij de beoordeling van de aan een merk verbonden bescherming en van de vraag of gebruik van bepaalde tekens als inbreuk op het merk moet worden beoordeeld, betekenis toekomt aan het algemene belang dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor andere deelnemers aan de markt20..

Zoals ik al even opmerkte, heeft het HJEG in zijn arrest dat gegeven aangeduid als ‘vrijhoudingsbehoefte’; en met dat voorbeeld voor ogen zal ik die uitdrukking verder als geldend deel van het Nederlands taaleigen beschouwen.

20.

In het dictum van zijn arrest heeft het HJEG zijn antwoord als volgt geformuleerd:

‘De Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten21., moet aldus worden uitgelegd dat bij de bepaling van de omvang van het uitsluitende recht van de houder van een merk geen rekening kan worden gehouden met de vrijhoudingsbehoefte, behoudens voor zover de in artikel 6, lid 1, sub b, van die richtlijn omschreven beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen van toepassing is.’

Uit de uitvoerige — en wat mij betreft ook zeer verhelderende — overwegingen van het arrest valt op te maken dat dit antwoord op elk van de verschillende in deze zaak aan de orde gestelde vormen van merkinbreuk (trouwens: op alle vormen van merkinbreuk in het algemeen) betrekking heeft.

21.

Van de kant van Adidas c.s. wordt, zoals voor de hand ligt, bepleit dat het antwoord van het HJEG betekent dat de cassatieklachten voor zover die ertoe strekten dat het Bossche hof ten onrechte wél de ‘vrijhoudingsbehoefte’ in zijn beoordeling heeft betrokken, als gegrond moeten worden beoordeeld.

Zowel H&M c.s. als Marca c.s. verdedigen in de van hun kant genomen schriftelijke toelichtingen een andere uitkomst. Beiden doen dat vooral langs de betooglijn, dat het arrest van het Bossche hof zo moet worden uitgelegd dat daarin over de verschillende aspecten van merkinbreuk is beslist zónder rekening te houden met de ‘vrijhoudingsbehoefte’. (Dat gegeven zou dus, zo begrijp ik het, in het arrest van het Bossche hof slechts ten overvloede te berde zijn gebracht.)

Ik zal dit argument als eerste onderzoeken.

22.

Daarbij stuit ik vanzelfsprekend op het feit dat ik die vraag eerder onder ogen heb gezien, in alinea's 28 – 31 van de conclusie vóór het arrest van de Hoge Raad van 16 februari 2007. Mijn beschouwingen zijn er toen in uitgemond, dat niet mag worden aangenomen dat het Bossche hof zijn oordeel heeft gevormd zonder dat zijn beschouwingen over de ‘vrijhoudingsbehoefte’ daarin een dragende rol speelden.

23.

Het lijkt mij — veruit — het meest aannemelijk dat ook het arrest van de Hoge Raad van 16 februari 2007 tot uitgangspunt neemt dat de beslissing van het Bossche hof wél (mede) wordt gedragen door de in rov. 4.17 tot uitdrukking komende gedachten over de ‘vrijhoudingsbehoefte’. Het feit dat de Hoge Raad vragen van uitleg zoals die in dit arrest werden gesteld nodig oordeelde, sluit al uit dat de Hoge Raad de desbetreffende overwegingen als slechts ten overvloede gegeven heeft aangemerkt (en dus moeten ze zijn aangemerkt als ‘dragend’).

24.

Daarbij komt dat de Hoge Raad in het arrest van 16 februari 2007 in rov. 4.2.2, waarin conclusies worden verbonden aan de eerdere bevinding dat het Bossche hof ten onrechte gegevens die bij de beoordeling ‘ex nunc’ in aanmerking kwamen als irrelevant terzijde heeft gesteld, óók heeft overwogen: ‘Hetzelfde geldt voor de kennelijk daarop voortbouwende overweging (rov. 4.23) dat Adidas c.s. haar stelling dat het in aanmerking komende publiek een verband legt tussen het drie-strepenmerk en het twee-strepenmotief voor de situatie van 1996 onvoldoende hebben onderbouwd…etc.’22.. Daaruit blijkt dat de Hoge Raad rov. 4.23 als een ontoereikend draagkrachtige onderbouwing van het oordeel van het Bossche hof (ook wat betreft de situatie van 1996) heeft beoordeeld. Deze overweging (van de Hoge Raad) zou overbodig en ook tot op zekere hoogte misleidend zijn wanneer, zoals van de kant van H&M c.s. wordt gesuggereerd23., (ook) rov. 4.23 niet ‘dragend’ zou zijn en het oordeel van het Bossche hof uiteindelijk (geheel) zou (kunnen) worden gedragen door de vaststellingen uit de rov. 4.19 – 4.21 en 4.24. Het is, ook met het oog hierop, onaannemelijk dat de Hoge Raad in het arrest van 16 februari 2007 deze overwegingen toch zo — dus: als ‘zelfstandig dragend’ — zou hebben beoordeeld.

25.

Ook rov. 4.3.4 van het arrest van 16 februari 2007 bevestigt mij in mijn zojuist verdedigde lezing: daar wordt overwogen dat het Bossche hof ‘… van oordeel (is) dat reeds de belemmering van het gebruik van verticale streepmotieven op de zijkant van sport- en vrijetijdskleding, als wel door Adidas c.s. als inbreukmakend bestempeld, tot een ontoelaatbare monopolisering van dergelijke motieven leidt.’

Ook deze overweging van de Hoge Raad suggereert in uitgesproken mate dat in het toen gewezen arrest de ‘vrijhoudingsbehoefte’ (waar het zojuist aangehaalde citaat kennelijk op doelt) is beoordeeld als één van de voor de beslissing van het Bossche hof dragende gegevens.

26.

Tenslotte: zelfs wanneer men, anders dan ik zojuist heb verdedigd, zou aannemen dat de Hoge Raad in het arrest van 16 februari 2007 nog geen oordeel heeft gegeven over de plaats die de ‘vrijhoudingsbehoefte’ in de beslissing van het Bossche hof inneemt; én wanneer aangenomen zou moeten worden dat dat gegeven, zoals namens H&M c.s. en Marca c.s. wordt bepleit, door het Bossche hof niet als ‘dragend’ is meegenomen in de beoordeling ‘ex tunc’ die dat hof destijds heeft uitgevoerd — dan nóg heeft dit te gelden:

wegens de gegrondbevinding van Middel I zal na vernietiging en verwijzing alsnog ‘ex nunc’ beoordeeld moeten worden24. of de op merkinbreuk gerichte vorderingen van Adidas c.s. gegrond zijn25.. Voor die beoordeling is van belang of er wel of niet met de ‘vrijhoudingsbehoefte’ rekening mag worden gehouden; en is dus ook van belang of wat het Bossche hof daarover heeft overwogen — of dat nu als ‘dragend’ was bedoeld of niet — na de cassatie-instantie ‘overeind blijft’. Ook in de hier veronderstelde — maar door mij als erg onaannemelijk beoordeelde — situatie, hebben Adidas c.s. er dus belang bij dat wordt vastgesteld of de desbetreffende overweging van het Bossche hof stand houdt.

27.

En wat dat laatste betreft lijkt mij na de prejudiciële uitspraak van het HJEG geen twijfel meer mogelijk. Over wat er uit die uitspraak blijkt verschillen de partijen, naar ik uit hun nadere schriftelijke toelichtingen opmaak, ook niet wezenlijk van mening; en de mening die zij blijken te delen, deel ik ook: beoordeling van merkinbreuk moet plaatsvinden zónder dat daarbij gewicht toekomt aan de ‘vrijhoudingsbehoefte’; behalve voor zover art. 6 van de Richtlijn, dat mede op de ‘vrijhoudingsbehoefte’-gedachte berust, daartoe aanleiding geeft. Zoals aanstonds (in alinea 31) nader te bespreken, blijkt echter dat als het om streep-merken en -motieven voor kleding gaat, art. 6 van de Richtlijn geen rol speelt.

28.

Het HJEG heeft in zijn arrest afzonderlijk aandacht besteed aan art. 5 lid 2 van de Merkenrichtlijn26.. In het verwijzingsarrest van de Hoge Raad waren geen specifiek op deze bepaling gerichte vragen gesteld; maar Adidas c.s. hadden zich in de feitelijke instanties wél op de dienovereenkomstige bepalingen van Benelux merkenrecht beroepen27., en de cassatiemiddelen die thans nog ter beoordeling staan betreffen mede de hierover door het Bossche hof gegeven beslissingen. Het gaat in deze fase van het cassatiegeding dus (ook) over de reikwijdte van deze bepaling(en).

29.

Het arrest van het HJEG heeft, ook wat dit betreft, al verschillende commentaren opgeleverd28.; maar ik geloof dat de daarin behandelde vragen voor de nu in cassatie te beoordelen resterende geschilpunten niet van belang zijn. Ik volsta daarom met een korte samenvatting van het oordeel van het HJEG, met vermelding van het gegeven dat volgens mij nu wél van belang is.

30.

In rov. 38 geeft het HJEG aan dat op de voet van art. 5 lid 2 van de Richtlijn aan bekende merken (dat het in geding zijnde merk van Adidas c.s. een bekend merk is, staat vast) een ruimere bescherming toekomt dan de op art. 5 lid 1 van de Richtlijn berustende bescherming29..

Blijkens de dan volgende overwegingen is voor de hier beoogde bescherming tegen ongerechtvaardigd voordeel trekken uit, of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van een bekend merk geen verwarringsgevaar vereist; en is daarvoor voldoende dat het bekende merk en het wegens inbreuk aangesproken teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het publiek een verband tussen beide legt (en, uiteraard, dat mede daardoor het ongerechtvaardigd voordeel trekken of afbreuk doen waartegen de bepaling zich keert, kan plaatsvinden30..

Voor de huidige cassatiezaak komt het aan op wat er dan volgt: ook bij deze beoordeling, die globaal en met inachtneming van alle omstandigheden moet worden uitgevoerd, komt geen betekenis toe aan de ‘vrijhoudingsbehoefte’.

31.

Zoals ik al even liet blijken besteedt het HJEG in zijn antwoord ook aandacht aan art. 6 van de Merkenrichtlijn (ook deze bepaling vindt men in de ‘nieuwe’ Richtlijn terug, ditmaal in geheel ongewijzigde vorm).

In rov. 44 e.v. constateert het HJEG (in een voor mijn verantwoordelijkheid komende samenvatting), dat deze bepaling een exponent is van de ‘vrijhoudingsbe-hoefte’, en dat de strekking ervan is — voorzoveel voor de onderhavige zaak van belang — om voor alle marktdeelnemers de mogelijkheid te waarborgen, beschrijvende aanduidingen te gebruiken. Streepmotieven die een zuiver decoratief effect beogen houden geen verband met de (beschrijvende aanduiding van de) kenmerken van de desbetreffende waren waar art. 6 van de Richtlijn in dit verband op gericht is. Deze bepaling (en de weerslag daarvan in art. 2:23 lid 1 onder b BVIE) speelt dus geen rol bij de vraag die thans ter beoordeling staat.

32.

Daarmee is, hoop ik, het kader voor de beslissing die thans van de Hoge Raad gevraagd wordt, geschetst. Ik kom er dan toe, dat de navolgende wijze van afdoening van deze zaak in cassatie moet worden aanbevolen:

—

Middel I is in de omvang waarin dat in het arrest van 16 februari 2007 al werd aangenomen, gegrond. Het eindarrest van het hof komt om die reden voor vernietiging in aanmerking; voor zover Middel II onder C op de klacht van Middel I voortbouwt (zoals men zou kunnen lezen in al. 28 onder d van de cassatiedagvaarding), is ook die klacht gegrond.

—

Ook de klachten van Middel II B onder (ii) en (iii) waarin wordt geklaagd over het feit dat het hof aan de ‘vrijhoudingsbehoefte’ betekenis heeft toegekend, zijn in zoverre gegrond (en volgens mij betreft Middel II B onder a nr. (v) althans gedeeltelijk dezelfde klacht, zie ook alinea 55 van de conclusie voor het arrest van 16 februari 2007). Dat moet leiden tot vernietiging van het mede op dit gegeven berustende oordeel van het hof. Zoals ik hiervóór heb betoogd, meen ik dat het hof dit gegeven bij zijn oordeel over alle varianten van de door Adidas c.s. beweerde merkinbreuk heeft betrokken.

—

Zoals in alinea 24 hiervóór (zie met name voetnoot 22) is gebleken, leid ik uit rov. 4.2.2 van het arrest van 16 februari 2007 af dat de Hoge Raad het oordeel van het Bossche hof in rov. 4.23 over het onvoldoende onderbouwd zijn van het beroep van Adidas c.s. op het toenmalige art. 13A lid 1 aanhef en onder c BMW in het licht van de klachten van Middel I als ondeugdelijk heeft aangemerkt; wat betekent dat het op deze overweging gerichte Middel II onder C (anders dan ik eerder heb verdedigd) in zoverre gegrond is. (Onder andere subonderdeel c uit alinea 28 van de cassatiedagvaarding is op dit aspect van het oordeel van het Bossche hof gericht).

Voor het overige beoordeel ik de klachten van de Middelen II, III en IV als ongegrond. Ik heb in alinea's 47 – 67 van de conclusie voor het arrest van 16 februari 2007 al aangegeven waarom ik daar zo over denk, en verwijs nu naar het daar opgemerkte.

33.

In alinea 26 hiervóór is onder ogen gezien — en als erg onaannemelijk gekwalificeerd — een uitleg van de eerdere uitspraak van de Hoge Raad en van het in cassatie bestreden arrest in die zin, dat na vernietiging en verwijzing alleen nog beoordeling van de inbreukvraag ‘ex nunc’ aan de orde zou zijn. (Zoals aldaar opgemerkt, blijft dan overigens van belang of die beoordeling met inachtneming van de in rov. 4.17 van het bestreden arrest neergelegde beschouwingen over de ‘vrijhoudingsbehoefte’ moet plaatsvinden, of juist met inachtneming van wat het HJEG daarover heeft vastgesteld (en het lijkt mij vanzelfsprekend dat het dat laatste moet zijn)).

Het is, met het oog op de hier voor mogelijk gehouden benadering, voor het hof waarnaar verwezen wordt wel van belang dat er uitsluitsel wordt gegeven over de vraag of verdere beoordeling slechts ‘ex nunc’, dan wel ‘ex nunc’ én ‘ex tunc’ moet gebeuren; uitsluitsel over het door mij zojuist als vanzelfsprekend gekwalificeerde antwoord, zal daarbij ongetwijfeld op prijs worden gesteld.

Voor het dictum lijkt mij overigens dat dit geen relevant verschil oplevert.

Conclusie

Ik concludeer tot vernietiging van het bestreden eindarrest en tot verwijzing van de zaak op de gebruikelijke voet.

De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

Beroepschrift 24‑05‑2005

Heden, de vierentwintigste mei tweeduizendvijf, ten verzoeke van

1.

de vennootschap naar Duits recht ADIDAS AG, gevestigd en kantoorhoudende te Herzogenaurach, Duitsland;

2.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ADIDAS BENELUX BV gevestigd en kantoorhoudende te Etten-Leur,

te dezer zake domicilie kiezende te Rijswijk aan de Haagweg nr.108 (Postbus 1213, 2280 CE), ten kantore van de advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden mr. K. Aantjes die ten deze tot advocaat wordt gesteld en als zodanig zal occuperen, alsmede domicilie kiezende te 's‑Gravenhage aan de Kazernestraat nr. 52, ter Griffie van de Hoge Raad der Nederlanden;

Heb ik,

[Marcel Ide Lambert Stalman, gerechtsdeurwaarder, met woon- en vestigingsplaats 's‑Hertogenbosch en aldaar kantoorhoudende aan de Van der Does de Willeboissingel 45;]

1e AAN:

1.

de commanditaire vennootschap MARCA MODE, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, alsmede haar beherende vennoten: [beherend vennoot 1], wonende te [woonplaats], [beherend vennoot 2], wonende te [woonplaats], [beherend vennoot 3], wonende te [woonplaats], te dezer zake uitdrukkelijk domicilie gekozen hebbende te 's‑Hertogenbosch, aan de Statenlaan 55 (Postbus 1714, 520C BT), ten kantore van de advocaat en procureur mr. Ph.C.M. van der Ven, aldaar mijn exploit doende, sprekende met en afschrift dezes latende aan:

[L. Strang,]

aldaar werkzaam;

2.

de commanditaire vennootschap C&A NEDERLAND, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, alsmede haar beherende vennoten:[beherend vennoot 1], [beherend vennoot 2], [beherend vennoot 4], wonende te [woonplaats], [beherend vennoot 5], wonende te [woonplaats], [beherend vennoot 3], wonende te [woonplaats], te dezer zake uitdrukkelijk domicilie gekozen hebbende te 's‑Hertogenbosch, aan de Statenlaan 55 (Postbus 1714, 5200 BT), ten kantore van de advocaat en procureur mr. Ph.C.M. van der Ven, aldaar mijn exploit doende, sprekende met en afschrift dezes latende aan:

[L. Strang,]

aldaar werkzaam;

3.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H&M HENNES & MAURITZ NETHERLANDS BV, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, te dezer zake uitdrukkelijk domicilie gekozen hebbende te 's‑Hertogenbosch, aan de Statenlaan 55 (Postbus 1714, 5200 BT), ten kantore van de advocaat en procureur mr. G.S.C.M. van Roeyen, aldaar mijn exploit doende, sprekende met en afschrift dezes latende aan:

[L. Strang,]

aldaar werkzaam;

4.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VENDEX KBB NEDERLAND BV gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam te dezer zake uitdrukkelijk domicilie gekozen hebbende te 's‑Hertogenbosch, aan de Statenlaan 55 (Postbus 1714, 5200 BT), ten kantore van de advocaat en procureur mr. Ph.C.M. van der Ven, aldaar mijn exploit doende, sprekende met en afschrift dezes latende aan:

[L. Strang,]

aldaar werkzaam;

AANGEZEGD:

dat mijn requiranten hierdoor beroep in cassatie instellen tegen de arresten van het gerechtshof te 's‑Hertogenbosch, op respectievelijk 8 juni 1999 en 29 maart 2005 onder rolnummers C9700988 en C9900284 tussen partijen gewezen;

2e GEDAGVAARD:

de gerequireerden voornoemd

om op vrijdag de vierentwintigste juni tweeduizendvijf, des voormiddags te 10.00 uur, niet in persoon, doch vertegenwoordigd door een advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden te verschijnen ter terechtzitting van de Hoge Raad de Nederlanden alsdan en aldaar te houden in het gebouw van de Hoge Raad der Nederlanden aan de Kazernestraat nr.52 te 's‑Gravenhage;

TENEINDE:

alsdan tegen voornoemde arresten te horen aanvoeren het navolgende:

Middel van cassatie:

Schending van het recht en/of verzuim van vormen waarvan de niet-inachtneming nietigheid met zich brengt doordat het Gerechtshof heeft overwogen als in de bestreden arresten is geschied, zulks ten onrechte, om de navolgende, zo nodig in onderling verband en samenhang in aanmerking te nemen redenen;

Inleiding

1.

adidas is rechthebbende in de Benelux op onder andere de beeldmerkinschrijvingen 001.340, 325.509, 362.768 en de internationale registraties 414.034-037, van het 3-Strepen-merk, bestaande uit drie parallel lopende, verticale strepen van dezelfde breedte die aan de zijkant over de gehele lengte van de schouders, de mouwen, de broekspijpen en/of de naden van de zijkant van de kledingstukken lopen waarop zij zijn aangebracht, en met de basiskleur van dat kledingstuk contrasteren.

2.

Het merk is ingeschreven voor de waren sport- en vrijetijdskleding.

3.

Marca Mode, C&A en H&M gebruiken een teken bestaande uit twee strepen, dat in dezelfde vorm en op dezelfde wijze en dezelfde plaats wordt aangebracht op dezelfde soort van waren.

4.

Deze zaak heeft betrekking op de beschermingsomvang van het 3-Strepen-merk. Het hof heeft vastgesteld dat het 3-Strepen-merk een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis Verdrag van Parijs is met een ruime beschermingsomvang (rov. 4.17) en dat het twee strepen merk gebruikt wordt voor dezelfde waren (rov 4.16). Het hof meent desondanks dat er geen inbreuk is, omdat de beschermingsomvang van het 3-Strepen-merk beperkt dient te blijven tot tekens bestaande uit drie strepen en omdat het teken van Marca noch (gevaar voor) verwarring veroorzaakt, noch (gevaar voor) verwatering of schade aan de reputatie van het 3-Strepen-merk.

5.

Het hof overweegt in rov. 4.15, ten aanzien van het tijdstip waarop de merkinbreuk dient te worden beoordeeld:

‘4.15

De gestelde merkinbreuken hebben in 1996 plaatsgevonden. Bij de beoordeling van de vorderingen gaat het om de (markt)situatie in dat jaar en niet om de situatie van dit moment. Met andere woorden: de gestelde merkinbreuk dient ‘ex tunc’ te worden beoordeeld.’

6.

Kennelijk in verband daarmee heeft het hof in rov. 4.23 het beroep van adidas op het rapport van op het rapport d.d. 20 oktober 2004 van drs. [naam 1] niet gehonoreerd en dit rapport ook niet anderszins bij zijn oordeelsvorming betrokken. Tegen de overweging dat de gestelde merkinbreuk ‘ex tunc’ dient te worden beoordeeld richt zich Middel I.

7.

Middel II richt zich in al zijn onderdelen a t/m c tegen de wijze waarop het hof het verwarringsgevaar beoordeelt.

8.

In rov. 4.17 stelt het hof vast dat het 3-Strepen-beeldmerk een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs, alsmede dat aan het beeldmerk als zodanig in 1996 door inburgering grote onderscheidende kracht toegeschreven dient te worden. Ook stelt het hof dat aan het beeldmerk een ruime beschermingsomvang toekomt ‘voor zover het om het drie-strepen-motief gaat’. Evenwel vervolgt het hof:

‘(…) Het wil tegelijkertijd niet zeggen dat de beschermingsomvang van het beeldmerk zich daardoor mede is gaan uitstrekken over andere streepmotieven. Strepen en eenvoudige streepmotieven zijn naar hun aard tekens die zich niet lenen voor een dergelijke in de breedte uitwaaierende monopolisering, strepen en eenvoudige streepmotieven zijn naar het oordeel van het hof algemeen gangbaar en dienen daarom ook voor derden beschikbaar te zijn, ook wanneer één bepaald streep motief zich heeft weten op te werken tot een algemeen bekend merk met grote onderscheidende kracht.’

9.

In rov 4.18 kondigt het hof aan de verschillende grondslagen voor de vorderingen van adidas te zullen bezien in het licht van de daarvoor in 4.13 tot en met 4.17 genoemde uitgangspunten.

10.

Middel II, onderdeel A richt zich tegen dit in rov. 4.17 en 4.18 door het hof geformuleerde uitgangspunt, dat de beschermingsomvang van het 3-Strepen-merk beperkt is tot drie-strepen-motieven wegens het belang van beschikbaarheid van streepmotieven voor derden. Zowel de stelling zelf als het uitgangspunt waarop zij berust — het gevaar dat een andere beslissing monopolisering van strepen en eenvoudige streepmotieven zou bevorderen — zijn onjuist.

11.

In 4.20 beoordeelt het hof vervolgens de omvang van de bescherming van het 3-Strepen-beeldmerk tegen directe of indirecte verwarring. Het oordeelt dat auditieve en begripsmatige gelijkenis niet aan de orde is. Wat betreft de visuele gelijkenis oordeelt het hof dat het verschil tussen het drie- en het twee-strepen-motief een wezenlijk verschil is dat direct opvalt en stelt dat derhalve noch gevaar voor directe, noch voor indirecte verwarring bestaat.

12.

Middel II, onderdeel B richt zich ten eerste en met name tegen het oordeel, dat het enkele verschilpunt van de ‘ontbrekende’ derde streep reeds meebrengt dat er geen sprake is van verwarring. De motivering van dit oordeel en de wijze waarop het tot stand komt is in strijd met het verwarringsbegrip in het Europees- en Benelux merkenrecht. Voorts beslist het hof dat geen overeenstemming bestaat tussen de tekens uitsluitend op grond het feit dat van één verschilpunt dat naar het oordeel van het hof het publiek onmiddellijk opvalt. Ook dit oordeel is in wijze van totstandkomen en motivering in strijd met de regels die gelden voor het merkenrechtelijk rechtsbegrip van verwarring. Het middel richt zich daarnaast tegen het oordeel van het hof, dat begripsmatige gelijkenis in deze zaak voor de verwarringsvraag niet aan de orde is.

13.

Middel II, onderdeel C betreft het oordeel van het hof dat zich geen (gevaar voor) verwatering of voor het trekken van ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van het merk van adidas (‘aanhaken’) voordoet, daar adidas onvoldoende onderbouwd heeft dat het in aanmerking komende publiek in 1996 een verband legde tussen merk en teken, terwijl het hof hetgeen daaromtrent wel naar voren is gebracht en betrekking heeft op de huidige omstandigheden, om die laatste reden irrelevant acht.

I
14.

Het hof heeft in zijn arrest het recht geschonden, in het bijzonder art. 13A, aanhef en lid 1 sub b en c Benelux merkenwet, zoals dit dient te worden uitgelegd in het licht van art. 5, leden 1 aanhef en sub b, 2 en 3 van de Eerste merkenrichtlijn 89/104 van 21 december 1988, en/of art 254 Rv, en/of art. 343–356 Rv, en/of art. 41, tweede lid en art. 50, eerste lid van het TRIPs-verdrag, en/of vormen verzuimd die op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven door te overwegen als hierna zal worden uiteengezet. Op grond daarvan kan het arrest niet stand blijven.

a)

Door in overweging 4.15 te overwegen zoals het heeft gedaan, en door — kennelijk op grond van die overweging — in rov. 4.23 te weigeren om het rapport d.d. 20 oktober 2004 van drs. [naam 1] bij zijn oordeelsvorming te betrekken, heeft het hof het recht geschonden door te miskennen dat een verbodsvordering niet uitsluitend beoordeeld mag worden in het licht van een beslissing over de merkinbreuk ex tunc. Het Benelux merkenrecht, het karakter van het Nederlandse kort geding alsmede de aard van het appel, en het TRIPs-verdrag verzetten zich tegen het weigeren in appel van de gevraagde voorziening in de vorm van een verbod, indien voor het verlenen van die voorziening ten tijde van de uitspraak door de rechter in appel voldoende grond bestaat, zelfs als ten tijde van de aanvang van het aangevallen gebruik voor het verlenen van die voorziening geen grond zou hebben bestaan, quod non.

b)

Merkinbreuk heeft het karakter van een voortgaande handeling in het economisch verkeer van het heden. Voor deze handeling in het heden wordt een adequate redressering verzocht door middel van een rechterlijk verbod. De rechter moet de gegrondheid van het toekennen van een verbod dat, als ordemaatregel, voor het heden gevorderd wordt, kunnen baseren op de situatie zoals die in het heden tussen partijen bestaat. Dit brengt mee dat, waar een verbodsvordering in hoger beroep aan de orde is, in feite — uitgaande van de situatie, dat de rechter in eerste instantie het verbod heeft toegekend — om twee dingen wordt verzocht: bevestiging van het in eerste instantie gegeven verbod tot de uitspraak in hoger beroep en bestendiging van dat verbod voor de tijd na de uitspraak in hoger beroep. Als de omstandigheden in de tussenliggende tijd gewijzigd zijn, dient de rechter in feite twee beslissingen te nemen. In ieder geval kan de rechter het gevorderde verbod niet weigeren als deze maatregel ten tijde van de uitspraak in hoger beroep rechtens op zijn plaats is.

i.

Dit volgt op de eerste plaats uit de functie van het verbod in verband met het karakter van het merkenrecht als economisch ordeningsrecht. De beslissing ten aanzien van de gegrondheid van het verbod ten tijde van de aanvang van het aangevallen gebruik is in het hoger beroep nog slechts indirect, en dus secundair, van betekenis voor het vaststellen van eventuele plichten tot schadevergoeding in verband met het onterecht handhaven door de rechthebbende, dan wel overtreden door de inbreukmaker, van het verbod in eerste instantie. De hoofdfunctie van het gevorderde verbod blijft een op het merkenrecht gebaseerde economische ordemaatregel die een ex tunc karakter par excellence heeft. Door te weigeren zich over de situatie ex tunc uit te laten, miskent het hof dit.

ii.

Door de gegrondheid van het verbod uitsluitend ex tunc te beoordelen schendt het hof ook art. 254 Rv. De functie van het kort geding is op de eerste plaats om adequate rechtsmaatregelen mogelijk te maken in alle spoedeisende zaken waarin, gelet op het belang van partijen, een onmiddellijke voorziening bij voorraad wordt geëist. Ook in hoger beroep is de onmiddellijke voorziening bij voorraad waar het om draait en die spoedeisend is, niet de vraag of in het verleden een verbod op zijn plaats zou zijn geweest maar de behoefte om voor het nu de maatregel van een verbod te verkrijgen. Zou het onderwerp van de rechtsstrijd in hoger beroep (ook) wat het gevorderde verbod betreft gefixeerd worden op (uitsluitend) de vraag of een bepaald verbod op zijn plaats zou zijn geweest in het verleden, dan maakt dat het hoger beroep nutteloos voor de doeleinden waarvoor nu juist de mogelijkheid van een kort geding in het leven is geroepen.

iii.

Het hof schendt daarnaast het systeem van het Wetboek van rechtsvordering, zevende titel, derde afdeling (artt. 343–356) door te beslissen dat het in hoger beroep gevorderde verbod geen betrekking kan hebben op de (inbreuk-)situatie in hoger beroep. Aangezien het appel een volledige, tweede behandeling van het geding mogelijk dient te maken en aangezien het onderwerp van dit geding is de voortgaande inbreuk c.q. het voortgaande gebruik van het teken door gedaagde, kan het voorwerp van het geding in hoger beroep niet beperkt zijn tot de situatie omtrent de inbreuk op het tijdstip van de dagvaarding of van de uitspraak in eerste instantie of tot de tijdsperiode tussen deze twee, alsof de inbreuk niet voortgaand van aard was of althans na de uitspraak in eerste instantie niet meer voortgaand van aard was, doch op een tijdmoment of tijdsperiode in het verleden gefixeerd kon worden.

iv.

Tenslotte schendt de beslissing van het hof art. 41, tweede lid en art. 50, eerste lid van het TRIPs-verdrag. De consequentie van de door het hof gevolgde ex tunc benadering is immers dat na de uitspraak in eerste instantie, iedere ontwikkeling in de richting van ‘meer inbreuk’ vanaf de aanvang van het aangevallen inbreukmakend gebruik in beginsel onderwerp van een nieuw geding voor een andere rechter zou moeten worden, adidas zou gedurende de loop van het huidige geding jaarlijks of in ieder geval periodiek een nieuwe ‘steekproefprocedure’ hebben moeten starten om uit te vinden of de rechter de beschermingsomvang van het teken thans wel voldoende ver gevorderd zou achten om op te treden tegen de twee strepen van Marca. Een dergelijk stelsel is in strijd met een goede proceseconomie en maakt merkenprocedures onnodig ingewikkeld en kostbaar, zulks in strijd met art. 41, tweede lid van het TRIPs-verdrag. Daarnaast zou een ex tunc regel die het hof belet om een beslissing te nemen die een adequaat antwoord vormt op een actuele en legitieme beschermingsbehoefte van de merkhouder, naar letter en geest een beperking inhouden van de bevoegdheid van het hof om onmiddellijke en doeltreffende voorlopige maatregelen te gelasten om te beletten dat zich een inbreuk op merkenrecht voordoet. Mitsdien zou een dergelijke beperking tevens in strijd zijn met art. 50, lid 1 TRIPs-verdrag.

II
15.

Het hof heeft in zijn arrest het recht geschonden, in het bijzonder art. 1 Benelux Merkenwet in verband met art. 3, lid 1 aanhef en a–e van de merkenrichtlijn, en/of 13A, aanhef en lid 1 sub b, c en d Benelux Merkenwet, zoals dit dient te worden uitgelegd in het licht van ait. 5, leden 1 aanhef en sub b, 2 en 3 van de merkenrichtlijn, en/of vormen verzuimd die op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven door te overwegen als hierna in de afzonderlijke onderdelen zal worden uiteengezet. Op grond van deze onderdelen, op zichzelf of in onderling verband gelezen, kan het arrest niet in stand blijven.

16.

Door in de overwegingen 4.17 – 4.18, 4.19 – 4.21 en 4.22 – 4.24 te overwegen zoals het heeft gedaan, heeft het hof het recht geschonden door te miskennen dat de door het hof aangevoerde argumenten niet kunnen dienen om binnen het systeem van het merkenrecht te adstrueren dat de bescherrningsomvang van het 3-Strepen-merk zich niet uitstrekt en/of niet kan uitstrekken tot het gebruik van een twee-strepen-teken als door Marca en H&M. Indien het hof hier wel van een juiste rechtsopvatting is uitgegaan, zijn deze overwegingen en beslissingen onbegrijpelijk, althans zonder nadere redengeving (die ontbreekt) onbegrijpelijk.

A
a)

Onbegrijpelijk want innerlijk tegenstrijdig is dat het hof in rov. 4.17 stelt dat aan het beeldmerk een ‘ruime’ beschermingsomvang toekomt (slechts) voor zover het om het drie-strepen-motief gaat, hetgeen kennelijk impliceert dat een streepmotief dat niet uit drie strepen bestaat daarbuiten valt. Immers, daardoor is in plaats van de ruime beschermingsomvang die een algemeen bekend merk toekomt juist sprake van een zeer gelimiteerde beschermingsomvang.

b)

De beslissing dat de beschermingsomvang van het beeldmerk zich niet mede ‘kan gaan uitstrekken over andere streepmotieven’ motiveert het hof met de stelling dat strepen en eenvoudige streepmotieven naar hun aard tekens zijn die zich niet lenen voor een in de breedte uitwaaierende monopolisering. Strepen en eenvoudige streepmotieven zijn naar het oordeel van het hof algemeen gangbaar en dienen daarom ook voor derden beschikbaar te zijn. Hierdoor miskent het hof,

i.

dat het merk van adidas niet is ingeschreven als een claim op ‘streepmotieven’ in het algemeen maar slechts als een specifiek teken in de vorm van een drie-strepen-motief, te gebruiken voor specifieke artikelen — sport- en vrijetijdskleding — op een specifieke wijze — verticale strepen, van dezelfde breedte, aan de zijkant, over de hele lengte. Hoewel de beschermingsomvang uiteraard niet beperkt is tot het merk zoals ingeschreven, is het evident dat hiermee reeds ontelbare op kleding gebruikte streepjesmotieven van diverse aard buiten de beschermingsomvang van het merk vallen en dat derhalve geen sprake kan zijn van een ‘in de breedte uitwaaierende monopolisering’ waarover het hof rept. 's hofs beslissing is daarom zonder nadere motivering, die ontbreek, onbegrijpelijk.

ii.

dat het belang van beschikbaarheid van derden krachtens HvJEG 18 juni 2002, Philips/Remington en van 6 mei 2003, BIE 2004, nr. 50 p. 305, Libertel, in het systeem van de richtlijn wel dient te wonden meegewogen in het raam van de beoordeling van de verschillende in artikel 3 van de richtlijn opgesomde weigeringsgronden, doch dat, als — zoals het hof heeft vastgesteld voor het 3-Strepen-merk — een teken in de perceptie van het publiek de herkomst van de waar kan identificeren, aan dat teken onderscheidend vermogen toekomt en het dus beschermd wordt als merk, zoals laatstelijk ten aanzien van het gemeenschapsmerk nog uitdrukkelijk bevestigd in GEA 10 november 2004, IER 2005, 112, Storck/BHIM (‘Werthers Original’), cf rov 55. Hierdoor heeft het hof het recht geschonden. Indien het hof hier wel van een juiste rechtsopvatting is uitgegaan, zijn deze overwegingen en beslissingen onbegrijpelijk, althans zonder nadere redengeving (die ontbreekt) onbegrijpelijk.

iii.

dat, indien het teken niet onder een van de onder a genoemde weigeringsgronden valt, het belang van beschikbaarheid niet meer (opnieuw en dubbelop) in het kader van de bepaling van de beschermingsomvang aan de orde mag komen. Dit volgt impliciet maar helder uit HvJEG 29 september 1998, Canon/Cannon en HvJEG 23 oktober 2003 adidas/Fitnessworld.Het hof miskent doel en strekking van de merkbescherming wanneer tekens die door de rechthebbende als merk bedoeld zijn en door het publiek als zodanig gepercipieerd worden. — er treedt immers herkomstverwarring op! — niettemin merkenrechtelijke bescherming wordt onthouden. De toets aan het algemeen belang kan niet ad libitum worden uitgebreid in die zin dat alle factoren die het bestaan, de geldigheid en de omvang van het merkrecht bepalen door de rechter naar willekeurig inzicht aan een toets aan het algemeen belang van de beschikbaarheid van een teken kunnen worden onderworpen. Hierdoor heeft het hof het recht geschonden. Indien het hof hier wel van een juiste rechtsopvatting is uitgegaan, zijn deze overwegingen en beslissingen onbegrijpelijk, althans zonder nadere redengeving (die ontbreekt) onbegrijpelijk.

B
17.

Het hof neemt in rov. 420 aan dat er geen gevaar voor verwarring in de zin van de wet kan bestaan tussen een merk en een teken die een verschil vertonen dat direct opvalt

18.

Ten onrechte, omdat

a)

het hof bij de beoordeling van het verwarringsgevaar niet op de juiste wijze de juiste criteria hanteert en in zijn algemeenheid uitgaat van een juridisch onjuiste invulling van het begrip (gevaar voor) verwarring.

(i)

Het hof heeft, ten eerste, ten aanzien van het element van de overeenstemming van de tekens, geoordeeld dat één punt van verschil de doorslag dient te geven om tot afwijzing van verwarringsgevaar te concluderen, ondanks dat er kwantitatief veel méér, en op grond van HR Bigott/Doucal 16 april 1999, IER 1999,161, kwalitatief veel zwaarder wegende, punten van overeenstemming zijn.

i.

Parallelle strepen

ii.

Val gelijke breedre

iii.

In een contrasterende kleur,

iv.

Verticaal aangebracht

v.

Over de gehele lengte van

vi.

de zijkant

vii.

Van kledingstukken

(ii)

Ten tweede heeft het hof bij de beoordeling van het directe en indirecte verwarringsgevaar onder art. 13A, lid 1 aanhef en sub b, twee van de drie elementen die daarvoor relevant zijn geheel niet, althans niet (voldoende) gemotiveerd in de overwegingen betrokken. Krachtens considerans 10 bij de merkenrichtlijn alsmede de rechtspraak van het HvJEG(arrest van 29 september 1998, Canon/Cannon rov, 17, in fine, cf. ook reeds HvJEG 11 november 1997, NJ 1998, 523; BIE 1998, p. 64 Sabel/PUMA), spelen immers naast de overeenstemming van de tekens, de bekendheid van het merk en de soortgelijkheid van de waren een beslissende rol. Deze factoren moeten dus worden meegewogen voor het oordeel over het rechtsbegrip van (te duchten) herkomstverwarring. Dit rechtsbegrip herkomstverwarring behelst méér dan de enkele vraag of op grond van de punten van overeenstemming of verschil tussen de tekens, feitelijke verwarring tussen de tekens ontstaat. Niettemin worden deze voor de rechtsvraag van herkomstverwarring wezenlijke elementen van de bekendheid van het merk en de soortgelïjkheid van de waren door het hof in rov. 21 ten onrechte en zonder nadere motivering aangemerkt als ‘omstandigheden’ niet veranderen, zulks terwijl er sprake is van identieke waren en een algemeen bekend merk. In die omstandigheden kan zelfs bij relatief geringe overeenstemming een teken reeds inbreuk maken op de zone die het recht voorbehoudt aan de bescherming van het bekende merk. Deze criteria voegen dus, in dit geval in zeer hoge mate, toe aan het inbreukmakend karakter. Zij moeten voeren tot een uitkomst die haaks staat op de conclusie van het hof, dat er geen gevaar voor verwarring zou bestaan. Nu dat niet zo is, moet het hof wel zijn uitgegaan van een onjuiste invulling van het rechtsbegrip verwarring, te weten een die uitsluitend is afgestemd op feitelijke verwarring van uitsluitend de tekens.

(iii)

Indien het hof hier wel van een juiste rechtsopvatting is uitgegaan, is deze overweging en beslissing onbegrijpelijk. Nu de bekendheid van het merk en de soortgelijkheid van de waren zó evident aanleiding geven tot een versterkte bescherming van het merk, kan het hof niet zonder nadere motivering volstaan met de lakonieke mededeling dat deze omstandigheden het oordeel onder 4.20 niet veranderen, en behoeft het op zijn minst nadere verklaring waarom zij dat oordeel niet veranderen.

(iv)

Onterecht althans onbegrijpelijk is derhalve dat het hof deze criteria niet bespreekt, althans ze onverschillig acht voor zijn beslissing.

(v)

Beziet men rov. 4.17 en 4.20–4.21 in onderling verband, dan blijkt dat het hof ten onrechte een juridisch begrip verwarring hanteert dat in twee opzichten totaal verschilt van het stelsel van de richtlijn en de rechtspraak van het HvJEG.Met voorbijgaan van het HvJEG-stelsel, dat bij een (algemeen) bekend merk het algemeen belang bij vrijhouding door inburgering ‘overruled’ wordt en bovendien door bekendheid eerder verwarring optreedt, stelt het hof, dat het vrijhoudingsbelang bij de verwarringsvraag wèl opnieuw aan de orde komt en verwarring minder snel mag worden aangenomen. Met voorbijgaan van het stelsel van de richtlijn, dat verwarring ten aanzien van de herkomst door overeenstemming van het teken beslissend is, stemt het hof af op de vraag of het publiek (feitelijk) de tekens verwart, waarvan volgens het hof geen sprake meer is bij het bestaan van één verschilpunt dat direct opvalt.

b)

het hof ten onrechte geen enkel onderscheid maakt tussen de beoordeling van het directe en het indirecte verwarringsgevaar, terwijl 's hofs vaststelling dat één opvallend verschil voldoende is om het verwarringsgevaar weg te nemen, ten aanzien van indirecte verwarring nog minder aannemelijk is dan ten aanzien van direct verwarringsgevaar. Deze vaststelling miskent immers dat kenmerkend is voor indirecte verwarring dàt het publiek een verschil waarneemt tussen merk en teken en niettemin een verband legt tussen de merkhouders en gebruikers van de tekens. HvJEG 11 november 1997, NJ 1998, 523; BIE 1998, p. 64 Sabel/PUMA brengt indirecte verwarring onder het begrip associatie, in die zin dat het publiek weliswaar niet het merk en het teken zelf met elkaar verwart, doch wel een verband legt tussen merkhouder en gebruikers op het teken en het merk en die met elkaar verwart. Deze indirecte verwarring bestaat dus zelfs bij uitstek als er een verschil is tussen teken en merk;

c)

het hof voetstoots en zonder enige motivering aanneemt dat begripsmatige gelijkenis niet aan de orde is. Door te beslissen dat dit ‘niet aan de orde’ is geeft het hof niet zozeer blijk van een feitelijk oordeel dat begripsmarige gelijkenis zich niet voordoet, doch van een a priori rechtsoordeel dat het zich niet kan voordoen, terwijl dit onbegrijpelijk is nu het integendeel voor de hand ligt dat er begripsmatige gelijkenis kan bestaan tussen een twee- en een drie-strepen-motief die op dezelfde wijze op dezelfde waren zijn aangebracht.

Tegen het tussenarrest van hof Den Bosch 8 juni 1999 in zaaknr KG C9700988
19.

In het tussenarrest van 8 juni 1999 neemt het hof aan, in rov. 4.10, dat van direct verwarringsgevaar geen sprake is omdat teken en merk, hoewel zij een overeenstemming vertonen, zich voldoende onderscheiden om te voorkomen dat zij kunnen worden verward. Tegen dit oordeel worden dezelfde argumenten aangevoerd als hierboven onder B, sub 1, a–d.

20.

In rov. 4.11 van het tussenarrest beoordeelt het hof het indirecte verwarringsgevaar. Ten eerste stelt het hof dat een directe en in redelijkheid niet tot betwisting aanleiding gevende aanwijzing van zulk een verwarring tussen de gerechtigden tot merk en teken niet door partijen gesteld of aannemelijk gemaakt is. Het stellen van deze eis is in strijd met het recht. Indirecte verwarring refereert onder meer aan de situatie waarbij de consument zich de verschillen tussen teken en merk realiseert en ze dus niet verwart. Doch ook verwarring van de herkomst is niet een ‘hard’ vereiste: indirecte verwarring is er óók, als de consument niet dezelfde herkomst aan de waren toeschrijft, doch slechts aanneemt dat er een of andere band in economische of juridische zin tussen de ondernemingen bestaat. Het hof miskent dit duidelijk door te eisen, dat adidas een directe aanwijzing van verwarring tussen de gerechtigden tot het merk en het teken aannemelijk maakt. Het eist dus te onrechte verwarring tussen de gerechtigden in plaats van het leggen van een verband tussen de gerechtigden.

21.

Indien het hof wel van een juiste rechtsopvatting is uitgegaan, is het stellen van deze eis onbegrijpelijk. Het hof spreekt van indirect verwarringsgevaar en kenmerkend voor een gevaar is dat het ook kan bestaan als het zich (nog) niet verwezenlijkt heeft. In het licht van de bekendheid van het merk en de soortgelijkheid van waren ligt het bestaan van dit gevaar voor de hand. Daarbij komt de aanzienlijke overeenstemming van de tekens. Het hof heeft immers in strijd met het recht, althans onbegrijpelijk, zonder motivering het ene verschil zwaarder laten wegen dan de zeven onder B, 1, a, genoemde overeenkomsten. In het licht van deze gecombineerde omstandigheden die op zijn minst een vermoeden van indirecte verwarring rechtvaardigen, geldt dat het hof een onredelijke bewijslast op adidas legt, die zonder nadere redengeving, die ontbreekt, onbegrijpelijk is.

22.

Het tweede punt dat het hof onder rov. 4.11 van het tussenarrest van belang acht voor het vaststellen van indirecte verwarring, is dat de gemiddelde consument van sport- en vrijetijdskleding eerder zicht zal hebben op de wijze waarop merk en teken zich onderscheiden, op het prijsverschil tussen de kleding van H&M en adidas, en op het verschil in verkooppunten. Onbegrijpelijk is hoe deze door het hof genoemde punten af zouden kunnen doen aan het gevaar voor indirecte verwarring. Immers, niet valt in te zien waarom H&M niet door een licentie met adidas gerechtigd zou kunnen zijn om via andere verkooppunten een aan het aanbod van adidas complementaire, want goedkopere, kledinglijn aan te bieden die enerzijds aan het adidas-merk refereert maar anderzijds ‘een streepje minder verdient’. Integendeel, bij de door het hof hier genoemde feiten ligt deze vorm van indirecte verwarring juist bij de door het hof genoemde consument van sport- en vrijetijdskleding vrijwel voor de hand. Daarom is zonder nadere redengeving (die ontbreekt) onbegrijpelijk dat het hof in dit punt kennelijk geen aanwijzing voor indirecte verwarring wil zien.

23.

Het derde en het vierde door het hof genoemde punt duiden eenduidig in de richting van indirecte verwarring. In combinatie met het voorgaande is onbegrijpelijk dat het hof dan in 4.12, zonder nadere redengeving, concludeert tot afwijzing van het bestaan van indirect verwarringsgevaar.

24.

Onderstreept zij dat het begrip indirecte verwarring als boven behandeld wezenlijk verschilt van het enkele gevaar van associatie, dat het hof in rov. 6.5 noemt. Van dit associatiegevaar is sprake als het publiek twee merken, bijvoorbeeld begripsmatig, met elkaar verbindt. Dat is iets anders dan wanneer het publiek op grond van de overeenstemming tussen merk en teken aanneemt dat er een of andere band in economische of juridische zin tussen de ondernemingen bestaat

C
25.

Ten onrechte overweegt het hof in rov 4.23, ten aanzien van de gestelde inbreuk op art. 13A, lid 1 aanhef en sub c, dat door adidas onvoldoende onderbouwd is dat in 1996 voldaan is aan het voor toepasselijkheid van dat lid geldende vereiste dat het in aanmerking komende publiek een verband legt tussen merk en teken. Indien het hof hier wel van een juiste rechtsopvatting is uitgegaan, zijn deze overwegingen en beslissingen onbegrijpelijk, althans zonder nadere redengeving (die ontbreekt) onbegrijpelijk.

26.

Blijkens rov. 6.7 legt het hof de overwegingen in rov. 23 e.v. mede ten grondslag aan de afwijzing, aldaar, van het beroep van adidas op lid 1, sub c in de zaak met rolnummer C9700988. Dit onderdeel is derhalve mede tegen de beslissing in rov. 6.7 gericht.

27.

Niet duidelijk en daarom onbegrijpelijk is wat het hof concreet bedoelt met de stelling dat door adidas ‘onvoldoende onderbouwd’ is dat het publiek een verband legt tussen het drie- en het twee strepen motief, adidas heeft dit immers uitgebreid onderbouwd en toegelicht.

28.

Voorzover het hof mocht bedoelen dat het door het publiek gelegde verband onvoldoende onderbouwd is indien niet een marktonderzoek aangaande de situatie in 1996 voorligt, is dat oordeel ten onrechte, om de volgende redenen, op zichzelf en in onderling verband:

a)

het hof doet dit oordeel blijkens rov 4.18 en 4.24 mede doet steunen op de hiervoor reeds behandelde onjuiste dan wel onbegrijpelijke overwegingen van het hof omtrent de beperking van de beschermingsomvang en de afwezigheid van verwarringsgevaar en de beslissing van het hof omtrent art. 13A, lid 1 aanhef en sub c reeds daarom niet in stand kan blijven;

b)

HvJEG 23 oktober 2003, adidas/Fitnessworld eist voor de toepassing van het met art. 13A. lid 1 aanhef en sub c corresponderende art 5, lid 2 rl, dat het in aanmerking komende publiek ‘een verband’ legt tussen merk en teken. Dit verband is niet hetzelfde als de eis van verwarring. Ten onrechte verwijst het hof derhalve in rov 4.24 naar 's hofs eerdere overwegingen met betrekking tot de vraag of er sprake is van gevaar voor verwarring tussen merk en teken. Ten onrechte miskent het hof dat juist de enorme bekendheid van het beeldmerk van adidas het leggen van het bedoelde verband sterk zal aanwakkeren, althans is het oordeel van het hof om die reden onbegrijpelijk.

c)

De (lichte) eis van het HvJEG dat (slechts) nodig is dat het publiek ‘een verband’ legt is in overeenstemming met de ratio van art. 13A lid sub c. Het enkele leggen van een verband, los van verwarring, volstaat immers reeds om de schade die lid c wil voorkomen, te veroorzaken. De omstandigheden die in 1996 het leggen van het door adidas/Fitnessworld bedoelde verband in hoofdzaak konden oproepen — de bekendheid van het merk, de soortgelijkheid van waren, de overeenstenuming van het teken — zijn door adidas uitvoerig gesteld. Door desondanks te oordelen dat door adidas onvoldoende onderbouwd is dat door het publiek een dergelijk verband werd gelegd is het oordeel van het hof onbegrijpelijk. Het miskent dat het oordeel met betrekking tot lid c in aanzienlijke mate niet zozeer een empirisch, doch een juridisch onderzoek en oordeel vergt of in het licht van de gestelde omstandigheden gevaar ontstaat voor schade aan de door lid c beschermde belangen en dat adidas zijn stellingen voor de doeleinden van die juridische waardering ruim voldoende onderbouwd heeft, althans had het hof in het andere geval dienen aan te geven waarom de onderbouwing door adidas in dit geval niet volstaat. Indien het hof bedoeld heeft te zeggen dat adidas een marktonderzoek aangaande de situatie in 1996 had dienen over te leggen, miskent het dat in het licht van de door de wet gestelde vereisten voor de toepasselijkheid van art. 13A., lid 1, sub c enerzijds, en de door adidas gestelde, c.q. bewezen feiten en omstandigheden anderzijds, volstonden om een antwoord te geven op de vragen of er (juridisch) gevaar voor verwatering dreigt dan wel gevaar voor ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie of het onderscheidend vermogen. Althans had het hof dienen aan te geven waar of waarom deze niet volstonden en op welke punten en waarom nadere onderbouwing door een marktonderzoek volgens het hof onontbeerlijk was voor toewijzing van de vordering.

d)

Ten onrechte verklaart het hof het door adidas in 2004 verrichte marktonderzoek dat is neergelegd in het rapport d.d. 20 oktober 2004 van drs. [naam 1] ‘voor de kwestie die hier aan de orde is niet relevant’. Het hof heeft niet heeft vastgesteld en het is ook niet aannemelijk dat zich sedert 1996 significante wijzigingen hebben voorgedaan in de bekendheid van het merk of het in aanmerking komende publiek, terwijl de overige omstandigheden zoals overeenstemming en soortgelijkheid van waren identiek zijn. Het is derhalve onbegrijpelijk dat het hof het rapport met enkel een beroep op het verschil in tijdstip in al zijn onderdelen geheel irrelevant acht.

III
29.

Het hof heeft in zijn arrest het recht geschonden, in het bijzonder art. 13A, aanhef en lid 1 sub d Benelux merkenwet, en/of vormen verzuimd die op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven door te overwegen als hierna zal worden uiteengezet. Op grond daarvan kan het arrest niet in stand blijven.

30.

Door in overweging 4.25 te overwegen zoals het heeft gedaan, en door te oordelen dat het beroep van adidas op artikel 13A, lid 1 aanhef en sub d BMW onvoldoende met op de strekking van deze bepaling toegesneden feiten of omstandigheden is onderbouwd, terwijl dat wel van adidas verwacht had mogen worden, is de beslissing van het hof onbegrijpelijk, immers leveren de door adidas aangevoerde omstandigheden met betrekking tot de bekendheid van het merk, de soortgelijkheid van waren en de overeenstemming tussen de merk en tekens voldoende op de strekking van deze bepaling toegesneden feiten of omstandigheden op.

IV
31.

De overwegingen van het hof ten aanzien van de zaak met rolnr C97/00988 betreffen beslissingen die inhoudelijk op dezelfde vragen betrekking hebben als in de zaak C9900284. Zij zijn derhalve hierboven in verband met die vragen aan de orde gesteld:

32.

De overwegingen en beslissingen in rov. 6.4–6.6 worden aan de orde gesteld in II, B, in fine.

33.

De overweging en beslissing in rov. 6.7 worden bestreden in II, C.

34.

Indien het tussenarrest op de daar naar voren gebrachte gronden op deze punten niet in stand kan blijven, kan ook de beslissing in rov. 6.8 als ondeugdelijk gemotiveerd niet in stand blijven.

Toelichting op de middelen

Inleiding

1.

De beslissing van het hof is op twee punten in strijd met het recht. Hierop worden de twee middelen gebaseerd. Het tweede middel bevat drie onderdelen. De strekking van de middelen wordt hieronder zo kort mogelijk samengevat:

‘Middel I. Beoordeling ex tunc van de inbreuk

het hof neemt in rov 4.15, in strijd met het Benelux merkenrecht, als uitgangspunt dat de gestelde merkinbreuk ‘ex tunc’ dient te worden beoordeeld;

Middel II. Beschermingsomvang
Onderdeel A. Beperking beschermingsomvang t.b.v. beschikbaarheid onterecht

in strijd met de eerste Europese Merkenrichtlijn beoordeelt het hof de beschermingsomvang van het merk in het licht van het in rov. 4.17 geformuleerde uitgangspunt, dat het belang van beschikbaarheid van strepen en streepmotieven voor derden meebrengt, dat niet uit drie strepen bestaande motieven van de bescherming tegen verwarring zijn uitgezonderd;

Onderdeel B. Directe en indirecte verwarring op onterechte gronden beoordeeld

in strijd met het Europees- en Benelux merkenrecht beperkt het hof in rov. 4.20 de toetsing of sprake is van directe en indirecte verwarring uitsluitend tot de overeenstemming van het teken met verwaarlozing van de bekendheid van het merk en de soortgelijkheid van de waren. Voorts wijst het hof ten onrechte de overeenstemming van de tekens af uitsluitend op grond van één verschilpunt dat naar het oordeel van het hof onmiddellijk opvalt. Het hof neemt ten onrechte aan dat begripsmatige gelijkenis tussen het merk van adidas en het teken van Marca niet aan de orde is.

Onderdeel C. Verwateringsgevaar c.a. ten onrechte onvoldoende onderbouwd geacht

In strijd met het recht oordeelt het hof in rov 4.23 dat adidas haar stelling, dat het in aanmerking komende publiek in 1996 een verband legde tussen merk en teken, met méér had dienen te onderbouwen dan de feiten die door adidas aangaande de situatie in 1996 zijn aangevoerd adidas heeft voldoende feiten en omstandigheden gesteld en bewezen. Er is geen reden dat het hof het marktonderzoek anno 2004 niet ten minste zijdelings bij de beoordeling had kunnen betrekken, nu er geen indicatie is dat de marktsituatie verschilt van die van 1996.’

2.

Deze punten zullen achtereenvolgens worden toegelicht.

I. De beoordeling ex tunc van de beschermingsomvang
3.

Het hof overweegt in rov. 4.15, ten aanzien van het tijdstip waarop de merkinbreuk dient te worden beoordeeld:

‘4.15

De gesteld merkinbreuken hebben in 1996 plaatsgevonden. Bij de beoordeling van de vorderingen gaat het om de (markt)situatie in dat jaar en niet om de situatie van dit moment: Met andere woorden: de gestelde merkinbreuk dient ‘ex tunc’ te worden beoordeeld.’

4.

Kennelijk in verband daarmee heeft het hof in rov. 4.23 het beroep van adidas op het rapport van op het rapport d.d. 20 oktober 2004 van drs. [naam 1] niet gehonoreerd en dit rapport ook niet anderszins bij zijn oordeelsvorming betrokken.

5.

Het hof miskent aldus dat het inbreukmakend gedrag dat in deze procedure aan de orde is het karakter heeft van een voortgaande handeling in het economisch verkeer van het heden. Voor deze handeling in het heden wordt een adequate redressering verzocht door middel van een rechterlijk verbod. De rechter moet de gegrondheid van het toekennen van een verbod dat, als ordemaatregel, voor het heden gevorderd wordt, kunnen baseren op de situatie zoals die in het heden tussen partijen bestaat.

6.

Waar een verbodsvordering in hoger beroep aan de orde is, wordt — uitgaande van de situatie, dat de rechter in eerste instantie het verbod heeft toegekend — in feite om twee dingen verzocht: bevestiging van het in eerste instantie gegeven verbod tot de uitspraak in hoger beroep en bestendiging van dat verbod voor de tijd na de uitspraak in hoger beroep. Als de omstandigheden die aanleiding kunnen geven zich in de tijd tussen de beslissing in eerste instantie en de beslissing van het hof niet gewijzigd hebben, vallen die twee beslissingen samen. Maar als de omstandigheden in de tussenliggende tijd gewijzigd zijn, dient de rechter in feite twee beslissingen te nemen. In ieder geval kan de rechter het gevorderde verbod niet weigeren als deze maatregel ten tijde van de uitspraak in hoger beroep rechtens op zijn plaats is.

7.

Dat volgt, zoals Middel I stelt, uit de functie van het verbod in verband met het karakter van het merkenrecht als economisch ordeningsrecht, uit het procesrecht inzake het kort geding als procedure die gericht is op het verkrijgen van een adequate ordemaatregel in zaken waar wegens spoedeisend belang een onmiddellijke voorziening bij voorraad gewenst is, en uit het beginsel dat in hoger beroep een volledige, tweede behandeling van het geding plaatsvindt. Daarnaast schendt de ex tunc benadering van het hof het TRIPs-verdrag, In deze Toelichting wordt met name nader ingegaan op het eerste, merkenrechtelijke argument, in onderling verband met de twee procesrechtelijke argumenten.

Het belang van de procedure Quick/Jumbo Quick
8.

De Quick/Jumbo Quick procedure, die door het Benelux Gerechtshof beslist werd in 1994, betrof een vergelijkbare rechtsvraag — naar welk moment dient de inbreuk beoordeeld te worden — maar in een spiegelbeeldige situatie. Anders dan in de onderhavige adidas-zaak was niet een teken aan de orde dat gestegen of gelijk gebleven was in onderscheidend vermogen, doch dat dit onderscheidend vermogen op het moment van de uitspraak in hoger beroep verloren had. In de Quick-zaak werd in 1994 door het BenGH beslist, dat de inbreuk beoordeeld dient te worden naar de situatie op het moment van de aanvang van het aangevallen gebruik. Dit levert op het eerste gezicht en schijnbaar een argument op tegen een ex nunc beoordeling van de beschermingsomvang van het merk in deze adidas-zaak. Doch nadere analyse onthult het tegendeel. Uit de ratio van de Quick-beslissing, die door het BenGH nadrukkelijk aan de orde wordt gesteld, blijkt namelijk dat het toenmalig resultaat specifiek gerelateerd was aan de toen spelende situatie van verlies van onderscheidend vermogen. Vanuit diezelfde ratio beschouwd dient in het omgekeerde geval, bij gelijk gebleven of nog toegenomen onderscheidend vermogen, ook de omgekeerde regel te worden toegepast: de inbreuk moet beoordeeld worden naar het moment van de uitspraak in hoger beroep. Om dit toe te lichten is onvermijdelijk om in enig detail in te gaan op het Quick-arrest (met een inleidende verwijzing naar Juicy Fruit).

Benelux-rechtspraak ten aanzien van vermindering van het onderscheidend vermogen van het merk na aanvang van het aangevallen inbreukmakend gebruik.
9.

BenGH 5 oktober 1982, NJ 1984, 71; BIE 1983, 63, Juicy Fruit, besliste dat bij het bepalen van de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen beslissend zijn de omstandigheden ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken. Deze beslissing wilde evenwel slechts aangeven dat niet beslissend waren de omstandigheden ten tijde van het ontstaan van het merkrecht. Zoals Steinhauser terecht opmerkte in zijn noot bij het arrest Quick in BIE 1995, p. 174, geven ‘de omstandigheden ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen gebruik’ geen vast moment in de tijd aan. De periode strekt zich uit van het moment dat het merk in rechte tegen een inbreukmaker wordt ingeroepen tot het moment waarop de rechter zijn oordeel geeft.

10.

BenGH 13 december 1994, NJ 1995, 409; BIE 1995, nr 43 p. 170 Quick/Jumbo Quick diende het Benelux Gerechtshof te oordelen over een situatie, waarin eerst nadat een aanvang was gemaakt met het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of teken, het onderscheidend vermogen van het aanvallende merk geheel of ten dele verloren was gegaan (met het daaruit voortvloeiende gevolg van vermindering van de beschermingsomvang). Het Benelux-hof oordeelt dat er geen grond bestaat om af te wijken van de regel van het arrest Juicy fruit. In rov. 23 verklaart het evenwel voor recht:

‘23.

Wanneer in het kader van de vraag of sprake is van merkinbreuk de beschermingsomvang van het aanvallende merk moet worden bepaald aan de hand van zijn onderscheidend vermogen, valt daarvoor steeds te letten op de opvattingen van het publiek ten tijde waarop het inbreuk makend aangevallen gebruik van het merk of een overeenstemmend teken een aanvang nam.’

11.

Wanneer ten tijde van de aanvang van het aangevallen gebruik sprake was van inbreuk, is in de regel een verbod gewettigd, oordeelt het Benelux Gerechtshof, doch het bouwt een ontsnappingsclausule in:

‘25.

Dit laatste’ (d.w.z. dat een verbod gewettigd is) ‘kan anders zijn indien, nadat een aanvang is gemaakt met het inbreukmakend gebruik, het aanvallende merk zijn onderscheidend vermogen geheel of ten dele heeft verloren doch uitsluitend in die gevallen waarin dit verlies geheel of ten dele valt toe te rekenen aan toedoen of nalaten van de houder van dat merk.’

12.

Deze ontsnapping maakt het Benelux Gerechtshof mogelijk door een onderscheid te maken tussen enerzijds de inbreukvraag en anderzijds de vraag of de inbreuk het verbod wettigt:

‘12.

dat (…) de rechter in de eerste plaats staat voor de vraag of het aangevallen teken inbreuk maakt, en vervolgens, zo hij deze vraag bevestigend beantwoordt, of deze inbreuk het gevorderde verbod wettigt;’

13.

Het komt er dus op neer dat er inderdaad twee ijkpunten zijn voor de ‘meting’ van het onderscheidend vermogen en de beantwoording van de daarmee samenhangende vraag of er sprake is van inbreuk: de aanvang van het inbreukmakend gebruik, welke in beginsel beslissend is, en het tijdstip van de uitspraak. De situatie op het moment van de uitspraak is van belang, als inmiddels een aan toedoen of nalaten van de merkhouder zelf toe te schrijven verlies van onderscheidend vermogen een verbod van verder gebruik van dat teken niet wettigt. Door het samenspel van het tijdstip van de inbreukvraag en het latere tijdstip van de beoordeling van de gewettigdheid van een verbod van verder gebruik wordt een goed evenwicht bereikt. Enerzijds wordt recht gedaan aan de belangen van de merkhouder en anderzijds aan de vraag, in hoeverre een verbod als ordemaatregel gerechtvaardigd is.

De opengelaten vraag met betrekking tot toename van het van inbreukparameters na de aanvang van het aangevallen gebruik
14.

Het Quick arrest betreft de vraag wat dient te gebeuren als het onderscheidend vermogen van een merk afneemt. De uitspraak van het Benelux Gerechtshof is, blijkens de rov. 8 en 10, uitdrukkelijk tot die situatie beperkt. Het arrest laat zich niet uit over de situatie dat het onderscheidend vermogen van het merk — of een ander element van de inbreukvraag, zoals verwarring bij het publiek — na de aanvang van het als inbreukmakend aangevallen gebruik is toegenomen. Juist deze spiegelbeeldige situatie is van belang voor de onderhavige adidas-zaak, nu het hof ten aanzien van de situatie in 1996 de inbreukvraag ontkennend beantwoordt, terwijl de vraag van inbreuk ex nunc zeer waarschijnlijk bevestigend beantwoord had moeten worden, nu adidas zijn stellingen ten aanzien van de huidige situatie kon doen steunen op de bevindingen in het rapport van Westendorp.

Toepassing Quick-constructie op situatie van toegenomen inbreuk-karakter in strijd met TRIPs
15.

Het is duidelijk dat het door het Quick-arrest geïntroduceerde mechanisme niet kan werken in een situatie van toename van het inbreuk-karakter. De rechter kan immers wel, in een Quick-geval, overwegen dat het in beginsel te geven verbod van verder gebruik in een bepaalde situatie niet meer gewettigd is, maar hij kan uiteraard niet in de situatie dat op het beslissende moment géén inbreuk was, toch een verbod op zijn plaats achten. De toepassing van Quick op een situatie dat het onderscheidend vermogen of de verwarring is toegenomen leidt dus, in tegenstelling tot Quick, tot een situatie dat de kort geding rechter beperkt wordt in zijn mogelijkheden om de gewenste adequate maatregelen te riemen. Iedere ontwikkeling in de richting van ‘meer inbreuk’ vanaf de aanvang van het aangevallen inbreukmakend gebruik zou daarmee in beginsel onderwerp van een nieuw geding voor een andere rechter moeten worden, adidas zou bij wijze van spreken gedurende de loop van het huidige geding jaarlijks een nieuwe ‘steekproefprocedure’ hebben moeten starten om uit te vinden of de rechter de beschermingsomvang van het teken thans wel voldoende ver gevorderd zou achten om op te treden tegen de twee strepen van Marca. Een dergelijk stelsel is in strijd met een goede proceseconomie en met het karakter van het kort geding als ordemaatregel zoals in het middel uitgewerkt. In deze situatie werkt de Quick-regel evident niet evenwichtig en is zij niet wenselijk. Nadere analyse van de beslissing leert echter dat het in strijd met de geest en ratio van de Quick-beslissing zelf zou zijn om in dit geval de ex tunc benadering onverminderd op te leggen.

De geest van de Quick-beslissing en het geval van het toegenomen onderscheidend vermogen
16.

In het Quick-arrest kiest het Benelux Gerechtshof een constructie die met name ook beoogt, de merkhouder in bescherming te nemen tegen het verlies van onderscheidend vermogen dat voortvloeit uit het ongeoorloofd handelen van de inbreukmaker. Een dergelijke bescherming is bij uitstek benodigd voor merken die berusten op inburgering en derhalve ook dikwijls meer dan andere merken kwetsbaar kunnen zijn voor ‘uitburgering’ oftewel verwatering. In die filosofie is het helderder voor alle betrokkenen om de rechter in hoger beroep een verbod te laten uitspreken wegens inbreuk op de datum van de uitspraak. Anders riskeert men in extremo het volgende scenario.

17.

Hoewel ten tijde van de uitspraak in hoger beroep sprake is van inbreuk, beoordeelt de rechter in hoger beroep de inbreuk uitsluitend naar de situatie ten tijde van de aanvang van het aangevallen gebruik, acht op dat moment geen inbreuk aanwezig en weigert het verbod. De rechthebbende start onmiddellijk een nieuw geding met als onderwerp de inbreuk ten tijde van de uitspraak in hoger beroep. De rechter in eerste instantie in deze nieuwe procedure weigert (onterecht) het verbod. Er wordt van deze uitspraak een hoger beroep (2) ingesteld. In dit hoger beroep (2) wordt beslist dat ten tijde van de aanvang van het in deze procedure aangevallen gebruik — welk tijdstip samenvalt met de uitspraak in hoger beroep (1) — wel degelijk sprake was van inbreuk. Volgt vernietiging van het vonnis in eerste instantie in de nieuwe procedure. Tegen de tijd dat het hof in hoger beroep (2) deze vernietiging uitspreekt is echter géén sprake meer van inbreuk, omdat de inbreukmaker al die tijd zijn activiteit heeft voortgezet en het eerder ingeburgerde merk daardoor een fataal verlies aan onderscheidend vermogen heeft ondergaan. Nu dit verlies van onderscheidend vermogen niet te wijten is aan het toedoen of nalaten van de merkhouder, dient volgens de Quick-doctrine niettemin het verbod te worden gegeven. Op zich gerechtvaardigd, maar niettemin een situatie die beter vermeden kan worden, en gemakkelijk vermeden hàd kunnen worden door eenvoudig en efficiënt de rechter in hoger beroep (1) toe te staan een verbod uit te spreken op grond van de situatie ten tijde van die uitspraak.

18.

De eigenlijke ratio van de ex tunc benadering in Quick is de bescherming van de merkhouder tegen (de gevolgen van) verlies van onderscheidend vermogen door voortgezet inbreukmakend gebruik. Diezelfde ratio eist dat een merk dat na de uitspraak in eerste instantie door inburgering meer beschermingsomvang heeft verkregen, beschermd wordt tegen het weer uitburgeren van het teken door voortgezet gebruik door de inbreukmaker. Juist merken die, wegens een bescheiden gehalte aan inherente onderscheidingskracht, inburgering behoeven kunnen extra kwetsbaar zijn voor uitburgering. Het spreekt vanzelf dat indien het gebruik van het twee-strepen-teken thans wordt voortgezet als gevolg van de weigering van het hof om een verbod uit te spreken, dit een ernstig risico kan meebrengen van vermindering van de onderscheidingskracht van adidas door verwatering. Aangenomen dat gemeten naar het tijdstip van de uitspraak bescherming van het 3-Strepen-merk wel degelijk op zijn plaats zou zijn, is het (opnieuw; in de geest van Quick) onaanvaardbaar dat die bescherming niet verschaft wordt, waardoor niet alleen de positie tegenover het twee-strepen-teken maar ook die tegenover andere navolgers kan worden aangetast. Om dat belang van voorkoming van verwatering op adequate wijze tegemoet te komen dient in hoger beroep juist wel de gegrondheid van een verbod (in ieder geval mede) ex nunc te worden beoordeeld.

Samenvatting argument tegen volgen ex tunc constructie BenGH Quick
19.

Om drie redenen dient de Quick-constructie buiten beschouwing te blijven in geval van een toegenomen inbreuk-karakter. Quick zelf beperk de draagwijdte van de beslissing uitdrukkelijk tot het geval van verminderd onderscheidend vermogen. In de casus van het Quick arrest is er een goede en heldere inhoudelijke reden om vast te houden aan het tijdstip van het aangevallen gebruik als ijkpunt dat in beginsel beslissend is voor de vraag of er inbreuk is. Zoals in het arrest wordt toegelicht, houdt het BenGH rekening met het feit dat bij beoordeling op een later tijdstip, in het bijzonder het tijdstip van de uitspraak, het onderscheidend vermogen onder de kritische grens kan zijn gezakt door het handelen van de inbreukmaker zelf of zijn bondgenoten. Een beoordeling op dat tijdstip kan dus een beloning voor inbreukmakend gedrag en een onacceptabele lacune in de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder opleveren. Deze grond speelt geen rol in het onderhavige geval, dat het onderscheidend vermogen is toegenomen. Integendeel, de ratio van bescherming van het gerechtvaardigde belang van de merkhouder vergt nu een andere oplossing.

II. Beschermingsomvang, verwarring en verwatering
a. Middelonderdeel A. Beschermingsomvang en beschikbaarheid voor derden.
20.

Het hof overweegt in rov. 4.17, nadat het heeft vastgesteld dat aan het beeldmerk een ruime beschermingsomvang toekomt voor zover het om het drie-strepen-motief gaat:

‘(…) Het wil tegelijkertijd niet zeggen dat de beschermingsomvang van het beeldmerk zich daardoor mede is gaan uitstrekken over andere streepmotieven. Strepen en eenvoudige streepmotieven zijn naar hun aard tekens die zich niet lenen voor een dergelijke in de breedte uitwaaierende monopolisering, strepen en eenvoudige streepmotieven zijn naar het oordeel van het hof algemeen gangbaar en dienen daarom ook voor derden beschikbaar te zijn, ook wanneer één bepaald streep motief zich heeft weten op te werken tot een algemeen bekend merk met grote onderscheidende kracht.’

21.

Ten onrechte, om de volgende redenen:

a)

In rov. 4.17 stelt het hof vast dat het drie-strepen-beeldmerk een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs, alsmede dat aan het beeldmerk als zodanig in 1996 door inburgering grote onderscheidende kracht toegeschreven dient te worden, doch desalniettemin beperkt het hof de beschermingsomvang door te stellen dat aan het beeldmerk een ‘ruime’ beschermingsomvang toekomt (slechts) voor zover het om het drie-strepen-motief gaat, hetgeen kennelijk impliceert dat ieder streepmotief dat niet uit drie strepen bestaat daarbuiten valt. Deze overweging is onbegrijpelijk want innerlijk tegenstrijdig. Immers, door een ‘ruime’ beschermingsomvang te limiteren tot een zeer beperkt geval wordt door het hof in feite een aanzienlijke beperking van de beschermingsomvang aangebracht waar erkend wordt dat deze juist ruim dient te zijn.

b)

De beslissing dat de beschermingsomvang van het beeldmerk zich niet mede ‘kan gaan uitstrekken over andere streepmotieven’ motiveert het hof met de stelling dat strepen en eenvoudige streepmotieven naar hun aard tekens zijn die zich niet lenen voor een in de breedte uitwaaierende monopolisering. Strepen en eenvoudige streepmotieven zijn naar het oordeel van het hof algemeen gangbaar en dienen daarom ook voor derden beschikbaar te zijn. Hierdoor miskent het hof, dat het belang van beschikbaarheid van derden onder het systeem van de richtlijn wel dient te worden meegewogen in het raam van de beoordeling van de verschillende in artikel 3 van de richtlijn opgesomde weigeringsgronden, doch, indien het teken niet onder een van die weigeringsgronden valt, het belang van beschikbaarheid niet meer (opnieuw en dubbelop) in het kader van de bepaling van de beschermingsomvang aan de orde mag komen. Dit wordt hieronder uitgewerkt.

c)

Het HvJEG heeft onder meer in de arresten Philips/Remington van 18 juni 2002 en Libertel van 6 mei 2003, BIE 2004, nr. 50 p. 305, vastgesteld dat de mogelijkheid om een merk in te schrijven, kan worden, beperkt om redenen van openbaar belang. De verschillende in artikel 3 van de richtlijn opgesomde weigeringsgronden moeten derhalve worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt (Philips/Remington, rov. 77; Libertel, rov. 51). Zoals blijkt uit het arrest Libertel, moet op het gebied van het communautaire merkenrecht het bestaan van een algemeen belang worden aanvaard, dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens — in het geval van Libertel: kleuren als zodanig — niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers (rov. 55). Maar het beginsel van de uitleg der weigeringsgronden in het licht van het algemeen belang doet volgens het hof niet af aan het gegeven, dat als vaststaat dat een teken in de perceptie van het publiek de herkomst van de waar kan identificeren, aan dat teken onderscheidend vermogen toekomt en het dus beschermd wordt als merk. Het algemeen belang is geen beletsel voor inschrijving, doch slechts een instrument van uitleg, en als puntje bij paaltje komt — als inburgering vaststaat — wordt het algemeen belang van beschikbaarheid voor derden toch ‘overruled’ door die inburgering. Zie in dit verband mede de rechtspraak ten aanzien van het gemeenschapsmerk van het Gerecht van eerste aanleg: GEA 10 november 2004, zaak T-396/02, IER 2005,112, Storck/BHIM (‘Werthers Original’), cf rov 55, alsmede GEA 29 april 2004, zaak T-399/02, Vorm van een bierfles, rov. 41. Inburgering in extreme mate staat voor het 3-Strepen-merk vast: het hof heeft immers vastgesteld dat het zelfs een algemeen bekend merk betreft. Los daarvan betreft het 3-Strepen-merk een aanzienlijk minder onbepaald teken dan een kleur. Zoals het hof miskent of althans, blijkens zijn vrees voor een in de breedte uitwaaierende monopolisering, bij de beoordeling van de beschermingsomvang ten onrechte irrelevant acht, claimt adidas volstrekt geen algemeen alleenrecht op ‘strepen en eenvoudige streepmotieven’, doch slechts op een drie-strepen-teken, bestaande uit drie parallel lopende verticale strepen van dezelfde breedte die aan de zijkant over de gehele lengte van de schouders, de mouwen, de broekspijpen en/of de naden van de zijkant van de kledingstukken lopen waarop zij zijn aangebracht, en met de basiskleur van dat kledingstuk contrasteren, zoals overigens door adidas voortdurend onderstreept is. Dit betekent een zeer drastische limitering van het exclusieve recht in vergelijking met een geval als Libertel, waarbij een verder onbepaalde ‘kleur’ geclaimd wordt. Het belang van de beschikbaarheid van dit teken voor derden is dienovereenkomstig beperkt.

d)

Het hof miskent dat, na het nemen van de ‘inburgeringshorde’ waarbij het algemeen belang wèl een rol kan spelen, de vraag van de beschermingsomvang uitsluitend verbonden is aan de juridische vraag, of er verwarringsgevaar bestaat, welke vraag alsdan beantwoord moet worden zonder bijmenging van omstandigheden van algemeen belang. Immers, anders zou de toets van het algemeen belang dubbelop worden aangelegd. Dit zou strijden met de strekking van de merkbescherming. Deze beoogt immers de bescherming van de legitieme belangen van de merkhouder en de waarborging van de transparantie van de markt. Deze komen in gevaar wanneer tekens die door de rechthebbende als merk bedoeld zijn en door het publiek als zodanig gepercipieerd worden — er is dan onderscheidend vermogen vastgesteld en er treedt herkomstverwarring op! — niettemin merkenrechtelijke bescherming wordt onthouden. De toets van de monopolisering aan het algemeen belang dient derhalve te geschieden binnen het daarvoor voorziene instrument van de uitleg van de uitsluitingen in art. 3 van de richtlijn. Zij kan niet ad libitum worden uitgebreid in die zin dat alle factoren die het bestaan, de geldigheid en de omvang van het merkrecht bepalen door de rechter naar willekeurig inzicht aan een toets aan het algemeen belang van de beschikbaarheid van een teken kunnen worden onderworpen. De rechtspraak van het HvJEG is hiermee in overeenstemming. HvJEG 29 september 1998, Canon/Cannon geeft aan dat bij de bepaling, of sprake is van verwarringsgevaar, een groot aantal omstandigheden een rol spelen die met elkaar samenhangen als communicerende vaten, met name de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van waren en diensten, de bekendheid van het merk en het (mede uit een en ander voortvloeiende) verwarringsgevaar. Het belang van de beschikbaarheid voor derden is daarbij niet genoemd. Had dat belang niettemin een rol moeten spelen, dan had het in het arrest Canon/Cannon niet ongenoemd kunnen blijven, nu het HvJEG onmiskenbaar beoogde in dit arrest een algemene regel voor de beoordeling van het verwarringsgevaar te verschaffen. Nog duidelijker blijkt de irrelevantie van het beschikbaarheidsbelang voor de verwarringsvraag uit HvJEG 23 oktober 2003, adidas/Fitnessworld. In deze procedure, waarbij de inbreukmaker zich eveneens van een twee-strepen-motief bediende, nam het hof aan, dat art 5 lid 2 van de richtlijn toepassing vindt op het 3-Strepen-merk, als het publiek een verband tussen het teken en het merk legt. Het HvJEG verbindt daaraan slechts de consequentie, dat indien het in aanmerking komende publiek het teken naar de feitelijke vaststelling van de nationale rechter louter als versiering opvat, het publiek logischerwijs geen verband met een ingeschreven merk legt, zodat in dat geval een van de voorwaarden voor de bescherming van art. 5 lid 2 van de richtlijn niet is vervuld. Als in de ogen van het HvJEG het beschikbaarheidsbelang van derden had meegebracht dat (ondanks aangetoond onderscheidend vermogen) de beschermingsomvang ex art. 5, lid 2 van de richtlijn van het 3-Strepen-merk tegenover een twee-strepen-teken (nog verder) beperkt diende te zijn, had het die beperking hier ongetwijfeld aan de orde gesteld en moeten stellen. Nu dat niet gebeurd is, vormt het arrest een onmiskenbare bevestiging dat een toets aan het algemeen belang in het kader van de vraag van de beschermingsomvang niet meer aan de orde is.

b. Middelonderdeel B, Verwarring mogelijk ondanks opvallend verschil
22.

Het hof neemt in rov. 4.20 aan dat er geen gevaar voor verwarring in de zin van de wet kan bestaan tussen een merk en een teken die een verschil vertonen dat direct opvalt.

a)

Onjuist is het uitgangspunt van het hof dat het enkele toevoegen van een essentieel, want direct in het oog springend punt van verschil, ongeacht de overeenkomsten tussen de tekens en de overige elementen die van belang zijn voor de verwarringsvraag, volstaat om aan te nemen dat geen sprake kan zijn van directe of indirecte verwarring.

b)

Krachtens considerans 10 bij de merkenrichtlijn alsmede de rechtspraak van het HvJEG van 29 september 1998, Canon/Cannon rov. 17, in fine, hangt de beoordeling van het verwarringsgevaar met name af van drie elementen: de bekendheid van het merk op de markt, de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en de mate van soortgelijkheid van de desbetreffende waren of diensten (cf. ook reeds HvJEG 11 november 1997, NJ 1998, 523; BIE 1998, p. 64 Sabel/PUMA).

c)

Wat betreft de overeenstemming tussen de tekens, erkent het hof weliswaar de punten van overeenstemming van het twee- met het 3-Strepen-merk:

viii.

Parallelle strepen

ix.

Van gelijke breedte

x.

In een contrasterende kleur,

xi.

Verticaal aangebracht

xii.

Over de gehele lengte van

xiii.

De zijkant

xiv.

Van kledingstukken

Volgens HR Bigott/Doucal 16 april 1999, IER 1999, 161, dient bij de beoordeling méér gelet te worden op punten van overeenstemming dan op punten van verschil. In strijd daarmee oordeelt het hof dat één verschil verhindert dat er sprake is van zodanige overeenstemming dat daardoor gevaar voor directe of indirecte verwarring bestaat en acht het dit ene verschil (derhalve) doorslaggevend, ondanks zeven punten van overeenstemming waarop bovendien meer gelet zou dienen te worden, een en ander zonder, buiten het ondeugdelijke argument van het beschikbaarheidsbelang, deugdelijk te motiveren waarom dit ene verschilpunten in dit geval zwaarder weegt.

d)

Wat betreft het derde element dat een rol speelt bij de verwarringsvraag, de soortgelijkheid van waren: ondanks het feit dat sprake is van identieke waren (rov. 4.16), heeft het hof dit element geheel niet in de overwegingen aangaande het verwarringsgevaar betrokken, buiten de cryptische mededeling in rov. 4.21 dat het beroep van adidas strandt op het bepaalde in art. 13A, lid 1 aanhef en sub b, ‘ook indien voor het overige wordt uitgegaan van de omstandigheden zoals door adidas gesteld met betrekking tot de soortgelijkheid van waren…’ (etc.).

e)

Wat betreft de bekendheid van het merk op de markt, erkent het hof in rov. 4.17 dat sprake is van een algemeen bekend merk in de zin van art. 6bis van het Unieverdrag van Parijs waaraan in 1996 door inburgering grote onderscheidende kracht dient te worden toegeschreven. Niettemin besteedt het hof aan de bekendheid van het merk geen enkele aandacht bij de beantwoording van de verwarringsvraag.Niet alleen heeft het hof verwaarloosd de bekendheid in het algemeen mee te wegen bij de verwarringsvraag, daarnaast heeft het ten onrechte nagelaten om de betekenis te onderzoeken die de bekendheid van het adidas-beeldmerk heeft voor het herinneringsbeeld van de consument, meer specifiek voorzover het betreft het gegeven van de drie strepen.

Dit alles is vermoedelijk terug te voeren op het feit dat het hof ten onrechte van mening lijkt te zijn dat de verwarringsvraag een voornamelijk of zelfs uitsluitend feitelijke vraag is, of het publiek twee tekens door elkaar haalt. Dat zou verklaren waarom het hof oordeelt dat de aanwezigheid van een verschil tussen de tekens dat direct opvalt reeds meebrengt dat geen sprake kan zijn van verwarring; in die opvatting maakt het dan ook weinig meer uit of het een bekend merk betreft of dat de waren soortgelijk zijn. Maar deze opvatting is onjuist. De verwarringsvraag is een juridische vraag. Als het publiek twee tekens feitelijk verwart zal er uiteraard al gauw ook juridisch sprake van verwarring, maar als er geen feitelijke verwarring tussen de tekens is, is juridische verwarring nog niet uitgesloten. De juridische begrippen van directe en indirecte verwarring geven in feite aan wanneer het recht de merkhouder bescherming dient te verschaffen tegen het gebruik dat deze maakt van een teken voor zijn waren en diensten. Feitelijke verwarring tussen de tekens kan daarbij in het geding zijn, doch de wet eist niet méér dan ‘overeenstemming’ tussen de tekens, en dit begrip impliceert niet een eis van feitelijke verwarring.

Hoezeer de beantwoording van de verwarringsvraag door het hof afwijkt van de koers van het HvJEG laat zich illustreren aan de hand van een voorbeeld.

Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar geldt de regel, dat ‘de gemiddelde consument zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort van waren of diensten waarom het gaat.’ (HvJEG 22 juni 1999, NJ 2000, 375, Lloyd/Loint's, rov. 26). Past men deze regel toe op het geval dat het drie-strepen-motief veel minder bekend zou zijn en een ‘gewoon’ merk tussen alle andere, dan staat vast, is althans buitengewoon aannemelijk, of had in ieder geval door het hof niet buiten beschouwing moeten zijn gelaten de mogelijkheid, dat de consument het verschil tussen twee en drie strepen juist niet zou opvallen. Immers, als de consument niet de mogelijkheid heeft, twee verschillende onbekende of minder bekende strepenmerken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, en deze — bij gebrek aan bekendheid van het teken — aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven, is veel aannemelijker dat hij zal afgaan op de kenmerkende parallelle, verticale, contrasterende strepen van gelijke breedte langs de gehele zijkant van de kledingstukken dan dat hij zal vallen over de afwezigheid van de derde streep. Met ander woorden: het weglaten van de derde streep zou in de ‘standaardsituatie’ vermoedelijk niet kunnen afdoen aan het feit, dat verwarring ontstaat.

Gesteld dus dat het hof in dit geval terecht aanneemt dat het ‘ontbreken’ van de derde streep de consument wèl direct opvalt, dan kan dit uitsluitend voortvloeien uit de bekendheid van het merk. Alleen bij het gedetailleerde herinneringsbeeld van het merk dat voortvloeit uit een buitengewone mate van bekendheid kan het gebeuren dat de gemiddelde consument wéét dat het adidas-beeldmerk uit drie strepen bestaat en dat het verschil met een twee-strepen-motief hem zelfs ‘direct opvalt’. Het bekende merk met dientengevolge sterke onderscheidingskracht maakt in het systeem van het Europees merkenrecht evenwel aanspraak op een ruimere beschermingsomvang (o.m. Canon/Cannon, rov 18; Lloyd/Loint's, rov 20). Er moet met andere woorden eerder verwarring worden aangenomen. Dit vloeit voort uit het feit dat verwarring (mede) een normatief rechtsbegrip is, zoals adidas voor het hof heeft doen gelden. In het voorliggende geval had dus het drie-strepen-motief a fortiori beschermd moeten worden tegen het twee-strepen-motief. Door de beslissing van het hof wordt die uitkomst in strijd met het Europees recht omgedraaid: het drie-strepen-motief krijgt nu minder bescherming dan waarop het vermoedelijk aanspraak had mogen maken als het minder bekend was geweest. Daarom het hof ten onrechte na om te onderzoeken het essentiële verband tussen het door het hof aangenomen gegeven dat het verschil tussen twee en drie strepen de consument direct opvalt en de door het hof aangenomen bekendheid van het beeldmerk van adidas.

f)

Het hof heeft derhalve op alle essentiële punten nagelaten om de globale beoordeling van het verwarringsgevaar uit te voeren op de wijze zoals voorgeschreven door de rechtspraak van het HvJEG en de HR. Het hof had zich op deze punten kunnen — en moeten — oriënteren op de aanpak van het Duitse Bundesgerichtshof in diens door adidas met nadruk onder de aandacht van het hof gebrachte uitspraak van 6 juli 2000. Wat er zij van 's Hofs vaststelling dat in die procedure niet dezelfde feiten, collecties en publiek speelde, dit kan in ieder geval niet staande gehouden worden ten aanzien van de juridische argumenten en verweren.

23.

Ten aanzien van 's hofs stelling dat begripsmatige gelijkenis niet aan de orde is, geldt het volgende. Bij motieven die begripsmatig verwant zijn spreekt vanzelf dat overeenstemmende motieven begripsmatige gelijkenis kunnen opleveren. Daarom is onbegrijpelijk waarom in het geval van verticale, parallelle, contrasterende strepen geen begripsmatige gelijkenis zou kunnen bestaan tussen een twee-strepen-motief en een drie-strepen-motief. Ten aanzien van begripsmatige gelijkenis beslist het HvJEG in PUMA/Sabel als volgt (rov 24):

24.

‘Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Derhalve kan niet worden uitgesloten, dat een begripsmatige gelijkenis voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit.’

24.

Het hof heeft in rov. 4.17 inderdaad beslist dat het drie-strepen-beeldmerk van adidas aangemerkt kan worden als een algemeen bekend merk in de zin van het Unieverdrag van Parijs en dat het in 1996 door inburgering een grote onderscheidende kracht had verworven. Derhalve is op dit motief de PUMA-overweging van toepassing, dat de begripsmatige gelijkenis — die aanwezig kan zijn ondanks een opvallend verschil — tot verwarring kan voeren. Ten onrechte is dit niet door het hof onderzocht.

c. Middelonderdeel C. Verband tussen teken en merk: verwatering en_ongerechtvaardigd voordeel uit reputatie
25.

Het hof overweegt in de rov 4.22 en 4.23, ten aanzien van de gestelde inbreuk op art. 13A, lid 1 aanhef en sub c:

(…) ‘Hierbij gaat het om de aanvullende bescherming voor bekende merken tegen aanhaken, verwatering en afbreuk aan reputatie wanneer er geen sprake is van gevaar voor direct of indirecte verwarring zoals hiervoor aan de orde is geweest, maar wel van een zodanige overeenstemming tussen merk en teken dat het in aanmerking komende publiek een verband legt tussen merk en teken.’

‘4.23

Naar het oordeel van het hof doet ook die situatie zich in dit geval niet voor. Dat in 1996 een dergelijk verband werd gelegd is door adidas onvoldoende onderbouwd terwijl hetgeen adidas over dit onderwerp en naar aanleiding van de hiervoor bedoelde uitspraken naar voren heeft gebracht, steeds betrekking heeft op de huidige omstandigheden. Dit geldt met name voor het marktonderzoek waar adidas zich bij het pleidooi op heeft beroepen, het rapport d.d. 20 oktober 2004 van drs. [naam 1] (prod. 1 pleidooi adidas). Over de waarde en de (on)bruikbaarheid van dit rapport is tussen partijen aan de hand van commentaren van verschillende deskundigen uitvoerig gediscussieerd, maar die discussie is gezien het moment van de gestelde inbreuk voor de kwestie die hier aan de orde is niet relevant.’

26.

Het gaat bij art. 13A, lid 1 aanhef en sub c, om de aanvullende bescherming voor bekende merken tegen onder meer aanhaken en verwatering.

27.

Niet duidelijk is wat het hof concreet bedoelt met de stelling dat door adidas ‘onvoldoende onderbouwd’ is dat het publiek een verband legt tussen het drie- en het twee strepen motief. adidas heeft dit immers uitgebreid onderbouwd en toegelicht.

28.

Voorzover het hof mocht bedoelen dat het door het publiek gelegde verband onvoldoende onderbouwd is indien niet een marktonderzoek aangaande de situatie in 1996 voorligt, is dat oordeel ten onrechte, omdat kennelijk:

a)

een andere grond is moeilijk aanwijsbaar, het hof een marktonderzoek eist onder invloed van het in 4.17 geformuleerde, en blijkens rov. 4.18 bij de beoordeling van de grondslag van de vordering ex lid c aangewende, uitgangspunt dat de beschermingsomvang van adidas reeds principieel beperkt is tot tekens met drie strepen, en

b)

anders laten de overwegingen 4.17–18 enerzijds en 4.23–24 anderzijds zich op geen enkele wijze rijmen, het hof aanneemt dat van dit uitgangspunt alleen kan worden afgeweken als adidas aanhaken en/of verwatering door een marktonderzoek empirisch aantoont. Daarop lijkt ook de verwijzing in rov 4.24 naar 's hofs eerdere overwegingen met betrekking tot de vraag of er sprake is van gevaar voor verwarring tussen merk en teken.

29.

Dit is ten onrechte om drie redenen. Op de eerste plaats is, zoals in onderdeel A uiteengezet, het uitgangspunt fout dat de beschermingsomvang van het merk beperkt dient te zijn tot tekens met drie strepen. Ten tweede zijn de feitelijk aantoonbare elementen uit de omschrijving van art. 13A, lid 1 sub c door adidas uitvoerig onderbouwd adidas is immers uitgebreid ingegaan op de overeenstemming van het twee-strepen-teken met het merk en op de bekendheid van het merk en de daaruit voortvloeiende inburgering en reputatie. Ten derde miskent het hof dat lid c een aanzienlijke component bevat die niet per se een empirisch, doch op de eerste plaats een juridisch onderzoek en oordeel vergt.

30.

Art. 13A, lid 1 sub c wil voorkomen dat door het gebruik van een overeenstemmend teken, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

31.

Schade aan het onderscheidend vermogen van een merk dat, in de woorden van het hof in 4.17, ‘op zichzelf genomen weinig vermogen kan worden toegedicht’ en waarvan het onderscheidend vermogen dus aan inburgering te danken is, is snel aangericht. Van schade althans onrechtmatig handelen doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van een merk is vanzelfsprekend snel sprake als wordt aangehaakt bij een wereldberoemd beeldmerk als het adidas-symbool.

32.

HvJEG 23 oktober 2003, adidas/Fitnessworld maakt dan ook duidelijk dat niet nodig is dat er sprake is van associatie door het publiek, maar dat het veel lichtere leggen van ‘een verband’ volstaat. Van een verband in die zin dat sprake zou moeten zijn van verwaring tussen merk en teken is dus al helemaal geen sprake; het is dus onterecht althans onbegrijpelijk dat het hof in rov. 24 verwijst naar zijn overwegingen dienaangaande. De (lichte) eis van het HvJEG is in overeenstemming met de ratio van art. 13A lid 1 sub c.

Het enkele leggen van een verband, los van verwaring, volstaat immers om de schade die lid c wil voorkomen, te veroorzaken. Uiterst onaannemelijk is dat een dergelijk verband met een omnipresent beeldmerk als van adidas niet gelegd wordt als een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren wordt gebruikt. In ieder geval was het aan het hof om tot deze juridische waardering over te gaan en kon het niet daarvan afzien met het argument dat adidas onvoldoende onderbouwd is dat in 1996 een verband werd gelegd tussen merk en teken, zonder aan te geven waarin het gebrek aan onderbouwing schuilt.

33.

De aannemelijkheid van het leggen van dat verband en de schade door verwatering en aanhaken die daardoor te vrezen valt en waartegen lid c de merkhouder beoogt te beschermen, vloeit dus voort uit omstandigheden die door adidas ampel zijn onderbouwd en aannemelijk gemaakt met hetgeen zij heeft aangevoerd omtrent de bekendheid van het merk, de soortgelijkheid van de waren en de overeenstemming tussen de tekens.

34.

Een marktonderzoek is voor de toepasselijkheid van lid c niet een wettelijk vereiste.

Naast de feitelijke omstandigheden die door adidas zijn aangevoerd en door het hof voor een deel althans erkend zijn, in het bijzonder de bekendheid van het merk, heeft het hof niet aannemelijk of inzichtelijk gemaakt hoe of waarom toch weer een ondersteunend marktonderzoek nuttig c.q. onontbeerlijk zou zijn om nog meer licht te werpen op primair juridisch te waarderen vragen in hoeverre het geconstateerde gebruik van het inbreukmakend teken zou voeren tot verwatering of ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie of het onderscheidend vermogen. Het valt althans niet in te zien hoe dit, binnen redelijke financiële grenzen realiseerbaar moet zijn en welke vragen aan welk publiek gesteld moeten worden om dit adequaat te onderzoeken.

35.

Het is niet duidelijk wat het empirisch aantonen van gevaar voor verwatering, indien al mogelijk, zou kunnen toevoegen of afdoen aan het juridische oordeel. Voorts dient met name de bescherming tegen verwatering in te treden voordat het verschijnsel zich daadwerkelijk heeft voorgedaan, omdat de opgelopen schade in een later stadium veelal nauwelijks meer valt terug te draaien. Het zou derhalve inadequaat zijn en in evidente strijd met de strekking van de wet om de bescherming van lid c te onthouden totdat de merkhouder door marktonderzoek empirisch aantoont dat het door het publiek gelegde verband blijkt doordat het door de wet bestreden gevolg van verwatering reeds optreedt.

36.

Afgezien van het hiervoor aangevoerde kan het hof niet zonder nadere motivering het door adidas in 2004 verrichte marktonderzoek dat is neergelegd in het rapport d.d. 20 oktober 2004 van drs. [naam 1] ‘voor de kwestie die hier aan de orde is niet relevant’ verklaren. Op precies dezelfde wijze als thans was adidas in 1996 een wereldberoemd, geliefd en populair merk met een enorme marktpenetratie. Al liggen er 8 jaren tussen 1996 en de uitspraak van het hof, nu niet gesteld is en er evenmin een aanwijzing is dat er enigerlei wijziging van enigerlei betekenis zou zijn opgetreden aangaande het in aanmerking komend publiek of de bekendheid en markpositie van adidas in 1996 en 2004, is niet in te zien waarom de rechter niet althans kennis zou willen nemen van een marktonderzoek dat de door lid c bestreden gevolgen voor de belangen van de merkhouder betreft.

MITSDIEN:

het de Hoge Raad der Nederlanden behage te vernietigen de tussen partijen op 8 juni 1999 en 29 maart 2005 onder rolnummers C9700988 en C9900284 door het Gerechtshof te 's‑Hertogenbosch gewezen arresten, met zodanige verdere voorziening als de Hoge Raad zal vermenen te behoren, kosten rechtens.

Eisende partij verklaart hierbij dat de omzetbelasting wel verrekend kan worden in de zin van de wet omzetbelasting.

Kosten dezes zijn voor mij, deurwaarder, € [71,93 . excl . B.T.W.]

Deurwaarder.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.