HR, 28-10-2011, nr. 10/00642

Onderdeel I richt zich — onder 1.a en 1.b — tegen de rov. 5.12 en 5.14 van het arrest van het hof. Volgens het onderdeel heeft het hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, omdat het onder (toepassing van) art. 2 lid 7 Berner Conventie (hierna: BC) er niet om gaat of in de Verenigde Staten het specifieke voorwerp (i.c. de Mag-Lite) al dan niet auteursrechtelijk beschermd is, maar of de VS werken van toegepaste kunst in het algemeen (of een bepaalde toepassing daarvan, bijvoorbeeld zaklampen) van auteursrechtelijke bescherming hebben uitgesloten. Het oordeel van het hof is bovendien onbegrijpelijk omdat tot uitgangspunt moet worden genomen dat bij een concrete toetsing t.a.v. het Mag-Lite zaklamp-ontwerp, dit ontwerp naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, nu dit door Mag Instrument (gemotiveerd en met deskundigenopinies onderbouwd) is gesteld en ter zake door het hof niet anders is geoordeeld. Het onderdeel verwijst in dit verband onder meer naar de CvR in conventie onder nrs. 157–160.

De klacht moet worden beoordeeld tegen de volgende achtergrond. Naar nationaal recht is het niet vanzelfsprekend dat aan ‘buitenlandse’ werken bescherming wordt geboden. Vergelijk art. 47 Auteurswet (hierna: Aw), dat bepaalt dat de Aw van toepassing is op werken die voor het eerst in Nederland zijn uitgegeven, en op werken van Nederlandse auteurs, ook als ze niet, of niet voor het eerst in Nederland zijn uitgegeven; andere werken kunnen dus aan art. 47 Aw geen recht op bescherming in Nederland ontlenen. Andere staten hebben in hun auteurswetten als regel overeenkomstige bepalingen. Internationale auteursrechtconventies voorzien echter verregaand in de bescherming van ‘buitenlands’ werk5..

In 1886 kwam de Berner Conventie (BC) tot stand, waardoor de aangesloten staten elkaars auteurs bescherming verlenen. In 1952 kwam daar een tweede mondiaal verdrag bij, de Universele Auteursrecht Conventie (UAC). Ook het TRIPs-verdrag, dat in 1996 van kracht werd, voorziet (onder meer) in multilaterale auteursrechtelijke bescherming6..

Het primaire doel van de BC was en is de internationale bescherming te verzekeren van werken van letterkunde, wetenschap of kunst. In hoofdzaak gebeurt dit door middel van het gelijkstellings- of assimilatiebeginsel: de Conventie bepaalt dat ‘buitenlandse’ werken in de aangesloten landen op dezelfde voet worden beschermd als binnenlandse werken7..

Oorspronkelijk liet de BC de aangesloten staten vrij om zelf te bepalen of werken van toegepaste kunst (modellen) al dan niet auteursrechtelijk beschermd worden. Indien daarvoor gekozen werd, was het assimilatiebeginsel van toepassing. Hiertegen rees verzet, omdat aldus bijvoorbeeld Nederlanders in Italië niet door het auteursrecht beschermd werden, terwijl omgekeerd Italianen zich in Nederland wél op de Auteurswet konden beroepen. Bij de herziening van de BC in Brussel (1948) werd daarom — in afwijking van de algemene principes van de BC — een zekere mate van reciprociteit ingevoerd: voor werken die in het land van herkomst alleen als modellen zijn beschermd, kan in een ander conventieland alleen de bescherming worden ingeroepen welke in dat land aan modellen wordt verleend, aldus in essentie (thans) art. 2 lid 78.. Daarin is bepaald:

Een vraag die zich vervolgens aandient, is hóe de materiële reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 BC moet worden toegepast. Gaat het bij de toepassing van deze toets om de vraag of het concrete litigieuze werk van toegepaste kunst in het land van oorsprong auteursrechtelijk wordt beschermd, of om de vraag of in het land van oorsprong voor werken van toegepaste kunst in het algemeen (of althans: soortgelijke werken van toegepaste kunst) auteursrechtelijke bescherming mogelijk is? Over deze vraag bestaat zowel in de literatuur als in de feitenrechtspraak verdeeldheid.

Het hof te Amsterdam oordeelde in de onderhavige zaak dat het erom gaat of auteursrechtelijke bescherming van het concrete werk in het land van oorsprong aanwezig is. Hetzelfde hof oordeelde ook zo in zijn arresten van 13 september 2001, BIE 2002, nr. 80, p. 437 (Mag Instrument/Buzaglo) en 11 april 2002, BIE 2003, nr. 35, p. 245 (Vitra/Architects), waar het overwoog dat zowel uit de tekst als uit de strekking van het desbetreffende verdragsartikel volgt dat het in de reciprociteitsregel gaat om de bescherming van het concrete werk.

Anders luidde het oordeel van het hof te 's‑Hertogenbosch van 2009 dat oordeelde dat het gaat om de vraag of in het land van oorsprong voor werken van toegepaste kunst in het algemeen auteursrechtelijke bescherming mogelijk is9.. Ook het hof Amsterdam heeft in een eerder arrest, in 1986, in die zin geoordeeld10..

Ook in de literatuur bestaat een tweedeling met betrekking tot de uitleg van art. 2 lid 7 BC.

Spoor meent dat bij de beoordeling of in het land van herkomst al dan niet auteursrechtelijke bescherming wordt geboden de rechter dient na te gaan of werken van toegepaste kunst in het algemeen of althans werken van dezelfde soort als het in geschil zijnde werk daar voor die bescherming in aanmerking komen. Niet nodig is dat komt vast te staan of dat werk zelf daar die bescherming geniet. De ratio van de reciprociteit is immers niet gelegen in de vraag of het werk in kwestie in het land van oorsprong al dan niet auteursrechtelijk beschermd is, maar of soortgelijke Nederlandse werken aldaar voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking zouden komen11.. Spoor verwoordt dit standpunt reeds in zijn noot onder Hof Amsterdam 5 juni 1986, IER 1986, nr. 48 (Snackdispenser). Hij ziet in de tekst van de bepaling weliswaar ruimte voor beide interpretaties, maar meent dat uit de literatuur volgt dat het gaat om de vraag of soortgelijke Nederlandse werken aldaar voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking zouden komen. Spoor verwijst in dit verband naar Bappert/ Wagner12. en Nordemann/Vinck/Hertin13..

Volgens Spoor heeft deze uitleg, ook afgezien van de vraag wat de bedoeling was van de opstellers van de Berner Conventie, praktische voordelen. De opvatting dat het gaat om de bescherming van het concrete werk noodzaakt immers om een oordeel te geven over de toepassing van de in het buitenland gehanteerde oorspronkelijkheidsnorm, iets wat — volgens Spoor beter voorbehouden kan blijven aan de rechter aldaar. Verder leidt de opvatting dat het gaat om de bescherming van het concrete werk soms tot de noodzaak om een dubbel onderzoek in te stellen (eerst toetsing aan de buitenlandse, daarna nogmaals aan de Nederlandse norm), met als resultaat extra werk en een grotere kans dat uiteindelijk geen bescherming wordt verleend.

Anders is de opvatting van Schaafsma, die meent dat het gaat om de kwalificatie van het concrete werk in het land van oorsprong en volgens wie de tekst van art. 2 lid 7 BC daar ook duidelijk over is14.. Schaafsma vindt steun voor zijn opvatting bij Desbois/Françon/Kerever. Schaafsma suggereert15. dat de opvatting dat het gaat om ‘werken van toegepaste kunst in het algemeen (of voor een bepaalde categorie)’ mogelijk voortkomt uit — onjuiste — lezing van de eerste volzin van art. 2 lid 7 BC, die wetgevingsvrijheid voor de wetgever uitspreekt16.. Die wetgevingsvrijheid staat echter geheel los van de materiële reciprociteitstoets in de tweede volzin. De omstandigheid dat deze uitleg soms een moeizaam onderzoek naar het recht van het land van oorsprong vergt, is inherent aan deze toets, aldus Schaafsma17..

Bij Dreier, in Dreier/Hugenholtz, Concise Copyright (2006), Berne Convention, art. 2, note 8 (c), valt te lezen: ‘In practice, this [the application of art. 2 (7) BC] involves difficult questions with regard to comparability of the systems, such as whether the granting and the absence of design protection have to be judged on an abstract (with regard to the legal system as such) or on a concrete (with regard to the object at issue) level (see, e.g., IPEM (France)).’ De auteur neemt geen standpunt in. In de rechtsoverwegingen van de door hem genoemde IPEM-uitspraak (Cour d'Appel de Paris 19 december 1984, GRUR Int. 1985, p. 680) bespeur ik een mengvorm van een abstracte en een concrete benadering (vgl. ook hierna nr. 4.11.1 e.v.).

De toepassing van art. 2 lid 7 BC is onderwerp geweest in de zaak die resulteerde in HR 29 juni 2001 (Vijf spellen)18.. Is dit een richtinggevend precedent? Het ging in die zaak om vorderingen van verschillende Amerikaanse spellenfabrikanten tegen vermeende inbreukmakers.

Op het eerste gezicht wijst de formulering van de Hoge Raad in dit arrest in de richting van een zodanige uitleg van art. 2 lid 7 BC dat het daarbij gaat om de auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong van het specifieke product (hier: het spel ‘Vier op ‘n rij’). De Hoge Raad overwoog:

Men kan redeneren, zoals de s.t. namens Edco c.s. (nrs. 23–24) doet: zou een uitleg worden voorgestaan waarbij het erom gaat of in het land van oorsprong werken van toegepaste kunst in het algemeen worden beschermd, dan had voor de hand gelegen dat de Hoge Raad had gecasseerd met een overweging in de zin dat het hof had moeten vaststellen ‘of spellen (in het algemeen) in de VS auteursrechtelijke bescherming (kunnen) genieten …’.19.

In het hier besproken Vijf spellen-arrest van HR 29 juni 2001 zie ik evenwel niet een arrest met precedentwerking ten deze. Het ging daar om de vraag of de vraag of de reciprociteitsregel uit de tweede volzin van art. 2 lid 7 BC, resp. art. 2 lid 5 (oud) BC überhaupt toepassing moest vinden. De vraag op welke — abstracte dan wel concrete — wijze de reciprociteitstoets zou moeten worden toegepast, was in het partijdebat en was bij de Hoge Raad niet aan de orde.

Er lijkt dus gekozen te moeten worden. Ik loop daarbij de eerder over en weer genoemde argumenten nog kort na. Ik verwijs hierbij niet nogmaals naar de eerder aangehaalde literatuur en lagere rechtspraak.20. Die houden elkaar ongeveer in evenwicht, en bij het wegen van argumenten op cassatieniveau komt het uiteraard niet aan op ‘neuzen tellen’.

Aan de tekst van art. 2 lid 7 BC kan m.i. geen doorslaggevende voorkeur voor de optie van de concrete dan wel die van de abstracte toetsing ontleend worden.

Aan de strekking ook niet. Het argument voor een abstracte benadering, dat de ratio van de reciprociteit in art. 2 lid 7 BC niét gelegen is in de vraag of het concrete werk in het land van oorsprong al dan niet auteursrechtelijk beschermd is, maar of (soortgelijke) werken van toegepaste kunst daar in het algemeen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking zouden komen (wat op algemeen niveau bevorderd zou moeten worden), spreekt op het eerste gezicht aan.

Niet uit te vlakken tegenwerpingen zijn evenwel:

Werkbaarheid. Is — zoals in de literatuur verdedigd — de abstracte toets preferabel omdat die in rechte zo veel werkbaarder is dan de concrete toets?

Het argument gaat op in die gevallen waarin een jurisdictie (die van het land van oorsprong) voorwerpen van toegepaste kunst hetzij categorisch toelaat tot auteursrechtelijke bescherming, hetzij deze categorisch uitsluit. Een Plato-achtig ideaalbeeld.

De (internationale) werkelijkheid is echter veelal een andere. Discussie over toepassing van het auteursrecht op toegepaste kunst is bijna zo oud als het moderne (d.w.z. 20e eeuwse) auteursrecht zelf, en is in alle landen met een gesofisticeerde auteursrechtbeoefening meer of minder omstreden. Frankrijk gold als een land met een volledige insluiting (‘unité de l'art’). België ook. In Nederland was er geen wettelijke uitsluiting, maar in de praktijk reserve. In 1975 kwam de Benelux-Modellenwet tot stand. Die sloot auteursrechtelijke bescherming van modellen niet uit, maar voortaan zou voor auteursrechtelijke bescherming ‘een duidelijk kunstzinnig karakter’ vereist zijn. Aan die eis heeft het Benelux-Gerechtshof in 1987 weer een reducerende interpretatie gegeven21..

In een land als Duitsland was er van oudsher geen volledige uitsluiting, maar het BGH eiste een hogere drempel dan de drempel voor auteursrechtelijk te beschermen werken in het algemeen.22.

In de VS wordt uitgegaan van een volledige uitsluiting, maar weer niet als de (eventuele) kunstzinnigheid die neergelegd zou zijn in een voorwerp van toegepaste kunst, daarvan ‘separable’ zou zijn, en dan als van het gebruiksvoorwerp af te scheiden vorm een werk van kunst zou opleveren.23.

Met het bovenstaande wil ik illustreren dat een gepropageerd ‘gemak’ van de ‘abstracte’ benadering veelal een schijngemak oplevert.24. Aan een categorale auteursrechtelijke insluiting in het oorsprongsland kunnen nadere wettelijke drempelvoorwaarden of ‘hoekse’ voorwaarden verbonden zijn. Een categorale auteursrechtelijke uitsluiting in het oorsprongsland kan vatbaar blijken voor uitzonderingen.

Deze bevinding relativeert het argument van het ‘gemak’/de werkbaarheid van de abstracte benadering aanzienlijk (en ook haar legitimiteitspretentie, vgl. hierboven 4.11.3 onder (ii)).

Op het eerste gezicht lijkt de ‘concrete toetsing’ nogal bezwarend. Een in kracht van gewijsde gegaan vonnis waarin in het land van oorsprong auteursrecht op het concrete object erkend is, zal zelden voorliggen, nog daargelaten dat dit zelden, if ever, gezag van gewijsde tussen partijen zal opleveren.

In het kader van een ‘concrete toetsing’ zal de eiser die auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong inroept, het — bij gemotiveerde betwisting — als regel moeten hebben van een partijdeskundigenrapport. Een deskundige op het betrokken rechtsgebied van het oorsprongsland kan daarin verklaren dat, en waarom, dit object in het oorsprongsland auteursrechtelijke bescherming zou genieten.

Bij uitblijven van (voldoende gemotiveerde) tegenspraak kan daarmee het bewijs geleverd geacht worden.

Komt er wel voldoende gemotiveerde tegenspraak, bijv. aan de hand van een contrair partijdeskundigenrapport, dan kan de rechter naar processueel bevind van zaken hetzij nadere instructie gelasten, hetzij onder toepassing van de Rv.-bewijsregels (bewijslast/bewijsrisico) tot een beslissing ten gronde komen.

Is dat érg ‘ongemakkelijk’ c.q. bezwarend? Ik meen van niet, nu je de inhoud van toepasselijk buitenlands recht allicht gelijk kan stellen met onderwerpen van wetenschap die de rechter niet uit eigen hoofde kan kennen en niet (zonder meer) op basis partijdebat kan beoordelen. Het is, kortom, niet bezwarender dan de — legio — procedures waarin sprake is van bewijsvoering via (partij-)deskundigenberichten.

Onder 4.11.6 werd al aangegeven dat het maar de vraag is of men in de regel van een ‘abstracte toetsing’ meer gemak mag verwachten.

Ik acht daarmee25. ‘betere werkbaarheid’ geen doorslaggevend argument ten voordele van de abstracte benadering, en ten nadele van de concrete benadering.

Ik teken terzijde nog het volgende aan. De Hoge Raad beoordeelt geen buitenlands recht (art. 79 lid 1, onder b RO).

Bij concrete toetsing door de rechter aan de maatstaf van art. 2 lid 7 BC (aan de hand van deskundigenrapporten) is het begrijpelijk dat de Hoge Raad buiten de beoordeling van het buitenlands recht blijft.

Bij een keuze voor een systeem van abstracte toetsing, kan het m.i. eerder wringen dat de Hoge Raad wél toelaat dat een gerechtshof in algemene zin het recht van een andere staat uitlegt, en vervolgens op grond van 79 RO aan (mogelijk zeer serieuze) klachten daartegen geen gehoor mag geven.

Onder aantekening dat een afweging mij niet meeviel, kies ik — per saldo — voor het in casu door het hof verkozen systeem van de concrete toetsing.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat art. 2 lid 7 BC aldus dient te worden toegepast dat het gaat om de bescherming van een specifiek product in het land van oorsprong. Het hof is derhalve niet van een onjuiste rechtsopvatting uitgegaan, zodat onderdeel I.1.a m.i. vergeefs is voorgesteld.

Ook voor zover onderdeel I onder 1.a (in fine) en onder 1.b klaagt dat het oordeel van het hof onbegrijpelijk is, omdat door Mag Instrument is gesteld dat het Mag-Lite zaklamp-ontwerp naar het recht van de Verenigde Staten voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt en door het hof niet anders is geoordeeld, kan het niet tot cassatie leiden.

Het hof heeft door verwijzing naar zijn arrest in de zaak van Mag Instrument tegen Buzaglo (zie prod. 5 bij CvA)26., samengevat weergegeven, geoordeeld dat op Mag Instrument de bewijslast rust van haar stelling dat de Mag-Lite zaklampen in de VS auteursrechtelijke bescherming genieten en dat dergelijk bewijs ontbreekt. Mag Instrument had in haar CvR in conventie27. — samengevat — gesteld dat het specifieke product, de Mag-Lite zaklamp, in de VS auteursrechtelijke bescherming toekomt. Zij had zich hierbij beroepen op verklaringen van de professoren Siegel en Goldstein, als eerder door haar overgelegd in de procedure tegen Buzaglo. Nu Edco c.s. de stellingen van Mag Instrument op dit punt hebben betwist28. en Mag Instrument ter zake van deze stellingen geen nader (gespecificeerd) bewijsaanbod heeft gedaan terwijl volgens het hof op haar de bewijslast rust29., is het oordeel van het hof dat (nu Mag Instrument geen bewijs heeft bijgebracht van haar stelling dat haar product in de VS auteursrechtelijke bescherming geniet) de producten van Mag Instrument in de VS geen auteursrechtelijke bescherming genieten, niet onbegrijpelijk: te minder nu het hof in de zaak van Mag Instrument tegen Buzaglo de redenering in de even bedoelde verklaringen onjuist geoordeeld had.

Onderdeel I.1.c betoogt nog dat wanneer 's hofs oordeel anders zou moeten worden begrepen dan in onderdeel I.1.a tot uitgangspunt is genomen, dat oordeel onvoldoende met redenen is omkleed. Het onderdeel behoeft geen nadere bespreking, nu in onderdeel I.1.a van een juiste lezing van 's hofs arrest is uitgegaan.

Volgens onderdeel I.2 is rechtens onjuist het oordeel van het hof dat de bewijslast met betrekking tot de niet-toepasselijkheid van de uitsluitingsgrond van art. 2 lid 7 BC op Mag Instrument rustte.

Het onderdeel gaat uit van een onjuiste lezing van 's hofs arrest, omdat het hof niet heeft geoordeeld dat op Mag Instrument de bewijslast rust met betrekking tot de niet toepasselijkheid van de uitsluitingsgrond van art. 2 lid 7 BC. Het hof heeft geoordeeld dat op Mag Instrument de bewijslast rust van haar stelling dat zij in Nederland auteursrechtelijke bescherming van de zaklampen kan inroepen.30.

Ook overigens is het onderdeel vergeefs voorgesteld. Mag Instrument beroept zich op een haar toekomend auteursrecht en stelt dat Edco c.s. daar inbreuk op maken. Mag Instrument beroept zich dus op de rechtsgevolgen van de aldus gestelde feiten en omstandigheden. Nu Edco c.s. gemotiveerd hebben betwist dat Mag Instrument in Nederland auteursrechtelijke bescherming van de zaklampen kan inroepen, rust — gelet op het bepaalde in art. 150 Rv. — de bewijslast van de door Mag Instrument gestelde feiten en omstandigheden op haar. Over een bijzondere regel op grond waarvan de bewijslast zou moeten worden omgekeerd, is niets gesteld of gebleken. Het hof heeft dus terecht geoordeeld dat Mag Instrument zal dienen te bewijzen dat zij ter zake van de onderhavige zaklampen in de VS auteursrechtelijke bescherming geniet.

Ter inleiding ontleen ik aan het boek van T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen en J.L.R.A. Huydecoper, Industriële Eigendom, deel 2 Merkenrecht (2008)31., p. 194–199, het volgende (met instemming mijnerzijds). ‘De eisen die aan onderscheidend vermogen van vormmerken worden gesteld zijn, na interpretatie van op Europees niveau geharmoniseerde regels, streng te noemen’ (p. 194). ‘Daar waar in de jurisprudentie onderscheidend vermogen van vormen is aangenomen, was dat veelal na (jarenlange) inburgering’ (p. 194–195).

Hoewel bij toetsing van het onderscheidend vermogen van vormmerken — dat overigens pas onderzocht moet worden nadat is beoordeeld of zich wellicht een van de absolute weigerings- of nietigheidsgronden van art. 2.1(2) BVIE voordoet — geen andere criteria dienen te worden toegepast dan bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van andere merkvormen, kan de toepassing van deze criteria toch anders uitpakken (vgl. p. 196).

(p. 196–197).

(p. 198).

In het kader van de inburgering van vormmerken heeft het HvJEG geoordeeld dat de rechter dient na te gaan of sprake is van concrete en betrouwbare gegevens met betrekking tot het gebruik. De vermoedelijke perceptie van de normale consument moet in aanmerking worden genomen en de rechter moet vaststellen of de identificatie door de consumenten wel is geschied op basis van het gebruik van het merk als merk (vgl. p. 198–19934.).

Onderdeel II richt zich tegen de rov. 5.7 t/m 5.10 (alsmede 5.14 en 5.16) van 's hofs arrest.

Onderdeel II.1 klaagt dat 's hofs oordeel rechtens onjuist is, nu het (ten onrechte) niet uitgaat van de geldigheid van de door Mag Instrument ingeroepen merkrechten. Het onderdeel betoogt dat de geldigheid van de ingeroepen merken niet is aangevallen, althans heeft een daarop gerichte vordering van PP Impex tot een niet-ontvankelijkverklaring geleid, waartegen niet is geappelleerd is, zodat in appel de geldigheid van de ingeroepen merken tot uitgangspunt moest worden genomen.

Het onderdeel faalt. Het hof heeft, toetsend in rov. 5.7 e.v. aan art. 2.1 (en art. 2.28 lid 1) BVIE, klaarblijkelijk het oog op de inleidende dagvaarding aan de vorderingen van Mag Instrument ten grondslag gelegde Benelux-inschrijvingen. Hiervan gaat, mede gelet op de schriftelijke toelichting namens Mag Instrument, ook onderdeel II.1 uit. Anders dan het onderdeel tot uitgangspunt neemt, kan in gedingen over Benelux-merken de nietigheid of het verval wel degelijk (ook) bij wege van verweer ten gronde worden aangevoerd35.. Nu in casu de geldigheid van de ingeroepen Benelux-vormmerken36. zowel in eerste als in tweede aanleg is bestreden, diende het hof hier over een oordeel geven.

Onderdeel II.2 klaagt dat het oordeel van het hof onvoldoende is gemotiveerd nu het hof in een eerder arrest van 13 september 2001 (BIE 2002, nr. 80, p. 43737.) over dezelfde merken oordeelde dat dit geldige merken zijn en dat de merken (juist ook) in verband met de door het hof in het bestreden arrest genoemde elementen, ‘zonder twijfel geschikt [zijn] om de zaklampen van Mag te onderscheiden van andere, al dan niet zwarte, staafzaklampen die ten tijde van de depots op de markt waren’. Mag Instrument heeft — aldus het onderdeel — bij herhaling op dit eerdere oordeel van het hof gewezen38.. Het hof komt nu tot een ander oordeel zonder een woord te wijden aan deze essentiële stellingen van Mag Instrument of aan zijn (wezenlijk andere) oordeel uit 2001 over hetzelfde ontwerp.

De klacht faalt. De rechter is verplicht in te gaan op de stellingen van partijen, voor zover partijen daaraan duidelijk omschreven rechtsgevolgen hebben verbonden, en die stellingen, indien juist bevonden, van beslissende invloed zijn op de uitkomst van de procedure39.. Weliswaar heeft het hof in de eerdere procedure waarnaar Mag Instrument verwijst, geoordeeld dat de merken waarop Mag Instrument zich op beroept geldige merken zijn, maar dat oordeel heeft slechts te gelden tussen de procespartijen uit die procedure en dus niet tussen de procespartijen in de onderhavige procedure. In zoverre zijn de stellingen van Mag Instrument niet essentieel. Daar komt het volgende bij. In de tussentijd had het HvJEG bij arrest van 7 oktober 200440., waarop Edco c.s. zich beroepen hebben41., de weigering — wegens gebrek aan elk onderscheidend vermogen — door het gemeenchapsmerkenbureau (BHIM) van vijf door Mag gedeponeerde vormmerken voor haar zaklampen bekrachtigd. Dat sluit aan bij de reeds gememoreerde trend dat de eisen die aan het onderscheidend vermogen van vormmerken worden gesteld, na de interpretatie op Europees niveau van de geharmoniseerde regels door het HvJEG (thans: HvJEU) streng genoemd kunnen worden, in ieder geval strenger dan voorheen in de Benelux werden toegepast42..

Onderdeel II.3 klaagt dat 's hofs oordeel — in rov. 5.7 t/m 5.10 — rechtens onjuist is omdat het hof bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de betrokken vormmerken alleen, althans te zeer verschillende onderdelen daarvan beoordeelt, zonder het totaalbeeld (genoegzaam) te beoordelen. Het oordeel van het hof is althans onvoldoende gemotiveerd nu het niets, althans te weinig, zegt over het (merkenrechtelijk relevante) totaalbeeld.

Het onderdeel — dat terecht tot uitgangspunt neemt dat voor het vaststellen van onderscheidend vermogen, de door het merk opgeroepen totaalindruk dient te worden onderzocht, zoals ook onderstreept door het HvJEG in de zaak van Mag Instrument/BHIM43. — faalt. Uit de overweging van het hof dat ‘niet gezegd kan worden dat de opgesomde kenmerken, in samenhang bezien [cursivering AG], de beide merken hun essentiële functie als herkomstaanduiding doen vervullen’, volgt — anders dan het onderdeel doet voorkomen — dat het hof wel degelijk aan de hand van het totaalbeeld heeft beoordeeld of sprake is van onderscheidend vermogen.

Daar komt bij dat het hof, waar het in rov. 4.7 (ook) stilstaat bij afzonderlijke vormgevingsonderdelen, zulks klaarblijkelijk doet ter motivering van zijn afwijkend oordeel van de rechtbank, die in haar rov. 3.12 van haar vonnis van 21 februari 2007 zodanige kenmerken opgesomd heeft, na de inleidende woorden ‘Mag noemt de volgende onderscheidende kenmerken van de Vormmerken…’.

Onderdeel II.4 verwijt het hof dat het ten onrechte, althans in strijd met het beginsel van hoor en wederhoor, zijn oordeel over de op de markt zijnde vormgevingen van zaklampen op ‘ter terechtzitting in hoger beroep getoonde modellen van zaklampen van ander fabrikaat’ baseert. Voor zover Mag Instrument deze zaklampen pas bij pleidooi in appel heeft gezien, had het hof haar in de gelegenheid moeten stellen deze afbeeldingen te bestuderen en daar nader op te reageren. Voor zover voorbeelden van dergelijke zaklampen al wel in de procedure zijn overgelegd, heeft Mag Instrument toegelicht waarom deze zaklampen rechtens niet relevant zijn. Aldus Mag Instrument, die in verband met haar klacht op dit punt verwijst naar de CvR in conventie onder 43.

Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden, omdat het uitgaat van een verkeerde lezing van 's hofs arrest. Anders dan het onderdeel doet voorkomen, heeft het hof zijn oordeel over de op de markt zijnde vormgevingen van zaklampen niet — laat staan: uitsluitend — gebaseerd op ‘ter terechtzitting in hoger beroep getoonde modellen van zaklampen van ander fabrikaat’. Het hof heeft zich gebaseerd op ‘tal van overgelegde afbeeldingen en ter zitting in hoger beroep getoonde modellen van zaklampen van ander fabrikaat’.

Onderdeel II.5.a klaagt dat het hof zijn oordeel in rov. 5.9 ten onrechte baseert op uitsluitingen genoemd in art. 2.1 lid 2 BVIE. Deze uitsluitingen gelden — aldus het onderdeel — immers alleen wanneer het gaat om een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar en dus niet wanneer het teken ook uit andere vormen bestaat. Het hof heeft zelf vastgesteld dat de vorm van de Mag-Lite zaklampen niet uitsluitend uit dergelijke vormen bestaat — getuige 's hofs vaststelling dat de Mag-Lite zaklamp andere vormen gemeen heeft met andere zaklampen, het woord ‘voornamelijk’, en de vaststelling van het hof dat de licht gebolde kop van de Mag-Lite zaklampen niet (louter) functioneel bepaald is — , zodat die uitsluitingsgronden hier geen rol kunnen spelen. Het hof heeft daardoor ten onrechte het (geleverde) bewijs van inburgering buiten beschouwing gelaten44., aldus de klacht.

Ter inleiding van de bespreking van deze klacht diene het volgende.

Voor tekens, waaronder vormen, die (aanvankelijk) vatbaar zijn voor weigering of nietigverklaring wegens — kort gezegd — onvoldoende onderscheidend vermogen (vgl. art. 2.1 lid en art. 2.28 lid 1 BVIE), geldt dat die door zgn. inburgering het voor inschrijving vereiste onderscheidend vermogen alsnog kunnen verwerven.

Inburgering betekent hier: het door het merk (alsnog) verwerven van onderscheidend vermogen ‘als gevolg van het gebruik dat daarvan is gemaakt’ (vgl. art. 3 lid 3 onder van MRl 89/104).

Ingevolge art. 2.1 lid 2 BVIE45. kunnen niet als merken worden beschouwd: ‘tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.’ Voor deze vormen geldt de inburgeringsmogelijkheid niét. Dit blijkt uit art. 28, leden 1 en 2 BVIE (a contratrio) en (duidelijker) uit art. 3 lid 3 van MRl 89/104. Als ratio hiervoor geldt ‘te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt’, aldus het Hof van Justitie46..

Onderdeel II.5.a (e.v.) onderkent het vorenstaande in die zin, dat niét verdedigd wordt dat het hof vormen als bedoeld in art. 2.1 lid 2 BVIE tóch voor inburgering in aanmerking had moeten laten komen.

Zie ik het wel, dan faalt onderdeel II.5.a (reeds) omdat het berust op onjuiste lezing, en dus feitelijke grondslag mist.

Dat het hof in rov. 5.9 als vertrekpunt neemt de van andere zaklampen afwijkende vormen van de zaklampen van Mag instrument is in het kader van de beoordeling van een (eventueel door inburgering verkregen) onderscheidend vermogen logisch en aansluitend bij de door Mag Instrument zelf als voor haar zaklampen kenmerkend naar voren gebrachte eigenschappen47.. Met de strofe ‘gaat het voornamelijk om vormafwijkingen die door hun fraaiheid in belangrijke mate de wezenlijke (markt)waarde van de zaklampen bepalen en/of die functioneel zijn bepaald zoals het profiel op het cilindrische batterijhuis en de verzonken schakelaar’ categoriseert (blijkens de aansluitende volzin ‘Dat zijn vormen als bedoeld in art. 2.1 lid 2 BVIE’) het hof deze vormen tegenover de daarna genoemde (volgens het hof niét onder de uitsluiting van art. 2.1 lid 2 BVIE vallende) ‘afgeronde, licht gebolde kop van de Mag-Lite zaklampen’. Met het woord ‘voornamelijk’ doelt het hof dus niet — zoals Mag in rov. 5.9 wil lezen — op nog méér, door het hof niet besproken vormafwijkingen.

Dat en waarom de licht gebolde kop, waaraan het hof niet een (al dan niet door inburgering verkregen) onderscheidend vermogen heeft ontzegd, niettemin geen gewicht in de schaal kan leggen, maakt het hof duidelijk in de laatste volzin van rov. 5.9 (waartegen geen klacht is gericht).

Ook overigens is de klacht vergeefs voorgesteld. Aan het vaker aangehaalde boek van Cohen Jehoram, Van Nispen en Huydecoper48. ontleen ik nog het volgende:

(p. 187).

Op p. 189 lezen wij: ‘In het kader van de inburgering van vormmerken heeft het Hof van Justitie geoordeeld50. dat de rechter dient na te gaan of er sprake is van concrete en betrouwbare gegevens met betrekking tot het gebruik. De vermoedelijke perceptie van de normale consument moet in aanmerking worden genomen en de rechter moet vaststellen of de identificatie wel is geschied op basis van het gebruik van het merk als merk’.51.,52.

De stellingen waarnaar Mag Instrument in onderdeel II.5.a verwijst53., bevatten niet de hierboven genoemde factoren die van belang zijn om vast te stellen of sprake is van (onderscheidend vermogen door) inburgering. Mag Instrument beroept zich in deze stellingen op ontvangen design-awards en -beoordelingen, plaatsing in musea en vernoemingen in literatuur, alsmede reclame-inspanningen en aanzienlijke verkoopcijfers, maar op grond daarvan kan niet worden geoordeeld dat een merk door inburgering als merk alsnog onderscheidend vermogen heeft gekregen. Dat geldt evenzeer voor de enkele stelling dat de merken zeer intensief en op grote schaal worden gebruikt54.. De klacht faalt m.i. dus ook omdat Mag Instrument (volstrekt) onvoldoende heeft gesteld om onderscheidend vermogen door inburgering te kunnen vaststellen.

Volgens de onderdelen II.5.b t/m e is het oordeel van het hof dat de vorm van het profiel op het cilindrische batterijhuis en/of de verzonken schakelaar een wezenlijke waarde aan de waar geeft of noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, onbegrijpelijk. Ten onrechte heeft het hof de vormgeving die aan deze elementen is meegegeven niet (kenbaar) in zijn beoordeling betrokken.

Voor zover deze onderdelen een rechtsklacht bevatten, faalt die klacht omdat het hof niet blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Artikel 2.1 lid 2 BVIE bepaalt dat niet als merken kunnen worden beschouwd ‘tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.’ Het hof gaat daar ook — terecht — van uit.

Ook de motiveringsklachten van de onderdelen II.5.b-e kunnen niet tot cassatie leiden. Mag Instrument heeft weliswaar gesteld dat de vorm van de aan/uit-knop en de vorm van het rib-profiel op de zaklamp geen technische oplossingen behelzen en niet een wezenlijke waarde aan de zaklampen geven55.. Edco c.s. hebben evenwel betoogd dat de wezenlijke vormkenmerken van de Mag-Lite zijn toe te schrijven aan het oogmerk om technisch resultaat te bereiken en dat er — volgens Edco c.s. ook volgens de eigen stellingen van Mag Instrument — geen ‘fashionable attributes’ in Mag-Lite zijn56.. De wezenlijke kenmerken van de Mag-Lite zijn volgens Edco de cilindrische behuizing, de lengte en diameter van de behuizing, de groeven op behuizing, op de kop en op de achterdop, de grotere afmeting en de schuin aflopende vorm van de reflectorkop, en de plaats en de vorm van de schakelaar57.. Voorts is de vormgeving een wezenlijke waarde van de Mag-Lite, nu die volgens Edco c.s. is terug te voeren op de esthetische aantrekkelijkheid van de zaklamp, hetgeen — volgens Edco c.s. — ook door Mag Instrument is erkend58..

Tegen deze achtergrond is het oordeel van het hof — dat voor zover al zou kunnen worden gezegd dat de zaklampen van Mag Instrument op onderdelen afwijken van zaklampen van andere herkomst, het voornamelijk gaat om vormafwijkingen die door hun fraaiheid in belangrijke mate de wezenlijke (markt)waarde van de zaklampen bepalen en/of die functioneel zijn bepaald zoals het profiel op het cilindrische batterijhuis en de verzonken schakelaar — niet onbegrijpelijk. De onderdelen II.5.b-II.5.e zijn dus ook in zoverre vergeefs voorgesteld.

De onderdelen II.6.a en II.6.b klagen dat het hof door — in rov. 5.9 — te oordelen dat ‘de vorm van de Alu-zaklamp voldoende afwijkt om verwarring bij het publiek te voorkomen’, ten onrechte niet het totaalbeeld beoordeelt dat het merk oproept met het totaalbeeld dat het gebruikte teken oproept, maar slechts één element van beide; en dat voor zover 's hofs oordeel anders begrepen moet worden, dat oordeel onvoldoende is gemotiveerd.

De klacht faalt omdat zij uitgaat van een onjuiste lezing van 's hofs arrest. Het hof heeft — in rov. 5.7 — ten aanzien van functionele elementen overwogen dat zij stuk voor stuk al elders zijn toegepast en niet afwijken van wat in de sector gangbaar is, zodat deze kenmerken, in samenhang bezien, niet de essentiële functie als herkomstaanduiding vervullen (en dus geen sprake is van onderscheidend vermogen). In rov. 5.9 overweegt het hof — in cassatie overigens op zich niet bestreden — ten aanzien van een niet functioneel geoordeeld kenmerk, nl. de afgeronde, licht gebolde kop van de Mag-Lite zaklampen, dat de licht geknikte vorm van de kop van de Alu-zaklamp voldoende afwijkt om verwarring bij het publiek te voorkomen. Aldus heeft het hof — anders dan het onderdeel doet voorkomen — een oordeel gegeven over het totaalbeeld.