100 Gemengde grondslag

In par. 5.3. is besproken dat het naast elkaar bestaan van verschillende proceskostenregels in IE-zaken en ‘gewone’ civiele zaken tot praktische afbakeningsproblemen kan leiden. Het feit dat art. 1019h Rv in beginsel uitsluitend toepassing vindt in zaken die de handhaving van IE-rechten betreffen leidt ertoe, dat in meeromvattende geschillen gerekend moet worden: voor het IE-deel worden de kosten met inachtneming van art. 1019h Rv begroot en vastgesteld, voor het resterende deel pleegt de rechter het liquidatietarief toe te passen. De proceskostenbeslissingen in dergelijke meeromvattende geschillen kenmerken zich door soms uitvoerige berekeningen.1 De toepassing van de verschillende proceskostenregels op dezelfde procedure kan evenwel met name tot hoofdbrekens leiden in geschillen waarin de vordering(en) op de IE-grondslag worden toegewezen, en de OD-grondslag wordt afgewezen, of andersom. Wie heeft in dat geval te gelden als de in het gelijk gestelde partij, en hoe dient in die gevallen de proceskostenbeslissing uit te vallen?

Uit rechtspraak volgt dat het standpunt, dat een verliezende partij recht heeft op een substantiële proceskostenvergoeding op de voet van art. 1019h Rv indien de vordering op de andere grondslag dan de IE-rechtelijke grondslag wordt toegewezen, nogal eens is ingenomen.2 Het is goed denkbaar dat de verliezende partij het onverteerbaar vindt dat zij, ondanks het feit dat zij ‘gewonnen’ heeft op het IE- rechtelijk deel, de kosten voor dat deel niet vergoed krijgt. Een enkele keer heeft dit geleid tot een veroordeling van de in het gelijk gestelde partij in de kosten ten aanzien van het verloren IE-deel.3 Dat lijkt evenwel niet juist. De Hoge Raad heeft in het arrest LMR Advocaten geoordeeld – althans bevestigd4 – dat art. 1019h Rv ten aanzien van de ‘in het ongelijk gestelde partij’ niet beoogt af te wijken van art. 237 Rv.5 Noch uit de totstandkomingsdocumentatie en rechtspraak van het HvJ EU met betrekking tot art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn, noch uit de parlementaire geschiedenis van art. 1019h Rv volgen immers aanwijzingen dat aan de ‘in het ongelijk gestelde partij’ van art. 1019h Rv een andere betekenis valt toe te kennen dan in art. 237 Rv.6

Zoals in hoofdstuk 4 uiteengezet, wordt op grond van art. 237 Rv de partij die bij vonnis in het ongelijk wordt gesteld, veroordeeld in de kosten van de procedure. Het begrip ‘gelijk’ moet volgens de heersende leer strikt worden gehanteerd.7 Dat houdt in dat het gelijk – in beginsel uitsluitend – technisch moet worden bepaald aan de hand van de toewijzing of afwijzing van het gevorderde. Daartoe dient het dictum van het vonnis te worden vergeleken met het petitum van de dagvaarding. De overwegingen die aan het dictum ten grondslag liggen zijn voor de process kostenbeslissing in beginsel irrelevant.8 ,9 Het gaat anders gezegd enkel om de uitkomst in relatie tot het gevorderde. Wordt de vordering van de eisende partij toegewezen, dan dient de gedaagde als de in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de proceskosten. Wordt de vordering echter afgewezen, dan moet de eisende partij worden aangemerkt als de in het ongelijk gestelde partij en in de proceskosten worden veroordeeld. Een appellant wordt voorts geheel in het ongelijk gesteld indien de bestreden uitspraak waarin zijn vordering of verzoek geheel is afgewezen, wordt bekrachtigd, ook al geschiedt die bekrachtiging op andere gronden dan die waarop de eerste rechter de afwijzing heeft gegrond.10

Regelmatig wordt een vordering niet geheel toe- of afgewezen. In dat geval dient de rechter de mate van het gelijk te bepalen. Indien een belangrijk deel van de vordering wordt toegewezen, dient de gedaagde conform de hoofdregel als de overwegend in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de kosten. Indien echter een belangrijk deel van de vordering wordt afgewezen, ligt het in de rede dat de rechter concludeert dat beide partijen op punten in het ongelijk zijn gesteld dan wel dat de overwegend in het ongelijk gestelde partij als de verliezer wordt aangemerkt. In dat geval kan de rechter de kosten geheel of gedeeltelijk compenseren of een proceskostenveroordeling ten laste van de eiser uitspreken. Waar het omslagpunt ligt, is aan het oordeel van de rechter.11 Ook hiervan beoogt art. 1019h Rv niet af te wijken.12

Inmiddels is het vaste rechtspraak dat ‘het gelijk’ (ook) in meeromvattende geschillen – waarop meerdere proceskostenregelingen van toepassing kunnen zijn – dient te worden bepaald aan de hand van een technische vergelijking van petitum en dictum, waarbij de grondslag (IE of OD) voor de bepaling van het gelijk in beginsel niet van belang is. De grondslag is wel van belang voor de vraag, op welke voet de kosten dienen te worden begroot en vastgesteld (art. 237 Rv dan wel 1019h Rv). De rechter ontkomt er meestal dus niet aan om de overwegingen die geleid hebben tot de uitkomst te betrekken bij de proceskostenbeslissing. Het is immers voor de proceskostenbeslissing nogal relevant of het verbod tot verdere verhandeling van het product wordt gegeven op basis van de in stelling gebrachte IE-rechten dan wel op basis van slaafse nabootsing. Worden beide grondslagen aangenomen, dan volgt in de regel een kostenveroordeling met toepassing van art. 1019h Rv voor het IE-deel en een evenredig deel van het liquidatietarief voor de overige kosten.13 Wordt (slechts) één der grondslagen aangenomen, dan volgt in de regel afhankelijk van de toegewezen grondslag een veroordeling in de kosten op de voet van art. 237 Rv dan wel art. 1019h Rv. In geen geval heeft de (overwegend) in het ongelijk gestelde partij recht op vergoeding van haar kosten voor het deel dat is afgewezen; dit strookt immers niet met de hoofdregel, dat de verliezer betaalt.

Het zal niet altijd eenvoudig zijn voor advocaten (of, indien advocaten dit nalaten inzichtelijk te specificeren, voor rechters) om te concretiseren hoeveel tijd aan de voorbereiding per grondslag is besteed. Veelal zal dit worden gebaseerd op een schatting, waarbij in geval van een sterke zaak zoveel mogelijk tijd en kosten zullen worden toegeschreven aan de IE-grondslag, om op die manier zoveel mogelijk kosten voor de cliënt vergoed te krijgen.14 In de Indicatietarieven versie 1 januari 2015 staat dat partijen in de specificatie een indicatie moeten opnemen welk deel van de gevorderde kosten moet worden toegerekend aan het deel van de procedure dat op de inbreukvraag betrekking heeft. Als partijen het eens zijn, dan zal daarvan worden uitgegaan. In geval van gemotiveerde betwisting of bij gebreke van een deugdelijke opgave zal een schatting worden gemaakt. Eenzelfde bepaling is opgenomen in de Indicatietarieven die per 1 april 2017 gelden.

Van belang is dat een uitsplitsing naar grondslagen kennelijk minder van belang is in geschillen waarin de vordering (of het verweer) geheel strekt tot handhaving van IE- rechten. Uit het arrest Knooble/NNI volgt dat indien ook de geschilpunten met betrekking tot het niet-IE-deel bepalend zijn voor de uitkomst van het IE-rechtelijke geschilpunt, een veroordeling in de kosten op grond van art. 1019h Rv plaats zal moeten vinden. In dat geval kunnen alle proceskosten worden beschouwd als gemaakt ter handhaving van IE-rechten, zodat geen aanleiding bestaat tot evenredige aanpassing van het liquidatietarief.15 Een vergelijkbare aanpak is gehanteerd in het arrest Wilkinson/Gillette, waarin voor de beoordeling van de gestelde merkinbreuk de vraag moest worden beantwoord of deze mogelijk wordt gerechtvaardigd door het gebruik van het merk in een geoorloofde vergelijkende reclame. In een dergelijk geval zullen de stappen van de vergelijkende reclametoets (art. 6:194a BW) moeten worden doorlopen. Indien de merkinbreuk vervolgens wordt aangenomen, dan zal een proceskostenveroordeling op grond van art. 1019h Rv volgen.16

Voor de proceskostenbeslissing in meeromvattende zaken lijkt dus vooral relevant op welke grondslag men in het gelijk is gesteld. In het arrest Ryanair/PRAviation heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de omstandigheid dat partijen zich over en weer hebben beroepen op argumenten ontleend aan IE-rechten, geen reden is voor toepassing van art. 1019h, als de vordering niet strekt tot handhaving van een IE- recht.17 De grondslag waarop het Hof had beslist, was wanprestatie en niet een IE- recht. Daarop is art. 1019h Rv niet van toepassing. Het feit dat beide partijen argumenten op basis van het IE-recht hadden aangevoerd, doet daaraan niet af. In de lagere rechtspraak zijn beslissingen in deze lijn te vinden.18