Hof Den Haag, 29-01-2013, nr. 200.101.128/01

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling civiel recht

Zaaknummer : 200.101.128/01

Zaak/rolnummer Rb : 406678/KG ZA 11-1312

arrest van 29 januari 2013

inzake

1. ENERGIZER GROUP HOLLAND B.V.,

gevestigd te Houten,

hierna te noemen: Energizer,

2. de vennootschap naar vreemd recht

WILKINSON SWORD GMBH,

gevestigd te Solingen, Duitsland,

hierna te noemen: Wilkinson Sword,

appellanten, geïntimeerden in (voorwaardelijk) incidenteel beroep,

hierna gezamenlijk te noemen: Wilkinson (in enkelvoud),

advocaat: mr. M.S. Don te Amsterdam,

tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht

THE GILLETTE COMPANY,

gevestigd te Boston, Massachussets, Verenigde Staten van Amerika,

2. PROCTOR & GAMBLE NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

geïntimeerden, appellanten in (voorwaardelijk) incidenteel beroep,

hierna gezamenlijk te noemen: Gillette (in enkelvoud),

advocaat: mr. T. Cohen Jehoram te Amsterdam.

Verloop van het geding

Bij exploot van 19 januari 2012 is Wilkinson in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage van 22 december 2011. Daarbij heeft Wilkinson negen grieven tegen het vonnis waarvan beroep aangevoerd, die door Gillette bij memorie van antwoord, tevens houdende (voorwaardelijke) memorie van grieven in incidenteel appel, zijn bestreden. In incidenteel beroep heeft Gillette twee grieven aangevoerd, waarvan één voorwaardelijk. Bij memorie van antwoord in (voorwaardelijk) incidenteel appel heeft Wilkinson de grieven bestreden.

Op 15 november 2012 hebben partijen de zaak doen bepleiten, Wilkinson door haar procesadvocaat, alsmede door mr. R.C.K. van Oerle, advocaat te Amsterdam, en Gillette door haar procesadvocaat, alsmede door mr. R.M. Sjoerdsma, advocaat te Amsterdam, allen aan de hand van pleitnotities die aan het procesdossier zijn toegevoegd. Door beide partijen zijn voorafgaand aan het pleidooi aanvullende stukken ingediend, die in het van de pleitzitting opgemaakte proces-verbaal zijn gespecificeerd.

Vervolgens hebben partijen arrest gevraagd.

Beoordeling van het principale en incidentele beroep

1. Het onderhavige geschil betreft de vraag of Wilkinson zich schuldig maakt aan ongeoorloofde vergelijkende reclame en (dus) merkinbreuk.

Internationale bevoegdheid/litispendentie

2. Ten aanzien van de bevoegdheid van de Nederlandse rechter om kennis te nemen van de vorderingen van Gillette tegen Wilkinson overweegt het hof, in verband met grief 7 in het principale beroep en grief A in het incidentele beroep, en voor zover nodig ambtshalve, als volgt.

Voorop moet worden gesteld dat Wilkinson in eerste aanleg de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter niet (vóór alle weren) heeft betwist. Tegen de dienovereenkomstige vaststelling door de voorzieningenrechter (rov. 4.11 van het bestreden vonnis) is in hoger beroep niet opgekomen.

Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op inbreuk op een Gemeenschapsmerk, is de Nederlandse rechter (dat wil zeggen de rechtbank voor het Gemeenschapsmerk in Nederland, te weten: de rechtbank en het hof Den Haag) internationaal bevoegd om daarvan kennis te nemen.

Ten aanzien van Energizer ontleent hij deze bevoegdheid aan artikel 97 lid 1 juncto 103 lid 2 Verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk (hierna: GMV). Deze bevoegdheid omvat blijkens artikel 98 lid 1 juncto 103 lid 2 GMV (inbreuk op) het grondgebied van alle lidstaten van de Europese Unie.

Ten aanzien van Wilkinson Sword ontleent de Nederlandse rechtbank voor het Gemeenschapsmerk haar bevoegdheid aan artikel 97 lid 4 sub b GMV juncto artikel 24 van de Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Verordening). Wilkinson Sword heeft immers, als hiervoor overwogen, de internationale bevoegdheid van de aangezochte rechter niet tijdig betwist. Deze bevoegdheid omvat blijkens artikel 98 lid 1 juncto 103 lid 2 GMV (inbreuk op) het grondgebied van alle lidstaten van de Europese Unie.

Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op onrechtmatige daad (ongeoorloofde vergelijkende reclame), is de Nederlandse rechter eveneens internationaal bevoegd om daarvan kennis te nemen.

Ten aanzien van Energizer ontleent hij deze bevoegdheid aan artikel 24 (alsook artikel 2) EEX-Verordening. Deze bevoegdheid is in territoriaal opzicht onbeperkt.

Ook ten aanzien van Wilkinson Sword ontleent de Nederlandse rechter (territoriaal onbeperkte) internationale bevoegdheid aan artikel 24 EEX-Verordening.

In verband met de bevoegdheid in kort geding overweegt het hof nog dat volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie met betrekking tot de bevoegdheid van de voorzieningenrechter krachtens de EEX-Verordening vaststaat dat een rechter die op grond van de artikelen 2 en 5 tot en met 24 EEX-Verordening bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen, ook bevoegd is de nodige voorlopige of bewarende maatregelen te gelasten (HvJ EG 17 november 1998, C-391/95, Jur. 1998, p. I-7091, NJ 1999, 339, Van Uden Maritime/Deco-Line, rov. 19; HvJ EG 27 april 1999, C-99/96, Jur. 1999, p. I-2277, NJ 2001, 90, Mietz/Intership Yachting, rov. 40). Opgemerkt moet worden dat het Hof in genoemd Mietz-arrest ook heeft overwogen dat het feit dat de verweerder voor de voorzieningenrechter verschijnt, niet volstaat om op grond van (thans) artikel 24 EEX-Verordening een onbeperkte bevoegdheid van deze rechter aan te nemen tot het gelasten van alle door hem passend geachte voorlopige of bewarende maatregelen, alsof hij krachtens de EEX-Verordening bevoegd was van het bodemgeschil kennis te nemen (rov. 52). Hoe deze overweging moet worden begrepen ten opzichte van de eerdergenoemde vaste rechtspraak van het Hof (vgl. Conclusie A-G voor HR 6 februari 2004, NJ 2005, 403, Frans Maas/Petermann) kan in deze zaak in het midden blijven. Een voorlopig inbreukverbod is naar het oordeel van dit hof namelijk in ieder geval een maatregel die, ook voor het buitenland, kan worden gelast op grond van artikel 24 EEX-Verordening. Een bevestiging hiervoor is te vinden in de GMV (artikel 97 lid 4 sub b GMV juncto artikel 24 EEX-Verordening; artikel 98 lid 1 juncto 103 lid 2 GMV).

Tot slot overweegt het hof in dit verband als volgt. Wilkinson heeft ten pleidooie voor het hof aangevoerd dat het hof de zaak zou moeten aanhouden vanwege procedures aanhangig in Duitsland en Spanje. Voor zover Wilkinson geacht moet worden hiermee een beroep te doen op litispendentie als bedoeld in artikel 27 EEX-Verordening, faalt dat beroep. De aanhangigheid van een procedure in een andere lidstaat leidt slechts tot onbevoegdheid van de later geadieerde rechter indien die procedure wordt gevoerd tussen dezelfde partijen en hetzelfde onderwerp betreft. Met betrekking tot de procedure in Duitsland doelt Wilkinson kennelijk op een procedure waarin de deugdelijkheid van door het Duitse Stiftung Warentest (StiWa) uitgevoerde onderzoeken wordt beoordeeld, in welke procedure in het eerste kwartaal van 2013 een uitspraak zou worden verwacht. Wilkinson heeft evenwel niet gesteld dat deze procedure tussen dezelfde partijen en over hetzelfde onderwerp (als in dit geding) wordt gevoerd. Tijdens het pleidooi hebben partijen voorts desgevraagd verklaard dat de procedure in Spanje wordt gevoerd tussen andere partijen. Ook overigens ziet het hof geen reden zijn oordeel in deze zaak aan te houden totdat in bedoelde procedures uitspraak is gedaan, te meer niet nu de onderhavige zaak een kort geding betreft.

Toepasselijk recht

3. Tussen partijen is niet in geschil dat de vorderingen ter zake van inbreuk op Gemeenschapsmerken moeten worden beoordeeld aan de hand van (primair) de GMV (artikelen 101 en 102 GMV).

Voorts is niet in geschil dat de vorderingen ter zake van onrechtmatige daad (ongeoorloofde vergelijkende reclame) worden beheerst door de lex loci delicti (als bedoeld in artikel 6 lid 1 Verordening (EG) nr. 2007/864 (Rome II)).

De feiten

4. De voorzieningenrechter heeft in rov. 2.1 tot en met 2.9 van het bestreden vonnis, voor zover thans nog van belang, de volgende feiten vastgesteld:

"2.1. Gillette is een producent van scheersystemen voor natscheren. Gillette brengt onder meer scheermeshouders met verschillende opzetkoppen op de markt, waaronder - voor zover hier van belang - sinds 1998 een scharnierende kop met drie mesjes onder het merk MACH 3, ook verkrijgbaar met vibrerende mesjes, genaamd: M3Power. (...)

2.2. Gillette heeft in Nederland op de natscheermarkt een aandeel van boven de 50%.

2.3. Gillette is houdster van verschillende merkregistraties die zien op de merken MACH en MACH 3. Dit zijn de - voor het onderhavige geschil relevante - inschrijvingen:

- het Gemeenschapswoordmerk MACH onder nummer 368712 ingeschreven op 10 november 1998 voor waren in de klasse 8, zijnde scheersystemen, messen en aanverwante onderdelen;

- het Gemeenschapswoord/beeldmerk zoals hieronder weergegeven, onder nummer 803833 ingeschreven op 13 november 2000 voor waren in de klasse 8, zijnde

scheersystemen, messen en aanverwante onderdelen;

- het Gemeenschapswoordmerk MACH 3 onder nummer 3949757 ingeschreven op 22 november 2005 voor waren in de klasse 3, zijnde scheervoorbereidingsproducten, bestaande uit scheerschuim, -gel, -lotion en after shave-producten;

2.4. Energizer Group is - onder meer - producent van scheersystemen voor natscheren. In Nederland brengt Energizer Group scheersystemen, scheermessen en aanverwante producten op de markt onder de merken 'Wilkinson' en 'Wilkinson- Sword'. Wilkinson is met een marktaandeel van circa 9,5%-14,2% in Nederland na Gillette de tweede speler op de markt. In 2011 heeft Wilkinson twee nieuwe scheersystemen op de Nederlandse markt gelanceerd onder de merken HYDRO 3 (met 3 mesjes) en HYDRO 5 (met 5 mesjes).

2.5. De HYDRO 3 wordt in Nederland aangeboden in de hierna afgebeelde verpakking. Op de voorzijde is rechtsboven (in het oranje vlak) de navolgende tekst te lezen: NIEUW" en "scheert BETER dan MACH 3". Tevens is deze tekst in het Frans opgenomen.

2.6. Wilkinson gebruikt de tekst "NIEUW" en "scheert BETER dan MACH 3" eveneens in reclameteksten op haar website.

(...)"

5. De eerste grief van Wilkinson is gericht tegen de vaststelling van de feiten. Wilkinson betoogt in de eerste plaats dat de voorzieningenrechter ten onrechte is uitgegaan van andere feiten dan in de inleiding op de grieven zijn weergegeven. Nu zij in dat kader geen concrete feiten aanwijst die door de voorzieningenrechter onjuist of onvolledig zijn vastgesteld gaat het hof aan dat betoog voorbij.

6. Vervolgens wijst Wilkinson wél een aantal concrete vaststellingen aan die volgens haar onjuist zijn, te weten: a) de vaststelling van de marktaandelen van partijen in rov. 2.2 en 2.4, b) de lezing van 'NIEUW' enerzijds en 'scheert BETER dan MACH 3', respectievelijk 'de BESTE SCHEERBEURT voor je HUID' anderzijds, als separate uitingen (rov. 2.5-2.9) en c) de vaststelling in rov. 2.8 dat Wilkinson de eerder geciteerde teksten tevens in point-of-sale reclame, zoals winkeldisplays, gebruikt.

Ad a) De voorzieningenrechter heeft vastgesteld dat het marktaandeel van Gillette in Nederland op de natscheermarkt boven de 50% ligt en dat van Wilkinson tussen de 9,5 en 14,2%. Wilkinson stelt dat het marktaandeel van Gillette boven de 70% ligt en voor cartridges zelfs boven de 90%, en dat haar eigen aandeel op 5,8% ligt voor complete scheersystemen en op14,2% voor cartridges. Uit de stukken blijkt dat de voorzieningenrechter (in navolging van Gillette) is uitgegaan van de gehele natscheermarkt, dat wil zeggen, de markt voor zowel mannen als vrouwen, inclusief wegwerpscheermesjes, terwijl Wilkinson uitgaat van de markt voor scheersystemen voor mannen. Wilkinson heeft nagelaten te verduidelijken wat het belang is van het ene of andere percentage voor de beoordeling van het geschil. Hoe dan ook is duidelijk dat Gillette een dominante positie heeft op de ten deze relevante markt. Het hof zal hiermee voor zover nodig rekening houden.

Ad b) Tussen partijen is niet in geschil dat Gillette geen bezwaar heeft tegen de vermelding 'NIEUW' (rov. 4.1 van het bestreden vonnis). Daarvan uitgaand valt niet in te zien welk belang Wilkinson heeft bij dit onderdeel van haar grief. Gillette heeft bezwaar tegen de uiting 'scheert BETER dan MACH 3' (en de anderstalige varianten daarvan). Ook Wilkinson bestrijdt niet dat ten deze tussen partijen in geschil is of die uiting (hierna te noemen: 'de Claim'), getoetst aan de regels die gelden voor misleidende en vergelijkende reclame en het merkenrecht, geoorloofd is. Of het woord 'nieuw' nu wel of niet als onlosmakelijk onderdeel van die uiting moet worden beschouwd maakt voor de beoordeling van dat geschil niet uit.

Ten aanzien van de claim 'de BESTE SCHEERBEURT voor je HUID' geldt bovendien dat die claim, die betrekking heeft op de HYDRO 5, in hoger beroep niet meer ter discussie staat.

Ad c) Tussen partijen is in confesso dat de Claim wordt gebruikt op verpakkingen en op de website van Wilkinson en niet in points-of-sale reclame. Anders dan Wilkinson veronderstelt heeft de voorzieningenrechter (ten aanzien van de Claim) ook niet anders vastgesteld.

Beoordeling

7. De grieven 2 tot en met 5 zijn gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat de vergelijkende reclame die Wilkinson met de Claim maakt niet geoorloofd is en dat de aanduiding 'MACH 3' daarmee merkgebruik oplevert in strijd met artikel 9 lid 1 sub a GMV.

Vergelijkende reclame

8. Gillette legt aan haar vorderingen ten grondslag dat het gebruik van haar merk MACH 3 door Wilkinson onrechtmatig is, omdat niet is voldaan aan de voorwaarden die gelden voor gebruik van het merk van een derde in het kader van vergelijkende reclame. Om die reden bestaat er voor het gebruik van haar merk geen geldige reden en is dat gebruik in strijd met artikel 9 lid 1, sub a en c GMV, aldus Gillette.

9. De regels voor vergelijkende reclame zijn, voor wat betreft Nederland, neergelegd in de artikelen 6:194a e.v. BW. Zij zijn ontleend aan Richtlijn (EG) nr. 97/55 van het Parlement en de Raad van 6 oktober 1997, thans: Richtlijn 2006/114/EG van het Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (hierna: de Richtlijn). Uit de nrs. 14 en 15 van de considerans van de Richtlijn blijkt dat, indien het gebruik van het merk van een derde voldoet aan de in de Richtlijn gestelde voorwaarden, geen sprake kan zijn van merkinbreuk.

10. Partijen verschillen in de eerste plaats van mening over de vraag of de Claim voldoet aan de voorwaarde van artikel 6:194a lid 2 onder c BW, te weten of deze op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van de goederen met elkaar vergelijkt (zie dienovereenkomstig artikel 4 onder c) van de Richtlijn.

11. Wilkinson neemt met betrekking tot haar Claim het standpunt in dat deze het 'overall' scheerresultaat betreft, met andere woorden: Wilkinson claimt dat het scheerresultaat dat met de HYDRO 3 wordt bereikt 'overall' beter is dan dat van de MACH 3. Zij erkent dat het gaat om een subjectief waardeoordeel (van de consument), maar acht dit toelaatbaar omdat het door middel van marktonderzoeken geobjectiveerd kan worden. Wilkinson stelt in dit verband tevens dat niet nodig is dat een product op ieder afzonderlijk aspect daarvan het beste scoort en dat er ook niet één aspect is dat bij het nat scheren als het belangrijkst kan worden aangewezen. Elke consument vindt weer andere aspecten belangrijk, aldus Wilkinson. Specificatie van bepaalde kenmerken van het scheren waarop bedoeld waardeoordeel berust, is bij die stand van zaken volgens haar niet nodig. Daarnaast stelt Wilkinson dat zij wel degelijk kenmerken van het scheerresultaat aanwijst waarop zij haar claim baseert, doordat op de verpakking de drie innovatieve elementen van de HYDRO 3 worden genoemd, afgebeeld en toegelicht. Daarbij doelt zij op een gel reservoir, alsmede zogenaamde 'Super Blades' en 'Skin Guards'. De consument zal volgens Wilkinson een verband leggen tussen de Claim en die elementen. Dat de toelichting zich op de achterzijde van de verpakking bevindt acht zij niet bezwaarlijk, omdat naar haar mening van de consument mag worden verwacht dat deze bij een hoogwaardig product als een natscheersysteem ook de achterzijde bekijkt. Voor verdere informatie kan de consument op de website van Wilkinson terecht, zo betoogt zij.

12. Het hof zal er veronderstellenderwijs vanuit gaan dat de consument niet alleen de voorzijde, maar ook de achterzijde van de verpakking zal (kunnen) bekijken, zoals Wilkinson stelt (maar Gillette betwist).

13. Op de voorzijde van de verpakking is, onder de Claim en naast de kop van het scheersysteem, vermeld:

3 UltraGlide

Klingen - Lames - Mesjes - Lame

Voorts staat onder de naam HYDRO 3 een afbeelding van een deel van de kop van het scheersysteem, te weten de drie mesjes met, wat blijkens de beschrijving naast de afbeelding is: een gel reservoir. In bedoelde beschrijving (in vier talen) staat voorts (in het Nederlands):

GEL RESERVOIR VOOR MOEITELOOS GLIJDEN

en

3 Mesjes met geïntegreerde Skin Guards

Op de achterzijde van de verpakking staat wederom een afbeelding van de scheerkop, met de vermelding (in vier talen, waarvan de Nederlandse luidt):

GEL RESERVOIR VOOR MOEITELOOS GLIJDEN

Gaat tot 2x langer mee dan gewone glijstrips

Daar onder staat een afbeelding, die de consument mogelijk zal opvatten als twee weergaven van de huid met daarop geplaatst de mesjes, de ene van HYDRO 3 en de andere van enig ander scheermesje ('X'). Daarnaast is vermeld (wederom in vier talen, waarbij de Nederlandse vermelding luidt):

3 UltraGlide mesjes met geïntegreerde Skin Guards** die je huid gladstrijken voor minder irritatie

14. Het hof acht voorshands niet aannemelijk dat de consument deze vermeldingen zal opvatten als een specificatie van kenmerken op grond waarvan de HYDRO 3 'overall' beter scheert dan de MACH 3. Het betreft immers enerzijds neutrale vermeldingen ('moeiteloos glijden', 'drie mesjes met geïntegreerde 'Skin Guards') en anderzijds vergelijkingen ('gaat tot twee keer langer mee', 'minder irritatie') waarin niet wordt verwezen naar een bepaald ander merk. Bovendien zal de consument de vermelding 'Gaat tot 2x langer mee dan gewone glijstrips' niet opvatten als een aspect van het scheren, maar als aanduiding van de duurzaamheid van een onderdeel van het product. Met betrekking tot het scheren vindt de consument op de verpakking slechts één vergelijking, te weten: 'minder irritatie'. Niet alleen wordt in deze vergelijking niet benoemd op welk ander product deze betrekking heeft, maar bovendien zijn er, zoals Wilkinson zelf ook aangeeft, vele aspecten van het scheren te benoemen die door de consument belangrijk worden gevonden voor de beoordeling van het 'overall' scheerresultaat. Een belangrijk aspect van het scheren is - zoals Gillette heeft gesteld en Wilkinson niet of onvoldoende heeft weersproken - in ieder geval ook de mate waarin de gezichtsbeharing wordt afgeschoren, met andere woorden: hoe glad het scheerresultaat is. Met betrekking tot dat aspect treft de consument op de verpakking niets aan. Derhalve is uitgangspunt dat de Claim op de verpakking (voor- en achterzijde) niet nader is gespecificeerd.

15. Het voorgaande leidt ertoe dat de vraag voorligt of de Claim ('scheert BETER dan MACH 3') als zodanig, derhalve zonder dat één of meer specifieke kenmerken worden aangewezen, voldoet aan het vereiste dat op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van de goederen met elkaar worden vergeleken. Het hof is voorshands van oordeel dat dit niet het geval is.

Het hof acht het kenmerk 'beter scheren' niet (voldoende) controleerbaar. In dit verband is van belang dat het Hof van Justitie van de EG in zijn arrest van 19 september 2006 (NJ 2007/18) in de zaak Lidl/Colruyt heeft overwogen dat, wanneer een kenmerk in vergelijkende reclame wordt vermeld zonder dat de vergelijkingsbestanddelen waarop de vermelding van dit kenmerk berust, in deze reclame zijn genoemd, dat kenmerk slechts voldoet aan het in die bepaling gestelde vereiste van controleerbaarheid indien de adverteerder met name voor de geadresseerden van die boodschap te kennen geeft waar en hoe deze gemakkelijk kennis kunnen nemen van die bestanddelen om de juistheid daarvan en de juistheid van het betrokken kenmerk te controleren of, indien zij niet over de daartoe vereiste kennis van zaken beschikken, te laten controleren. Ook aan dat vereiste is in dit geval niet voldaan: op de verpakking is immers niet vermeld waar de consument de betreffende informatie kan vinden. Het hof is voorts voorshands van oordeel dat, anders dan Wilkinson betoogt, bij een niet nader gespecificeerde Claim als hier aan de orde niet van een consument verwacht kan worden dat deze op eigen initiatief en zonder verwijzing op de verpakking op zoek gaat naar de website van de merkhouder om te onderzoeken of hij daarop wellicht informatie kan vinden waaruit blijkt dat de Claim juist is. Het mag zo zijn dat het gaat om een hoogwaardig product waaraan de consument meer aandacht zal besteden dan aan de aankoop van dagelijkse boodschappen, maar dat rechtvaardigt niet een onderzoeksplicht, althans een verwachting als door Wilkinson bepleit.

Ten overvloede overweegt het hof dat de consument, zo hij de juiste website zou weten te vinden, daarop - naar Wilkinson heeft gesteld - een verwijzing naar de Wilton-studie zou aantreffen. De consument zou daarin lezen dat gebruikers van de MACH 3 met betrekking tot de HYDRO 3 een oordeel hebben gegeven over de testonderdelen: 'Glided over my skin', 'Lubrication on my skin', 'Less irritating shave', 'More comfortable shave' en 'Shaves better'. De eerste twee testonderdelen behelzen geen vergelijking. Het derde onderdeel betreft inderdaad een kenmerk van scheren, waarbij een vergelijking plaatsvindt. Dat geldt ook voor het vierde testonderdeel, zij het dat 'comfortable shave' tamelijk algemeen is. De consument die kennis neemt van deze studie kan uit het laatste testonderdeel ('Shaves better') niet opmaken of dit een eindconclusie betreft op basis van de vier eerdere testonderdelen, of dat daarin ook nog andere kenmerken van het scheren zijn betrokken. Aldus is de Claim voor de consument (of degene die hij daartoe opdracht geeft), zelfs na kennisneming van de Wilton-studie, nog steeds onvoldoende op juistheid controleerbaar. Dat Wilkinson de geadresseerden van de Claim op nog andere wijze te kennen geeft waar en hoe kennis kan worden genomen van de vergelijkingsbestanddelen waarop de Claim berust, is gesteld noch gebleken.

16. Uit het voorgaande volgt dat het hof, evenals de voorzieningenrechter, voorshands van oordeel is dat de Claim niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 6:194a, lid 2, onder c BW, zodat Wilkinson daartegen in haar grief 2 tevergeefs opkomt. Dit betekent dat in het midden kan blijven of de Claim juist is. Grief 3 kan derhalve niet tot vernietiging leiden. Daarmee faalt ook grief 4, gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame.

Merkinbreuk

17. Nu Wilkinson de gestelde merkinbreuk niet anders heeft weersproken dan met de stelling dat sprake is van geoorloofde vergelijkende reclame, en deze stelling wordt verworpen, staat (voorshands) vast dat Wilkinson met de Claim inbreuk maakt op de merkrechten van Gillette. Ook grief 5 faalt derhalve.

Wilkinson Sword

18. In haar zesde grief bestrijdt Wilkinson het oordeel van de voorzieningenrechter dat de vorderingen ook jegens Wilkinson Sword toewijsbaar zijn. Zij betoogt dat Wilkinson Sword haar rol als producent uitsluitend in opdracht van Energizer vervult, dat zij uitsluitend zorgt voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor de productie van de Hydro-producten en aldus niet betrokken is bij de verboden handelingen.

19. Het hof verwerpt dit betoog. Vaststaat dat Wilkinson Sword, een 100% dochter van Energizer, de verpakkingen produceert waarop de Claim staat. Daarmee levert zij een wezenlijke bijdrage aan het onrechtmatig handelen en de merkinbreuk. Wat betreft de merkinbreuk bepaalt artikel 9, lid 2 en onder a) GMV uitdrukkelijk dat de merkhouder kan verbieden het aanbrengen van het aan het merk gelijke teken op de verpakking van de waren.

Reikwijdte van de verboden

20. In grief 7 betoogt Wilkinson dat het verbod inbreuk te maken op de Gemeenschapsmerkrechten van Gillette beperkt dient te worden tot Nederland. Zij stelt dat, nu de merkinbreuk uitsluitend berust op het oordeel over vergelijkende reclame, zich de in het arrest DHL/Chronopost van het Hof van Justitie van de EU van 12 april 2011 (LJN BQ3095) bedoelde uitzonderingssituatie voordoet, waarbij de inbreuk is beperkt tot één lidstaat, te weten Nederland. Voorts betoogt Wilkinson dat het verbod jegens Wilkinson Sword ook daarom tot Nederland beperkt moet blijven omdat de bevoegdheid van de Haagse rechtbank wat betreft deze vennootschap is gebaseerd op artikel 97 lid 5 juncto artikel 98 lid 2 GMV.

21. In haar grief A betoogt Gillette dat ook het verbod gebaseerd op onrechtmatige daad zich dient uit te strekken over de gehele Europese Unie. Daarnaast betoogt zij dat beide verboden betrekking dienen te hebben op de Claim in welke taal dan ook.

22. Het hof zal deze grieven gezamenlijk behandelen.

23. Ten pleidooie voor het hof hebben partijen verduidelijkt dat de verpakkingen van de HYDRO 3 met daarop de Claim in de Nederlandse en Franse taal worden verhandeld in de Benelux-landen. Daarbij is Energizer alleen betrokken bij de distributie in Nederland, Wilkinson Sword verpakt de HYDRO 3-producten ook voor andere landen. Voorts is gesteld dat de HYDRO 3-producten ook worden verhandeld in Spanje en het Verenigd Koninkrijk, met vermelding van de Claim in de Spaanse taal, respectievelijk de Engelse taal.

24. In deze procedure heeft Gillette de verpakkingen met daarop de Claim in de Nederlandse en Franse taal tot uitgangspunt voor haar vorderingen genomen (ook voor het gevraagde merkenrechtelijke verbod). Zij heeft foto's van die verpakkingen en de verpakking zelf overgelegd. Behalve bij gelegenheid van het pleidooi voor het hof, op daartoe strekkende vragen van het hof, heeft zij niets gesteld met betrekking tot andere talen waarin de Claim is gesteld. Zij heeft niet aangegeven hoe de Claim in die talen luidt en evenmin afbeeldingen van de betreffende verpakkingen overgelegd. Onder die omstandigheden ziet het hof onvoldoende grond voor het in aanmerking nemen van claims in een andere taal dan de Nederlandse en de Franse.

Het hof zal, uitgaande van de Nederlands/Franstalige Claim (zie hierna, rov. 29), nu eerst de territoriale reikwijdte van de verboden bespreken.

25. In rov. 2 heeft het hof vastgesteld dat de Nederlandse rechter territoriaal onbeperkte bevoegdheid toekomt om kennis te nemen van de vorderingen voor zover gebaseerd op onrechtmatige daad en pan-Europese bevoegdheid voor zover het gaat om de vorderingen gebaseerd op merkinbreuk. Dat betekent dat het hof bevoegd is tot het geven van grensoverschrijdende verboden. Het betoog dat het verbod jegens Wilkinson Sword wat betreft het merkenrecht in ieder geval beperkt moet worden tot Nederland omdat de bevoegdheid jegens haar berust op artikel 97 lid 5 GMV, zodat rechtbank en hof ingevolge artikel 98 lid 2 GMV alleen bevoegd zijn voor handelingen of dreigende handelingen op het grondgebied van Nederland, is onjuist omdat, zoals het hof in rov. 2 heeft vastgesteld, die bevoegdheid berust op artikel 97 lid 4 sub b GMV juncto artikel 24 EEX-Verordening en zich uit dien hoofde uitstrekt tot het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie.

26. Wat betreft het verbod gebaseerd op onrechtmatige daad is het aan Gillette om aannemelijk te maken dat de onderhavige onrechtmatige daad plaatsvindt of dreigt plaats te vinden in alle landen waarvoor zij een verbod wenst, te weten de landen van de Europese Unie. Het hof is van oordeel dat Gillette daarin slechts is geslaagd ten aanzien van Wilkinson Sword voor wat betreft de landen van de Benelux. Gillette heeft wel gesteld, maar, gelet op de betwisting door Wilkinson, onvoldoende gemotiveerd dat wat betreft Frankrijk sprake is van een concrete dreiging tot gebruik van de Claim. Wat betreft de overige landen van de Europese Unie heeft Gillette niet gesteld dat sprake is van een (op dit moment) concrete dreiging van gebruik van de Claim (in de Nederlandse en Franse taal). Nu Energizer het product alleen in Nederland distribueert, dient het verbod jegens haar slechts voor Nederland te worden toegewezen. Jegens Wilkinson Sword, die de verpakkingen (in elk geval) ook voor de andere Benelux-landen produceert, dient het verbod tevens te worden toegewezen voor België en Luxemburg. In dat verband is nog het volgende van belang. De regeling betreffende vergelijkende reclame is geharmoniseerd in de Richtlijn. De voorwaarden waaronder vergelijkende reclame is toegestaan zijn, wat betreft de vergelijking, neergelegd in artikel 4 onder c van de Richtlijn. In zoverre is sprake van maximum-harmonisatie. Zoals uit het voorgaande blijkt, is het hof van oordeel dat niet aan die voorwaarden is voldaan. Het hof heeft geen reden te veronderstellen dat de implementatie van de Richtlijn in België en Luxemburg afwijkt van het bepaalde in artikel 4 van de Richtlijn. Dat is door partijen ook niet gesteld. Derhalve dient tot uitgangspunt dat ook naar het recht van België en Luxemburg sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame, zodat het verbod mede voor die landen kan worden opgelegd. In zoverre slaagt (dit onderdeel van) grief A van Gillette.

27. Voor het merkenrecht is van belang: i) dat het daarbij gaat om gebruik van het teken MACH 3 en ii) dat uitgangspunt van het Gemeenschapsmerkenrecht is dat een verbod wordt opgelegd voor de gehele Gemeenschap (thans: Unie; zie artikel 1 lid 2 GMV). Volgens het eerder genoemde arrest in de zaak DHL/Chronopost is slechts plaats voor een uitzondering indien:

" (...) de inbreuk of dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk zich beperkt tot één lidstaat of tot een deel van het grondgebied van de Unie, in het bijzonder omdat de partij die het verbod vordert, de territoriale werking van haar vordering heeft begrensd in het kader van de uitoefening van haar bevoegdheid om de omvang van de door haar ingestelde vordering te bepalen, of omdat de verwerende partij het bewijs levert dat het gebruik van het betrokken teken geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, in het bijzonder om linguïstische redenen (...)"

In dat geval moet de rechter de territoriale werking van het verbod beperken.

28. Van beperking van de vordering door de eiser, ten deze Gillette, is geen sprake. Derhalve kan beperking van het merkenrechtelijke verbod slechts aan de orde zijn indien Wilkinson, op wie ten deze (anders dan met betrekking tot de grondslag onrechtmatige daad) de bewijslast rust, in dit kort geding aannemelijk maakt dat het gebruik van het betrokken teken geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van de merken van Gillette. Het hof is van oordeel dat Wilkinson hierin niet is geslaagd. Daarbij is van belang dat de Claim het teken MACH 3 bevat, welk teken gelijk is aan de ten deze relevante Gemeenschapsmerken van Gillette. Indien derhalve de Claim in de Nederlandse en Franse taal in een ander land dan een Nederlands- of Franstalig land zou worden gebruikt, zou evenzeer sprake zijn van merkinbreuk. Wilkinson heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat gebruik van het teken MACH 3 in andere landen dan Nederland, respectievelijk Nederlandstalige of Franstalige gedeelten van het grondgebied van de Europese Unie, geen afbreuk kan of zou kunnen doen aan de functies van de merkrechten van Gillette met betrekking tot dit teken. Van linguïstische redenen waarom dit niet het geval zou zijn is wat betreft dit teken geen sprake. Dat de vermelding onderdeel uitmaakt van een groep van woorden die consumenten die de Nederlandse of Franse taal niet machtig zijn, niet zullen begrijpen doet daaraan niet af. In tegendeel: er kan dan immers sowieso geen sprake zijn van toelaatbare vergelijkende reclame waardoor het merkgebruik geen inbreuk zou maken op de merkrechten van Gillette. Om die reden kan ook het betoog van Wilkinson dat het merkenrechtelijke verbod tot Nederland beperkt moet worden omdat de merkinbreuk gerelateerd is aan de vaststelling dat in Nederland sprake is van ongeoorloofde reclame - hetgeen op zichzelf niet helemaal juist is nu het hof, althans wat Wilkinson Sword betreft, van oordeel is dat dat ook in België en Luxemburg het geval is - niet slagen. Die vaststelling betreft immers de Claim in zijn geheel, terwijl het merkgebruik betrekking heeft op het onderdeel MACH 3 daarin. Voorts heeft Wilkinson onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de Claim ook in de toekomst niet in enig ander EU-land dan Nederland (of: de Beneluxlanden) zal worden gebruikt.

Er is geen reden in dit verband onderscheid te maken tussen Energizer en Wilkinson Sword. De vaststelling van een inbreuk in één EU-lidstaat brengt volgens de GMV mee dat in beginsel een verbod voor de gehele Europese Unie dient te worden opgelegd. De omstandigheid dat een concern ervoor kiest de distributie per land door een andere rechtspersoon te laten plaats vinden kan er dan niet toe leiden dat ook een verbod slechts per land zou kunnen worden opgelegd.

Gelet op het voorgaande faalt grief 7 van Wilkinson .

29. Met betrekking tot de door Gillette gewenste uitbreiding van de verboden met andere talen dan de Nederlandse overweegt het hof als volgt. Uit de rov. 4.11 en 5.1 van het vonnis waarvan beroep blijkt dat de voorzieningenrechter de verboden heeft beperkt tot (het gebruik van de merken van Gillette in) de ongeoorloofde vergelijkende reclame in de Nederlandse taal. Nu i) de Claim die de inzet vormt van dit geding in de Nederlandse en de Franse taal is gesteld, terwijl ii) de HYDRO 3-producten met daarop de Nederlands/Franse Claim ook in België en Luxemburg worden verhandeld, ziet het hof aanleiding de verboden uit te breiden met het gebruik van (de merken van Gillette in) de Franstalige Claim. Het hof zal deze uitbreiding, ook wat betreft het op onrechtmatige daad gebaseerde verbod, mede op Nederland betrekken, omdat niet valt uit te sluiten dat Gillette (met het oog op inwoners van Nederland die de Franse taal begrijpen) ook een belang heeft bij een verbod op gebruik van de Claim in de Franse taal in Nederland en het tegendeel niet is gesteld of gebleken. Dit onderdeel van grief A van Gillette slaagt derhalve gedeeltelijk.

Overig

30. Grief 8 van Wilkinson is gericht tegen de dwangsomveroordeling. Wilkinson stelt dat de dwangsom, alsook de maximering daarvan, onevenredig hoog is, gezien de ernst van een eventuele inbreuk. Wilkinson heeft die stelling niet nader toegelicht, ook niet na het verweer van Gillette tegen deze grief. Onder die omstandigheden ziet het hof geen aanleiding de dwangsomveroordeling aan te passen.

31. In grief 9 verzet Wilkinson zich tegen de compensatie van de proceskosten. Daarbij verwijst zij naar haar aan deze grief voorafgaand verweer tegen de veroordeling.

Nu de grieven, voor zover gericht tegen de door de voorzieningenrechter getroffen voorzieningen, falen, is er geen aanleiding tot een andere beslissing over de proceskosten in eerste aanleg.

32. Grief B van Gillette is voorgesteld onder de voorwaarde dat enig onderdeel van het principale appel gegrond zou worden bevonden. Nu geen van de grieven van Wilkinson tot vernietiging van het vonnis leidt is niet aan die voorwaarde voldaan, zodat het hof beoordeling van deze grief achterwege zal laten.

Slotsom; proceskosten

33. Uit het voorgaande blijkt dat het principale beroep faalt en dat het incidentele beroep gedeeltelijk slaagt, namelijk i) ten aanzien van Wilkinson Sword voor wat betreft de uitbreiding van de territoriale reikwijdte van het verbod gebaseerd op onrechtmatige daad tot het grondgebied van de Benelux en ii) ten aanzien van Wilkinson voor wat betreft de uitbreiding van de verboden tot het gebruik van (de merken van Gillette in) de Nederlandse en Franstalige versie van de Claim. Het hof zal het in rov. 5.1 van het bestreden vonnis geformuleerde verbod bekrachtigen en overeenkomstig het voorgaande aanvullen. Met betrekking tot ii) geldt dat de voorzieningenrechter geen aanleiding heeft gezien zijn overweging, in rov. 4.11 van het bestreden vonnis, dat het merkinbreukverbod zich niet zal uitstrekken tot gebruik in de ongeoorloofde reclame in andere talen dan het Nederlands, in het dictum tot uitdrukking te brengen. Nu geen van beide partijen daartegen bezwaar heeft gemaakt, kan het in hoger beroep blijven bij de overweging dat het in rov. 5.2 van het vonnis waarvan beroep geformuleerde verbod mede betrekking heeft op het merkgebruik in de Claim in de Franse taal, zonder dat dat verbod aanpassing behoeft.

34. In het principale beroep geldt Wilkinson als de in het ongelijk gestelde partij. Zij zal in de kosten daarvan worden veroordeeld. In het incidentele beroep is Gillette deels in het gelijk gesteld. Het hof ziet daarin aanleiding de kosten van het incidentele beroep te compenseren.

35. Gillette maakt aanspraak op vergoeding van haar kosten op de voet van artikel 1019h Rv. Wilkinson heeft terzake het standpunt ingenomen dat dat slechts het geval kan zijn voor zover de kosten zien op merkinbreuk. Zij stelt dat in hoger beroep slechts 5% van de kosten daaraan kan worden toegerekend. Gillette betoogt dat het een merkinbreukzaak is en dat in dat kader ter beoordeling voorligt of de inbreuk gerechtvaardigd wordt doordat het om vergelijkende reclame gaat. Zij meent derhalve dat al haar kosten vergoed moeten worden.

Het hof is van oordeel dat, nu Gillette haar vorderingen, ook voor zover zij stelt dat geen sprake is van geoorloofde vergelijkende reclame, grondt op haar merkrechten, terwijl omgekeerd de uitkomst van de beoordeling van de vraag of de vergelijkende reclame geoorloofd is bepalend is voor de uitkomst van het merkenrechtelijke geschil, alle proceskosten kunnen worden beschouwd als gemaakt ter handhaving van de merkrechten van Gillette en daarmee voor vergoeding op de voet van artikel 1019h Rv. in aanmerking komen (vergelijk HR 22 juni 2012, NJ 2012, 397).

Gillette heeft haar kosten voor het hoger beroep begroot op € 42.000,-. Gillette heeft meegedeeld dat dit, anders dan Wilkinson veronderstelt, de totale kosten van het hoger beroep zijn. Het verweer van Wilkinson dat, nu Gillette geen inzicht geeft in die totale kosten, terwijl een bedrag van € 42.000,- voor een volgens haar zeer ondergeschikt gedeelte van het geschil buitensporig is, snijdt derhalve geen hout. Ook aan het verweer dat de opgave niet gespecificeerd is gaat het hof voorbij. Voor zover dat is gebaseerd op de veronderstelling dat het opgegeven bedrag niet op de totale kosten ziet, faalt het omdat dit wel het geval is. Voorts is de opgave wel degelijk gespecificeerd. Hoewel summier, had het op het de weg van Wilkinson gelegen te concretiseren in hoeverre die specificatie tekort schiet, hetgeen zij heeft nagelaten. Voor zover Wilkinson nog aanvoert dat het bedrag niet redelijk en evenredig is, gaat het hof ook daaraan voorbij. Mede in aanmerking genomen dat Wilkinson zelf haar proceskosten in hoger beroep heeft begroot op € 168.221,43, acht het hof het door Gillette gevorderde bedrag wel redelijk en evenredig.

Gillette heeft desgevraagd verklaard dat zij 90% van haar kosten heeft besteed aan het principale beroep. Gelet op de omvang van de processtukken van Gillette gewijd aan het principale beroep in verhouding tot het incidentele beroep acht het hof dat aannemelijk. Het hof zal derhalve in het principale beroep een bedrag van € 37.800,- aan Gillette toewijzen, vermeerderd met het griffierecht dat blijkens de specificatie niet in de opgave is begrepen.

Beslissing

Het hof

in het principale beroep:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Wilkinson in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden begroot op € 666,- aan verschotten en € 37.800,- aan salaris;

in het incidentele beroep:

vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover daarin het meer of anders gevorderde is afgewezen en in zoverre opnieuw recht doende:

verbiedt Wilkinson met ingang van twee weken na betekening van dit arrest de claim 'rase MIEUX que MACH 3' op welke wijze dan ook in Nederland te gebruiken;

verbiedt Wilkinson Sword met ingang van twee weken na betekening van dit arrest de claim 'scheert BETER dan MACH 3/rase MIEUX que MACH 3' op welke wijze dan ook in België en Luxemburg te gebruiken;

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor het overige;

compenseert de kosten van het geding in het incidentele beroep aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

in het principale en het incidentele beroep:

verklaart dit arrest wat betreft de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en S.J. Schaafsma, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 januari 2013 in aanwezigheid van de griffier.