HR, 19-02-2021, nr. 19/04586

De bescherming van handelsnamen is geregeld in de uit 1921 stammende Handelsnaamwet (Hnw).11. Onder handelsnaam verstaat deze wet ‘de naam waaronder een onderneming wordt gedreven’ (art. 1 Hnw). Art. 5 Hnw luidt als volgt:

Aangenomen wordt dat het artikel primair de belangen van de oudste gebruiker beschermt, maar tevens waakt tegen misleiding van het publiek wegens verwarring tussen twee ondernemingen.12. Het verbod van art. 5 Hnw geldt alleen voor zover verwarring te vrezen is. Het criterium verwarringsgevaar bepaalt daarmee de beschermingsomvang van het recht op de handelsnaam. De vraag die in deze zaak voorligt is of in het geval de oudste handelsnaam een beschrijvende handelsnaam is, verwarringsgevaar behalve een noodzakelijke ook een voldoende voorwaarde is om die handelsnaam op grond van de Handelsnaamwet te beschermen.

Deze wet bevat in de kern een casuïstisch verbodsstelsel: zij verbiedt het voeren van handelsnamen die in bepaalde opzichten misleidend (art. 3, 4 en 5b Hnw) of verwarringwekkend zijn (art. 5 en 5a Hnw). Zowel de houder van de oudere handelsnaam als het publiek worden daardoor beschermd. De wet voorziet in privaatrechtelijke handhaving. Iedere belanghebbende (zoals de houder van een oudere handelsnaam) kan de kantonrechter verzoeken om degene die een verboden handelsnaam voert, ertoe te veroordelen daarin zodanige door de rechter te bepalen wijziging aan te brengen, dat de gestelde onrechtmatigheid wordt opgeheven (art. 6 lid 1 Hnw). Het voeren van een handelsnaam in strijd met deze wet vormt een overtreding (art. 7 leden 1 en 2 Hnw). Strafrechtelijke handhaving vindt al geruime tijd niet meer plaats.13.

De bescherming van handelsnamen wordt, ook op het internationale vlak, gerekend tot het domein van de intellectuele eigendom,14. maar is daarvan wat je zou kunnen noemen een light versie. Kenmerkend voor andere wetten en verdragen op het terrein van de intellectuele eigendom is dat zij exclusieve rechten toekennen aan IE-rechthebbenden en dat zij de inhoud van die rechten — als inperkingen van het beginsel van de vrije concurrentie — min of meer nauwkeurig omlijnen.15. De Handelsnaamwet stelt geen formele eisen aan de handelsnaam (vgl. art. 1 Hnw). Hierin schuilt een kenmerkend verschil met het merkenrecht, dat slechts bescherming toekent aan als zodanig ingeschreven merken, die de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen.16. Merken die elk onderscheidend vermogen missen worden niet ingeschreven, respectievelijk nietig verklaard.17. De door de Handelsnaamwet geboden bescherming is vergeleken met een merkrecht laagdrempelig: inschrijving en instandhouding daarvan is niet nodig en daarvoor hoeven dus ook geen kosten te worden gemaakt.18.

De consequentie van het ontbreken van exclusiviteit op een gevoerde handelsnaam is dat verschillende (rechts)personen tegelijk aanspraak kunnen maken op het voeren van dezelfde of een nagenoeg gelijkluidende handelsnaam. De onderhavige zaak vormt een voorbeeld van een botsing tussen overeenstemmende handelsnamen.

Het verbod van verwarringwekkend gebruik (art. 5 Hnw) en de rechtsvordering tot wijziging van de handelsnaam (art. 6 Hnw) kunnen worden beschouwd als bijzondere, op handelsnaamgeschillen toegespitste uitwerkingen van de algemene regeling van de onrechtmatige daad.19. Volgens de wetgever sprak het vanzelf dat het voeren van een handelsnaam in strijd met de wet een onrechtmatige daad oplevert.20. Men bedenke dat ten tijde van de totstandkoming van de Handelsnaamwet de ruime opvatting van het onrechtmatigheidsbegrip, zoals door de Hoge Raad aanvaard in het arrest Lindenbaum/Cohen uit 1919,21. nog geen geldend recht vertegenwoordigde.22. Uitgaande van een legistisch onrechtmatigheidsbegrip, zoals bekend uit het arrest Zutphense waterjuffrouw uit 1910,23. had een wettelijk verbodsstelsel duidelijke meerwaarde. Tegenwoordig wordt wel betoogd dat de Handelsnaamwet weinig toevoegt aan de casuïstische bescherming die het leerstuk van de onrechtmatige daad (in samenhang met art. 3:296 lid 1 BW) in handelsnaamgeschillen te bieden heeft.24.

Op grond van art. 6:162 BW kan aanvullende rechtsbescherming worden geboden in geschillen die buiten het kader van de Handelsnaamwet vallen. De Handelsnaamwet bevat dus geen uitputtende regeling.25. De benadeelde kan terugvallen op het algemene leerstuk van ‘aanhaken’ dat in de rechtspraak tot ontwikkeling is gekomen op basis van de thans in art. 6:162 lid 2 BW verankerde zorgvuldigheidsnorm. Het gaat daarbij om gevallen van oneerlijke mededinging die hierdoor worden gekenmerkt dat de dader beoogt te profiteren van andermans bedrijfsdebiet. Daarbij geldt als hoofdregel dat zulk profiteren niet op zichzelf onrechtmatig is, maar dat dit slechts onder bijkomende omstandigheden onrechtmatig kan zijn. Met name waar de dader nodeloos aanhaakt bij het product c.q. de naam van een ander, met als uitsluitend doel om die concurrent te benadelen en/of diens klanten te misleiden, kan onrechtmatigheid worden aangenomen. Men spreekt in dit verband (vooral in de context van productvormgeving) over ‘slaafse nabootsing’.26.

Aanvullende rechtsbescherming op grond van art. 6:162 BW is onder meer aan de orde in geschillen over de aantasting van een oudere handelsnaam door het verwarringwekkend gebruik van een jonger merk27. of van een jongere domeinnaam.28. De vraagstelling in deze zaak is toegespitst op twee conflicterende handelsnamen.

Het (enige) criterium voor een verbod op grond van art. 5 Hnw is verwarringsgevaar. Dit criterium bestaat goed beschouwd uit twee elementen: (i) een bij het publiek dreigende verwarring tussen de betrokken ondernemingen en (ii) causaal verband tussen die dreigende verwarring en het voeren van de verboden handelsnaam (‘dientengevolge’).29.

Het eerste element, de dreigende verwarring, omvat zowel gevallen van ‘direct verwarringsgevaar’ (waarin het publiek de ene onderneming voor de andere houdt) als gevallen van ‘indirect verwarringsgevaar’ (waarin het publiek de ondernemingen met elkaar associeert zonder hen te vereenzelvigen, bijvoorbeeld door aan te nemen dat de ondernemingen aan elkaar gelieerd zijn).30. Daadwerkelijke verwarring is in geen van beide gevallen vereist; de aanwezigheid van verwarringsgevaar volstaat. Voor het aannemen van verwarringsgevaar is niet voldoende dat de handelsnamen identiek zijn of gelijkenis vertonen (wat art. 5 Hnw óók vereist). Waar het om gaat, is of het relevante publiek de betrokken ondernemingen met elkaar dreigt te verwarren of associëren.31. Dit bleek al uit een arrest uit de beginjaren van de Handelsnaamwet, waarin het ging om twee hotels in Rotterdam die ieder de naam ‘Hotel Central’ droegen. De Hoge Raad liet het oordeel van de rechtbank in stand, dat inhield dat verwarringsgevaar ontbrak omdat de hotels ‘van zeer verschillend gehalte’ waren ( ‘het eene een eenvoudig burgerlogement gehouden in een bovenhuis aan een weinig aanzienlijke straat, het andere een groot geheel modern ingericht hotel aan een hoofdstraat’), en dat een eventuele verwarring bij het publiek niet van blijvende aard kon zijn.32.

Het tweede element van de verwarringstoets, het causaliteitsvereiste, speelt in de rechtspraak een minder zichtbare rol. In de vakliteratuur wordt aangenomen dat art. 5 Hnw geen toepassing vindt, indien verwarringsgevaar aanwezig is dat is toe te schrijven aan degene die de handelsnaam als eerste voerde, bijvoorbeeld omdat deze een onvoldoende onderscheidende handelsnaam heeft gekozen dan wel de aard of vestigingsplaats van zijn onderneming heeft gewijzigd, waardoor verwarring is ontstaan met een gelijknamige, aanvankelijk andersoortige of elders werkzame onderneming.33. Men kan hierin een toepassing zien van het causale element van de verwarringstoets: het verwarringsgevaar is niet ‘dientengevolge’ ontstaan (als bedoeld in art. 5 Hnw), namelijk niet ten gevolge van het verwarringwekkend gebruik van een overeenstemmende handelsnaam door de concurrent, maar door toedoen van de ouder gerechtigde zelf. Zo kan dus reeds op grond van de tekst van art. 5 Hnw aan een oudere handelsnaam bescherming worden ontzegd indien het gebruik van een nieuwe handelsnaam weliswaar leidt tot verwarringsgevaar, maar dit is toe te rekenen aan de aard van de handelsnaam die de ouder gerechtigde voert.

Art. 5 Hnw noemt daarnaast twee — niet als limitatief of imperatief bedoelde34. — gezichtspunten die een rol kunnen spelen bij de beoordeling of sprake is van verwarringsgevaar. In de kern gaat het erom of de werkingssferen van de twee ondernemingen overlappen. Het eerste element betreft de aard van de ondernemingen. Hoe meer de ondernemingsactiviteiten verwant zijn, hoe groter de kans op verwarringsgevaar is. Het tweede in art. 5 Hnw genoemde gezichtspunt betreft de vestigingsplaats(en) van de betrokken ondernemingen. De wetgever lijkt, bij wijze van ideaaltype, te zijn uitgegaan van de situatie waarin ondernemingen slechts lokale bekendheid genieten in of rondom hun vestigingsplaats.35. Enkele vroege arresten van de Hoge Raad getuigen van diezelfde, toen kennelijk vanzelfsprekend geachte benadering, waarin de handelsnaam een geografisch afgebakend beschermingsbereik heeft.36. Verwarringsgevaar deed zich in de visie van de wetgever slechts voor in een specifieke context, binnen een naar plaats en aard van de betrokken ondernemingen beperkte kring.37. De rechtspraak kent voorbeelden waarbij een geschil over een handelsnaam is ontstaan naar aanleiding van de wijziging van de vestigingsplaats van een bedrijf.38.

Door de opkomst van internet is de vestigingsplaats minder belangrijk dan voorheen. De geografische actieradius van ondernemingen is een stuk groter geworden. Dat vergroot op zichzelf de kans op verwarring tussen handelsnamen. Toch zijn er nog steeds veel ondernemingen, met name zij die off-line diensten verrichten, die een overwegend lokale of regionale klantenkring hebben.

In de vakliteratuur was van oudsher omstreden of en in hoeverre handelsnamen onderscheidend vermogen moeten hebben om voor bescherming op grond van de Handelsnaamwet in aanmerking te komen. Enerzijds wordt erop gewezen dat de Handelsnaamwet dit vereiste niet stelt voor de geldigheid van een handelsnaam,39. anders dan het geval is voor een merkrecht. Handelsnamen die bestaan uit louter beschrijvende aanduidingen zijn als zodanig geldige handelsnamen. Zij vallen niet a priori buiten de door art. 5 Hnw geboden bescherming. Anderzijds wordt betoogd dat het vereiste van verwarringsgevaar, zoals neergelegd in art. 5 Hnw, impliceert dat de ingeroepen handelsnaam iets ‘eigens’ moet hebben, om tot verwarring bij het publiek te kunnen leiden.40. Dat eigene kan ontstaan door bekendheid bij het publiek.

Inmiddels lijken beide visies door de heersende leer te zijn omarmd. Buiten kijf staat dat de Handelsnaamwet geen vereiste van onderscheidend vermogen stelt. Tegelijk is aanvaard dat de mate van onderscheidend vermogen van handelsnamen wel van invloed is op de beschermingsomvang ervan.41. De eis van verwarringsgevaar impliceert dat het publiek de inbreukmakende handelsnaam herkent en (abusievelijk) associeert met het bedrijf van de houder van de oudere handelsnaam. Bij handelsnamen zonder onderscheidend vermogen zal in beginsel geen sprake kunnen zijn van een dergelijke herkenning en associatie. Ik zeg ‘in beginsel’, omdat denkbaar is dat handelsnamen die a priori ieder onderscheidend vermogen missen, in de loop der jaren alsnog een zodanige bekendheid bij het publiek kunnen verwerven, dat zij worden herkend en geassocieerd met een bepaalde onderneming.

Het omgekeerde verschijnsel komt ook voor: een handelsnaam die aanvankelijk iets ‘eigens’ had, kan in de loop der jaren tot het normale spraakgebruik gaan behoren (dus in taalkundige zin ingeburgerd raken: niet als naam, maar als beschrijvende aanduiding), waardoor zij haar aanvankelijk onderscheidende vermogen verliest. In feite is dan sprake van verwatering42. waarin het probleem van monopolisering van de taal zich oplost. De beschikking Bouwcentrum uit 1987 biedt van het voorafgaande een voorbeeld. De Hoge Raad verenigde zich met het oordeel van de rechtbank dat verwarringsgevaar ontbrak, omdat het woord ‘bouwcentrum’ dat beide partijen in hun handelsnaam voerden, vergeleken met de situatie in 1946 (toen het oudste ‘Bouwcentrum’ werd opgericht) tot het algemene spraakgebruik was gaan behoren. Gegeven die taalkundige ontwikkeling oordeelde de Hoge Raad dat het belang van Bouwcentrum om te kunnen optreden tegen handelsnamen waarin het woord ‘bouwcentrum’ voorkwam, moest wijken voor het belang van concurrenten die dat woord ‘in zijn algemeen gebruikelijk geworden betekenis in hun handelsnaam willen — en gezien de overige elementen van die naam: zonder verwarringsgevaar kunnen — opnemen’.43. Zo kunnen er in het ‘leven’ van een handelsnaam kantelpunten zijn.

Bekendheid bij het publiek is een voorwaarde voor het verkrijgen van onderscheidend vermogen. In dit verband wordt, naar analogie van het merkenrecht,44. wel gesproken van ‘inburgering’ genoemd.45. Voor inburgering op de markt is meer vereist dan een zekere bekendheid bij het publiek.46.

Met ‘beschrijvende handelsnaam’ wordt gedoeld op handelsnamen die geheel of ten dele bestaan uit woorden die kunnen dienen ter aanduiding van de aard van de onderneming of van de door haar verhandelde producten en/of diensten. Sprekende voorbeelden zijn generieke aanduidingen als ‘bakkerij’, ‘café’ of ‘boekwinkel’. Van oudsher is aanvaard dat zulke aanduidingen, voor zover zij deel uitmaken van een handelsnaam,47. niet voor handelsnaamrechtelijke bescherming in aanmerking komen. De achterliggende gedachte is dat ‘monopolisering van de taal’ moet worden voorkomen. Hiermee wordt bedoeld dat beschrijvende aanduidingen ter beschikking moeten staan aan alle ondernemers die deze nodig kunnen hebben ter aanduiding van hun onderneming en/of handelswaar.48. In navolging van de Duitse (merkenrechtelijke) doctrine wordt deze behoefte van vrijhouding wel aangeduid als ‘Freihaltebedürfnis’,49. vertaald als ‘vrijhoudingsbehoefte’.

Bij de totstandkoming van de Handelsnaamwet heeft de wetgever geen kenbare aandacht besteed aan de bedoelde vrijhoudingsbehoefte.50. De wetsgeschiedenis biedt echter ook geen aanknopingspunten voor de veronderstelling dat de wetgever dit gevaar op monopolisering voor lief heeft willen nemen. In de vakliteratuur die dateert van kort na de invoering van de Handelsnaamwet, is al gesignaleerd dat het stelsel van de wet in zekere zin het gevaar in zich bergt van monopolisering van de taal.51. Dat er een vrijhoudingsbehoefte bestaat was daarom al vroeg onomstreden.

In het merkenrecht is de bedoelde vrijhoudingsbehoefte gecodificeerd als een absolute weigeringsgrond. Een merk wordt niet ingeschreven, respectievelijk nietig verklaard, indien het uitsluitend bestaat uit ‘tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten’. 52. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie wordt met deze weigeringsgrond een doel van algemeen belang nagestreefd, namelijk dat zulke tekens of benamingen ‘door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt’. Dit algemeen belang impliceert dat ‘alle tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, voor alle ondernemingen vrij beschikbaar blijven zodat zij deze tekens en benamingen kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren te beschrijven’.53.

Een (louter) beschrijvende handelsnaam heeft in beginsel geen onderscheidend vermogen, maar dat is niet per definitie het geval. Een beschrijvende handelsnaam kan namelijk door (intensief) gebruik een onderscheidend vermogen hebben verkregen (vgl. 2.14 hiervoor).54.

Al in 1929 is de problematiek van de beschrijvende handelsnaam aan de Hoge Raad voorgelegd.55. Het ging in de betreffende zaak om een inbreuk op de handelsnaam van Israels, die in Rotterdam een beveiligingsbedrijf uitoefende onder de naam ‘Gecontroleerde Particuliere Nachtveiligheidsdienst’. Zijn concurrent Van Jeveren vestigde in een naastgelegen pand eveneens een beveiligingsbedrijf, dat hij ‘Eerste Gecontroleerde Particuliere Nachtveiligheidsdienst’ noemde (gedurende de procedure aangevuld met de woorden ‘Van Jeveren's’). De rechtbank wees Israels' verzoek tot schrapping van de woorden ‘eerste’,56. ‘gecontroleerde’ en ‘particuliere’ uit de handelsnaam van Van Jeveren toe, nu die woorden geen van beide ondernemingen ‘naar den aard van hun werk in het bijzonder kenmerken’. Het zuiver beschrijvende deel ‘nachtveiligheidsdienst’ mocht in de handelsnaam van Van Jeveren blijven staan. In een principieel opgezet cassatiemiddel werd namens Van Jeveren betoogd dat uit het samenstel der bepalingen der Handelsnaamwet volgt dat de handelsnaam ‘onderscheidend moet zijn voor den koopman of de handelszaak’. De procureur-generaal koos in zijn conclusie een casuïstische benadering. Na te hebben vooropgesteld dat het geheel en al van de omstandigheden moet afhangen of het gebruik van een overeenstemmende handelsnaam kan worden verboden, overwoog hij dat de rechtbank in dit geval en onder de gegeven omstandigheden verwarringsgevaar kon aannemen. De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep onder verwijzing naar de conclusie. Annotator Meijers concludeerde hieruit dat ‘een soortnaam zeer goed deel van een handelsnaam [kan] zijn.’57.

Latere rechtspraak van de Hoge Raad bevestigt dat beschrijvende handelsnamen tot op zekere hoogte — maar niet onbeperkt — bescherming genieten ingevolge de Handelsnaamwet. De rode draad in deze rechtspraak lijkt te zijn, dat de Hoge Raad veel vrijheid laat aan de rechter die over de feiten oordeelt, bij de beoordeling of een beschrijvende handelsnaam al dan niet verwarringsgevaar oplevert (als bedoeld in art. 5 Hnw). Zo werd een verbod van de beschrijvende handelsnaam ‘Lingeriehuis’ (voor eenzelfde type winkel in dezelfde stad) in stand gelaten,58. terwijl het woord ‘Bali’ (in de handelsnamen van twee Indonesische restaurants in verschillende plaatsen) toelaatbaar werd geacht.59. De beschrijvende handelsnaam ‘Het Mosterdmanneke’ werd dusdanig onderscheidend geacht voor een in Brabant bekende ondernemer die mosterd aan huis verkocht, dat een concurrent en voormalig handelspartner geen mosterd aan de man mocht brengen in diezelfde regio met gebruikmaking van de naam ‘Mosterdman’. Dat deze naam als een ‘beroepsaanduiding’ kon worden beschouwd, maakte dit volgens de Hoge Raad niet anders, omdat ‘juist de zeldzaamheid van deze wijze van beroepsuitoefening en daardoor van deze beroepsaanduiding meebrengt dat bij het publiek verwarring te duchten is als deze aanduiding door twee ondernemingen in een zelfde gebied naar buiten wordt gebruikt’.60.

Een beschrijvende handelsnaam kan ook beschermingswaardig zijn als de keuze voor een dergelijke aanduiding als handelsnaam minder voor de hand ligt. Illustratief is een vonnis over kledingzaak ‘'t Winkeltje’. In semantische zin heeft die naam nauwelijks onderscheidend vermogen: iedere kleine winkel kan daarmee worden aangeduid. In mededingingsrechtelijke zin is daarentegen wel verwarringsgevaar mogelijk als even verderop een kledingzaak wordt gevestigd met de naam ‘Twinkeltje’.61.

Het algemeen belang dat beschrijvende aanduidingen ter beschikking staan aan alle ondernemers die deze nodig kunnen hebben ter aanduiding van hun onderneming en/of handelswaar heeft in de afgelopen decennia aan gewicht gewonnen door de opkomst van het internet en van domeinnamen die op het internet als equivalent van handelsnamen fungeren.

Voor het handelsnaamrecht heeft het internet ten minste drie belangrijke gevolgen gehad.62. In de eerste plaats is het geografisch werkgebied van veel ondernemingen vergroot: op het ‘world wide web’ genieten in potentie alle ondernemers met een website meer dan lokale bekendheid. In de tweede plaats is de aantrekkingskracht van beschrijvende handelsnamen — gebruikt als domeinnamen — vergroot: anders dan in de fysieke winkelstraat genereren op internet vaak juist non-descripte (zoek)termen klandizie. In de derde plaats kunnen domeinnamen, anders dan handelsnamen, maar door één onderneming tegelijk worden gebruikt.63. De behoefte aan taalkundige variaties op beschrijvende aanduidingen (‘boekwinkel.nl’, ‘boekenwinkel.nl’, ‘boekwinkeltje.nl’, ‘boekwinkeltjes.nl’) is daardoor toegenomen. Het behoeft geen betoog dat hierdoor ook het verwarringsgevaar in potentie is vergroot.

Deze ontwikkelingen hebben het aloude vereiste van verwarringsgevaar op de proef gesteld. Tegen de achtergrond daarvan is in de rechtspraak voor domeinnamen afstand genomen van het verwarringsgevaar als enig doorslaggevend criterium voor de toelaatbaarheid van beschrijvende aanduidingen.

In de reeds in de inleiding van deze conclusie genoemde zaak Artiestenverloningen ging het om twee ondernemingen die zich bezighielden met het verzorgen van de loonadministratie van en voor artiesten, onder branchegenoten bekend als ‘artiestenverloning’. Artiestenverloningen B.V. vorderde op grond van art. 6:162 BW een verbod van het gebruik van de domeinnaam ‘artiestenverloning.nl’ door concurrent Prae Artiestenverloning B.V., wegens een beweerd gevaar van verwarring met haar oudere handels- en domeinnaam ‘artiestenverloningen.nl’. In die zaak had het gerechtshof Den Haag feitelijk beslist dat Prae de gewraakte domeinnaam niet als handelsnaam gebruikte. In cassatie ging het daarom alleen om toetsing van de domeinnaam aan art. 6:162 BW. Evenmin stond in cassatie ter discussie dat de aanduiding ‘artiestenverloning(en)’ louter beschrijvend is voor de diensten die Artiestenverloningen en Prae aanbieden. Het hof wees de vordering af op de grond dat enkel verwarringsgevaar niet volstaat om het gebruik van een louter beschrijvende domeinnaam onrechtmatig te doen zijn, en dat dit pas aan de orde kan zijn indien sprake is van bijkomende omstandigheden. Dat Artiestenverloningen een zekere bekendheid genoot in de branche, achtte het hof onvoldoende om het beschrijvende karakter van de domeinnaam op te heffen. In cassatie betoogde Artiestenverloningen dat het hof, naar analogie van art. 5 Hnw, een loutere verwarringstoets had moeten toepassen.

Advocaat-generaal Van Peursem sloot zich in zijn conclusie aan bij de door het hof gestelde eis van bijkomende omstandigheden. Onder verwijzing naar het leerstuk van ‘slaafse nabootsing’ (vgl. 2.6 hiervoor) betoogde hij dat bij botsing van domeinnamen slechts onrechtmatigheid kan worden aangenomen, indien de jongere domeinnaam nodeloze verwarring creëert. Hierbij moet worden gedacht aan situaties van ‘misbruik’, zoals het bewust creëren van verwarring, teneinde op misleidende wijze klanten weg te lokken bij de concurrent, of het nodeloos creëren van verwarring, met als uitsluitend doel om de concurrent dwars te zitten. Het is volgens Van Peursem niet wenselijk dat de houder van een oudere beschrijvende domeinnaam het door hem zelf geschapen verwarringsgevaar zou kunnen tegenwerpen aan de gebruiker van een licht afwijkende, eveneens beschrijvende domeinnaam.

De Hoge Raad volgde de conclusie A-G en verwierp derhalve het cassatieberoep. De Hoge Raad stelde, onder verwijzing naar het arrest Euro-Tyre uit 2009,64. voorop dat art. 6:162 BW de gebruiker van een handelsnaam aanvullende bescherming biedt tegen het latere gebruik van een daarmee overeenstemmende naam dat verwarring wekt, bijvoorbeeld in een domeinnaam (rov. 3.4.2). Ook ten aanzien van het gebruik van een naam die overeenstemt met een domeinnaam kan van onrechtmatigheid sprake zijn als dat gebruik verwarring wekt (rov. 3.4.3). De Hoge Raad vervolgde:

Tegen deze achtergrond achtte de Hoge Raad het bestreden oordeel van het gerechtshof Den Haag niet onjuist of onbegrijpelijk (rov. 3.4.5).

In de lagere rechtspraak is de zo-even geciteerde maatstaf uit Artiestenverloningen mede toegepast op louter beschrijvende handelsnamen.65. Veel besproken, ook in de schriftelijke opmerkingen die in deze procedure zijn ingediend, is een uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 19 september 2017.66. In de betreffende zaak vorderde de houder van de handels- en domeinnaam ‘parfumswinkel(.nl)’ op grond van art. 5 Hnw een verbod van de handels- en domeinnaam ‘parfumswebwinkel(.nl)’. Het hof oordeelde dat hiervoor, naast verwarringsgevaar, bijkomende omstandigheden zijn vereist. Volgens het gerechtshof Den Haag is bij louter beschrijvende handelsnamen ‘bijna altijd’ sprake van verwarringsgevaar. Wordt enkel getoetst of sprake is van verwarringsgevaar in de zin van art. 5 Hnw, dan komt dat neer op ‘een volledige afwijzing van de behoefte aan vrijhouding’. Art. 5 Hnw staat volgens het hof niet in de weg aan het stellen van een eis van bijkomende omstandigheden, mede gelet op de wetsgeschiedenis en de ontwikkelingen in het huidige internet-tijdperk. Het hof maakt een uitzondering voor beschrijvende handelsnamen die ‘in hoge mate ongebruikelijk’ of ‘ingeburgerd’ zijn: nabootsing van zulke handelsnamen kan wél wegens enkel verwarringsgevaar verboden worden. Een en ander was in de betreffende zaak niet aan de orde. Het hof achtte het gebruik van de naam ‘parfumswebwinkel’ ook niet verwarrend, mede gelet op het verschillende uiterlijk van de betrokken websites en de gebruikte logo's.67.

In de vakliteratuur is discussie ontstaan over de vraag of de in het arrest Artiestenverloningen gehanteerde maatstaf ook moet worden toegepast op (louter) beschrijvende handelsnamen.68. Verkade concludeerde in zijn NJ-annotatie bij het arrest — met instemming — dat ‘voortaan ook in handelsnaamrechtelijke context aanwezigheid van verwarringsgevaar op zichzelf niet meer genoeg [is] voor onrechtmatigheid’. Verkade leidde dit af uit de verwijzing in rov. 3.4.4 naar de beschikking Bouwcentrum, dat immers een geschil over de botsing van beschrijvende handelsnamen betrof (vgl. 2.15 hiervoor).69. Andere auteurs, onder wie Van Nispen en Visser, zijn Verkade hierin bijgevallen.70.

Er zijn ook auteurs die menen dat de beslissing in het arrest Artiestenverloningen uitsluitend in de sleutel van art. 6:162 BW staat, en de verwarringstoets van art. 5 Hnw onverlet laat. Zij leiden dit af uit de verwijzing in rov. 3.4.2 naar het arrest Euro-Tyre, dat een geval van aanvullende rechtsbescherming uit hoofde van onrechtmatige daad betrof. In hun visie is de betekenis van rov. 3.4.4 voor het handelsnaamrecht beperkt tot de (herhaalde) vaststelling dat het ‘in beginsel voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten’. Volgens deze auteurs laat die vaststelling onverlet dat het gebruik van een geheel of ten dele beschrijvende handelsnaam geen verwarringsgevaar mag opleveren (als bedoeld in art. 5 Hnw).71.

Indien voor onrechtmatigheid van louter beschrijvende en verwarringwekkende handelsnamen bijkomende omstandigheden zijn vereist, is de volgende vraag om wélke bijkomende omstandigheden het daarbij moet gaan. Annotator Verkade verwerpt de door de advocaat-generaal Van Peursem in dat verband bepleite misbruiktoets om vast te stellen of sprake is van nodeloos gecreëerde verwarring. Volgens Verkade zijn de intenties van de inbreukmaker niet relevant in geval van een louter beschrijvende benaming. Over de vraag wat dan wél relevante bijkomende omstandigheden zijn die de beoordeling kunnen doen kantelen ten gunste van de houder van de ingeroepen (beschrijvende) handelsnaam, laat Verkade zich niet uit.

Een andere in de vakliteratuur verdedigde benadering houdt in dat de bescherming van beschrijvende handelsnamen moet plaatsvinden door middel van een belangenafweging. In dat kader komt gewicht toe aan het algemene belang dat beschrijvende aanduidingen ter beschikking staan aan alle ondernemers die deze nodig kunnen hebben ter aanduiding van hun onderneming en/of handelswaar.72. Deze benadering ligt in het verlengde van de casuïstische verwarringstoets die gangbaar was in de oudere rechtspraak over beschrijvende handelsnamen (vgl. 2.21 e.v. hiervoor). Ook de overwegingen van de Hoge Raad in de beschikking Bouwcentrum stonden in de sleutel van een belangenafweging. Het sluitstuk van deze rechtspraak wordt gevormd door beschikking Bouwcentrum uit 1987 (vgl. 2.15 hiervoor). De Hoge Raad kende uitdrukkelijk betekenis toe aan het belang van ondernemers die een woord in zijn ‘algemeen gebruikelijk geworden betekenis’ in hun handelsnaam willen opnemen.

Alvorens in te gaan op de prejudiciële vragen maak ik nog enkele opmerkingen vanuit Unierechtelijk perspectief. Waar andere delen van het intellectuele eigendomsrecht grotendeels in Europees of Benelux-verband zijn geregeld, is het handelsnaamrecht nog altijd van zuiver nationale oorsprong. Toch zijn Unierechtelijke complicaties op dit terrein niet op voorhand uitgesloten.73. Het in art. 5 Hnw neergelegde verbod van verwarringwekkende handelsnamen kan in grensoverschrijdende situaties — zoals in deze zaak — een beperking van het vrije verkeer van goederen als bedoeld in art. 34 VWEU opleveren. 74. Ingevolge art. 36 VWEU kan een beperking gerechtvaardigd zijn omwille van de ‘bescherming van de industriële en commerciële eigendom’. Ook het handelsnaamrecht valt binnen deze uitzonderingscategorie. Dat blijkt uit rechtspraak van het Hof van Justitie, waarin is geoordeeld dat een nationale bepaling op grond waarvan het ‘wegens verwarringsgevaar verboden is een handelsnaam als bijzondere benaming van een onderneming te gebruiken’, gerechtvaardigd is in de zo-even bedoelde zin.75. De beschermingsgrond is dus niet gelegen in de noodzaak eigendom of de firmavrijheid van de houder van de oudere handelsnaam te beschermen, maar in de noodzaak het publiek te beschermen tegen verwarring tussen twee ondernemingen.

In dit verband kan ook de vrijheid van vestiging (art. 49 VWEU) een rol spelen. Daarvoor geldt dezelfde rechtvaardigingsgrond.76.

Na deze algemene uiteenzettingen ben ik toegekomen aan de bespreking van de prejudiciële vragen.

Ik zal eerst de kern van de ingediende schriftelijke opmerkingen kort weergeven.

In de door mr. Vermeulen namens drie kantoorgenoten ingediende opmerkingen wordt benadrukt dat een handelsnaam geen onderscheidend vermogen hoeft te hebben om geldig te zijn, dat ook louter beschrijvende handelsnamen ‘beschermingswaardige bekendheid’ kunnen genieten, dat dezelfde beschrijvende aanduidingen in verschillende handelsnamen kunnen en mogen worden gebruikt, en dat verwarringsgevaar het enige relevante criterium is om uit te maken of een handelsnaam moet worden beschermd. Het is daarom onjuist om voor bescherming bijkomende omstandigheden te vereisen. Het evenwicht tussen de Freihaltebedürfnis en het belang van de oudere handelsnaamhouder moet worden aangebracht op een wijze zoals de Hoge Raad heeft gedaan in de beschikking Bouwcentrum.

In de door mr. Van Aerde namens het kantoor Windt Le Grand Leeuwenburgh ingediende opmerkingen wordt benadrukt dat een handelsnaam weliswaar geen onderscheidend vermogen hoeft te hebben om geldig te zijn, maar dat aan beschrijvende handelsnamen alleen voor bescherming in aanmerking behoren te komen als zij onderscheidend vermogen hebben gekregen en ‘als het ware zijn ingeburgerd’. Het is niet nodig om voor in zekere mate beschrijvende handelsnamen naast verwarringsgevaar bijkomende omstandigheden te vereisen. Aangesloten wordt bij het in de vakliteratuur door Chalmers verdedigde standpunt dat voorop moet staan of de ingeroepen handelsnaam ‘beschermenswaardige bekendheid’ heeft verworven. In een geval van conflicterende handelsnamen moeten de twee handelsnamen worden vergeleken op basis van het totaalbeeld. Indien een handelsnaam naast een beschrijvend onderdeel ook een (in zekere mate onderscheidend) niet-beschrijvend bestanddeel bevat, zal dat laatste gedeelte het totaalbeeld domineren. Voor louter beschrijvende handelsnamen geldt echter wél het vereiste van bijkomende omstandigheden.

In de door mr. Cohen Jehoram ingediende opmerkingen van mr. Chalmers wordt gesteld dat het niet juist is om aan de bescherming van (in meer of mindere mate) beschrijvende handelsnamen voorwaarden te stellen die niet uit de Handelsnaamwet voortvloeien. Voor de bescherming(somvang) van een handelsnaam is het uitsluitend van belang te kijken naar het gebruik van het teken in het economisch verkeer en de mate waarin dat gebruik het publiek bereikt. De bescherming die art. 5 Hnw aan de ingeroepen handelsnaam verleent, veronderstelt reeds dat die oudere handelsnaam beschermenswaardige bekendheid heeft. Het is niet nodig daarnaast aanvullende inburgering van de handelsnaam aan te tonen. De mate van onderscheidend vermogen van de ingeroepen handelsnaam is één van de omstandigheden die bepalend zijn voor de vraag of de latere handelsnaam verboden dient te worden.

De bijdragen van de deelnemers aan het IE Legal Forum, die zijn samengevat in de schriftelijke opmerkingen van mr. Bruning, tonen de nodige verdeeldheid. Ik meen niettemin een kleine meerderheid te ontwaren voor het standpunt dat de Freihaltebedürfnis het beste kan worden gewaarborgd in het kader van de toets aan verwarringsgevaar en dat voor het inroepen van bescherming op grond van art. 5 Hnw niet is vereist dat bijkomende omstandigheden worden aangetoond.

De eerste prejudiciële vraag komt voort uit de discussie over de betekenis van de maatstaf uit het arrest Artiestenverloningen voor handelsnamen, hierna ook aangeduid als de ‘bijkomende-omstandigheden-toets’. De vraag luidt (mijn onderstrepingen):

De onderstreepte zinsdelen kunnen de vraag doen rijzen wat nu precies de reikwijdte is van deze prejudiciële vraag. Omvat het zinsdeel (een handelsnaam die) ‘in meer of mindere mate beschrijvend is’ het gehele spectrum van beschrijvende handelsnamen, met inbegrip van de louter beschrijvende handelsnaam? Of moeten louter beschrijvende handelsnamen apart worden beoordeeld? Dat laatste wordt gesuggereerd aan het slot van de schriftelijke opmerkingen van mr. Van Aerde. Dan zou ‘in meer of mindere mate beschrijvende handelsnamen’ synoniem zijn van gedeeltelijk beschrijvende handelsnamen.77. Kortweg, op de beschrijvende handelsnaam.

De vraag is erop gericht duidelijkheid te verkrijgen of het vereiste van bijkomende omstandigheden voor het aannemen van onrechtmatigheid ook geldt in de context van art. 5 Hnw en zo ja, of dit dan (ook) opgaat voor gevallen waarin de handelsnaam slechts gedeeltelijk beschrijvend is. In die lezing hoeft bij de beantwoording van de vraag geen nader onderscheid te worden gemaakt tussen ‘louter beschrijvende’ en ‘in meer of mindere mate beschrijvende’ handelsnamen. De vraag heeft aldus betrekking op het hele scala van ‘beschrijvende handelsnamen’, van volledig beschrijvend tot slechts zeer gedeeltelijk beschrijvend.

Voorts wordt in de eerste prejudiciële vraag het geval waarin een handelsnaam onderscheidend vermogen mist genoemd, naast het geval waarin een handelsnaam beschrijvend is. Dat acht ik juist: een beschrijvende handelsnaam zal weliswaar in veel gevallen onderscheidend vermogen missen, maar dat hoeft niet zo te zijn of zo te blijven (vgl. 2.14 en 2.16 hiervoor).

De vraag draait er in de kern om hoe een evenwicht kan worden aangebracht tussen bescherming tegen verwarringsgevaar en de vrijhoudingsbehoefte. Kan dat evenwicht worden bereikt in het kader van de toets aan ‘verwarringsgevaar’ ? Of is het, ook indien verwarringsgevaar wordt vastgesteld, noodzakelijk aan de hand van bijkomende omstandigheden aan te tonen dat het gebruik van de jongere handelsnaam onrechtmatig is? Met onder andere Chalmers meen ik dat de eerste benadering de voorkeur verdient.

Ik stel voorop dat de Handelsnaamwet een specifiek normatief kader bevat voor de bescherming van handelsnamen. Reeds daarom ligt het voor de hand om de oplossing te zoeken in dát kader. De Handelsnaamwet moge dan een eeuw oud zijn en rijp zijn voor herijking, dat is geen reden waarom een groot deel van de gevoerde handelsnamen (veel daarvan bevatten beschrijvende bestanddelen) slechts beschermd zou kunnen worden als is voldaan aan de vereisten voor bescherming op grond van art. 6:162 BW. Op zichzelf is een wettelijke ordening denkbaar waarbij de Handelsnaamwet verdwijnt, aanduidingen met onderscheidend vermogen in merkenrechtelijke zin als merk kunnen worden beschermd en aanduidingen die de drempel daarvoor niet halen zijn aangewezen op bescherming op grond van art. 6:162 BW. Zo lang echter de Handelsnaamwet van kracht is, dient de beschermingsomvang van (geldige) handelsnamen zo veel mogelijk aan de hand van díe wet te worden bepaald. De bescherming van een handelsnaam wordt gerechtvaardigd door de noodzaak verwarring bij het publiek te voorkomen. Ik wijs in dit verband ook op het economisch belang van handelsnaambescherming, met name voor het midden- en kleinbedrijf.

In geval van een conflict tussen een oudere en een jongere handelsnaam kent art. 5 Handelsnaamwet één criterium: verwarringsgevaar. Eisen dat verwarring alleen tot een verbod kan leiden als die verwarring nodeloos is (‘gekwalificeerde verwarringstoets’78.), acht ik moeilijk inpasbaar in het stelsel van deze wet. Het vereiste van bijkomende omstandigheden is wel een geschikte maatstaf om een vordering op grond van onrechtmatige daad te beoordelen. De zaak Artiestenverloningen geeft daar een voorbeeld van voor domeinnamen. Bescherming van handelsnamen uit hoofde van art. 6:162 BW is echter alleen aan de orde in geschillen die buiten de Handelsnaamwet vallen (vgl. 2.6 hiervoor).

Een andere reden om de oplossing te zoeken binnen de Handelsnaamwet is dat verwarringsgevaar een betrekkelijk open maatstaf is, die normatief kan worden ingevuld.79. De rechter komt daarbij een ruime beoordelingsvrijheid toe, wat hem in staat stelt rekening te houden met alle omstandigheden van het geval, waaronder de mate van bekendheid van de inroepen handelsnaam bij het relevante publiek. De rechter kan met name op (een van) de hiernavolgende gronden oordelen dat het gebruik van een jongere beschrijvende handelsnaam niet onrechtmatig is en daarom door de houder van de ingeroepen beschrijvende handelsnaam moet worden geduld. Ik onderscheid vier (alternatieve) varianten, waartussen enige overlap kan bestaan.

In de eerste plaats kan de rechter de lat voor het aannemen van verwarringsgevaar gevaar (betrekkelijk) hoog leggen, door een bepaalde mate van onderscheidend vermogen van de ingeroepen handelsnaam te vereisen. Niet-onderscheidende namen zullen het dan met een beperkte (of mogelijk geen enkele) beschermingsomvang moeten doen.80. Ik benadruk in dit verband dat beschrijvende handelsnamen niet naar hun aard verwarringwekkend hoeven te zijn, zoals kennelijk wel eens wordt gedacht. De semantische onbepaaldheid van aanduidingen als ‘bakker’, ‘café’ en ‘boekwinkel’ bijvoorbeeld impliceert nog niet dat het publiek de betrokken ondernemingen met elkaar verwart of associeert. Juist omdat het publiek bekend is met zulke generieke aanduidingen, en met hun generieke, niet-exclusieve betekenis, behoeft het gebruik daarvan niet zonder meer verwarringsgevaar op te leveren (in de zin van art. 5 Hnw). De paradox dat juist beschrijvende handelsnamen verwarrend zouden zijn en daarom een ruime beschermingsomvang zouden hebben, doet zich daarom volgens mij niet voor, althans zeker niet in alle gevallen.

In de tweede plaats kan de rechter tot het oordeel komen dat er in een bepaald geval verwarringsgevaar te duchten is, maar dat dit niet het gevolg is van het voeren van een overeenstemmende, jongere handelsnaam (vgl. 2.10 hiervoor). Die situatie kan zich voordoen indien de oorspronkelijke handelsnaam beschrijvend is en/of onderscheidend vermogen mist en daarom de eigenlijke oorzaak van de verwarring vormt. In die omstandigheden dient niet te worden overgegaan tot een verbod van de jongere handelsnaam. Ik geef een fictief voorbeeld van ene dergelijke situatie. In de buurt van het druk bezochte pannenkoekenrestaurant ‘Het Pannenkoekenhuis’ vestigt zich een concurrent die de naam ‘De Pannekoekenhut’ voert. Verwarringsgevaar zal zeker zijn te duchten, maar dat gevaar lijkt toe te rekenen aan het louter beschrijvende karakter van de oudste handelsnaam. De omstandigheid dat ‘Het Pannenkoekenhuis’ er eerder zat vormt in beginsel geen grond om het gebruik van de naam ‘De Pannekoekenhut’ te verbieden.

In de derde plaats kan de rechter een belangenafweging maken tussen de behoefte aan bescherming van de oudere beschrijvende handelsnaam en de alom aanvaarde vrijhoudingsbehoefte van woorden en namen. Bij het maken van die afweging dient met name rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van de oudere handelsnaam in het economisch verkeer.81. Indien een handelsnaam geen of slechts een zeer gering onderscheidend vermogen heeft, kan dat ertoe bijdragen om geen handelsnaamrechtelijke bescherming toe te kennen. De vrijheid van een derde om voor het aanbieden van zijn goederen of diensten dezelfde of een vergelijkbare naam te voeren kan dan zwaarder wegen. Dat geldt ook als een handelsnaam is verworden tot soortnaam en om die reden niet (langer) voor handelsnaamrechtelijke bescherming in aanmerking komt. In de zaak Bouwcentrum was door ontwikkelingen in de taal een situatie ontstaan, die de Hoge Raad aanleiding gaf te overwegen dat het belang van Bouwcentrum moest wijken voor dat van de ondernemers die dat woord in zijn algemeen gebruikelijk geworden betekenis in hun naam willen opnemen (vgl. 2.15 hiervoor).

In de vierde plaats kan de rechter een ongeschreven rechtvaardigingsgrond hanteren ter bescherming van het algemeen belang dat is gemoeid met de vrijhouding van beschrijvende aanduidingen.82. Indien bijvoorbeeld de ‘Parfumswinkel’ een gat in de markt aanboort door de online verkoop van parfums, moeten concurrenten in dat gat kunnen springen, door óók online parfums te gaan verkopen. Het is niet gewenst dat zij daarbij hun toevlucht zouden moeten nemen tot geforceerde, voor het publiek minder goed herkenbare (en op het internet minder goed vindbare) synoniemen als ‘geurtjeswinkel’ of ‘reukwatershop’. De term ‘parfum’ behoort, net als ‘winkel’, tot het alledaagse spraakgebruik en mag daarom niet worden gemonopoliseerd, ook niet als het gebruik van die term door concurrenten verwarring kan veroorzaken bij het relevante publiek. Men kan dan denken aan de toepassing van een ongeschreven rechtvaardigingsgrond83. van het type ‘de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet’: wie ervoor kiest een handelsnaam te voeren die geheel of ten dele beschrijvend van aard is, kan zich er niet tegen verzetten dat concurrenten datzelfde doen.84.

Deze vier alternatieve varianten, waartussen als gezegd overlap kan bestaan, behelzen elk een normatieve invulling van art. 5 Hnw en kunnen elk tot evenwichtige uitkomsten leiden. In elk van de vier varianten speelt mee of een beschrijvende handelsnaam een bepaalde mate van onderscheidend vermogen heeft verworven.

In de door mij voorgestelde uitleg van art. 5 Hnw blijft de rechter binnen het wettelijk kader, maar heeft hij toch een (zeer) ruime beoordelingsruimte. Er bestaat geen noodzaak om daar bovenop buitenwettelijke beperkingen te stellen ter voorkoming van monopolisering van de taal. Evenmin is het noodzakelijk een grens te trekken tussen louter beschrijvende handelsnamen en gedeeltelijk beschrijvende handelsnamen, wat wel nodig is als de maatstaf uit het arrest Artiestenverloningen één-op-één zou moeten worden overgezet op handelsnamen. Dat arrest heeft immers alleen betrekking op louter beschrijvende domeinnamen.85.

Een ander argument tegen de ‘bijkomstige-omstandigheden-leer’ is dat onduidelijk is om wélke bijkomstige omstandigheden het daarbij kan of moet gaan. Moet het gaan om gedragingen in de sfeer van het misbruik, zoals het veroorzaken van onnodige verwarring of het bewust dwarszitten van een concurrent? Daarover bestaat, bijna vijf jaar na arrest Artiestenverloningen, in de feitenrechtspraak nog steeds weinig duidelijkheid. Het lijkt niet aantrekkelijk deze onduidelijkheid te laten uitwaaieren naar handelsnaamrechtelijke geschillen. Ook wijs ik erop dat de ‘bijkomstige-omstandigheden-leer’ vragen kan doen rijzen op het vlak van bewijslastverdeling, die procedures mogelijk verder compliceren.

In een (academische) discussie als hier aan de orde dient ruimte te zijn voor mogelijke tegenwerpingen. Ik bespreek er drie.

Ten eerste de stelling dat de Hoge Raad in Artiestenverloningen het pleit al heeft beslecht. Zie ik het goed, dan is dat het standpunt van Verkade. Hij merkt in zijn NJ-noot bij dit arrest op dat de Hoge Raad in rov. 3.4.4 verwijst naar Bouwcentrum, een handelsnaamgeschil, en hij leidt daar uit af: ‘Volgens de lezing van de HR van 2015 van de beschikking van 1987 is in het geval van een louter beschrijvende naam voortaan ook in handelsnaamrechtelijke context aanwezigheid van verwarringsgevaar op zichzelf niet meer genoeg voor onrechtmatigheid.’ (onder 7)

Ik vraag me af of dit niet een iets te voorbarige conclusie is (volgens het hof in deze zaak was het pleit nog niet beslecht, anders had het geen prejudiciële vragen gesteld86.). In Artiestenverloningen was in cassatie slechts toetsing aan art. 6:162 BW aan de orde. Daarbij past terughoudendheid bij het verlenen van IE-bescherming omdat het gaat om aanvullende bescherming, aldus ook Visser.87. Op twee plaatsen, in rov. 3.4.2 en in rov. 3.4.4, verwijst de Hoge Raad naar het handelsnaamrecht. In rov. 3.4.2 wordt overwogen dat art. 5 Hnw de gebruiker van een handelsnaam slechts bescherming geeft tegen het gebruik van dezelfde of van een overeenstemmende handelsnaam. In de zaak Artiestenverloningen ging het in cassatie echter alleen om een domeinnaam, waarvoor art. 6:162 BW bescherming biedt. Na vervolgens in rov. 3.4.3 te hebben overwogen dat ook ten aanzien van het gebruik van een domeinnaam ‘van onrechtmatigheid sprake [kan] zijn als dat gebruik verwarring wekt’, overweegt de Hoge Raad in rov. 3.4.4, onder verwijzing naar de zaak Bouwcentrum, dat het in beginsel voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten, ‘ook in een domeinnaam’. Daarom is ‘in een geval als het onderhavige het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen.’

Mijns inziens heeft de Hoge Raad hier alleen een oordeel gegeven over de voorwaarden waaronder een louter beschrijvende domeinnaam op grond van art. 6:162 BW kan worden beschermd. Hij wijst op de vrijhoudingsbehoefte, ‘ook in een domeinnaam’. Het woordje ‘ook’ slaat klaarblijkelijk op het feit dat voor handelsnamen die vrijhoudingsbehoefte al langer was aanvaard. Maar daar houdt de parallel op. Voor de uit te voeren toets is er het belangrijke verschil dat er voor domeinnamen geen specifiek wettelijk kader bestaat. Vandaar dat de Hoge Raad bij de toetsing aan art. 6:162 BW, zoals niet ongebruikelijk is, ‘bijkomende omstandigheden’ vereist: het enkele gebruik van een louter beschrijvende domeinnaam is niet onrechtmatig, maar bijkomende omstandigheden met betrekking tot de wijze waarop dat gebruik plaatsvindt kunnen meebrengen dat dit gebruik niet door de beugel kan. Over de voorwaarden voor gebruik van een (louter) beschrijvende handelsnaam wordt niet geoordeeld. Het pleit is dus niet reeds beslecht.

Een tweede tegenwerping is vooral van dogmatische aard. Verwarringsgevaar als zodanig geen norm, maar een feitelijk normbestanddeel zodat voor een ‘normatieve invulling’ geen ruimte bestaat. Verder worden in de derde variant (belangenafweging) en de vierde variant (rechtvaardigingstoets) elementen in de verwarringsgevaartoets opgenomen die net zo min als ‘bijkomstige omstandigheden’ in art. 5 Hnw zijn terug te lezen zien. Waarom passen dit soort overwegingen wel in het stelsel van de Handelsnaamwet maar ‘bijkomende omstandigheden’ niet?

Dit is een niet onbegrijpelijk kritiekpunt. Het zou mijns inziens echter te beperkt zijn om het oordeel of verwarringsgevaar is te duchten als zuiver feitelijk aan te merken, in die zin dat zou moeten worden geabstraheerd van de rechtsgevolgen die aan de aan- of afwezigheid van verwarringsgevaar zijn verbonden. De vraag of sprake is van verwarringsgevaar als bedoeld in art. 5 Hnw vergt mijns inziens een normatief oordeel.88. Het uitvoeren van een belangenafweging en/of een rechtvaardigingstoets is daar onderdeel van.

Een derde tegenwerping is meer van praktische aard, maar daarom niet minder relevant. Als de handelsnaamrechtelijke en domeinnaamrechtelijke bescherming uiteen kunnen lopen, dan mag een onderneming bijvoorbeeld wel haar handelsnaam blijven gebruiken maar niet haar domeinnaam.89. Gelijkschakeling van beide regimes biedt ondernemingen grote praktische voordelen.

Het is juist dat veel ondernemingen handels- en domeinnamen voeren die op elkaar zijn afgestemd (zo niet gelijkluidend zijn). Dat ligt ook voor de hand, want handels- en domeinnamen vervullen in het handelsverkeer vergelijkbare functies. Websites zijn de vitrines en domeinnamen de uithangborden van het digitale handelsverkeer. Tegen deze achtergrond kan het voor de hand liggen de desbetreffende normering zoveel mogelijk op gelijke leest te schoeien.90.

Ik denk echter dat het met het risico op een uiteenlopende normering wel mee zal vallen. In Artiestenverloningen is het vereiste van bijkomende omstandigheden gesteld ten aanzien van een louter beschrijvende domeinnaam. Het is aannemelijk dat ook een louter beschrijvende handelsnaam in veel gevallen bescherming moet ontberen. De houder van een louter beschrijvende handelsnaam zal zich dan niet met succes op verwarringsgevaar als bedoeld in art. 5 Hnw kunnen beroepen. Zowel op het handelsnaamrechtelijke vlak als op het domeinnaamrechtelijke vlak is de uitkomst dan in beginsel hetzelfde: geen bescherming. Of deze parallellie ook opgaat voor gedeeltelijk beschrijvende handelsnamen valt moeilijk te zeggen omdat het arrest Artiestenverloningen niet ziet op gedeeltelijk beschrijvende domeinnamen.

Ik concludeer dat de besproken tegenwerpingen niet van voldoende gewicht zijn om een keuze te maken vóór de ‘bijkomstige-omstandigheden-leer’. Bij toepassing van art. 5 Hnw geldt voor bescherming van een in meer of mindere mate beschrijvende handelsnaam naast het vereiste dat verwarring is te duchten niet het vereiste van de aanwezigheid van bijkomende omstandigheden zoals bedoeld in het arrest Artiestenverloning.

De tweede prejudiciële vraag strekt ertoe of het antwoord op de eerste vraag anders luidt, indien de oudere beschrijvende handelsnaam ‘een zekere mate van bekendheid’ heeft verworven bij het relevante publiek.91.

De mate van bekendheid van een beschrijvende handelsnaam speelt mijns inziens bij de toepassing van art. 5 Hnw een zekere rol. De beschermingsomvang van een handelsnaam wordt bepaald door het onderscheidende karakter, het gebruik en de bekendheid van die naam.92. De mate van bekendheid is een van de factoren die bepalend kunnen zijn voor de uitkomst van de toetsing aan het criterium verwarringsgevaar (vgl. onder andere 2.14 hiervoor).

Ook als de handelsnaam een zekere mate van bekendheid heeft en verwarringsgevaar is te duchten, wil dat nog niet zonder meer zeggen dat de regel dat de oudste naam voorgaat automatisch kan worden toegepast. Ook ter zake van beschrijvende namen die een zekere mate van bekendheid genieten en door het publiek met een bepaalde onderneming worden geïdentificeerd, kan een bepaalde vrijhoudingsbehoefte bestaan, bijvoorbeeld omdat taalkundige alternatieven ontbreken, ongebruikelijk zijn en/of onvoldoende variatie bieden.93. Een dergelijke mate van bekendheid kan dan onvoldoende zijn om een overeenstemmende, verwarringwekkende handelsnaam op grond van art. 5 Hnw verboden te verklaren.

Bedacht zij tot slot dat bekendheid een kwestie van gradatie is. Niet is in zijn algemeenheid aan te geven welke mate van bekendheid van een ingeroepen oudere handelsnaam voldoende is om een verbod op het gebruik van een jongere gelijkluidende of overeenstemmende handelsnaam te rechtvaardigen.

Ik concludeer dat voor de toetsing aan art. 5 Hnw betekenis toekomt aan de omstandigheid dat de ingeroepen oudere handelsnaam (een zekere mate van) bekendheid heeft verworven. De bekendheid van de handelsnaam vormt een factor bij de toepassing van art. 5 Hnw. Hieruit volgt dat het antwoord op de eerste prejudiciële vraag niet anders komt te luiden.

Vraag 3: hoe kan monopolisering van de taal door beschrijvende handelsnamen worden voorkomen?

De derde prejudiciële vraag is gesteld voor het geval dat de eerste prejudiciële vraag ontkennend wordt beantwoord.

Ik heb voorgesteld om de eerste vraag ontkennend te beantwoorden. Bij de bespreking van de eerste vraag heb ik toegelicht op welke wijzen monopolisering van de taal door beschrijvende handelsnamen kan worden voorkomen. Ik verwijs daarnaar. Daarom hoeft de derde vraag niet apart te worden beantwoord.