HR, 19-04-2019, nr. 17/04122

HR, 19-04-2019, nr. 17/04122

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Uitspraak 19‑04‑2019

Inhoudsindicatie

Intellectuele eigendom. Octrooirecht. Europees octrooi op cartridge en werkwijze. Octrooi geldig? Nieuwheidsschadelijkheid eerder octrooi van dezelfde octrooihouder. Beoordelingsmaatstaf bij een voortbrengselconclusie van het type 'means plus function'. Betekenis van 'adapted for'. Hulpverzoeken; toetsing aan het duidelijkheidsvereiste van art. 84 EOV hoewel dat geen nietigheidsgrond is? Indirecte inbreuk op werkwijzeconclusie: impliciete licentie?

Partij(en)

19 april 2019

Eerste Kamer

17/04122

EV/AR

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

HP INC.,gevestigd te Palo Alto, Californië,Verenigde Staten van Amerika,

EISERES tot cassatie, verweerster in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep,

advocaat: mr. A.M. van Aerde,

t e g e n

DIGITAL REVOLUTION B.V.,gevestigd te Nederhorst den Berg,

VERWEERSTER in cassatie, eiseres in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep,

advocaat: mr. H.J.W. Alt.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als HP en Digital Revolution.

1. Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

a. het vonnis in de zaak C/09/483615 / HA ZA 15-245 van de rechtbank Den Haag van 25 november 2015;

b. het arrest in de zaak 200.185.688/01 van het gerechtshof Den Haag van 23 mei 2017.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft HP beroep in cassatie ingesteld. Digital Revolution heeft voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. De procesinleiding en het verweerschrift tevens houdende voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

Partijen hebben over en weer een verweerschrift tot verwerping van het beroep ingediend.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, voor HP mede door mr. B.M. Blok en voor Digital Revolution mede door mr. Th.C.J.A. van Engelen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal G.R.B. van Peursem strekt in het principale cassatieberoep tot vernietiging en terugverwijzing naar het Haagse hof en in het voorwaardelijke incidentele cassatieberoep tot verwerping.

De advocaat van HP heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel in het principale beroep

3.1

In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten en omstandigheden vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 1.1-1.21. Deze komen, kort samengevat en voor zover in cassatie van belang, op het volgende neer.

-

i) HP is een wereldwijd opererend IT-bedrijf dat hardware, software en IT-services levert aan consumenten, het bedrijfsleven en de overheid. De rechtsvoorgangster van HP is Hewlett-Packard Development Corporation (hierna: HPDC).

-

ii) HP roept in deze procedure Europees octrooi EP 2 170 617 (hierna: EP 617 of het octrooi) in tegen Digital Revolution. EP 617 is getiteld ‘non-volatile memory data integrity validation’ en is op 8 februari 2012 voor – onder meer – Nederland verleend aan HPDC op grond van de internationale aanvraag PCT/US2008/070890, die aanspraak maakt op prioriteit van de Amerikaanse aanvraag US 881543 van 27 juli 2007. Op 5 november 2014 is het octrooi op naam gesteld van HP.

-

iii) Het octrooi bevat in de laatste aanpassing van het octrooischrift, de B9-versie, gedateerd 21 januari 2015, voortbrengselconclusies (1 tot en met 6, 13 en 14) en werkwijzeconclusies (7 tot en met 12). Volgens de – onbestreden – Nederlandse vertaling luiden de (hoofd-)conclusies 1 en 7 van het octrooi als volgt:

“1. Verwisselbare afdrukcomponent (14) voor gebruik in een afdruksysteem (10) dat een afdrukmechanisme omvat dat geconfigureerd is om de verwisselbare afdrukcomponent (14) te ontvangen, waarbij de verwisselbare afdrukcomponent (14) het volgende omvat:

een elektronische opslaginrichting (38) die reageert op controle signalen van het afdruksysteem om selectief informatie op te slaan die van het afdrukmechanisme ontvangen is, waarbij de elektronische opslaginrichting (38) het volgende omvat:

een opslagdeel dat gegevens bevat die de verwisselbare afdrukcomponent (14) betreffen; en eerste en tweede validatievelden die geconfigureerd zijn om foutdetectiecodes, die gerelateerd kunnen worden aan de gegevens die in het opslagdeel zitten, op te slaan om te bepalen of de gegevens geldig zijn;

waarbij de elektronische opslaginrichting (38) geconfigureerd is, voorafgaande aan een eerste overdracht van gegevens vanuit het afdrukmechanisme naar het opslagdeel, om in één van de eerste en tweede validatievelden een foutdetectiecode die gerelateerd is aan de gegevens die op dat moment bevat zijn in het opslagdeel, te ontvangen en op te slaan, en waarbij de elektronische opslaginrichting (38) geconfigureerd is om in het andere van de eerste en tweede validatievelden een foutdetectiecode die gerelateerd is aan de gegevens die in het opslagdeel bevat zullen zijn na de eerste gegevensoverdracht, te ontvangen en op te slaan, waarbij voorafgaande aan een volgende overdracht van gegevens uit het afdrukmechanisme naar het opslagdeel de elektronische opslaginrichting (38) geconfigureerd is om in het ene van de eerste en tweede validatievelden die geen gegevens bevat die gerelateerd zijn aan de gegevens die in het opslagdeel bevat zijn, onmiddellijk voorafgaande aan de volgende overdracht van gegevens, een foutdetectiecode, die gerelateerd is aan de gegevens die bevat zullen zijn in het opslagdeel na de volgende overdracht, te ontvangen en op te slaan.”

“7. Werkwijze voor overbrengen van gegevens tussen een printer en een verwisselbare afdrukcomponent (14), waarbij de werkwijze het volgende omvat:

het beschikbaarstellen van een verwisselbare afdrukcomponent (14) met een daarbij behorende elektronische opslaginrichting (38), waarbij de elektronische opslaginrichting (38) geconfigureerd is voor het ontvangen van een eerste blok met gegevens die door de printer worden overgebracht, waarbij de elektronische opslaginrichting (38) een opslagdeel heeft, dat gegevens bevat die de verwisselbare afdrukcomponent (14) betreffen, en twee validatievelden heeft, die geconfigureerd zijn voor het opslaan van foutdetectiecodes die de gegevens betreffen die in het opslagdeel zitten, waarbij één validatieveld een eerste foutdetectiecode bevat die de gegevens betreffen die in het opslagdeel zitten;

het berekenen van een tweede foutdetectiecode die gegevens betreffen die in het opslagdeel opgeslagen zullen worden na overdracht van het eerste blok met gegevens naar de elektronische opslaginrichting (38);

het opslaan van de tweede foutdetectiecode in het ene van de twee validatievelden die niet de eerste foutdetectiecode bevat; het overbrengen van het eerste blok met gegevens van de printer naar de elektronische opslaginrichting (38);

het berekenen van een derde foutdetectiecode die gegevens betreffen die in het opslagdeel opgeslagen zullen worden na overdracht van een tweede blok met gegevens van de printer naar de elektronische opslaginrichting (38);

de opslag van de derde foutdetectiecode in het ene van de twee validatievelden die niet de tweede foutdetectiecode bevat; en het overbrengen van het tweede blok met gegevens van de printer naar de elektronische opslaginrichting (38).”

( iv) De beschrijving van EP 617 omvat onder meer de volgende illustraties:

ECLI_NL_HR_2019_650-4-01

ECLI_NL_HR_2019_650-4-02

-

v) Het octrooi heeft betrekking op een cartridge voor een printer, waarbij de cartridge is voorzien van een geheugeneenheid (ook wel aangeduid als geheugenelement). De printer stuurt gegevens die betrekking hebben op de cartridge naar de geheugeneenheid, zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid inkt die op enig moment nog in de cartridge zit. Deze gegevens worden daar opgeslagen en kunnen later weer door de printer worden opgevraagd. De uitvinding volgens het octrooi heeft betrekking op het valideren van de juistheid van de in het geheugen van de cartridge opgeslagen gegevens. Er bestaan verschillende methoden om te bepalen of de opgeslagen gegevens correct zijn, zoals het toepassen van een foutdetectiecode.

-

vi) Het geheugen van de cartridge volgens de uitvinding kan op bepaalde aangewezen delen bepaalde informatie ontvangen en opslaan waarbij de printer de locatie (het adres) van deze gegevens in het geheugen kent. Een deel van het geheugen volgens de uitvinding betreft een opslagdeel (‘storage portion’) dat gegevens van de cartridge bevat, welk deel door de printer kan worden uitgelezen ten behoeve van het printproces. Daarnaast kent het geheugen van de cartridge twee validatievelden die foutdetectiecodes kunnen bevatten die gerelateerd zijn aan de gegevens in het opslagdeel.

-

vii) Volgens de uitvinding hebben beide validatievelden betrekking op hetzelfde opslagdeel, zodat te allen tijde de foutdetectiecode in een validatieveld betrekking kan hebben op de huidige gegevens in het opslagdeel terwijl het andere validatieveld beschikbaar is voor het schrijven van een nieuwe foutdetectiecode die betrekking heeft op toekomstige (nieuwe) gegevens in datzelfde opslagdeel. Daardoor kan worden bepaald of de gegevens correct zijn, ofwel aan de hand van de foutdetectiecode in het ene validatieveld ofwel aan de hand van de foutdetectiecode in het andere validatieveld (behoudens in die gevallen waarin er meerdere fouten zijn die gezamenlijk ertoe leiden dat de fout niet herkend wordt). Schematisch weergegeven:

ECLI_NL_HR_2019_650-5-03

De uitgangssituatie in bovenstaande figuur is een geheugeneenheid van een cartridge die gegevens in een opslagdeel 0 bevat, en gegevens in een eerste validatieveld V1 en een tweede validatieveld V2. (De figuur bevat een blauwe, groene en rode kleur, die in zwart-wit weergave te zien zijn als respectievelijk midden grijs, licht grijs en donker grijs.) De kleur blauw geeft aan dat de validatievelden V1 en V2 beide een foutdetectiecode bevatten die gerelateerd is aan de gegevens in het opslagdeel 0. Wanneer op enig moment nieuwe gegevens (groen) moeten worden opgeslagen op de geheugeneenheid, wordt eerst in stap S1 een foutdetectiecode (berekend door de printer) opgeslagen in V1 en vervolgens in stap S2 de gegevens zelf. De groene kleur geeft aan dat de foutdetectiecode in V1 gerelateerd is aan de gegevens in het opslagveld. Tot op het moment dat de groene gegevens worden opgeslagen kan de foutdetectiecode in veld V2 gebruikt worden voor het detecteren van een fout in de (blauwe) gegevens in het opslagdeel 0. Zodra de nieuwe (groene) gegevens zijn opgeslagen, kan de reeds opgeslagen (groene) foutdetectiecode in het eerste validatieveld V1 worden gebruikt. Bij een volgende gegevensoverdracht berekent de printer eerst een (rode) foutdetectiecode die in stap S3 wordt opgeslagen in het validatieveld V2. Pas daarna worden in stap S4 de (rode) gegevens zelf opgeslagen. De rode kleur geeft aan dat de foutdetectiecode in V2 gerelateerd is aan de gegevens in het opslagveld. Tot op het moment dat de ‘rode’ gegevens worden opgeslagen kan de foutdetectiecode in veld V1 worden gebruikt voor het detecteren van een fout in de ‘groene’ gegevens in opslagdeel 0. Zodra de nieuwe (rode) gegevens zijn opgeslagen, kan de reeds opgeslagen (rode) foutdetectiecode in het tweede validatieveld V2 worden gebruikt.

(viii) Een printer is (in de regel) zo geprogrammeerd dat deze de cartridge weigert (waarmee de cartridge dus onbruikbaar wordt) zodra een foutdetectie optreedt. Naar HP heeft aangevoerd en zoals ook vermeld in de beschrijving van het octrooi gebeurt dat ter voorkoming van schade aan de printer, bijvoorbeeld doordat de printkop oververhit raakt indien een printopdracht wordt uitgevoerd terwijl de inkt op is.

(ix) Een elektronisch geheugen bestaat uit transistoren die al dan niet een lading vasthouden. Een transistor is te beschouwen als een fysieke schakelaar met twee standen. Als de transistor de lading vasthoudt staat de schakelaar op ‘0’, als de transistor geen lading vasthoudt staat de schakelaar op ‘1’. Elke transistor staat voor een bit. In een ‘byte’ gaan 8 bits. Een veld is een logische eenheid van een aantal transistoren, die samen een bepaalde vorm van informatie (bijvoorbeeld een foutdetectiecode) vormen.

( x) Hoe de geheugeneenheid van een cartridge wordt (of is) ingericht – welke informatie op welke velden wordt opgeslagen (dus de functie van het veld), waar in het geheugen die velden zich bevinden (dus ook de volgorde ervan) en hoe groot de velden zijn (dus uit hoeveel transistoren ze bestaan) – wordt een protocol (ook wel: template) genoemd. De printer kan aan de hand van dat protocol het geheugen uitlezen, dus betekenis geven aan de ‘0’-en en ‘1’-en in een bepaald veld.

(xi) Het Europees octrooi EP 0 956 963 (hierna: Paulsen) is aan HP verleend en gepubliceerd op 11 augustus 2004 en behoort tot de stand van de techniek voor EP 617. Paulsen openbaart in figuur 4 een printercartridge voorzien van een geheugeneenheid die als volgt is geconfigureerd:

ECLI_NL_HR_2019_650-6-04

(xii) Conclusies 1 en 12 van Paulsen luiden als volgt:

“1. A replaceable printing component (14) for an ink-jet printing system (10), the replaceable printing component (14) including an electrical storage device (38) responsive to printing system control signals for transferring information between the printing component (14) and the ink-jet printing system (10), the electrical storage device (38) comprising:

a data storage portion containing a plurality of parameter fields associated with the replaceable printing component; and a plurality parameter values stored in each the plurality of parameter fields;

the replaceable printing component (14) characterized in that:

the electrical storage device (38) is responsive to control signals for selectively transferring a block of parameter values having a preselected size between the ink-jet printer (12) and the data storage portion; the plurality of parameter fields being sized and arranged in the electrical storage device (38) to ensure each of the plurality of parameter fields is transferred in a single block of parameter values transferred between the ink-jet printer (12) and the electrical storage device (38).”

“12. A method for transferring data between an ink-jet printer (12) and a replaceable consumable (14), the method comprising:

providing a replaceable consumable (14) having an electrical storage device (38) associated therewith, the electrical storage device (38) configured for transferring a block of data of a selected size to the ink-jet printer (12), the electrical storage device (38) having a plurality of parameter values logically mapped on the electrical storage device, the plurality of parameter values sized and arranged to ensure no parameter value is transferred in more than one block of data; and

transferring a block data between the electrical storage device (38) and the ink-jet printer (12).”

(xiii)Digital Revolution exploiteert onder de naam “123inkt” een webwinkel waar zij inktcartridges aanbiedt in verschillende Europese landen, waaronder Nederland. Digital Revolution verkoopt inktcartridges van diverse bekende merken, waaronder cartridges van HP. Daarnaast verkoopt Digital Revolution onder haar huismerk “123INKT” inkjet cartridges die als alternatief voor de bekende merkcartridges kunnen worden gebruikt voor toepassing in verschillende typen printers, waaronder HP printers. Deze cartridges (hierna ook: 123-cartridges) worden aangeboden onder vermelding van het typenummer van de vergelijkbare HP cartridges.

(xiv) HP heeft op 3 maart 2014 via de website 123inkt.nl huismerkcartridges van de typen HP 920XL, HP 364XL en HP 940XL met verschillende kleuren inkt doen bestellen en zij heeft die cartridges geanalyseerd.

3.2.1

HP vordert in deze procedure dat Digital Revolution wordt verboden inbreuk te maken op EP 617, en (onder meer) schadevergoeding en/of winstafdracht. HP voert daartoe aan dat de cartridges die Digital Revolution via de website 123inkt.nl aanbiedt van de typen HP 920XL en HP 364XL, aan alle kenmerken van de conclusies 1 en 2 van EP 617 voldoen en dat Digital Revolution door het aanbieden en verkopen daarvan inbreuk maakt op het (Nederlandse deel van het) octrooi. Daarnaast stelt HP dat Digital Revolution door het aanbieden en leveren van een wezenlijk bestanddeel van de werkwijze volgens conclusie 7 van EP 617 indirecte inbreuk maakt op die conclusie in de zin van art. 73 ROW 1995.

3.2.2

Digital Revolution vordert in reconventie, voor zover van belang, nietigverklaring van EP 617. Zij legt daaraan onder meer ten grondslag dat het octrooi in het licht van Paulsen niet nieuw is.

3.2.3

De rechtbank heeft de vorderingen van HP afgewezen en in reconventie conclusie 1 van het Nederlandse deel van EP 617 vernietigd. De gestelde indirecte inbreuk op conclusie 7, alsook de gestelde nietigheid van deze conclusie, heeft de rechtbank niet beoordeeld omdat daarop in een te laat stadium van de procedure een beroep is gedaan.

3.2.4

Het hof heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd voor zover daarbij de vernietiging van de conclusies 2 tot en met 6 en conclusie 13 van het Nederlandse deel van het octrooi is afgewezen. Het heeft die conclusies alsnog vernietigd. Voor het overige heeft het hof het vonnis bekrachtigd. Daartoe oordeelde het dat conclusie 1 in het licht van Paulsen niet nieuw is (rov. 4.1-4.15) en dat de drie hulpverzoeken waarop HP zich in hoger beroep subsidiair heeft beroepen de conclusie geen geldigheid verschaffen (rov. 4.16-4.18). Ook conclusie 2 acht het hof niet nieuw. De conclusies 3 tot en met 6 zijn volgens het hof niet inventief en conclusie 5 bovendien niet nieuw (rov. 4.19-4.23). Conclusie 13, die afhankelijk is van een van de niet geldig geachte conclusies 1 tot en met 6, deelt dit lot (rov. 4.31). De conclusies 7 tot en met 12 en 14 acht het hof wel geldig (rov. 4.24-4.33). Digital Revolution maakt volgens het hof echter geen indirecte inbreuk op conclusie 7, nu met de aanschaf van een HP printer toestemming wordt verkregen de printer te gebruiken, met inbegrip van de door middel van de software van de controller van de printer daarin geïncorporeerde werkwijze volgens conclusie 7 van het octrooi, en deze toestemming zich ook uitstrekt tot de voor het gebruik van de printer geschikte cartridges die zelf geen inbreuk maken op enige productconclusie (rov. 4.34-4.37).

3.3.1

Onderdeel 1 van het middel is gericht tegen de rov. 4.11 en 4.12 van het bestreden arrest. Deze luiden als volgt:

“4.11 Niet in geschil is dat de uit Paulsen bekende geheugeneenheid een opslagdeel heeft die gegevens betreffende de cartridge kan bevatten, bestaande uit de ‘velden 0 - N-7, Data’ uit figuur 4 van Paulsen. Daarnaast bevat Paulsen een validatieveld voor de opslag van een foutdetectiecode, veld N-6. ‘Parity’ uit die figuur. Verder bevat de geheugeneenheid van Paulsen blijkens die figuur een opslagveld N-3, ‘New Parity’. Dit opslagveld dient blijkens de beschrijving van Paulsen ook voor de opslag van een foutdetectiecode, namelijk de tijdelijke opslag van de foutdetectiecode die nadien in het Parity veld wordt opgeslagen. Gelet op de functie / bestemming van die velden valt niet in te zien waarom deze velden niet de voor de opslag van de foutdetectiecode benodigde grootte zouden hebben, mede gelet op de stelling van HP dat een validatieveld ‘typisch’ een lengte heeft van 8 bits (par. 29 pleitnota HB HP). Evenmin valt in te zien dat er enige andere aanpassing aan de Paulsen geheugeneenheid nodig zou zijn om die specifieke ‘Parity’ en ‘New Parity’ velden te gebruiken - met behulp van een op de inrichting van de geheugeneenheid afgestemde controller van de printer - als ‘eerste validatieveld’ respectievelijk ‘tweede validatieveld’ om alternerend foutdetectiecodes in op te slaan die gerelateerd zijn aan gegevens die in het opslagdeel zijn of zullen worden opgeslagen volgens de werkwijze bedoeld in conclusie 1 van het octrooi. Een aanpassing van de inrichting van de geheugeneenheid is daarvoor niet nodig omdat de controller van de printer op basis van de inrichting van de in Paulsen geopenbaarde geheugeneenheid al weet op welke twee locaties in de geheugeneenheid foutdetectiecodes kunnen worden opgeslagen en uitgelezen.

4.12

Niet relevant is dat de in Paulsen beschreven werkwijze - waarin bij een storing bij de opslag van nieuwe gegevens wordt teruggevallen op de in het Transaction Record vooraf opgeslagen back-up - afwijkt van de in het octrooi beschreven werkwijze en dat bij de Paulsen werkwijze een foutdetectiecode eerst in het New Parity veld wordt weggeschreven en dezelfde foutdetectiecode vervolgens in het Parity veld van de daarin geopenbaarde geheugeneenheid. Dat Paulsen een andere werkwijze openbaart, sluit immers niet uit dat de daarin geopenbaarde geheugeneenheid zonder enige aanpassing ook geschikt is voor het in het octrooi bedoelde gebruik en in die zin dus ook voor dat gebruik is ‘aangepast’. Anders dan HP veronderstelt (MvG p. 80, onder Q) kan de omstandigheid dat het New Parity veld bij gebruik volgens de in Paulsen beschreven werkwijze foutdetectiecodes bevat die betrekking hebben op gegevens in zowel het opslagveld als in de back-up velden Data 1 en Data 2, ook niet verhinderen dat de in conclusie 1 onder bescherming gestelde geheugeneenheid wordt geanticipeerd door de geheugeneenheid volgens Paulsen. Voor de beoordeling van de nieuwheid van de in conclusie 1 in ‘means-plus-function’ vorm geclaimde geheugeneenheid is uitsluitend van belang dat de geheugenkaart van Paulsen door de indeling daarvan, met in elk geval het Parity geheugenveld, New Parity geheugenveld en de Data opslagvelden, ‘geschikt’ en ‘aangepast’ is om te worden gebruikt voor de in conclusie 1 van het octrooi beschreven (en in conclusie 7 onder bescherming gestelde) werkwijze, zonder dat daarvoor enige verdere aanpassing van de geheugeneenheid nodig is. Daar komt bij dat Digital Revolution terecht heeft opgemerkt dat conclusie 1 niet uitsluit dat een foutdetectiecode mede betrekking heeft op andere gegevens dan die in het opslagveld worden opgeslagen of dat de foutdetectiecode wordt gebruikt om de gegevens in het opslagveld te valideren in combinatie met die andere gegevens. Vereist is slechts dat de foutdetectiecode gerelateerd kan worden aan de gegevens die in het opslagdeel zitten en kunnen worden gebruikt om te bepalen of die gegevens geldig zijn. Aan die voorwaarde is voldaan.”

3.3.2

Volgens het onderdeel heeft het hof met zijn oordeel dat niet relevant is dat de in Paulsen beschreven werkwijze afwijkt van de in het octrooi beschreven werkwijze, miskend dat (i) conclusie 1 van EP 617 een geheugeneenheid claimt die is aangepast (en niet slechts geschikt is) om de in conclusie 1 beschreven en in conclusie 7 onder bescherming gestelde werkwijze toe te passen en (ii) die in conclusie 1 beschreven en in conclusie 7 onder bescherming gestelde werkwijze nieuw is, zodat de geheugeneenheid van conclusie 1 is aangepast voor toepassing van een werkwijze die niet eerder in de stand van de techniek bekend was: ook niet in Paulsen. Nu Paulsen niet de werkwijze openbaart voor toepassing waarvan de geheugeneenheid volgens conclusie 1 is aangepast, is uitgesloten dat Paulsen nieuwheidsschadelijk is voor conclusie 1, aldus het onderdeel.

3.3.3

Bij de beoordeling van deze klacht wordt vooropgesteld dat het middel geen klachten richt tegen de rov. 4.1-4.10. Daarmee is uitgangspunt (i) dat conclusie 1 behoort tot het type ‘means plus function’ op het gebied van gegevensverwerking en computerprogramma’s en (ii) dat voor de beoordeling van de nieuwheid van de daarin geclaimde geheugeneenheid de door het hof in de rov. 4.4 en 4.5 geformuleerde uitlegmaatstaf geldt. Deze maatstaf is ontleend aan de Guidelines for Examination in the European Patent Office en de rechtspraak van de Technische Kamers van Beroep (TKB) van het Europees Octrooibureau (EOB). De maatstaf houdt in dat functionele kenmerken in een productconclusie moeten worden opgevat als een impliciete definitie van die structurele kenmerken die nodig zijn om een bepaald effect te krijgen indien het product wordt gebruikt volgens de leer van de octrooiconclusie. Conclusies van het type ‘means plus function’ op het gebied van gegevensverwerking en computerprogramma’s moeten daarbij zo worden uitgelegd dat de geclaimde gegevensdrager/computer ‘aangepast’ (‘adapted for’) moet zijn – en niet alleen ‘geschikt’ – om de relevante stappen en functies uit te voeren (zie o.a. de door het hof in rov. 4.5 aangehaalde uitspraak van de TKB in zaak T 0096/12, ECLI:EP:BA:2015:T009612.20151125 (Terumo)). Een uit de stand van de techniek bekende gegevensdrager/computer is nieuwheidsschadelijk als deze is ‘aangepast’ – dat wil zeggen: geconfigureerd, zie rov. 4.6 van het bestreden arrest – om de geclaimde functie uit te voeren.

3.3.4

De klacht van het onderdeel komt erop neer dat een in een octrooi onder bescherming gestelde geheugeneenheid die is geconfigureerd om een eveneens in dat octrooi onder bescherming gestelde werkwijze toe te passen, nieuw is indien (en omdat) die werkwijze nieuw is, aangezien een uit de stand van de techniek bekende geheugeneenheid nooit kan zijn ‘aangepast’ aan een werkwijze die eerder nog niet bekend was. Dit betoog gaat niet op. Ook een geheugeneenheid uit de stand van de techniek die zodanig is geconfigureerd dat geen aanpassing daarvan nodig is om een nadien geclaimde werkwijze te kunnen uitvoeren, is ‘aangepast’ in de zin van de hiervoor in 3.3.3 vermelde maatstaf.

3.3.5

Het hof heeft vastgesteld dat conclusie 1 onder bescherming stelt een geheugeneenheid die beschikt over twee locaties voor de opslag van foutdetectiecodes (‘validatievelden’) en een locatie voor de opslag van informatie betreffende de cartridge (‘opslagveld’), zonder verdere eisen te stellen aan de inrichting (precieze locatie) van die velden. Dienovereenkomstig heeft het hof vastgesteld dat de geclaimde inrichting van het geheugen blijkens de beschrijving in het octrooi niet is beperkt tot (de hiervoor in 3.1 onder (iv) afgebeelde) figuur 4. De precieze locatie of volgorde van de velden is volgens het hof dan ook niet van belang voor het kunnen uitvoeren van de in conclusie 1 beschreven functies (rov. 4.6 en 4.7). Naar het oordeel van het hof mag de omstandigheid dat het geheugen van een cartridge in de praktijk een EEPROM-geheugen met een omvang van 256 bytes (2048 bits) betreft en is uitgerust met een Family ID (om de compatibiliteit met de printer vast te stellen) en een specifieke Template Version (aan de hand waarvan de controller van de printer kan vaststellen hoe het geheugen van de cartridge is ingericht, in het bijzonder welke soort informatie zich in het geheugen bevindt en waar in het geheugen dit is opgeslagen, waarbij ten aanzien van de validatievelden is bepaald dat deze in de laatste twee velden van het geheugen staan) voor het functioneren van het printersysteem in de praktijk van groot belang zijn, maar dient deze omstandigheid bij de uitleg van conclusie 1 en de beoordeling van de nieuwheid daarvan in het licht van Paulsen buiten beschouwing te blijven (rov. 4.8). Volgens het hof moet worden beoordeeld of de geheugeneenheid bekend uit Paulsen alle – door de functionele kenmerken geïmpliceerde – structurele kenmerken openbaart die, indien gebruikt volgens de leer van conclusie 1, nodig zijn om de daarin beschreven werkwijze voor de validatie van gegevens uit te voeren, ervan uitgaand dat de printer is voorzien van software, althans een template, die communicatie tussen printer en cartridge-geheugen mogelijk maakt. Daarom moeten alle door HP genoemde redenen waarom de Paulsen geheugenkaart niet zou werken in een ‘printer volgens het octrooi’ die worden veroorzaakt door gebrek aan compatibiliteit met de software (template) van de printer, in het bijzonder omdat die niet bekend is met de specifieke indeling en volgorde van de op de Paulsen geheugeneenheid vastgelegde velden, buiten beschouwing blijven (rov. 4.9). In deze vaststellingen en oordelen, die door het middel niet worden bestreden, ligt besloten dat voor het kunnen uitvoeren van de in conclusie 1 (en conclusie 7) onder bescherming gestelde werkwijze door een volgens conclusie 1 geconfigureerde geheugeneenheid, nodig is dat de printer is voorzien van software, althans een template, die communicatie tussen printer en cartridge-geheugen mogelijk maakt (welke software of template buiten de beschermingsomvang van het octrooi valt).

3.3.6

In het licht van hetgeen hiervoor in 3.3.3 en 3.3.4 is overwogen en van de hiervoor in 3.3.5 weergegeven uitgangspunten, geeft het oordeel van het hof dat niet relevant is dat de in Paulsen beschreven werkwijze afwijkt van de in het octrooi beschreven werkwijze, geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Naar volgt uit deze uitgangspunten kan immers elke volgens conclusie 1 geconfigureerde (‘aangepaste’) geheugeneenheid (dus ook die van Paulsen, indien deze aldus is geconfigureerd) de onder bescherming gestelde werkwijze uitvoeren, mits de printer is voorzien van software, althans een template, die communicatie tussen printer en cartridge-geheugen mogelijk maakt. Daaruit volgt tevens dat niet relevant is dat Paulsen zelf een andere werkwijze openbaart.

3.3.7

Uit hetgeen hiervoor in rov. 3.3.3-3.3.6 is overwogen volgt dat het onderdeel faalt.

3.4.1

Onderdeel 2 is gericht tegen de rov. 4.16-4.18, waarin het hof ten aanzien van de drie door HP geformuleerde hulpverzoeken tot het oordeel is gekomen dat deze conclusie 1 geen geldigheid verschaffen. Deze hulpverzoeken hebben gemeen dat zij vereisen dat op de geheugeneenheid bepaalde informatie is geladen.

3.4.2

Ten aanzien van het eerste hulpverzoek heeft het hof als volgt overwogen:

“4.16 HP beroept zich in subsidiaire sleutel op drie hulpverzoeken. Het eerste hulpverzoek voegt aan conclusie 1 zoals verleend toe dat ‘af-fabriek’ in de eerste en tweede validatievelden van de geheugeneenheid reeds foutdetectiecodes zijn geladen, die tijdens gebruik van het printsysteem worden gebruikt voor validatie van de gegevens in het opslagdeel. Deze toevoeging kan HP niet baten. De gemiddelde vakman zal begrijpen dat de eerste foutdetectiecode betrekking zal hebben op de gegevens die zich op dat moment in de geheugeneenheid bevinden betreffende de cartridge ‘af-fabriek’. Aangezien er nog geen gebruik van de cartridge heeft plaatsgevonden, kan een zinvolle tweede foutdetectiecode alleen betrekking hebben op diezelfde gegevens en dus de eerste foutdetectiecode dupliceren. Het is voor de in conclusie 1 beschreven werkwijze bovendien helemaal niet relevant of en zo ja welke foutdetectiecode ‘af-fabriek’ in het andere validatieveld is opgeslagen. Het uitlezen van de foutdetectiecode uit dat tweede validatieveld is pas aan de orde voorafgaand aan een eerste gegevensoverdracht, wanneer een op die over te dragen gegevens betrekking hebbende (nieuwe, aan de hand van die over te dragen gegevens gegenereerde) foutdetectiecode in dat validatieveld zal zijn opgeslagen. Derhalve valt niet in te zien welk probleem met de aanwezigheid van deze validatiecodes ‘af-fabriek’ ten opzichte van de uit Paulsen bekende geheugeneenheid wordt opgelost en welk technisch effect daarmee wordt bereikt. Derhalve kunnen deze maatregelen geen inventiviteit verschaffen ten opzichte van de Paulsen cartridge.”

3.4.3

Onderdeel 2.1.1 klaagt dat het hof ten onrechte niet heeft beoordeeld of conclusie 1, zoals beperkt door het eerste hulpverzoek, nieuw is. In plaats daarvan heeft het de inventiviteit van het hulpverzoek beoordeeld.

3.4.4

Het onderdeel faalt. Aan de geldigheid van een conclusie staat niet alleen een gebrek aan nieuwheid, maar ook een gebrek aan inventiviteit in de weg. Het stond het hof dan ook vrij alleen de – eveneens bestreden – inventiviteit van (de conclusie in het licht van) de in het eerste hulpverzoek voorgestelde beperking te onderzoeken. Bovendien is van belang hetgeen het hof in rov. 4.13 heeft overwogen:

“Het hof is met de rechtbank van oordeel dat conclusie 1 niet vereist dat er al foutdetectiecodes op de geheugeneenheid aanwezig zijn bij de eerste ingebruikname ervan. Ook als HP gevolgd zou worden in haar standpunt dat de gemiddelde vakman inleest dat de geheugeneenheid ‘af fabriek’ is voorzien van een foutdetectiecode die betrekking heeft op de gegevens betreffende de cartridge op dat moment - omdat transistoren nu eenmaal altijd op ‘0’ of ‘ 1’ staan en velden dus nooit leeg kunnen zijn - en voor zover dat als een structureel kenmerk te beschouwen zou zijn, dan kan dat HP niet baten, omdat dat dan evenzeer geldt voor de uit Paulsen bekende geheugeneenheid.”

Deze overweging met betrekking tot conclusie 1 betreft, net als het eerste hulpverzoek zoals door het hof verstaan, de aanwezigheid ‘af-fabriek’ in de geheugeneenheid van een foutdetectiecode die betrekking heeft op de gegevens betreffende de cartridge op het moment dat deze de fabriek verlaat (maar dan als door de vakman ‘ingelezen’ beperking). Uit de overweging dat de vakman deze beperking ook in Paulsen zou inlezen, volgt dat het eerste hulpverzoek de conclusie naar het oordeel van het hof evenmin nieuwheid kan verschaffen.

3.4.5

Gelet op het voorgaande mist onderdeel 2.1.2 feitelijke grondslag en kan onderdeel 2.1.3 bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden.

3.4.6

Onderdeel 2.2 ziet op het tweede hulpverzoek (zie voor de inhoud daarvan de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.14). Het hof heeft daarover overwogen:

“4.17 Het tweede hulpverzoek leidt evenmin tot een geldige conclusie. Dit hulpverzoek bevat de verder beperkende maatregel dat ‘af-fabriek’ het eerste validatieveld een foutdetectiecode bevat die betrekking heeft op de gegevens die zich op dat moment in de geheugeneenheid bevinden en het tweede validatieveld een foutdetectiecode die betrekking heeft op gegevens die zich na een eerste gegevensoverdracht in het opslagdeel van het geheugen zullen bevinden. Voor zover het al technisch mogelijk zou zijn te voorspellen wat de tweede foutdetectiecode zal zijn - deze wordt immers berekend aan de hand van de gegevens die zullen worden opgeslagen, welke gegevens afhankelijk zullen zijn van de mate en wijze van het eerste gebruik van het printsysteem - dan is in elk geval niet in de oorspronkelijke aanvrage te lezen hoe die van toekomstig gebruik afhankelijke foutdetectiecode dan toch vooraf kan worden berekend, zodat deze reeds ‘af-fabriek’ op het tweede validatieveld kan zijn opgeslagen. Aldus bevat die maatregel in elk geval toegevoegde materie. De verder toegevoegde maatregel dat het eerste validatieveld een (derde) foutdetectiecode zal bevatten die de eerste vervangt en die is gerelateerd aan de gegevens die zich na een daaropvolgende gegevensoverdracht op de geheugeneenheid zullen bevinden, impliceert nog verder gebruik van het printsysteem en is dus een maatregel die afhankelijk is van een toekomstige gebeurtenis en daarmee niet toelaatbaar wegens strijd met artikel 84 EOV.”

3.4.7

Onderdeel 2.2.1 klaagt over de uitleg die het hof aan het tweede hulpverzoek heeft gegeven, te weten dat het ook daarin gaat om ‘af-fabriek’ in de twee validatievelden geladen foutdetectiecodes. Volgens het onderdeel is dat onbegrijpelijk, omdat het tweede en derde hulpverzoek zien op een in gebruik zijnde cartridge, die voor het eerst wordt gebruikt. De tweede foutdetectiecode in het tweede validatieveld wordt dan ook niet ‘af-fabriek’ berekend, maar direct voorafgaand aan de eerste gegevensoverdracht. Deze tweede foutdetectiecode heeft betrekking op gegevens die zich na de eerste gegevensoverdracht in het opslagdeel zullen bevinden, aldus het onderdeel. Het verwijst daarbij naar passages in de memorie van grieven.

3.4.8

Het onderdeel faalt. Uit de formulering van het hulpverzoek zelf blijkt niet ondubbelzinnig of het geladen zijn van de desbetreffende geheugenvelden met foutdetectiecodes betrekking heeft op de situatie ‘af-fabriek’, dan wel op een in gebruik zijnde cartridge. Waar de door HP bij memorie van grieven ingenomen stellingen daarover evenmin uitsluitsel geven (zie de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.17 en 2.18), heeft HP in haar memorie van antwoord in het incidenteel appel betoogd dat alle hulpverzoeken betrekking hebben op de situatie ‘af-fabriek’ (zie nr. 26):

“(…). Deze (…) hulpverzoeken vereisen expliciet dat naast gegevens die betrekking hebben op de status van de cartridge, foutdetectiecodes eveneens reeds ‘af-fabriek’, en dus vóór het eerste gebruik van de cartridge in een printer, in de geconfigureerde validatievelden van het geheugen van de cartridge zijn geladen. Door te stellen dat de in EP ‘617 geclaimde foutdetectiecodes zich niet uitstrekken tot de gegevens die ‘af-fabriek’ in het geheugen zijn geladen, tracht DR ook het technische effect en de geldigheid van de hulpverzoeken (ten onrechte) in twijfel te trekken. (…)”

De uitleg die het hof aan het tweede hulpverzoek heeft gegeven is dan ook niet onbegrijpelijk.

3.4.9

Onderdeel 2.2.3 klaagt dat het hof met zijn oordeel dat de maatregel dat het eerste validatieveld een (derde) foutdetectiecode zal bevatten die de eerste vervangt en die is gerelateerd aan de gegevens die zich na een daaropvolgende gegevensoverdracht op de geheugeneenheid zullen bevinden, afhankelijk is van een toekomstige gebeurtenis en daarmee niet toelaatbaar wegens strijd met art. 84 EOV, heeft miskend dat het bepaalde in art. 84 EOV geen nietigheidsgrond is.

3.4.10

Art. 84 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Trb. 1975, 108, en 1976, 101, hierna: EOV) maakt deel uit van de voorwaarden waaraan een octrooiaanvraag dient te voldoen. Het bepaalt (in de Nederlandse vertaling):

“De conclusies beschrijven het onderwerp waarvoor bescherming wordt gevraagd. Zij dienen duidelijk en beknopt te zijn en steun te vinden in de beschrijving.”

Een vergelijkbare bepaling is neergelegd in art. 25 lid 1 ROW 1995.

Art. 138 lid 3 EOV ziet op de mogelijkheid voor de octrooihouder om zijn Europees octrooi in een procedure voor de nationale rechter over de geldigheid van het octrooi te beperken:

“Bij procedures voor de bevoegde gerechtelijke instantie of autoriteit ten aanzien van de geldigheid van het Europees octrooi, heeft de octrooihouder het recht het octrooi te beperken door wijziging van de conclusies. Het aldus beperkte octrooi vormt de basis voor de procedure.”

Art. 138 EOV heeft betrekking op nietigheid van octrooien. Lid 1 bevat een limitatieve opsomming van de nietigheidsgronden. Het vereiste van art. 84 EOV wordt niet in art. 138 lid 1 EOV vermeld. Het onderdeel stelt de vraag aan de orde of de nationale rechter die over de geldigheid van een octrooi oordeelt, niettemin bevoegd is een hulpverzoek als bedoeld in art. 138 lid 3 EOV aan het bepaalde in art. 84 EOV te toetsen.

3.4.11

De uitleg van bepalingen in het EOV dient te geschieden aan de hand van de maatstaven van de art. 31-33 van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht van 23 mei 1969 (Trb. 1972, 51, en 1985, 79; zie voor die maatstaven HR 24 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2992, rov. 3.4.2). In dat kader kan, behalve aan de tekst, context en het doel van een verdrag, ook betekenis worden gehecht aan de heersende opvatting in de rechtspraak en literatuur van de verdragslanden.

3.4.12

De nationale rechter aan wie in een nietigheidsprocedure een hulpverzoek wordt voorgelegd, dient te beoordelen of het octrooi, dat zonder de in het hulpverzoek voorgestelde beperking nietig is, door de voorgestelde beperking geldigheid verkrijgt. Aldus vervult de rechter in zoverre de rol van de verlenende instantie. In dat verband is van belang dat een eerder verleend octrooi door een hulpverzoek als bedoeld in art. 138 lid 3 EOV wordt gewijzigd, zonder dat die wijziging in de verleningsfase aan de daarvoor geldende voorwaarden is getoetst. Daarmee ligt voor de hand dat de rechter aan wie het hulpverzoek wordt voorgelegd, de daarin voorgestelde beperking aan die voorwaarden dient te toetsen. Een andere uitleg zou ertoe kunnen leiden dat een volgens een hulpverzoek gewijzigd octrooi geldig wordt geoordeeld zonder dat is voldaan aan het duidelijkheidsvereiste van art. 84 EOV.

3.4.13

Naast het voorgaande is van belang dat een octrooi ook in een oppositieprocedure voor het EOB kan worden beperkt. Voor dat geval heeft de Grote Kamer van Beroep van het EOB art. 101 lid 3, aanhef en onder a, EOV aldus uitgelegd dat een in een oppositieprocedure gewijzigde conclusie aan art. 84 EOV kan worden getoetst, zij het alleen wanneer en voor zover de wijziging zelf tot strijd met art. 84 EOV kan leiden (zaak G 3/14, ECLI:EP:BA:2015:G000314.20150324 (Freedom Innovations/Otto Beck HealthCare)). Nu deze situatie vergelijkbaar is met die waarin in een nietigheidsprocedure een wijziging wordt voorgesteld, biedt dit steun voor de opvatting dat ook de rechter in een nietigheidsprocedure tot zodanige toetsing bevoegd is.

3.4.14

Ten slotte is van belang dat ook in andere verdragslanden wordt aangenomen dat de nationale rechter aan wie in een nietigheidsprocedure een hulpverzoek wordt voorgelegd, bevoegd is de daarin voorgestelde wijziging aan art. 84 EOV of een daarmee overeenstemmende nationale bepaling te toetsen (zie de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.31 en 2.32).

3.4.15

Gelet op het voorgaande heeft het hof zich terecht bevoegd geacht de hulpverzoeken aan het bepaalde in art. 84 EOV te toetsen.

3.4.16

Onderdeel 2.3 heeft betrekking op het derde hulpverzoek (zie voor de inhoud daarvan de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.35). Het hof heeft daarover overwogen:

“4.18 Het derde hulpverzoek heeft (kennelijk) betrekking op een in gebruik zijnde cartridge, aangezien volgens dit hulpverzoek is vereist dat het eerste validatieveld een foutdetectiecode bevat die betrekking heeft op de gegevens die zich op dat moment in de geheugeneenheid bevinden en het tweede validatieveld een tweede foutdetectiecode die betrekking heeft op gegevens die zich in het opslagdeel van het geheugen bevonden direct voorafgaand aan de gegevens die zich thans op het opslagdeel bevinden. Deze laatste maatregel wordt gedefinieerd aan de hand van gegevens die er niet meer zijn en is als zodanig ook niet toelaatbaar wegens strijd met artikel 84 EOV.”

3.4.17

Onderdeel 2.3.2 klaagt dat het hof heeft miskend dat art. 84 EOV geen nietigheidsgrond inhoudt. Die klacht faalt op grond van hetgeen hiervoor in 3.4.12-3.4.15 is overwogen.

3.4.18

Onderdeel 2.3.1 acht onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd het oordeel van het hof dat de maatregel, inhoudend dat het tweede validatieveld een tweede foutdetectiecode bevat die betrekking heeft op gegevens die zich in het opslagdeel van het geheugen bevonden direct voorafgaand aan de gegevens die zich thans op het opslagdeel bevinden, wordt gedefinieerd aan de hand van gegevens die er niet meer zijn en daarom niet toelaatbaar is wegens strijd met art. 84 EOV. Het onderdeel wijst erop dat de tweede foutdetectiecode is gebaseerd op gegevens die er weliswaar “niet meer zijn”, maar er wel zijn geweest, namelijk direct voordat de nieuwe gegevens naar het opslagdeel zijn geschreven.

3.4.19

Het hof heeft in cassatie onbestreden geoordeeld dat het derde hulpverzoek, gelet op de inhoud daarvan, kennelijk betrekking heeft op een in gebruik zijnde cartridge (in weerwil van hetgeen HP daarover heeft opgemerkt, zie hiervoor in 3.4.8). Daarvan uitgaande heeft het hof kennelijk het verweer van Digital Revolution gehonoreerd dat geen maatregelen worden voorgesteld die een structurele aanpassing van de geheugeneenheid vereisen(zie mva 18.1 en pleitnota Digital Revolution 11.1.2 onder (a)) en dat het derde hulpverzoek daarom niet aan de duidelijkheidseis van art. 84 EOV voldoet (mva 17.3.1 en 17.3.2). Het onderdeel doet geen beroep op stellingen waarin wordt toegelicht waarom het geladen zijn van de geheugeneenheid met een foutdetectiecode die betrekking heeft op gegevens die (vanwege het gebruik van de printer) alweer uit het opslagdeel zijn verdwenen een ‘aanpassing’ (andere configuratie) van de geheugeneenheid vereist, zoals nodig is om conclusie 1 geldigheid te verschaffen (zie hiervoor in 3.3.3). Bij het ontbreken van zodanige toelichting is ook zonder nadere motivering voldoende begrijpelijk dat het hof het bedoelde verweer heeft gehonoreerd.

3.5.1

Onderdeel 3 is gericht tegen rov. 4.36, waarin het hof oordeelt over de gestelde indirecte inbreuk op conclusie 7. Het hof heeft met betrekking tot de mogelijkheid van inbreuk op conclusie 7 als volgt overwogen:

“4.34 HP stelt zich op het standpunt dat Digital Revolution indirect inbreuk maakt op conclusie 7. Van directe inbreuk op conclusie 7 kan geen sprake zijn, nu de stappen die zien op de berekening van de (tweede en derde) foutdetectiecodes plaats vinden in de printer en niet in de geheugeneenheid van de door Digital Revolution aangeboden cartridges.

4.35

Het antwoord op de vragen of de door Digital Revolution verkochte cartridge een geconfigureerd geheugen in de zin van conclusie 1 (het hof begrijpt: in de zin van conclusie 7) bevat, en of een cartridge een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding is - zoals door HP gesteld, maar door Digital Revolution bestreden - kan in het midden blijven.

4.36

Digital Revolution heeft verder aangevoerd dat zij geen cartridges aanbiedt of levert aan ‘anderen dan hen, die krachtens de artikelen 55 tot en met 60 (dus krachtens licentie) tot toepassing van de geoctrooieerde uitvinding bevoegd zijn’, zoals volgens artikel 73 ROW vereist voor het aannemen van indirecte inbreuk. Zij stelt daartoe dat de aanschaf van een HP printer van een type waarvoor de 123-cartridges geschikt en bestemd zijn, impliceert dat een licentie wordt verkregen om die printer te gebruiken, met inbegrip van de door middel van de software van de controller van de printer daarin geïncorporeerde werkwijze volgens conclusie 7 van het octrooi. Dat verweer slaagt. Vast staat immers dat de printer alleen functioneert met een cartridge die is voorzien van een geheugeneenheid die in staat is met de software van de printer te communiceren zodanig dat de werkwijze van conclusie 7 kan worden toegepast. Miscommunicatie, bijvoorbeeld omdat de geheugeneenheid niet is ingericht voor toepassing van die werkwijze, leidt onherroepelijk tot het weigeren van de cartridge en dus tot disfunctioneren van het printersysteem, zoals HP ook nadrukkelijk heeft gesteld. Aangezien degene die een HP printer aanschaft mag verwachten dat de printer normaal moet kunnen functioneren, moet die toestemming - behoudens bij de aanschaf van de printer overeengekomen beperkende voorwaarden, die niet zijn gesteld of gebleken - geacht worden zich tevens uit te strekken tot het gebruik van voor die printer geschikte cartridges die zelf geen inbreuk maken op enige productconclusie, zoals hiervoor is vastgesteld.

4.37

De slotsom is dat Digital Revolution geen indirecte inbreuk maakt op conclusie 7 van het ingeroepen octrooi.”

3.5.2

Onderdeel 3.1.1 klaagt over het oordeel in rov. 4.36 dat de aanschaf van een HP printer impliceert dat een licentie wordt verkregen voor de toepassing van de geoctrooieerde werkwijze. Volgens het onderdeel getuigt dit oordeel van een onjuiste rechtsopvatting of is dit oordeel ontoereikend gemotiveerd. Door dit oordeel wordt HP de bescherming van het aan haar verleende octrooi ontnomen. Het oordeel van het hof reduceert de nieuwe en inventieve conclusie 7 in deze zaak tot een deels dode letter aangezien aanschaf van een HP printer per definitie zou inhouden dat de gebruiker de geoctrooieerde werkwijze mag toepassen: ongeacht of het een zakelijke gebruiker betreft of een particulier en ongeacht of die gebruiker cartridges van HP gebruikt voor toepassing van de geoctrooieerde werkwijze of niet. Dit komt neer op een onteigening in strijd met art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM.

3.5.3

Art. 73 lid 1 ROW 1995 biedt een octrooihouder de mogelijkheid op te treden tegen een ieder die in of voor zijn bedrijf middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding aan anderen dan hen, die krachtens de art. 55 tot en met 60 ROW 1995 tot toepassing van de geoctrooieerde uitvinding bevoegd zijn, aanbiedt of levert voor de toepassing van de geoctrooieerde uitvinding, mits die persoon weet dan wel het hem gezien de omstandigheden duidelijk is, dat die middelen voor die toepassing geschikt en bestemd zijn.

Art. 56 ROW 1995 bepaalt dat door een licentie van de octrooihouder de bevoegdheid wordt verkregen handelingen te verrichten, die volgens art. 53 ROW 1995 aan anderen dan hem niet vrijstaan. Indien degene die de geoctrooieerde uitvinding toepast daarvoor een licentie heeft, kan van indirecte inbreuk als bedoeld in art. 73 ROW 1995 dus geen sprake zijn.

3.5.4

Digital Revolution heeft in haar memorie van antwoord onder 14.3 gesteld dat HP door de verkoop en het in het verkeer brengen van een HP printer waarmee de werkwijze van conclusie 7 wordt toegepast, aan de verkrijger van die printer en diens rechtsopvolgers een licentie verleent voor het gebruik van de software van die printer, waarbij Digital Revolution heeft verwezen naar de algemene voorwaarden van HP (productie 26 bij akte van 7 juni 2016). HP heeft daartegen ingebracht dat de werkwijze volgens conclusie 7 zich met name afspeelt in de cartridge en dat de licentie zich niet uitstrekt tot inbreukmakende cartridges (mva inc. 83 en pleitnota 117).

3.5.5

Uit hetgeen het hof in de rov. 4.8 en 4.9 heeft overwogen (zie hiervoor in 3.3.5) volgt dat het hof de stelling van HP dat de werkwijze volgens conclusie 7 zich met name afspeelt in de cartridge, heeft verworpen. Daartegen komt HP in cassatie niet op. HP bestrijdt voorts niet dat de in haar algemene voorwaarden verleende licentie betrekking heeft op het gebruik van de software van de printer, die het mogelijk maakt te communiceren met cartridges die voldoen aan de kenmerken van conclusie 1. Bij het uitgangspunt dat de cartridges van Digital Revolution geen inbreuk maken op – de immers vernietigde – conclusie 1, geeft het oordeel van het hof dat Digital Revolution door het aanbieden of leveren van dergelijke cartridges evenmin indirect inbreuk maakt op conclusie 7, geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, noch is dat oordeel onbegrijpelijk. Anders dan het onderdeel aanvoert, is van ontneming van eigendom geen sprake, nu het de software van de printer is die het gebruik van de cartridges van Digital Revolution mogelijk maakt en voor het gebruik van die software een licentie is verleend.

3.6

De overige klachten van het middel kunnen evenmin tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3.7

Het voorgaande brengt mee dat het principale beroep faalt en dat het voorwaardelijk ingestelde incidentele beroep geen behandeling behoeft.

3.8

Digital Revolution heeft vergoeding van haar proceskosten gevorderd op de voet van art. 1019h Rv. Zij heeft die kosten begroot op een bedrag van afgerond € 66.957,--, inclusief verschotten. Nu HP geen bezwaar heeft gemaakt tegen vergoeding van dit bedrag en de Hoge Raad dit bedrag redelijk en evenredig acht, zal het worden toegewezen.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het principale beroep;

veroordeelt HP in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Digital Revolution begroot op € 66.957,-- voor salaris en verschotten.

Dit arrest is gewezen door de vicepresident E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren M.V. Polak, T.H. Tanja-van den Broek, M.J. Kroeze en C.H. Sieburgh, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.V. Polak op 19 april 2019.

Conclusie 15‑02‑2019

Inhoudsindicatie

Intellectuele eigendom. Octrooirecht. Europees octrooi op cartridge en werkwijze. Octrooi geldig? Nieuwheidsschadelijkheid eerder octrooi van dezelfde octrooihouder. Beoordelingsmaatstaf bij een voortbrengselconclusie van het type 'means plus function'. Betekenis van 'adapted for'. Hulpverzoeken; toetsing aan het duidelijkheidsvereiste van art. 84 EOV hoewel dat geen nietigheidsgrond is? Indirecte inbreuk op werkwijzeconclusie: impliciete licentie?

17/04122 mr. G.R.B. van Peursem

15 februari 2019 Conclusie

in de zaak van:

HP Inc. ,

(hierna: HP ),

eiseres tot cassatie in het principale cassatieberoep, verweerster in het voorwaardelijke incidentele cassatieberoep,

adv. mr. A.M. van Aerde,

tegen

Digital Revolution B.V. ,

(hierna: DG of Digital Revolution ),

verweerster in cassatie in het principale cassatieberoep, eiseres tot cassatie in het voorwaardelijke incidentele cassatieberoep,

adv. mr. H.J.W. Alt.

Deze octrooizaak gaat over inktcartridges voor printers en ziet op een computergerelateerde uitvinding (computer implemented invention). Het door HP ingeroepen Europees octrooi EP 617 claimt een chip van een verwisselbare inktcartridge die op een bepaalde ook geclaimde werkwijze (fout)informatie kan uitwisselen met de printer. Zo kan de printer bepalen of de op de cartridge opgeslagen informatie wel klopt. Met de geclaimde uitvinding wordt bewerkstelligd dat een oude foutdetectiecode niet wordt overgeschreven voordat een nieuwe foutdetectiecode is opgeslagen. Het schrijven van informatie naar de geheugenchip van de cartridge (zoals over het inktniveau) is gevoelig voor verwijdering van de cartridge uit de printer (net zoals het onverhoeds verwijderen van een USB-stick problemen kan geven) of een stroomstoring bijvoorbeeld.

De means-plus-function hoofdconclusie 1 is te situeren op het terrein gegevensverwerking/computerprogramma’s en betreft een geheugeneenheid op een cartridge die door de printer verstuurde gegevens kan ontvangen en opslaan en zo is ingericht dat er sprake is van een opslagdeel en twee validatievelden. Het opslagdeel bevat statische informatie (bijv. het typenummer) en dynamische informatie (bijv. de resterende hoeveelheid inkt). De validatievelden zijn geconfigureerd om foutdetectiecodes, die gerelateerd kunnen worden aan gegevens die in het opslagdeel zitten, op te slaan om te bepalen of die gegevens geldig zijn.

Een volgens conclusie 1 geconfigureerde geheugeneenheid kan de werkwijze van conclusie 7 toepassen, die als volgt verloopt. Voorafgaand aan een (eerste) gegevensoverdracht wordt in het ene (eerste) validatieveld vanuit de printer een foutdetectiecode opgenomen die ziet op gegevens die op dat moment in het opslagdeel van de geheugeneenheid staan. In het andere (tweede) validatieveld wordt een foutdetectiecode opgenomen die ziet op gegevens die in het opslagdeel zullen worden opgeslagen na de (eerste) gegevensoverdracht. Voorafgaand aan een volgende gegevensoverdracht wordt in het eerste validatieveld dan weer een nieuwe foutdetectiecode opgeslagen die ziet op de nieuwe gegevens die in het opslagdeel zullen staan na de volgende gegevensoverdracht, terwijl in het tweede validatieveld gegevens staan die op dat moment, na de eerste gegevensoverdracht, in het opslagdeel staan. De twee validatievelden worden zo om beurten beschreven met de meest recent gegenereerde foutcode (vgl. rov. 4.1-4.2 bestreden arrest, vp. vt. 1). Steeds wordt zo eerst de foutdetectiecode verstuurd en pas daarna de bijbehorende gegevens die met de foutdetectiecode kunnen worden gecontroleerd. Hierdoor blijft validatie van de voorafgaande gegevensoverdracht mogelijk en wordt de cartridge bij een verstoring van de gegevensoverdracht (zoals bij voortijdige verwisseling of een stroomstoring) niet onbruikbaar.

HP stelt dat DR door cartridges van haar eigen huismerk te verkopen die aan alle kenmerken van het octrooi voldoen (indirect) inbreuk maakt op het octrooi. In reactie hierop heeft DR de nietigheid van het octrooi ingeroepen.

Het hof oordeelt in de kern dat conclusie 1 wordt geanticipeerd door een ouder octrooi van HP , Paulsen genoemd, en dat de hulpverzoeken om die conclusie te redden niet kunnen baten, maar dat werkwijzeconclusie 7 wel geldig is.

Tegen hoofdzakelijk deze oordelen richten zich het principale en voorwaardelijke incidentele cassatiemiddel, waarbij het incidentele cassatiemiddel een exorbitante hoeveelheid klachten opwerpt (ik telde (alleen) in het voorwaardelijke incidentele cassatieberoep 95 klachten, zij het niet allemaal uitgewerkt en met herhaling van zetten). In cassatie gaat het in de kern vooral om de geldigheid van conclusies 1 en 7. Op hoofdlijnen wordt in beide middelen aan de orde gesteld de nieuwheid van conclusie 1 en de beoordeling van de drie hulpverzoeken om die conclusie overeind te houden en of die hulpverzoeken aan art. 84 EOV getoetst kunnen worden, de geldigheid van conclusie 7 en bij de indirecte inbreukvraag op conclusie 7 of sprake is van impliciete licentieverlening en hoe ver de uitzonderingen van art. 52 lid 2 EOV reiken, alsmede de geldigheidsbeoordeling van afhankelijke conclusies.

Volgens mij is hooguit grond voor cassatie op één, mogelijk twee betrekkelijk ondergeschikte punten.

1. Feiten1. en procesverloop

1.1 HP is een wereldwijd opererend IT-bedrijf dat hardware, software en IT-services levert aan consumenten, het bedrijfsleven en de overheid. De rechtsvoorgangster van HP is Hewlett-Packard Development Corporation (HPDC).

1.2 HP roept in deze procedure Europees octrooi EP 2 170 617 B9 (hierna: EP 617 of het octrooi) in tegen Digital Revolution . EP 617 is getiteld ‘non-volatile memory data integrity validation’ en is op 8 februari 2012 voor – onder meer – Nederland verleend aan HPDC op grond van de internationale aanvrage PCT/US20008/0708890, die aanspraak maakt op prioriteit van de Amerikaanse aanvrage US 881543 van 27 juli 2007. Op 5 november 2014 is het octrooi op naam gesteld van HP .

1.3 Na een centrale beperkingsprocedure als bedoeld in artikel 105a e.v. van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (EOV) is (het Nederlandse deel van) het octrooi vrijwillig beperkt. De limiteringsbeslissing is op 21 januari 2015 gepubliceerd. De laatste aanpassing van het octrooischrift, de B9-versie, dateert van 5 augustus 2015. Het hof zal van die tekst uitgaan. De (authentieke) Engelse tekst van de beperkte conclusies van het octrooi luidt als volgt:

1. A replaceable printing component (14) for use in a printing system (10) including print mechanism configured to receive the replaceable printing component (14), the replaceable printing component (14) comprising:

an electrical storage device (38) responsive to printing system control signals for selectively storing information received from the print mechanism, the electrical storage device (38) including:

a storage portion containing data associated with the replaceable printing component (14); and

first and second validation fields configured to store error detection codes relatable to the data contained in the storage portion to determine whether the data is valid; wherein the electrical storage device (38) is configured, prior to a first transfer of data from the print mechanism to the storage portion, to receive and store in one of the first and second validation fields an error detection code related to the data currently contained in the storage portion, and the electrical storage device (38) is configured to receive and store in the other of the first and second validation fields an error detection code related to the data that will be contained in the storage portion after the first data transfer; wherein prior to a subsequent transfer of data from the print mechanism to the storage portion, the electrical storage device (38) is configured to receive and store, in the one of the first and second validation fields not containing data related to the data contained in the storage portion immediately prior to the subsequent transfer of data, an error detection code related to the data that will be contained in the storage portion after the subsequent transfer.

2. The replaceable printing component (14) of claim 1, wherein the electrical storage device (38) is configured to receive and store in one of the first and second validation fields parity data computed from the data currently contained in the storage portion, and the electrical storage device (38) is configured to receive and store, in the one of the first and second validation fields not containing the parity data computed from the data currently contained in the storage portion, parity data computed from the data that will be contained in the storage portion after the first transfer.

3. The replaceable printing component (14) of claim 1, wherein the electrical storage device (38) is configured to receive and store in one of the first and second validation fields a cyclic redundancy check computed from the data currently contained in the storage portion, and the electrical storage device (38) is configured to receive and store, in the one of the first and second validation fields not containing the cyclic redundancy check computed from the data currently contained in the storage portion, a cyclic redundancy check computed from the data that will be contained in the storage portion after the first transfer.

4. The replaceable printing component (14) of claim 1, wherein the electrical storage device (38) is configured to receive and store in one of the first and second validation fields a hash sum computed from the data currently contained in the storage portion, and the electrical storage device (38) is configured to receive and store, in the one of the first and second validation fields not containing the hash sum computed from the data currently contained in the storage portion, a hash sum computed from the data that will be contained in the storage portion after the first transfer.

5. The replaceable printing component (14) of claim 1 wherein the storage portion comprises a plurality of parameter fields associated with the replaceable printing component (14), and each parameter field of the plurality of parameter fields comprises a plurality of parameter values, the plurality of parameter fields sized in the storage portion in blocks of the parameter values having a preselected size to ensure that each parameter field of the plurality of parameter fields is transferred between the printing system and the storage portion in a single block of parameter values of the blocks of the parameter values.

6. The replaceable printing component (14) of claim 1 wherein the printing system is an inkjet printing system, the print mechanism is an ink-jet printer, and the replaceable printing component (14) further includes a replaceable ink container containing a quantity of ink, the replaceable ink container providing ink to the print mechanism.

7. A method for transferring data between a printer and a replaceable printing component (14), the method comprising:

providing a replaceable printing component (14) having an electrical storage device (38) associated therewith, the electrical storage device (38) configured for receiving a first block of data transferred from the printer, the electrical storage device (38) having a storage portion containing data related to the replaceable printing component (14) and two validation fields configured to store error detection codes relatable to the data contained in the storage portion, one validation field containing a first error detection code relatable to the data contained in the storage portion;

computing a second error detection code relatable to data that will be stored in the storage portion after transfer of the first block of data to the electrical storage device (38);

storing the second error detection code in the one of the two validation fields not containing the first error detection code;

transferring the first block of data from the printer to the electrical storage device (38);

computing a third error detection code relatable to data that will be stored in the storage portion after transfer of a second block of data from the printer to the electrical storage device (38);

storing the third error detection code in the one of the two validation fields not containing the second error detection code; and

transferring the second block of data from the printer to the electrical storage device (38).

8. The method for transferring data of claim 7 wherein upon failure of the step of transferring the first block of data from the printer to the electrical storage device (38), the method for transferring data includes:

relating the error detection code stored in each validation field to the data contained in the storage portion;

rejecting the replaceable printing component (14) when no validation field contains an error detection code relatable to the data contained in the storage portion; and

accepting the replaceable printing component (14) when at least one validation field contains an error detection code relatable to the data contained in the storage portion.

9. The method for transferring data of claim 7, wherein the first error detection code is first parity data computed from the data contained in the storage portion, and the step of computing the second error detection code comprises computing second parity data from the data that will be contained in the storage portion after transfer of the first block of data to the electrical storage device (38), and the step of storing the second error detection code comprises storing the second parity data in the one of the two validation fields not containing the first parity data.

10. The method for transferring data of claim 7, wherein the first error detection code is a first cyclic redundancy check computed from the data contained in the storage portion, and the step of computing the second error detection code comprises computing a second cyclic redundancy check computed from the data that will be contained in the storage portion after transfer of the first block of data to the electrical storage device (38), and the step of storing the second error detection code comprises storing the second cyclic redundancy check in the one of the two validation fields not containing the first cyclic redundancy check.

11. The method for transferring data of claim 7, wherein the first error detection code is a first hash sum computed from the data contained in the storage portion using a predetermined hash function, and the step of computing the second error detection code comprises using the hash function to compute a second hash sum of the data that will be contained in the storage portion after transfer of the first block of data to the electrical storage device (38), and the step of storing the second error detection code comprises storing the second hash sum in the one of the two validation fields not containing the first hash sum.

12. The method of claim 7, further comprising verifying integrity of the data in the storage portion including matching the data in the storage portion against the error detection codes in the first and second validation fields and rejecting the replaceable printing component (14) if the data in the storage portion is not matched against one of the error detection codes.

13. A printing system (10) for selectively depositing visible material on print media, the printing system (10) comprising:

a print mechanism configured to receive a replaceable printing component (14), the print mechanism including a control portion for transferring data between the print mechanism and the replaceable printing component (14); and a replaceable printing component (14) as claimed in any of claims 1 to 6.

14. The printing system (10) of claim 13, wherein the printing system (10) is arranged to verify integrity of the data in the storage portion by matching the data in the storage portion against the error detection codes in the first and second validation fields and rejecting the replaceable printing component (14) the data in the storage portion is not matched against one of the error detection codes.

1.4 De – onbestreden – Nederlandse vertaling van de conclusies van het aldus beperkte octrooi luidt als volgt:

1. Verwisselbare afdrukcomponent (14) voor gebruik in een afdruksysteem (10) dat een afdrukmechanisme omvat dat geconfigureerd is om de verwisselbare afdrukcomponent (14) te ontvangen, waarbij de verwisselbare afdrukcomponent (14) het volgende omvat:

een elektronische opslaginrichting (38) die reageert op controle signalen van het afdruksysteem om selectief informatie op te slaan die van het afdrukmechanisme ontvangen is, waarbij de elektronische opslaginrichting (38) het volgende omvat:

een opslagdeel dat gegevens bevat die de verwisselbare afdrukcomponent (14) betreffen; en eerste en tweede validatievelden die geconfigureerd zijn om foutdetectiecodes, die gerelateerd kunnen worden aan de gegevens die in het opslagdeel zitting, op te slaan en te bepalen of de gegevens geldig zijn;

waarbij de elektronische opslaginrichting (38) geconfigureerd is, voorafgaande aan een eerste overdracht van gegevens vanuit het afdrukmechanisme naar het opslagdeel, om in een van de eerste en tweede validatievelden een foutdetectiecode die gerelateerd is aan de gegevens die op dat moment bevat zijn in het opslagdeel, te ontvangen en op te slaan, en waarbij de elektronische opslaginrichting (38) geconfigureerd is om in het andere van de eerste en tweede validatievelden een foutdetectiecode die gerelateerd is aan de gegevens die in het opslagdeel bevat zullen zijn na de eerste gegevensoverdracht, te ontvangen en op te slaan, waarbij voorafgaande aan een volgende overdracht van gegevens uit het afdrukmechanisme naar het opslagdeel de elektronische opslaginrichting (38) geconfigureerd is om in het ene van de eerste en tweede validatievelden die geen gegevens bevat die gerelateerd zijn aan de gegevens die in het opslagdeel bevat zijn, onmiddellijk voorafgaande aan de volgende overdracht van gegevens, een foutdetectiecode, die gerelateerd is aan de gegevens die bevat zullen zijn in het opslagdeel na de volgende overdracht, te ontvangen en op te slaan.

2. Verwisselbare afdrukcomponent (14) volgens conclusie 1, waarbij de elektronische opslaginrichting (38) geconfigureerd is om in een van de eerste en tweede validatievelden pariteitgegevens die berekend zijn uit de gegevens die op dat moment in het opslagdeel bevat zijn, te ontvangen en op te slaan, en waarbij de elektronische opslaginrichting (38) geconfigureerd is om in het ene van de eerste en tweede validatievelden die geen pariteitgegevens bevat die uit de gegevens die op dat moment in het opslagdeel bevat zijn berekend zijn, pariteitgegevens die berekend zijn uit de gegevens die in het opslagdeel na de eerste overdracht bevat zullen zijn, te ontvangen en op te slaan.

3. Verwisselbare afdrukcomponent (14) volgens conclusie 1, waarbij de elektronische opslaginrichting (38) geconfigureerd is om in een van de eerste en tweede validatievelden een cyclische redundantiecontrole die uit de gegevens die op dat moment in het opslagdeel bevat zijn berekend is, te ontvangen en op te slaan en waarbij de elektronische opslaginrichting (38) geconfigureerd is om in het ene van de eerste en tweede validatievelden die geen cyclische redundantiecontrole die uit de gegevens die op dat moment in het opslagdeel bevat zijn berekend is, een cyclische redundantiecontrole die berekend is uit de gegevens die in het opslagdeel na de eerste overdracht bevat zullen zijn, te ontvangen en op te slaan.

4. Verwisselbare afdrukcomponent (14) volgens conclusie 1, waarbij de elektronische opslaginrichting (38) geconfigureerd is om in een van de eerste en tweede validatievelden een hashsom die uit de gegevens die op dat moment in het opslagdeel bevat zijn berekend is, te ontvangen en op te slaan, en waarbij de elektronische opslaginrichting (38) geconfigureerd is om in het ene van de eerste en tweede validatievelden die geen hashsom die uit de gegevens die op dat moment in het opslagdeel bevat zijn berekend is, een hashsom die berekend is uit de gegevens die in het opslagdeel na de eerste overdracht bevat zullen zijn, te ontvangen en op te slaan.

5. Verwisselbare afdrukcomponent (14) volgens conclusie 1, waarbij het opslagdeel een veelheid van parametervelden omvat die de verwisselbare afdrukcomponent (14) betreffen, en elk parameterveld van de veelheid van parametervelden een veelheid van parameterwaarden omvat, waarbij de veelheid van parametervelden in het opslagdeel in blokken van de parameterwaarden gedimensioneerd zijn met een vooraf gekozen grootte om er zeker van te zijn dat elk parameterveld van de veelheid van parametervelden tussen het afdruksysteem en het opslagdeel in een enkel blok van parameterwaarden van de blokken van de parameterwaarden overgebracht wordt.

6. Verwisselbare afdrukcomponent (14) volgens conclusie 1, waarbij het afdruksysteem een inkt-jet-afdruksysteem is, het afdrukmechanisme een inkt-jet-printer is, en de verwisselbare afdrukcomponent (14) verder een verwisselbare inktpatroon omvat, die een hoeveelheid inkt bevat en waarbij de verwisselbare inktpatroon inkt aan het afdrukmechanisme afgeeft.

7. Werkwijze voor overbrengen van gegevens tussen een printer en een verwisselbare afdrukcomponent (14), waarbij de werkwijze het volgende omvat:

het beschikbaarstellen van een verwisselbare afdrukcomponent (14) met een daarbij behorende elektronische opslaginrichting (38), waarbij de elektronische opslaginrichting (38) geconfigureerd is voor het ontvangen van een eerste blok met gegevens die door de printer worden overgebracht, waarbij de elektronische opslaginrichting (38) een opslagdeel heeft, dat gegevens bevat die de verwisselbare afdrukcomponent (14) betreffen, en twee validatievelden heeft, die geconfigureerd zijn voor het opslaan van foutdetectiecodes die de gegevens betreffen die in het opslagdeel zitten, waarbij een validatieveld een eerste foutdetectiecode bevat die de gegevens betreffen die in het opslagdeel zitten;

het berekenen van een tweede foutdetectiecode die gegevens betreffen die in het opslagdeel opgeslagen zullen worden na overdracht van het eerste blok met gegevens naar de elektronische opslaginrichting (38);

het opslaan van de tweede foutdetectiecode in het ene van de twee validatievelden die niet de eerste foutdetectiecode bevat;

het overbrengen van het eerste blok met gegevens van de printer naar de elektronische opslaginrichting (38);

het berekenen van een derde foutdetectiecode die gegevens betreffen die in het opslagdeel opgeslagen zullen worden na overdracht van een tweede blok met gegevens van de printer naar de elektronische opslaginrichting (38);

de opslag van de derde foutdetectiecode in het ene van de twee validatievelden die niet de

tweede foutdetectiecode bevat; en

het overbrengen van het tweede blok met gegevens van de printer naar de elektronische opslaginrichting.

8. Werkwijze voor de overdracht van gegevens volgens conclusie 7, waarbij bij het optreden van een fout tijdens de stap van de overdracht van het eerste blok met gegevens van de printer naar de elektronische opslaginrichting (38), de werkwijze voor de overdracht van gegevens het volgende omvat:

het relateren van de in elk validatieveld opgeslagen foutdetectiecode aan de gegevens die in het opslagdeel zitten;

het verwerpen van de verwisselbare afdrukcomponent (14) wanneer geen validatieveld een foutdetectiecode bevat die de gegevens betreft die in het opslagdeel zitten; en het accepteren van de verwisselbare afdrukcomponent (14) wanneer ten minste een validatieveld een foutdetectiecode bevat die de gegevens betreft die in het opslagdeel zitten.

9. Werkwijze voor de overdracht van gegevens volgens conclusie 7, waarbij de eerste foutdetectiecode eerste pariteitgegevens voorstelt die berekend worden uit de gegevens die het opslagdeel zitten en waarbij de stap voor het berekenen van de tweede foutdetectiecode het berekenen van tweede pariteitgegevens omvat uit de gegevens die in het opslagdeel zullen worden opgeslagen na overdracht van het eerste blok met gegevens naar de elektronische opslaginrichting (38), en waarbij de stap van het opslaan van de tweede foutdetectiecode het opslaan omvat van de tweede pariteitgegevens in het ene van de twee validatievelden die niet de eerste pariteitgegevens bevat.

10. Werkwijze voor de overdracht van gegevens volgens conclusie 7, waarbij de eerste foutdetectiecode een eerste cyclische redundantiecontrole is die berekend wordt uit de gegevens die in het opslagdeel zitten en waarbij de stap van het berekenen van de tweede foutdetectiecode het berekenen van een tweede cyclische redundantiecontrole omvat die berekend wordt uit de gegevens die in het opslagdeel zullen worden opgeslagen na overdracht van het eerste blok met gegevens naar de elektronische opslaginrichting (38), en waarbij de stap van het opslaan van de tweede foutdetectiecode het opslaan omvat van de tweede cyclische redundantiecontrole in het ene van de twee validatievelden die niet de eerste cyclisch redundantiecontrole bevat.

11. Werkwijze voor de overdracht van gegevens volgens conclusie 7, waarbij de eerste foutdetectiecode een eerste hashsom is die berekend wordt uit de gegevens die in het opslagdeel zitten met gebruik van een vooraf bepaalde hashfunctie, en waarbij de stap van het berekenen van de tweede foutdetectiecode het gebruik van de hashfunctie omvat om een tweede hashsom van de gegevens die in het opslagdeel zullen worden opgeslagen na overdracht van het eerste blok van gegevens naar de elektronische opslaginrichting (38) te berekenen, en waarbij de stap van het opslaan van de tweede foutdetectiecode het opslaan omvat van de tweede hashsom in het ene van de twee validatievelden die niet de eerste hashsom bevat.

12. Werkwijze volgens conclusie 7, die verder het verifiëren van de integriteit van de gegevens in het opslagdeel omvat, wat het vergelijken van de gegevens in het opslagdeel met de foutdetectiecodes in de eerste en tweede validatievelden omvat en het verwerpen van de verwisselbare afdrukcomponent (14) omvat indien de gegevens in het opslagdeel niet passen bij een van de foutdetectiecodes.

13. Afdruksysteem (10) voor het selectief opbrengen van zichtbaar materiaal op afdrukmedia, waarbij het afdruksysteem (10) het volgende omvat:

een afdrukmechanisme dat geconfigureerd is om een verwisselbare afdrukcomponent (14) op te nemen, waarbij het afdrukmechanisme een stuurdeel voor het overbrengen van gegevens tussen het afdrukmechanisme en de verwisselbare afdrukcomponent (14) omvat; en een verwisselbare afdrukcomponent (14) volgens een der conclusies 1 tot 6.

14. Afdruksysteem (10) volgens conclusie 13, waarbij het afdruksysteem (10) ingericht is om de integriteit van de gegevens in het opslagdeel te verifiëren door het vergelijken van de gegevens in het opslagdeel met de foutdetectiecodes in de eerste en tweede validatievelden en door het verwerpen van de verwisselbare afdrukcomponent (14) indien de gegevens in het opslagdeel niet passen bij een van de foutdetectiecodes.

1.5 De beschrijving van EP 617 omvat onder meer de volgende passages en illustraties (de illustraties zijn voor het leesgemak bij de desbetreffende tekst gevoegd):

[0001] The present disclosure relates to printing systems that make use of a replaceable printing component. More particularly, the present disclosure relates to replaceable printing components that include an electrical storage device for providing information to a print mechanism in the printing system.

ECLI_NL_PHR_2019_262-9-01

[0021] Fig. 3 represents a block diagram of an example printing system 10 shown connected to an information source or host computer 48. Host 48 is shown connected to a display device 50. The host can be any of a variety of information sources (such as a personal computer, work station, or server, to name a few) that provides image information to controller 26 by way of a data link 52. Data link 52 may be any of a variety of conventional data links (such as an electrical link, infrared link, a wide-area or local-area network link, or any other well-known data link) for transferring information between host 48 and printing system 10.

(...)

[0023] Host 48 may provide image description information or image data to printing system 10 for forming images on print media. In addition, host 48 may provide various parameters for controlling operation of the printing system, typically through printer control software referred to as a "print driver". In order to ensure that the printing system provides the highest quality images, controller 26 may compensate for the particular replaceable printer component 14 installed within the printing system. Electric storage device 38 may provide parameters particular to the associated replaceable printer component 14 to controller 26, allowing the controller to utilize these parameters to ensure the reliable operation of the printing system and ensure high quality print images.

[0024] Parameters that may be associated with a replaceable printing component 14 and stored in electrical storage device 38 may include the following: amount of ink shipped in an ink container; remaining ink in an ink container; actual count of ink drops emitted from the printhead; a date code associated with the ink container; date code of initial insertion of the ink container; system coefficients; ink type/color: ink container size; age of the ink; printer model number or identification number; cartridge usage information; just to name a few. In printing systems including other types of print mechanisms, such as laser printing systems, these parameters may be associated with other types of replaceable printing components. Accordingly, in such systems, the parameters may include information related to toner cartridges or other appropriate replaceable printing components.

ECLI_NL_PHR_2019_262-10-02

[0025] Fig. 4 is a representation of an electrical storage device 38 that may be used in conjunction with controller-26 of printing system 10 for ensuring data integrity for data transfers to the electrical storage device 38. The electrical storage device 38 may be organized as an Mbit by N memory where M represents the number of bits and N represents the size of the memory device. In some systems, electrical storage device 38 may be an 8-bit (or 1-byte) device.

[0026] Each individually addressable M-bit memory location is represented an address value ranging from 0 to N-l. Although Fig. 4 is used to illustrate some of the information that may be stored in electrical storage device 38, it will be understood that electrical storage device 38 may contain additional information not discussed. In addition, the location of the information in electrical storage device 38 may be different from those locations shown in Fig. 4. Controller 26 in printing system 10 may be required to know where at least some of the information is stored.

[0027] Memory address values 0 through N-3 define storage portion 60. This portion of memory may contain data that includes various parameters relating to the replaceable printing component 14, such as the example parameters described above.

[0028] These parameters may be organized within storage portion 60 as a plurality of parameter fields 64 associated with the corresponding replaceable printing component 14. Each parameter field 64 may contain a plurality of parameter values 66 (e.g., ink color, pages printed, or any of the other example value previously mentioned). The parameter fields 64 may be organized within storage portion 60 in blocks of parameter values 66. The blocks of parameter values 66 forming the parameter fields 64 may be configured to have a preselected size. The preselected size of these blocks may be selected to ensure that a transfer of a parameter field 64 between a print mechanism 12 and an electrical storage device 38 occurs in a single block of parameter values 66. The printing system 10 may be configured to ensure that a transfer of a single block of parameter values 66 from a print mechanism 12 to an electrical storage device 38 occurs atomically, in a single operation requiring only one write. While parameter values 66 only have been shown in the first memory address 0, it should be understood that each parameter field 64 from 0 to N-3 may be similarly organized.

[0029] Data corruption may occur when a transfer of data to storage portion 60 is interrupted. For instance, in cases where the replaceable printing component is ink container 18, it may be possible to remove the ink container while controller 26 is transferring data to electronic storage device 38. Interrupting this data transfer may compromise the integrity of the data. In such cases the replaceable printing component may need to be examined to determine whether storage portion 60 contains valid data.

[0030] To address such issues, memory address values N-2 through N-l may be validation fields 62. The fields are used to store error detection codes which may be used to detect data corruption. These error detection codes may be any string of computer-readable characters (e.g., digits, letters, symbols) relatable to data in storage portion 60. Electrical storage device 38 and/or controller 26 may be configured to store in validation fields 62, error detection codes which are mathematically related to the data in storage portion 60. For example, an error detection code stored in a validation field 62 may be the result of a predetermined hash function performed on the data contained in storage portion 60.

Another type of error detection code that may be used is a variation of parity data. Specifically, parity data mathematically related to the data in storage portion 60 may be computed and stored in validation fields 62. Other examples of suitable error detection codes include but are not limited to cyclic redundancy checks, checksums (e.g., MD5), or any other string of computer-readable characters relatable to the data in storage portion 60.

[0031] The electrical storage device 38 and/or controller 26 may be configured to store error detection codes in the validation fields 62 in a "ping-pong" (or circular in embodiments having more than two validation fields) fashion. In other words, electrical storage device 38 and/or controller 26 alternates between the validation fields 62 when storing error detection codes.

(...)

[0035] While the field which is updated at this point is referred to as the second validation field, one skilled in the art will understand that this is an arbitrary classification. Any validation field may be updated with an error detection code at any time, so long as the validation field to be updated does not contain an error detection code relatable to the data currently stored in storage portion 60. An exception to this rule occurs in cases where more than one validation field 62 contains an error detection code relatable to the data currently in storage portion 60. In such instances, the first error detection code may be written to any validation field 62.

ECLI_NL_PHR_2019_262-11-03

[0038] In Fig. 6, which depicts the states of a storage portion 60 and two validation fields 62 during two example updates, time passes towards the right, as indicated by arrow T. The storage portion starts out containing OLD DATA, and validation field 2 contains an error detection code relatable to the OLD DATA. The contents of field 1 at this point are not relevant. However, before storage portion 60 is updated so that it contains DATA 1, validation field 1 is updated so that it contains an error detection code relatable to DATA 1. Thus, for the time period denoted by XI, validation field 1 contains an error detection code relatable to data that will be stored in storage portion 60 in the future, and validation field 2 contains an error detection code relatable to data currently contained in storage portion 60. [0039] Once validation field 1 is updated, storage portion 60 may be updated to contain DATA 1. Thus, for the time period marked by Y1 validation field 1 contains an error detection code relatable to the data currently stored in storage portion 60, and validation field 2 contains an error detection code relatable to the data stored in the storage portion 60 immediately prior.

[0040] Continuing with Fig. 6, before storing DATA 2 in storage portion 60, validation field 2 may be updated to contain an error detection code relatable to DATA 2. Once validation field 2 is updated, storage portion 60 may be updated to contain DATA 2.

[0041] As seen in Fig. 6 and from the previous discussion, immediately prior to transferring data to the storage portion 60, at points in time marked XI and X2, one validation field 62 may contain an error detection code relatable to the data currently in storage portion 60. Another validation field 62 may contain an error detection code relatable to the data that will be stored in storage portion 60 after the transfer.

[0042] At other points in time, marked as Y1 and Y2 in Fig. 6 one validation field may contain an error detection code relatable to the data currently in storage portion 60, and the other validation field may contain an error detection code relatable to the data that was stored in storage portion 60 immediately prior to the current data.

[0043] Another aspect of the present disclosure involves error detection. As seen in Fig. 7, the integrity of the data may be verified by relating the contents of the validation fields 62 one-at-a-time to the data in the storage portion 60. If the error detection code contained in any validation field 62 matches the data in the storage portion 60, the data is valid and the replaceable printing component is not rejected. If no validation field 62 contains an error detection code matching the data, however, the data in the storage portion 60 is corrupt and the replaceable printing component may be rejected.

1.6 Het octrooi heeft onder meer betrekking op een cartridge voor een printer, waarbij de cartridge is voorzien van een geheugeneenheid (ook wel aangeduid als geheugenelement). De printer stuurt gegevens die betrekking hebben op de cartridge naar de geheugeneenheid, zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid inkt die op enig moment nog in de cartridge zit (zie de beschrijving, par. [0024]). Deze gegevens worden daar opgeslagen en kunnen later weer door de printer worden opgevraagd. De uitvinding volgens het octrooi heeft betrekking op het valideren van de juistheid van de in het geheugen van de cartridge opgeslagen gegevens.

1.7 Er bestaan verschillende methoden om te bepalen of de opgeslagen gegevens correct zijn, zoals het toepassen van een foutdetectiecode. Een foutdetectiecode heeft een bepaalde relatie tot de gegevens zodat kan worden geverifieerd of de verstuurde gegevens correct zijn ontvangen. Als bijvoorbeeld aan de reeks bits 0 0 1 een “1” als pariteitsbit wordt toegevoegd bij de verzending van deze reeks en aan de reeks 1 1 0 een “0” als pariteitsbit, en de relatie is dat de som van de bits even moet zijn, dan zal een enkele foute bit in een ontvangen reeks gedetecteerd kunnen worden. Op vergelijkbare wijze kan een printer [bedoeld zal zijn: cartridge] in beginsel ook controleren of de van de printer ontvangen gegevens correct zijn.

1.8 Er kunnen verschillende oorzaken zijn die de integriteit van de gegevens op de geheugeneenheid aantasten. Omdat de cartridge een verwijderbare component is, kan de cartridge door een gebruiker worden verwijderd tijdens de overdracht van de gegevens, waardoor de gegevens niet correct kunnen worden opgeslagen. Ook door andere oorzaken kan de overdracht van gegevens worden verstoord, zoals door een stroomstoring.

1.9 Het geheugen van de cartridge volgens de uitvinding kan op bepaalde aangewezen delen bepaalde informatie ontvangen en opslaan waarbij de printer de locatie (het adres) van deze gegevens in het geheugen kent. Een deel van het geheugen volgens de uitvinding betreft een opslagdeel (‘storage portion’) dat gegevens van de cartridge bevat, welk deel door de printer kan worden uitgelezen ten behoeve van het printproces. Daarnaast kent het geheugen van de cartridge twee validatievelden die foutdetectiecodes kunnen bevatten die gerelateerd zijn aan de gegevens in het opslagdeel.

1.10 Volgens de uitvinding hebben beide validatievelden betrekking op hetzelfde opslagdeel, zodat te allen tijde de foutdetectiecode in een validatieveld betrekking kan hebben op de huidige gegevens in het opslagdeel terwijl het andere validatieveld beschikbaar is voor het schrijven van een nieuwe foutdetectiecode die betrekking heeft op toekomstige (nieuwe) gegevens in datzelfde opslagdeel. Daardoor kan worden bepaald of de gegevens correct zijn, ofwel aan de hand van de foutdetectiecode in het ene validatieveld ofwel aan de hand van de foutdetectiecode in het andere validatieveld (behoudens in die gevallen waarin er meerdere fouten zijn die gezamenlijk ertoe leiden dat de fout niet herkend wordt). Deze werkwijze is hieronder schematisch weergegeven.

ECLI_NL_PHR_2019_262-13-04

1.11 De uitgangssituatie in bovenstaande figuur is een geheugeneenheid van een cartridge die gegevens in een opslagdeel 0 bevat, en gegevens in een eerste validatieveld V1 en een tweede validatieveld V2. De kleur blauw geeft aan dat de validatievelden V1 en V2 beide een foutdetectiecode bevatten die gerelateerd is aan de gegevens in het opslagdeel 0.

1.12 Wanneer op enig moment nieuwe gegevens (groen) moeten worden opgeslagen op de geheugeneenheid, wordt eerst in stap S1 een foutdetectiecode (berekend door de printer) opgeslagen in V1 en vervolgens in stap S2 de gegevens zelf. De groene kleur geeft aan dat de foutdetectiecode in V1 gerelateerd is aan de gegevens in het opslagveld. Tot op het moment dat de groene gegevens worden opgeslagen kan de foutdetectiecode in veld V2 gebruikt worden voor het detecteren van een fout in de (blauwe) gegevens in het opslagdeel 0. Zodra de nieuwe (groene) gegevens zijn opgeslagen, kan de reeds opgeslagen (groene) foutdetectiecode in het eerste validatieveld V1 worden gebruikt.

1.13 Bij een volgende gegevensoverdracht berekent de printer eerst een (rode) foutdetectiecode die in stap S3 wordt opgeslagen in het validatieveld V2. Pas daarna worden in stap S4 de (rode) gegevens zelf opgeslagen. De rode kleur geeft aan dat de foutdetectiecode in V2 gerelateerd is aan de gegevens in het opslagveld. Tot op het moment dat de ‘rode’ gegevens worden opgeslagen kan de foutdetectiecode in veld V1 worden gebruikt voor het detecteren van een fout in de ‘groene’ gegevens in opslagdeel 0. Zodra de nieuwe (rode) gegevens zijn opgeslagen, kan de reeds opgeslagen (rode) foutdetectiecode in het tweede validatieveld V2 worden gebruikt.

1.14 Een printer is (in de regel) zo geprogrammeerd dat deze de cartridge weigert (waarmee de cartridge dus onbruikbaar wordt) zodra een foutdetectie optreedt. Naar HP heeft aangevoerd en zoals ook vermeld in de beschrijving van het octrooi (kolom 1, r. 44-49) gebeurt dat ter voorkoming van schade aan de printer, bijvoorbeeld doordat de printkop oververhit raakt indien een printopdracht wordt uitgevoerd terwijl de inkt op is.

1.15 Een elektronisch geheugen bestaat uit transistoren die al dan niet een lading vasthouden. Een transistor is te beschouwen als een fysieke schakelaar met twee standen. Als de transistor de lading vasthoudt staat de schakelaar op ‘0’, als de transistor geen lading vasthoudt staat de schakelaar op ‘1’. Elke transistor staat voor een bit. In een ‘byte’ gaan 8 bits. Een veld is een logische eenheid van een aantal transistoren, die samen een bepaalde vorm van informatie (bijvoorbeeld een foutdetectiecode) vormen.

1.16 Hoe de geheugeneenheid van een cartridge wordt (of is) ingericht – welke informatie op welke velden wordt opgeslagen (dus de functie van het veld), waar in het geheugen die velden zich bevinden (dus ook de volgorde ervan) en hoe groot de velden zijn (dus uit hoeveel transistoren ze bestaan) – wordt een protocol (ook wel: template) genoemd. De printer kan aan de hand van dat protocol het geheugen uitlezen, dus betekenis geven aan de ‘0’-en en ‘1’-en in een bepaald veld. Een validatieveld is een veld dat in het protocol is aangewezen om foutdetectiecodes in op te slaan.

1.17 Het Europees octrooi EP 0 956 963 (hierna: Paulsen) is aan HP verleend en gepubliceerd op 11 augustus 2004 en behoort tot de stand van de techniek voor EP 617 . Paulsen openbaart onder meer een printercartridge voorzien van een geheugeneenheid die als volgt is geconfigureerd:

ECLI_NL_PHR_2019_262-14-05

1.18 De indeling en functie van deze geheugeneenheid wordt – voor zover van belang – als volgt toegelicht in Paulsen:

[0025] Among the parameters, for example which can be stored in electrical storage device 38 associated with the replaceable printing component 14 are the following: actual count of ink drops emitted from the printhead 16; a date code associated with the ink container 18; date code of initial insertion of the ink container 18; system coefficients; ink type/color: ink container size; age of the ink; printer model number or identification number; cartridge usage information; just to name a few.

[0026] Fig. 4 is a representation of the memory device 38 that is used in conjunction with the controller 26 of the printing system 10 for ensuring data integrity for data transfers between the memory device 38 and the controller 26. The memory device 38 is organized as an 8 bit by N memory where N represents the size of the memory device. Each individually addressable 8 bit memory location is represented by a range of address values from 0 to N-l. Although Fig. 4 is used to illustrate some of the information stored in the memory device 38, the memory device 38 may contain additional information not discussed. In addition, the location of the information in the memory device 38 may be different from those locations .shown in Fig. 4. It is important that the controller 26 in the printing system 10 know where at least some of the particular information is stored.

[0027] The memory device 38 includes a portion for storing data and a portion for storing a transaction record. The data portion contains various data that is related to the replaceable printing component 14. The transaction record maintains a record of each transaction between the memory device 38 and the controller 26. In the event that a transaction is interrupted before completion the transaction record can be used to restore the data lost in the interrupted transaction. Because the transaction record is retained in the replaceable printing component 14 then the data lost in the last transaction can be restored even if the replaceable printing component 14 is inserted into a different printing system. In the event the transaction is interrupted by a loss of power, once the power is restored the last transaction can be restored. In this manner, data integrity for the replaceable printing component 14 is maintained.

[0028] Memory address values 0 through N-7 contains data that includes various parameters relating to the replaceable printing component 14 and tag information. The tag information is used for identifying these various parameters and will be discussed with respect to Fig. 7.

[0029] Memory address values N-4 through N-l contain transaction record information. It is the use of the transaction technique of the present invention that ensures data transactions between the controller 26 and the memory 38 if corrupted can be corrected to insure the integrity of data transfer between the printer 10 and the replaceable printing component 14. Because, data transfers between the controller 26 and the memory device 38 may be interrupted; it is critical that some technique be used to insure data integrity. For example, in the case where the replaceable printing component 14 is the ink container 18, it is possible to remove the ink container 18 while the controller 26 is transferring data to the memory 38. If this data transfer is interrupted and data is lost then the integrity of the data is compromised.

It is therefore important that there be some way of identifying when a data transaction between the controller 18 and the printing system 10 and the replaceable printing component 14 is not properly accomplished. If a transaction is not properly accomplished the transaction record provides a mechanism to recover this data that was lost in the interrupted transaction to preserve data integrity within the printing system 10.

(...)

[0031] It is the parity information, the flag information, and the transaction record, which are used together to preserve the integrity of data transfers between the controller 26 and the memory 38. The transaction record portion includes an address byte, a new parity byte, two bytes of data designated data byte 1 and data byte 2. The transaction record portion stores data that is subsequently written by the printing system 10 to the data portion. If the subsequent write to the data portion is interrupted, the transaction record is used to restore the contents of this interrupted data write. It will be helpful to first discuss the transaction record portion in more detail before explaining the technique of the present invention for preserving data integrity.

(...)

[0033] The new parity value within the transaction record portion represents a parity value to replace the parity byte in address N - 6 after data byte 1 and data byte 2 are used to replace data in the data portion. The new parity value is determined by performing a parity

function over the entire data area, and the contents of the transaction record portion so that after data in the data portion is replaced within data byte 1 and data byte 2 the parity is correct. Therefore, in the event of data loss during a transaction the data and parity is restored placing the memory in the same condition it would be in if the transaction was not interrupted.

1.19 Conclusies 1 en 12 van Paulsen luiden als volgt:

1. A replaceable printing component (14) for an ink-jet printing system (10), the replaceable printing component (14) including an electrical storage (38) responsive to printing system control signals for transferring information between the printing component (14) and the ink-jet printing system (10), the electrical storage device (38) comprising:

a data storage potion containing a plurality of parameter fields associated with the replaceable printing component; and

a plurality parameter values stored in each the plurality of parameter fields; the replaceable printing component (14) characterized in that:

the electrical storage device (38) is responsive to control signals for selectively transferring a block of parameter values having a preselected size between the ink-jet printer (12) and the data storage portion; the plurality of parameter fields being sized and arranged in the electrical storage device (38) to ensure each of the plurality of parameter fields is transferred in a single block of parameter values transferred between the ink-jet printer (12) and the electrical storage device (38).

12. A method for transferring data between an ink-jet printer (12) and a replaceable consumable (14), the method comprising:

providing a replaceable consumable (14) having an electrical storage device (38) associated therewith, the electrical storage device (38) configured for transferring a block of data of a selected size to the ink-jet printer (12), the electrical storage device (38) having a plurality of parameter values logically mapped on the electrical storage device, the plurality of parameter values sized and arranged to ensure no parameter value is transferred in more than one block of data; and transferring a block data between the electrical storage device (38) and the ink-jet printer (12).

1.20 Digital Revolution exploiteert onder de naam “123inkt” een webwinkel waar zij inktcartridges aanbiedt in verschillende Europese landen, waaronder Nederland. Digital Revolution verkoopt inktcartridges van diverse bekende merken, waaronder cartridges van HP . Daarnaast verkoopt Digital Revolution onder haar huismerk “123INKT” inkjet cartridges die als alternatief voor de bekende merkcartridges kunnen worden gebruikt voor toepassing in verschillende typen printers, waaronder HP printers. Deze cartridges (hierna ook: 123-cartrdiges ) worden aangeboden onder vermelding van het typenummer van de vergelijkbare HP cartridges.

1.21 HP heeft op 3 maart 2014 via de website 123inkt.nl huismerkcartridges van de typen HP 920XL, HP 364XL en HP 940XL met verschillende kleuren inkt doen bestellen en zij heeft die cartridges geanalyseerd.

1.22 In eerste aanleg heeft HP in conventie onder meer een inbreukverbod gevorderd en in reconventie heeft DR onder meer gevorderd vernietiging van (het Nederlandse deel van) EP 617 .

1.23 De rechtbank heeft bij vonnis van 25 november 20152.de door HP eerst later in de procedure aangevoerde verdere grondslag voor haar vorderingen, te weten indirecte inbreuk op conclusie 7, buiten beschouwing gelaten wegens strijd met de goede procesorde (rov. 4.11-4.16). Vervolgens heeft de rechtbank in conventie alle vorderingen afgewezen, omdat zij in reconventie tot het oordeel kwam dat conclusie 1 nietig is wegens gebrek aan nieuwheid over Paulsen en omdat inbreuk op conclusie 2 niet kon wroden vastgesteld. De in reconventie gevorderde nietigheid van conclusie 7 is op grond van strijd met de goede procesorde afgewezen, nu dit pas bij pleidooi werd aangevoerd. Nietigheid van de volgconclusies is door de rechtbank afgewezen wegens gebrek aan onderbouwing.

Daartoe overwoog de rechtbank voor zover met name in cassatie nog van belang, samengevat weergegeven, het volgende. Bij de toetsing van functionele kenmerken in een productconclusie gaat het om de vraag of deze kenmerken een structureel verschil impliceren met producten uit de stand van de techniek, en, in het verlengde daarvan, of enig voortbrengsel uit de stand van de techniek geschikt is voor het bereiken van dezelfde effecten als het geclaimde voortbrengsel wanneer dat voortbrengsel uit de stand van de techniek volgens de leer van het octrooi wordt gebruikt (rov. 4.26). Niet in geschil is dat de cartridge volgens Paulsen een printcartridge is met een geheugeneenheid die informatie kan opslaan die van de printer afkomstig is (rov. 4.27). Het gereserveerd, aangewezen of bestemd zijn van een of meer geheugenadressen voor bepaalde (typen) gegevens (om foutdetectiecodes te ontvangen en op te slaan) impliceert geen fysiek/structureel onderscheid ten opzichte van de Paulsen-cartridge. Het octrooi openbaart niet dat de validatievelden structureel anders zijn dan de overige geheugenplaatsen (rov. 4.31). Afgaand op de bewoording van conclusie 1 vereist die conclusie niet dat de foutdetectiecodes al in de geheugeneenheid zijn geladen, maar slechts dat het geheugen is geconfigureerd voor het ontvangen en opslaan van die codes (rov. 4.34). De Paulsen-cartridge is geschikt voor het bereiken van dezelfde effecten als het geoctrooieerde voortbrengsel wanneer de Paulsen-cartridge volgens de leer van het octrooi wordt gebruikt (rov. 4.35).

1.24 HP heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank en vernietiging gevorderd van het bestreden vonnis. In hoger beroep heeft HP , naast directe inbreuk op conclusie 1, ook (opnieuw) indirecte inbreuk op conclusie 7 aan haar vorderingen ten grondslag gelegd. DR heeft in het incidenteel appel gevorderd dat alle conclusies van EP 617 worden vernietigd, waarbij zij de nietigheid van conclusies 2 tot en met 14 verder heeft onderbouwd.

1.25 Het hof oordeelt dat de conclusies 1, 2 en 5 niet nieuw zijn (de hulpverzoeken voor conclusie 1 sneuvelen ook) en de conclusies 3, 4, 5 en 6 niet inventief. De van de ongeldig geachte conclusies 1 tot en met 6 afhankelijke conclusie 13 is evenmin geldig.

Werkwijze conclusie 7 blijft overeind (nieuw en inventief) en de daarvan afhankelijke conclusies 8 tot en met 12 eveneens. Ook conclusie 14 is volgens het hof geldig.

1.26 De kern van het nietigheidsoordeel over hoofdconclusie 1 staat in rov. 4.6-4.7 (met een nadere uitwerking in 4.8-4.15) waaraan vooraf gaat in rov. 4.3-4.5 de uitleg van het “geconfigureerd” zijn van de chip in relatie tot de eerste en tweede validatievelden: een uit de stand van de techniek bekende gegevensdrager is pas nieuwheidsschadelijk als deze is “aangepast” (adapted for), niet alleen “geschikt voor” (suitable for) de uitoefening van de in de conclusie genoemde functies. HP ’s positie dat alleen van het laatste, maar niet van het eerste sprake is bij Paulsen wordt verworpen. In de uitleg van het functionele kenmerk “geconfigureerd” is volgens het hof alleen vereist dàt er twee geheugenlocaties zijn voor opslag van foutcodes (validatievelden genoemd) en dàt er een geheugenlocatie is voor opslag van informatie over de cartridge (opslagveld). Het is volgens het hof niet zo, zoals HP bepleit, dat de indeling van het geheugen vooraf is bepaald en in het geheugen is vastgelegd, dus opslagdeel, eerste en tweede validatieveld, waarbij elk deel een eigen functie heeft en ook alleen die functie kan hebben. Het hof leidt dat af uit nrs. 25 en 26 van de beschrijving van het octrooi en meent dat HP de geclaimde inrichting van het geheugen ten onrechte beperkt wil zien tot de in figuur 4 van het octrooi getoonde indeling, met validatievelden op de laatste twee posities van het geheugen. Vereist is volgens het hof alleen dat de controller van de printer weet volgens welk protocol de chip van de cartridge is ingedeeld, maar de precieze indeling van de chip maakt geen onderdeel uit van conclusie 1 volgens het hof, dat de precieze locatie of volgorde van die velden ook niet als impliciet kenmerk van de chip volgens conclusie 1 ziet. Daarom mag de test of Paulsen nieuwheidsschadelijk is volgens het hof ook niet zijn of een cartridge met een Paulsen-chip “zou werken” in een willekeurige ( HP -)printer “volgens het octrooi”, zoals HP in de ogen van het hof ten onrechte meent. De juiste test is volgens het hof (rov. 4.9): openbaart de chip bekend uit Paulsen alle door de functionele kenmerken geïmpliceerde structurele kenmerken die – wanneer gebruikt volgens de leer van conclusie 1 – nodig zijn om de daarin beschreven werkwijze voor validatie van gegevens uit te voeren – er daarbij van uitgaand dat de printer met software werkt, althans een template heeft, die communicatie tussen printer en cartridge-geheugen mogelijk maakt. Die test maakt volgens het hof dat alle door HP genoemde redenen waarom de Paulsen geheugenkaart niet zou werken in een printer volgens het octrooi veroorzaakt door gebrek aan compatibiliteit met de software/template van de printer, buiten beschouwing moeten blijven. Toepassing van die test door het hof in rov. 4.11 merkt dan velden 0 - N-7 ‘Data’ uit fig. 4 van Paulsen aan als opslagdeel, N-6 ‘Parity’ als eerste validatieveld en N-3 ‘New Parity’ als tweede validatieveld voor het alternerend opslaan van foutdetectiecodes volgens conclusie 1 van EP 617 . Dat Paulsen een andere werkwijze openbaart, sluit volgens het hof niet uit dat de in Paulsen geopenbaarde chip zonder aanpassing ook geschikt is voor het in EP 617 bedoelde gebruik, zodat aan ‘adapted for’ is voldaan (rov. 4.12).

1.27 Onbetwist is dat de werkwijze uit conclusie 7 nieuw is (rov. 4.24). Uitgaande van Paulsen als onbetwist meest nabije stand van de techniek komt het hof met de problem-solution-approach tot het oordeel dat sprake is van inventiviteit (rov. 4.26-4.29). De “ping-pong”-werkwijze uit EP 617 door het alternerend opslaan van een nieuwe foutdetectiecode op twee validatievelden en behoud van de oude code voor als de gegevensoverdracht wordt verstoord) bereikt hetzelfde doel als Paulsen (daar door het maken van een back-up), maar op minder omslachtige wijze (minder stappen, sneller en dus minder foutgevoelig).

1.28 Ik geef de hiervoor geparafraseerde oordelen van het hof uit het arrest van 23 mei 2017 hier integraal weer:

“Conclusie 1

4.1 Conclusie 1 heeft betrekking op een elektronische opslaginrichting (geheugeneenheid) van een afdrukcomponent (verwisselbare cartridge) die bestemd is om te worden gebruikt in een afdruksysteem (printer). Deze geheugeneenheid kan gegevens die door de printer worden verstuurd ontvangen en opslaan en is zo ingericht dat deze een opslagdeel en eerste en tweede validatievelden omvat. Het opslagdeel bevat statische informatie (bijvoorbeeld het typenummer) en dynamische informatie (het aantal gemaakte afdrukken, de resterende hoeveelheid inkt, etc.) betreffende de cartridge. De validatievelden zijn geconfigureerd om foutdetectiecodes, die gerelateerd kunnen worden aan gegevens die in het opslagdeel zitten, op te slaan om te bepalen of die gegevens geldig zijn.

4.2 De geheugeneenheid volgens conclusie 1 is geconfigureerd om de in conclusie 7 onder bescherming gestelde werkwijze toe te passen. Die werkwijze houdt - kort gezegd - in dat in het ene (eerste) validatieveld, voorafgaand aan een (eerste) gegevensoverdracht vanuit de printer, een foutdetectiecode wordt opgenomen die ziet op gegevens die op dat moment in het opslagdeel van de geheugeneenheid staan. In het andere (tweede) validatieveld wordt een foutdetectiecode opgenomen die ziet op de gegevens die in het opslagdeel zullen staan na de (eerste) gegevensoverdracht. Voorafgaand aan een volgende gegevensoverdracht wordt in het eerste validatieveld dan weer een nieuwe foutdetectiecode opgenomen die ziet op de gegevens die in het opslagdeel zullen staan na de volgende gegevensoverdracht, terwijl het tweede validatieveld dan gegevens bevat die op dat moment, na de eerste gegevensoverdracht, in het opslagdeel staan. De twee validatievelden worden zo om beurten beschreven met de meest recent gegenereerde foutdetectiecode, waarbij steeds éérst de foutdetectiecode wordt verstuurd en pas daarna de daarbij behorende gegevens die met de foutdetectiecode kunnen worden gecontroleerd.

4.3 Digital Revolution heeft aangevoerd - en HP heeft bestreden - dat een geheugeneenheid zoals door conclusie 1 van het octrooi onder bescherming gesteld bekend is uit Paulsen, zodat nieuwheid ontbreekt. De discussie spitst zich daarbij toe op de uitleg van ‘geconfigureerd’ uit conclusie 1 in relatie tot de geheugeneenheid en de eerste en tweede validatievelden (conclusie-element f en verder in de onderverdeling volgens r.o. 4.18 van het bestreden vonnis).

4.4 In het bijzonder zijn partijen het niet eens of, en zo ja welke, betekenis toekomt aan de functionele conclusiekenmerken bij de beoordeling van de nieuwheid. Digital Revolution is van oordeel dat deze volledig buiten beschouwing dienen te blijven. Het hof is met HP van oordeel dat functionele kenmerken in een productconclusie moeten worden opgevat als een impliciete definitie van die structurele kenmerken die nodig zijn om een bepaald effect te krijgen indien het product wordt gebruikt volgens de leer van de octrooiconclusie. Een productconclusie met functionele kenmerken moet dus worden uitgelegd als betrekking hebbend op een product dat ‘geschikt’ is om de relevantie functie(s) te vervullen. Bij de beoordeling van nieuwheid dient de vraag te worden beantwoord of een product uit de stand van de techniek geschikt is om dezelfde effecten te bereiken als het geclaimde product wanneer dat bekende product wordt gebruikt volgens de leer van de uitvinding. Een product uit de stand van de techniek dat zonder aanpassing ‘geschikt’ (suitable for) is om die functie(s) te vervullen, is nieuwheidsschadelijk zelfs als dat product nog nooit op de geclaimde manier is gebruikt of beschreven. Deze uitgangspunten zijn door de Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (hierna: TKB) onder meer geformuleerd in de zaak T 0132/02 (IBM, two dimensional management pattern), r.o. 5 en 6:

"5. A functional feature in a product claim, however, should be construed as an implicit definition of those structural features which are necessary to achieve a particular effect when the product is used or applied in accordance with the teaching inherent in the claim; the effect to be achieved and the use should be disclosed in the application. The capability of attaining such a particular effect may thus be considered as an implicit feature of the product itself even if the realization of the particular effect requires a particular use or interaction with another product, system or apparatus, provided that such use or interaction are disclosed in the application.

6. It would thus be wrong generally to ignore functional features in product claims (see also decision T1194/97 - Data structure product/PHILIPS, OJ EPO 2000, 525, points 2.2 to 2.5 and 4.2 of the reasons). In the context of novelty the right question to be answered is whether a product in the prior art is suitable to attain the very same effects as the claimed product, when used in accordance with the teaching of the invention."

4.5 In afwijking daarvan geldt voor conclusies van het type ‘means-plus-function’ op het gebied van gegevensverwerking / computerprogramma’s (zoals, naar Digital Revolution ter zitting heeft erkend, hier aan de orde), dat deze zo moeten worden uitgelegd dat de geclaimde gegevensdrager/computer ‘aangepast’ (‘adapted for') moet zijn - en niet alleen ‘geschikt’ - om de relevante stappen / functies uit te voeren. Dit is door de TKB onder meer tot uitdrukking gebracht in de zaak T 0096/12 (Terumo), r.o. 4:

"4. Construction of functional features

Claims 1 and 3 in particular are mainly drafted in terms of functional features, also called "means plus function". Such features are to be construed in the context of the data-processing/computer program field, as they are employed to define a controller (80 in figure 1) of the claimed blood processing apparatus. (...)

In the Board's view, on a proper construction the claimed apparatus should be interpreted as adapted to carry out the specified functions. In the present instance, this implies that the controller of the blood processing apparatus, as programmed, is adapted to do so. An unprogrammed, or differently programmed, controller, as is, would simply be unsuitable for carrying out those functions.

Such a construction is in line with the established jurisprudence of the boards of appeal (for example, T 410/96, point 6 of the reasons, and more recently, T 240/11 and T 565/12).

The passage in the Guidelines for Examination in the European Patent Office, F, IV-

4.13 is also consistent with this construction. (...)”

De consequentie daarvan is dat een uit de stand van de techniek bekende gegevensdrager / computer pas nieuwheidsschadelijk is als deze ‘aangepast’ (‘adapted for’) is volgens de configuratie genoemd in de conclusie - en dus niet alleen ‘geschikt’ - is om de geclaimde stappen / functies uit te voeren.

4.6 Het woord ‘geconfigureerd’ in conclusie 1 betekent dus dat de geheugeneenheid ‘aangepast’ moet zijn voor de uitoefening van de in die conclusie genoemde functies. HP heeft aangevoerd dat de indeling van het geheugen volgens conclusie 1 vooraf is bepaald en in het geheugen [is] vastgelegd, waarbij de geheugeneenheid moet zijn voorzien van een opslagdeel, een eerste validatieveld en een tweede validatieveld, en dat elk deel een eigen functie heeft en louter die functie kan hebben. Het hof is van oordeel dat conclusie 1 slechts de eis stelt dat er twee geheugenlocaties zijn voor de opslag van foutdetectiecodes (aangeduid als validatievelden) en dat er een geheugenlocatie is voor de opslag van informatie betreffende de cartridge (aangeduid als opslagveld), zonder verdere eisen te stellen ten aanzien van de locatie de aanwezigheid van andere velden op de geheugeneenheid (zie ook paragrafen 25 en 26 van de beschrijving). De geclaimde inrichting van het geheugen is, anders dan HP suggereert, dus bijvoorbeeld niet beperkt tot de in figuur 4 van het octrooi getoonde indeling, waarbij de validatievelden zich bevinden op de laatste twee posities van het geheugen.

4.7 Voor wat betreft de communicatie tussen de printer en de geheugeneenheid schrijft conclusie 1 voor dat het cartridgegeheugen reageert op controlesignalen van de printer om selectief informatie op te slaan die van de printer ontvangen is. De gemiddelde vakman zal daaruit begrijpen dat de besturingseenheid (controller) van de printer bekend moet zijn waar ten minste sommige informatie in het geheugen is of moet worden opgeslagen, zoals door HP opgemerkt (en zoals vermeld in par. [0026] van de beschrijving), omdat anders informatie verkeerd wordt geïnterpreteerd of belangrijke informatie [wordt] overschreven, wat tot een falen van het systeem zou leiden. De printer moet met andere woorden weten volgens welk protocol de geheugeneenheid van de cartridge is ingedeeld, waardoor de besturingseenheid weet welke vooraf gedefinieerde velden zijn toegewezen voor de opslag van cartridge-gegevens en welke voor de opslag van validatiecodes, zodat (enkel) deze velden voor dat doel en die functie worden gebruikt. De precieze indeling van de geheugeneenheid maakt zoals hiervoor opgemerkt evenwel geen onderdeel uit van conclusie 1. Aangezien bovendien voor het kunnen uitvoeren van de in conclusie 1 beschreven functies de locatie van de relevante velden op de geheugeneenheid niet van belang is (zolang de printer maar weet waar ze staan), kan de precieze locatie of volgorde van die velden ook niet worden gezien als een (impliciet) kenmerk van de geheugeneenheid volgens conclusie 1 (waar HP kennelijk ten onrechte vanuit gaat in par. 113 pleitnota HP HB). In die zin is de situatie dus anders dan die aan de orde in de QR-code zaak van de TKB (Tl32/12) waarop HP zich heeft beroepen. Daarin werden de specifieke grafische patronen wel door de functionele kenmerken in de conclusie geïmpliceerd.

4.8 De omstandigheid dat het geheugen van een cartridge in de praktijk een EEPROM geheugen met een omvang van 256 bytes (2048 bits) betreft en is uitgerust met een Family ID (om de compatibiliteit met de printer vast te stellen) en een specifieke Template Version (aan de hand waarvan de controller van de printer vast kan stellen hoe het geheugen van de cartridge is ingericht, in het bijzonder welk soort informatie zich in het geheugen bevindt en waar in het geheugen dit is opgeslagen, waarbij ten aanzien van de validatievelden is bepaald dat deze in de laatste twee velden van het geheugen staan) mag derhalve voor de functioneren van het printersysteem in de praktijk van groot belang zijn, maar dient bij de uitleg van conclusie 1 en de beoordeling van de nieuwheid daarvan in het licht van Paulsen buiten beschouwing te blijven.

4.9 De beoordeling of de uit Paulsen bekende geheugeneenheid nieuwheidsschadelijk is, houdt dus ook niet in dat dient te worden beoordeeld of een cartridge die is voorzien van een in Paulsen geopenbaarde geheugeneenheid ‘zou werken’ in een willekeurige ( HP -) printer ‘volgens het octrooi’, waar HP van uit lijkt te gaan (par. 98 pleitnota HP HB). Beoordeeld moet worden of de geheugeneenheid bekend uit Paulsen alle - door de functionele kenmerken geïmpliceerde - structurele kenmerken openbaart die, indien gebruikt volgens de leer van conclusie 1, nodig zijn om de daarin beschreven werkwijze voor de validatie van gegevens uit te voeren, ervan uitgaand dat de printer is voorzien van software, althans een template, die communicatie tussen printer en cartridge-geheugen mogelijk maakt. Het hof merkt daarbij op dat ook HP er vanuit gaat dat de indeling van het cartridgegeheugen leidend is en dat de printer dient te worden voorzien van met de geheugeneenheid compatibele software, althans een passende template (MvG p. 76 en 77 onder L, regel 5 en verder, in het bijzonder: “De geheugens op de cartridges worden in de fabriek volgens een bepaalde template ingedeeld en de controller dient zich aan deze specifieke indeling aan te passen” en par. 59 pleitnota HP HB: “Je cartridge bepaalt zelf hoe zijn gegevens moeten worden uitgelezen en geïnterpreteerd doordat het al volgens een bepaald protocol is ingericht').

Alle door HP genoemde redenen waarom de Paulsen geheugenkaart niet zou werken in een ‘printer volgens het octrooi’ die worden veroorzaakt door gebrek aan compatibiliteit met de software c.q. template van de printer, in het bijzonder omdat die niet bekend is met de specifieke indeling en volgorde van de op de Paulsen geheugeneenheid vastgelegde velden, dienen daarom buiten beschouwing te blijven. Deze kunnen niet verhinderen dat de geheugeneenheid van conclusie 1 wordt geanticipeerd door de in Paulsen geopenbaarde geheugeneenheid. Het standpunt van HP dat de Paulsen geheugeneenheid op een andere manier is gevuld dan geclaimd en daarom wel geschikt maar niet aangepast is om te functioneren volgens conclusie 1 (Par. 55 pleitnota HP HB), wordt om dezelfde reden verworpen: de specifieke volgorde van velden op de geheugeneenheid maakt geen deel uit van conclusie 1.

4.10 Zoals hiervoor reeds overwogen impliceren de in conclusie 1 opgenomen functionele maatregelen (uitsluitend) het structurele kenmerk dat de geheugeneenheid een opslagveld en twee validatievelden ‘omvat’. In zoverre deelt het hof niet het oordeel van de rechtbank in r.o. 4.32 en 4.33 van het bestreden vonnis dat de functionele kenmerken uit conclusie 1 geen structurele kenmerken impliceren. Het standpunt van Digital Revolution dat HP tegen rechtsoverweging 4.33 niet zou hebben gegriefd wordt verworpen. De MvG in zijn geheel en in samenhang gelezen, mede gelet op de onder P van de MvG genoemde test voor nieuwheid, laat geen andere lezing toe dan dat HP zich met dit oordeel van de rechtbank niet kan verenigen. Overigens heeft Digital Revolution ter zitting ook erkend dat een leeg geheugen niet voldoet aan conclusie 1, omdat het geheugen volgens conclusie 1 zodanig dient te zijn geformatteerd dat er ten minste 3 velden zijn.

4.11 Niet in geschil is dat de uit Paulsen bekende geheugeneenheid een opslagdeel heeft die gegevens betreffende de cartridge kan bevatten, bestaande uit de ‘velden 0 - N-7, Data’ uit figuur 4 van Paulsen. Daarnaast bevat Paulsen een validatieveld voor de opslag van een foutdetectiecode, veld N-6. ‘Parity’ uit die figuur. Verder bevat de geheugeneenheid van Paulsen blijkens die figuur een opslagveld N-3, ‘New Parity’. Dit opslagveld dient blijkens de beschrijving van Paulsen ook voor de opslag van een foutdetectiecode, namelijk de tijdelijke opslag van de foutdetectiecode die nadien in het Parity veld wordt opgeslagen. Gelet op de functie / bestemming van die velden valt niet in te zien waarom deze velden niet de voor de opslag van de foutdetectiecode benodigde grootte zouden hebben, mede gelet op de stelling van HP dat een validatieveld ‘typisch’ een lengte heeft van 8 bits (par. 29 pleitnota HB HP ). Evenmin valt in te zien dat er enige andere aanpassing aan de Paulsen geheugeneenheid nodig zou zijn om die specifieke ‘Parity ’ en ‘New Parity’ velden te gebruiken - met behulp van een op de inrichting van de geheugeneenheid afgestemde controller van de printer - als ‘eerste validatieveld’ respectievelijk ‘tweede validatieveld’ om alternerend foutdetectiecodes in op te slaan die gerelateerd zijn aan gegevens die in het opslagdeel zijn of zullen worden opgeslagen volgens de werkwijze bedoeld in conclusie 1 van het octrooi. Een aanpassing van de inrichting van de geheugeneenheid is daarvoor niet nodig omdat de controller van de printer op basis van de inrichting van de in Paulsen geopenbaarde geheugeneenheid al weet op welke twee locaties in de geheugeneenheid foutdetectiecodes kunnen worden opgeslagen en uitgelezen.

4.12 Niet relevant is dat de in Paulsen beschreven werkwijze - waarin bij een storing bij de opslag van nieuwe gegevens wordt teruggevallen op de in het Transaction Record vooraf opgeslagen back-up - afwijkt van de in het octrooi beschreven werkwijze en dat bij de Paulsen werkwijze een foutdetectiecode eerst in het New Parity veld wordt weggeschreven en dezelfde foutdetectiecode vervolgens in het Parity veld van de daarin geopenbaarde geheugeneenheid. Dat Paulsen een andere werkwijze openbaart, sluit immers niet uit dat de daarin geopenbaarde geheugeneenheid zonder enige aanpassing ook geschikt is voor het in het octrooi bedoelde gebruik en in die zin dus ook voor dat gebruik is ‘aangepast’. Anders dan HP veronderstelt (MvG p. 80, onder Q) kan de omstandigheid dat het New Parity veld bij gebruik volgens de in Paulsen beschreven werkwijze foutdetectiecodes bevat die betrekking hebben op gegevens in zowel het opslagveld als in de back-up velden Data 1 en Data 2, ook niet verhinderen dat de in conclusie 1 onder bescherming gestelde geheugeneenheid wordt geanticipeerd door de geheugeneenheid volgens Paulsen. Voor de beoordeling van de nieuwheid van de in conclusie 1 in ‘means-plus-function’ vorm geclaimde geheugeneenheid is uitsluitend van belang dat de geheugenkaart van Paulsen door de indeling daarvan, met in elk geval het Parity geheugenveld, New Parity geheugenveld en de Data opslagvelden, ‘geschikt’ en ‘aangepast’ is om te worden gebruikt voor de in conclusie 1 van het octrooi beschreven (en in conclusie 7 onder bescherming gestelde) werkwijze, zonder dat daarvoor enige verdere aanpassing van de geheugeneenheid nodig is. Daar komt bij dat Digital Revolution terecht heeft opgemerkt dat conclusie 1 niet uitsluit dat een foutdetectiecode mede betrekking heeft op andere gegevens dan die in het opslagveld worden opgeslagen of dat de foutdetectiecode wordt gebruikt om de gegevens in het opslagveld te valideren in combinatie met die andere gegevens. Vereist is slechts dat de foutdetectiecode gerelateerd kan worden aan de gegevens die in het opslagdeel zitten en kunnen worden gebruikt om te bepalen of die gegevens geldig zijn. Aan die voorwaarde is voldaan.

4.13 Het hof is met de rechtbank van oordeel dat conclusie 1 niet vereist dat er al foutdetectiecodes op de geheugeneenheid aanwezig zijn bij de eerste ingebruikname ervan. Ook als HP gevolgd zou worden in haar standpunt dat de gemiddelde vakman inleest dat de geheugeneenheid ‘af fabriek’ is voorzien van een foutdetectiecode die betrekking heeft op de gegevens betreffende de cartridge op dat moment - omdat transistoren nu eenmaal altijd op ‘0’ of ‘ 1’ staan en velden dus nooit leeg kunnen zijn - en voor zover dat als een structureel kenmerk te beschouwen zou zijn, dan kan dat HP niet baten, omdat dat dan evenzeer geldt voor de uit Paulsen bekende geheugeneenheid.

4.14 Evenmin is van belang te achten dat de geheugeneenheid volgens Paulsen ook nog andere geheugenvelden omvat, die bij toepassing van de werkwijze volgens het octrooi overbodig zouden zijn, zoals de velden Flag (N-l) en Data 1 en 2 (N-2 en N-l). Het octrooi stelt immers, zoals hiervoor overwogen, geen eisen of beperkingen ten aanzien van de overige veldindeling of grootte van het geheugen. De aanwezigheid van deze, voor de geclaimde uitvinding overbodige velden verhindert derhalve niet dat de geheugeneenheid van Paulsen zowel wat indeling als functionaliteit van de daarin (minimaal) aanwezige Parity, New Parity en Data velden [betreft], geconfigureerd - in de zin van ‘geschikt’ en ‘aangepast’ - is om zonder structurele aanpassingen samen te werken met de besturingseenheid van de printer en de in conclusie 1 beschreven functie te vervullen.

4.15 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat naar het oordeel van het hof de in Paulsen geopenbaarde cartridge-geheugeneenheid, indien die wordt gebruikt volgens de leer van conclusie 1, geschikt en aangepast is om hetzelfde effect te bereiken als de in conclusie 1 onder bescherming gestelde cartridge-geheugeneenheid. Conclusie 1 is derhalve nietig wegens gebrek aan nieuwheid.

Hulpverzoeken voor conclusie 1

4.16 HP beroept zich in subsidiaire sleutel op drie hulpverzoeken. Het eerste hulpverzoek voegt aan conclusie 1 zoals verleend toe dat ‘af-fabriek’ in de eerste en tweede validatievelden van de geheugeneenheid reeds foutdetectiecodes zijn geladen, die tijdens gebruik van het printsysteem worden gebruikt voor validatie van de gegevens in het opslagdeel. Deze toevoeging kan HP niet baten. De gemiddelde vakman zal begrijpen dat de eerste foutdetectiecode betrekking zal hebben op de gegevens die zich op dat moment in de geheugeneenheid bevinden betreffende de cartridge ‘af-fabriek’. Aangezien er nog geen gebruik van de cartridge heeft plaatsgevonden, kan een zinvolle tweede foutdetectiecode alleen betrekking hebben op diezelfde gegevens en dus de eerste foutdetectiecode dupliceren. Het is voor de in conclusie 1 beschreven werkwijze bovendien helemaal niet relevant of en zo ja welke foutdetectiecode ‘af-fabriek’ in het andere validatieveld is opgeslagen. Het uitlezen van de foutdetectiecode uit dat tweede validatieveld is pas aan de orde voorafgaand aan een eerste gegevensoverdracht, wanneer een op die over te dragen gegevens betrekking hebbende (nieuwe, aan de hand van die over te dragen gegevens gegenereerde) foutdetectiecode in dat validatieveld zal zijn opgeslagen. Derhalve valt niet in te zien welk probleem met de aanwezigheid van deze validatiecodes af-fabriek ten opzichte van de uit Paulsen bekende geheugeneenheid wordt opgelost en welk technisch effect daarmee wordt bereikt. Derhalve kunnen deze maatregelen geen inventiviteit verschaffen ten opzichte van de Paulsen cartridge.

4.17 Het tweede hulpverzoek leidt evenmin tot een geldige conclusie. Dit hulpverzoek bevat de verder beperkende maatregel dat af-fabriek het eerste validatieveld een foutdetectiecode bevat die betrekking heeft op de gegevens die zich op dat moment in de geheugeneenheid bevinden en het tweede validatieveld een foutdetectiecode die betrekking heeft op gegevens die zich na een eerste gegevensoverdracht in het opslagdeel van het geheugen zullen bevinden. Voor zover het al technisch mogelijk zou zijn te voorspellen wat de tweede foutdetectiecode zal zijn - deze wordt immers berekend aan de hand van de gegevens die zullen worden opgeslagen, welke gegevens afhankelijk zullen zijn van de mate en wijze van het eerste gebruik van het printsysteem - dan is in elk geval niet in de oorspronkelijke aanvrage te lezen hoe die van toekomstig gebruik afhankelijke foutdetectiecode dan toch vooraf kan worden berekend, zodat deze reeds af-fabriek op het tweede validatieveld kan zijn opgeslagen. Aldus bevat die maatregel in elk geval toegevoegde materie. De verder toegevoegde maatregel dat het eerste validatieveld een (derde) foutdetectiecode zal bevatten die de eerste vervangt en die is gerelateerd aan de gegevens die zich na een daaropvolgende gegevensoverdracht op de geheugeneenheid zullen bevinden, impliceert nog verder gebruik van het printsysteem en is dus een maatregel die afhankelijk is van een toekomstige gebeurtenis en daarmee niet toelaatbaar wegens strijd met artikel 84 EOV.

4.18 Het derde hulpverzoek heeft (kennelijk) betrekking op een in gebruik zijnde cartridge, aangezien volgens dit hulpverzoek is vereist dat het eerste validatieveld een foutdetectiecode bevat die betrekking heeft op de gegevens die zich op dat moment in de geheugeneenheid bevinden en het tweede validatieveld een tweede foutdetectiecode die betrekking heeft op gegevens die zich in het opslagdeel van het geheugen bevonden direct voorafgaand aan de gegevens die zich thans op het opslagdeel bevinden. Deze laatste maatregel wordt gedefinieerd aan de hand van gegevens die er niet meer zijn en is als zodanig ook niet toelaatbaar wegens strijd met artikel 84 EOV.

(…)

Conclusie 3/4

4.20 Conclusies 3 en 4 vereisen dat de foutdetectiecode van een bepaald type is, te weten in conclusie 3 een cyclische redundantiecontrole en in conclusie 4 een hashsom. Uit het octrooischrift is niet duidelijk welk additioneel probleem met het gebruik van een bepaald type foutdetectiecode zou worden opgelost. Ook nadat Digital Revolution heeft aangevoerd dat het gebruik van een foutdetectiecode van [een] bepaald – op zichzelf niet inventief – type, geen inventiviteit kan verschaffen, heeft HP daar evenmin duidelijkheid over verschaft. Bij gebreke van enig kenbaar technisch effect moet worden aangenomen dat deze conclusies geen inventieve maatregelen bevatten.

(…)

Conclusie 7

4.24 Conclusie 7 stelt de hiervoor in 4.1 kort beschreven werkwijze onder bescherming. Onbestreden is dat deze werkwijze niet wordt geopenbaard in Paulsen, noch in enig ander tot de stand van de techniek behorend document, zodat de nieuwheid daarmee vast staat. Digital Revolution heeft aangevoerd dat in de beschrijving van het octrooi geen probleem wordt beschreven dat door de werkwijze van conclusie 7 wordt opgelost, zodat niet kan worden vastgesteld wat het technisch effect is dat met deze werkwijze wordt bereikt en dat daarom inventiviteit ontbreekt. Het hof verwerpt die stelling. Het door een uitvinding opgeloste probleem en het bereikte technisch effect hoeven niet met zoveel woorden in een octrooibeschrijving te zijn vermeld. Voldoende is dat de gemiddelde vakman, gebruik makend van zijn algemene vakkennis, bij lezing daarvan ten tijde van de prioriteitsdatum het objectieve probleem dat door de geclaimde uitvinding wordt opgelost en daarmee het technisch effect dat met de geclaimde maatregelen wordt bereikt, kan vaststellen.

4.25 Naar het oordeel van het hof zou de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum van het octrooi begrijpen dat het doel en technisch effect van de door conclusie 7 onder bescherming gestelde werkwijze is, dat wanneer de overdracht van nieuwe gegevens of een nieuwe foutdetectiecode niet slaagt (bijvoorbeeld doordat de stroom uitvalt of de cartridge wordt verwijderd), de in het opslagdeel opgeslagen ‘oude’ gegevens kunnen worden gevalideerd met de ‘oude’ c.q. vorige foutdetectiecode. Dat wordt bereikt doordat steeds eerst een foutdetectiecode op de geheugeneenheid wordt opgeslagen die ziet op gegevens die door de printer zullen worden verstuurd en in het opslagdeel zullen worden opgeslagen, voordat die gegevensoverdracht en opslag plaatsvindt, terwijl de foutdetectiecode die ziet op de gegevens die al in het opslagdeel staan behouden blijft. Daardoor blijft validatie van de voorgaande gegevensoverdracht mogelijk. Het belang daarvan is dat daarmee wordt voorkomen dat de cartridge bij een verstoring van een gegevensoverdracht onbruik[baar] wordt.

4.26 Niet in geschil is dat Paulsen ook moet worden aangemerkt als meest nabije stand van de techniek ten aanzien van conclusie 7. Het doel van de in Paulsen beschreven werkwijze is hetzelfde, maar dat doel wordt op een andere, veel omslachtiger (meer stappen omvattend en daarmee langzamer en foutgevoeliger) wijze bereikt, namelijk door het maken van een back-up van de overgedragen gegevens. Die werkwijze wijkt wezenlijk af van de ‘ping-pong’ werkwijze (het alternerend opslaan van een nieuwe foutdetectiecode op twee validatievelden en behoud van de oude code voor het geval de gegevensoverdracht wordt verstoord) volgens conclusie 7.

4.27 Het standpunt van Digital Revolution dat de werkwijze volgens conclusie 7 voor de gemiddelde vakman op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit Paulsen in combinatie met een ander document uit de stand van de techniek wordt verworpen. Het technisch gebied van de documenten waar Digital Revolution zich op beroept, te weten een muziekcomputersysteem en een telecommunicatiesysteem, is te ver verwijderd van het onderhavige technische gebied. De gemiddelde vakman zou bij zijn zoektocht naar een oplossing voor het probleem waarvoor hij zich gesteld ziet daarom niet op deze documenten stuiten en in elk geval daarvan niet kennis nemen, zoals door HP aangevoerd en door Digital Revolution vervolgens onvoldoende gemotiveerd bestreden.

4.28 Aan de stelling van Digital Revolution , dat de ‘ping-pong’ werkwijze volgens conclusie 7 op de prioriteitsdatum tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman (een specialist op het gebied van ICT) behoorde, wordt bij gebreke van enige onderbouwing, ook na gemotiveerde betwisting door HP , voorbij gegaan. Digital Revolution heeft ter zake ook geen voldoende gespecificeerd bewijsaanbod gedaan, zodat voor nadere bewijslevering geen plaats is.

4.29 Het betoog van Digital Revolution dat de in conclusie 7 geclaimde werkwijze een ‘abstract idee’ is en daarom op grond van artikel 52 lid 2 EOV niet als uitvinding zou worden beschouwd, kan ook niet slagen, alleen al omdat conclusie 7 de ‘ping-pong’ methode niet in abstracto claimt, maar slechts in de vorm van een concrete toepassing daarvan op een geheugeneenheid van een cartridge. De slotsom is dat conclusie 7 geldig is te achten.

Conclusies 8 -12

4.30 De conclusies 8 tot en met 12 zijn afhankelijk van conclusie 7 en daarmee evenzeer geldig te achten. Aan het betoog van Digital Revolution dat de conclusies onduidelijke termen bevatten kan voorbij worden gegaan omdat onduidelijkheid in de zin van artikel 84 EOV geen nietigheidsgrond is en zonder onderbouwing niet kan worden aangenomen dat de geclaimde werkwijzen door de gestelde onduidelijkheid niet nawerkbaar zouden zijn in de zin van artikel 83 EOV.

(…)

Resumerend ten aanzien van de geldigheid

4.33 Uit het voorgaande volgt dat naar het oordeel van het hof de conclusies 1 tot en met 6 en 13 nietig verklaard dienen te worden en dat conclusies 7 tot en met 12 en 14 geldig zijn te achten.

Inbreuk

4.34 HP stelt zich op het standpunt dat Digital Revolution indirect inbreuk maakt op conclusie 7. Van directe inbreuk op conclusie 7 kan geen sprake zijn, nu de stappen die zien op de berekening van de (tweede en derde) foutdetectiecodes plaats vinden in de printer en niet in de geheugeneenheid van de door Digital Revolution aangeboden cartridges.

4.35 Het antwoord op de vragen of de door Digital Revolution verkochte cartridge een geconfigureerd geheugen in de zin van conclusie 1 (het hof begrijpt: in de zin van conclusie 7) bevat, en of een cartridge een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding is - zoals door HP gesteld, maar door Digital Revolution bestreden - kan in het midden blijven.

4.36 Digital Revolution heeft verder aangevoerd dat zij geen cartridges aanbiedt of levert aan ‘anderen dan hen, die krachtens de artikelen 55 tot en met 60 (dus krachtens licentie) tot toepassing van de geoctrooieerde uitvinding bevoegd zijn’, zoals volgens artikel 73 ROW vereist voor het aannemen van indirecte inbreuk. Zij stelt daartoe dat de aanschaf van een HP printer van een type waarvoor de 123-cartridges geschikt en bestemd zijn, impliceert dat een licentie wordt verkregen om die printer te gebruiken, met inbegrip van de door middel van de software van de controller van de printer daarin geïncorporeerde werkwijze volgens conclusie 7 van het octrooi. Dat verweer slaagt. Vast staat immers dat de printer alleen functioneert met een cartridge die is voorzien van een geheugeneenheid die in staat is met de software van de printer te communiceren zodanig dat de werkwijze van conclusie 7 kan worden toegepast. Miscommunicatie, bijvoorbeeld omdat de geheugeneenheid niet is ingericht voor toepassing van die werkwijze, leidt onherroepelijk tot het weigeren van de cartridge en dus tot disfunctioneren van het printersysteem, zoals HP ook nadrukkelijk heeft gesteld. Aangezien degene die een HP printer aanschaft mag verwachten dat de printer normaal moet kunnen functioneren, moet die toestemming - behoudens bij de aanschaf van de printer overeengekomen beperkende voorwaarden, die niet zijn gesteld of gebleken - geacht worden zich tevens uit te strekken tot het gebruik van voor die printer geschikte cartridges die zelf geen inbreuk maken op enige productconclusie, zoals hiervoor is vastgesteld.

4.37 De slotsom is dat Digital Revolution geen indirecte inbreuk maakt op conclusie 7 van het ingeroepen octrooi.

4.38 Bij deze stand van zaken kan het antwoord op de vraag of de vorderingen zijn ingesteld door of namens de octrooihouder en daarmee of HP wel ontvankelijk is in haar vorderingen, in het midden blijven.”

1.29 HP heeft tijdig cassatieberoep ingesteld. Digital Revolution heeft van antwoord gediend en tevens voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. In het incidentele cassatieberoep heeft HP van antwoord gediend. Beide partijen hebben hun standpunten schriftelijk laten toelichten, waarop is gerepliceerd en gedupliceerd.

2. Bespreking van het principale cassatiemiddel

2.1

Het principale cassatiemiddel bestaat uit drie onderdelen, die ieder uiteenvallen in diverse klachten.

Het eerste onderdeel richt zich met een rechts- en motiveringsklacht tegen het oordeel dat conclusie 1 van EP 617 nietig is bij gebrek aan nieuwheid (rov. 4.11-4.12).

Het tweede onderdeel bevat diverse klachten over de overwegingen ten aanzien van de drie hulpverzoeken die HP heeft gedaan met betrekking tot conclusie 1 van EP 617 (rov. 4.16-4.18).

Het derde onderdeel richt zich tegen het oordeel dat DR geen indirecte inbreuk maakt op conclusie 7 omdat er (impliciet) een licentie is verstrekt aan de afnemers van HP printers (rov. 4.36).

Onderdeel 1: nieuwheid means-plus-function-conclusie 1 over Paulsen

2.2

Het eerste onderdeel gaat er – terecht – van uit (vgl. de inleiding tot de klacht onder 1.0.6) dat het hof in rov. 4.4 en 4.5 het juiste juridische kader vooropstelt, onder verwijzing naar deze uitspraken van de technische kamers van beroep van het EOB: T 132/023., T 1194/974., en T 96/125.. Dat vat de geldende leer met betrekking tot octrooieerbaarheid van computergerelateerde uitvindingen correct samen6.. In art. 52 lid 2 onder c EOV 2000 en art. 2 lid 2 sub c ROW 1995 worden computerprogramma’s weliswaar van octrooibescherming uitgesloten, maar in de woorden van Huydecoper c.s.7.: die “(...) uitzondering heeft nog juist niet het karakter van een dode letter, maar veel scheelt dat niet.” Computerprogramma’s an sich zijn in essentie misschien als wiskundige methoden te beschouwen (eveneens uitgesloten van octrooibescherming, vlg. art. 52 lid 2 onder a EOV 2000, art. 2 lid 2 onder a ROW 1995, waarover nader hierna in 3.80 bij de beoordeling van het incidentele cassatieberoep). De praktijk aanvaardt een vrijwel onbeperkte octrooibescherming van software en dat is zeker het geval bij door computers gedreven industriële toepassingen als in onze zaak; de uitgangspunten zijn door het hof correct verwoord in rov. 4.4-4.5, hiervoor weergegeven in 1.28. Voor de “means-plus-function” voortbrengselconclusie 1 van EP 617 geldt dus dat de functionele kenmerken uit die conclusie moeten worden opgevat als een impliciete definitie van de structurele kenmerken noodzakelijk om een bepaald effect te krijgen wanneer het voortbrengsel wordt gebruikt volgens de leer van het octrooi. Daarbij moet voldaan zijn aan de eisen suitable for en tevens adapted for, wil sprake kunnen zijn van nieuwheidsschadelijkheid van een inrichting bekend uit de stand van de techniek (zoals die uit Paulsen).

De klacht uit onderdeel 1.1 is gericht tegen rov. 4.11-4.12, in het bijzonder het oordeel dat niet relevant zou zijn dat de in Paulsen beschreven werkwijze afwijkt van de in EP 617 beschreven werkwijze. Dat is volgens HP onjuist en/of onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd, omdat het hof hiermee heeft miskend dat (i) conclusie 1 van EP 617 een geheugeneenheid claimt die is aangepast (en niet slechts geschikt is) om de in conclusie 1 beschreven en in conclusie 7 onder bescherming gestelde werkwijze toe te passen en (ii) de in conclusie 1 beschreven en in conclusie 7 onder bescherming gestelde werkwijze nieuw is (zoals het hof overweegt in rov. 4.24), zodat de geheugeneenheid van conclusie 1 derhalve is aangepast voor toepassing van een werkwijze die niet eerder in de stand van de techniek bekend was: ook niet in Paulsen. Nu Paulsen niet de (immers nieuwe) werkwijze openbaart voor toepassing waarvan de geheugeneenheid volgens conclusie 1 is aangepast, is uitgesloten dat Paulsen nieuwheidschadelijk is voor conclusie 1.

2.3

Ik zie deze klacht (bij oppervlakkige of eerste beschouwing misschien: paradoxaal genoeg) niet opgaan, omdat het hof juist niet heeft miskend dat voor nieuwheidsschadelijkheid van Paulsen voor conclusie 1 van EP 617 moet zijn voldaan aan de eisen van zowel “geschikt voor” als “aangepast voor”. Dat Paulsen een andere werkwijze voor foutbewaking openbaart dan EP 617 , heeft het hof expliciet onder ogen gezien, zo volgt duidelijk uit rov. 4.12. Los van die geopenbaarde werkwijze (die het hof toetst bij de geldigheidsbeoordeling van werkwijzeconclusie 7), beoordeelt het hof (feitelijk) of de geheugenkaart uit Paulsen “zonder enige aanpassing ook geschikt is voor het in het octrooi [sc. EP 617 , A-G] bedoelde gebruik en in die zin dus ook voor dat gebruik is “aangepast.”” Het hof past in rov. 4.12 als het ware een “cleane”, haast mechanische test toe, die volgens mij, gelet op de besproken uitgangspunten, in dit geval juist is:

“Voor de beoordeling van de nieuwheid van de in conclusie 1 in ‘means plus function’ vorm geclaimde geheugeneenheid is uitsluitend van belang dat de geheugenkaart van Paulsen door de indeling daarvan, met in elk geval het Parity geheugenveld, New Parity geheugenveld en de Data opslagvelden, ‘geschikt’ en ‘aangepast’ is om te worden gebruikt voor de in conclusie 1 van het octrooi beschreven (en in conclusie 7 onder bescherming gestelde) werkwijze, zonder dat daarvoor enige verdere aanpassing van de geheugeneenheid nodig is (...) Vereist is slechts dat de foutdetectiecode gerelateerd kan worden aan de gegevens die in het opslagdeel zitten en kunnen worden gebruikt om te bepalen of die gegevens geldig zijn. Aan die voorwaarde is voldaan.”

De tweedledige test geschikt èn aangepast voor is zodoende toegepast door het hof en de feitelijke toepassing daarvan is volgens mij ook niet onbegrijpelijk in cassatie-technische zin, omdat de gevolgde stappen van het hof goed zijn te volgen: het is een means-plus-function claim in een computergerelateerde uitvinding (dus er moet voldaan zijn aan de eisen (i) geschikt èn (ii) aangepast zijn voor (het woord “geconfigureerd” wijst daar op) de uitoefening van de in conclusie 1 genoemde functies, rov. 4.4-4.5) voor een chip van een inktcartridge voor een printer. De chip kan gegevens die door de printer worden verstuurd ontvangen en opslaan en is zo ingericht dat deze een opslagdeel en een eerste en tweede validatieveld omvat (rov. 4.1). Conclusie 1 stelt daarbij slechts de eis dát er twee geheugenlocaties zijn voor de opslag van foutdetectiecodes en dát er een geheugenlocatie is voor de opslag van informatie betreffende de cartridge, maar bepaalt niets over de locatie daarvan en over de aanwezigheid van andere velden. De geclaimde inrichting van het geheugen is niet beperkt tot de in figuur 4 van het octrooi getoonde indeling (rov. 4.6). De precieze indeling van de geheugeneenheid maakt geen onderdeel uit van conclusie 1. Voor het uitvoeren van de in conclusie 1 beschreven functies is de locatie van de relevante velden op de geheugeneenheid niet van belang. Deze indeling kan ook niet worden gezien als een (impliciet) kenmerk van de geheugeneenheid (rov. 4.7). De specifieke volgorde van de velden maakt verder evenmin deel uit van conclusie 1 (rov. 4.9). De toets is dan of de geheugeneenheid bekend uit Paulsen alle – door de functionele kenmerken geïmpliceerde – structurele kenmerken openbaart die, indien gebruikt volgens de leer van conclusie 1, nodig zijn om de daarin beschreven werkwijze voor de validatie van gegevens uit te voeren, ervan uitgaand dat de printer is voorzien van software, althans een template, die communicatie tussen printer en cartridge-geheugen mogelijk maakt. Buiten beschouwing moeten daarbij volgens het hof blijven alle door HP genoemde redenen waarom de Paulsen geheugenkaart niet zou werken in een “printer volgens het octrooi” die worden veroorzaakt door een gebrek aan compatibiliteit met de software c.q. template van de printer, in het bijzonder omdat die niet bekend is met de specifieke indeling en volgorde van de op de Paulsen geheugeneenheid vastgelegde velden (rov. 4.9). De uit Paulsen bekende geheugeneenheid beschikt over twee validatievelden en een opslagveld (rov. 4.11). Daarbij is (i) niet relevant dat Paulsen een andere werkwijze openbaart, omdat dat niet uitsluit dat de in Paulsen geopenbaarde geheugeneenheid zonder enige aanpassing ook geschikt is voor het in het octrooi bedoelde gebruik en in die zin dus voor dat gebruik is “aangepast”, is (ii) uitsluitend van belang dat de geheugenkaart van Paulsen, door de indeling daarvan, geschikt en aangepast is om te worden gebruikt voor de in conclusie 1 beschreven werkwijze, zonder dat daarvoor verdere aanpassing van de geheugeneenheid nodig is en is (iii) slechts vereist dat de foutdetectiecode gerelateerd kan worden aan de gegevens die in het opslagdeel zitten en kunnen worden gebruikt om te bepalen of die gegevens geldig zijn (rov. 4.12). Dat hier sprake zou zijn van onbegrijpelijkheid omdat Paulsen een andere werkwijze openbaart, is zodoende bij nadere, grondige beschouwing, in het spoor van de zo opgebouwde en uitgevoerde “cleane”/zuivere nieuwheidstoets van deze means-plus-function claim volgens mij niet zo8..

Onderdeel 2: hulpverzoeken conclusie 1

2.4

De klachten uit onderdeel 2 zien op de overwegingen over de drie door HP gedane hulpverzoeken voor conclusie 1. Een hulpverzoek is een herformulering van een octrooiconclusie bedoeld om de octrooihouder een “fall back” positie te geven voor het geval de rechter een nietigheidsverweer honoreert en de conclusie in oorspronkelijke vorm niet in stand kan blijven9..

2.5

Onderdeel 2.1 richt motiveringsklachten tegen het oordeel van het hof over het eerste hulpverzoek in rov. 4.16 (weergegeven in 1.28).

Volgens onderdeel 2.1.1 is hier sprake van ontoereikende motivering, omdat het hof primair had moeten beoordelen of conclusie 1 wél nieuw was in de vorm van het eerste hulpverzoek, maar dat heeft het hof niet beoordeeld; met name niet of Paulsen ook een geheugeneenheid openbaart volgens conclusie 1 zoals beperkt volgens het eerste hulpverzoek. Voor zover dat wel is gebeurd in rov. 4.16, is dat niet kenbaar en dus ontoereikend gemotiveerd; rov. 4.16 is beperkt tot een inventiviteitsoordeel.

Onderdeel 2.1.2 vervolgt dat als rov. 4.16 zo moet worden begrepen dat in de versie van hulpverzoek 1 wel sprake is van nieuwheid, maar niet van inventiviteit, ook dat niet toereikend is gemotiveerd, omdat het hof niet conclusie 1 als geheel op inventiviteit heeft beoordeeld, maar alleen of de in het hulpverzoek toegevoegde maatregelen inventiviteit verschaffen ten opzichte van Paulsen. Ook of althans is dit onbegrijpelijk, omdat het hof niet heeft geoordeeld dat conclusie 1 in niet beperkte vorm niet inventief is.

Onderdeel 2.1.3 besluit dat voor het geval rov. 4.16 zo moet worden begrepen dat de met hulpverzoek 1 beperkte conclusie 1 als geheel niet inventief is, dat onbegrijpelijk is in het licht van de door het hof niet besproken essentiële stellingen van HP bij cva rec 9.1-9.18, plta EA 121-133, mvg 111-122 en plta HB 104-111.

2.6

Deze klachten lenen zich voor gezamenlijke bespreking. Nu niet wordt geklaagd over de zelfstandig dragende afwijzingsgrond uit rov. 4.16 dat de toevoeging uit het eerste hulpverzoek HP niet kan baten, omdat de gemiddelde vakman (dus de octrooirechtelijke maatman) “(...) zal begrijpen dat de eerste foutdetectiecode betrekking zal hebben op de gegevens die zich op dat moment in de geheugeneenheid bevinden betreffende de cartridge ‘af-fabriek’. Aangezien er nog geen gebruik van de cartridge heeft plaatsgevonden, kan een zinvolle tweede foutdetectiecode alleen betrekking hebben op diezelfde gegevens en dus de eerste foutdetectiecode dupliceren.” Daarop vervolgt rov. 4.16 met een volgend argument (“bovendien”), waartegen, als ik het goed zie, de klachten van onderdeel 2.1 zijn gericht. Nu de eerste grond niet lijkt te worden aangevallen, bestaat bij de geformuleerde klachten geen belang in cassatie.

2.7

Maar ook als dit niet zo opgevat moet worden, heeft althans te gelden dat het hof hier heel wel een oordeel over nieuwheid van conclusie 1 in de versie van hulpverzoek 1 in het midden kan hebben gelaten en een inventiviteitstoets kan hebben aangelegd. Nieuwheid en inventiviteit zijn cumulatieve geldigheidsvereisten voor een octrooi volgens art. 52 EOV. Dus de klacht uit onderdeel 2.1.1 dat de nieuwheid van conclusie 1 beperkt door hulpverzoek 1 had moeten worden beoordeeld, snijdt op zich al geen hout, nu het hof onmiskenbaar het hulpverzoek op inventiviteit afserveert10..

2.8

Mogelijk is overigens ook nog de lezing dat in rov. 4.13 al verkapt het nieuwheidsdoek is gevallen voor hulpverzoek 1, zodat hier alleen een nadere inventiviteitstoets voorligt in rov. 4.16, die dan zo beschouwd ten overvloede is gegeven, zodat ook om die reden de klachten falen. Immers, dat hulpverzoek 1 houdt in dat al “af-fabriek” in de eerste en tweede validatievelden foutdetectiecodes zijn geladen (vgl. ro. 4.16, 2e volzin). Precies over die situatie overweegt het hof eerder in rov. 4.13 (daar nog bezig met de nieuwheidstoets van de B9-versie van conclusie 1, zoals we gezien hebben) dat het kan zijn dat de vakman dat “al geladen zijn af fabriek” inleest, maar dat dat geen nieuwheid brengt ten opzichte van Paulsen: “Ook als HP gevolgd zou worden in haar standpunt dat de gemiddelde vakman inleest dat de geheugeneenheid ‘af fabriek’ is voorzien van een foutdetectiecode die betrekking heeft op de gegevens betreffende de cartridge op dat moment (…) en voor zover dat als een structureel kenmerk te beschouwen zou zijn” dan helpt dat HP niet om nieuwheid aan te nemen “(…) omdat dat dan evenzeer geldt voor de uit Paulsen bekende geheugeneenheid.” Dus als je dat moet inlezen bij EP 617 , moet je dat ook bij Paulsen doen en ook dan is geen sprake van nieuwheid. Een oordeel in gelijke zin gaf de rechtbank hierover in rov. 4.34. Zo bezien is er dan wel sprake van een – toegegeven: enigszins (maar voor de goede verstaander kenbaar) verkapt – nieuwheidsoordeel van hulpverzoek 1 over Paulsen (vgl. in deze zin s.t. DR 4.2.2 en 4.2.5) en ook dan lopen de klachten van dit onderdeel hierop stuk.

2.9

Indien deze nieuwheidstoets over hulpverzoek 1 zo is uitgevoerd als aangegeven in 2.8, dan draagt dat - niet in cassatie bestreden - oordeel zelfstandig en bestaat geen belang bij de klachten uit onderdeel 2.1.2 en 2.1.3.

2.10

Maar ook anders beschouwd kan onderdeel 2.1.2 niet slagen, omdat de eerste klacht feitelijke grondslag mist. Er is sprake van een verkapt non-nieuwheidsoordeel of nieuwheid is in het midden gelaten, maar in rov. 4.16 valt niet (ook niet impliciet) te lezen dat sprake is van nieuwheid van hulpverzoek 1, maar dat inventiviteit ontbreekt, zoals de klacht veronderstelt. De op die onjuiste veronderstelling voortbouwende klacht dat ten onrechte niet zou zijn onderzocht of de volgens hulpverzoek 1 beperkte conclusie als geheel inventief is, behoeft dan geen behandeling. Dat het hof niet heeft beoordeeld of conclusie 1 in de B9-versie niet-inventief is, zoals onderdeel 2.1.2 in fine aandraagt, is niet relevant, omdat voor die versie al was geoordeeld dat nieuwheid ontbreekt over Paulsen, zodat op grond van niet-nieuwheid al sprake is van ongeldigheid.

2.11

Op dit een en/of ander ketsen volgens mij alle klachten van subonderdeel 2.1.2 af.

2.12

HP ontbeert ten slotte belang bij onderdeel 2.1.3 over inventiviteit, als moet worden aangenomen dat een verkapt non-nieuwheidsoordeel voorligt over hulpverzoek 1 (zoals hiervoor in 2.8 aangegeven).

2.13

Het onderdeel ontbeert overigens feitelijke grondslag, omdat de veronderstelling waar de klacht van uitgaat, zich niet voordoet. Bovendien zien de in het onderdeel genoemde vindplaatsen op de vermeende inventiviteit van conclusie 1 in de B9-versie en niet van conclusie 1 volgens hulpverzoek 1, zodat ook daarom de klacht niet opgaat.

2.14

Onderdeel 2.2 richt zich tegen het oordeel over het tweede hulpverzoek, dat iets gecompliceerder is. Conclusie 1 met beperking volgens het tweede hulpverzoek (hierna gecursiveerd / doorgehaald weergegeven) luidt zo (prod. 26 mvg):

“1. A replaceable printing component (14) for use in a printing system (10) including print mechanism configured to receive the replaceable printing component (14), the replaceable printing component (14) comprising:

an electrical storage device (38) responsive to printing system control signals for selectively storing information received from the print mechanism, the electrical storage device (38) including:

a storage portion containing data associated with the replaceable printing component (14); and first and second validation fields configured to store error detection codes relatable to the data contained in the storage portion to determine whether the data is valid, wherein:

the first validation field contains a first error detection code related to the data contained in the storage portion;

the second validation field contains a second error detection code related to data that will be contained in the storage portion after a first transfer of data from the print mechanism to the storage portion, and

the first validation field will contain a third error detection code replacing the first error detection code, wherein the third error detection code is related to data that will be contained in the storage portion after a subsequent transfer of data from the print mechanism to the storage portion, and;

wherein the electrical storage device (38) is configured, prior to the a first transfer of data from the print mechanism to the storage portion, to receive and store in one of the first and second validation fields the first an error detection code related to the data currently contained in the storage portion,

and the electrical storage device (38) is configured to receive and store in the other of the first and second validation fields an the second error detection code related to the data that will be contained in the storage portion after the first data transfer;

wherein prior to the a subsequent transfer of data from the print mechanism to the storage portion, the electrical storage device (38) is configured to receive and store, in the one of the first and second validation fields not containing the second error detection code data related to the data contained in the storage portion immediately prior to the subsequent transfer of data, an the third error detection code related to the data that will be contained in the storage portion after the subsequent transfer.”

2.15

Onderdelen 2.2.1 – 2.2.3 richten klachten tegen de afwijzing van hulpverzoek twee in rov. 4.17 op grond van toegevoegde materie (“added matter”), nu die aanpassing volgens het hof niet steunt op de beschrijving, zodat dat in strijd komt met art. 84 EOV.

2.16

Onderdeel 2.2.1 klaagt over de passage in rov. 4.17 dat conclusie 1 volgens het tweede hulpverzoek zou claimen dat af-fabriek in de twee validatievelden twee foutdetectiecodes zijn geladen. Dat is volgens de klacht onbegrijpelijk, omdat dit niet volgt uit de redactie van conclusie 1 zoals die wordt beperkt door het tweede hulpverzoek. Onder verwijzing naar mvg 144-154 en met name 150 ziet conclusie 1 volgens het tweede (en derde) hulpverzoek op een in gebruik zijnde cartridge, die voor het eerst wordt gebruikt. De tweede foutdetectiecode in het tweede validatieveld volgens conclusie-element f2 wordt dan ook niet af-fabriek berekend, maar direct voorafgaand aan de eerste gegevensoverdracht. Deze tweede foutdetectiecode heeft betrekking op gegevens die zich na de eerste gegevensoverdracht in het opslagdeel zullen bevinden, zo luidt de klacht.

2.17

Ik zie dat niet opgaan. Conclusie 1 volgens het tweede hulpverzoek claimt dat de elektronische opslaginrichting geconfigureerd is om in het tweede validatieveld een tweede foutdetectiecode te ontvangen en op te slaan die is gerelateerd aan gegevens die zullen worden opgeslagen in het opslagdeel na een eerste overdracht van gegevens vanuit het afdrukmechanisme. Conclusie 1 versie tweede hulpverzoek claimt ten aanzien van het eerste validatieveld dat de elektronische opslaginrichting geconfigureerd is om in dit veld voorafgaande aan de eerste overdracht van gegevens vanuit het afdrukmechanisme naar het opslagdeel een eerste foutdetectiecode te ontvangen en op te slaan die gerelateerd is aan de gegevens die op dat moment in het opslagdeel zitten. Dit lijkt er op te wijzen dat conclusie 1 volgens het tweede hulpverzoek niet vereist dat het tweede validatieveld af-fabriek een foutdetectiecode bevat. Twijfel hierover ontstaat evenwel doordat conclusie 1 volgens het tweede hulpverzoek ook claimt dat zowel het eerste als het tweede validatieveld een foutdetectiecode bevat (de aangepaste conclusie spreekt van “contains”, terwijl ten aanzien van de derde foutdetectiecode wordt gesproken over “will contain”), hetgeen de suggestie kan wekken dat de beide validatievelden al af-fabriek een foutdetectiecode dienen te bevatten (vgl. s.t. DR 5.2.2).

2.18

Eenzelfde ambiguïteit bevat de MvG. Zo is in mvg 150 enerzijds de stelling ingenomen dat de conclusie vereist dat in het tweede validatieveld een tweede foutdetectiecode is geladen, maar anderzijds dat hieraan wordt voldaan doordat het tweede validatieveld (“de andere Parity Bite”) tijdens het printproces voorafgaand aan de eerste gegevensoverdracht wordt geactualiseerd. Daarnaast is in mvg 144 door HP gesteld dat het tweede hulpverzoek, net zoals het eerste hulpverzoek, vereist dat in de eerste en tweede validatievelden reeds een foutdetectiecode is geladen, met dien verstande dat het eerste validatieveld een foutdetectiecode bevat die betrekking heeft op de gegevens die zich op dat moment in de geheugeneenheid bevinden en het tweede validatieveld een foutdetectiecode die betrekking heeft op gegevens die zich daarná in het opslagdeel van het geheugen zullen bevinden.

2.19

Dat het hof op basis van deze door HP gecreëerde onduidelijkheden conclusie 1 tweede hulpverzoek zo leest dat vereist is dat af-fabriek het tweede validatieveld een foutdetectiecode bevat die betrekking heeft op gegevens die zich na een eerste gegevensoverdracht in het opslagdeel van het geheugen zullen bevinden, acht ik niet onbegrijpelijk. Dat deze ingewikkelde materie ook anders uitgelegd kan worden moge zo zijn, maar dat wordt door de door HP zelf geschapen en aan haar toe te rekenen onduidelijkheid veroorzaakt en doet op zichzelf aan de begrijpelijkheid in cassatie-technisch opzicht van het aangevochten oordeel van het hof niet af. De klacht faalt.

2.20

Onderdeel 2.2.2 klaagt over de passage uit rov. 4.17 dat de maatregel dat het eerste validatieveld een foutdetectiecode bevat die betrekking heeft op de gegevens die zich op dat moment in de geheugeneenheid bevinden en het tweede validatieveld een foutdetectiecode die betrekking heeft op gegevens die zich na een eerste gegevensoverdracht in het opslagdeel van het geheugen zullen bevinden, toegevoegde materie betreft. Dat is onjuist of onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd volgens de klacht. Van toegevoegde materie is immers sprake indien het onderwerp van het octrooi niet wordt gedekt door de inhoud van de ingediende aanvrage (art. 75 lid 1 sub c ROW 1995). Is dit niet miskend, dan is het oordeel onvoldoende begrijpelijk, omdat het onderwerp van de bij het tweede hulpverzoek voorgestelde maatregelen volgens HP gedekt wordt door conclusies 8 en 9 van de oorspronkelijke aanvrage (onder verwijzing naar mvg 146 in samenhang met HP -prod. 25). Hieraan doet niet af dat in die oorspronkelijke aanvrage niet zou zijn te lezen hoe die van toekomstig gebruik afhankelijke foutdetectiecode vooraf kan worden berekend: dat betreft volgens de klacht immers een andere octrooirechtelijke kwestie – nawerkbaarheid (vgl. art. 75 lid 1 sub b ROW 1995).

2.21

De rechtsklacht mist feitelijke grondslag, omdat het hof heeft geoordeeld dat in de oorspronkelijke aanvrage niet kan worden gelezen hoe een van toekomstig gebruik afhankelijke foutdetectiecode toch vooraf kan worden berekend, zodat deze af-fabriek op het tweede validatieveld kan worden opgeslagen en dat om die reden sprake is van toegevoegde materie. Dat leest immers naadloos op art. 75 lid 1 sub c ROW 1995 (vgl. art. 132 lid 2 EOV). Dat dit ook dragend kan zijn voor een niet-nawerkbaarheidsoordeel (vgl. art. 75 lid 1 sub b ROW 1995) moge zo zijn, maar doet aan de juistheid van het added matter-oordeel niet af.

2.22

Ook de motiveringsklacht gaat niet op. Bij mvg 146 heeft HP (slechts) gesteld dat “basis voor de wijzigingen in het tweede hulpverzoek” bijvoorbeeld kan worden gevonden in conclusies 8 en 9 van de aanvrage zoals ingediend, dit onder verwijzing naar de aanvrage (prod. 25 HP )11.. Deze stellingname – voor zover die al aldus moet worden begrepen dat bedoeld is te stellen dat de wijzigingen van het tweede hulpverzoek gedekt zijn door conclusie 8 en 9 van de oorspronkelijke aanvrage – is door Digital Revolution betwist door aan te voeren dat conclusies 8 en 9 werkwijzeconclusies zijn, zonder dat daarin fysieke, structurele kenmerken voor het bij die werkwijze te gebruiken voortbrengsel worden geopenbaard, zodat daar geen grondslag voor de voorgestane wijziging in kan worden gevonden (mva/mvg inc 16.3). Hierop is door HP niet gerespondeerd (mva inc 51-54, evenmin bij pleidooi). Dat maakt niet onbegrijpelijk dat het hof (impliciet) voorbij is gegaan aan het standpunt van HP dat het tweede hulpverzoek gedekt wordt door conclusies 8 en 9 van de oorspronkelijke aanvrage.

Art. 84 EOV toetsbaar bij hulpverzoeken voor nationale rechter?

2.23

Onderdeel 2.2.3 klaagt over het oordeel dat de verder toegevoegde maatregel dat het eerste validatieveld een (derde) foutdetectiecode zal bevatten die de eerste vervangt en die is gerelateerd aan de gegevens die zich na een daaropvolgende gegevensoverdracht op de geheugeneenheid zullen bevinden, niet toelaatbaar is wegens strijd met art. 84 EOV (clarity). De rechtsklacht hiertegen is dat art. 84 EOV geen nietigheidsgrond is.

2.24

Bij strikte lezing mist deze klacht feitelijke grondslag. Het hof heeft immers niet geoordeeld dat art. 84 EOV een nietigheidsgrond bevat, maar dat de door het tweede hulpverzoek gewijzigde conclusie 1 niet toelaatbaar is wegens strijd met art. 84 EOV.

Een minder strikte lezing van de klacht is dat het hof ten onrechte de door het tweede hulpverzoek gewijzigde conclusie 1 heeft getoetst aan art. 84 EOV. De vraag is of de klacht dan voldoet aan de aan een cassatieklacht te stellen eisen, nu niet is toegelicht wáárom het hof niet zou hebben mogen toetsen aan art. 84 EOV (anders dan dat “het geen nietigheidsgrond is”). Een dergelijke toelichting ontbreekt ook in de s.t. zijdens HP (vgl. s.t. HP 4.3.6).

Zou hier ook overheen worden gestapt, dan is de klacht kennelijk of, indien de oorspronkelijke conclusie nietig is en ten aanzien van die conclusie een hulpverzoek is gedaan, alleen beoordeeld moet worden of dat hulpverzoek de nietigheid opheft (en dus alleen getoetst kan worden aan de eigenlijke nietigheidsgronden nieuwheid, inventiviteit en nawerkbaarheid) of dat (ook) beoordeeld dient te worden of de conclusie volgens het hulpverzoek een geldige conclusie oplevert - zodat ook getoetst kan worden aan bijvoorbeeld de vereisten van art. 84 EOV. Dat brengt mij tot de volgende beschouwingen.

2.25

Art. 78 EOV schrijft voor dat een Europese octrooiaanvrage een of meer conclusies (‘claims’) dient te bevatten, die, zoals art. 84 EOV bepaalt, het onderwerp beschrijven waarvoor bescherming wordt gevraagd. Deze conclusies moeten volgens art. 84 EOV duidelijk en beknopt zijn en daarvoor moet steun te vinden zijn in de beschrijving. De conclusies bepalen de beschermingsomvang van het Europees octrooi (art. 69 lid 1 EOV, eerste volzin). Het doel van dit vereiste is tweeledig12.. Ten eerste is het bedoeld om duidelijk te maken wat wel en niet onder de geclaimde octrooibescherming valt. Ten tweede is het bedoeld om duidelijk de maken wat de toevoeging aan de stand van de techniek is van de uitvinding. Na verlening van het octrooi heeft de octrooihouder het recht door wijziging van de conclusies de beschermingsomvang van het octrooi te beperken in de oppositieprocedure (art. 99 EOV in samenhang met art. 101 lid 3 EOV), in een centrale wijzigingsprocedure bij het EOB (art. 105a EOV) of in de procedure over de geldigheid van het octrooi voor de nationale rechter (art. 138 lid 3 EOV).

2.26

In de centrale procedure bij het EOB op grond van art. 105a EOV wordt de gewijzigde conclusie getoetst aan art. 84 EOV op grond van art. 105b EOV in samenhang met regel 95 van het Uitvoeringsreglement bij het EOV: “Indien een verzoek om beperking ontvankelijk is, onderzoekt de onderzoeksafdeling of de gewijzigde conclusies een beperking vormen ten opzichte van de conclusies zoals verleend of gewijzigd tijdens een oppositie- of beperkingsprocedure en aan artikel 84 en artikel 123, tweede en derde lid, voldoen.” [onderstreping A-G]13..

2.27

De vraag of een gewijzigde conclusie aan art. 84 EOV kan worden getoetst bij wijzigingen in oppositie is ook positief beantwoord. Dit kwam daar op, omdat art. 101 lid 3 EOV bepaalt dat, wanneer tijdens een oppositieprocedure een gewijzigde conclusie wordt voorgelegd, beoordeeld moet worden of het aldus gewijzigde octrooi a) voldoet aan de vereisten van het EOV, in welk geval het octrooi in gewijzigde vorm in stand wordt gelaten of b) niet voldoet aan de vereisten van het EOV, in welk geval het octrooi herroepen wordt. Wat er moest worden verstaan onder “de vereisten van het EOV”, en in het bijzonder of daaronder ook art. 84 EOV viel, was onduidelijk. Die onduidelijkheid werd versterkt doordat gebrek aan duidelijkheid van een conclusie geen grond is voor oppositie, nu deze grond niet wordt genoemd in de limitatieve opsomming van art. 100 EOV. In de zaak G 3/1414.oordeelde de Grote Kamer van Beroep dat een in een oppositieprocedure gewijzigde conclusie aan art. 84 EOV kan worden getoetst, maar alleen wanneer en voor zover de wijziging zelf tot strijd met art. 84 EOV kan leiden. Toetsing aan art. 84 EOV is dus alleen mogelijk wanneer en voor zover de (gestelde) strijd met art. 84 EOV ontstaat als gevolg van de wijziging die in de oppositieprocedure is aangebracht15.. Dat ligt ook in de rede, omdat de conclusies van het octrooi vóór wijziging in de oppositieprocedure al bij de verlening zijn getoetst aan onder meer art. 84 EOV16..

2.28

De vraag is of hulpverzoeken bij toetsing door de nationale rechter ook door de zeef van art. 84 EOV mogen gaan17..

2.29

In de procedure over de geldigheid van het octrooi ten overstaan van de nationale rechter geldt op grond van art. 138 lid 3 EOV in geval van een in die procedure opgebrachte wijziging in de conclusie dat “het aldus beperkte octrooi” de basis vormt voor de procedure. Dit kan zo worden gelezen dat de procedure ten overstaan van de nationale rechter op dezelfde voet wordt voortgezet, maar dan met een meer beperkte formulering van het octrooi. Die redenering zou leiden tot de conclusie dat, nu in de procedure ten overstaan van de nationale rechter vóór de beperking niet aan art. 84 EOV kan worden getoetst, dat ook niet kan in dezelfde procedure na de beperking. Dwingend is deze lezing echter niet. Verder ontbreekt ten aanzien van de nationale geldigheidsprocedure dus een met art. 101 lid 3 EOV vergelijkbare bepaling die regelt dat het gewijzigde octrooi moet worden getoetst aan de vereisten van het EOV. Dat kan een argument zijn tegen het aannemen van een toets aan art. 84 EOV, omdat de redactie van art. 101 lid 3 EOV bij de hiervoor aangehaalde beslissing van de Grote Kamer van Beroep wel een rol lijkt te hebben gespeeld18.. Een ander argument tegen toetsing van gewijzigde conclusies aan art. 84 EOV kan zijn dat art. 138 lid 3 EOV uitdrukkelijk bedoeld is om de octrooihouder de mogelijkheid te geven om tegemoet te komen aan de (gestelde) problemen ten aanzien van de geldigheid van het octrooi, zoals ook blijkt uit de totstandkomingsgeschiedenis van deze bepaling19.:

“It is designed to give the patent proprietor the right in such proceedings to submit an amended, ie limited, version of his claims which in his view meets the objections to the validity of his patent. This limited version of the patent must then form the basis for subsequent proceedings. If the court or authority dealing with the case considers that the proprietor's own limitation is insufficient, it may further limit the patent or revoke it in full.”

Dat art. 138 lid 3 EOV bedoeld is om aan de problemen ten aanzien van de geldigheid van het oorspronkelijke octrooi tegemoet te kunnen komen, zegt echter op zichzelf nog niet of op grond van art. 138 lid 3 EOV aangebrachte wijzigingen dan ook aan art. 84 EOV kunnen worden getoetst en sluit dit in ieder geval niet uit.

2.30

Vóór het aannemen van een toets aan art. 84 EOV pleit dat, zou een dergelijke toets niet kunnen worden aangelegd, er – via een omweg – een onduidelijke conclusie in het octrooi terecht zou kunnen komen en dat dus in feite een ongeldige – maar niet nietige – conclusie geaccepteerd zou moeten worden. Dit argument leek de Grote Kamer van Beroep in G 3/14 niet van groot gewicht te vinden [onderstreping A-G]20.: “A granted claim may turn out to not comply with Article 84 EPC but such non-compliance must be lived with. However, any lack of clarity of the claims may still be highly relevant in opposition proceedings in that it can influence the decisions on issues under Article 100 EPC (…). For example the lack of clarity of a claim may have a profound effect on the outcome of the grounds for opposition (…) sufficiency, (…) novelty (…) inventive step (…)”. De Grote Kamer van Beroep bespreekt hier echter vooral de situatie dat ná verlening van het octrooi (en dus na een eerste toets aan art. 84 EOV), bij nadere bestudering van het octrooi blijkt dat toch niet wordt voldaan aan art. 84 EOV en kwam daarna bovendien tot het oordeel dat toetsing aan art. 84 EPC in bepaalde gevallen mogelijk is.

2.31

In Duitsland lijkt het inmiddels vaste jurisprudentie van het Bundesgerichtshof dat een in een procedure bij de nationale rechter over de geldigheid van een octrooi aangepaste conclusie getoetst moet worden aan art. 84 EOV21.. In Proxyserversystem overwoog het Bundesgerichtshof22.:

“55. In Abschnitt 46 der Beschreibung und im Weiteren ist davon die Rede, dass HTML-Dateien zu einer einzigen HT-Lite-Datei zusammengefasst und von einem „HT-Lite NanoBrowser” dargestellt werden. Dabei wird nicht erwähnt, dass es sich bei dem vom Erfinder als HT-Lite bezeichneten Protokoll („the protocol the inventor terms HT-Lite”) um ein Datenübertragungsprotokoll auf der Basis von HTTP handeln soll (was nach der Berufungsbegründung zudem „eine radikale Abkehr von der Kommunikation von Internetdaten unter dem HTTP-Protokoll darstellen” soll). Unklar bleibt dabei zudem, was „auf der Basis von http” heißen soll. Was das einfachere an dem erfindungsgemäßen Protokoll sein soll, wird nicht erläutert. Damit genügt der mit Hilfsantrag II verteidigte Patentanspruch 1 auch dem Gebot der Deutlichkeit (Klarheit) nicht, wie es in Art. 84 EPÜ niedergelegt und auch bei der Formulierung beschränkter Patentansprüche in Patentnichtigkeitsverfahren zu beachten ist (vgl. zur mangelnden Ursprungsoffenbarung BGH, BeckRS 1999, 30059791 = Bausch, BGH 1999 – 2001, 180 [192] – Ventilbetätigungsvorrichtung, m.w. Nachw.; Keukenschrijver, GRUR 2001, 571 [574]).” [Ondertreping A-G]

Een vergelijkbaar oordeel gaf het Bundesgerechtshof twee jaar later in Elektronenstrahltherapiesystem23..

2.32

Ook in Engeland lijkt in een procedure bij de nationale rechter over de geldigheid van een octrooi te worden getoetst aan het duidelijkheidsvereiste. In Section 75 par. 5 van de Patents Act 197724.staat dit: “In considering whether or not to allow an amendment proposed under this section, the court or the comptroller shall have regard to any relevant principles applicable under the European Patent Convention.” In de zaak Koninklijke Philips Eletronics / Nintendo of Europe overwoog Birrs J25.:

“88. As mentioned already Nintendo submitted that this language was unclear and so an amendment to insert it should not be permitted. It was not disputed and I accept that clarity can be taken into account when considering whether to allow an amendment. Clarity is referred to in s14(5)(c) of the 1977 Act. Although in the context of an amendment the point seems only to arise as a matter of discretion since it is not mentioned in s76, even the narrower approach to discretion mandated by s75(5) will allow the point to be taken since the EPO would also take the point. Although I am not addressing amendment at this stage it makes sense to deal with the clarity now.” [Onderstreping A-G]

En ook (toen nog) HH Judge Birrs in de zaak Industrial Self Adhesives/Teknek c.s.26.:

“In summary, amendment will be allowed provided they:

i) do not add matter (s76(3)(a));

ii) do not extend the scope of protection (s76(3)(b)); and

iii) are supported by the description and do not introduce a lack of clarity (s14(5) of the 1977 Act).” [Onderstreping A-G]

2.33

Dit overziende pleit ik ervoor om aansluiting te zoeken bij de gang van zaken in een oppositieprocedure bij het EOB, in een centrale beperkingsprocedure bij het EOB, de vaste rechtspraak van het BGH en de in Engeland ingezette lijn en aldus aan te nemen dat een door een hulpverzoek gewijzigde conclusie in een procedure bij de nationale rechter over de geldigheid van het octrooi kan worden getoetst aan art. 84 EOV, indien en voor zover door die wijziging (gestelde, niet eerder al optredende) onduidelijkheid ontstaat.

2.34

Het zal duidelijk zijn na het voorgaande dat de klacht van onderdeel 2.2.3 volgens mij moet falen.

2.35

Onderdeel 2.3 is gericht tegen het oordeel over het derde hulpverzoek. Conclusie 1 met de beperking volgens het derde hulpverzoek (zie de cursiveringen en doorhalingen) luidt als volgt (prod. 27 mvg):

“1. A replaceable printing component (14) for use in a printing system (10) including [a] print mechanism configured to receive the replaceable printing component (14), the replaceable printing component (14) comprising:

an electrical storage device (38) responsive to printing system control signals for selectively storing information received from the print mechanism, the electrical storage device (38) including:

a storage portion containing data associated with the replaceable printing component (14); and

first and second validation fields configured to store error detection codes relatable to the data contained in the storage portion to determine whether the data is valid, wherein the first validation field contains a first error detection code related to the data currently contained in the storage portion and the second validation field contains a second error detection code related to data that was contained in the storage portion immediately prior to the data currently contained in the storage portion;

wherein the electrical storage device (38) is configured, prior to a first transfer of data from the print mechanism to the storage portion, to receive and store in one of the first and second validation fields an the first error detection code related to the data currently contained in the storage portion,

and the electrical storage device (38) is configured to receive and store in the other of the first and second validation fields an a third error detection code related to the data that will be contained in the storage portion after the first data transfer; wherein prior to a subsequent transfer of data from the print mechanism to the storage portion, the electrical storage device (38) is configured to receive and store, in the one of the first and second validation fields not containing the third error detection code data related to the data contained in the storage portion immediately prior to the subsequent transfer of data, an fourth error detection code related to the data that will be contained in the storage portion after the subsequent transfer.”

2.36

Onderdeel 2.3.1 klaagt over het oordeel in rov. 4.18 dat de maatregel inhoudende de aanwezigheid van een tweede foutdetectiecode in het tweede validatieveld die betrekking heeft op gegevens die zich in het opslagdeel van het geheugen bevonden direct voorafgaand aan de gegevens die zich thans op het opslagdeel bevinden, wordt gedefinieerd aan de hand van gegevens die er niet meer zijn en als zodanig niet toelaatbaar is wegens strijd met art. 84 EOV. Dit oordeel is volgens de klacht onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd. De tweede foutdetectiecode is gebaseerd op gegevens die er weliswaar “niet meer zijn”, maar wel zijn geweest, namelijk direct voordat de nieuwe gegevens naar het opslagdeel zijn geschreven (zie ook rov. 2.10-2.12 van het arrest en conclusie 7 van het octrooi). Het enkele feit dat de maatregel is gebaseerd op gegevens die er niet meer zijn, laat onverlet dat conclusie 1 zoals beperkt door het derde hulpverzoek voldoet aan de eisen van art. 84 EOV; zij beschrijft het onderwerp waarvoor bescherming wordt gezocht, is duidelijk en beknopt en vindt steun in de beschrijving. De tweede foutdetectiecode is weliswaar gebaseerd op gegevens die er niet meer zijn, maar die zijn er wel geweest, te weten direct voordat de nieuwe data naar het opslagdeel zijn geschreven. Dat is eenzelfde situatie als door het hof beschreven in rov. 2.10-2.12, zie bijvoorbeeld na stap S2 en S4 in de afbeelding in rov. 2.10-2.11: nadat de nieuwe gegevens naar het opslagdeel zijn geschreven, resteert in één van de twee validatievelden een foutdetectiecode die betrekking heeft op direct voorafgaande data op het opslagdeel. Zo’n situatie volgt volgens de klacht ook uit conclusies 1 en 7 van het octrooi. Niet begrijpelijk is daarom in welk opzicht conclusie 1 volgens het derde hulpverzoek niet het onderwerp beschrijft waarvoor bescherming wordt gevraagd, duidelijk en beknopt is, of steun vindt in de beschrijving: in ieder geval heeft het hof dit onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd.

2.37

Ik acht deze klacht gegrond. Het derde hulpverzoek heeft betrekking op een in gebruik zijnde cartridge en vereist dat het eerste validatieveld een foutdetectiecode bevat die betrekking heeft op gegevens die zich op dat moment in de geheugeneenheid bevinden en dat het tweede validatieveld een tweede foutdetectiecode heeft die betrekking heeft op gegevens die zich in het opslagdeel van het geheugen bevonden direct voorafgaand aan de gegevens die zich thans op het opslagdeel bevinden. Waarom deze maatregel in strijd zou komen met art. 84 EOV heeft het hof volgens mij niet voldoende (begrijpelijk) uit de doeken gedaan en dat valt naar ik meen ook niet zonder nadere, maar niet gegeven duiding in te zien. Uit de motivering wordt bijvoorbeeld al niet duidelijk op welk vereiste uit art. 84 EOV het hof het oog heeft: beschrijft conclusie 1 als beperkt door het derde hulpverzoek niet het onderwerp waarvoor bescherming wordt gevraagd (dat lijkt mij wel), is de conclusie niet duidelijk (mogelijk) of beknopt (valt evenmin zonder meer in te zien) of vindt deze geen steun in de beschrijving (dat wordt niet uitgelegd)? Evenmin wordt zo inzichtelijk gemaakt waarom de omstandigheid dat de maatregel wordt gedefinieerd aan de hand van gegevens die er niet meer zijn (maar er wel zijn geweest) strijd oplevert met art. 84 EOV. Onduidelijkheid in de zin van art. 84 EOV ligt hier het meest voor de hand, maar is in mijn evaluatie niet zonder nadere, maar niet gegeven duiding kenbaar. In de s.t. van DR 6.5-6.6 wordt een poging gedaan om te reconstrueren wat het hof zou kunnen hebben bedoeld (overigens ervan uitgaande dat het (deels) zou gaan om gegevens die er nooit zijn geweest en in 6.6 met “inlezing” van een verkapt niet-nawerkbaarheidsoordeel, dat naar mijn mening al helemaal niet (impliciet) valt te lezen in de korte motivering van rov. 4.18). De redenering bij s.t. DR 6.5 is: het kan ook gaan om de situatie af-fabriek, waarmee is gegeven dat de tweede foutdetectiecode niet alleen betrekking heeft op gegevens die niet meer in het opslagdeel zijn, maar dat die gegevens er ook niet geweest zijn of niet altijd geweest hebben moeten zijn, zodat de stelling in de klacht dat de tweede foutdetectiecode is gebaseerd op data die er weliswaar niet meer zijn, maar er wél zijn geweest, feitelijk onjuist is, of althans niet altijd opgaat, met name niet bij een geheugeneenheid af-fabriek. Het is een beslispunt of de beknopte motivering uit rov. 4.18 zo welwillend gelezen kan worden. Ik meen dat de motivering hier tekortschiet. Ik wijs overigens nog op hetgeen hierna in 2.39 wordt opgemerkt.

2.38

Onderdeel 2.3.2 klaagt dat rov. 4.18 van een onjuiste rechtsopvatting getuigt omdat art. 84 EOV geen nietigheidsgrond behelst. Dit onderdeel is inhoudelijk gelijk aan onderdeel 2.2.3 en behoeft geen afzonderlijke bespreking.

2.39

DR voert bij s.t. 7.1-7.5 nog aan dat de drie hulpverzoeken alleen van de door Paulsen geanticipeerde B9-versie van conclusie 1 verschillen door het moment waarop de foutdetectiecodes zijn of worden opgeslagen – af-fabriek of tijdens gebruik – of door de gegevens waarop die foutdetectiecodes betrekking hebben. Deze verschillen stellen volgens DR geen nadere eisen aan de valdidatievelden bekend uit Paulsen, zodat ook daarvoor geldt wat het hof in rov. 4.11, 4.14 en 4.15 over conclusie 1 in de B9-versie overweegt. Dat lijkt mij een ontoelaatbaar novum in cassatie en een oordeel in die zin is volgens mij niet te lezen in het bestreden arrest.

Onderdeel 3: indirecte inbreuk werkwijzeconclusie 7 – impliciete licentieverlening

2.40

Het derde onderdeel is gericht tegen rov. 4.36, waarin het hof oordeelt dat DR geen indirecte inbreuk maakt op conclusie 7 nu HP impliciet aan degene die een HP printer aanschaft een licentie heeft verschaft om die printer te gebruiken, waaronder ook valt het gebruik van voor die printer geschikte cartridges die zelf geen inbreuk maken op enige productconclusie. Om die reden laat het hof in rov. 4.35 in het midden of de door DR verkochte cartridges een geconfigureerd geheugen in de zin van conclusie 7 hebben en of een cartridge een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding is.

2.41

Onderdeel 3.1.1 klaagt over het oordeel in rov. 4.36 dat de aanschaf van een HP printer impliceert dat een licentie wordt verkregen voor de toepassing van de geoctrooieerde werkwijze. Volgens het onderdeel getuigt dit oordeel van een onjuiste rechtsopvatting en/of is dit oordeel ontoereikend gemotiveerd. Door dit oordeel wordt HP de bescherming van het aan haar verleende octrooi ontnomen. Het oordeel van het hof reduceert de nieuwe en inventieve conclusie 7 in deze zaak tot een deels dode letter aangezien aanschaf van een HP printer per definitie zou inhouden dat de gebruiker de geoctrooieerde werkwijze mag toepassen: ongeacht of het een zakelijke gebruiker betreft of een particulier en ongeacht of die gebruiker cartridges van HP gebruikt voor toepassing van de geoctrooieerde werkwijze of niet. Dit komt neer op een onteigening in strijd met art. 1 EP bij het EVRM.

2.42

In cassatie onbestreden zijn de oordelen (i) dat een HP -printer alleen functioneert met een cartridge die is voorzien van een geheugeneenheid die in staat is met de software van de printer te communiceren zodanig dat de werkwijze van conclusie 7 kan worden toegepast, (ii) dat miscommunicatie – bijvoorbeeld omdat de geheugeneenheid niet is ingericht voor toepassing van de werkwijze – onherroepelijk leidt tot het weigeren van de cartridge en dus tot disfunctioneren van het printersysteem en (iii) dat degene die een HP printer aanschaft mag verwachten dat de printer normaal functioneert. Vervolgens oordeelt het hof dat “die toestemming”, behoudens bij de aanschaf van de printer overeengekomen beperkende voorwaarden, die niet zijn gesteld of gebleken, geacht moet worden zich tevens uit te strekken tot het gebruik van voor die printer geschikte cartridges die zelf geen inbreuk maken op enige productconclusie. Dit laatste – met dit onderdeel bestreden – oordeel kan aldus worden samengevat dat degene die een HP -printer aanschaft op grond van een impliciet verleende licentie gebruik mag maken van voor die printer geschikte cartridges die zelf geen inbreuk maken op enige productconclusie, tenzij bij de aanschaf van de printer beperkende voorwaarden zijn overeengekomen. Hoewel als gevolg van dit oordeel de beschermingsomvang van het octrooi inderdaad beperkt wordt, zoals altijd bij een licentieverlening, zie ik niet waarom die omstandigheid strijd zou opleveren met het recht op bescherming van eigendom, zoals de klacht onder 3.1.1 aanvoert. Het oordeel van het hof moet immers aldus worden begrepen dat een impliciete licentieovereenkomst is gesloten. Van “onteigening” respectievelijk ontneming van het ongestoord genot van eigendom (in strijd met art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM) is dan ook geen sprake. Daar komt nog bij dat het hof HP ook de ruimte laat om bij aanschaf van de printer beperkende voorwaarden te bedingen (bijvoorbeeld: dat de printer alleen gebruikt mag worden met originele HP -cartridges). HP heeft het dus in haar macht om de (omvang van de) licentieverlening te beperken. De klacht faalt.

2.43

Volgens onderdeel 3.1.2 heeft het hof in het licht van de stellingen van HP (mva inc 83-85 en plta HB 117) ontoereikend gemotiveerd (a) waarom een impliciete licentie zich ook zou uitstrekken tot cartridges die niet door of met toestemming van HP op de markt zijn gebracht en/of waarom (b) HP Nederland B.V., die niet de octrooihouder is, bevoegd zou zijn om de door het hof bedoelde licenties te verlenen. In het verlengde hiervan heeft het hof miskend dat de koper, die volgens het hof de licentie krijgt, niet noodzakelijkerwijs ook degene is die de printer gebruikt en de beschermde werkwijze toepast. Voor zover deze gebruiker geen licentie heeft, staat dit niet in de weg aan het aannemen van indirecte inbreuk door DR , aldus deze klacht.

2.44

Voor wat betreft de stelling onder (a) geldt dat HP in de aangehaalde vindplaatsen de stelling heeft ingenomen dat de door DR aangeboden litigieuze cartridges inbreuk maken en blijven maken, ongeacht een eventuele (impliciete) licentie die de eindgebruiker zou hebben om de printer te gebruiken, omdat de werkwijze conform conclusie 7 zich hoofdzakelijk in de cartridge afspeelt. Het hof heeft op deze (niet nader onderbouwde) stelling volgens mij afdoende gerespondeerd. De licentie strekt zich immers volgens het hof alleen uit tot cartridges die zelf geen inbreuk maken op enige productconclusie van het octrooi (zoals ten aanzien van de cartridges van DR is vastgesteld), maar wel in staat zijn om met de software van de printer te communiceren zodanig dat de werkwijze van conclusie 7 kan worden toegepast. De argumentatie van HP is zodoende beperkt tot situaties waarin een geldige productconclusie resteert en dat is hier niet het geval. Voor wat betreft de stelling onder (b) geldt dat HP heeft gesteld dat nergens uit blijkt dat HP Nederland B.V. bevoegd zou zijn om licenties te verlenen voor de toepassing van EP 617 in niet-originele printercartridges. Nu het hof niet heeft geoordeeld dat HP Nederland de licentie heeft verleend en nadere toelichting op de stellingname van HP ontbreekt, hoefde het hof hier volgens mij niet op in te gaan.

2.45

Voor zover het onderdeel nog klaagt dat het hof heeft miskend dat degene die de printer gebruikt en de beschermde werkwijze toepast niet noodzakelijkerwijs degene is die de printer aanschaft en de licentie heeft verkregen, ziet het er aan voorbij dat het hof in rov. 4.36 de stelling van DR honoreert dat zij geen cartridges aanbiedt of levert aan anderen dan hen die krachtens licentie tot toepassing van de geoctrooieerde uitvinding bevoegd zijn, zoals volgens art. 73 ROW vereist is voor het aannemen van indirecte inbreuk. In dat kader is niet van belang of, in het geval de eindgebruiker een andere persoon is dan de koper, die eindgebruiker beschikt over een licentie. Daar komt bij dat niet is gebleken dat HP ten overstaan van het hof een stelling met bovengenoemde strekking heeft ingenomen. In het oordeel van het hof ligt besloten dat het om een impliciete printer-gebonden licentie gaat, waar het verweer van DR ook op zag en welk verweer door het hof wordt gehonoreerd.

2.46

Ook lijkt mij niet juist dat de werkwijze van conclusie 7 door de koper (of een andere gebruiker) van de printer wordt toegepast, zoals de klacht aanvoert. Dat volgt uit het in cassatie onbetreden in rov. 4.34 overwogene, waarin het hof vaststelt dat van directe inbreuk op conclusie 7 geen sprake kan zijn, omdat de stappen die zien op de berekening van de (tweede en derde) foutdetectiecodes plaatsvinden in de printer en niet in de geheugeneenheid van de DR cartridges.

2.47

Onderdeel 3.1.3 klaagt dat het voorgaande te meer klemt nu ook een (mondelinge en/of impliciete) licentie(overeenkomst) geacht moet worden tot stand te zijn gekomen door aanbod en aanvaarding – indien het hof dat heeft miskend is het uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting ten aanzien van art. 6:217 BW – en er geen enkele noodzaak, aanleiding of zinvolle reden bestaat voor HP om zonder tegenprestatie jegens gebruikers van printers volgens conclusie 13 afstand te doen van de door conclusie 7 verleende octrooibescherming waarop zij aanspraak heeft en toe te laten dat niet-originele cartridges worden gebruikt voor haar geoctrooieerde werkwijze en in haar printers (onder verwijzing kennelijk27.naar het gestelde bij mva inc 83).

2.48

Ook deze klacht – voor zover deze al aan de aan cassatieklachten te stellen eisen voldoet28.– faalt volgens mij. Overeenkomsten kunnen naar Nederlands recht stilzwijgend tot stand komen. De bespiegelingen van HP bij s.t. 5.3.3. over dwanglicenties lijken mij niet aan de orde.

2.49

Ik begrijp de tegen dit oordeel gerichte klacht aldus dat het hof zou hebben miskend dat een dergelijke overeenkomst tot stand moet zijn gekomen door aanbod en aanvaarding en dat een dergelijk aanbod door HP nooit is gedaan (s.t. HP 5.3.1-5.3.2). Het hof heeft klaarblijkelijk geoordeeld dat in het aanbod ten aanzien van de aanschaf van de printer (impliciet) besloten ligt een aanbod tot licentieverlening ten aanzien van het gebruik van voor die printer geschikte cartridges die zelf geen inbreuk maken op enige productconclusie en dat dat aanbod met de aanschaf van de printer wordt aanvaard. Dat is goed te volgen, mede gelet op het vigerende marktmodel van onze economie dat gebaseerd is op vrije concurrentie, zij het uiteraard onder de gehoudenheid intellectuele eigendomsrechten te respecteren. Ik zie niet dat het hof met dit oordeel zou hebben miskend dat een licentieovereenkomst tot stand moet zijn gekomen door aanbod en aanvaarding. Verder geldt dat de stelling dat voor HP geen “noodzaak, aanleiding of zinvolle reden” bestaat voor het aangaan van een dergelijke overeenkomst niet is ingenomen in de genoemde vindplaats. Daar moet deze klacht op stuklopen.

3. Bespreking van het (voorwaardelijke) incidentele cassatiemiddel

3.1

De voorwaarde waaronder het incidentele cassatieberoep is ingesteld is met het slagen van de klacht uit onderdeel 2.3.1 van het principaal beroep vervuld.

3.2

Het incidentele cassatiemiddel bestaat uit drie onderdelen, met vele subklachten. Tegen vrijwel elke stap in het betoog van het hof wordt opgekomen – volgens mij op één twijfelpunt na (vgl. hierna in 3.63-3.69) tevergeefs.

Het eerste onderdeel ziet op het nieuwheidsoordeel over conclusie 1.

Het tweede onderdeel richt zich tegen de beoordeling van werkwijzeconclusie 7, stelt aan de orde of sprake is van een uitvinding, gevolgd door klachten over de beoordeling van conclusies 8 tot en met 12 en 14.

Het derde onderdeel bevat alleen voortbouwende klachten.

3.3

De structuur van de onderdelen is steeds zo dat eerst in het algemeen een klacht wordt geformuleerd met een nadere uitwerking in (sub)onderdelen. Ik concentreer me waar mogelijk vooral op de uitgewerkte klachten.

Onderdeel 1: nieuwheid conclusie 1 over Paulsen

3.4

Onderdeel 1.1 klaagt dat het hof in rov. 4.1-4.4 heeft miskend dat (i) DR gemotiveerd heeft betwist dat er sprake is van een (“af fabriek”) geconfigureerd, dat wil zeggen fysiek aangepast, geheugen. Daarnaast heeft het hof in rov. 4.4 ten onrechte overwogen (ii) dat bij de beoordeling van de nieuwheid functionele conclusiekenmerken niet buiten beschouwing moeten blijven en (iii) dat functionele kenmerken in een productconclusie moeten worden opgevat als een impliciete definitie van die structurele kenmerken die nodig zijn om een bepaald effect te krijgen indien het product wordt gebruikt volgens de leer van de octrooiconclusie29..

Mogelijk ten overvloede hierover: deze klachten uit onderdeel 1.1 treffen geen doel. Rov. 4.1 en 4.2 bevatten een begrijpelijke samenvatting van de conclusies 1 en 7, rov. 4.3 verwoordt het standpunt van DR dat conclusie 1 niet nieuw is over Paulsen en in rov. 4.4 staat na een weergave van de divergerende partijstandpunten hierover de juiste maatstaf voor de beoordeling van een means-plus-function conclusie in dit veld, zoals we hiervoor al zagen in 2.2 bij de behandeling van het principale beroep onder verwijzing naar relevante vaste rechtspraak van de technische kamers van beroep. De incidentele volgklachten hierover zijn voor een belangrijke deel aan te merken als een tevergeefse herhaling van zetten.

3.5

Onderdeel 1.1.1 klaagt in de eerste plaats dat, voor zover het hof in rov. 4.2-4.4 vaststelt dat het geheugen van conclusie 1 is geconfigureerd (dat wil zeggen: aangepast) om de in conclusie 7 onder bescherming gestelde werkwijze toe te passen, het hof essentiële stellingen van DR ingenomen bij mva 3.10, 3.13, 3.14 en 3.17 onbesproken laat. Samengevat stelt DR daar dat het octrooi in conclusie 1 alleen een generieke geheugeneenheid onder bescherming stelt, die in zijn fysieke structuur niet is aangepast, zodat conclusie 1 slechts een tot de stand van de techniek behorende geheugeneenheid claimt en daarom nietig is. Voor zover rov. 4.1 en 4.2 aldus moeten worden begrepen dat daarin wordt vastgesteld dat de geclaimde inrichting conform conclusie 1 daadwerkelijk een ten opzichte van de stand van de techniek fysiek aangepaste inrichting betreft, is dat oordeel bovendien rechtens onjuist (want in strijd met art. 149 Rv) en onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd, zo vervolgt dit onderdeel.

3.6

Deze eerste twee klachten missen feitelijke grondslag. In rov. 4.1 en 4.2 heeft het hof weergegeven waar conclusie 1 en de werkwijze van conclusie 7 volgens het octrooi op zien. In dat verband is in rov. 4.2 aangegeven dat conclusie 1 is geconfigureerd om de in conclusie 7 onder bescherming gestelde werkwijze toe te passen. Vervolgens heeft het hof in rov. 4.3 het verweer van DR weergegeven dat de geheugeneenheid volgens conclusie 1 bekend is uit de stand van techniek, zodat nieuwheid ontbreekt. Het hof bespreekt dit nieuwheidsverweer uitgebreid in rov. 4.4-4.15. Deze opbouw van het arrest kan niet anders worden begrepen dan dat het hof in rov. 4.1 en 4.2 alleen beschrijft wat volgens conclusie 1 en 7 wordt geclaimd, maar daarover zelf nog geen oordeel geeft. Dat volgt, na weergave van het verweer van DR in rov. 4.3, in rov. 4.4 en verder. Het hof heeft in rov. 4.1 en rov. 4.2 dus niet vastgesteld dat het geheugen van conclusie 1 is geconfigureerd om de in conclusie 7 onder bescherming gestelde werkwijze toe te passen en dat conclusie 1 een ten opzichte van de stand van de techniek fysiek aangepaste inrichting is.

3.7

In het slot van het onderdeel is nog de rechtsklacht opgenomen dat “dit alles meebrengt” dat onjuist is het oordeel in rov. 4.4 dat de functionele kenmerken in een productconclusie moeten worden opgevat als een impliciete definitie van die structurele kenmerken die nodig zijn om een bepaald effect te krijgen indien het product wordt gebruikt volgens de leer van de octrooiconclusie. Voor zover deze klacht daarmee voortbouwt op de voorafgaande (falende) motiveringsklachten, kan deze niet opgaan en de rechtsklacht zelf ontbeert enige inhoudelijke uitwerking (zodat mogelijk ook om die reden geen geldige cassatieklacht voorligt). Voor zover hierin de rechtsklacht moet worden gelezen dat onjuist is dat functionele kenmerken in een means-plus-function claim als deze moeten worden opgevat als een impliciete definitie van die structurele kenmerken die nodig is om een bepaald effect te krijgen indien het voortbrengsel wordt gebruikt volgens de leer van het octrooi en dat onjuist is wat suitable for betekent in deze context (onder verwijzing naar de eerder gememoreerde kamer van beroep uitspraken T 132/02 (IBM) en T 1194/97 (Philips)) kan de klacht evenmin slagen. Die rechtsoordelen zijn juist. Zie eveneens hierna bij onderdeel 1.1.2.

Ook de louter voortbouwende klacht dat een en ander ook rov. 4.5 tot en met 4.18 aan zou tasten (wat evenmin inhoudelijk is uitgewerkt in de klacht) faalt ten slotte.

3.8

Onderdeel 1.1.2 richt een rechts- en motiveringsklacht tegen het oordeel in rov. 4.4 dat de functionele kenmerken van conclusie 1 van dien aard zijn dat deze impliciet fysieke, structurele kenmerken van het geoctrooieerde product definiëren. Dit omdat het weliswaar mogelijk is dat een functioneel kenmerk als een impliciete beschrijving van een fysiek structureel kenmerk wordt uitgelegd, maar dit niet – zoals het hof meent – moet. Een louter functioneel kenmerk, dat niet een fysiek, structureel kenmerk van een product impliceert, kan een product verder niet nieuw maken. Wanneer de fysieke, structurele kenmerken van een generiek geheugen met geheugenvelden niet hoeven te worden aangepast afhankelijk van de functie van de gegevens die daarin opgeslagen zijn of kunnen worden opgeslagen, kan de functie van die gegevens geen eisen stellen aan de fysieke structurele kenmerken.

3.9

Mij is om te beginnen niet duidelijk welk belang DR heeft bij deze cassatieklacht. Het hof komt na vooropstelling van de aangevallen regel in rov. 4.4 immers tot de bevinding dat de in conclusie 1 opgenomen functionele kenmerken uitsluitend het structurele kenmerk impliceren dat de geheugeneenheid een opslagveld en twee validatievelden heeft (rov. 4.6-4.7 en 4.10). Die overwegingen zijn in het principale cassatieberoep niet bestreden en ook DR kan zich daarin vinden, zo volgt uit haar s.t. 13.2.2: “het functionele kenmerk dat de geheugeneenheid de werkwijze van conclusie 7 kan toepassen (impliceert) geen structureel kenmerk anders dan dat de geheugeneenheid twee geheugenlocaties heeft voor de opslag van foutdetectiecodes en één geheugenlocatie voor de opslag van informatie betreffende de cartridge, zonder verdere eisen te stellen ten aanzien van de locatie daarvan op de geheugeneenheid, zoals het Hof onder 4.6 van het arrest vaststelt” [cursivering A-G].

3.10

Deze klacht gaat ook inhoudelijk niet op. In rov. 4.4 heeft het hof geoordeeld dat het met HP van oordeel is dat functionele kenmerken in een productconclusie moeten worden opgevat als een impliciete definitie van die structurele kenmerken die nodig zijn om een bepaald effect te krijgen indien het product wordt gebruikt volgens de leer van de octrooiconclusie. Het onderdeel betoogt, als ik het goed zie, dat het hof heeft miskend dat functionele kenmerken in een productconclusie (niet moeten maar) kunnen worden opgevat als een impliciete definitie van die structurele kenmerken die nodig zijn om een bepaald effect te krijgen indien het product wordt gebruikt volgens de leer van de octrooiconclusie en in het verlengde hiervan dat het hof eraan voorbij is gegaan dat in het onderhavige geval de functionele kenmerken in conclusie 1 niet moeten worden opgevat als een impliciete definitie van bedoelde structurele kenmerken.

3.11

Dat is onjuist. Uit rov. 5 van de hiervoor in 2.2 al gememoreerde en door het hof in rov. 4.4. geciteerde uitspraak T 132/02 IBM volgt dit: “A functional feature in a product claim, hovever, should [dus niet: could, A-G] be construed as an implicit definition of those structural features which are necessary to achieve a particular effect when the product is used or applied in accordance with the teaching inherent in the claim.”

En in rov. 6: “It would thus be wrong generally to ignore functional features in product claims” onder verwijzing naar T 1194/97 Philips30.. DR licht ook niet toe waarom zij dit onjuist acht (zie, naast onderdeel 1.1.2, haar s.t. 12.3-12.4 en 13.2.1.; vgl. ook plta HB 3-3.7).

Dat het hof hier niet toereikend zou hebben gemotiveerd, zoals de klacht in de laatste zin poneert, maar niet toelicht, zie ik niet. De klachten falen.

3.12

Onderdeel 1.2 richt een rechts- en motiveringsklacht tegen het oordeel in rov. 4.5-4.6 (i) dat conclusies van het type means-plus-function op het gebied van gegevensverwerking/computerprogramma’s zo moeten worden uitgelegd dat de geclaimde gegevensdrager/computer “aangepast” moet zijn om de relevante stappen/functies uit te voeren, (ii) dat de consequentie daarvan is dat een uit de stand van de techniek bekende gegevensdrager/computer slechts nieuwheidsschadelijk is als deze is “aangepast” volgens de configuratie genoemd in de conclusie en (iii) dat het woord ‘‘geconfigureerd” in conclusie 1 dus betekent dat de geheugeneenheid “aangepast” moet zijn voor de uitoefening van de in de conclusie genoemde functies.

3.13

Daartoe klaagt onderdeel 1.2.1 allereerst dat, anders dan het hof heeft overwogen, DR niet heeft erkend dat conclusie 1 een means-plus-function conclusie is (onder verwijzing naar plta HB 4.1 en mva 8.4.2(a)).

3.14

Deze klacht faalt, omdat uit het zittingsp-v van het pleidooi bij het hof blijkt dat DR ’s advocaat mr. Van Engelen ten pleidooie heeft verklaard: “In aanvulling op mijn pleitnota sub 4.1., merk ik op dat, anders dan voorheen, thans wordt erkend dat conclusie 1 een means-plus-function-claim is.” Wat ter zitting is voorgevallen is feitelijk31..

3.15

Onderdeel 1.2.2 klaagt vervolgens dat het hof in rov. 4.5 miskent dat “suitable for” en “adapted for” bij een means-plus-function claim alleen ziet op de vraag of wel aan het duidelijkheidsvereiste van art. 84 EOV is voldaan en tot doel heeft te voorkomen dat een means-plus-function conclusie een te ruime beschermingsomvang krijgt, maar geen rol speelt bij de nieuwheidsvraag.

3.16

Dat is onjuist. Leidend is hier T 96/12 (Terumo)32., waaruit volgt dat dit wel degelijk een rol speelt bij de nieuwheidstoets en waarin een betreffende passage uit de Guidelines ook wordt afgezegend:

“XI. The arguments of the appellant opponent may be summarised as follows:

a) Construction of functional features

In the claims the extracorporeal blood processing apparatus was defined, inter alia, in terms of "means plus function". The construction of such a way of claiming, as far as the limiting effect on the defined apparatus was concerned, had to be consistent between the assessment of sufficiency of disclosure on the one hand and of novelty and inventive step on the other. It could not be accepted that for assessing novelty and inventive step the claimed "means plus function" had to be interpreted as means carrying out the specified functions autonomously and automatically, while for assessing sufficiency of disclosure they had to be construed as simply implying that the specified functions could somehow be carried out with them.

(…)

XII. The arguments of the appellant proprietor may be summarised as follows:

a) Construction of functional features

When assessing the limiting effect of features defined as "means plus function" the function could not be disregarded. An apparatus defined by functional features would be novel over an apparatus that did not perform the same functions. It had long be the case at the EPO that a controller for performing certain functions was anticipated only by a prior art controller programmed to perform those same functions and not by a prior art controller programmed to perform different functions but suitable for being reprogrammed to perform the same functions. The "means for" clauses of the claims should be construed accordingly, with due regard being given to their functional features, and consistently for the examination of different articles under the EPC.

(…)

Reasons for the Decision

(…)

4. Construction of functional features

Claims 1 and 3 in particular are mainly drafted in terms of functional features, also called "means plus function". Such features are to be construed in the context of the data-processing/computer program field, as they are employed to define a controller (80 in figure 1) of the claimed blood processing apparatus.

The Board agrees with the appellant opponent that the limiting effect assigned to such features should be consistent when dealing with different requirements of the EPC.

In the Board's view, on a proper construction the claimed apparatus should be interpreted as adapted to carry out the specified functions. In the present instance, this implies that the controller of the blood processing apparatus, as programmed, is adapted to do so. An unprogrammed, or differently programmed, controller, as is, would simply be unsuitable for carrying out those functions.

Such a construction is in line with the established jurisprudence of the boards of appeal (for example, T 410/96, point 6 of the reasons, and more recently, T 240/11 and T 565/12).

The passage in the Guidelines for Examination in the European Patent Office, F, IV-

4.13

is also consistent with this construction. (...)

In summary, a generic controller does not fall, as such, under the definition of the means defined in claims 1 and 3. A controller specifically programmed to perform the claimed functions does.” [Onderstrepingen A-G]

3.17

HP ’s s.t 6.2.6 citeert bedoelde passage uit de Guidelines:

“Similarly, in the data-processing/computer program field, apparatus features of the means-plus-function type ("means for ...") are interpreted as means adapted to carry out the relevant steps/functions, rather than merely means suitable for carrying them out. In this way novelty is conferred over an unprogrammed or differently programmed dataprocessing apparatus”.

De onderstreepte zin trof ik in 4.13 van hoofdstuk F van de (huidige) Guidelines niet meer aan. Die zin is nu vervangen door:

“For further information on claim formulations commonly used in computer-implemented inventions, see F-IV, 3.9.”

En inderdaad, daar staat in F-IV onder 3.9.1 (onderparagraaf van 3.9 Claims directed to computer-impelmented inventions) :

“In formulation (ii) above33., apparatus features of the means-plus-function type ("means for ...") are interpreted as means adapted to carry out the respective steps/functions, rather than merely means suitable for carrying them out (T 410/96). There is no particular preference of wording among "comprising means for", "adapted to", "configured to" or equivalents. In this way, novelty is conferred over an unprogrammed data processing apparatus or a data processing apparatus programmed to perform a different function”. [Onderstreping A-G]

Wel degelijk ook van belang voor de nieuwheidsvraag dus (ook al staat dit in de Guidelines inderdaad onder “F, Chapter IV – Claims (Art. 84 and formal requirements)” en is het eerste citaat uit 4.13 een subparagraaf van “4. Clarity and interpretation of claims”, zoals DR op zich terecht aankaart), waar bij komt dat de technische kamer van beroep in T 96/12 benadrukt dat consistente benadering moet voorzitten bij beoordeling van de verschillende octrooieringsvereisten. Daar stranden de klachten op.

3.18

Onderdeel 1.2.3 klaagt met in wezen een herhaling van zetten uit onderdelen 1.2.1 en 1.2.2 dat het hof miskent dat de beperking tot een inrichting die is “aangepast” bij means-plus-function conclusies alleen beoogt een ongerechtvaardigd ruime beschermingsomvang in de zin van art. 69 EOV in te dammen. De vraag of een means-plus-fucntion claim voldoende duidelijk is en de vraag naar de beschermingsomvang van zo’n conclusie staat echter los van de vraag wat nieuwheidsschadelijk is voor de verlening van een dergelijke conclusie. Het oordeel van het hof dat een uit de stand van de techniek bekende gegevensdrager/computer nieuwheidsschadelijk is als deze is “aangepast” volgens de configuratie genoemd in de conclusie om de in de conclusie geclaimde stappen/functies uit te voeren is dan ook rechtens onjuist dan wel onbegrijpelijk volgens de klacht. Ook voor een means-plus-function conclusie is ieder bekend product dat geschikt is voor de geclaimde functie, zonder daarvoor in fysieke structuur te zijn aangepast, nieuwheidschadelijk.

3.19

Deze klachten stranden op overeenkomstige gronden als aangegeven bij onderdelen 1.2.1 en 1.2.2. Wanneer een inrichting die niet is aangepast om de specifieke functies van de geclaimde werkwijze uit te voeren niet onder de claim valt, is deze ook niet nieuwheidsschadelijk. Het is onjuist dat ieder voortbrengsel uit de stand van de techniek dat geschikt is voor de geclaimde functie, nieuwheidsschadelijk is, zoals de klacht voorstelt. Bij computer gerelateerde uitvindingen gaat het naar vaste rechtspraak om geschikt én aangepast, zo hebben we gezien.

3.20

Onderdeel 1.2.4 klaagt over ro.v 4.6: het hof miskent dat het gebruik van het woord “geconfigureerd” in conclusie 1 niet betekent dat die geheugeneenheid dus aangepast moet zijn voor de uitoefening van de in de conclusie genoemde functies. Conclusie 1 is geen means-plus-function conclusie, maar een productconclusie waarbij tevens functionele kenmerken worden gebruikt om het onderwerp waarvoor bescherming wordt gevraagd te beschrijven conform art. 84 EOV. Het gebruik van de term “geconfigureerd” betekent niet meer dan dat de geclaimde geheugeneenheid geschikt moet zijn voor de uitoefening van de in de conclusie genoemde functie, ongeacht of die geheugeneenheid daarvoor al dan niet aangepast is.

3.21

Deze klacht mist, zoals uit het voorgaande volgt, om te beginnen al feitelijke grondslag, nu conclusie 1 wel een means-plus-function claim is – althans het hof dat begrijpelijkerwijs zo heeft kunnen begrijpen, hetgeen nota bene zijdens DR ook ten pleidooie in hoger beroep is erkend, vgl. hiervoor in 3.14. Nu de overige klachten op dit onjuiste uitgangspunt voortbouwen, kan dit onderdeel niet tot cassatie leiden.

3.22

Onderdeel 1.3 richt een rechts- en motiveringsklacht tegen de passage uit rov. 4.10 dat “zoals hiervoor reeds overwogen” de in conclusie 1 opgenomen functionele maatregelen (uitsluitend) het structurele kenmerk impliceren dat de geheugeneenheid een opslagveld en twee validatievelden omvat. Ook dit is in wezen een eerdere klacht in een ander jasje.

3.23

Daartoe voert onderdeel 1.3.1 aan dat het hof hier kennelijk doelt op rov. 4.6, maar daarin worden volgens de klacht geen impliciete structurele kenmerken in conclusie 1 gelezen, maar wordt slechts het in de tekst van conclusie 1 beschrevene nader uitgelegd.

3.24

Wat met deze klacht beoogd wordt, is mij niet duidelijk. Het hof heeft in rov. 4.6 overwogen dat conclusie 1 slechts de eis stelt dát er twee geheugenlocaties zijn voor de opslag van foutdetectiecodes (aangeduid als validatievelden) en dát er een geheugenlocatie is voor de opslag van informatie betreffende de cartridge (aangeduid als opslagveld), zonder verdere eisen te stellen ten aanzien van de locatie en de aanwezigheid van andere velden op de geheugeneenheid. Hiermee heeft het hof klaarblijkelijk tot uitdrukking willen brengen dat de functionele kenmerken van conclusie 1 alleen het structurele kenmerk impliceren dat de geheugeneenheid een opslagveld en twee validatievelden omvat. In rov. 4.10 recapituleert het hof dit alleen maar. Daar moet het onderdeel wat mij betreft al op stuklopen.

3.25

Daar komt bij dat ook hier de vraag is welk belang DR bij deze klacht heeft, zoals hiervoor ook al is uitgewerkt in 3.9. Bij s.t 13.2.2 stelt DR immers dat het functionele kenmerk dat de geheugeneenheid de werkwijze van conclusie 7 kan toepassen geen structureel kenmerk impliceert anders dan dat de geheugeneenheid twee geheugenlocaties heeft voor de opslag van foutdetectiecodes en één geheugenlocatie voor de opslag van informatie betreffende de cartridge. In de toelichting op het onderhavige onderdeel (s.t. 14.11) verwijst DR ook naar haar eerdere s.t. passage 13.2.2. Het onderdeel bestrijdt verder niet dat conclusie 1 alleen vereist dat er twee geheugenlocaties zijn voor de opslag van foutdetectiecodes (aangeduid als validatievelden) en dat er een geheugenlocatie is voor de opslag van informatie betreffende de cartridge (aangeduid als opslagveld). Nu DR het zodoende inhoudelijk eens is met het oordeel van het hof op dit punt, zie ik niet welk belang zij heeft bij deze klacht. Ook daarom moet deze klacht worden afgewezen.

3.26

Onderdeel 1.3.2 voert aan onder verwijzing naar onderdeel 1.1.1 dat het hof heeft miskend dat DR heeft betoogd dat het in dit geval gaat om een generiek geheugen dat door de software van de printer / het besturingssysteem na het eerste gebruik wordt ingericht (onder verwijzing naar mva 3.10, 3.13, 3.14 en 3.17). In dat verband kon DR ter zitting ook erkennen dat een leeg c.q. generiek geheugen niet voldoet aan conclusie 1: conclusie 1 tracht immers een fysiek aangepaste geheugeneenheid [te beschermen?], waarvan echter geen sprake is (opnieuw onder verwijzing naar de net vermelde passages mva 3.10, 3.13, 3.14 en 3.17).

3.27

Het hof heeft het hier door DR gestelde niet miskend, maar verworpen in respectievelijk rov. 4.10 en 4.9, zodat deze klacht feitelijke grondslag mist.

3.28

Onderdeel 1.4 klaagt er “in het verlengde van het voorgaande” opnieuw over dat het hof, nu in rov. 4.12 en 4.15, ten onrechte als toets hanteert “geschikt” en “aangepast”. Dit is opnieuw een herhaling van zetten die ook hier niet kan slagen, omdat het hof daarmee een juiste maatstaf hanteert, zoals we al bij herhaling hebben gezien.

3.29

Onderdeel 1.5 klaagt met een rechts- en motiveringsklacht over het oordeel in rov. 4.10 dat het standpunt van DR wordt verworpen dat HP niet heeft gegriefd tegen rov. 4.33 van het rechtbankvonnis.

3.30

Ook deze klachten zie ik geen doel treffen. Grieven zijn alle gronden die de appellant aanvoert ten betoge dat de bestreden uitspraak moet worden vernietigd34.. Aan een grief moet (onder meer) de eis worden gesteld dat deze voor de wederpartij voldoende kenbaar in de procedure naar voren is gebracht35..

3.31

HP heeft bij grieven voor zover van belang voor deze klachten het volgende naar voren gebracht:

“IX SPECIFIEKE GRIEVEN TEGEN HET VONNIS

HP wenst de zaak in volle omvang opnieuw aan het hof voor te leggen. Hieronder zal HP een aantal grieven tegen het vonnis formuleren. In de voorgaande hoofstukken heeft HP ook al een aantal bezwaren tegen het vonnis geformuleerd. Ook deze bezwaren dienen als grieven te worden beschouwd. De grieven zijn dus niet beperkt tot hetgeen hierna is opgenomen. Met deze grieven en de overige in deze memorie geuite bezwaren tegen het vonnis beoogt HP alle overwegingen van de rechtbank in het hoger beroep te betrekken voor zover die ertoe hebben geleid dat de vorderingen van HP zijn afgewezen en de vorderingen van DR zijn toegewezen.

(…)

Hieronder zal HP in meer detail ingaan op r.o. 4.17 t/m 4.35 (zie hiervoor onder iii), waarin de rechtbank overweegt dat conclusie 1 nietig is, en daartegen grieven.

(…)

P. In r.o. 4.32 en r.o. 4.33 komt het duidelijkst naar voren dat de rechtbank de verkeerde test voor nieuwheid heeft aangelegd. Uit het vonnis en in het bijzonder deze rechtsoverwegingen blijkt dat de rechtbank de verschillende kenmerken van conclusie 1 ten onrechte in isolatie heeft gelezen en ook deels ten onrechte heeft weggeredeneerd. Volgens de rechtspraak van de TKB moet conclusie 1 in zijn geheel worden beschouwd en geldt voor de conclusie als geheel de volgende test: is de cartridge uit de stand van de techniek (de Paulsen-cartridge), wanneer die in een printer wordt gebruikt in overeenstemming met de leer van het octrooi, d.w.z. in tenminste twee validatievelden worden afwisselend foutdetectiecodes opgeslagen, in staat hetzelfde effect te bereiken als geopenbaard in het octrooi, namelijk foutdetectie in de zin van het octrooi. Indien dat niet het geval is – en dat is niet het geval, want de Paulsen-cartridge heeft bijvoorbeeld geen mogelijkheid om de tweede foutdetectiecode op te slaan – dan is conclusie 1 nieuw ten opzichte van de cartridge uit de stand van de techniek. Vgl. de TKB in T 0132/02, r.o. 7, par. 2 (…)”

3.32

Dat HP hiermee griefde tegen de met name genoemde rov. 4.33 van de rechtbank, lijkt mij evident, althans voldoende kenbaar, gelet op de opbouw van de grieven en de onder P door HP genoemde volgens haar juiste test voor nieuwheid, hetgeen ook DR redelijkerwijs heeft moeten begrijpen – althans is zo’n oordeel van het hof – overigens aan het hof als feitenrechter voorbehouden en in cassatie maar beperkt toetsbaar36.- bepaald niet onbegrijpelijk.

3.33

Onderdeel 1.6 richt een motiveringsklacht tegen de passage uit rov. 4.10 dat DR zou hebben erkend dat een leeg geheugen niet voldoet aan conclusie 1 omdat het geheugen zodanig dient te zijn geformatteerd dat er tenminste drie velden zijn. Dit staat volgens de klacht niet in pleitnotities en is in herinnering van DR ’s advocaat ook niet gezegd.

3.34

De klacht faalt. In het zittingsp-v staat dat DR ’s advocaat dit ten pleidooie in appel wel heeft gezegd: “U houdt mij voor dat Paulsen en het octrooi fysiek een gelijke layout hebben in die zin dat ze allebei velden hebben. U vraagt of het standpunt van Digital Revolution is dat een volledig leeg geheugen geschikt is. Zoals in de MvA uiteen is gezet: er worden geen virtuele gipswandjes geplaatst. Er moet wel een geheugen zijn dat zo is geformatteerd dat er tenminste drie velden zijn.”

3.35

Ten overvloede hierover nog dit: bij s.t. 15.2 stelt DR dat zij ter zitting niet heeft erkend dat de vereiste aanwezigheid van drie velden de aanwezigheid van virtuele gipswandjes impliciet een fysiek, structureel kenmerk van conclusie 1 definieert. Dat DR dát zou hebben erkend, is door het hof ook niet geoordeeld. Deze (overigens tardieve) klacht mist zodoende ook feitelijke grondslag.

3.36

Onderdeel 1.7 is een louter voortbouwende klacht over rov. 4.4 tot en met 4.18, die evenmin slaagt.

Onderdeel 2: conclusie 7

3.37

Onderdeel 2.1 richt zich tegen rov. 4.24, waarin het hof overweegt dat onbestreden is dat de werkwijze van conclusie 7 niet wordt geopenbaard in Paulsen of elders in de stand van de techniek, zodat die conclusie nieuw is. De motiveringsklacht is dat gelet op de bestrijding door DR van de nieuwheid van conclusie 7 bij mva 10.8-10.10 zonder nadere toelichting niet is te begrijpen dat de nieuwheid niet is betwist. Als bedoeld zou zijn: onvoldoende betwist, dan is dat ook niet begrijpelijk en ook onjuist omdat dan een te zware maatstaf voor gemotiveerde betwisting bedoeld in art. 149 Rv is aangelegd. Bovendien is onbegrijpelijk op welke grond het hof, nadat het conclusie 1 nietig oordeelt wegens gebrek aan nieuwheid, vervolgens conclusie 7 wel als nieuw bestempelt. Zowel HP als DR stellen zich op het standpunt dat de argumenten die worden aangevoerd voor de geldigheid van conclusie 1 ook opgaan voor conclusie 7. HP heeft –terecht – gesteld dat conclusie 7 feitelijk hetzelfde claimt als conclusie 1 (mvg 108) en DR heeft in reactie hierop gesteld dat dit betekent dat conclusie 7 evenmin nieuw is.

3.38

Deze klacht treft volgens mij ook geen doel. Het doet een beetje denken aan onderdeel 1 van het principale cassatieberoep. Er is geen één-op-één-relatie tussen voortbrengselconclusie 1 en werkwijzeconclusie 7 voor wat betreft nieuwheid, zo hebben we gezien. Bij de behandeling van het principaal beroep zagen we dat conclusie 1 niet nieuw werd geoordeeld, want geanticipeerd door Paulsen, in combinatie met het oordeel dat conclusie 7 wel nieuw was (en niet geanticipeerd door Paulsen, dat een hele andere werkwijze openbaart). HP doet in het principaal beroep een volgens mij tevergeefs (verkapt) beroep op parallelliteit (omdat de werkwijzeconclusie nieuw is, moet de voortbrengselconclusie dat ook wel zijn). DR probeert hier iets vergelijkbaars te doen met de werkwijzeconclusie (omdat de voortbrengselconclusie niet nieuw is, moet de werkwijzeconclusie dat ook wel zijn). Maar zo eenvoudig is het niet.

3.39

Door DR is in de aangegeven MvA vindplaatsen samengevat weergegeven het volgende gesteld:

 Conclusie 1 is niet nieuw. Bij mvg 108 stelt HP dat voor conclusie 7 hetzelfde kan worden geconcludeerd. Dat brengt met zich dat conclusie 7 evenmin nieuw is (mva 10.8-10.9).

 Wat HP stelt ter onderbouwing van de gepretendeerde nieuwheid van werkwijzeconclusie 7 is beperkt tot de functie c.q. eigenschappen van in verschillende werkwijze-stappen te genereren dan wel weg te schrijven gegevens: data of foutdetectiecodes inzake die data. Het spreekt voor zich dat dergelijke eigenschappen of functies van de gegevens die door een werkwijze worden gegenereerd of opgeslagen, slechts zien op de functie van die gegevens en niet met zich brengen dat de uit Paulsen bekende werkwijze bestaande uit het achtereenvolgens opslaan van verschillende gegevens in verschillende geheugenvelden wordt aangepast (mva 10.10).

 Dit brengt met zich dat evenzeer geconcludeerd moet worden dat de in Paulsen beschreven werkwijze voor het achtereenvolgens opslaan van verschillende gegevens in verschillende velden EP 617 volledig anticipeert. Dat sluit ook aan bij het oordeel van de Examiner dat conclusie 7 niet nieuw is (mva 10.11).

3.40

Dat lijkt een inhoudelijke betwisting van de nieuwheid van werkwijzeconclusie 7 door DR , maar dat kan bij close reading van rov. 4.24 toch niet tot cassatie leiden volgens mij. Het hof stelt in rov. 4.24 namelijk uitdrukkelijk voorop dat conclusie 7 de “hiervoor in 4.1 [bedoeld zal zijn: 4.2 A-G] kort beschreven werkwijze onder bescherming stelt” en oordeelt vervolgens dat onbestreden is dat die werkwijze niet wordt geopenbaard in Paulsen of in enig ander tot de stand van de techniek behorend document. Door DR is in de aangegeven vindplaatsen de nieuwheid van de door conclusie 7 onder bescherming gestelde werkwijze beschreven als “beperkt tot de functie c.q. eigenschappen van in verschillende werkwijze stappen te generen dan wel weg te schrijven gegevens”. Het hof is er echter vanuit gegaan dat in conclusie 7 de werkwijze als hiervoor omschreven (nl. in rov. 4.2) onder bescherming is gesteld en dat is meer dan alleen “het achtereenvolgens opslaan van verschillende gegevens in verschillende velden”, namelijk: het op de omschreven specifieke wijze en volgorde achtereenvolgens opslaan van verschillende gegevens in verschillende velden. Dat ten aanzien van díe werkwijze door DR is aangevoerd dat deze wordt geopenbaard door Paulsen of door enig ander tot de stand van de techniek behorend document, blijkt niet uit de aangehaalde vindplaatsen. Aldus bezien is het oordeel van het hof niet onbegrijpelijk.

3.41

Bovendien heeft DR er – terecht – op gewezen dat door HP is gesteld dat conclusie 7 in feite hetzelfde claimt als conclusie 1 en dat, nu volgens haar conclusie 1 nieuw is, dat ook voor conclusie 7 geldt (mvg 108). DR heeft in reactie op deze stellingname gesteld dat omdat conclusie 1 niet nieuw is en HP stelt dat voor conclusie 7 hetzelfde kan worden geconcludeerd als voor conclusie 1, conclusie 7 evenmin nieuw is (mva 10.8-10.9). Volgens het onderdeel maakt deze stellingname van partijen het oordeel onbegrijpelijk dat conclusie 1 niet nieuw is, maar conclusie 7 wel. HP heeft in cassatie betoogd dat het juist omgekeerd zit: omdat conclusie 7 nieuw is, is conclusie 1 dat ook (vgl. s.t. HP 3.4.7 en 7.1.3; vgl ook principaal cassatiemiddelonderdeel 1). Geen van partijen heeft in cassatie echter een klacht gericht tegen beide oordelen van het hof (dus: het oordeel dat conclusie 1 niet nieuw is én het oordeel dat conclusie 7 dat wel is) en geklaagd dat die oordelen innerlijk tegenstrijdig zijn37., omdat wat voor conclusie 1 geldt ook voor conclusie 7 geldt, of omgekeerd (hetgeen overigens geen kans van slagen zou hebben, gelet op de m.i. juiste visie van het hof op de geldigheid van conclusies 1 en 7 van EP 617 ).

3.42

Onderdeel 2.2 richt zich tegen de verwerping in rov. 4.24 van de stelling dat in de beschrijving van het octrooi geen probleem wordt beschreven dat door de werkwijze van conclusie 7 wordt opgelost, zodat niet kan worden vastgesteld wat het technisch effect is dat met deze werkwijze wordt bereikt en dat daarom inventiviteit ontbreekt. Het hof heeft deze stelling verworpen met de motivering dat het door een uitvinding opgelost probleem en het bereikte technisch effect niet met zoveel woorden in een octrooibeschrijving hoeven te zijn vermeld, maar dat voldoende is dat de gemiddelde vakman, gebruik makend van zijn algemene vakkennis, bij lezing daarvan ten tijde van de prioriteitsdatum het objectieve probleem dat door de geclaimde uitvinding wordt opgelost en daarmee het technisch effect dat met de geclaimde maatregelen wordt bereikt, kan vaststellen. Volgens het onderdeel is die overweging rechtens onjuist, onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd in het licht van de door DR betrokken stellingen.

3.43

Onderdeel 2.2.1 klaagt dat, anders dan het hof in rov. 4.24 oordeelt, de stelling van DR niet was dat door een octrooi op straffe van het ontbreken van inventiviteit (i) in de beschrijving van het octrooi een probleem dient te worden beschreven dat door de werkwijze van conclusie 7 moet worden opgelost en (ii) dat bij het ontbreken daarvan niet kan worden vastgesteld wat het technisch effect is dat door de werkwijze wordt bereikt, noch (iii) dat daarom inventiviteit ontbreekt. De stelling was dat (i) indien een octrooi in de beschrijving niet aangeeft welk probleem wordt opgelost, (ii) het technisch effect dat met de werkwijze wordt beoogd dus evenzeer onduidelijk is en (iii) de inventiviteit van de uitvinding zich niet goed laat vaststellen zodat (iv) al die onduidelijkheid ten nadele van de octrooihouder moet worden uitgelegd (onder verwijzing naar cva 6.1, plta EA 7.8 en mva 11.2). Op deze stellingname heeft het hof niet deugdelijk gerespondeerd.

3.44

Ook deze klacht is volgens mij tevergeefs. Bij mva 11.2 heeft DR het volgende gesteld:

“Geen duidelijke probleemstelling. Zoals in eerste aanleg aangevoerd, maakt de beschrijving van EP 617 niet duidelijk welk probleem EP 617 beoogt op te lossen en evenmin in welke mate die oplossing al dan niet voor de hand liggend is, dan wel überhaupt gerealiseerd wordt. Dat wordt ook duidelijk bij lezing van wat HP dienaangaande stelt in de memorie van grieven, aangezien dat niet is terug te vinden in of terug te voeren op de beschrijving van EP 617 . Deze onduidelijkheid van EP 617 inzake de gepretendeerde inventieve bijdrage die EP 617 aan de stand van de techniek zou leveren is een omstandigheid die met name ook bij de beoordeling van de uitvindingshoogte aan de octrooihouder dient te worden aangerekend en in diens nadeel dient te worden uitgelegd.”

3.45

Het hof heeft in reactie op deze stellingname in rov. 4.24 overwogen dat (i) het door een uitvinding opgeloste probleem en bereikte technische effect niet met zoveel woorden in de octrooibeschrijving hoeven te zijn vermeld en (ii) voldoende is dat de gemiddelde vakman gebruik makend van zijn algemene vakkennis, bij lezing daarvan ten tijde van de prioriteitsdatum het objectieve probleem dat door de geclaimde uitvinding wordt opgelost en daarmee het technisch effect dat met de geclaimde maatregelen wordt bereikt, kan vaststellen. Vervolgens heeft het hof in rov. 4.25 – dat in cassatie niet wordt bestreden door DR – overwogen dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum van het octrooi zou begrijpen dat het doel en technisch effect van de door conclusie 7 onder bescherming gestelde werkwijze is dat wanneer de overdracht van nieuwe gegevens of een nieuwe foutdetectiecode niet slaagt, de in het opslagdeel opgeslagen oude gegevens kunnen worden gevalideerd met de oude foutdetectiecode en dat het belang daarvan is dat wordt voorkomen dat de cartridge bij een verstoring van een gegevensoverdracht onbruikbaar wordt. Het hof deelt dus niet het standpunt van DR dat het technisch effect van de werkwijze onduidelijk is en heeft genoemd standpunt deugdelijk verworpen.

3.46

Onderdeel 2.2.2 klaagt dat rov. 4.24 van een onjuiste rechtsopvatting getuigt. Art. 78(1)(b) EOV geeft aan dat een van de vereisten waaraan een Europese octrooiaanvrage moet voldoen is dat de aanvrage een beschrijving van de uitvinding bevat. De beschrijving van een uitvinding vereist dat zowel (i) het op te lossen probleem als (ii) de oplossing daarvan in de aanvrage wordt beschreven, aangezien anders de vereiste beschrijving van de uitvinding ontbreekt. Dit moet dus ook met zoveel woorden in de octrooibeschrijving zijn vermeld en niet voldoende is dat de gemiddelde vakman het probleem en de oplossing kan vaststellen. Van een beschrijving is pas sprake als de uitvinding wordt uiteengezet of uit de doeken wordt gedaan. De uitvinding hoeft op grond van art. 78 EOV niet op basis van de aanvrage te kunnen worden vastgesteld, maar wel moet de uitvinding in de aanvrage worden beschreven. Dit alles heeft het hof miskend.

3.47

Ook deze klacht zie ik geen doel treffen. Art. 78 lid 1 sub b EOV bepaalt dat een Europese octrooiaanvrage een beschrijving van de uitvinding moet bevatten. Dit is een van de voorwaarden waaraan een octrooiaanvrage moet voldoen. Het hof beoordeelt in de rov. 4.24 echter niet of de aanvrage aan de voorwaarden uit art. 78 EOV voldoet, maar of inventiviteit ontbreekt, omdat, zoals DR stelt, de onduidelijkheid van EP 617 inzake de gepretendeerde inventieve bijdrage die EP 617 aan de stand van de techniek zou leveren een omstandigheid is die bij het beoordelen van de inventiviteit in het nadeel van de octrooihouder moet worden uitgelegd. Dat het hof in dat kader een onjuiste toets heeft aangelegd, betoogt het onderdeel niet. Integendeel: bij s.t. 16.2 stelt zij juist dat de toets die het hof in rov. 4.24 aanlegt neerkomt op de octrooirechtelijke inventiviteitstoets.

3.48

Onderdeel 2.3 is gericht tegen rov. 4.26, waarin het hof overweegt dat het doel van de in Paulsen beschreven werkwijze hetzelfde is als in EP 617 , maar dat doel bij Paulsen op een andere, veel omslachtigere wijze (meer stappen omvattend en daarmee langzamer en foutgevoeliger) wordt bereikt, namelijk door het maken van een back-up van de overgedragen gegevens en dat die werkwijze wezenlijk afwijkt van de “ping-pong” werkwijze uit conclusie 7 (het alternerend opslaan van een foutdetectiecode op twee validatievelden en behoud van de oude code voor het geval de gegevensoverdracht wordt verstoord). Volgens het onderdeel is dit oordeel rechtens onjuist, althans onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd.

3.49

Daartoe voert onderdeel 2.3.1 aan dat het hof zich schuldig maakt aan een verboden aanvulling van feiten en/of buiten het partijdebat treedt, terwijl bovendien onbegrijpelijk is op welke grond het hof tot de vaststelling komt dat de in Paulsen beschreven werkwijze hetzelfde doel heeft als de werkwijze van conclusie 7, maar dat dit doel in Paulsen op een veel omslachtiger wijze wordt bereikt en de werkwijze van Paulsen langzamer en foutgevoeliger is. HP heeft niet gesteld dat Paulsen, doordat Paulsen vijf schrijfacties omvat ten opzichte van twee voor EP 617 , “langzamer en foutgevoeliger” zou zijn. Ook blijkt uit EP 617 niet dat het probleem van de stand van de techniek zou zijn dat bekende werkwijzen “langzamer en foutgevoeliger” zijn. Het hof gaat dan ook uit van een onjuiste rechtsopvatting, omdat het heeft miskend dat een octrooi dient aan te geven waarin het inventieve van de geclaimde vinding gelegen is, althans dat bij gebreke daarvan dit in het nadeel van de octrooihouder moet worden uitgelegd.

3.50

Deze klachten missen met uitzondering van het element “langzamer en foutgevoeliger” feitelijke grondslag in de bestreden uitspraak, omdat HP het overige aldus door het hof samengevatte betoog wel heeft gevoerd. In de MvG heeft HP in hfst. IV de leer van Paulsen beschreven en daartoe, samengevat weergegeven, het volgende gesteld. Nieuwe gegevens worden in meerdere stappen naar het geheugen van de cartridge geschreven (mvg 86). Aangezien het Transaction Record onvoldoende ruimte heeft (slechts twee velden) voor het opslaan van gegevens, kunnen niet alle gegevens in het opslagdeel in één keer worden vervangen. Daarom wordt de foutdetectiecode in het veld New Parity berekend over de nieuwe gegevens in het Transaction Record en de oude, niet te vervangen, gegevens uit het opslagdeel (mvg 87). Vervolgens wordt de waarde van de vlag in het veld N-5 omgezet. Hierdoor detecteert de printer dat er nieuwe gegevens in het Transaction Record zijn opgeslagen (mvg 88). Vervolgens worden de nieuwe gegevens nogmaals naar het geheugen van de cartridge geschreven, maar nu naar het opslagdeel zelf. Tenslotte wordt de foutdetectiecode die overeenkomt met de foutdetectiecode in het veld New Parity op N-3 geschreven naar het veld Parity op N-6 en wordt de vlag in het veld N-5 weer omgezet. In Paulsen zijn niet minder dan vijf stappen nodig voor het wegschrijven van (slechts een gedeelte van de) gegevens. In EP 617 zijn dat er slechts twee. Het gebruik van het geheugen volgens Paulsen heeft dan ook een nadelig effect op de levensduur van het geheugen t.o.v. EP 617 omdat Paulsen meer schrijfacties vraagt (mvg 89).

3.51

Hieruit volgt dat door HP wél is gesteld dat, nu de werkwijze van Paulsen meer stappen omvat dan EP 617 , de werkwijze van Paulsen anders en meer omslachtig is dan de werkwijze van EP 617 , zoals ook het hof heeft vastgesteld. Als voordeel van EP 617 ten opzichte van Paulsen heeft HP genoemd dat de levensduur van het geheugen langer is. Dat HP heeft gesteld dat de werkwijze van Paulsen langzamer en foutgevoeliger is, heb ik in het procesdossier niet terug kunnen vinden.

3.52

Of het hof deze – op zich nogal voor de hand liggende – gevolgtrekking uit de stellingname van HP had mogen afleiden, kan in het midden worden gelaten, omdat de klachten uit het onderdeel niet tot cassatie kunnen leiden. De vaststelling door het hof dat de werkwijze van Paulsen langzamer en foutgevoeliger is betreft immers geen dragend onderdeel van de beslissing. Kern daarvan is dat EP 617 en Paulsen hetzelfde doel hebben, maar dat doel ieder door middel van een wezenlijk andere werkwijze bereiken en dat de werkwijze uit Paulsen omslachtiger is. Daar ketsen deze klachten op af.

3.53

Onderdeel 2.3.2 bevat een klacht voor zover het hof tot de vaststelling komt dat Paulsen langzamer en foutgevoeliger zou zijn door het maken van een back-up van de overgedragen gegevens. Het hof is daarmee dan buiten het partijdebat getreden en heeft bovendien miskend dat ook dit niet in EP 617 als probleem van de stand van de techniek is aangegeven. Op welke grond het hof tot deze vaststelling komt is dus onduidelijk en onbegrijpelijk.

3.54

Deze klacht stuit af op hetgeen bij de bespreking van het vorige onderdeel is opgemerkt.

3.55

Onderdeel 2.3.3 klaagt dat (gelet op art. 149 Rv) rechtens onjuist, onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd is de vaststelling dat de werkwijze van Paulsen wezenlijk afwijkt van de “ping-pong” werkwijze volgens conclusie 1. Dit omdat DR het volgende heeft gesteld. Paulsen openbaart twee parity-velden, oftewel twee validatievelden in de zin van EP 617 . Dit brengt met zich dat conclusie 1 niet nieuw is en hetzelfde geldt voor conclusie 7 (onder verwijzing naar mva 10.7.3 en 10.9). HP stelt alleen dat de werkwijze van conclusie 7 nieuw is ten opzichte van Paulsen vanwege de functie van de achtereenvolgens opgeslagen gegevens. Dat doet echter niet af aan het feit dat de uit Paulsen bekende werkwijze bestaat uit het achtereenvolgens opslaan van verschillende gegevens in verschillende geheugenvelden niet “wordt aangepast” (onder verwijzing naar mva 10.10). Dit alles is ook vooropgesteld ten aanzien van de inventiviteit van conclusie 7 (mva 11.3). Per saldo bestaat er geen wezenlijk verschil tussen de werkwijze van Paulsen en conclusie 7, omdat ook in Paulsen sprake is van het alternerend opslaan van foutdetectiecodes in de velden N-6 Parity en N-3 New Parity (mva 11.5).

3.56

Dát de in Paulsen beschreven werkwijze afwijkt van de werkwijze als beschreven in EP 617 , staat in cassatie vast (rov. 4.12 en rov. 4.26, tweede volzin). De vraag is dus of het hof tot het oordeel had kunnen komen dat de werkwijze van Paulsen wezenlijk afwijkt van de ping-pong werkwijze volgens conclusie 7. Daarbij is de ping-pong werkwijze door het hof beschreven als het alternerend opslaan van een nieuwe foutdetectiecode op twee validatievelden en behoud van de oude code voor het geval de gegevensoverdracht wordt verstoord (rov. 4.26, in zoverre in cassatie onbestreden). De werkwijze van Paulsen is door het hof beschreven als het eerst wegschrijven van een foutdetectiecode in het New Parity veld en het daarna wegschrijven van diezelfde foutdetectiecode in het Parity veld, waarbij bij een storing bij de opslag van nieuwe gegevens dient te worden teruggevallen op de in het Transaction Record vooraf opgeslagen back-up van de overgedragen gegevens (rov. 4.12 en rov. 4.26, (in zoverre) in cassatie onbestreden). Het oordeel van het hof, op basis van een vergelijking van deze werkwijzen, dat de werkwijze van Paulsen wezenlijk afwijkt van de ping-pong werkwijze volgens conclusie 7, is in hoge mate feitelijk (berustend op uitleg van Paulsen en EP 617 ) en als zodanig niet in cassatie toetsbaar en kan bepaald niet worden aangemerkt als onbegrijpelijk. Daar stuit het onderdeel op af.

3.57

Onderdeel 2.4 richt zich tegen rov. 4.28, waarin het hof heeft overwogen dat voorbij dient te worden gegaan aan de stelling van DR dat de “ping-pong” werkwijze volgens conclusie 7 op de prioriteitsdatum tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman (een specialist op het gebied van ICT) behoorde, nu enige onderbouwing van deze stelling ontbreekt, ook na gemotiveerde betwisting door HP , en DR op dit punt geen bewijsaanbod heeft gedaan. Volgens het onderdeel getuigt dit oordeel van een onjuiste rechtsopvatting, althans is het onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd.

3.58

Onderdeel 2.4.1 klaagt dat het oordeel dat genoemde stelling van DR onvoldoende is onderbouwd, gelet op art. 149 Rv, rechtens onjuist en bovendien volstrekt onbegrijpelijk is. DR heeft uitdrukkelijk aangegeven dat de ping-pong werkwijze tot de stand van de techniek behoort (onder verwijzing naar mva 11.7, cva 17 en onder plta EA 6.5). DR heeft gesteld, onderbouwd en zelfs bewezen met behulp van (i) de Wikipedia-pagina (http://en.wikipedia.org/wiki/Ping-pong_scheme, (ii) de verwijzing naar het handboek van Gray en Reuter uit 1992 (Transaction processing: concepts and techniques), (iii) de IBM-octrooiaanvrage uit 1991 en (iv) de Ericsson-octrooiaanvrage uit 2001 dat een ping-pong werkwijze niet alleen (a) tot de voor EP 617 relevante stand van de techniek behoort, gelet op beide octrooiaanvragen, maar ook (b) tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman behoort, gelet op het handboek uit 1992 en de Wikipedia-pagina.

3.59

Deze klacht faalt, omdat uit bestudering van het partijdebat op dit punt het volgende blijkt. In rov. 4.28 beoordeelt het hof alleen of DR ’s stelling juist is dat de ping-pong werkwijze tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman behoort. Volgens het onderdeel heeft DR dat onderbouwd met verwijzing naar de onder (i) genoemde Wikipedia-pagina en het onder (ii) genoemde handboek. Die verwijzing is, voor wat betreft de in het onderdeel aangehaalde vindplaatsen, alleen terug te vinden in cva 17.4. Bij mva 11.7 is door DR , onder verwijzing naar plta EA 6.5 en cva 17, alleen bloot gesteld dat het in conclusie 1 geclaimde voortbrengsel niet inventief is omdat dit voor de vakman op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Ook in de plta EA 6.5 is onder verwijzing naar cva 17.4 slechts bloot gesteld dat de ping-pong werkwijze een voor de vakman bekende en voor de hand liggende methode is om (verificatie)data opeenvolgend weg te schrijven. Het betoog bij cva 17.4 is door HP gemotiveerd betwist: bij cva rec 9.7 heeft zij aangevoerd dat van de Wikipedia-pagina onduidelijk is of de geciteerde inhoud dateert van voor de prioriteitsdatum en dat van het handboek geen stukken zijn overgelegd, terwijl zij bij cva rec 9.8 en 9.9 ook inhoudelijk heeft betwist dat de verwijzing relevant is (niets te maken met de ping-pong werkwijze volgens het octrooi). Daar is door DR niet op teruggekomen. Dat het hof gelet op de summiere stellingname van DR en de gemotiveerde betwisting door HP dan oordeelt dat – in het licht van de betwisting van HP – onvoldoende onderbouwing is gegeven aan deze stelling van DR , is onbegrijpelijk noch onjuist.

3.60

Onderdeel 2.4.2 klaagt dat dat DR ook gesteld heeft dat de werkwijze van conclusie 7 van EP 617 niet meer is dan een voor de hand liggende combinatie van Paulsen en de algemeen bekende en tot de stand van de techniek behorende ping-pong werkwijze c.q. de oude volkswijsheid dat men oude schoenen niet moet weggooien voor men nieuwe heeft (mva 11.5). Ook tegen deze achtergrond is volgens de klacht onvoldoende gemotiveerd en onbegrijpelijk dat en waarom het hof in rov. 4.28 aan deze stellingname van DR voorbijgaat.

3.61

Het hof heeft de stelling van DR dat de werkwijze volgens conclusie 7 voor de gemiddelde vakman op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit Paulsen in combinatie met een ander document uit de stand van de techniek in rov. 4.27 verworpen. Dat het hof deze stelling niet bij de beoordeling in rov. 4.28 van de vraag of de ping-pong werkwijze op de prioriteitsdatum tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman behoorde betrekt, lijkt mij niet onbegrijpelijk en voor het overige stuit deze klacht af op hetgeen bij de behandeling van het vorige onderdeel naar voren is gebracht.

3.62

Onderdeel 2.5 is gericht tegen rov. 4.27, waarin het hof het standpunt van DR verwerpt dat de werkwijze van conclusie 7 voor de gemiddelde vakman op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit Paulsen in combinatie met een ander document uit de stand van de techniek, omdat het technisch gebied van de documenten waarop DR zich beroept, te weten een muziekcomputersysteem en een telecommunicatiesysteem, te ver verwijderd is van onderhavig technisch gebied en de gemiddelde vakman bij zijn zoektocht naar een oplossing voor het probleem waarvoor hij zich gesteld ziet dus niet op deze documenten zou stuiten en in elk geval daarvan geen kennis zal nemen, zoals door HP is aangevoerd en door DR vervolgens onvoldoende is weersproken volgens het hof. Volgens het onderdeel getuigt dit oordeel van een onjuiste rechtsopvatting, althans is het onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd.

3.63

Onderdeel 2.5.1 voert aan dat DR bij mva 11.5 heeft aangevoerd dat EP 617 een voor de hand liggende combinatie is van de ping-pong werkwijze indien andere documenten als uitgangspunt worden genomen, zoals de Examiner terecht constateerde en door HP in de verleningsprocedure niet inhoudelijk is weerlegd. Deze andere documenten betreffen de documenten waar de Examiner naar verwees en die in het European Search Rapport (prod. 5 DR ) zijn gedefinieerd als D1 tot en met D4. Als D1 en als meest nabije stand van de techniek werd door de Examiner gelabeld het Europese octrooi EP 1316428 van Seiko Epson en de Examiner oordeelde vervolgens dat de conclusies van EP 617 niet nieuw waren (mva 10.5.3). Op welke grond het hof vaststelt dat de “andere documenten” een muziekcomputersysteem dan wel een telecommunicatiesysteem zouden betreffen is onduidelijk en onbegrijpelijk, nu D1 een printer en printeronderdelen betreft. Ditzelfde geldt voor D2-D4.

3.64

Het hof heeft in rov. 4.27 niet gespecificeerd op welke “andere documenten” het doelt. Dat is op zich begrijpelijk, omdat DR in de in cassatie ingeroepen vindplaats, mva 11.5, het zelf ook alleen heeft over “andere documenten” [onderstreping A-G]:

“Bovendien geldt deze gevolgtrekking [sc. dat wanneer Paulsen als meest nabije stand van de techniek wordt gebruikt bij de problem-solution-approach, dit tot de slotsom leidt dat EP 617 niet inventief is, A-G] ook indien andere documenten als uitgangspunt worden genomen, zoals de Europese Examiner terecht constateerde en door HP in de verleningsprocedure niet inhoudelijk is weerlegd.”

Zodoende lijkt wel duidelijk dat het hof hier respondeert op het standpunt van DR dat de werkwijze volgens conclusie 7 voor de gemiddelde vakman op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit Paulsen in combinatie met een ander document uit de stand van de techniek. Bij mva 11.5 heeft DR , voor zover hier relevant, gesteld dat toepassing van de problem-solution-approach leidt tot de conclusie dat EP 617 niet inventief is indien wordt uitgegaan van Paulsen als de meest nabije stand van de techniek, maar ook als andere documenten als uitgangspunt worden genomen, zoals volgens DR de Examiner terecht constateerde en door HP in de verleningsprocedure niet inhoudelijk zou zijn weerlegd.

3.65

Uit deze stellingname van DR kan worden afgeleid dat zij zich (mede) beroept op de documenten die de Examiner tot uitgangspunt heeft genomen. Uit de European Search Opinion van 8 juni 2010 (prod. 5 bij cva) blijkt dat het daarbij gaat om EP 1 316 428 A1 van 4 juni 2003 (D1), EP 1 767 369 A2 van 28 maart 2007 (D2), EP 1 389 528 A1 van 18 februari 2004 (D3) en WO 2005/094455 A2 van 13 oktober 2005 (D4). Uit die European Search Opinion blijkt verder dat D1 onder meer openbaart een “replaceable printing component” (vgl. ook prod. 6 bij cva). Ook D2-D4 hebben betrekking op printer(cartridge)s (zie prod. 7-9 cva). Het oordeel van het hof dat DR zich heeft beroepen op documenten die zien op een muziekcomputersysteem en een telecommunicatiesysteem is dan ook, zonder nadere toelichting die ontbreekt, op zich onbegrijpelijk.

3.66

Het hof heeft hier waarschijnlijk, gelet op het feit dat het hof spreekt over het technisch gebied van een muziekcomputersysteem en een telecommunicatiesysteem, het oog gehad op de als prods. 18 en 19 door DR overgelegde stukken. Op deze stukken heeft DR zich beroepen bij cva 17.5 ter onderbouwing van de stelling dat de ping-pong werkwijze in de software-industrie gebruikelijk en bekend is. Die stelling bespreekt het hof in rov. 4.28. Waarom het hof deze stukken aanhaalt in rov. 4.27, waar het beoordeelt of de werkwijze volgens conclusie 7 voor de gemiddelde vakman op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit Paulsen in combinatie met een ander document uit de stand van de techniek, is onduidelijk. Daar lijkt de klacht terecht de vinger op te leggen.

3.67

Dit lijkt er bij eerste beschouwing dan ook toe te leiden de motiveringsklacht gegrond te achten. HP heeft hier bij s.t. 7.5.2 evenwel tegen in gebracht dat de ingeroepen stelling bij mva 11.5 (welke passage over inventiviteit gaat) onder verwijzing naar mva 10.5.3 (waar het over nieuwheid gaat) en het printeroctrooi van Seiko Epson geen deel uitmaakt van de inventiviteitsaanval van DR, omdat de stelling bij mva 10.5.3 is betrokken in de nieuwheidsaanval. Daarop is bij dupliek in cassatie door DR niet gerespondeerd voor zover ik kan zien. En hier zit bepaald ook iets in. De Examiner (prod. 5 DR ) heeft D1-D4 inderdaad ook alleen gehanteerd om de werkwijzeconclusie (toen nog conclusie 8, hiervoor met oorspronkelijke conclusie 9 weergegeven in vt. 8) niet nieuw te bestempelen (onder 3 “The same applies for independent claims 8 and 14”, waaraan onder 2 voorafgaat: “Consequently all features of claim 1 are known from this document [sc. D1 van Seiko Epson, A-G] and therefore the present application does not meet the requirements of Articles 52(1) and 54(1) and (2) EPC because the subject-matter of claim 1 is not new.”; ook in 4 en 5 van het rapport is sprake van niet-nieuwheid van werkwijzeconclusie 8). Het rapport van de Examiner vindt de aanvrage ook niet inventief, maar construeert dat alleen voor conclusies 2-7, 9-13 en 15 aan de hand van D1 onder 6 van het rapport, niet van (toen nog) conclusie 8.

3.68

In deze nadere lezing zou het hof dan bij de inventiviteitsbeoordeling van conclusie 7 dit ook buiten beschouwing hebben kunnen laten (omdat de betreffende argumentatie niet in de sleutel van de inventiviteitsaanval stond, maar als niet-nieuwheidsargument is gebruikt door DR ) en ontbeert DR belang bij deze klacht – wat er verder zij van de onbegrijpelijke verwijzing naar het technisch gebied van een muziekcomputersysteem en een telecommunicatiesysteem.

3.69

Dit is, toegegeven, nogal subtiel, maar niettemin een beslispunt voor Uw Raad of dit net wel of net niet door de beugel kan. Ik houd het (net) op het eerste (dus: geen belang bij deze klacht), maar daar kan geredelijk anders over worden geoordeeld. In dat andere geval zou de motiveringsklacht hier wel slagen. Voor een deel van de hierna te bespreken vervolgklachten uit 2.5.2-2.5.4 geldt in wezen hetzelfde.

3.70

Onderdeel 2.5.2 klaagt dat onduidelijk en onbegrijpelijk is op grond waarvan het hof oordeelt dat het technisch gebied van de andere documenten ter ver verwijderd van het onderhavige technisch gebied zou zijn, nu deze documenten betrekking hebben op printers en cartridges en ook – meer specifiek – op kwaliteits- en foutdetectie-aspecten daarvan. Als deze documenten al betrekking zouden hebben op muziekcomputersystemen en telecommunicatiesystemen dan valt evenmin in te zien waarom deze documenten een te ver verwijderd technisch gebied zouden betreffen. De gemiddelde vakman is immers een specialist op het gebied van ICT (rov. 4.28). ICT staat voor Informatie en Communicatie Technologie. Muziekcomputersystemen en telecommunicatiesystemen behoren dus tot het vakgebied van deze vakman.

3.71

De eerste klacht van dit onderdeel behelst in wezen dezelfde klacht als het vorige onderdeel en behoeft geen afzonderlijke bespreking.

3.72

Voor wat betreft de tweede klacht geldt het volgende. Het onderdeel neemt tot uitgangspunt dat het hof in rov. 4.28 heeft vastgesteld dat de gemiddelde vakman een specialist is op het gebied van ICT. Dat is echter onjuist. Het hof heeft in rov. 4.28 de stelling van DR dat de ping-pong werkwijze volgens conclusie 7 op de prioriteitsdatum tot de algemeen vakkennis van de gemiddelde vakman (een specialist op het gebied van ICT) behoorde, verworpen. Door het hof is dus niet vastgesteld dat de gemiddelde vakman een specialist is op het gebied van ICT. De klacht dat het oordeel van het hof dat sprake is van te ver verwijderde technische gebieden onbegrijpelijk is omdat zowel muziekcomputersystemen en telecommunicatiesystemen, als printers en cartridges tot het vakgebied van de specialist op het gebied van ICT behoren, stuit hier op af.

3.73

In DR ’s s.t. 19.3 wordt nog aangevoerd dat onduidelijk is wat het hof verstaat onder “het onderhavige technisch gebied” en op welke grond het hof van oordeel is dat een muziekcomputersysteem en een telecommunicatiesysteem niet ook tot dat, niet nader gedefinieerde, technisch gebied zouden behoren. Nu een dergelijke klacht niet in het onderdeel valt te lezen, is deze tardief voorgesteld.

3.74

Onderdeel 2.5.3 klaagt dat onduidelijk en onbegrijpelijk is op grond waarvan het hof in rov. 4.27 vaststelt dat de gemiddelde vakman bij zijn zoektocht naar een oplossing voor het probleem waarvoor hij zich gesteld ziet “daarom” niet op deze documenten zou stuiten. Nog onduidelijker en onbegrijpelijker is op welke grond het hof in rov. 4.27 vaststelt dat indien de vakman op de documenten zou stuiten, hij daar in elk geval geen kennis van zou nemen. Dit getuigt bovendien van een onjuiste rechtsopvatting, omdat de documenten zien op het vakgebied van de vakman, zodat de vakman niet alleen geacht wordt met de inhoud daarvan bekend te zijn, maar ook om het voor zijn vakgebied gebruikelijke routineonderzoek te ondernemen.

3.75

Deze klacht ligt ook in het verlengde van onderdeel 2.5.1 en het eerste deel van onderdeel 2.5.2, zodat ik afzonderlijke bespreking achterwege laat.

3.76

Onderdeel 2.5.4 klaagt dat onduidelijk is op welke grond het hof meent dat HP heeft aangevoerd dat de vakman niet op deze documenten zou stuiten en daar in elk geval geen kennis van zou nemen. Daarmee is ook onduidelijk op welke grond het hof oordeelt dat dit door Digital Revolution vervolgens onvoldoende gemotiveerd zou zijn bestreden.

3.77

HP heeft bij mvg 116-117 aangevoerd dat het octrooi op een heel ander technisch gebied ligt dan de documenten EP 0.483.970 en WO 01/58077 A2, die betrekking hebben op een muziekcomputersysteem en een telecommunicatiesysteem (dit betreffen de hiervoor genoemde stukken die door DR als prods 18 en 19 zijn overgelegd). De klacht kan dus niet slagen. Mogelijk ligt ook deze klacht in het verlengde van de onderdelen 2.5.1, 2.5.2 eerste deel en 2.5.3 en dat is hiervoor al inhoudelijk aan de orde geweest.

3.78

Onderdeel 2.6 klaagt over rov. 4.29, waarin het hof overweegt dat het betoog van DR dat de in conclusie 7 geclaimde werkwijze een “abstract idee” is en daarom op grond van art. 52 lid 2 EOV niet als uitvinding kan worden beschouwd, niet kan slagen omdat conclusie 7 de “ping-pong” methode niet in abstracto claimt, maar slechts in de vorm van een concrete toepassing daarvan op een geheugeneenheid van een cartridge. Volgens het onderdeel getuigt dit oordeel van een onjuiste rechtsopvatting, althans is het onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd.

3.79

Onderdeel 2.6.1 klaagt dat rechtens onjuist en onbegrijpelijk is op welke grond het hof oordeelt dat het betoog van DR inzake het niet octrooieerbaar zijn van de in conclusie 7 geclaimde werkwijze beperkt zou zijn tot de stelling dat die werkwijze een abstract idee zou zijn. DR heeft (ook) aangevoerd dat conclusie 7 nietig is omdat sprake is van octrooiering van een methode van bedrijfsvoering/software als zodanig, hetgeen in art. 52 lid 2 EOV van octrooieerbaarheid is uitgesloten (mva 12.1). Het oordeel dat de werkwijze van conclusie 7 geen abstract idee zou zijn, weerlegt deze stelling niet.

3.80

In art. 52 lid 2 EOV zijn van octrooieerbaarheid uitgesloten a) ontdekkingen, wetenschappelijke theorieën en wiskundige methoden, b) esthetische vormgeving, c) stelsels, regels en methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid, voor spellen of voor de bedrijfsvoering, alsmede computerprogramma’s en d) presentatie van informatie. Dit betreffen de categorieën van gevallen die niet als uitvindingen kunnen worden beschouwd omdat ze, als zodanig, te abstract zijn38.en (daardoor) technisch karakter missen39.. De uitsluiting moet niet te breed worden opgevat40., zij geldt alleen voor zover het octrooi ziet op de genoemde onderwerpen of werkzaamheden als zodanig (art. 52 lid 3 EOV). Een product of methode kan als zodanig (of: in abstracto) dus vallen onder de categorieën genoemd in art. 52 lid 2 EOV, maar in concreto toch een technisch karakter hebben. In dat geval gaan de uitsluitingsgronden van art. 52 lid 2 EOV niet op41.. Evenmin gelden de uitzonderingen als in een conclusie sprake is van een mix van technische en niet-technische kenmerken42.. In de woorden van de Kamer van Beroep43.:

“in order to be patentable, the subject-matter claimed must therefore have a "technical character" or to be more precise - involve a "technical teaching", ie an instruction addressed to a skilled person as to how to solve a particular technical problem using particular technical means.”

3.81

DR heeft aangevoerd dat de werkwijze van conclusie 7 valt onder de in art. 52 lid 2 EOV onder c) (‘methode van bedrijfsvoering’) en/of onder d) (‘software’ = computerprogramma) genoemde categorieën (mva 12.1). Daarbij heeft DR uitdrukkelijk een link gelegd tussen de uitsluitingsgronden van art. 52 lid 2 EOV en abstracte ideeën. DR heeft er namelijk op gewezen dat in het Amerikaanse octrooirecht hetzelfde resultaat wordt bereikt als het resultaat dat met art. 52 lid 2 EOV wordt bereikt doordat van octrooiering worden uitgesloten “laws of nature, natural phenomena and abstract ideas” en dat dit er in de rechtspraak van het US Supreme Court toe leidt dat het enkel claimen van abstracte ideeën die met generieke computertechnieken geïmplementeerd kunnen worden niet octrooieerbaar is. Het hof heeft deze stellingname in de kern samengevat als zou DR hebben aangevoerd dat de in conclusie 7 geclaimde werkwijze een “abstract idee” is en daarom op grond van art. 52 lid 2 EOV niet als uitvinding kan worden beschouwd. Deze samenvatting is blijkens het voorgaande niet onjuist of onbegrijpelijk. Hieruit volgt dat het hof het door DR aangevoerde wel degelijk heeft besproken en weerlegd. Dat met betrekking tot conclusie 7 sprake is van “technical teaching” in vorenbedoelde zin, is bepaald niet onbegrijpelijk.

3.82

Onderdeel 2.6.2 klaagt dat rechtens onjuist en onbegrijpelijk is het oordeel in rov. 4.29 dat conclusie 7 de ping-pong methode niet in abstracto claimt maar slechts in de vorm van toepassing daarvan op een geheugeneenheid in een cartridge. Octrooien zien naar hun aard op toepassing van kennis, oftewel de praktische toepassing van kennis. De enkele omstandigheid dat een toepassing van een methode geclaimd wordt brengt niet met zich dat geen sprake kan zijn van de in art. 52 lid 2 EOV van octrooieerbaarheid uitgesloten onderwerpen, met name daar waar het een methode voor bedrijfsvoering of software betreft. Dit betreft steeds een concrete toepassing van een methode, zodat de vaststelling dat sprake is van een concrete toepassing van een methode op een geheugeneenheid van een cartridge niet redengevend kan zijn voor het octrooieerbaar achten van de in conclusie 7 beschreven werkwijze. Bovendien is onduidelijk op welke grond het hof vaststelt dat conclusie 7 zou zien op de toepassing van een methode op een geheugeneenheid van een cartridge, omdat in conclusie 7 is opgenomen dat het een werkwijze betreft voor de gegevensoverdracht tussen twee producten (“werkwijze voor het overbrengen van gegevens tussen een printer en een verwisselbare afdrukcomponent”).

3.83

Zoals hiervoor besproken geldt de uitsluiting van art. 52 lid 2 EOV alleen voor de daar genoemde onderwerpen of werkzaamheden als zodanig, omdat de genoemde onderwerpen of werkzaamheden als zodanig technisch karakter missen (“abstract zijn”)44.. Het hof heeft klaarblijkelijk geoordeeld dat conclusie 7 niet de ping-pong methode in abstracto (of: als zodanig) claimt45., maar claimt dat het volgen van de instructies uit conclusie 7 ertoe leidt dat er een technisch resultaat wordt bereikt (namelijk het kunnen valideren van de in het opslagdeel opgeslagen oude gegevens wanneer de overdracht van nieuwe gegevens of een nieuwe foutdetectiecode niet slaagt). Hierin ligt besloten dat naar het oordeel van het hof de in conclusie 7 geclaimde werkwijze niet abstract is, wel degelijk technisch karakter heeft en dus niet onder de uitsluiting van art. 52 lid 2 EOV valt. Dat oordeel is rechtens niet onjuist en bepaald niet onbegrijpelijk. De eerder weergegeven passages uit de Guidelines en de besproken rechtspraak van de technische kamers van beroep laten dat ook zien. De hele ICT industrie drijft hierop zo ongeveer.

3.84

In dat verband wijs ik op de met onze zaak vergelijkbare zaak HITACHI46.. In die zaak ging het (onder meer) om deze conclusies 1 en 3:

“Claim 1 of the main request reads:

"An automatic auction method executed in a server computer comprising the steps of:

a) transmitting information on a product to be auctioned to a plurality of client computers via a network, each client computer belonging to a bidder;

b) receiving a plurality of auction ordering information pieces, each including a desired price and a maximum price in competitive state, for purchase of said product, from the plurality of client computers via the network;

c) storing the received auction ordering information pieces in the server computer for respective bidders;

d) setting an auction price;

e) determining whether there is any bidder who proposes a desired price equal to or higher than the auction price using the auction ordering information pieces stored in the server computer;

f) if there is no bidder in the step e), lowering the auction price, and repeating the step e);

g) if there is more than one bidder at step e), judging whether there is more than one bidder for whom the auction price is less than or equal to the desired price such that a competitive state occurs using the auction ordering information pieces stored in the server computer;

h) if the competitive state occurs, increasing the auction price by a predetermined value;

i) excluding the bidder who proposes acceptable a price lower than the increased auction price and specifying the other bidder or bidders using the auction ordering information;

j) judging whether the competitive state occurs among the bidder or bidders specified in the step i);

k) repeating the steps h), i) and j) and determining the remaining bidder as a successful bidder when there is no competitive state at step j); and

l) if no competitive state occurs in the step g), determining the remaining bidder as a successful bidder

Claim 3 is for a "computerised auction apparatus for performing an automatic auction via a network, among a plurality of bidders, the bidders using a corresponding plurality of client computers", the apparatus comprising means for performing the steps set out in claim 1.”

De Kamer van Beroep overwoog hierover (“a method involving technical means is an inventions within the meaning of Article 52(1) EPC”) [onderstrepingen A-G] :

“3.5 Therefore, taking into account both that a mix of technical and non-technical features may be regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC and that prior art should not be considered when deciding whether claimed subject-matter is such an invention, a compelling reason for not refusing under Article 52(2) EPC subject-matter consisting of technical and non-technical features is simply that the technical features may in themselves turn out to fulfil all requirements of Article 52(1) EPC.

(…)

3.7

For these reasons the Board holds that, contrary to the examining division's assessment, the apparatus of claim 3 is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC since it comprises clearly technical features such as a "server computer", "client computers" and a "network".

(…)

4.1

The reasoning above (point 3.5) is independent of the category of the claim. Thus, in the present case, also the method of claim 1 is not excluded from patentability under Article 52(2) EPC.

(…)

4.6

The Board is aware that its comparatively broad interpretation of the term "invention" in Article 52(1) EPC will include activities which are so familiar that their technical character tends to be overlooked, such as the act of writing using pen and paper. Needless to say, however, this does not imply that all methods involving the use of technical means are patentable. They still have to be new, represent a non-obvious technical solution to a technical problem, and be susceptible of industrial application.

4.7

It is therefore concluded that, in general, a method involving technical means is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.”

Uit deze uitspraak is in de literatuur afgeleid dat zodra een claim een technisch element heeft, de uitsluiting van art. 52 lid 2 EOV niet opgaat47..

3.85

Het onderdeel klaagt tot slot dat onbegrijpelijk is op welke grond het hof vaststelt dat conclusie 7 zou zien op de toepassing van de ping-pong methode op een geheugeneenheid van een cartridge, omdat conclusie 7 een werkwijze voor het overbrengen van gegevens tussen een printer en een verwisselbare afdrukcomponent betreft. Deze klacht kan niet slagen. Hoewel conclusie 7 blijkens de aanhef van die conclusie inderdaad ziet op een methode voor het overbrengen van gegevens tussen een printer en een verwisselbare afdrukcomponent (de cartridge), volgt uit het vervolg van de conclusie dat het de geheugeneenheid van de cartridge is die is geconfigureerd om de in conclusie 7 onder bescherming gestelde werkwijze uit te voeren (zie ook rov. 4.2). Dat het hof overweegt dat conclusie 7 ziet op de toepassing van de ping-pong methode op een geheugeneenheid van een cartridge is dan ook niet onbegrijpelijk.

3.86

Onderdeel 2.6.3 klaagt dat het hof ten onrechte niet het door DR bij mva 12.1-12.2 gevoerde verweer inzake de octrooieerbaarheid van conclusie 7 heeft besproken.

3.87

Deze klacht stuit af op hetgeen bij de bespreking van onderdelen 2.6.1 en 2.6.2 al aan de orde is geweest.

Conclusies 8 tot en met 12

3.88

Onderdeel 2.7 is gericht tegen rov. 4.30, waarin het hof overweegt (i) dat conclusies 8 tot en met 12 afhankelijk zijn van conclusie 7 en daarmee evenzeer geldig zijn te achten en (ii) dat voorbij kan worden gegaan aan het betoog van DR dat de conclusies onduidelijke termen bevatten omdat onduidelijkheid in de zin van art. 84 EOV geen nietigheidsgrond is en zonder onderbouwing niet kan worden aangenomen dat de geclaimde werkwijzen door de gestelde onduidelijkheid niet nawerkbaar zouden zijn in de zin van art. 83 EOV. Volgens het onderdeel getuigt dit oordeel van een onjuiste rechtsopvatting, althans is het onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd.

3.89

Onderdeel 2.7.1 klaagt over het oordeel dat conclusies 8 tot en met 12 afhankelijk zijn van conclusie 7 en dus geldig zijn te achten. Dit oordeel getuigt volgens de klacht van een onjuiste rechtsopvatting, omdat de enkele omstandigheid dat een conclusie afhankelijk is van een andere conclusie niet met zich brengt dat “daarmee” gegeven is dat die afhankelijke conclusie geldig is. Voor iedere afhankelijke conclusie gelden de eisen voor octrooieerbaarheid onverkort, zodat ook terzake daarvan vastgesteld dient te worden of de in die afhankelijke conclusies geclaimde uitvinding nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is, alsmede of octrooieerbaarheid niet is uitgesloten op de in art. 52 EOV aangegeven gronden. Door dit niet voor ieder van de conclusies 8 tot en met 12 specifiek te beoordelen en vast te stellen geeft het hof blijk van een onjuiste rechtsopvatting, althans is het oordeel onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd. Dit klemt te meer nu DR ten aanzien van deze conclusies heeft aangevoerd dat aan die vereisten niet voldaan wordt (mva 2.10-2.14).

3.90

Een afhankelijke conclusie is in de Guidelines als volgt beschreven [onderstreping A-G]48.:

“Any claim which includes all the features of any other claim is termed a "dependent claim". Such a claim must contain, if possible at the beginning, a reference to the other claim, all features of which it includes (see, however, F‑IV, 3.8 for claims in different categories). Since a dependent claim does not by itself define all the characterising features of the subject-matter which it claims, expressions such as "characterised in that" or "characterised by" are not necessary in such a claim but are nevertheless permissible. A claim defining further particulars of an invention may include all the features of another dependent claim and should then refer back to that claim. Also, in some cases, a dependent claim may define a particular feature or features which may appropriately be added to more than one previous claim (independent or dependent). It follows that there are several possibilities: a dependent claim may refer back to one or more independent claims, to one or more dependent claims, or to both independent and dependent claims.

(…)

The division objects to such claims only if they detract from the clarity of the claims as a whole.”

Verder staat hierover in de Guidelines [onderstreping A-G]49.:

“If the subject-matter of an independent claim is new and non-obvious, there is no need to investigate the novelty and non-obviousness of the subject-matter of any claims dependent thereon, except in situations where the subject-matter of a dependent claim has a later effective date than the independent claim and intermediate documents are to be considered.”

3.91

Hieruit volgt dat, indien de onafhankelijke conclusie nieuw en inventief is, aan deze vereisten voor de van die betreffende conclusie afhankelijke conclusie niet afzonderlijk hoeft te worden getoetst en dat bezwaar tegen afhankelijke conclusies alleen opgeworpen dient te worden indien de afhankelijke conclusie afdoet aan de duidelijkheid van het geheel van de conclusies. In het verlengde hiervan geldt dat, nu een afhankelijke conclusie alle kenmerken bevat van de onafhankelijke conclusie, een afzonderlijke toets aan art. 52 lid 2 EOV evenmin aangewezen is. Als immers de onafhankelijke conclusie niet valt onder een van de uitsluitingsgronden genoemd in art. 52 lid 2 EOV en de afhankelijke conclusie in ieder geval alle kenmerken bevat van de onafhankelijke conclusie, zal de afhankelijke conclusie evenmin onder een van de uitsluitingsgronden genoemd in art. 52 lid 2 EOV vallen.

3.92

Het oordeel van het hof in rov. 4.30 bevat de volgende stappen: (i) de conclusies 8 tot en met 12 zijn afhankelijk van conclusie 7 en dus evenzeer geldig te achten, (ii) het betoog dat deze conclusies onduidelijke termen bevatten wordt verworpen omdat onduidelijkheid in de zin van art. 84 EOV geen nietigheidsgrond is en (iii) zonder onderbouwing kan niet worden aangenomen dat de geclaimde werkwijzen door de gestelde onduidelijkheid niet nawerkbaar zouden zijn in de zin van art. 83 EOV. Het onder (i) bedoelde oordeel van het hof moet in deze context aldus worden begrepen dat het hof heeft bedoeld dat, nu de conclusies 8 tot en met 12 afhankelijk zijn van de geldige conclusie 7, de conclusies 8 tot en met 12 evenzeer geldig zijn in die zin dat zij voldoen aan de vereisten van art. 52 EOV (in het bijzonder: nieuwheid, inventiviteit, nawerkbaarheid en niet uitgesloten op de voet van art. 52 lid 2 EOV). Vervolgens is het hof met de onder (ii) en (iii) bedoelde oordelen ingegaan op het – buiten de reikwijdte van art. 52 EOV vallende – verweer van DR over de duidelijkheid van deze conclusies. Blijkens het hiervoor geciteerde uit de Guidelines is dat oordeel van het hof (rechtens niet on)juist.

3.93

Het onderdeel verwijst in het kader van de klacht dat DR specifiek en concreet heeft aangevoerd dat aan de vereisten van art. 52 EOV niet is voldaan naar haar mva 21.10-21.14. Deze stellingen die zien op nieuwheid, inventiviteit en de uitsluitingsgronden van art. 52 lid 2 EOV heeft het hof zodoende op niet onbegrijpelijke wijze verworpen met de overweging dat deze conclusies afhankelijk zijn van conclusie 7 en dus eveneens voldoen aan de vereisten art. 52 EOV. Voor zover daar stellingen zijn ingenomen die zien op de nawerkbaarheid, komen deze stellingen en het oordeel van het hof daarover aan de orde bij de bespreking van het volgende onderdeel 2.7.2.

3.94

Onderdeel 2.7.2 klaagt dat het hof ten aanzien van conclusies 10 en 11 onbesproken laat dat is gesteld dat sprake is van niet nawerkbaarheid omdat niet duidelijk is wat de in die conclusies gehanteerde begrippen “cyclische redundantiecontrole” en “hashfunction” betekenen, zodat de conclusies niet nawerkbaar zijn (mva 21.12 en 21.13). Het hof miskent daarbij ook dat indien niet duidelijk is wat volgens de conclusie vereist is dat gedaan dient te worden, de in de conclusie geclaimde vinding daarmee niet nawerkbaar is en dus nietig is. Het oordeel dat niet kan worden aangenomen dat de geclaimde werkwijzen door de gestelde onduidelijkheid niet nawerkbaar zouden zijn in de zin van art. 83 EOV is dus rechtens onjuist, althans onbegrijpelijk.

3.95

Bij respectievelijk mva 21.12 en 21.13 is door DR gesteld dat onduidelijk is wat een “cyclische redundantiecontrole” repectievelijk “hashom” is, zodat conclusies 10 en 11 niet voldoen aan het duidelijkheids- en nawerkbaarheidsvereiste. Het hof heeft in reactie hierop geoordeeld dat zonder onderbouwing niet kan worden aangenomen dat de geclaimde werkwijzen door de gestelde onduidelijkheid niet nawerkbaar zouden zijn in de zin van art. 83 EOV. Dat oordeel is, gelet op de blote stellingname van DR in deze, niet onbegrijpelijk.

3.96

Daarbij is van belang dat niet elke onduidelijkheid in de zin van art. 84 EOV steeds ertoe leidt dat de betreffende conclusie niet nawerkbaar is in de zin van art. 83 EOV50.. Zie aldus T 593/09 (TOYO/Tata) [onderstreping A-G]51.:

“4.1.1 Article 100(b) EPC or Article 83 EPC requires a European patent or a European patent application to disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by the skilled person.

4.1.2

The requirement of sufficient or "enabling" disclosure in the sense of Article 83 EPC is, as such, different from and independent from the clarity requirement pursuant to Article 84 EPC, namely that the claims, which define the matter for which protection is sought, "shall be clear and concise".

4.1.3

There is thus a distinction between the meaning of "clear" in Article 83 EPC, which concerns the disclosure (the "technical teaching") of the application or the patent on the one hand, and in Article 84 EPC, where that expression relates to the claims, which "shall define the matter for which protection is sought" on the other hand. In short, there is a distinction between clarity of what has been disclosed and clarity of what is claimed. (…)

4.1.4

It is certainly true that where the disclosure is insufficient within the meaning of Article 83 EPC due to the presence of an ill-defined parameter, claims defined by reference to this parameter - in the present case the LTC temperature - would lack clarity under Article 84 EPC, since establishing the exact scope of the claim would then be impossible. But that does not allow the reverse conclusion to be drawn, namely that there is insufficient disclosure in the sense of Article 83 EPC whenever the scope of the claims is unclear, i.e. not properly defined.

The position is as follows: where a claim contains an ill-defined ("unclear", "ambiguous") parameter and where, as a consequence, the skilled person would not know whether he was working within or outside of the scope of the claim, this, by itself, is not a reason to deny sufficiency of disclosure as required by Article 83 EPC. Nor is such a lack of clear definition necessarily a matter for objection under Article 84 EPC only. What is decisive for establishing insufficiency within the meaning of Article 83 EPC is whether the parameter, in the specific case, is so ill-defined that the skilled person is not able, on the basis of the disclosure as a whole and using his common general knowledge, to identify (without undue burden) the technical measures (eg selection of suitable compounds) necessary to solve the problem underlying the patent at issue.”

3.97

Onderdeel 2.7.3 klaagt dat het hof in rov. 4.30 heeft miskend dat de werkwijze-conclusies 10 en 11 een variant zijn op de productconclusies 3 en 4, ten aanzien waarvan het hof in rov. 4.20 vaststelt dat deze niet inventief zijn. Wat het hof hier vaststelt ten aanzien van de productconclusie dient ook aangenomen te worden voor de daarmee corresponderende werkwijzeconclusie, althans onbegrijpelijk is waarom dat niet het geval is. In ieder geval had het hof dienen te responderen op de stelling dat het gaat om een werkwijze pendant van conclusies 3 en 4 (mva 21.12 en 21.13).

3.98

Zie ik het goed, dan komt het door DR in cassatie ingenomen standpunt er ook hier op neer dat ongeldigheid van een productconclusie automatisch tot gevolg heeft dat de werkwijzeconclusie die daarvan de pendant vormt ook ongeldig is. Wáárom dit het geval zou zijn, licht het onderdeel niet toe en ook in de s.t. 21.1 ontbreekt een dergelijke toelichting. Dat DR een dergelijk standpunt (ten aanzien van de conclusies 3-4 en 10-11) ten overstaan van de feitenrechters heeft ingenomen blijkt ook niet. Bij mva 21.12 en 21.13 heeft DR (alleen) opgemerkt dat conclusies 10 en 11 de werkwijze-pendant vormen van conclusies 3 en 4, maar hieraan verder geen (rechts)gevolgen verbonden.

Op dit alles loopt de klacht stuk. Ik wees er verder al eerder in deze conclusie op dat het één-op-één doortrekken van iudicia over werkwijzeconclusies op voortbrengselconclusies “niet werkt”; vgl. hiervoor in 3.38 met verdere terugverwijzing naar de behandeling van onderdeel 1 van het principaal cassatieberoep en 3.41. Dat is geen octrooirechtelijk valide manier van redeneren.

Conclusie 14

3.99

Onderdeel 2.8 klaagt dat de tegen het oordeel van het hof inzake de geldigheid van conclusies 8 en 12 aangevoerde bezwaren ook opgaan ten opzichte van de vaststelling van het hof dat conclusie 14 geldig zou zijn, zodat het slagen van onderdeel 2.7 ook rov. 4.32 raakt. Deze voortbouwende klacht behoeft geen afzonderlijke bespreking.

Ontvankelijkheid HP

3.100 Onderdeel 2.9 is gericht tegen rov. 4.38, waarin het hof oordeelt dat in het midden kan blijven of HP ontvankelijk is in haar vorderingen. Het onderdeel stelt dat een redelijke uitleg van het arrest niet anders kan zijn “dan dat dit oordeel (onder meer) ziet op rov. 4.34-4.37” en dat voor zover het principale beroep tot vernietiging zou leiden, ook rov. 4.38 niet in stand kan blijven. Mocht dat anders zijn, dan klaagt het onderdeel dat het hof ten onrechte in het midden heeft gelaten het ook bij MvA expliciet gehandhaafde beroep op niet-ontvankelijkheid.

3.101 Het onderdeel neemt terecht tot uitgangspunt dat indien het principale cassatieberoep tot vernietiging leidt, dit ook rov. 4.38 raakt. Voor dat geval bevat het onderdeel alleen voortbouwende klachten, die geen afzonderlijke bespreking behoeven. Na eventuele vernietiging en verwijzing dient afhankelijk van het nadere oordeel na verwijzing hierover nader te worden beslist.

3.102 Onderdeel 2.10 en onderdeel 3 bevaten ook twee louter voortbouwende klachten over respectievelijk rov. 4.24 tot en met 4.33 en rov. 4.34 tot en met 5, die geen afzonderlijke bespreking behoeven.

4. Conclusie

Ik concludeer in het principale cassatieberoep tot vernietiging en terugverwijzing naar het Haagse hof en in het voorwaardelijke incidentele cassatieberoep tot verwerping.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden

Advocaat-Generaal

Beroepschrift 03‑11‑2017

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

zitting: 3 november 107

VERWEERSCHRIFT IN HET PRINCIPALE CASSATIEBEROEP, TEVENS HOUDENDE VOORWAARDELIJK INCIDENTEEL CASSATIEBEROEP

inzake:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Digital Revolution B.V., gevestigd te Nederhorst den Berg,

verweerster in het principaal cassatieberoep,

eiseres in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep,

advocaat: mr. H.J.W. Alt

tegen:

de vennootschap naar vreemd recht HP Inc. (voorheen Hewlett-Packard Company), gevestigd te Palo Alto, Californië, Verenigde Staten van Amerika, eiseres tot cassatie in het principale beroep

verweerster in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep,

advocaat: mr. A.M. van Aerde

Verweerster doet eerbiedig zeggen:

A.

Verweerster in het principaal cassatieberoep, eiseres in het incidenteel cassatieberoep, hierna: Digital Revolution dan wel 123inkt, doet eerbiedig zeggen voor antwoord in het principaal cassatieberoep, dat de klachten niet tot cassatie kunnen leiden, althans dat het recht niet is geschonden, noch op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen zijn verzuimd op de gronden zoals in het door eisers in het principaal beroep, hierna: HP voorgestelde middel van cassatie, zodat dit middel moet worden verworpen, met kostenveroordeling ex artikel 1019h Rv.

B.

Digital Revolution stelt hierbij voorwaardelijk, voor het geval dat één of meer van de middelonderdelen van het principale beroep (geheel of gedeeltelijk) slagen en tot vernietiging van het bestreden arrest leiden, incidenteel cassatieberoep in tegen het in het principaal beroep bestreden arrest van 23 mei 2017 van het Gerechtshof Den Haag gewezen in hoger beroep onder zaaknummer 200.185.688/01, tussen HP als appellante en Digital Revolution als gerequireerde onder aanvoering van het navolgende

VOORWAARDELIJK INCIDENTEEL MIDDEL VAN CASSATIE

Indien en voor zover één of meer klachten van het principale beroep naar het oordeel van Uw Raad (geheel of gedeeltelijk) slagen en tot vernietiging van het bestreden arrest leiden, voert Digital Revolution de navolgende klachten tegen het arrest van het hof aan:

Schending van het recht en/of verzuim van vormen, waarvan niet-inachtneming nietigheid medebrengt, doordat het Hof bij het te dezen bestreden arresten van 25 mei 2017, gewezen onder zaaknummer 200.185.688/01, heeft overwogen en beslist gelijk in 's‑hofs arrest vermeld — hier als herhaald en ingelast te beschouwen —, ten onrechte om één of meer van de navolgende — zo nodig in onderling verband en samenhang te beschouwen — redenen.

1. Klachten inzake uitleg en nieuwheid conclusie 1

Functionele kenmerken (rovv. 4.1 t/m 4.4)

1.1

Het hof overweegt in rov 4.1 dat conclusie 1 betrekking heeft op een elektronische opslaginrichting (geheugeneenheid) van een afdrukcomponent (verwisselbare cartridge) die bestemd is om te worden gebruikt in een afdruksysteem (printer). Deze geheugeneenheid kan, aldus rov 4.1 gegevens die door de printer worden verstuurd ontvangen en opslaan en is zo ingericht dat deze een opslagdeel en eerste en tweede validatievelden omvat. Het opslagdeel bevat statische informatie (bijvoorbeeld het typenummer) en dynamische informatie (het aantal gemaakte afdrukken, de resterende hoeveelheid inkt, etc.) betreffende de cartridge. De validatievelden zijn, aldus rov 4.1, geconfigureerd om foutdetectiecodes, die gerelateerd kunnen worden aan gegevens die in het opslagdeel zitten, op te slaan om te bepalen of die gegevens geldig zijn.

Het overweegt vervolgens ten aanzien van de geheugeneenheid volgens conclusie 1 in rov. 4.2 dat de geheugeneenheid volgens conclusie 1 is geconfigureerd om de in conclusie 7 onder bescherming gestelde werkwijze toe te passen, waarna het hof in rov. 4.2 die werkwijze omschrijft.

In rov. 4.3 oordeelt het hof dat Digtal Revolution heeft gesteld — en HP heeft bestreden — dat een geheugeneenheid zoals door conclusie 1 van het octrooi onder bescherming gesteld bekend is uit (het octrooi) Paulsen, zodat nieuwheid ontbreekt. De discussie spitst zich, aldus het hof in rov 4.3, toe op de uitleg van ‘geconfigureerd’ uit conclusie 1 in relatie tot de geheugeneenheid en de eerste en tweede validatievelden (conclusie-element f en verder in de onderverdeling van rov 4.18 van het bestreden vonnis).

In rov 4.4 oordeelt het hof dan vervolgens:

‘4.4

In het bijzonder zijn partijen het niet eens of, en zo ja welke, betekenis toekomt aan de functionele conclusiekenmerken bij de beoordeling van de nieuwheid. Digital Revolution is van oordeel dat deze volledig buiten beschouwing dienen te blijven. Het hof is met HP van oordeel dat functionele kenmerken in een productconclusie moeten worden opgevat als een impliciete definitie van die structurele kenmerken die nodig zijn om een bepaald effect te krijgen indien het product wordt gebruikt volgens de leer van de octrooiconclusie. Een productconclusie met functionele kenmerken moet dus worden uitgelegd als betrekking hebbend op een product dat ‘geschikt’ is om de relevantie functie(s) te vervullen. Bij de beoordeling van nieuwheid dient de vraag te worden beantwoord of een product uit de stand van de techniek geschikt is om dezelfde effecten te bereiken als het geclaimde product wanneer dat bekende product wordt gebruikt volgens de leer van de uitvinding. Een product uit de stand van de techniek dat zonder aanpassing ‘geschikt’ (suitable for) is om die functie(s) te vervullen, is nieuwheidsschadelijk zelfs als dat product nog nooit op de geclaimde manier is gebruikt of beschreven. Deze uitgangspunten zijn door de Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (hierna: TKB) onder meer geformuleerd in de zaak T 0132/02 (IBM, two dimensional management pattern), r.o. 5 en 6:

‘5.

A functional feature in a product claim, however, should be construed as an implicit definition of those structural features which are necessary to achieve a particular effect when the product is used or applied in accordance with the teaching inherent in the claim; the effect to be achieved and the use should be disclosed in the application. The capability of attaining such a particular effect may thus be considered as an implicit feature of the product itself, even if the realization of the particular effect requires a particular use or interaction with another product, system or apparatus, provided that such use or interaction are disclosed in the application.

6.

It would thus be wrong generally to ignore functional features in product claims (see also decision T 1194/97 — Data structure product/PHILIPS, OJ EPO 2000, 525, points 2.2 to 2.5 and 4.2 of the reasons). In the context of novelty the right question to be answered is whether a product in the prior art is suitable to attain the very same effects as the claimed product, when used in accordance with the teaching of the invention.’’

Daartegen richten zich de volgende klachten.

Samengevat miskent het hof allereerst, aldus oordelend in rovv 4.1 t/m 4.4, dat (i) Digital Revolution gemotiveerd heeft betwist dat er überhaupt sprake is van een (‘af fabriek’) geconfigureerd dat wil zeggen fysiek aangepast geheugen1.. Daarnaast heeft het Hof in rov. 4.4 van het arrest ten onrechte overwogen (ii) dat bij de beoordeling van de nieuwheid functionele conclusiekenmerken niet buiten beschouwing dienen te blijven, alsmede (ii) dat functionele kenmerken in een productconclusie moeten worden opgevat als een impliciete definitie van die structurele kenmerken die nodig zijn om een bepaald effect te krijgen indien het product wordt gebruikt volgens de leer van de octrooiconclusie. Dit alles wordt hierna in de navolgende subonderdelen verder uitgewerkt.

Fysieke structurele kenmerken
1.1.1

Indien en voor zover rovv 4.2. t/m 4.4, zoals hierboven in dit onderdeel geparafraseerd en geciteerd moeten worden begrepen dat het hof vaststelt dat het geheugen van conclusie 1 is geconfigureerd (dat wil zeggen aangepast) om de in conclusie 7 onder bescherming gestelde werkwijze toe te passen, laat het hof de essentiële stelling(en) van §§ 3.10, 3.13, 3.14 en 3.17 van de MvA zijdens Digital Revolution onbesproken. Daarin betwist Digital Revolution gemotiveerd de stelling van HP in punt 9 van de MvG dat het geheugen van conclusie 1 van EP 617 ‘zodanig geconfigureerd (aangepast) [is] dat de gegevens volgens werkwijze conclusie 7 naar het geheugen van de cartridge kunnen worden weggeschreven’, omdat er sprake is van een generiek geheugen dat eerst wordt ingericht door (software van) de printer na een eerste printopdracht. Dit wordt uitgewerkt als volgt.

Digital Revolution stelt in § 3.10 dat de stelling c.q. de suggestie dat het geheugen fysiek zou zijn aangepast om (i) de foutdetectiecodes dan wel (ii) de betreffende databestanden, dan wel (iii) de betreffende databestanden te kunnen opslaan feitelijk onjuist is en ook niet overeenstemt met de beschermingsomvang van conclusie 1 van EP 617 conform artikel 69 EOV. Dit wordt vervolgens uitgewerkt in de punten 3.10.1 t/m 3.10.9, hetgeen er heel kort gezegd op neerkomt, zoals vervolgens in de conclusie in punt 3.10.9 van de MvA is aangegeven dat:

(a)

er geen fysieke aanpassing van het geheugen is omdat de punten 3.10.1 t/m 3.10.8 MvA leren dat de fysieke structuur van het generieke geheugen een gegeven is dat op geen enkele wijze wordt aangepast. Dat dit anders zou zijn blijkt ook niet uit de tekst [sec] van conclusie 1 van EP 617, en dat blijkt evenmin uit die tekst wanneer de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusie worden aangewend conform artikel 69(1) EOV.

(b)

dit niet noodzakelijk is voor het kunnen opslaan van gegeven. De door HP gepretendeerde fysieke aanpassing van het geheugen is bovendien niet noodzakelijk voor het daadwerkelijk kunnen wegschrijven c.q. opslaan van de gegevens volgens werkwijzeconclusie 7 van EP 617, zoals HP onder g MvG stelt. Op p. 16 van de MvA wordt voorts gesteld dat EP 617 leert dat — conform de stand der techniek — een generiek geheugen geschikt is om deze gegevens, al dan niet in blokvorm en al dan niet met inbegrip van gerelateerde foutdetectiecodes te kunnen opslaan Daarvoor is geen fysieke aanpassing nodig.

Vervolgens wordt in de MvA in punt 3.13.1 aangegeven dat de software bepaalt waar een foutdetectiecode in het geheugen wordt opgeslagen. In punt 3.13.4 van de MvA wordt gesteld dat de validatievelden N1 en N2 eerst ontstaan en in het geheugen worden geplaatst nadat een printer een eerste printopdracht met de cartridge heeft uit gevoerd. Vervolgens wordt er in punt 3.16.3 gesteld dat er dus geen sprake is van een installatie ‘af-fabriek’ van twee validatievelden voor foutcodes.2. Die twee validatievelden worden conform EP 617 pas na installatie van een ongebruikte cartridge in het cartridge-geheugen gedefinieerd door (de software van) de besturingseenheid van de printer naar dat cartridge-geheugen. In § 3.14 wordt gesteld dat inrichting van het geheugen niet vaststaat. In die paragraaf en in punt 3.14.1 wordt gesteld dat het om een generiek geheugen gaat dat gelet op de stand van de techniek (Paulsen) niet nieuw is. In § 3.17 en de punten 3.17.1 en 3.17.2 wordt andermaal betoogd dat er sprake is van een niet nieuw, generiek geheugen, dat wordt ingericht door de besturingseenheid van de printer. In § 3.17 en de punten 3.17.1 en 3.17.2 wordt andermaal betoogd dat er sprake is van een niet nieuw, generiek geheugen, dat wordt ingericht door de besturingseenheid van de printer.

Zoals in de pleitnotities van de raadsman van Digital Revolution d.d. 15 december 2016 (‘Pleitnotities DR HB’) onder 3.3 tot en met 3.7 ook is aangegeven, is voor een nieuw ‘product’ (c.q. ‘voortbrengsel’) vereist dat dit zich door zijn fysieke, structurele kenmerken — c.q. constructie — onderscheidt van eerdere producten. Vereist is dus een verandering in ‘stoffelijke materie’. Het alleen maar in een conclusie op een andere manier beschrijven van een bekend product — ofwel het beschrijven van nieuwe, functionele kenmerken van een op zich bekend product — zonder dat sprake is van een fysieke wijziging in of aan een product, maken een bestaand product niet nieuw.3.

Kortom: samengevat stelt Digital Revolution dus dat het octrooi in conclusie 1 enkel een generieke geheugeneenheid onder bescherming, welke — in weerwil van het gebruik van het begrip ‘geconfigureerd’ — in zijn fysieke structuur niet is aangepast, aangezien het ‘configureren’ enkel softwarematig werkwijzestappen betreft, die niet in een aanpassing van de fysieke structuur van de geheugeneenheid resulteren, zodat conclusie 1 slechts een tot de stand van de techniek behorende geheugeneenheid claimt en derhalve nietig is, omdat een dergelijke generieke geheugeneenheid per definitie niet nieuw is. In het licht van deze, voor de nietigheid van het octrooi essentiële, stellingen, kon en mocht het hof deze stellingen niet onbesproken laten, althans had het hof in elk geval op deze stellingen moeten responderen en inzicht moeten geven in zijn gedachtegang op dit punt.

Daarbij is bovendien onduidelijk in hoeverre in rov 4.1 en 4.2 het hof uitsluitend beschrijft wat er in conclusie 1 wordt gesteld, dan wel dat het hof aldus daar vaststelt dat de in conclusie 1 geclaimde geheugeneenheid fysiek structureel is aangepast om de werkwijze van conclusie 7 toe te passen. Digital Revolution is van mening dat een redelijke uitleg geen andere kan zijn dan dat rovv 4.1 en 4.2 weergeven wat conclusie 1 stelt inzake de geclaimde inrichting en niet (ook) vaststelt dat de geclaimde inrichting conform de conclusie i daadwerkelijk een ten opzichte van de stand van de techniek fysiek aangepast inrichting betreft. Mochten rovv 4.1. en 4.2 toch in laatstgenoemde zin moeten worden begrepen, dan is dit oordeel temeer rechtens onjuist (want in strijd met het bepaalde in artikel 149 Rv dat bepaalt dat alleen datgene mag worden vastgesteld dat niet of niet voldoende betwist is) en onbegrijpelijk, althans onvoldoende gemotiveerd, alles in het licht van de in dit onderdeel aangehaalde verweren, kort gezegd dat er sprake is van een generiek geheugen en er dus geen sprake is van een geheugeneenheid die volgens conclusie 1 is geconfigureerd om de in conclusie 7 onder bescherming gestelde werkwijze toe te passen.

Dit alles brengt mee dat ook het oordeel in rov. rov 4.4 dat het hof met HP van oordeel is dat functionele kenmerken in een productconclusie moeten worden opgevat als een impliciete definitie van die structurele kenmerken die nodig zijn om een bepaald effect te krijgen indien het product wordt gebruikt volgens de leer van de octrooiconclusie getuigt van een onjuiste rechtsopvatting

Dit alles vitiëert ook rovv. 4.5 t/m 4.184..

Impliciete definitie fysieke, structurele kenmerken.
1.1.2

Indien een octrooiconclusie bij de door artikel 84 EOV vereiste beschrijving van het geoctrooieerde een functioneel kenmerk van een product genoemd wordt, is het mogelijk dat dit functionele kenmerk onder omstandigheden als een impliciete beschrijving van een fysiek, structureel kenmerk van dat product kan worden uitgelegd.5. Indien een functioneel kenmerk staat voor een impliciet structureel kenmerk, kan dat leiden tot een voldoende duidelijke beschrijving van het geoctrooieerde product, in de zin van artikel 84 EOV. Het feit dat dit mogelijk is brengt echter niet met zich dat — zoals het Hof overweegt in rov. 4.4 — een functioneel kenmerk in een conclusie ‘moet’ worden uitgelegd als een impliciete definitie van een structureel c.q. constructie kenmerk. Alleen indien voor de vakman direct en ondubbelzinnig duidelijk is dat dit functionele kenmerk een structureel kenmerkt representeert, kan daarin een impliciete definitie van een structureel kenmerk gelezen worden. Dat is dus een geval van ‘kunnen’ in plaats van ‘moeten’, en dat ‘kunnen’ is afhankelijk van de omstandigheden.6.

Bovendien betreft dit alles uitsluitend de vraag of de conclusie voldoende duidelijk is, zoals artikel 84 EOV vereist. De vraag of de conclusie voldoende duidelijk is, laat echter onverlet dat datgene waar uiteindelijk bescherming voor wordt verleend — en wat nieuw dient te zijn — een nieuw product dient te zijn, dat zich in zijn fysieke, structurele — c.q. constructie — kenmerken ‘moet’ onderscheiden van de stand van de techniek. Een louter functioneel kenmerk van een product, dat niet een fysiek, structureel kenmerk van dat product impliceert, kan een product niet nieuw maken.7. Een in de conclusie voorkomende beschrijving van een functioneel kenmerk van een product kan dus mogelijk een fysiek, structureel kenmerk impliceren. Als een bekend product echter al geschikt is om een nieuwe werkwijze uit te voeren, is en blijft dat bekende product echter niet nieuw.8. Dat brengt met zich dat — wanneer de fysieke, structurele kenmerken van een generiek geheugen met geheugenvelden niet dienen te worden aangepast afhankelijk van de functie van de gegevens, die daarin opgeslagen zijn of kunnen worden — de functie van die gegevens dus geen eisen kan stellen aan de fysieke, structurele kenmerken — de constructie — van de geheugeneenheid of een geheugenveld.9. Om die reden gaat het hof bij zijn oordeel in rov 4.4. dat de functionele kenmerken van conclusie 1 van dien aard zijn dat deze impliciet fysieke, structurele kenmerken van het geoctrooieerde product definiëren, hetzij uit van een onjuiste rechtsopvatting, hetzij is dit oordeel zonder nadere toelichting onbegrijpelijk, althans onvoldoende gemotiveerd.

Means plus function — ‘aangepast’ (rovv. 4.5 en 4.6)

1.2

Het Hof oordeelt in rov. 4.5 van het arrest (i) dat voor conclusies van het type ‘means-plus-function’ op het gebied van gegevensverwerking/computerprogramma's (zoals, naar Digital Revolution ter zitting zou hebben erkend, hier aan de orde), dat deze zo zou moeten worden uitgelegd dat de geclaimde gegevensdrager/computer ‘aangepast’ (‘adapted for’) moet zijn — en niet alleen ‘geschikt’- om de relevante stappen/functies uit te voeren, alsmede (ii) dat de consequentie daarvan zou zijn dat een uit de stand van de techniek bekende gegevensdrager/computer pas nieuwheidsschadelijk is als deze is ‘aangepast’ (‘adapted’) volgens de configuratie genoemd in de conclusie — en dus niet alleen ‘geschikt’ — is om de geclaimde stappen/functies uit te voeren. Ten derde overweegt het Hof in rov 4.6 van het arrest dat het woord ‘geconfigureerd’ in conclusie 1 van EP 617 ‘dus’ betekent dat de geheugeneenheid ‘aangepast’ moet zijn voor de uitoefening van de in die conclusie genoemde functies. Het hof geeft, aldus oordelend hetzij blijk van een onjuiste rechtsopvatting, dan wel is het oordeel zonder nadere toelichting onbegrijpelijk althans onvoldoende gemotiveerd, om navolgende, ook in onderling verband te lezen redenen.

Geen (erkenning van) ‘means plus function’ claim
1.2.1

Ter zake van het in rov. 4.5 van het arrest overwogene, zij vooropgesteld dat Digital Revolution, anders dan het hof in de eerste volzin van rov 4.5 aanneemt, niet heeft erkend dat conclusie 1 een zogeheten ‘means-plus-function’ claim is.10. In Pleitnotities DR HB is onder 4.1 enkel erkend dat het leerstuk inzake ‘means-plus-function’ claims beperkt is tot zogeheten ‘computer implemented inventions’ en dat dit — een computer implemented invention — in casu aan de orde ‘(i.t.t. hetgeen eerder werd gesteld, dezerzijds)’. Noch daar, noch elders wordt of is echter erkend dat conclusie 1 een ‘means-plus-function’-claim is.11. Daar wordt enkel aangegeven — onder 4.3 — (i) dat een dergelijke claim mogelijk is in geval van een vinding, bestaande uit een ‘computer implemented method’, (ii) dat indien een uitvinding tevens ziet op software in dat geval een ‘claim to a computer program [product]’ mogelijk is in aanvulling op een werkwijze-claim, en (iii) dat dan bij de verdere uitleg van die software-product-claims — binnen de context van het vereiste dat een conclusie conform artikel 84 van het Europees Octrooiverdrag (‘EOV’) ‘duidelijk’ dient te zijn — het een ‘acceptable claim formulation’ is om gebruik te maken van een ‘means-plus-function’ claim. Ter zake daarvan overweegt het Hof terecht dat een ‘means-plus-function’ claim dan — conform de rechtspraak van de Kamers van Beroep van het Europees Octrooibureau (‘EOB’) — uitgelegd wordt als een product dat is ‘aangepast’ (‘adapted for’). Dat ‘aangepast’ zijn houdt dan volgens de rechtspraak van de Kamers van Beroep van het EOB in dat de betreffende inrichting (‘dataprocessing apparatus’) in afwijking van bekende inrichtingen (i) voorzien is van programmatuur of (ii) voorzien is van andere programmatuur (MvA onder 8.6.3). Dit oordeel in rov 4.5 is dan ook onbegrijpelijk.

Duidelijkheidsvereiste artikel 84 EOV.
1.2.2

Het hof miskent in rov 4.5 dat die door de Kamer van Beroep voorgeschreven uitleg van een ‘means plus function’ claim’ enkel ziet op de vraag of een dergelijke productconclusie wel aan het duidelijkheidsvereiste van artikel 84 EOV voldoet, waarbij deze uitlegregel ook met name ten doel heeft om te voorkomen dat aan een ‘means plus function’ conclusie een te ruime beschermingsomvang zou kunnen worden toegekend, indien die claim zou mogen worden uitgelegd als omvattende ieder product dat ‘geschikt is’ voor de aangegeven functie, waardoor die claim niet beperkt zou zijn tot datgene waarin het geclaimde product nieuw is ten opzichte van de stand van de techniek.12. Het door het Hof in rov. 4.5 van het arrest gememoreerde inzake ‘means plus function’ claims, ziet dan ook enkel op de vraag of een dergelijke conclusie wel voldoet aan het duidelijkheidsvereiste artikel 84 EOV. Het hof heeft dat hetzij miskend, hetzij heeft het geen inzicht gegeven in zijn gedachtegang, dan wel heeft het een onbegrijpelijk oordeel gegeven.

Beperking beschermingsomvang en nieuwheidsschadelijkheid
1.2.3

Het hof miskent voorts in rov 4.5 dat de beperking tot een inrichting die is ‘aangepast’ — welke beperking in een ‘means plus function’ claim gelezen dient te worden — slechts beoogt een ongerechtvaardigd ruime beschermingsomvang in de zin van artikel 69 EOV, waartoe een dergelijke niet direct duidelijke conclusie aanleiding zou kunnen geven, in te dammen. Om die reden dient in een dergelijke conclusie de beperking te worden gelezen dat het product dient te zijn ‘aangepast’ voor de geclaimde functie in plaats van dat ieder product dat ‘geschikt’ is om die functie te vervullen onder de beschermingsomvang van die conclusie zou kunnen vallen. De vraag of een ‘means plus function’ conclusie voldoende duidelijk is (artikel 84 EOV) en de vraag welke beschermingsomvang aan een dergelijke conclusie behoort te worden toegekend (artikel 69 EOV), staan echter los van de vraag wat nieuwheidsschadelijk is voor de verlening van een dergelijke conclusie is.

Het hof gaat in het laatste woordblok van rov. 4.5, inhoudende dat de consequentie van een en ander zou zijn dat een uit de stand van de techniek bekende gegevensdrager/computer pas nieuwheidsschadelijk is als deze is ‘aangepast’ (‘adapted for’) volgens de configuratie genoemd in de conclusie — en dus niet alleen ‘geschikt’- is om de geclaimde stappen/functies uit te voeren dan ook uit van een onjuiste rechtsopvatting, dan wel dit oordeel is zonder nadere toelichting onbegrijpelijk, althans onvoldoende gemotiveerd. Nieuwheidsschadelijk is immers alles wat onderdeel uitmaakt van de stand van de techniek (artikel 54 EOV) en dat brengt met zich brengt dat ook in geval van een ‘means plus function’ conclusie ieder bekend product dat geschikt is voor de geclaimde functie, zonder daarvoor in fysieke structuur te zijn aangepast, nieuwheidschadelijk is. Dat is ook het geval is indien dat bekende product of die inrichting nog nooit op de geclaimde manier is gebruikt of beschreven, zoals het Hof in rov 4.4. van het arrest op goede gronden overweegt.

Het hof heeft dit alles hetzij miskend, hetzij heeft het geen inzicht gegeven in zijn gedachtegang, dan wel heeft het een onbegrijpelijk oordeel gegeven.

‘Geconfigureerd’
1.2.4

Ter zake van hetgeen het hof in rov. 4.6 van het arrest overweegt, miskent het hof dat het woord ‘geconfigureerd’ in conclusie 1 van EP 617 niet betekent dat die geheugeneenheid ‘dus’ ‘aangepast’ moet zijn voor de uitoefening van de in die conclusie genoemde functies. Conclusie 1 is geen ‘means plus function’ conclusie, en het gebruik van het begrip ‘geconfigureerd’ in die conclusie maakt dit niet anders c.q. brengt niet met zich conclusie 1 een ‘means plus function’ claim zou zijn, Conclusie 1 is een productconclusie, waarbij tevens functionele kenmerken worden gebruikt om het ‘onderwerp waarvoor bescherming wordt gevraagd’ te beschrijven conform artikel 84 EOV. Het gebruik van de term ‘geconfigureerd’ betekent dan ook niet meer en niet minder dan dat de geclaimde geheugeneenheid ‘geschikt’ moet zijn voor de uitoefening van de in die conclusie genoemde functie, ongeacht of die geheugeneenheid daarvoor al dan niet — fysiek, structureel13. — aangepast is. Het hof heeft dit alles in rov 4.6 hetzij miskend, hetzij heeft het geen inzicht gegeven in zijn gedachtegang, dan wel heeft het een onbegrijpelijk oordeel gegeven.

Impliciet structureel kenmerk? (rov. 4.10)

1.3

Evenzeer rechtens onjuist, althans zonder nadere toelichting onbegrijpelijk, althans onvoldoende gemotiveerd is het oordeel14. in rov. 4.10 dat zoals ‘hiervoor reeds overwogen’ de in conclusie 1 opgenomen functionele maatregelen (uitsluitend) het structurele kenmerk impliceren dat de geheugeneenheid een opslagveld en twee validatievelden ‘omvat’ en dat het hof in zoverre niet het oordeel van de rechtbank in rovv. 4.32 en 4.33 van het bestreden vonnis deelt dat de functionele kenmerken uit conclusie 1 geen structurele kenmerken impliceren. Dit om navolgende, ook in onderling verband te lezen redenen.

Hiervoor overwogen?
1.3.1

Het Hof doelt aldus oordelend in rov 4.10 kennelijk op hetgeen het Hof in rov. 4.6 van het arrest overweegt, inhoudende dat het Hof van oordeel is ‘dat conclusie 1 slechts de eis stelt dat er twee geheugenlocaties zijn voor de opslag van foutdetectiecodes (aangeduid als validatievelden) en dát er een geheugenlocatie is voor de opslag van informatie betreffende de cartridge (aangeduid als opslagveld), zonder verdere eisen te stellen ten aanzien van de locatie de aanwezigheid van andere velden op de geheugeneenheid (zie ook paragrafen 25 en 26 van de beschrijving).’ Hier worden echter geen impliciete structurele kenmerken in conclusie 1 gelezen, maar enkel het in de tekst van conclusie 1 beschrevene nader uitgelegd, zonder dat het Hof daar overweegt dat dit een structureel c.q. fysiek kenmerk zou impliceren.

1.3.2

Daarnaast miskent het hof ook hier, hetgeen al in onderdeel 1.1.1 is betoogd, kort gezegd, dat Digital Revolution bij MvA heeft betoogd15. dat het in casu gaat om een generiek geheugen, dat door de software van de printer c.q. het besturingssysteem daarvan na een eerste gebruik als zodanig wordt in gericht. In dat verband kon Digital Revolution ter zitting ook erkennen dat een leeg c.q. generiek geheugen niet voldoet aan conclusie 1: conclusie 1 tracht immers een fysiek aangepaste geheugeneenheid waarvan echter geen sprake is, zoals in de MvA wordt betoogd.16.

Paulsen cartridge-geheugeneenheid (rovv. 4.12 en 4.15)

1.4

In het verlengde van het voorgaande hanteert het Hof in rovv. 4.12 en 4.15 van het arrest overigens ook ten onrechte als toets17. — voor de vraag of het zogeheten Paulsen cartridge-geheugeneenheid nieuwheidsschadelijk is voor conclusie 1 — of de in het Paulsen octrooi geopenbaarde cartridge-geheugeneenheid niet alleen geschikt is om hetzelfde technisch effect te bereiken als de in conclusie 1 onder bescherming gestelde cartridge-geheugeneenheid, maar ook of die geheugeneenheid is aangepast om dat effect te bereiken (rov. 4.15). Datzelfde geldt voor de overwegingen onder 4.12 dat de in Paulsen geopenbaarde geheugeneenheid ‘ook geschikt is voor het in het octrooi bedoelde gebruik en in die zin dus ook voor dat gebruik is ‘aangepast’.’ Dit geldt evenzeer voor de daaropvolgende overweging van rov. 4.12 dat door de beoordeling van de nieuwheid van de in conclusiel — volgens het Hof, doch ten onrechte, zoals hiervoor aangegeven — in ‘means-plus-function’ vorm geclaimde geheugeneenheid van belang is ‘dat de geheugenkaart van Paulsen door de indeling daarvan […], ‘geschikt’ en ‘aangepast’ is om te worden gebruikt voor de in conclusie van het octrooi beschreven […] werkwijze, […]’.De vraag of in conclusie 1 gelezen dient te worden dat de daar geclaimde geheugencartridge niet alleen geschikt is om het daar bedoelde technisch effect te bereiken maar tevens dat die geheugeneenheid daarvoor is aangepast, ziet op de vraag of en in hoeverre conclusie 1 nieuw is ten opzichte van de stand van de techniek, zoals hiervoor besproken. In rov. 4.12 en 4.15 van het arrest lijkt het Hof vervolgens tevens nog nadere eisen te stellen aan de stand van de techniek, nu in de betreffende overwegingen als maatstaf voor nieuwheidsschadelijkheid van de in Paulsen geopenbaarde geheugeneenheid wordt gehanteerd of die Paulsen geheugeneenheid niet enkel geschikt is om het technische effect van conclusie 1 te bereiken, maar daarvoor ook wel is aangepast. Daargelaten dat dan onduidelijk is ten opzichte van welke stand van de techniek c.q. welk referentiekader die aanpassing van de tot de stand van de techniek voor EP 617 behorende Paulsen geheugeneenheid afgemeten dient te worden, getuigt deze overweging van een onjuiste rechtsopvatting. Voor nieuwheidsschadelijkheid van de Paulsen geheugeneenheid voor een geheugeneenheid, zoals geclaimd in conclusie 1, geldt geen anderetest dan de reguliere test voor nieuwheidsschadelijkheid. Dat is de vraag of die geheugeneenheid geschikt is om gebruikt te worden als een geheugeneenheid, zoals in conclusie 1 beschreven.

Grief? (rov 4.10)

1.5

Het hof oordeelt in rov. 4.10 dat het standpunt van Digital Revolution dat HP tegen rechtsoverweging 4.33 niet zou hebben gegriefd wordt verworpen omdat de MvG in zijn geheel en in samenhang gelezen, mede gelet op de onder P van de MvG genoemde test voor nieuwheid, geen andere lezing zou toelaten dan dat HP zich met dit oordeel van de rechtbank niet kan verenigen. Aldus oordelend gaat het hof hetzij uit van een onjuiste rechtsopvatting, hetzij is dit oordeel, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, onbegrijpelijk, althans onvoldoende gemotiveerd. Immers uit het arrest Wertenbroek/ [naam 1]18. blijkt dat een grief is:

‘(…) Naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad dienen als grieven te worden aangemerkt alle gronden die de appellant aanvoert ten betoge dat de bestreden uitspraak behoort te worden vernietigd (HR 3 februari 2006, nr. C04/274, NJ 2006, 120). Als grief moet daarom ook worden aangemerkt een verandering of vermeerdering van eis in hoger beroep indien toewijzing daarvan zou meebrengen dat het dictum van het vonnis van de rechtbank door een ander moet worden vervangen zodat het vonnis vernietigd moet worden. (…)’

Ten aanzien van de kenbaarheid van de grief overweegt Uw Raad vervolgens in dat arrest:

‘(…) Aan een grief moet de eis worden gesteld dat deze voor de wederpartij voldoende kenbaar in de procedure naar voren is gebracht (laatstelijk: HR 6 februari 2009, nr. C07/139, LJN BG6231).(…)’

In het arrest Spector/Fotoshop 200019. heeft Uw Raad geoordeeld:

‘3.6

(…) Het staat de rechter niet vrij zijn beslissing te baseren op rechtsgronden of verweren die weliswaar zouden kunnen worden afgeleid uit in het geding gebleken feiten en omstandigheden, maar die door de desbetreffende partij niet aan haar vordering of verweer zijn ten grondslag gelegd. Daardoor wordt de wederpartij immers tekortgedaan in haar recht zich daartegen naar behoren te kunnen verdedigen (HR 1 oktober 2004, nr. C03/093, NJ 2005, 92).’

Indien:

—

grieven dus zijn alle gronden die de appellant aanvoert ten betoge dat de bestreden uitspraak behoort te worden vernietigd,

—

die grieven behoorlijk kenbaar naar voren moeten worden gebracht en

—

de rechter zijn beslissing niet mag baseren op gronden/grieven die weliswaar zouden kunnen worden afgeleid uit in het geding gebleken feiten en omstandigheden, maar die door de desbetreffende partij niet aan haar vordering of verweer zijn ten grondslag gelegd,

dan getuigt het van een onjuiste rechtsopvatting dat het hof een grief tegen rov. 4.33 ‘in de stukken leest’ omdat het standpunt van Digital Revolution dat HP tegen rechtsoverweging 4.33 niet zou hebben gegriefd door het hof wordt verworpen omdat de MvG in zijn geheel en in samenhang gelezen, mede gelet op de onder P van de MvG genoemde test voor nieuwheid, geen andere lezing zou toelaten dan dat HP zich met dit oordeel van de rechtbank niet kan verenigen. Immers die uitleg of strekking was, gelet op het expliciet in rov 4,10 op dit punt aangehaalde verweer voor Digital Revolution niet kenbaar, zodat dit niet als zodanig als grief kan en mag worden aangemerkt. Het hof heeft dat hetzij miskend, hetzij heeft het geen inzicht gegeven in zijn gedachtegang, althans heeft het een onbegrijpelijk oordeel gegeven.

Althans had het hof in elk geval niet kunnen en mogen volstaan met het in rov. 4.10 weergegeven oordeel omtrent de lezing in samenhang, maar had het op zijn minst ook moeten motiveren dat wen waarom dit aan Digital Revolution als grief voldoende kenbaar was c.q. had moeten zijn, gelet op het expliciete in rov 4.10 door het hof aangehaalde standpunt van Digital Revolution dat HP tegen rov 4.33 van het vonnis in eerste aanleg niet was opgekomen. Voor zover een motivering moet worden gelezen in de laatste volzin van rov. 4.10 is dit oordeel zonder nadere toelichting onbegrijpelijk. Dit nog daargelaten hetgeen in het volgende onderdeel wordt aan gekaart.

Erkenning ter zitting?

1.6

Ten onrechte overweegt het Hof onder 4.10 van het arrest dat Digital Revolution overigens ter zitting ook zou hebben erkend dat een leeg geheugen niet voldoet aan conclusie 1, omdat het geheugen volgens conclusie 1 zodanig dient te zijn geformatteerd dat er ten minste 3 velden zijn. Dit staat niet in de pleitnotities en is ook door mr Van Engelen in zijn herinnering niet gezegd, zodat het oordeel onbegrijpelijk is op dit punt. Het proces-verbaal van de pleitzitting is opgevraagd doch bij het indienen van dit verweerschrift nog niet voorhanden, doch zal te dezer zake uitsluiting (moeten) geven.

1.7

Het slagen van één of meer klachten vitiëert ook rovv. 4.4 t/m 4.18.

2. Klachten inzake conclusie 7

2.1

Dit onderdeel is gericht tegen rov. 4.24, waarin het hof overweegt:

‘4.24

Conclusie 7 stelt de hiervoor in 4.1 kort beschreven werkwijze onder bescherming. Onbestreden is dat deze werkwijze niet wordt geopenbaard in Paulsen, noch in enig ander tot de stand van de techniek behorend document, zodat de nieuwheid daarmee vast staat. Digital Revolution heeft aangevoerd dat in de beschrijving van het octrooi geen probleem wordt beschreven dat door de werkwijze van conclusie 7 wordt opgelost, zodat niet kan worden vastgesteld wat het technisch effect is dat met deze werkwijze wordt bereikt en dat daarom inventiviteit ontbreekt. Het hof verwerpt die stelling. Het door een uitvinding opgeloste probleem en het bereikte technisch effect hoeven niet met zoveel woorden in een octrooibeschrijving te zijn vermeld. Voldoende is dat de gemiddelde vakman, gebruik makend van zijn algemene vakkennis, bij lezing daarvan ten tijde van de prioriteitsdatum het objectieve probleem dat door de geclaimde uitvinding wordt opgelost en daarmee het technisch effect dat met de geclaimde maatregelen wordt bereikt, kan vaststellen.’

Nieuwheid niet onbestreden

Onbegrijpelijk, althans onvoldoende gemotiveerd, is op welke grond het Hof in rov 4.24 oordeelt dat onbestreden zou zijn dat de werkwijze van conclusie 7 ‘niet wordt geopenbaard in Paulsen, noch in enig ander tot de stand van de techniek behorend document, zodat de nieuwheid daarmee vast staat.’

Immers, in de Memorie van Antwoord heeft Digital Revolution de nieuwheid van de werkwijze van conclusie 7 als volgt bestreden onder 10.8 en volgende:

‘10.8

Conclusie I is niet nieuw. Tegen deze achtergrond moet worden geconcludeerd dat — anders dan HP onder 107 MvG stelt — de onafhankelijke voortbrengselconclusie 1 niet nieuw is ten opzichte van Paulsen, zoals de rechtbank ook op juiste gronden in het Vonnis heeft vastgesteld.

10.9

Conclusie 7. Onder 108 MvG stelt HP dat voor conclusie 7 hetzelfde kan worden geconcludeerd. Dat brengt met zich dat conclusie 7 evenmin nieuw is.

10.10

Tweede foutdetectiecode. Onder 109 MvG stelt HP vervolgens dat de tweede foutdetectiecode uit conclusie 7 overeen komt met de ‘foutdetectiecode die gerelateerd is aan de gegevens die in het opslagdeel bevat zullen zijn’ uit conclusie 1 en dat daarbij de ‘gegevens die in het opslagdeel bevat zullen zijn’ het ‘eerste blok met gegevens’ uit conclusie 7 zijn. HP stelt vervolgens dat evenzo de derde foutdetectiecode uit conclusie 7 overeen komt met de ‘foutdetectiecode die gerelateerd is aan de gegevens die bevat zullen zijn in het opslagdeel na de volgende overdracht’ uit conclusie 1. Daarbij is de ‘volgende overdracht’ het ‘tweede blok met gegevens’ uit conclusie 7, aldus HP. Wat HP hier steil ter onderbouwing van de gepretendeerde nieuwheid van werkwijze-conclusie 7 is echter beperkt tot de functie c.q. eigenschappen van in verschillende werkwijze-stappen te genereren dan wel weg te schrijven gegevens: data of foutdetectiecodes inzake die data. Het spreekt voor zich dat dergelijke eigenschappen of functies van de gegevens die door een werkwijze worden gegenereerd of opgeslagen, slechts zien op de functie van die gegevens en niet met zich brengen dat de uit Paulsen bekende werkwijze bestaande uit het achtereenvolgens opslaan van verschillende gegevens in verschillende geheugenvelden wordt aangepast. Dit wordt door MP ook niet gesteld, noch onderbouwd en wordt evenmin in EP 617 beschreven of onderbouwd.

10.11

Anticipatie werkwijzeconclusie 7. Dit brengt met zich dat derhalve evenzeer geconcludeerd moet worden dat de in Paulsen beschreven werkwijze voor het achtereenvolgens opslaan van verschillende gegevens in verschillende velden EP 617 volledig anticipeert. Dat sluit ook aan bij het oordeel van de Europese Examiner in de European Search Opinion van 8 juni 2010 (Productie 5, DR) dat zowel op basis van het Epson-octrooi ook de werkwijze-conclusie 8 (thans 7) niet nieuw is, en dat ook het geval is op basis van ‘any document disclosing a replaceable printing component (e.g an ink cartridge) for use in a printing system comprising a memory (which is suitable to store any kind of data, for instance error detection codes related to current or ‘ to be printed’ data)’. Meer specifiek werd dit ook nog eens aangegeven ter zake van de documenten D2 t/m D4:

‘2.

D1 (EP1316428; see in particular figures 4a, 4b, 14, 15 and [98]-[1 01]) discloses a replaceable printing component (INCI) for use in a printing system including print mechanism configured to receive the replaceable printing component, the replaceable printing component comprising:

[…]

Consequently all features of claim I are known from this document and therefore the present application does not meet the requirements of Articles 52(1) and 54(1) and (2) EPC because the subject-matter of claim 1 is not new.

3.

The same applies for independent claims 8 and 14.

4.

The attention of the applicant is drawn to the fact that according to any document disclosing a replaceable printing component (e.g an ink cartridge) for use in a printing system comprising a memory (which is suitable to store any kind of data, for instance error detection codes related to current or ‘to be printed’ data), the subject-matter of claims 1, 8 and 14 is not new (Articles 52 (1) and 54(1) and (2) EPC).

5.

The attention of the applicant is also drawn to the fact that in view of documents D2 to D4 cited in the search report the subject matter of independent claims 1, 8 and 14 is not new in the sense of Article 54(1) and (2) EPC.’’

Gelet op deze overduidelijke inhoudelijke betwisting, valt — zeker zonder nadere toelichting — niet te begrijpen dat en waarom het hof desalniettemin tot het oordeel is gekomen dat de nieuwheid niet zou zijn betwist. Indien het oordeel van het hof in rov 4.24 impliciet zou moeten worden begrepen als zou deze betwisting onvoldoende zijn, dan is de uitspraak evenzeer onbegrijpelijk, althans onvoldoende gemotiveerd en bovendien rechtens onjuist, nu het hof dan een te zware maatstaf aanlegt voor een gemotiveerde betwisting als bedoeld in artikel 149 Rv.

Althans is onbegrijpelijk, dan wel onvoldoende gemotiveerd, op welke grond het Hof, nadat het in rov 4.15 productconclusies 1 nietig oordeelt wegens gebrek aan nieuwheid vervolgens ter zake van conclusie 7 Rov 2.24) oordeelt dat de nieuwheid van de werkwijze van conclusie 7 nieuw zou zijn. Het partijdebat leert dat zowel HP als Digital Revolution zich op het standpunt stellen dat de argumenten die worden aangevoerd voor de geldigheid van de productconclusie 1 — mutatis mutandis — ook voor werkwijze-conclusie 7 opgaan. HP stelt onder 108 MvG naar aanleiding van de vermeende nieuwheid van de onafhankelijke werkwijzeconclusie 7 dat deze qua terminologie iets van conclusie 1 verschilt, maar feitelijk hetzelfde claimt als conclusie 1. Deze stellingname van HP is juist. Conclusie 1 is immers — zoals het hof ook vaststelt — een geheugeneenheid voor toepassing van de werkwijze van conclusie 7 (rov. 4.1.) Naar aanleiding van deze stellingnamen voerde Digital Revolution aan (MvA onder 10.9) dat dit met zich brengt dat conclusie 7 evenmin nieuw is. Nu het Hof de geheugeneenheid voor toepassing van de werkwijzeconclusie 1 nietig oordeelt wegens gebrek aan nieuwheid (in rov 4.15) is vervolgens onbegrijpelijk, althans onvoldoende gemotiveerd, op welke grond werkwijze conclusie 7 desondanks nieuw zou zijn.

Ontbreken duidelijke probleemstelling conclusie 7 (rov. 4.24).

2.2

Ook deze klacht is gericht tegen rov. 4.24 zoals in 2.1 geciteerd. Dit oordeel is evenzeer rechtens onjuist, onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd in het licht van de navolgende stellingen van Digital Revolution. In de Memorie van Antwoord heeft Digital Revolution onder 11.2 aangegeven dat, zoals ook in eerste aanleg aangevoerd,20. de beschrijving van EP 617 niet duidelijk maakt welk probleem EP 617 beoogt op te lossen en evenmin in welke mate die oplossing al dan niet voor de hand liggend is, dan wel überhaupt gerealiseerd wordt. Daarbij heeft Digital Revolution ook gesteld dat dit ook duidelijk wordt bij lezing van wat HP dienaangaande stelt in de memorie van grieven, aangezien dat niet is terug te vinden in of terug te voeren op de beschrijving van EP 617. Ter zake daarvan heeft Digital Revolution onder 11.2 van de Memorie van Antwoord gesteld dat deze ‘onduidelijkheid van EP 617 inzake de gepretendeerde inventieve bijdrage die EP 617 aan de stand van de techniek zou leveren is een omstandigheid die met name ook bij de beoordeling van de uitvindingshoogte aan de octrooihouder dient te worden aangerekend en in diens nadeel dient te worden uitgelegd.’ Dit om navolgende, ook in onderling verband te lezen redenen.

Onjuiste weergave stelling

2.2.1

Anders dan het Hof onder 4.24 overweegt was de stelling van Digital Revolution derhalve niet dat door een octrooi op straffe van het ontbreken van inventiviteit (i) ‘in de beschrijving van het octrooi’ een probleem dient worden ‘beschreven dal door de werkwijze van conclusie 7 wordt opgelost’ en (ii) dat bij ontbreken daarvan ‘niet kan worden vastgesteld wat het technisch effect is dat met deze werkwijze wordt bereikt’, noch (iii) ‘dat daarom inventiviteit ontbreekt.’

De stelling van Digital Revolution21. was dat:

(i)

indien een octrooi in de beschrijving niet aangeeft welk probleem wordt opgelost en

(ii)

het technisch effect dat met de werkwijze wordt beoogt aldus evenzeer onduidelijk is,

(iii)

de inventiviteit van de geclaimde uitvinding zich niet goed laat vaststellen en

(iv)

dat al die onduidelijkheid ten nadele van de octrooihouder dient te worden uitgelegd. Deze door Digital Revolution wel aangevoerde stelling heeft het Hof ten onrechte niet besproken c.q. deugdelijk gemotiveerd weerlegd.

Aldus is de uitleg van het hof van deze stellingen van Digital Revolution onbegrijpelijk, althans onvoldoende gemotiveerd en oordeelt het hof derhalve op basis van een onjuist debat.

Onjuiste verwerpinggrond

2.2.2

Voor wat betreft de door het Hof in rov. 4.24 vermelde gronden voor de verwerping van de door het Hof getuigt dit oordeel van een onjuiste rechtsopvatting. Artikel 78(1 )(b) EOV geeft immers aan dat één van de vereisten waaraan een Europese octrooiaanvrage dient te voldoen is dat de aanvrage ‘een beschrijving van de uitvinding’ dient te bevatten. Een uitvinding is een nieuw en inventief technisch inzicht, welke inzicht een probleem oplost door een bepaald technisch effect te realiseren. Dat brengt allereerst met zich dat de beschrijving van een uitvinding vereist dat (i) zowel het op te lossen probleem als (ii) de oplossing daarvan — het gerealiseerde technisch effect — in de aanvrage dient te worden beschreven, aangezien anders de vereiste ‘beschrijving’ van de ‘uitvinding’ ontbreekt. Bovendien vereist het ‘beschrijven’ van een ‘uitvinding’ ook juist — anders dan het Hof overweegt — dat die ‘uitvinding’ c.q. het opgeloste probleem en het bereikte technisch effect in de aanvraag ‘met zoveel woorden in een octrooibeschrijving zijn vermeld.’ Voor een ‘‘beschrijving’ van een ‘uitvinding’ in de zin van artikel 78 EOV is niet voldoende dat de ‘gemiddelde vakman’ bij lezing van een beschrijving van de uitvinding in de aanvrage ten tijde van de prioriteitsdatum ‘gebruik makend van zijn algemene vakkennis […] kan vaststellen’ wat (i) ‘het objectieve technische probleem dat door de geclaimde uitvinding wordt opgelost’ en (ii) ‘het technisch effect dat met de geclaimde technische maatregelen wordt bereikt’ is. Van een ‘beschrijving’ van een ‘uitvinding’ is pas sprake indien de uitvinding wordt ‘uiteengezet’, ofwel ‘met zoveel woorden uit de doeken wordt gedaan’. Van een ‘beschrijving’ van een ‘uitvinding’ is geen sprake indien de uitvinding — c.q. het objectieve technische probleem dat door de geclaimde uitvinding wordt opgelost en het technische effect dat met de geclaimde maatregelen wordt bereikt — ‘vaststelbaar’ is c.q. (in theorie) kan worden vastgesteld, al dan niet door hetgeen wel uiteengezet wordt te combineren met ‘algemene vakkennis’ van de hypothetische — en moeilijk definieerbare ‘vakman’. Artikel 78 EOV vereist niet dat de uitvinding op basis van de aanvrage kan worden vastgesteld, maar vereist dat artikel wel dat de uitvinding in de aanvrage wordt beschreven, ofwel uiteengezet. Het hof heeft dit alles in rov 4.24 hetzij miskend, hetzij heeft het geen inzicht gegeven in zijn gedachtegang, dan wel heeft het een onbegrijpelijk oordeel gegeven.

2.3

Dit onderdeel is gericht tegen rov. 4.26 van het arrest, waarin het hof overweegt:

‘4.26

Niet in geschil is dat Paulsen ook moet worden aangemerkt als meest nabije stand van de techniek ten aanzien van conclusie 7. Het doel van de in Paulsen beschreven werkwijze is hetzelfde, maar dat doel wordt op een andere, veel omslachtiger (meer stappen omvattend en daarmee langzamer en foutgevoeliger) wijze bereikt, namelijk door het maken van een back-up van de overgedragen gegevens. Die werkwijze wijkt wezenlijk af van de ‘ping-pong’ werkwijze (het alternerend opslaan van een nieuwe foutdetectiecode op twee validatievelden en behoud van de oude code voor het geval de gegevensoverdracht wordt verstoord) volgens conclusie 7.’

Ook dit oordeel is rechtens onjuist, althans zonder nadere toelichting onbegrijpelijk, althans onvoldoende gemotiveerd om navolgende, ook in onderling verband te lezen redenen.

Paulsen: langzamere en foutgevoeliger werkwijze?

2.3.1

Het hof maakt zich in rov 4.26 schuldig aan een verboden aanvulling van de feiten en/of treedt buiten het debat van partijen en bovendien is zonder nadere toelichting die ontbreekt onbegrijpelijk op grond waarvan het Hof tot de vaststelling komt de in Paulsen beschreven werkwijze weliswaar hetzelfde doel heeft als de werkwijze van conclusie 7 van EP 617, maar dat dit doel op een veel omslachtiger wijze wordt bereikt en dat die werkwijze — die in de perceptie van het Hof kennelijk omslachtiger is doordat die ‘meer stappen omvattend’ is — met name ‘langzamer en foutgevoeliger’ is.

i.

Immers, HP heeft aangevoerd22. dat EP 617 twee schrijfacties kent tegenover vijf voor Paulsen, maar daarbij is door HP niet gesteld dat Paulsen daardoor langzamer en foutgevoeliger zou zijn, maar dat door het mindere aantal schrijfacties de levensduur van het geheugen verlengd zou worden.23. Daargelaten dat dit door Digital Revolution weersproken is24., en in EP 617 ook niet gesteld wordt dat verlenging van de levensduur van een geheugeneenheid van een cartridge — welke slechts een korte levenscyclus kent — problematisch zou zijn, kan de vaststelling van het Hof derhalve evenmin op deze stellingname van HP gebaseerd worden. De stellingen in de MvG 89 en 105(C) zijn ook niet op een dergelijke wijze, zoals door het hof aangevuld, door Digital Revolution opgevat, zoals blijkt uit de MvA § 9, waarin de punten 82 t/m 109 van de MvG worden besproken. In het bijzonder in punt 9.7.2 wordt ingegaan op het aantal stappen. Daarin wordt aangegeven dat weliswaar juist is dat Paulsen vijf stappen nodig heeft en EP 617 slechts twee, maar dat ‘diezelfde ‘oplettende lezer’ zal opmerken dat een verschil in dataopslag-stappen dat een controller van een printer doorloopt bij het wegschrijven van data naar een cartridgeheugen niet met zich brengt dat de fysieke structuur van dat cartridge-geheugen daardoor wordt of dient te worden aangepast’. In de MvA punt 9.7.2 (p. 76) wordt vervolgens daaruit geconcludeerd dat voor de ter zake van het cartridge-geheugen te beantwoorden nieuwheidsvraag dit aantal werkwijze-stappen dat de controller van de printer dus loopt irrelevant is. Aldus treedt het hof buiten het debat van partijen, miskent het zijn taak als appelrechter en maakt het zich schuldig aan een verboden aanvulling van de feiten.

Dit laatste klemt temeer, daar uit EP 617 immers niet blijkt dat het probleem van de stand van de techniek zou zijn dat bekende werkwijzen ‘langzamer en foutgevoeliger’ zouden zijn.

ii.

Althans, indien het hof zich niet schuldig maakt aan een verboden aanvulling van de feiten en/of buiten het debat van partijen treedt, gaat het hof in rov 4.26, nu EP 617 niet leert dat de werkwijze van conclusie 7 een foutgevoeligheidsprobleem dan wel een snelheidsprobleem oplost, laat staan een combinatie daarvan, uit van een onjuiste rechtsopvatting, nu het miskent dat een octrooi dient aan te geven waarin het inventieve van de geclaimde vinding gelegen is, althans dat bij gebreke daarvan dit in het nadeel van de octrooihouder dient te worden uitgelegd en is het oordeel bovendien onduidelijk en onbegrijpelijk, nu het niet motiveert op welke grond het Hof tot de vaststelling komt dat EP 617 van de stand van de techniek c.q. Paulsen zou verschillen door een verminderde foutgevoeligheid en door een grotere snelheid.

Ontbreken back-up

2.3.2

Indien en voor zover het hof in rov 4.26 tot de vaststelling komt dat Paulsen langzamer en foutgevoeliger zou zijn ‘door het maken van een back-up van de overgedragen gegevens’ treedt het hof evenzeer buiten het debat van partijen en miskent het bovendien dat ook dit niet in EP 617 als probleem van de stand van de techniek c.q. Paulsen is aangegeven Aldus is evenzeer onduidelijk en onbegrijpelijk is op welke grond het Hof in rov 4.26 tot de vaststelling komt dat EP 617 van de stand van de techniek c.q. Paulsen zou verschillen doordat bij EP 617 geen sprake is van een back-up van de overgedragen gegevens, laat staan dat EP 617 daardoor sneller en minder foutgevoelig zou zijn van de stand van de techniek c.q. Paulsen. In EP 617 is geen grondslag voor deze vaststellingen van het Hof te vinden.

Wezenlijke afwijking van ‘ping-pong’-werkwijze?

2.3.3

Rechtens onjuist, onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd is de vaststelling in rov. 4.26 dat de werkwijze van Paulsen wezenlijk afwijkt van de ‘ping-pong’ werkwijze (het alternerend opslaan van een nieuwe foutdetectiecode op twee validatievelden en behoud van de oude code voor het geval de gegevensoverdracht wordt verstoord) volgens conclusie 1. Zoals in de Memorie van Antwoord aangegeven25. — in reactie op hetgeen HP in de pleitnotities in eerste aanleg heeft aangevoerd — openbaart Paulsen ‘twee parity-velden […], oftewel twee validatievelden in de zin van EP 617’ en is dat door HP ook onderkend. Aldaar wordt vervolgens geconcludeerd dat (product)conclusie 1 om die reden niet nieuw is en wordt vervolgens onder 10.9 MvA, in aansluiting op het standpunt van HP onder 108 MvG, aangegeven dat hetzelfde geldt voor (werkwijze)conclusie 7. Zoals onder 10.10 MvA vervolgens aangegeven (i) stelde HP enkel dat de werkwijze van conclusie 7 nieuw zou zijn ten opzichte van Paulsen vanwege de functie van de achtereenvolgens opgeslagen gegevens (data offoutdetectiecodes) maar dat doet niet af aan het feit ‘dat de uit Paulsen bekende werkwijze bestaande uit het achtereenvolgens opslaan van verschillende gegevens in verschillende geheugenvelden’ niet ‘wordt aangepast’, als ook dat dit door HP ‘ook niet wordt gesteld, noch onderbouwd en […] evenmin in EP 617 beschreven of onderbouwt’ wordt. Onder 11.3 MvA het hiervoor bedoelde ook vooropgesteld ter zake van de inventiviteit van werkwijze-conclusie 7, Vervolgens wordt meer specifiek onder 11.5 MvA per saldo gesteld dat er geen wezenlijk verschil is tussen de werkwijze van Paulsen en conclusie 7 van EP 617, omdat ook in Paulsen sprake is van het alternerend opslaan van foutdetectiecodes in de velden ‘N-6 Parity’ en ‘N-3 New Parity’:

‘Kennisneming van EP 617 en de (niet bestaande) verschilmaatregelen tussen EP 617 en de stand van de techniek, waaronder Paulsen, leert dat het objectief op te lossen technisch probleem kennelijk ziet op de vraag hoe voorkomen kan worden dat bij opeenvolgende overdrachten van gegevensbestanden de bij het laatst opgeslagen aangepast gegevensbestand behorende foutdetectiecode direct verloren gaat. De vakman die zich voor dit probleem gesteld ziet zal zich realiseren dat de oplossing daarvan al in Paulsen gegeven is, namelijk het gebruik van twee velden, te weten (i) een veld voor de ‘foutdetectiecode die gerelateerd is aan’ het laatst opgeslagen gegevensbestand (‘N-6; ‘Parity’) en (ii) een veld voor de ‘foutdetectiecode die gerelateerd is aan’ het gegevensbestand dat vervolgens opgeslagen wordt of is (N-3; New Parity’).’.

In dat kader is het dan ook (gelet op het bepaalde in artikel 149 Rv26.) rechtens onjuist dat het hof vaststelt dat de werkwijze van Paulsen wezenlijk afwijkt van de ‘ping-pong’ werkwijze, althans is dit oordeel zonder nadere toelichting onbegrijpelijk, althans is de uitspraak van het hof onvoldoende met redenen omkleed.

2.4

Dit onderdeel is gericht tegen rov. 4.28, waarin het hof overweegt:

‘4.28

Aan de stelling van Digital Revolution, dat de ‘ping-pong’ werkwijze volgens conclusie 7 op de prioriteitsdatum tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman (een specialist op het gebied van ICT) behoorde, wordt bij gebreke van enige onderbouwing, ook na gemotiveerde betwisting door HP, voorbij gegaan. Digital Revolution heeft ter zake ook geen voldoende gespecificeerd bewijsaanbod gedaan, zodat voor nadere bewijslevering geen plaats is.’

Dit oordeel getuigt hetzij van een onjuiste rechtsopvatting, hetzij is het, zeker zonder nadere toelichting, die ontbreekt, onbegrijpelijk, althans onvoldoende gemotiveerd. Dit om navolgende, ook in onderling verband te lezen, redenen.

Ping-pong: hoezo niet onderbouwd?

2.4.1

Het hof oordeelt in rov. 4.28 dat bij gebreke van enige onderbouwing aan de stelling van Digital Revolution, dat de ‘ping-pong’ werkwijze volgens conclusie 7 op de prioriteitsdatum tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman (een specialist op het gebied van ICT) behoorde voorbij wordt gegaan. Dit oordeel is — gelet op het bepaalde in rov 149 Rv27. — rechtens onjuist en gelet op hetgeen Digital Revolution heeft aangevoerd volstrekt onbegrijpelijk, althans onvoldoende gemotiveerd. Digital Revolution heeft immers in de Memorie van Antwoord onder 11.7 uitdrukkelijk aangegeven dat de ping-pong werkwijze tot de stand van de techniek voor de ICT-vakman behoort, daarbij verwijzend naar de Conclusie van Antwoord onder 17 en naar de Pleitnotities in eerste aanleg onder 6.528..

(a)

Conclusie van Antwoord. In de Conclusie van Antwoord is onder 17.4 en 17.5 het navolgende expliciet gesteld (inclusief voetnoten)

‘17.4

Ping-pong werkwijze. Anders dan HP het doet voorkomen, is in het door haar gehanteerde proces van pingpong parity geen uitvinding gelegen. Een zogeheten ping pong werkwijze is een in de software-industry gebruikelijke werkwijze om het verloren gaan van data tijdens opvolgende overdrachten te ondervangen door het gebruik van meerdere opvanglocaties c.q. -buffers.29. Een ping-pong werkwijze wordt gekenmerkt door het afwisselend gebruik van twee (of meer) entiteiten c.q. velden als opslaglocatie. Indien eenzelfde veld meerdere malen met data overschreven wordt, bestaat er een kans dat data verloren gaan, indien tijdens het schrijven van data naar dat veld een crash optreedt. Dat probleem wordt door een ping-pong-werkwijze30. opgelost door het gebruik van elkaar afwisselende velden c.q. opslaglocaties voor de data die opgeslagen dienen te worden: het laatst gebruikte met data gevulde veld (X) (‘ping’) en het daaropvolgend te gebruiken veld (X+1) (‘pong’). Bij een eerste dataoverdracht wordt een eerste veld (X) (‘ping’) gebruikt. Dit ping-veld (X) bevat dus de dan actuele versie van de relevante data. Bij een daaropvolgende tweede dataoverdracht van de betreffende data wordt een tweede veld (X+l) (‘pong’) gebruikt. Na voltooiing van de tweede dataoverdracht naar het pong-veld (X+1), bevat het pong-veld de dan meest actuele c.q. recente versie van de relevante data, terwijl het daarvoor gebruikte ping-veld (X) dan verouderde data bevat. Bij een daaropvolgende (derde) dataoverdracht van betreffende data wordt het voorlaatst gebruikte ping-veld (X) gebruikt, zodat na die overdracht de meest actuele data op dat ping-veld te vinden is en het pong-veld nu verouderde data bevat. Na iedere dataoverdracht is de meeste actuele data dus afwisselend te vinden op respectievelijk het ping-veld, dan wel het pong-veld, terwijl de dan verouderde data eveneens afwisselend te vinden is op respectievelijk het pong-veld, dan wel het ping-veld. Bij iedere opvolgende dataoverdracht wisselen de locaties voor de meest actuele en de verouderde data elkaar dus steeds — repeterend — af.

17.5

Bekendheid ping-pong werkwijze. Dat een ping-pong-werkwijze in de software-industrie gebruikelijk en bekend is en tot de voor EP 617 relevante stand van de techniek behoort, blijkt onder meer uit de omstandigheid dat in de op 26 september 1991 door IBM ingediende Europese octrooiaanvrage (Productie 18) en de op 26 januari 2001 ingediende internationale octrooiaanvrage van Ericson (Productie 19).

17.5.1

IBM-aanvrage. De op 26 september 1991 door IBM ingediende Europese octrooiaanvrage 0483970 A1, met 1 november 1990 als prioriteitsdatum (Productie 18), ziet blijkens het Abstract op het gebruik van een ‘non ping-pong dual buffer’ (accentuering, raadsman):

‘(57)

Abstract: ‘A system is provided including a host processor 22 and an audio capture and playback adapter 24 having a DSP co-processor 26. The adapter includes shared memory 28 accessible from both the DSP and the host. A DSP program is periodically writt&n to the shared memory by the host and executed by the DSP. A non ping-pong dual buffer technique is disclosed wherein alternately one buffer is executed by the DSP while the remaining buffer is updated or linked by the host. In one embodiment, two pointer variables are used, each indicating respectively which buffer is currently being executed by the DSP and which has been updated by the host. Initially both pointer and pointer B point to buffer A containing the initial DSP code. Each time the DSP requires execution of the configurable program, it reads pointer B, copies it to pointer A, and then branches to the buffer pointer A points to. When the host begins to relink to a buffer, it first sets pointer B equal to pointer A, relinks into the opposite buffer as pointer A, and then sets pointer B to this opposite buffer. The host is thereby prevented from updating a buffer currently being executed by the DSP. Real time dynamic linking of code segments in a tightly coup- led co-processing system is thereby provided.’

17.5.2

Ericsson-aanvrage. De op 26 januari 2001 ingediende internationale octrooiaanvrage van Ericsson, met als prioriteitsdata respectievelijk 3 februari, 22 augustus en 9 november 2000 (Productie 19) ziet blijkens het Abstract op het gebruik van een ping-pong-protocol:

‘(57)

Abstract: ‘A system that uses a pingpong protocol in order to remain as flexible as possible during traffic allocation includes multiple units, each of which has a unique address. A first unit transmits a first data packet including a first length indicator toward a second unit or a third unit. Each of the second unit and the third unit is operable to receive the packet and then, upon receipt of the packet, can transmit another packet. One of the units can be assigned a master unit role and is operable to restart transmission operations using priority slots. […].’’

BRS_HR_03112017_17_04122-22-01

Door Digital Revolution is derhalve uitdrukkelijk gesteld, onderbouwd en zelfs bewezen met behulp van (i) de Wikipedia-pagina (http://en.wikipedia.org/wiki/Ping-pong scheme), (ii) de verwijzing naar een handboek van Gray en Reuter uit 1992 Andreas (‘Transaction processing: concepts and techniques. Morgan Kaufmann. ISBN 978-1-55860-190-1’), (iii) de IBM-octrooiaanvrage uit 1991 en (iv) de Ericssonoctrooiaanvrage uit 2001 dat een ping pong werkwijze niet alleen (a) tot de voor EP 617 relevante stand van de techniek behoort, gelet op de beide octrooiaanvragen, alsmede (b) tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman (een specialist op het gebied van ICT) behoort, gelet op het aangehaalde handboek uit 1992 en de wikipedia-pagina. Tegen die achtergrond is dus volstrekt onvoldoende onderbouwd en ook volstrekt onbegrijpelijk dat en waarom het Hof in rov. 4.28 van het arrest tot het oordeel kan komen dat sprake zou zijn van (i) enige onderbouwing zou ontbreken, en (ii) dat aan het gestelde voorbij gegaan zou kunnen worden.

In dat kader vitiëert dit ook het oordeel dat er voor nadere bewijslevering door Digital Revolution geen plaats zou zijn bij gebreke van een voldoende gespecificeerd bewijsaanbod. Immers, daargelaten dat het hof ook ambtshalve bewijs kan opdragen heeft het hof die onderbouwing zoals hierboven weergegeven geheel over het hoofd gezien en dient na een eventuele vernietiging en verwijzing (zo daar aan wordt toegekomen, gelet op het voorwaardelijke karakter van dit incidentele cassatieberoep), alsnog worden beoordeeld of die door het hof genoemde betwisting van HP op dit punt wel voldoende is.

Voor de hand liggende combinatie

2.4.2

Digital Revolution heeft in de Memorie van Antwoord onder 11.5 ook uitdrukkelijk gesteld dat Paulsen niet alleen de door EP 617 gepretendeerde oplossing volledig anticipeert, zodat die oplossing niet nieuw is, maar tevens dat de werkwijze van conclusie 7 van EP 617 niet meer is dan een voor de hand liggende combinatie van Paulsen en de algemeen bekende en tot de stand van de techniek behoren ping-pong werkwijze c.q. de oude volkswijsheid ‘dat men oude schoenen niet moet weggooien voor men nieuwe heeft.’:

‘11.5

[…]. Daargelaten dat Paulsen daarmee de door EP 617 gepretendeerde oplossing al volledig anticipeert, zodat die oplossing niet nieuw is, bevat Paulsen daarmee in ieder geval een overduidelijke en niet te miskennen ‘pointer’ voor de vakman (i.t.t. wat HP onder 114 MvG stelt). Toepassing van de problem-solution-approach leidt aldus tot de conclusie dat EP 617 niet inventief is indien wordt uitgegaan van Paulsen als meest nabije stand van de techniek, waarmee het gestelde onder 115 MvG evenzeer is weerlegd. Bovendien geldt deze gevolgtrekking ook indien andere documenten als uitgangspunt worden genomen, zoals de Europese Examiner terecht constateerde en door HP in de verleningsprocedure niet inhoudelijk weerlegd is. Verder is hier van belang dat deze oplossing niet meer bevat dan de toepassing van de tot de algemene vakkennis van de vakman behorende ping-pong-werkwijze. Dat is stand van de techniek voor de ICT-vakman, zoals nader aangeven onder 17 van de Conclusie van Antwoord en onder 6.5 van de Pleitnotities. De in ICT-kringen algemeen bekende ping-pong-werkwijze is niet meer dan de invulling door de ICT-vakman van de oude volkswijsheid dat men oude schoenen niet moet weggooien voor men nieuwe heeft. Die volkswijsheid is een evidente pointer voor het niet overschrijven van een oude foutdetectiecode voor een nieuwe foutdetectie bepaald en de bijbehorende gegevensoverdracht voltooid zijn. Hiermee is het door HP onder 117 tot en met 121 MvG gestelde weerlegd.’

Ook tegen deze achtergrond is onvoldoende gemotiveerd en onbegrijpelijk dat en waarom het Hof aan deze stellingnamen van Digital Revolution in rov.4.28 van het voorbijgaat.

2.5

Dit onderdeel is gericht tegen rov. 4.27, waarin het hof overweegt:

‘4.27

Het standpunt van Digital Revolution dat de werkwijze volgens conclusie 7 voor de gemiddelde vakman op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit Paulsen in combinatie met een ander document uit de stand van de techniek wordt verworpen. Het technisch gebied van de documenten waar Digital Revolution zich op beroept, te weten een muziekcomputersysteem en een telecommunicatiesysteem, is te ver verwijderd van het onderhavige technische gebied. De gemiddelde vakman zou bij zijn zoektocht naar een oplossing voor het probleem waarvoor hij zich gesteld ziet daarom niet op deze documenten stuiten en in elk geval daarvan niet kennis nemen, zoals door HP aangevoerd en door Digital Revolution vervolgens onvoldoende gemotiveerd bestreden.’

Ook dit oordeel getuigt hetzij van een onjuiste rechtsopvatting, hetzij is onvoldoende met redenen omkleed, dan wel zonder nadere toelichting onbegrijpelijk, dit om navolgende ook in onderling verband te lezen redenen.

Andere documenten

2.5.1

Onder 11.5 van de Memorie van Antwoord heeft Digital Revolution tevens aangevoerd dat EP 617 ook een voor de hand liggende combinatie is van de ping-pong werkwijze met ‘indien andere documenten als uitgangspunt worden genomen, zoals de Europese Examiner terecht constateerde en door HP in de verleningsprocedure niet inhoudelijk weerlegd is’. Deze ‘andere documenten’ waar de Europese Examiner naar verwees zijn de documenten zijn de documenten die in het European Search Rapport (Productie 5, DR) gedefinieerd zijn als D1 tot en met D4. Zoals onder 10.5.3 van de Memorie van Antwoord aangegeven werd daar het Europese octrooi EP 1316428 van Seiko Epson (Productie 6, DR) als D1 gelabeld en als meest nabije stand van de techniek, in plaats van Paulsen, aangemerkt. Daar is tevens gesteld dat de Europese Examiner vervolgens in dat rapport oordeelde dat zowel op basis van dit Epson-octrooi de conclusies niet nieuw waren, als dat dit het geval was op basis van ‘any document disclosing a replaceable printing component (e.g an ink cartridge) for use in a printing system comprising a memory (which is suitable to store any kind of data, for instance error detection codes related to current or ‘ to be printed’ data)’. Meer specifiek werd dit ook nog eens aangegeven ter zake van de documenten D2 t/m D4 en met name ook ter zake van conclusie 7 (destijds conclusie 8). In het rapport wordt uitdrukkelijk aangegeven — en onder 10.5.3 MvA geciteerd dat D1 (EP1316428 een verwisselbaar onderdeel van een printer betreft (‘a replaceable printing component (INC1) for use in a printing system including print mechanism configured to receive the replaceable printing component’) betreft, zodat onduidelijk en onbegrijpelijk is op welke grond het Hof in rov 4.28 vaststelt dat bijvoorbeeld dit document ‘een muziekcomputersysteem’ dan wel ‘een telecommunicatiesysteem’, zou betreffen, nu D1- evenals EP 617 — een printer en printeronderdelen, zoals een cartridge, betreft.31. De Documenten D2 (Productie 7, DR), D3 (Productie 8, DR) en D4 (Productie 9, DR) betreffen evenzeer printers en printeronderdelen, waaronder cartridges,32. zodat ook hier onduidelijk en onbegrijpelijk is, op welke grond het Hof in rov. 4.27 vaststelt dat bijvoorbeeld dit document ‘een muziekcomputersysteem’ dan wel ‘een telecommunicatiesysteem’, zou betreffen.

Te ver verwijderd technisch gebied?

2.5.2

Onduidelijk en onbegrijpelijk is ook op welke grond het Hof in rov. 4.27 van het arrest kan oordelen dat het technisch gebied van deze andere documenten ‘te ver verwijderd van het onderhavige technisch gebied’ zou zijn, nu deze documenten betrekking hebben op printers en cartridges, alsook meer specifiek op kwaliteits- en foutdetectie-aspecten daarvan. Ook indien deze andere documenten betrekking zouden hebben op muziekcomputersystemen of telecommunicatiesystemen, valt evenmin in te zien waarom die documenten dan een te ver verwijderd technisch gebied zouden betreffen. De gemiddelde vakman is immers — naar het Hof onder 4.28 van het arrest vaststelt — ‘een specialist op het gebied van ICT’. ‘ICT’ staat voor ‘Informatie en Communicatie Technologie’. Muziekcomputersystemen en telecommunicatiesystemen behoren tot het vakgebied van deze vakman, evenals printers en cartridges, zodat onduidelijk en onbegrijpelijk is waarom hier sprake zou zijn van ‘ver verwijderde technische gebieden’, dan wel ‘te ver verwijderde technische gebieden’, nu al deze technische gebieden tot het vakgebied van de vakman — een specialist op het gebied van ICT — behoren.

Kennisneming

2.5.3

Onduidelijk en onbegrijpelijk is vervolgens ook op welke grond het Hof vaststelt in rov. 4.27 van het arrest dat de gemiddelde vakman bij zijn zoektocht naar een oplossing voor het probleem waarvoor hij zich gesteld ziet ‘daarom’ niet op deze documenten zou stuiten. Nog onduidelijker en onbegrijpelijker is op welke grond het Hof vervolgens onder 4.28 van het arrest vaststelt dat indien de vakman wel op deze documenten zou stuiten, die vakman daar ‘in elk geval’ geen kennis van zou nemen. Bovendien getuigt dit van een onjuiste rechtsopvatting, doordat deze documenten zien op het vakgebied van de vakman, zodat die vakman niet alleen geacht wordt met de inhoud daarvan bekend te zijn, maar ook geacht wordt om het voor zijn vakgebied gebruikelijke routine onderzoek te ondernemen. Dat gebruikelijke routinematige onderzoek brengt met zich dat die vakman wel op deze documenten zou stuiten en in dat geval juist geacht dient te worden van de inhoud daarvan kennis te nemen en bovendien op basis daarvan gebruikelijk routinematig onderzoek te ondernemen.

Door HP aangevoerd?

2.5.4

Onduidelijk is ook op welke grond het Hof meent dat(en waar) door HP zou zijn aangevoerd dat de vakman niet op deze documenten zou stuiten en daar in elk geval geen kennis van zou nemen. Daarmee is tevens onduidelijk en onbegrijpelijk op welke grond het Hof vervolgens oordeelt dat dit ‘door Digital Revolution vervolgens onvoldoende gemotiveerd bestreden’ zou zijn.

2.6

Dit onderdeel is gericht tegen rov. 4.29 waarin het hof overweegt:

‘4.29

Het betoog van Digital Revolution dat de in conclusie 7 geclaimde werkwijze een ‘abstract idee’ is en daarom op grond van artikel 52 lid 2 EOV niet als uitvinding zou worden beschouwd, kan ook niet slagen, alleen al omdat conclusie 7 de ‘ping-pong’ methode niet in abstracto claimt, maar slechts in de vorm van een concrete toepassing daarvan op een geheugeneenheid van een cartridge. De slotsom is dat conclusie 7 geldig is te achten.’

Ook dit oordeel getuigt hetzij van een onjuiste rechtsopvatting, hetzij is onvoldoende met redenen omkleed, dan wel zonder nadere toelichting onbegrijpelijk, dit om navolgende ook in onderling verband te lezen redenen.

2.6.1

Rechtens onjuist en onbegrijpelijk is op welke grond het Hof oordeelt dat het betoog van Digital Revolution inzake het niet octrooieerbaar zijn van de in conclusie 7 geclaimde werkwijze beperkt zou zijn tot de stelling dat die werkwijze enkel een ‘abstract idee’ zou zijn. In de Memorie van Antwoord (onder 12.1) heeft Digital Revolution aangevoerd, verwijzend de Pleitnotities in eerste aanleg onder 7.7.3, dat conclusie 7 van EP 617 evenzeer nietig is omdat sprake is van octrooiering van een methode van bedrijfsvoering c.q. software als zodanig, welke in artikel 52(2) EOV van octrooieerbaarheid worden uitgesloten, evenals ontdekkingen, wetenschappelijke theorieën, wiskundige methoden en stelsels, regels en methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid of voor spelen. De stelling van Digital Revolution dat de werkwijze van conclusie 7 niet octrooieerbaar is, is dus niet beperkt tot de stelling dat die werkwijze enkel een abstract idee zou zijn, maar betreft het niet octrooieerbaar zijn daarvan op de in artikel 52(2) EOV in zijn algemeenheid van octrooieerbaarheid uitgesloten werkwijzen, en met name de uitsluiting van methoden van bedrijfsvoering en software als zodanig. De enkele omstandigheid dat de werkwijze van conclusie 7 geen ‘abstract idee’ zou zijn, weerlegt deze door Digital Revolution aangevoerde gronden niet, zodat de overweging van het Hof hetzij blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting, hetzij zonder nadere toelichting onbegrijpelijk is, althans onvoldoende gemotiveerd.

Toepassing ping-pong werkwijze

2.6.2

Evenzeer rechtens onjuist en onbegrijpelijk is overigens het oordeel in rov 4.29 dat het volgens het Hof door Digital Revolution gevoerde verweer niet zou kunnen slagen ‘omdat conclusie 7 de ‘ping-pong’ methode niet in abstracto claimt, maar slechts in de vorm van een toepassing daarvan op een geheugeneenheid van een cartridge’. Octrooien zien naar hun aard op een (nieuwe en inventieve) toepassing van kennis, hetgeen inherent is aan het feit dat octrooien techniek beschermen, ofwel de praktische toepassing van kennis. De enkele omstandigheid dat een toepassing van een methode geclaimd wordt brengt niet met zich dat om die reden geen sprake is of kan zijn van een of meer van de in artikel 52(2) EOV van octrooieerbaarheid uitgesloten onderwerpen, met name waar het een methode voor bedrijfsvoering of software betreft. Software betreft een reeks instructies aan een machine, ofwel een concrete toepassing van een methode, en een methode voor bedrijfsvoering betreft naar zijn aard evenzeer de concrete toepassing van een methode, zodat de vaststelling dat sprake zou zijn van een concrete toepassing van een methode op een geheugeneenheid van een cartridge niet redengevend kan zijn voor het octrooieerbaar achten van de in conclusie 7 beschreven werkwijze c.q. methode voor het verwerken van gegevensbestanden. Bovendien is ook onduidelijk en onbegrijpelijk op welke grond het Hof vaststelt dat conclusie 7 zou zien op de toepassing van een methode ‘op een geheugeneenheidvan een cartridge’ (accentuering, raadsman). Conclusie 7 betreft een ‘werkwijze voorhet overbrengen van gegevens tusseneen printer en een verwisselbare afdrukcomponent (14)’, ofwel een werkwijze voor gegevensoverdracht tussen twee producten en niet een toepassing van een werkwijze op een product. Het hof heeft dit alles hetzij miskend, hetzij is dit oordeel zonder nadere toelichting, die ontbreekt, onbegrijpelijk, althans onvoldoende gemotiveerd.

Memorie van Antwoord

2.6.3

In de memorie van Antwoord heeft Digital Revolution het navolgende concrete verweer inzake de octrooieerbaarheid van conclusie 7 gevoerd, welk verweer door het Hof ten onrechte niet, althans niet naar behoren gemotiveerd, is weerlegd of besproken:

‘12.1

Niet octrooieerbare methode voor bedrijfsvoering c.q. software als zodanig. Verwijzend naar in de Pleitnotities in eerste aanleg onder 7.7.3 aangevoerde zij hier herhaald en ingelast dat EP 617 evenzeer nietig is omdat sprake is van octrooiring van een methode van bedrijfsvoering c.q. software als zodanig. Artikel 52(2) EOV sluit van octrooieerbaarheid onder meer uit (i) ontdekkingen, wetenschappelijke theorieën, wiskundige methoden en (ii) stelsels, regels en methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid, voor spelen of voor de bedrijfsvoering, alsmede computerprogramma's, en dat alles ‘als zodanig’. In het Amerikaanse octrooirecht wordt datzelfde resultaat bereikt middels de uitsluiting van ‘laws of nature, natural phenomena and abstract ideas’. Dat leidt er in de rechtspraak van de US Supreme Court toe dat het enkele claimen van abstracte ideeën welke met generieke computer technieken geïmplementeerd kunnen worden, niet octrooieerbaar is. In de Alice-uitspraak uit 2014 sneuvelden om die reden de claims (accentuering, raadsman):

‘2

The representative method claim in this case recites the following steps: (1) ‘creating’ shadow records for each counterparty to a transaction; (2) ‘obtaining’ start-of-day balances based on the parties’ real-world accounts at exchange institutions; (3) ‘adjusting’ the shadow records as transactions are entered, allowing only those transactions for which the parties have sufficient resources; and (4) issuing irrevocable end-of-day instructions to the exchange institutions to carry out the permitted transactions.

[….]

In light of the foregoing, see supra, at 11–14, the relevant question is whether the claims here do more than simply instruct the practitioner to implement the abstract idea of intermediated settlement on a generic computer. They do not.’

12.1.1

Verlening. De claims in Alice verschillen niet wezenlijk van de claims in EP 617 waarvan de Examiner in zijn European Search Opinion van 8 juni 2010 ook concludeerde dat deze te vaag waren (Productie 5, DR; CvA onder 5) (accentuering, raadsman)

‘1.2

Most terms used in the claims are very vague and indefinite and as such render the claims totally unclear; for instance:

in claim I:

—

‘containing data associated with the replaceable printing component’;

—

‘first and second validation fields … ’;

—

‘ prior to transfer. … ’;

—

‘error detection code related to the data that will be contained in the storage portion after the first data transfer.

…

The same applies for the other apparatus claims 1–7, 14 and 15;

in claim 8:

—

‘data related to the replaceable printing component’;

—

‘two validation fields configured … ’;

—

‘computing a second error detection … ’

[…]’

12.2

Nietigheid. DR stelt dan ook dat EP 617 evenzeer nietig is wegens strijd met artikel 52 EOV c.q. artikel 138(1)(a) EOV.’

Conclusies 8 — 12.

2.7

Dit onderdeel is gericht tegen rov. 4.30, waarin het hof overweegt:

‘4.30

De conclusies 8 lot en met 12 zijn afhankelijk van conclusie 7 en daarmee evenzeer geldig te achten. Aan het betoog van Digital Revolution dat de conclusies onduidelijke termen bevatten kan voorbij worden gegaan omdat onduidelijkheid in de zin van artikel 84 EOV geen nietigbeidsgrond is en zonder onderbouwing niet kan worden aangenomen dat de geclaimde werkwijzen door de gestelde onduidelijkheid niet nawerkbaar zouden zijn in de zin van artikel 83 EOV.’

Ook dit oordeel getuigt hetzij van een onjuiste rechtsopvatting, hetzij is onvoldoende met redenen omkleed, dan wel zonder nadere toelichting onbegrijpelijk, dit om navolgende ook in onderling verband te lezen redenen.

2.7.1

In rov. 4.30 overweegt het Hof dat de conclusies 8 tot en met 12 afhankelijk zijn ‘van conclusie 7 en daarmee evenzeer geldig te achten’. Dit oordeel getuigt van een onjuiste rechtsopvatting aangezien de enkele omstandigheid dat een conclusie afhankelijk is van een andere conclusie — een hoofdconclusie — niet met zich brengt dat ‘daarmee’ gegeven zou zijn dat die afhankelijke conclusie geldig zou zijn enkel omdat de hoofdconclusie geldig is. Voor iedere afhankelijke conclusie gelden de eisen voor octrooieerbaarheid van de daarin specifiek geclaimd uitvinding evenzeer en onverkort, zodat ook ter zake daarvan vastgesteld dient te worden of de in die afhankelijke conclusie geclaimd uitvinding nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is, alsmede niet van octrooieerbaarheid is uitgesloten op de in artikel 52 EOV aangegeven gronden, onafhankelijk van de conclusie waarvan de afhankelijke conclusie afhankelijk is. Door dit niet voor ieder van de conclusies 8 tot en met 12 specifiek te beoordelen en vast te stellen, getuigt het arrest van een onjuiste rechtsopvatting, althans is het oordeel zonder nadere toelichting onbegrijpelijk, althans onvoldoende gemotiveerd.

Dit klemt te meer omdat Digital Revolution in de Memorie van Antwoord ter zake van deze conclusies specifiek en concreet heeft aangevoerd dat aan die vereisten niet voldaan wordt, te weten:

(a)

Ter zake van conclusie 8 bijvoorbeeld doordat die werkwijze ‘niet nieuw en alleszins voor de hand liggend’ is en ‘geen zelfstandige betekenis’ heeft naast conclusie 7.33.

(b)

Ter zake van conclusie 9, dat die conclusie evenmin nieuw en inventief is, doordat deze enkel de werkwijze van conclusie 7 verduidelijkt door aan te geven aan welke gegevens de foutdetectiecodes gerelateerd zijn.34.

(c)

Ter zake van conclusie 10 is aan gevoerd dat dit een louter mathematische methode betreft die ingevolge artikel 52(2)(a) EOV van octrooiering is uitgesloten, als ook voor zover al begrijpelijk — vanwege het ongedefinieerde begrip ‘cyclische redundantiecontrole’ — niet meer is dan een logische en voor de hand liggende verbijzondering van en variatie op conclusies 7 en 9, waarin alleen maar wordt toegevoegd dat de foutdetectiecode kan bestaan uit een cyclische redundatiecontrole-code zonder dat dit verder consequenties heeft voor de gevolgde werkwijze conform conclusie 7 of 9. Daarbij is tevens gesteld dat onduidelijk is wat ‘een cyclische redundantiecontrole’ is, zodat de conclusie ook niet voldoet aan het duidelijkheidsvereiste en nawerkbaarheidsvereiste (accentuering, HJWA).35.

(d)

Ter zake van conclusie 11 is evenzeer aangevoerd dat dit een louter mathematische methode die ingevolge artikel 52(2)(a) EOV van octrooiering is uitgesloten, als ook dat voor zover al begrijpelijk — vanwege het ongedefinieerde begrip ‘hash function’ — niet meer dan een logische en voor de hand liggende variatie op conclusies 7, 9 en 10, waarin alleen maar wordt bepaald dat de foutdetectiecode in dit geval ook kan bestaan uit een ‘hashsom’ zonder dat dit verder consequenties heeft voor de gevolgde werkwijze conform conclusie 7, 9 of 10. Tevens is onduidelijk wat een ‘hashsom’ is, zodat de conclusie ook niet voldoet aan het duidelijkheidsvereiste en nawerkbaarheidsvereiste (accentuering, HJWA)36. Ter zake van conclusie 12 is aangevoerd dat dit evenals conclusie 8 niet meer behelst dan het inzicht dat de foutdetectiecodes gebruikt moeten worden om te detecteren of de gegevens waaraan zij gerelateerd zijn, al dan niet fout zijn en dat dit inzicht niet nieuw noch inventief is Tevens is aangevoerd dat conclusie 12, na conclusie 7, dan ook geen zelfstandige betekenis beeft, dan wel dat conclusie 7 ten onrechte de beperkingen van conclusie 12 mist, maar deze beperkingen geen octrooieerbaar onderscheid opleveren.37.

Nawerkbaarheidsvereiste conclusie 10 en 11

2.7.2

Ter zake van conclusie 10 en 11 laat het hof onbesproken dat is gesteld38. dat sprake is van niet nawerkbaarheid omdat niet duidelijk is wat de in die conclusies gehanteerde — en in de beschrijving niet nader gedefinieerde begrippen — ‘cyclische redundantiecontrole’ en ‘hashfunction’ betekenen, zodat om die reden de conclusies niet nawerkbaar zijn.39. Het hof had op deze stelling moeten reageren, bij gebreke waarvan deze overweging onbegrijpelijk, althans onvoldoende is gemotiveerd. Het hof miskent voorts dat indien niet duidelijk is wat volgens de conclusie vereist is dat gedaan dient te worden, de in de conclusie geclaimde vinding daarmee niet nawerkbaar is en daarmee nietig is HP in dat kader op die conclusie ook geen beroep kan doen, zodat het oordeel van het hof in rov. 4.30 dat ‘zonder onderbouwing niet kan worden aangenomen dat de geclaimde werkwijzen door de gesteld onduidelijkheid niet nawerkbaar zouden zijn in de zin van artikel 83 EOV.’ rechtens onjuist is, althans zonder nadere toelichting, die ontbreekt, onbegrijpelijk is althans onvoldoende gemotiveerd.

Conclusies 3 en 4

2.7.3

Bovendien miskent het Hof in rov 4.30 dat de werkwijze-conclusies 10 en 11 een variant zijn van de productconclusies 3 en 440. ter zake waarvan het Hof in rov. 4.20 van het arrest — in cassatie onbestreden — vaststelt dat deze niet inventief zijn omdat uit het octrooischrift niet duidelijk is welk additioneel probleem met het gebruik van een bepaald type foutdetectiecode zou worden opgelost. Vervolgens stelt het Hof in die rov 4.20 vast dat aangenomen moet worden die beide conclusies bij gebreke van enig kenbaar technisch effect geen inventieve maatregelen bevatten. Wat het Hof hier vaststelt ter zake van de productenconclusie, dient — mutatis mutandis — evenzeer aangenomen te worden voor de daarmee corresponderende werkwijze-conclusies 10 en 11, althans zonder nadere motivering, die ontbreekt, is onduidelijk en onbegrijpelijk waarom die werkwijze-conclusies wel inventief zouden zijn c.q. een kenbaar technisch effect zouden hebben, terwijl dat voor de productvariant van die werkwijze niet het geval is. Althans had het hof in elk geval kenbaar moeten responderen op de stellingen in de MvA 21.12 en 21.13 dat het gaat om een werkwijze pendant van conclusie 23 respectievelijk 4, en/of is het arrest innerlijk tegenstrijdig, althans zonder nadere toelichting volstrekt onbegrijpelijk, dan wel onvoldoende gemotiveerd.

Conclusie 14.

2.8

In rov. 4.32 van het arrest overweegt het Hof dat conclusie 14 geldig geacht wordt te zijn, omdat conclusie 14 een herhaling van de maatregelen verwoord in conclusies 8 en 12 bevat, en deze beide conclusies geldig geacht worden. Dat brengt met zich dat de tegen het oordeel van het Hof inzake de geldigheid van conclusie 8 en 12 aangevoerde bezwaren evenzeer opgaan ten opzichte van de vaststelling van het Hof dat conclusie 14 geldig zou zijn, zodat het slagen van onderdeel 2.7 ook rov 4.32 vitiëert.

2.9

Het hof overweegt in rov. 4.38:

‘Bij deze stand van zaken kan het antwoord op de vraag of de vorderingen zijn ingesteld door of namens de octrooihouder en daarmee of HP wel ontvankelijk is in haar vorderingen, in het midden blijven.’

Digital Revolution gaat er van uit dat een redelijke uitleg van het arrest niet anders kan zijn dan dat dit oordeel (onder meer) ziet op rovv. 4.34 t/m 4.37. Indien en voor zover het principale beroep tot vernietiging zou leiden, dan bouwt in de primaire visie van Digital Revolution rov. 4.38 daarop voort, in het bijzonder met de woorden ‘Bij deze stand van zaken’, zodat ook deze rechtsoverweging niet in stand kan blijven en na vernietiging en verwijzing opnieuw zal moeten worden beoordeeld of HP ontvankelijk is. Mocht deze rechtsoverweging zo moeten worden begrepen dat die daar niet op voortbouwt en/of een vernietiging op basis van het principale beroep niet zonder meer ook deze rechtsoverweging raakt, dan klaagt Digital Revolution erover dat het hof ten onrechte in het midden heeft gelaten het ook bij MvA expliciet gehandhaafde beroep op niet-ontvankelijkheid41. nu HP geen eigenaar is van het bewuste octrooi en dus ook niet tegen (vermeend) inbreuk daarop kan ageren.

2.10

Het slagen van één of meer van de bovenvermelde klachten vitiëert ook rovv. 4.24 r/n 4.33 en het dictum.

3.

Het slagen van één of meer van de bovengenoemde klachten vitieert ook rovv 4.34 t/m 5 (het dictum).

Met conclusie:

in het principaal cassatieberoep: tot verwerping van het cassatieberoep, waarbij Digital Revolution B.V. aanspraak maakt op de redelijke en evenredige door haar gemaakte gerechtskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv;

in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep: het, indien de voorwaarde is vervuld, de Hoge Raad behage op vorenstaande gronden, of één of meer daarvan, te vernietigen het van het Gerechtshof Den Haag d.d. 23 mei 2017, gewezen in hoger beroep onder zaaknummer 200.185.688/01 waartegen het middel is gericht, met zodanige verdere beslissing als de Hoge Raad zal vermenen te behoren, kosten rechtens, waarbij Digital Revolution B.V. aanspraak maakt op de redelijke en evenredige door haar gemaakte gerechtskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv, en voor het overige kosten rechtens!

mr. H.J.W. Alt

advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden

Beroepschrift 23‑08‑2017

PROCESINLEIDING IN CASSATIE

Datum: 23 augustus 2017

Eiser:

HP Inc. (voorheen Hewlett-Packard Company), een vennootschap naar vreemd recht gevestigd te Palo Alto, Californië, Verenigde Staten van Amerika (‘HP’);

HP kiest woonplaats bij Houthoff Buruma, gevestigd te (1082 MA) Amsterdam aan het Gustav Mahlerplein 50, van welk kantoor de advocaat bij de Hoge Raad mr. A.M. van Aerde als zodanig HP vertegenwoordigt in deze cassatieprocedure.

Verweerder:

Digital Revolution B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd en kantoorhoudend te (1394PC) Nederhorst den Berg aan Nieuw Walden 70 (‘Digital Revolution’);

1. Bestreden arrest

HP stelt cassatieberoep in tegen het eindarrest, gewezen op 23 mei 2017, van het Gerechtshof te Den Haag (het ‘hof’), in de zaak met zaaknummer 200.185.688/01, tussen HP als appellant en Digital Revolution als geïntimeerde (het ‘arrest’).

2. Verschijningsdatum verweerder

Digital Revolution wordt opgeroepen om ten laatste op vrijdag 29 september 2017, om 10.00 uur 's ochtends, vertegenwoordigd door een advocaat bij de Hoge Raad, te verschijnen op de zitting van de enkelvoudige civiele kamer van de Hoge Raad in diens gebouw aan het Korte Voorhout 8 te Den Haag. De enkelvoudige civiele kamer behandelt de zaken, vermeld op het in artikel 15 van het Besluit orde van dienst gerechten bedoelde overzicht van zaken, op vrijdagen zoals vermeld in hoofdstuk 1 van het Procesreglement Hoge Raad der Nederlanden om 10.00 uur.

3. Middel van cassatie

HP voert tegen het arrest het volgende middel van cassatie aan:

Schending van het recht en/of verzuim van wezenlijke vormen doordat het hof heeft overwogen en beslist als in het arrest is weergegeven, zulks op de volgende, mede in hun onderlinge samenhang in aanmerking te nemen gronden.

A. Inleiding

1.1.

In deze zaak is aan de orde of Digital Revolution inbreuk maakt op (onder meer) conclusies 1 en 7 van het Nederlandse deel van HP's Europese octrooi EP 2 170 617 (‘EP 617’ of ‘het octrooi’) door printer cartridges te verkopen die onder de beschermingsomvang van dit octrooi vallen en of deze octrooiconclusies geldig zijn dan wel nietig (wegens gebrek aan nieuwheid).

B. Klachten

1. Productconclusie 1
1.0. Inleiding
1.0.1.

Het hof heeft in rov. 4.1–4.15 onderzocht of conclusie 1 van EP 617 nietig is wegens een gebrek aan nieuwheid. De (onbestreden) Nederlandse vertaling van deze conclusie 1 luidt als volgt:

‘1.

Verwisselbare afdrukcomponent (14) voor gebruik in een afdruksysteem (10) dat een afdrukmechanisme omvat dat geconfigureerd is om de verwisselbare afdrukcomponent (14) te ontvangen, waarbij de verwisselbare afdrukcomponent (14) het volgende omvat:

een elektronische opslaginrichting (38) die reageert op controle signalen van het afdruksysteem om selectief informatie op te slaan die van het afdrukmechanisme ontvangen is, waarbij de elektronische opslaginrichting (38) het volgende omvat:

een opslagdeel dat gegevens bevat die de verwisselbare afdrukcomponent (14) betreffen; en eerste en tweede validatievelden die geconfigureerd zijn om foutdetectiecodes, die gerelateerd kunnen worden aan de gegevens die in het opslagdeel zitten, op te slaan om te bepalen of de gegevens geldig zijn;

waarbij de elektronische opslaginrichting (38) geconfigureerd is, voorafgaande aan een eerste overdracht van gegevens vanuit het afdrukmechanisme naar het opslagdeel, om in een van de eerste en tweede validatievelden een foutdetectiecode die gerelateerd is aan de gegevens die op dat moment bevat zijn in het op slagdeel, te ontvangen en op te slaan, en waarbij de elektronische opslaginrich ting (38) geconfigureerd is om in het andere van de eerste en tweede validatievelden een foutdetectiecode die gerelateerd is aan de gegevens die in het opslagdeel bevat zullen zijn na de eerste gegevensoverdracht, te ontvangen en op te slaan, waarbij voorafgaande aan een volgende overdracht van gegevens uit het afdrukmechanisme naar het opslagdeel de elektronische opslaginrichting (38) geconfigureerd is om in het ene van de eerste en tweede validatie-velden die geen gegevens bevat die gerelateerd zijn aan de gegevens die in het opslagdeel bevat zijn, onmiddellijk voorafgaande aan de volgende overdracht van gegevens, een foutdetectiecode, die gerelateerd is aan de gegevens die bevat zullen zijn in het opslagdeel na de volgende overdracht, te ontvangen en op te slaan.’

1.0.2.

Het hof heeft in rov. 4.1–4.2 samengevat waarop conclusie 1 betrekking heeft, namelijk op een elektronische opslaginrichting (geheugeneenheid) van een afdrukcomponent (verwisselbare cartridge) die bestemd is om te worden gebruikt in een afdruksysteem (printer). Deze geheugeneenheid kan gegevens die door de printer worden verstuurd ontvangen en opslaan en is zo ingericht dat deze een opslagdeel (‘storage portion’) en eerste en tweede validatievelden (‘validation fields’) omvat. Het opslagdeel bevat statische informatie (bijvoorbeeld het typenummer) en dynamische informatie (het aantal gemaakte afdrukken, de resterende hoeveelheid inkt, etc.) betreffende de cartridge. De validatievelden zijn geconfigureerd om foutdetectiecodes, die gerelateerd kunnen worden aan gegevens die in het opslagdeel zitten, op te slaan om te bepalen of die gegevens geldig zijn.1. Tekeningen 3 en 4 van het octrooi illustreren de inrichting van het afdruksysteem en de geheugeneenheid (38) daarin:2.

BRS_HR_23082017_17_04122-3-01

1.0.3.

De geheugeneenheid volgens conclusie 1 is geconfigureerd om de in conclusie 7 onder bescherming gestelde werkwijze toe te passen.3. De (onbestreden) Nederlandse vertaling van deze conclusie 7 luidt als volgt:

‘7.

Werkwijze voor overbrengen van gegevens tussen een printer en een verwisselbare afdrukcomponent (14), waarbij de werkwijze het volgende omvat:

het beschikbaarstellen van een verwisselbare afdrukcomponent (14) met een daarbij behorende elektronische opslaginrichting (38), waarbij de elektronische opslaginrichting (38) geconfigureerd is voor het ontvangen van een eerste blok met gegevens die door de printer worden overgebracht, waarbij de elektronische opslaginrichting (38) een opslagdeel heeft, dat gegevens bevat die de verwisselbare afdrukcomponent (14) betreffen, en twee validatievelden heeft, die geconfigureerd zijn voor het opslaan van foutdetectiecodes die de gegevens betreffen die in het opslagdeel zitten, waarbij een validatieveld een eerste foutdetectiecode bevat die de gegevens betreffen die m het opslagdeel zitten;

het berekenen van een tweede foutdetectiecode die gegevens betreffen die in het opslagdeel opgeslagen zullen worden na overdracht van het eerste blok met gegevens naar de elektronische opslaginrichting (38);

het opslaan van de tweede foutdetectiecode in het ene van de twee validatievelden die niet de eerste foutdetectiecode bevat;

het overbrengen van het eerste blok met gegevens van de printer naar de elektronische opslaginrichting (38);

het berekenen van een derde foutdetectiecode die gegevens betreffen die in het opslagdeel opgeslagen zullen worden na overdracht van een tweede blok met gegevens van de printer naar de elektronische opslaginrichting (38);

de opslag van de derde foutdetectiecode in het ene van de twee validatievelden die niet de tweede foutdetectiecode bevat; en

het overbrengen van het tweede blok met gegevens van de printer naar de elektronische opslaginrichting.’

1.0.4.

Die werkwijze houdt — kort gezegd, in de samenvatting van het hof — in dat in het ene (eerste) validatieveld, voorafgaand aan een (eerste) gegevensoverdracht vanuit de printer, een foutdetectiecode wordt opgenomen die ziet op gegevens die op dat moment in het opslagdeel van de geheugeneenheid staan. In het andere (tweede) validatieveld wordt een foutdetectiecode opgenomen die ziet op de gegevens die in het opslagdeel zullen staan na de (eerste) gegevensoverdracht. Voorafgaand aan een volgende gegevensoverdracht wordt in het eerste validatieveld dan weer een nieuwe foutdetectiecode opgenomen die ziet op de gegevens die in het opslagdeel zullen staan na de volgende gegevensoverdracht, terwijl het tweede validatieveld dan gegevens bevat die op dat moment, na de eerste gegevensoverdracht, in het opslagdeel staan. De twee validatievelden worden zo om beurten beschreven met de meest recent gegenereerde foutdetectiecode, waarbij steeds éérst de foutdetectiecode wordt verstuurd en pas daarna de daarbij behorende gegevens die met de foutdetectiecode kunnen worden gecontroleerd.4. Deze werkwijze kan als volgt worden afgebeeld:5.

BRS_HR_23082017_17_04122-5-02

1.0.5.

Het partijdebat betreft met name de vraag of een geheugeneenheid omvattende onder meer het kenmerk

‘eerste en tweede validatievelden die geconfigureerd zijn om foutdetectiecodes, die gerelateerd kunnen worden aan de gegevens die in het opslagdeel zitten, op te slaan om te bepalen of de gegevens geldig zijn’

reeds bekend is uit het Europese octrooi EP 0 956 963 (‘Paulsen’).6.

1.0.6.

In het kader van deze vraag heeft het hof in rov. 4.4–4.5 het juiste juridische kader voorop gesteld. Het hof heeft terecht vooropgesteld dat functionele kenmerken in een productconclusie moeten worden opgevat als een impliciete definitie van die structurele kenmerken die nodig zijn om een bepaald effect te krijgen indien het product wordt gebruikt volgens de leer van de octrooiconclusie. Een productconclusie met functionele kenmerken moet dus worden uitgelegd als betrekking hebbend op een product dat ‘geschikt’ is om de relevantie functie(s) te vervullen. Bij de beoordeling van nieuwheid dient de vraag te worden beantwoord of een product uit de stand van de techniek — zonder aanpassing — geschikt is om dezelfde effecten te bereiken als het geclaimde product wanneer dat bekende product wordt gebruikt volgens de leer van de uitvinding.7. Daarenboven geldt voor conclusies van het type ‘means-plus function’ op het gebied van gegevensverwerking / computerprogramma's, zoals hier aan de orde, dat deze zo moeten worden uitgelegd dat de geclaimde gegevensdrager/computer ‘aangepast’ (‘adapted fot’) moet zijn — en niet alleen ‘geschikt’ — om de relevante stappen / functies uit te voeren (‘adapted to carry out the specified functions’). Een uit de stand van de techniek bekende gegevensdrager / computer is dus pas nieuw-heidsschadelijk als deze ‘aangepast’ (‘adapted fot’) is volgens de configuratie genoemd in de conclusie — en dus niet alleen ‘geschikt’ — is om de geclaimde stappen / functies uit te voeren.8. Het woord ‘geconfigureerd’ in conclusie 1 betekent dus dat de geheugeneenheid ‘aangepast’ moet zijn voor de uitoefening van de in die conclusie genoemde functies.9.

1.0.7.

Het hof heeft vervolgens in rov. 4.6–4.7 niet-onbegrijpelijkerwijs overwogen dat de precieze indeling van de geheugeneenheid resp. de locatie of volgorde van de twee validatievelden en het opslagveld door conclusie 1 niet onder bescherming wordt gesteld.10. Wel moet de printer weten volgens welk protocol de geheugeneenheid van de cartridge is ingedeeld, waardoor de besturingseenheid weet welke vooraf gedefinieerde velden zijn toegewezen voor de opslag van cartridge-gegevens en welke voor de opslag van validatiecodes, zodat (enkel) deze velden voor dat doel en die functie worden gebruikt.11.

1.0.8.

Daarna heeft het hof in rov. 4.9 in de kern overwogen dat bij de beoordeling of de uit Paulsen bekende geheugeneenheid nieuwheidsschadelijk is — dus, of deze de structurele kenmerken openbaart die nodig zijn voor het uitvoeren van de in conclusie 1 beschreven (en door conclusie 7 beschermde) werkwijze — ervan uitgegaan moet worden dat de printer is voorzien van software, althans een template, die communicatie tussen printer en cartridge-geheugen mogelijk maakt. Alle door HP genoemde redenen waarom de uit Paulsen bekende geheugenkaart niet zou werken in een ‘printer volgens het octrooi’ die worden veroorzaakt door gebrek aan compatibiliteit met de software c.q. template van de printer, in het bijzonder omdat die niet bekend is met de specifieke indeling en volgorde van de op de Paulsen geheugeneenheid vastgelegde velden, dienen daarom buiten beschouwing te blijven.12.

1.0.9.

Het hof heeft vervolgens in rov. 4.11–4.15 geoordeeld dat de uit Paulsen bekende geheugeneenheid geconfigureerd — in de zin van ‘geschikt’ en ‘aangepast’ — is om zonder structurele aanpassingen samen te werken met de besturingseenheid van de ‘printer volgens het octrooi’13. en de in conclusie 1 beschreven functie te vervullen. Tegen dit oordeel richten zich de hierna te formuleren klachten.

1.0.10.

Meer in het bijzonder heeft het hof in rov. 4.11–4.12 overwogen:

‘4.11

Niet in geschil is dat de uit Paulsen bekende geheugeneenheid een opslagdeel heeft die gegevens betreffende de cartridge kan bevatten, bestaande uit de ‘velden 0 — N-7, Data’ uit figuur 4 van Paulsen. Daarnaast bevat Paulsen een validatieveld voor de opslag van een foutdetectiecode, veld N-6. ‘Parity’ uit die figuur. Verder bevat de geheugeneenheid van Paulsen blijkens die figuur een opslagveld N-3, ‘New Parity’. Dit opslagveld dient blijkens de beschrijving van Paulsen ook voor de opslag van een foutdetectiecode, namelijk de tijdelijke opslag van de foutdetectiecode die nadien in het Parity veld wordt opgeslagen. Gelet op de functie / bestemming van die velden valt niet in te zien waarom deze velden niet de voor de opslag van de foutdetectiecode benodigde grootte zouden hebben, mede gelet op de stelling van HP dat een validatieveld ‘typisch’ een lengte heeft van 8 bits (par. 29 pleitnota HB HP). Evenmin valt in te zien dat er enige andere aanpassing aan de Paulsen geheugeneenheid nodig zou zijn om die specifieke ‘Parity’ en ‘New Parity’ velden te gebruiken — met behulp van een op de inrichting van de geheugeneenheid afgestemde controller van de printer — als ‘eerste validatieveld’ respectievelijk ‘tweede validatieveld’ om alternerend foutdetectiecodes in op te slaan die gerelateerd zijn aan gegevens die in het opslagdeel zijn of zullen worden opgeslagen volgens de werkwijze bedoeld in conclusie 1 van het octrooi. Een aanpassing van de inrichting van de geheugeneenheid is daarvoor niet nodig omdat de controller van de printer op basis van de inrichting van de in Paulsen geopenbaarde geheugeneenheid al weet op welke twee locaties in de geheu geneenheid foutdetectiecodes kunnen worden opgeslagen en uitgelezen.

4.12

Niet relevant is dat de in Paulsen beschreven werkwijze — waarin bij een storing bij de opslag van nieuwe gegevens wordt teruggevallen op de in het Transaction Record vooraf opgeslagen back-up — afwijkt van de in het octrooi beschreven werkwijze en dat bij de Paulsen werkwijze een foutdetectiecode eerst in het New Parity veld wordt weggeschreven en dezelfde foutdetectiecode vervolgens in het Parity veld van de daarin geopenbaarde geheugeneenheid. Dat Paulsen een andere werkwijze openbaart, sluit immers niet uit dat de daarin geopenbaarde geheugeneenheid zonder enige aanpassing ook geschikt is voor het in het octrooi bedoelde gebruik en in die zin dus ook voor dat gebruik is ‘aangepast’. Anders dan HP veronderstelt (MvG p.80, onder Q) kan de omstandigheid dat het New Parity veld bij gebruik volgens de in Paulsen beschreven werkwijze foutdetectie codes bevat die betrekking hebben op gegevens in zowel het opslagveld als in de back-up velden Data 1 en Data 2, ook niet verhinderen dat de in conclusie 1 onder bescherming gestelde geheugeneenheid wordt geanticipeerd door de geheugeneenheid volgens Paulsen. Voor de beoordeling van de nieuwheid van de in conclusie 1 in ‘means-plus-function’ vorm geclaimde geheugeneenheid is uitsluitend van belang dat de geheugenkaart van Paulsen door de indeling daarvan, met in elk geval het Parity geheugenveld, New Parity geheugenveld en de Data opslagvelden, ‘geschikt’ en ‘aangepast’ is om te worden gebruikt voor de in conclusie 1 van het octrooi beschreven (en in conclusie 7 onder bescherming gestelde) werkwijze, zonder dat daarvoor enige verdere aanpassing van de geheugeneenheid nodig is. Daar komt bij dat Digital Revolution terecht heeft opgemerkt dat conclusie 1 niet uitsluit dat een foutdetectiecode mede betrekking heeft op andere gegevens dan die in het opslagveld worden opgeslagen of dat de foutdetectiecode wordt gebruikt om de gegevens in het opslagveld te valideren in combinatie met die andere gegevens. Vereist is slechts dat de foutdetectiecode gerelateerd kan worden aan de gegevens die in het opslagdeel zitten en kunnen worden gebruikt om te bepalen of die gegevens geldig zijn. Aan die voorwaarde is voldaan.’

Klacht
1.1.

's Hofs bovenvermelde oordelen in rov. 4.11–4.12, en in het bijzonder het oordeel dat niet relevant zou zijn dat de in Paulsen beschreven werkwijze afwijkt van de in het octrooi beschreven werkwijze, getuigen van een onjuiste rechtsopvatting en/of zijn onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd, omdat het hof hiermee heeft miskend dat (i) conclusie 1 van EP 617 een geheugeneenheid claimt die is aangepast (en niet slechts geschikt is) om de in conclusie 1 beschreven en in conclusie 7 onder bescherming gestelde werkwijze toe te passen en (ii) die in conclusie 1 beschreven en in conclusie 7 onder bescherming gestelde werkwijze nieuw is,14. zodat de geheugeneenheid van conclusie 1 derhalve is aangepast voor toepassing van een werkwijze die niet eerder in de stand van de techniek bekend was: ook niet in Paulsen. Nu Paulsen niet de (immers nieuwe) werkwijze openbaart voor toepassing waarvan de geheugeneenheid volgens conclusie 1 is aangepast, is uitgesloten dat Paulsen nieuwheidsschadelijk is voor conclusie 1.

2. Hulpverzoeken conclusie 1
2.1. Het eerste hulpverzoek
Inleiding
2.1.0.

HP heeft zich subsidiair15. beroepen16. op (onder meer) haar eerste hulpverzoek, dat aan conclusie 1 het kenmerk/de maatregel toevoegt dat ‘af-fabriek’ in het eerste en het tweede validatieveld reeds foutdetectiecodes zijn geladen voor het detecteren van een fout in de gegevens die in het opslagdeel zijn opgeslagen tijdens het gebruik in het afdruksysteem. Het hof heeft in rov. 4.16 hierover geoordeeld dat deze toevoeging HP niet kan baten omdat ‘niet valt in te zien welk probleem met de aanwezigheid van deze validatiecodes af-fabriek ten opzichte van de uit Paulsen bekende geheugeneenheid wordt opgelost en welk technisch effect daarmee wordt bereikt. Derhalve kunnen deze maatregelen geen inventiviteit verschaffen ten opzichte van de Paulsen cartridge’, aldus het hof.

Klachten
2.1.1.

's Hofs oordeel in rov. 4.16 is ontoereikend gemotiveerd. Aangezien het hof, met de rechtbank, van oordeel was dat de nietigheid van conclusie 1 van EP 617 was gelegen in een gebrek aan nieuwheid,17. stond het hof primair voor de vraag of conclusie 1 van EP 617, zoals beperkt volgens het hulpverzoek,18. wél nieuw was. Deze vraag heeft het hof echter niet beoordeeld; meer bepaald heeft het hof niet geoordeeld dat Paulsen óók de geheugeneenheid openbaart die onder bescherming wordt gesteld door conclusie 1 van EP 617, zoals beperkt volgens het hulpverzoek. Voor zover dit oordeel besloten zou liggen in 's hofs overweging in rov. 4.16 is dat oordeel ontoereikend gemotiveerd aangezien dit niet kenbaar is uit die rechtsoverweging: daarin heeft het hof enkel overwogen dat de door het hulpverzoek toegevoegde maatregel geen inventiviteit zou kunnen verschaffen ten opzichte van de Paulsen cartridge.

2.1.2.

Voor zover 's hofs oordeel in rov. 4.16 aldus moet worden verstaan dat conclusie 1 zoals beperkt volgens het hulpverzoek wél nieuw is, maar niet inventief, is ook dat oordeel ontoereikend gemotiveerd. Het hof heeft immers ten onrechte niet beoordeeld of conclusie 1 zoals beperkt als geheel inventief is: het hof heeft zich integendeel ten onrechte beperkt tot een beoordeling van de vraag of enkel de door het hulpverzoek toegevoegde maatregelen inventiviteit zouden kunnen verschaffen ten opzichte van de Paulsen cartridge. En/althans is 's hofs oordeel dat de door het hulpverzoek toegevoegde maatregelen geen inventiviteit verschaffen ten opzichte van de Paulsen cartridge onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd omdat het hof in zijn arrest nergens heeft geoordeeld dat conclusie 1 voor het overige (in niet door het hulpverzoek beperkte vorm) niet-inventief zou zijn.

2.1.3.

Voor zover 's hofs oordeel in rov. 4.16 aldus moet worden verstaan dat conclusie 1 zoals beperkt als geheel niet-inventief is, is dat oordeel onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd in het licht van de (essentiële) stellingen die HP met betrekking tot inventiviteit heeft betrokken.19. Op die stellingen is het hof in het geheel niet ingegaan.

2.2. Het tweede hulpverzoek
Inleiding
2.2.0.

HP heeft zich subsidiair ook beroepen op (onder meer) haar tweede hulpverzoek.20. Het hof heeft dit hulpverzoek in rov. 4.17 aldus samengevat dat het aan conclusie 1 de verder beperkende maatregel toevoegt dat af-fabriek het eerste validatieveld een foutdetectiecode bevat die betrekking heeft op de gegevens die zich op dat moment in de geheugeneenheid bevinden en het tweede validatieveld een foutdetectiecode die betrekking heeft op gegevens die zich na een eerste gegevensoverdracht in het opslagdeel van het geheugen zullen bevinden. Het hof heeft in rov. 4.17 hierover geoordeeld dat, voor zover het al technisch mogelijk zou zijn te voorspellen wat de tweede foutdetectiecode zal zijn, dan in elk geval niet in de oorspronkelijke aanvrage te lezen valt hoe die van toekomstig gebruik afhankelijke foutdetectiecode vooraf kan worden berekend, zodat deze reeds af-fabriek op het tweede validatieveld kan zijn opgeslagen. Aldus zou deze maatregel toegevoegde materie bevatten, volgens het hof. De verder toegevoegde maatregel dat het eerste validatieveld een (derde) foutdetectiecode zal bevatten die de eerste vervangt en die is gerelateerd aan de gegevens die zich na een daaropvolgende gegevensoverdracht op de geheugeneenheid zullen bevinden, impliceert nog verder gebruik van het printsysteem en is dus een maatregel die afhankelijk is van een toekomstige gebeurtenis en daarmee niet toelaatbaar wegens strijd met artikel 84 EOV, aldus nog steeds het hof.

Klachten
2.2.1.

's Hofs overweging dat conclusie 1 volgens het tweede hulpverzoek zou claimen dat af-fabriek in de twee validatievelden twee foutdetectiecodes zijn geladen, is onbegrijpelijk. Dit volgt niet uit de redactie van conclusie 1 zoals beperkt door het tweede hulpverzoek.21. Uit HP's stellingen omtrent haar tweede hulpverzoek22. volgt integendeel dat conclusie 1 volgens het tweede hulpverzoek (evenals conclusie 1 volgens het derde hulpverzoek) betrekking heeft op een in gebruik zijnde cartridge,23. te weten op een cartridge die voor het eerst wordt gebruikt. De tweede foutdetectiecode in het tweede validatieveld volgens conclusie-element f2 wordt dan ook niet af-fabriek berekend, maar direct voorafgaand aan de eerste gegevensoverdracht. Aldus heeft deze tweede foutdetectiecode in het tweede validatieveld betrekking op de gegevens die zich na die eerste gegevensoverdracht in het opslagdeel zullen bevinden.

2.2.2.

's Hofs oordeel dat de maatregel dat het eerste validatieveld een foutdetectiecode bevat die betrekking heeft op de gegevens die zich op dat moment in de geheugeneenheid bevinden en het tweede validatieveld een foutdetectiecode die betrekking heeft op gegevens die zich na een eerste gegevensoverdracht in het opslagdeel van het geheugen zullen bevinden, toegevoegde materie zou bevatten, geeft verder blijk van een onjuiste rechtsopvatting ten aanzien van toegevoegde materie en/of is onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd. Van toegevoegde materie is immers sprake indien het onderwerp van het octrooi niet wordt gedekt door de inhoud van de ingediende aanvrage (art. 75 lid 1 sub c Row 1995). Indien het hof dit niet heeft miskend, is zijn oordeel onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd omdat, naar HP ook heeft aangevoerd,24. het onderwerp van de bij het tweede hulpverzoek voorgestelde maatregelen gedekt wordt door conclusies 8 en 9 van de oorspronkelijke aanvrage. Daaraan doet niet af dat in die oorspronkelijke aanvrage niet zou zijn te lezen hoe die van toekomstig gebruik afhankelijke foutdetectiecode vooraf kan worden berekend: dat betreft immers een andere kwestie en wel die van nawerkbaarheid.

2.2.3.

's Hofs oordeel dat de verder toegevoegde maatregel dat het eerste validatieveld een (derde) foutdetectiecode zal bevatten die de eerste vervangt en die is gerelateerd aan de gegevens die zich na een daaropvolgende gegevensoverdracht op de geheugeneenheid zullen bevinden, niet toelaatbaar is wegens strijd met artikel 84 EOV, getuigt voorts van een onjuiste rechtsopvatting omdat artikel 84 EOV geen nietigheidsgrond inhoudt.

2.3. Het derde hulpverzoek
Inleiding
2.3.0

HP heeft zich ten slotte subsidiair beroepen25. op haar derde hulpverzoek, dat betrekking heeft op een in gebruik zijnde cartridge, aangezien volgens dit hulpverzoek is vereist dat het eerste validatieveld een foutdetectiecode bevat die betrekking heeft op de gegevens die zich op dat moment in de geheugeneenheid bevinden en het tweede validatieveld een tweede foutdetectiecode die betrekking heeft op gegevens die zich in het opslagdeel van het geheugen bevonden direct voorafgaand aan de gegevens die zich thans op het opslagdeel bevinden. Het hof heeft in rov. 4.18 hierover geoordeeld dat deze laatste maatregel wordt gedefinieerd aan de hand van gegevens die er niet meer zijn en als zodanig ook niet toelaatbaar zou zijn wegens strijd met artikel 84 EOV.

Klachten
2.3.1.

's Hofs oordeel dat deze laatste maatregel — d.w.z. de aanwezigheid van een tweede foutdetectiecode in het tweede validatieveld die betrekking heeft op gegevens die zich in het opslagdeel van het geheugen bevonden direct voorafgaand aan de gegevens die zich thans op het opslagdeel bevinden — wordt gedefinieerd aan de hand van gegevens die er niet meer zijn en als zodanig niet toelaatbaar zou zijn wegens strijd met artikel 84 EOV, is onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd. Het enkele feit dat de maatregel is gebaseerd op gegevens die er niet meer zijn, laat onverlet dat conclusie 1 zoals beperkt door het derde hulpverzoek voldoet aan de eisen van artikel 84 EOV: zij beschrijft het onderwerp waarvoor bescherming wordt gevraagd, is duidelijk en beknopt en vindt steun in de beschrijving. De tweede foutdetectiecode is gebaseerd op gegevens die er weliswaar ‘niet meer zijn’ maar wél zijn geweest, namelijk direct voordat de nieuwe gegevens naar het opslagdeel zijn geschreven. Een dergelijke situatie wordt ook door het hof omschreven in rov. 2.10–2.12 van zijn arrest — zo'n situatie doet zich bijvoorbeeld voor na stap S2 en S4 in de afbeelding in rov. 2.10–2.11: nadat de nieuwe data naar het opslagdeel zijn geschreven, resteert in één van de twee validatievelden een foutdetectiecode die betrekking heeft op direct voorafgaande data op het opslagdeel — en volgt bovendien uit conclusie 1 en 7 van het octrooi. In dit licht is niet begrijpelijk in welk opzicht conclusie 1 zoals beperkt door het derde hulpverzoek niet het onderwerp beschrijft waarvoor bescherming wordt gevraagd, duidelijk en beknopt is, of steun vindt in de beschrijving; en in ieder geval heeft het hof zulks onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd.

2.3.2.

Het hier bestreden getuigt voorts van een onjuiste rechtsopvatting omdat artikel 84 EOV geen nietigheidsgrond inhoudt.

3. Inbreuk op conclusie 7
3.0. Inleiding
3.0.1.

Het hof heeft in rov. 4.36 geoordeeld dat Digital Revolution geen indirecte inbreuk maakt op werkwijzeconclusie 7. Dit oordeel heeft het hof als volgt gemotiveerd:

‘4.36

Digital Revolution heeft verder aangevoerd dat zij geen cartridges aanbiedt of levert aan ‘anderen dan hen, die krachtens de artikelen 55 tot en met 60 (dus krachtens licentie) tot toepassing van de geoctrooieerde uitvinding bevoegd zijn’, zoals volgens artikel 73 ROW vereist voor het aannemen van indirecte inbreuk. Zij stelt daartoe dat de aanschaf van een HP printer van een type waarvoor de 123-cartridges geschikt en bestemd zijn, impliceert dat een licentie wordt verkregen om die printer te gebruiken, met inbegrip van de door middel van de software van de controller van de printer daarin geïncorporeerde werkwijze volgens conclusie 7 van het octrooi. Dat verweer slaagt. Vast staat immers dat de printer alleen functioneert met een cartridge die is voorzien van een geheugeneenheid die in staat is met de software van de printer te communiceren zodanig dat de werkwijze van conclusie 7 kan worden toegepast. Miscommunicatie, bijvoorbeeld omdat de geheugeneenheid niet is ingericht voor toepassing van die werkwijze, leidt onherroepelijk tot het weigeren van de cartridge en dus tot disfunctioneren van het printersysteem, zoals HP ook nadrukkelijk heeft gesteld. Aangezien degene die een HP printer aanschaft mag verwachten dat de printer normaal moet kunnen functioneren, moet die toestemming — behoudens bij de aanschaf van de printer overeengekomen beperkende voorwaarden, die niet zijn gesteld of gebleken — geacht worden zich tevens uit te strekken tot het gebruik van voor die printer geschikte cartridges die zelf geen inbreuk maken op enige productconclusie, zoals hiervoor is vastgesteld.’

3.1. Klachten
3.1.1.

's Hofs oordeel dat de aanschaf van een HP printer impliceert dat een licentie wordt verkregen voor toepassing van de geoctrooieerde werkwijze, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting en/of is ontoereikend gemotiveerd op de navolgende gronden. Door aldus te oordelen, wordt HP immers de bescherming van het aan haar verleende octrooi ontnomen. 's Hofs oordeel reduceert de nieuwe en inventieve conclusie 7 in deze zaak in wezen tot een deels dode letter aangezien aanschaf van een HP printer per definitie zou inhouden dat de gebruiker de geoctrooieerde werkwijze mag toepassen: ongeacht of het een zakelijke gebruiker betreft dan wel een particulier en ongeacht of die gebruiker cartridges van HP gebruikt voor toepassing van de geoctrooieerde werkwijze of niet. Dit komt neer op een onteigening in strijd met artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM.

3.1.2.

En/althans heeft het hof, in het licht van de stellingen van HP,26. ontoereikend gemotiveerd waarom (a) een impliciete licentie zich óók zou uitstrekken tot cartridges die niet door of met toestemming van HP op de markt zijn gebracht27. en/of waarom (b) HP Nederland B.V., die niet de octrooihouder is, bevoegd zou zijn om de door het hof bedoelde licenties te verlenen. In het verlengde hiervan heeft het hof miskend dat de koper, die volgens het hof de licentie verkrijgt, niet noodzakelijkerwijs ook degene is die de printer gebruikt en de beschermde werkwijze toepast. Voor zover deze gebruiker geen licentie heeft, staat dit niet in de weg aan het aannemen van indirecte inbreuk door Digital Revolution.

3.1.3.

Het voorgaande klemt temeer nu ook een (mondelinge en/of impliciete) licentie(overeenkomst) geacht moet worden tot stand te zijn gekomen door aanbod en aanvaarding — indien het hof dat heeft miskend, is het uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting ten aanzien van artikel 6:217 BW — en er geen enkele noodzaak, aanleiding of zinvolle reden voor HP bestaat om zonder tegenprestatie jegens gebruikers van printers volgens conclusie 13 afstand te doen van de door conclusie 7 verleende octrooibescherming waarop zij aanspraak heeft en toe te laten dat niet-originele cartridges worden gebruikt voor haar geoctrooieerde werkwijze en in haar printers.28.

4. Conclusie

HP vordert op grond van dit middel de vernietiging van het arrest, met zodanige verdere beslissing, met veroordeling van Digital Revolution in de kosten op de voet van artikel 1019h Rv. HP vordert voorts dat de toe te wijzen proceskostenvergoeding wordt vermeerderd met de wettelijke rente daarover, te rekenen vanaf veertien dagen na de datum van het arrest van de Hoge Raad.

Advocaat

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.