HR, 24-04-2020, nr. 19/01421

In cassatie kan worden uitgegaan van de volgende feiten.2.

Op 21 maart 2016 heeft de UvA een Benelux-depot (nr. 1329105) verricht van het woordmerk AMSTERDAM UNIVERSITY (hierna ook: het teken) voor waren en diensten in de klassen 03, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 41, 42 en 45.3.

Bij brief van 14 november 2016 heeft het Bureau aan de UvA meegedeeld voornemens te zijn de inschrijving van het teken te weigeren omdat het teken beschrijvend is en onderscheidend vermogen mist als bedoeld in de art. 2.11 lid 1, sub b en c, Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE).4.

Bij brief van 13 mei 2017 heeft de UvA bezwaar gemaakt tegen de voorlopige weigering. Daarin heeft zij aangevoerd dat zij belang heeft bij het registreren van een Engelse variant op haar naam in verband met Engelstalig onderwijs en om te kunnen optreden tegen de verkoop van namaakproducten, zoals kleding met de naam Amsterdam University die met name in de buurt van de universiteit door handelaren wordt aangeboden. Zij heeft er op gewezen dat zij al diverse woord/beeldmerken met daarin het woordelement AMSTERDAM UNIVERSITY heeft geregistreerd en dat verschillende andere Nederlandse universiteiten een of meer Engelse variant(en) van hun naam hebben geregistreerd als woordmerk.5.

De UvA heeft het Bureau op die grond verzocht over te gaan tot inschrijving van het teken, primair voor alle waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd, subsidiair (voor het geval het teken beschrijvend is en elk onderscheidend vermogen mist voor de diensten uit klasse 416.) voor al die waren en diensten met uitzondering van klasse 41, en meer subsidiair (voor het geval het teken beschrijvend is en elk onderscheidend vermogen mist voor de waren leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen) in klasse 167.en voor diensten in klasse 428.) voor al die waren en diensten met uitzondering van de waren in klasse 16 en de diensten in klassen 41 en 42. Ter toelichting van haar (meer) subsidiaire verzoek stelt de UvA dat het teken voor al die andere waren en diensten niet beschrijvend kan worden geacht en wel onderscheidend vermogen heeft, omdat die waren en diensten geen kenmerken hebben van Amsterdam en/of van een universiteit.

Het Bureau heeft bij brief van 26 februari 2018 de UvA geïnformeerd dat de voorlopige weigering gehandhaafd blijft. Daarbij is tevens de definitieve beslissing tot weigering aan de UvA gestuurd. Ter onderbouwing van de weigering heeft het Bureau (kort samengevat) het volgende overwogen. De UvA gebruikt niet AMSTERDAM UNIVERSITY maar University of Amsterdam als Engelse aanduiding / vertaling van haar naam. Niet bestreden is dat het teken ab initio beschrijvend is en onderscheidend vermogen mist. Het bestaan van woord/beeldmerken met het woordelement AMSTERDAM UNIVERSITY betekent niet dat dit woordelement voor inschrijving als woordmerk in aanmerking komt. De toetsing op absolute gronden dient een algemeen belang. Het belang van de UvA bij inschrijving van het teken als merk kan daar niet aan afdoen. Dat andere universiteiten een registratie hebben verkregen voor de Engelse vertaling(en) van hun naam is niet relevant, aangezien ieder depot op zijn eigen merites dient te worden beoordeeld.9.Het is gebruikelijk voor universiteiten om ‘merchandising’-artikelen op de markt te brengen. Voor alle in het depot aangeduide waren en diensten kan het teken dienen ter aanduiding van kenmerken van de betreffende waren en diensten, omdat zij afkomstig zijn van een universiteit in Amsterdam.

Bij verzoekschrift van 25 april 2018, ingediend op grond van art. 2.12 lid 1 BVIE (oud), heeft de UvA de aangevoerde weigeringsgronden bestreden en het hof Den Haag verzocht de beslissing van het Bureau te vernietigen en het Bureau te bevelen het depot van het woordmerk AMSTERDAM UNIVERSITY in te schrijven, primair voor de in het depot genoemde waren en diensten en subsidiair en meer subsidiair zoals hiervoor onder 1.5 is weergegeven, dan wel het Bureau te bevelen de aanvraag van het depot onder nummer 1329105 volledig te heroverwegen, met veroordeling van het Bureau in de kosten van de procedure. Het Bureau heeft het verzoek bestreden.

Bij beschikking van 18 december 201810.heeft het hof de beslissing van het Bureau vernietigd en het Bureau bevolen het depot met nummer 1329105 van het teken AMSTERDAM UNIVERSITY ten name van de UvA in te schrijven voor alle waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd, met uitzondering van de waren begrepen in klasse 16 en de diensten in klassen 41 en 42. Het meer of anders verzochte is afgewezen. De kosten van het beroep zijn gecompenseerd.

Het hof heeft onder meer overwogen:

“9. Het standpunt van UvA dat de woordcombinatie als geheel beschouwd niet (geheel) beschrijvend is en wel onderscheidend vermogen toekomt, omdat andere universiteiten ook dergelijke aanduidingen (plaatsnaam + universiteit, of andersom) gebruiken en het publiek gewend is de door universiteiten aangeboden waren en diensten op basis van dergelijke aanduidingen te onderscheiden, wordt verworpen. UvA heeft dat - door het Bureau bestreden - standpunt niet nader onderbouwd, zodat het reeds daarom niet als juist kan worden aanvaard. Voorts geldt dat de door andere universiteiten gebruikte vergelijkbare aanduidingen eveneens als beschrijvend en ab initio niet onderscheidend moeten worden aangemerkt voor de hiervoor onder rov. 8 genoemde waren en diensten. Dat die benamingen door gebruik (kunnen) zijn ingeburgerd en alsnog onderscheidend vermogen hebben gekregen of om andere redenen zijn ingeschreven maakt niet dat het teken AMSTERDAM UNIVERSITY niet beschrijvend zou zijn en wel ab initio onderscheidend vermogen zou hebben. Op dezelfde gronden wordt de stelling van UvA, dat zij bekend staat als ‘Universiteit van Amsterdam’ c.q. ‘University of Amsterdam’ en het teken AMSTERDAM UNIVERSITY dus ook onderscheidend is voor het publiek, verworpen.”

Het hof heeft geoordeeld dat het teken AMSTERDAM UNIVERSITY geacht moet worden beschrijvend te zijn voor de waren genoemd in klasse 16, alsmede de diensten genoemd in klassen 41 en 42, zodat het tevens ab initio onderscheidend vermogen mist (rov. 11). Het hof heeft het standpunt van de UvA verworpen dat het Bureau voor AMSTERDAM UNIVERSITY ambtshalve inburgering had moeten aannemen (rov. 15).

Het hof heeft niettemin de UvA in het gelijk gesteld en zich daarbij gebaseerd op het arrest Neuschwanstein. Daartoe heeft het hof het volgende overwogen:11.

“16. UvA heeft zich verder op het standpunt gesteld dat het teken niet beschrijvend is voor alle waren en diensten waarvoor zij het teken heeft gedeponeerd, maar hooguit alleen voor diensten in de klasse 41 (subsidiair standpunt), althans alleen voor de waren leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen) in de klasse 16 en de diensten in de klassen 41 en 42 (meer subsidiair standpunt). Zij heeft ter onderbouwing daarvoor verwezen naar het Neuschwanstein-arrest (…)

.

17. Het Bureau stelt zich op het standpunt dat alle waren en diensten waarvoor UvA het teken heeft gedeponeerd als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat zij afkomstig kunnen zijn of betrekking hebben op een universiteit in Amsterdam. Het gaat immers om typische merchandisingproducten die als (relatie)geschenk worden uitgedeeld of in een (souvenir)winkel verkocht. Het Bureau acht om die reden het teken voor al die waren en diensten beschrijvend.

18. Het Bureau heeft voorts aangevoerd dat de door UvA aangehaalde overwegingen van het HvJ EU uit het Neuschwanstein-arrest niet van toepassing zijn op het onderhavige geval. Ter onderbouwing van dat standpunt heeft het Bureau erop gewezen dat, anders dan in deze zaak, in die zaak de vraag aan de orde was of ‘Neuschwanstein’ moet worden gezien als een geografische aanduiding. Het standpunt van het Bureau wordt verworpen. Het Bureau miskent dat de vraag of ‘Neuschwanstein’ moet worden gezien als een geografische aanduiding niet de enige vraag was die in dat arrest aan de orde was. Immers ook aan de orde was de vraag of de naam van het kasteel Neuschwanstein kon dienen als merk voor waren en diensten van uiteenlopende aard die ter plaatse als souvenir werden aangeboden. Door de requirant in die zaak werd in dat verband een beroep gedaan op het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 onder verwijzing naar de rechtspraak die voortvloeit uit het Chiemsee-arrest (4 mei 1999, zaken C-108/97 enC-109/97, EU:C: 1999:230) en het daaruit voortvloeiende algemeen belang aan vrijhouding. Het Bureau heeft in onderhavige zaak (met verwijzing naar onder meer het Chiemsee-arrest) eveneens gewezen op het belang tot vrijhouding van het teken AMSTERDAM UNIVERSITY. Aldus kan niet als juist worden aanvaard dat de feiten in de zaak leidend tot het Neuschwanstein-arrest zodanig verschillen van die in onderhavige zaak dat aan de door UvA aangehaalde overwegingen van het HvJ EU geen betekenis zou mogen worden toegekend.

19. Daarenboven miskent het Bureau dat de hiervoor weergegeven overwegingen van het HvJ EU, waarop UvA zich heeft beroepen, uitgaan van het gebruik van de aanduiding ‘Neuschwanstein’ als naam voor het kasteel, zoals nadrukkelijk is overwogen in nr. 45 van het arrest. Ook daarom valt niet in te zien waarom deze overweging (die dus niet ziet op de vraag of ‘Neuschwanstein’ moest worden gezien als een geografische aanduiding) niet gelijkelijk van toepassing zou kunnen worden geacht op souvenirs waarop het teken AMSTERDAM UNIVERSITY is aangebracht. Dat de overwegingen waarop UvA zich beroept overwegingen ten overvloede zouden zijn (hetgeen het hof overigens niet inziet) maakt dat niet anders.

20. Het standpunt van het Bureau ten slotte dat de premisse in Neuschwanstein een heel andere was - namelijk het teken Neuschwanstein werd wél als een geldig merk gezien voor de diensten die in en rond het kasteel werden verleend (zoals het verzorgen van rondleidingen), terwijl in het onderhavige geval het teken AMSTERDAM UNIVERSITY geen geldig merk is voor onderwijsdiensten (wegens het beschrijvend karakter ervan) - kan evenmin tot een ander oordeel leiden. Niet valt in te zien immers waarom de geldigheid van het teken AMSTERDAM UNIVERSITY voor diverse waren en diensten die als souvenir worden aangeboden, afhankelijk zou zijn van de geldigheid van dat teken voor de door UvA aangeboden onderwijsdiensten. Uit het Neuschwanstein-arrest kan dat geenszins worden afgeleid.

21. Toepassing van de overwegingen uit het Neuschwanstein-arrest op onderhavige zaak leidt tot de conclusie dat het hiervoor in punt 17 weergegeven standpunt van het Bureau moet worden verworpen. Het enkele feit dat de waren of diensten door het in aanmerking komend publiek als merchandising of souvenirs worden beschouwd doordat het teken AMSTERDAM UNIVERSITY erop wordt aangebracht of daaraan wordt verbonden, vormt op zich geen wezenlijk kenmerk dat die waren of diensten beschrijft.

22. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het teken AMSTERDAM UNIVERSITY naar het oordeel van het hof niet beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor dit teken is gedeponeerd, anders dan leermiddelen en onderwijsmaterialen (uitgezonderd toestellen), begrepen in klasse 16, alsmede diensten in de klassen 41 en 42. Het teken valt voor deze waren en diensten naar het oordeel van het hof ook niet onder een van de andere absolute weigeringsgronden van art. 2.11 lid 1 BVIE. Het verzoek van UvA komt daarom in zoverre voor toewijzing in aanmerking.

Bij verzoekschrift van 18 februari 2019 heeft het Bureau tijdig cassatieberoep ingesteld. UvA heeft geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep. De UvA heeft geen (voorwaardelijk) incidenteel cassatieberoep ingesteld.

Vooraf

Sinds 1 januari 1996 toetst het Bureau de inschrijving van merkdepots op inhoudelijke gronden. Het BVIE is op 1 september 2006 in werking getreden.12.

Op 1 juni 2018 zijn twee protocollen in werking getreden, waarvan één alle beroepen tegen beslissingen van het Bureau in merkweigerings- en oppositiezaken centraliseert bij het Benelux-Gerechtshof (hierna: BenGH).13.Zaken als deze komen voortaan dus niet meer bij het gerechtshof Den Haag en bij gevolg ook niet in cassatie bij de Hoge Raad. De onderhavige zaak is de laatste ‘registratiezaak’ waar uw Raad over heeft te oordelen.

Het merkenrecht van de EU-lidstaten is in belangrijke mate geharmoniseerd. De ‘Eerste’ merkenrichtlijn kwam in 1989 tot stand en werd herzien bij Richtlijn 2008/95/EG.14.Thans geldt Richtlijn 2015/2436,15.waarvan de omzettingstermijn voor de meeste bepalingen op 14 januari 2019 is verstreken. Richtlijn 2008/95/EG is per 15 januari 2019 ingetrokken.16.Voor de Benelux-landen is ter omzetting van Richtlijn 2015/2436 op 11 december 2017 een protocol tot wijziging van het BVIE vastgesteld.17.

In het kader van de herziening van de Europese merkenwetgeving is tevens de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk18.vervangen door Verordening 2017/1001 inzake het Uniemerk.19.Een Uniemerk is een merk voor het gehele grondgebied van de Europese Unie, dat centraal wordt toegekend door het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (afgekort EUIPO). De bepalingen van het materiële merkenrecht zijn in de richtlijn en de verordening vrijwel gelijk.

Het Benelux-systeem is een autonoom systeem naast het systeem van het Uniemerk. Voor de betekenis van de merkenrechtelijke bepalingen van het BVIE zijn de beslissingen van de afdelingen en de Kamers van Beroep van het EUIPO niettemin richtinggevend. Dat laatste geldt in nog sterkere mate voor uitspraken van het Gerecht van de Europese Unie in beroep en van het Hof van Justitie in hogere voorziening in geschillen over de registratie van een Uniemerk. Van grote betekenis zijn verder de prejudiciële beslissingen van het Hof van Justitie over de uitleg van bepalingen van de merkenrichtlijn. Deze zaak illustreert dat de rechtspraak van het Hof van Justitie misschien wel de belangrijkste rechtsbron is geworden voor de uitleg van het Benelux-merkenrecht.

In deze zaak is het inleidend verzoekschrift op 25 april 2018 ingediend. Daarom was het hof bevoegd en is de BVIE zoals het vóór de laatste wijziging luidde (hierna: BVIE (oud)) van toepassing op dit geschil. De materiële bepalingen van het BVIE (oud) moeten worden uitgelegd conform Richtlijn 2008/95/EG, de temporeel toepasselijk versie van de merkenrichtlijn.

De absolute weigeringsgronden; algemeen

Ingevolge art. 2.1 BVIE (oud) zijn merken tekens die ‘dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden’. Daarmee is het onderscheidend vermogen een kernbegrip in het merkenrecht.20.De belangrijkste functie van een merk is dan ook de herkomstfunctie. Daarbij ziet herkomst op de onderneming van de houder van het merk. Het gaat daarbij om de commerciële herkomst van de waren of diensten, niet te verwarren met de hierna te bespreken geografische herkomst.

Het teken moet geschikt zijn om het gemerkte product te onderscheiden van producten van andere ondernemingen. Het is niet van belang dat het publiek beseft dat het teken als onderscheidingsteken is bedoeld, noch dat het weet wie de merkhouder is. Wel moet zo nodig worden vastgesteld of het (relevante deel van het) publiek de herkomst van de producten identificeert op basis van het gebruik van het teken als merk.21.Het publiek bestaat in beginsel uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd.22.Het merk moet onderscheidend zijn voor een aanzienlijk deel van dat publiek.23.Voor de bepaling van het onderscheidend vermogen van een merk is het niet nodig dat het merk origineel of fantasievol is. Of dit het geval is, is voornamelijk van belang bij de bepaling van de beschermingsomvang en het risico op verwarringsgevaar.24.Overigens kan een niet onderscheidend teken als gevolg van intensief gebruik toch onderscheidend vermogen krijgen. Dat heet ‘inburgering’ van een teken.

Om als Benelux-merk te kunnen worden geregistreerd dient een teken te worden gedeponeerd bij het Bureau. Dat toetst de inschrijving van depots aan de relatieve en absolute weigeringsgronden. Merken zijn relatief ontoelaatbaar wanneer zij stuiten op oudere rechten van derden. Absoluut ontoelaatbaar zijn merken die in het algemeen niet aanvaardbaar zijn. In deze zaak gaat het erom of zich een absolute weigeringsgrond voordoet.

Art. 2.11 lid 1 BVIE (oud) bevat de absolute weigeringsgronden en luidt, voor zover hier van belang, als volgt (onderstreping toegevoegd; A-G):25.

“Het Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel:

(…)

b. het merk elk onderscheidend vermogen mist;

c. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

(…).”

Deze bepaling komt overeen met art. 3 van Richtlijn 2008/95/EG:

“Gronden voor weigering of nietigheid

1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

a) (…)

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

(…).”

Bij het onderzoek naar elk van de weigeringsgronden moet het algemeen belang in aanmerking worden genomen.26.Het algemeen belang verschilt naar gelang de relevante weigeringsgrond, en dat verschil dient bij de beoordeling op basis van de betrokken grond ook tot uitdrukking te komen.27.Als gevolg van de Europese harmonisatie is de toetsing per saldo strenger geworden dan voorheen in de Benelux. Het accent ligt meer op controle vooraf dan op correctie achteraf.28.

Bij de beoordeling of de weigeringsgrond onder b zich voordoet moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden van het geval. Het komt aan op een beoordeling in concreto. Het onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld in relatie tot de aangewezen waren of diensten en in relatie tot de perceptie van het relevante publiek van de betreffende waren of diensten.29.Voor de beoordeling moet worden gelet op de totaalindruk van het merk en niet van de afzonderlijke onderdelen daarvan. Het oordeel of een merk onderscheidend vermogen heeft is dan ook een feitelijk oordeel.

Beschrijvende merken als bedoeld onder c zijn merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de categorieën van waren of diensten waarvoor inschrijving wordt gevraagd. Het met deze weigeringsgrond nagestreefde doel van algemeen belang bestaat erin dat beschrijvende tekens door een ieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt. Zij moeten worden vrijgehouden en mogen daarom niet worden gemonopoliseerd.30.Dat is onder andere het geval voor geografische aanduidingen. Beschrijvende merken zijn niet onderscheidend en in zoverre vormt sub c een species van sub b.31.Beide gronden moeten wel van elkaar worden onderscheiden.32.

In deze zaak heeft het Bureau zich beroepen op weigeringsgrond sub c. In het verlengde daarvan heeft het Bureau ook de meer generieke weigeringsgrond sub b genoemd, in de zin dat het beschrijvend karakter van het gedeponeerde teken tot gevolg heeft dat het geen onderscheidend vermogen heeft. In de stukken van het Bureau ben ik niet een afzonderlijk, al dan niet subsidiair, betoog tegengekomen dat er toe strekt dat het teken hoe dan ook onderscheidend vermogen mist en daarom op de b-grond niet voor registratie in aanmerking komt.

Samengestelde tekens: de arresten Postkantoor en Sat.2

Of een teken uitsluitend beschrijvend is, zal aan de hand van het teken als geheel moeten worden beoordeeld en voor iedere waar of dienst waarvoor de inschrijving van het merk wordt verzocht.33.In het Postkantoor-arrest34.heeft het Hof van Justitie aanwijzingen gegeven voor de beoordeling van merken die bestaan uit bestanddelen die elk beschrijvend zijn. De combinatie van die delen is dan in beginsel ook beschrijvend. Een dergelijk merk is daarom niet onderscheidend, tenzij het merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. De voor deze zaak relevante beslissing uit dat arrest luidt als volgt:

“104. Op de vijfde vraag dient dus te worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benamingen van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling.

Bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, is het irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten kunnen aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld, dan wel of de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn.”

In het Sat.2-arrest35.en het Celltech-arrest36.heeft het Hof van Justitie overwogen dat een analyse van het beschrijvende karakter van de afzonderlijke delen geen verplichte stap in de beoordeling is en dat het onderscheidend vermogen weliswaar ten dele kan worden onderzocht voor elk van de bestanddelen, maar dat het daardoor gevormde geheel beslissend is.

Hetgeen zojuist in 2.7 tot en met 2.16 is opgemerkt staat helder samengevat in het Sat.2 -arrest, dat betrekking heeft op de weigeringsgronden in de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Ik citeer:

“23. In de eerste plaats is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden (zie met name arresten van (…) 18 juni 2002, Philips, C‑299/99, Jurispr. blz. I‑5475, punt 30). Artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening beoogt aldus te beletten dat merken worden ingeschreven die het onderscheidend vermogen missen dat hen als enige in staat stelt deze wezenlijke functie te vervullen.

24. In de tweede plaats moet bij de beoordeling van de vraag of een teken van dien aard is dat het als merk kan worden ingeschreven, worden uitgegaan van het relevante publiek. Wanneer de waren of diensten waarvoor een inschrijving wordt aangevraagd, bestemd zijn voor alle consumenten, moet worden aangenomen dat het relevante publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument (arresten van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Jurispr. blz. I‑3819, punt 26, en 6 mei 2003, Libertel, C‑104/01, Jurispr. blz. I‑3793, punt 46).

25. In de derde plaats zij eraan herinnerd dat de in artikel 7, lid 1, van de verordening vermelde weigeringsgronden onafhankelijk zijn van elkaar en een afzonderlijk onderzoek vereisen. Voorts moeten deze weigeringsgronden worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk van hen ten grondslag ligt. Het algemeen belang dat bij het onderzoek van elk van deze weigeringsgronden in aanmerking wordt genomen, kan – en moet zelfs – andere overwegingen weerspiegelen naar gelang van de betrokken weigeringsgrond (arrest van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C‑456/01 P en C‑457/01 P, Jurispr. blz. I‑0000, punten 45 en 46).

(…)

27. Gelet op de omvang van de bescherming die de verordening aan een merk verleent, ligt het voor het overige voor de hand dat het aan artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening ten grondslag liggende algemeen belang samenvalt met de wezenlijke functie van het merk, zoals deze in punt 23 van dit arrest in herinnering is gebracht.

28. Wat ten slotte een merk betreft dat bestaat uit woorden of een woord en een cijfer, zoals het thans aan de orde zijnde merk, kan een eventueel onderscheidend vermogen ten dele worden onderzocht voor elk van de termen of bestanddelen afzonderlijk, maar het moet hoe dan ook afhangen van een onderzoek van het daardoor gevormde geheel. De enkele omstandigheid dat elk bestanddeel afzonderlijk onderscheidend vermogen mist, betekent immers nog niet dat de combinatie ervan geen onderscheidend vermogen kan hebben (zie naar analogie arresten van 12 februari 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, punten 40 en 41, en Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, punten 99 en 100).

(…)

35. (…) het Gerecht [heeft] het bestaan van een onderscheidend vermogen van de woordcombinatie „SAT.2” in wezen beoordeeld aan de hand van een onderzoek van elk afzonderlijk bestanddeel ervan. Het is daarbij uitgegaan van de veronderstelling dat bestanddelen die afzonderlijk gezien onderscheidend vermogen missen, ook bij combinatie ervan dat vermogen niet kunnen hebben, en niet, zoals het had moeten doen, van de totaalindruk die de gemiddelde consument van deze woordcombinatie heeft. Het heeft de door de woordcombinatie gewekte totaalindruk slechts subsidiair onderzocht en relevantie ontzegd aan gegevens zoals het bestaan van een element van fantasie, die bij dat onderzoek in aanmerking moeten worden genomen.”

In deze zaak gaat het eveneens om een samengesteld merk waarvan de (twee) bestanddelen afzonderlijk beschouwd elk beschrijvend zijn. De vraag is of dit ook opgaat voor de combinatie van die bestanddelen. Het Bureau meent van wel.37.De UvA meent van niet. Het hof heeft de UvA daarin niet gevolgd, althans niet voor zover het de klassen 16, 41 en 42 betreft (zie rov. 9). Voor de overige klassen heeft het hof geoordeeld dat het teken niet beschrijvend is en de c-grond daarom niet van toepassing is. Het hof heeft zich gebaseerd op het arrest Neuschwanstein en niet geoordeeld dat de combinatie van beide bestanddelen op zichzelf al meebrengt dat het teken voldoende onderscheidend is.

Geografische aanduidingen: de arresten Chiemsee en Neuschwanstein38.

Ik zal nu nader ingaan op merken die uitsluitend bestaan uit tekens die kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van de gemerkte waren of diensten en daarom op de voet van de weigeringsgrond sub c van inschrijving zijn uitgesloten.

Een richtinggevende uitspraak is het arrest Windsurfing Chiemsee (hierna kortweg Chiemsee).39.De Chiemsee is een meer In Beieren. De onderneming Windsurfing Chiemsee had een woordcombinatie met Chiemsee erin als beeldmerk laten inschrijven. Twee handelaren in de regio verkochten sportkleding met de naam Chiemsee er op, maar in een andere grafische vorm. Windsurfing Chiemsee startte een inbreukprocedure. Het verweer van de handelaren hield in dat Chiemsee een plaats van herkomst is, die niet als (onderdeel van een) merk kan worden gedeponeerd. De eerste vraag aan het Hof van Justitie was wanneer inschrijving van een teken met daarin een herkomstaanduiding moet worden geweigerd. De tweede vraag was wanneer een teken door inburgering voldoende onderscheidend vermogen heeft verkregen. Voor het onderhavige geschil komt het enkel aan op de eerste vraag.40.

Het Hof van Justitie geeft in zijn arrest een betrekkelijk ruime uitleg van de weigeringsgrond sub c. Beslissend is of de geografische benaming waarvoor inschrijving als merk wordt gevraagd, een plaats aanduidt die in de opvatting van “de betrokken kringen” met de betrokken categorie waren in verband wordt gebracht, dan wel of een dergelijk verband in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is. Het Hof van Justitie overweegt:

“31. Krachtens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn moet de bevoegde autoriteit dan ook beoordelen, of een geografische benaming waarvoor de inschrijving als merk wordt aangevraagd, een plaats aanduidt die in de opvatting van de betrokken kringen thans met de betrokken categorie van waren in verband worden gebracht, dan wel of redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst te verwachten is.”

En:

“33. Wat dit betreft, verzet artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn zich in beginsel niet tegen de inschrijving van geografische benamingen die in de betrokken kringen niet, of althans niet als aanduiding van een geografische plaats, bekend zijn, noch tegen de inschrijving van benamingen waarvan het, gelet op de kenmerken van de aangeduide plaats (bijvoorbeeld een berg of een meer), niet waarschijnlijk is dat het voor de betrokken kringen aannemelijk is, dat de betrokken categorie van waren uit deze plaats afkomstig is.

34. Het kan echter niet worden uitgesloten, dat de naam van een meer een plaats van herkomst kan aanduiden in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, zelfs voor waren als die waarom het in de hoofdgedingen gaat, mits deze naam door de betrokken kringen aldus kan worden opgevat, dat zij mede de oevers van het meer of de nabije omtrek omvat.

35. Uit het voorgaande volgt, dat de toepassing van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn niet afhangt van het bestaan van een concrete, actuele of ernstige behoefte om de benaming vrij te houden (‘Freihaltebedürfenis’) in de zin van de Duitse rechtspraak (…).

36. Ten slotte is de in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn bedoelde aanduiding van de plaats van herkomst van de waar weliswaar gewoonlijk de aanduiding van de plaats waar de waar is of zou kunnen worden vervaardigd, maar het kan niet worden uitgesloten, dat het verband tussen de categorie van waren en de geografische plaats op andere aanknopingsfactoren berust, bijvoorbeeld het feit dat de waar in de betrokken geografische plaats bedacht en ontworpen is.”

Voor toepassing van de weigeringsgrond sub c is daarom niet vereist dat er een “concrete, actuele of ernstige behoefte bestaat” om de benaming vrij te houden. Dat betekent dat naar Europees recht de lat voor toepassing van deze weigeringsgrond iets lager ligt gelegd dan destijds naar Duits recht, temeer daar ook op een toekomstige behoefte aan het vrijhouden van het teken acht geslagen moet worden. Voor het verband tussen de betrokken waren en de geografische plaats is niet bepalend dat die waar ook in die plaats is vervaardigd.

Bijna 20 jaar later krijgt het arrest Chiemsee een vervolg in het reeds genoemde arrest Neuschwanstein.41.Die zaak gaat over de inschrijving van een Gemeenschapsmerk. De benaming NEUSCHWANSTEIN (de naam betekent: nieuwe rots voor de zwaan) verwijst naar kasteel Neuschwanstein in Beieren, dat thans aan Freistaat Bayern toebehoort. Het EUIPO heeft het woordteken NEUSCHWANSTEIN ingeschreven en een vordering tot nietigverklaring van het Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise afgewezen. Het Gerecht verwerpt het daartegen gerichte beroep en het Hof van Justitie wijst vervolgens ook de hogere voorziening af.

Het Hof van Justitie herhaalt allereerst het arrest Chiemsee:

“36. Volgens vaste rechtspraak streeft [artikel 7, lid 1, onder c), van verordening 207/2009] een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk tekens of aanduidingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt, ook als collectieve merken of in samengestelde of grafische merken. Deze bepaling belet bijgevolg dat dergelijke tekens of aanduidingen op grond van hun inschrijving als merk aan één enkele onderneming worden voorbehouden (arresten van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, EU:C:1999:230, punt 25 en 10 juli 2014 BSH/BHIM, C-126/13 P, EU:C:2014:2065, punt 19 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

37. Wat meer in het bijzonder tekens of aanduidingen betreft die kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van de categorieën van waren waarvoor de inschrijving van het merk wordt aangevraagd, inzonderdheid geografische benamingen, heeft het Hof geoordeeld dat het algemeen belang vereist dat zij beschikbaar blijven, in het bijzonder wegens het vermogen om niet alleen de kwaliteit en andere eigenschappen van de betrokken categorieën van waren aan te duiden, maar ook anderszins de voorkeur van de consument te beïnvloeden, bijvoorbeeld door een verband tot stand te brengen tussen de waren en een plaats met een positieve gevoelswaarde (arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, EU:C:1999:230, punt 26).

38. Dienaangaande heeft het Hof beklemtoond dat inschrijving van een teken slechts kan worden geweigerd op grond van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 indien de geografische benaming waarvoor de inschrijving als merk wordt aangevraagd, een plaats aanduidt die in de opvatting van de betrokken kringen op het ogenblik van de aanvraag met de betrokken categorie van waren in verband wordt gebracht, dan wel redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst te verwachten is (zie in die zin arresten van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, EU:C:1999:230, punt 31, en 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punt 56).

39. Evenwel zij erop gewezen dat artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 zich in beginsel niet verzet tegen de inschrijving van geografische benamingen die in de betrokken kringen niet, of althans niet als aanduiding van een plaats bekend zijn, noch tegen de inschrijving van benamingen waarvan het, gelet op de kenmerken van de aangeduide plaats, niet waarschijnlijk is dat de betrokken kringen kunnen aannemen dat de betrokken warencategorie uit deze plaats afkomstig is (zie in die zin arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, EU:C:1999:230, punt 33).”

Het Hof van Justitie gaat daarna specifiek in op de benaming ‘Neuschwanstein’:

“40. In casu heeft het Gerecht in punt 27 van het bestreden arrest in wezen geoordeeld dat het kasteel van Neuschwanstein in eerste instantie een museumsite is met als hoofdfunctie erfgoedinstandhouding en niet de vervaardiging of verkoop van souvenirs of de verrichting van diensten, en dat dit kasteel niet bekend staat om zijn souvenirartikelen of om de aangeboden diensten. Het Gerecht heeft hieruit afgeleid dat dit kasteel als zodanig geen plaats is waar waren worden vervaardigd of diensten worden verricht, zodat het litigieuze merk geen aanduiding kan zijn van de plaats van herkomst van de erdoor aangeduide waren en diensten. (…).

41. In de eerste plaats dient rekwirantes argument te worden onderzocht dat de benaming ‘Neuschwanstein’ beschrijvend is in de zin van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009, aangezien de door deze benaming opgeroepen herinnering wijst op een kwaliteit of een wezenlijk kenmerk van de door het litigieuze merk aangeduide waren en diensten, zodat het relevante publiek een verband kan leggen tussen die waren en diensten en het kasteel van Neuschwanstein.

42. In dit verband dient te worden beklemtoond, zoals de advocaat-generaal in punt 39 van zijn conclusie heeft opgemerkt, dat geen enkele klasse in de zin van de Overeenkomst van Nice ziet op ‘souvenirartikelen’. Zoals blijkt uit de punten 22 en 27 van het bestreden arrest, heeft het Gerecht dus op goede gronden geoordeeld dat de door het litigieuze merk aangeduide waren gangbare consumptiegoederen zijn en dat de betrokken diensten alledaagse diensten zijn die het beheer en de exploitatie van het kasteel mogelijk maken.

43. Verder blijkt uit het dossier niet dat die voor dagelijks gebruik bestemde waren en diensten bijzondere kenmerken of specifieke kwaliteiten hebben waarvoor het kasteel van Neuschwanstein traditioneel bekend is en waarvoor het waarschijnlijk is dat het relevante publiek kan menen dat zij afkomstig zijn uit die plaats of daar worden vervaardigd of verricht.

44. Wat de door het litigieuze merk aangeduide waren betreft, dient in het bijzonder te worden benadrukt dat het feit dat zij als souvenirartikelen worden verkocht, niet relevant is voor de beoordeling van het beschrijvende karakter van de benaming ‘Neuschwanstein’. De aan een waar toegekende functie als souvenir vormt immers geen objectief kenmerk dat eigen is aan de aard van de waar, aangezien deze functie het gevolg is van de vrije keuze van de koper en enkel gericht is op de bedoelingen van de koper.

45. Voor zover de benaming ‘Neuschwanstein’ wijst op het kasteel met die naam, dient te worden geoordeeld dat enkel en alleen doordat die benaming is aangebracht op onder meer de betrokken waren, het relevante publiek deze gangbare consumptiegoederen ook als souvenirartikelen kan beschouwen. Dat het souvenirs worden enkel en alleen doordat die benaming erop wordt aangebracht, vormt op zich geen wezenlijk kenmerk dat die waren beschrijft.

46. Derhalve kan niet redelijkerwijs worden verondersteld dat de herinnering die de benaming ‘Neuschwanstein’ oproept, uit het oogpunt van het relevante publiek wijst op een kwaliteit of een wezenlijk kenmerk van de door het litigieuze merk aangeduide waren en diensten.”

Uit dit arrest blijkt opnieuw dat een benaming die kan dienen tot aanduiding van een door de “het relevante publiek” gemakkelijk te herkennen eigenschap van een product, beschrijvend is en daarom als merk moet worden geweigerd.42.Omgekeerd kan een teken voor waren en diensten die door het relevante publiek niet worden herkend als afkomstig van een bepaalde geografische plaats, wel als merk worden geregistreerd. Het Hof van Justitie herhaalt verder dat de plaats van herkomst gewoonlijk de plaats is waar de waren zijn vervaardigd of in de toekomst zouden kunnen worden vervaardigd.43.De plaats van verkoop is niet bepalend.

Het arrest Neuschwanstein gaat meer dan het arrest Chiemsee in op de vraag of het te beoordelen merk als beschrijvend is aan te merken. Voor een deel is dat verschil ‘institutioneel’ verklaarbaar: Neuschwanstein betreft een beroep tot nietigverklaring van een besluit van het EUIPO en het Hof van Justitie moest een oordeel geven over het feitelijk oordeel dat het merk niet beschrijvend is en daarom terecht is geregistreerd, terwijl het arrest Chiemsee een prejudiciële beslissing betreft naar aanleiding van een nationale inbreukprocedure. Nieuw is dat het Hof van Justitie duidelijk maakt dat het gebruik van een benaming als ‘Neuschwanstein’ ter aanduiding van algemene waren als souvenirs en merchandising (kleding, pennen, mokken etc.) niet beschrijvend is omdat dergelijke voor dagelijks gebruikt bestemde waren niet bijzondere of specifieke kenmerken of kwaliteiten hebben waarvoor het betrokken kasteel bekend is of waarvoor het waarschijnlijk is dat die waren van dat kasteel afkomstig zijn of daar worden vervaardigd (zie punt 43 van het arrest).

In deze zaak baseert het hof zijn oordeel dat het gedeponeerde teken, met uitzondering van de klassen 16, 41 en 42 niet beschrijvend is, op Neuschwanstein. Op deze plaats wijs ik er op dat, in de hypothetische situatie waarin dit arrest niet was gewezen en dus moet worden weggedacht, het hof op basis van het arrest Chiemsee tot dezelfde uitkomst had kunnen komen. Immers, naar redelijkerwijs kan worden aangenomen is Amsterdam niet de plaats die in de opvatting van de relevante kringen met de betrokken categorieën van waren en diensten in verband wordt gebracht en evenmin lijkt een dergelijk verband in de toekomst te verwachten (vgl. Chiemsee, punt 31).

Vooraf

Centraal staat de vraag of het hof op goede gronden het Bureau heeft bevolen het teken AMSTERDAM UNIVERSITY ten name van de UvA als merk voor bepaalde waren en diensten in te schrijven. In de kern klaagt het Bureau dat het hof heeft miskend dat het teken beschrijvend is en op basis van Europese jurisprudentie niet tot het oordeel had kunnen komen dat het teken voldoende onderscheidend is.

In een inleiding op de klachten stelt het Bureau dat het geschil een zaaksoverstijgend belang heeft. De bestreden uitspraak zou ertoe leiden dat geografische benamingen vrijwel altijd kunnen worden ingeschreven voor merchandising- en souvenirartikelen en daarmee ‘geographical indication grabbers’ vrij baan geven. Die stelling lijkt enigszins overtrokken. De beoordeling of een teken voor bescherming in aanmerking komt vindt niet in abstracto plaats en steeds moet rekening worden gehouden met alle feitelijke omstandigheden van het concrete geval. Het oordeel van het hof heeft enkel en alleen betrekking op het teken AMSTERDAM UNIVERSITY. Daaraan kunnen niet zonder meer conclusies ten aanzien van andere tekens worden verbonden.

Het cassatiemiddel is opgebouwd uit vier onderdelen, waarvan het laatste enkel een veegklacht bevat.

Onderdeel I

Onderdeel I is gericht tegen rov. 16-22. Ik zal het uitvoerige onderdeel eerst weergeven (3.5 t/m 3.10) en vervolgens de klachten gezamenlijk bespreken.

Aangevoerde klachten en stellingen

Het Bureau klaagt dat het hof door de wijze van uitlegging en toepassing van het Neuschwanstein-arrest blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting ten aanzien van art. 7 lid 1 onder c van Verordening nr. 207/2009 en daarmee ten aanzien van art. 2.11 lid 1 sub c BVIE (onder 13). Het hof heeft de bijzondere voorwaarden voor de toepassing miskend en is ten onrechte ervan uitgegaan dat genoemd arrest ook op algemene, niet specifieke herkomstaanduidingen zou kunnen en moeten worden toegepast en heeft de overwegingen inzake merchandising- en souvenirartikelen ten onrechte en zonder nadere motivering doorgetrokken naar tekens die uit beschrijvende elementen en geografische aanduidingen bestaan, zoals het teken AMSTERDAM UNIVERSITY (onder 14). Het arrest maakt immers nog niet dat de strekking van art. 7 lid 1 sub c van Verordening nr. 207/2009 een acte éclairé is. Het Hof van Justitie heeft niet in algemene zin de inschrijving voor merchandising- en souvenirartikelen willen toelaten, maar heeft slechts een uitzonderingsregel geformuleerd voor het bijzondere geval dat het gaat om de naam van een specifiek gebouw dat a priori niet als plaats voor de ontwikkeling en/of vervaardiging van merchandising- en souvenirartikelen in aanmerking komt. Daarnaast had het hof, gelet op de door het Bureau aangevoerde stellingen,44.nader moeten onderzoeken of aan de in punt 39 van het Neuschwanstein-arrest neergelegde voorwaarden voor de toepassing van de overwegingen uit het Neuschwanstein-arrest is voldaan. Nu het hof dit onderzoek achterwege heeft gelaten, is de beschikking zowel onjuist, als ontoereikend gemotiveerd (onder 16).

In een nadere uitwerking van en toelichting op de zojuist genoemde klachten betoogt het Bureau dat het hof ten onrechte geen rekening heeft gehouden met het verschil tussen het teken ‘Neuschwanstein’ enerzijds en het teken AMSTERDAM UNIVERSITY anderzijds. Neuschwanstein is een fantasienaam, terwijl AMSTERDAM UNIVERSITY een bestanddeel bevat dat een geografische aanduiding vormt (onder 18). Voor geografische aanduidingen gelden in verband met een bijzondere behoefte aan vrijhouding strikte inschrijvingsvoorwaarden (onder 19).45.De behoefte aan vrijhouding betreft niet alleen de geografische aanduiding als zodanig, maar ook samengestelde en grafische merken die daaruit zijn afgeleid (onder 20).46.Voor een weigering op grond van het beschrijvend karakter is niet vereist dat de geografische benaming een plaats aanduidt die in de opvatting van de betrokken kringen op het ogenblik van de aanvraag met de betrokken categorie van waren of diensten in verband wordt gebracht. Veeleer is het voldoende dat een dergelijk verband redelijkerwijs in de toekomst kan worden verwacht (onder 22).47.

Het Bureau stelt dat toepassing van deze maatstaf hier tot de slotsom moet leiden dat de behoefte aan vrijhouding aan de toekenning van merkrechten in de weg staat. De verkrijging van merkrechten zou het ongestoorde gebruik van de benaming ‘Amsterdam’ door derden kunnen belemmeren. Bij de beoordeling van merkinbreuk kunnen de individuele elementen van een samengesteld merk doorslaggevend zijn. Wanneer het individuele element een zelfstandig onderscheidende plaats behoudt in het door een derde gekozen teken, kan de indruk ontstaan dat het om economische met elkaar verbonden ondernemingen gaat (indirect verwarringsgevaar) (onder 23).48.Dat risico is hier aanwezig. Denkbaar is dat niet alleen de UvA, maar ook andere universiteiten in Amsterdam de aanduiding ‘een Amsterdamse universiteit’ op merchandising- en souvenirartikelen zouden willen gebruiken (onder 24).49.Het Bureau klaagt dat het hof ten onrechte heeft volstaan met de algemene opmerking dat de feiten in de onderhavige zaak vergelijkbaar zouden zijn met de feitelijke achtergrond van de zaak Neuschwanstein en geen aanleiding heeft gezien om de vrijhoudingsbehoefte te analyseren (onder 25). Het achterwege laten van een nadere bespreking van een (potentiële) behoefte aan vrijhouding is onjuist (onder 26).50.Het Bureau wijst er verder op dat het Neuschwanstein-arrest een voorbeeld vormt van de in het Chiemsee-arrest genoemde specifieke uitzondering dat het niet waarschijnlijk is dat de betrokken kringen kunnen aannemen dat de betrokken waren uit deze plaats afkomstig is. Dat oordeel vereist een nader onderzoek (onder 28).51.Hier had het hof de bijzondere regels van het Neuschwanstein-arrest slechts mogen toepassen indien het teken AMSTERDAM UNIVERSITY eveneens in de categorie van geografische benamingen zou vallen die aan de voorwaarden van het arrest Chiemsee voldoen. Dergelijke tekens zijn slechts toelaatbaar als het teken ‘niet als aanduiding van een plaats bekend is’ en ‘niet waarschijnlijk is dat de betrokken warencategorie uit deze plaats afkomstig is’. Het Bureau klaagt dat het hof daaromtrent niets heeft vastgesteld en dat het bestreden oordeel onvoldoende is gemotiveerd als rov. 19 hierop betrekking heeft (onder 29).

Volgens het Bureau is duidelijk dat het hier om een niet-inschrijfbaar merk gaat (onder 30). Het teken moet onmiskenbaar worden opgevat als een verwijzing naar de plaats Amsterdam en de daar gevestigde universiteiten (onder 31). De aanduiding AMSTERDAM UNIVERSITY is verder veel minder specifiek dan de aanduiding Neuschwanstein. Het is geenszins uit te sluiten dat merchandising- en souvenirartikelen in deze toeristische plaats worden bedacht, ontworpen en vervaardigd (onder 34).52.Zelfs door de samenstelling ontstaat geen specifieke aanduiding die met de naam Neuschwanstein vergelijkbaar is. De merchandising- en souvenirartikelen hebben geen specifieke vorm en inhoud. Die moeten door de UvA worden bedacht. Met andere woorden: de merchandising- en souvenirartikelen zouden in dat geval wél bij ‘een Amsterdamse universiteit’ worden bedacht en ontworpen. Het Bureau stelt dat op grond van het niet-specifieke karakter van de aanduiding ‘Amsterdam University’ dus niet kan worden uitgesloten dat het vereiste verband tussen de geografische aanduiding en de betrokken warencategorie bestaat of dat een dergelijk verband in de toekomst tot stand zou kunnen komen (onder 35).53.

Het Bureau klaagt dat het hof de rechtsregel van het Neuschwanstein-arrest hier, gezien de verschillen met de onderhavige zaak, niet had mogen toepassen, maar veeleer nader had moeten onderzoeken of aan de bijzondere voorwaarden daarvoor is voldaan. Het arrest is gebaseerd op de overweging dat het publiek a priori niet zal aannemen dat merchandising- en souvenirartikelen in het kasteel worden ontworpen of vervaardigd.54.Ten aanzien van de algemene aanduiding Amsterdam of Amsterdam University zal de perceptie een andere kunnen zijn. Niet valt uit te sluiten dat zij daadwerkelijk in Amsterdam of door een Amsterdamse Universiteit zijn ontworpen en vervaardigd (onder 36). Tegen de achtergrond van het Windsurfing Chiemsee-arrest en het daarin genoemde vrijhoudingsbelang ligt het voor de hand aan te nemen dat het Hof van Justitie in het Neuschwanstein-arrest slechts een specifieke regel met een zeer beperkte strekking heeft willen opstellen: een regel voor een kleine restrictieve categorie van namen voor beroemde gebouwen, zoals de benaming Neuschwanstein, die een fantasienaam is en naar een specifiek gebouw in Beieren verwijst dat a priori niet in aanmerking komt als plaats voor de vervaardiging of het ontwerp van merchandising- en souvenirartikelen (onder 38).55.

Het Bureau acht het mede gelet op de rechtseenheid en rechtsontwikkeling wenselijk dat het Neuschwanstein-arrest verhelderd wordt. Het Bureau stelt dat de vraag kan worden gesteld of en zo ja in hoeverre het Hof van Justitie met het arrest de inschrijving van geografische aanduidingen voor merchandising en souvenirartikelen in het algemeen heeft willen toelaten en het eerdere arrest Chiemsee in dit opzicht heeft willen nuanceren (onder 39). De onderhavige zaak leent zich goed voor het stellen van daarop gerichte prejudiciële vragen.

Bespreking van de klachten

M.i. moet het onderdeel falen. De beantwoording van de vraag of een teken al dan niet beschrijvend is, vergt een feitelijke beoordeling. Met een deel van zijn klachten vraagt het Bureau in essentie om een feitelijke herbeoordeling. Daarvoor is in cassatie geen plaats. Het feitelijk oordeel van het hof, dat het teken AMSTERDAM UNIVERSITY niet beschrijvend is voor merchandising- en souvenirartikelen, kan in cassatie niet op juistheid, maar alleen op begrijpelijkheid worden getoetst. Het Bureau miskent dat.

De UvA voert verder terecht aan dat het Bureau het feitelijk karakter van het oordeel van het hof ook miskent waar het stelt dat het hof moet toetsen of het Neuschwanstein-arrest ook kan worden toegepast op ‘algemene, niet specifieke geografische aanduidingen’. Het hof hoefde niet een dergelijk algemeen oordeel te geven, maar slechts te beoordelen of het teken AMSTERDAM UNIVERSITY ingeschreven kan worden. Het bestreden oordeel is terecht daartoe beperkt.56.

De bestreden beschikking geeft niet blijk van een onjuiste uitleg en toepassing van het Neuschwanstein-arrest of van art. 2.11 lid 1 sub c BVIE (oud). Genoemd arrest bevat niet een specifieke regel met een zeer beperkte strekking voor een kleine restrictieve categorie van namen voor beroemde gebouwen, zoals de benaming Neuschwanstein. Het enkele feit dat het in Neuschwanstein ging om een kasteel met een fantasienaam, rechtvaardigt niet de conclusie dat het daarin gegeven beoordelingskader niet ook in andere gevallen van toepassing is. Dat AMSTERDAM UNIVERSITY geen fantasienaam is en een bestanddeel bevat dat een geografische aanduiding vormt, ontneemt aan het Neuschwanstein-arrest dan ook niet zijn relevantie.57.

Het zojuist gestelde neemt niet weg dat het een legitieme vraag is of de punten 40 e.v. uit het Neuschwanstein-arrest zonder meer kunnen worden doorgetrokken naar zuivere geografische benamingen als Beieren, München of Amsterdam. Dat dit wel mogelijk is, volgt m.i. ook uit de omstandigheid dat de punten 33-39 van dat arrest uitvoerig ingegaan op het Chiemsee-arrest en het daar genoemde belang geografische aanduidingen vrij te houden. Daarmee staat het arrest Neuschwanstein, ook de daaropvolgende overwegingen 40-46, in de sleutel van weigeringsgrond sub c, meer in het bijzonder het kenmerk ‘plaats van herkomst.’ Deze overwegingen vormen een toepassing van de voorafgaande – aan het arrest Chiemsee ontleende – uitgangspunten en bieden aanknopingspunten voor de wijze waarop de beoordeling in gevallen als het onderhavige door de nationale rechter dient plaats te vinden.

De door het hof gegeven beoordeling tegen de achtergrond van de in rov. 16 geciteerde overwegingen uit het Neuschwanstein-arrest houdt dan ook tevens een beoordeling langs de in het arrest Chiemsee uitgezette lijnen in.58.Toepassing daarvan heeft het hof kennelijk tot het oordeel gebracht dat er, anders dan het Bureau blijkens de weergave van zijn standpunt in rov. 18 heeft gesteld, geen behoefte aan vrijhouding bestaat. De klacht dat het hof geen aanleiding heeft gezien de ‘vrijhoudingsbehoefte’ te analyseren, mist dan ook feitelijke grondslag.59.

Waar het Bureau klaagt dat het hof nader had moeten onderzoeken of aan de bijzondere voorwaarden voor de toepassing van de relevante overwegingen uit het Neuschwanstein-arrest is voldaan, wijst het op de door hem in feitelijke aanleg in het verweerschrift onder 14 en 16 opgenomen stellingen. Niet duidelijk is waarom specifiek deze stellingen tot dergelijk onderzoek aanleiding zouden moeten geven. Het Bureau heeft daar gesteld dat het teken AMSTERDAM UNIVERSITY beschrijvend is voor de waren, omdat het gaat om typische merchandisingproducten die aan bijvoorbeeld bezoekers van een seminar worden uitgedeeld of in een (souvenir)winkel worden verkocht. Op die stelling is het hof uitdrukkelijk ingegaan in rov. 17 en 21 van de bestreden beschikking.

Het hof heeft de uit het arrest Chiemsee af te leiden voorwaarden voor inschrijving niet miskend, maar daaraan uitdrukkelijk getoetst. De klacht dat het hof dit laatste heeft nagelaten, mist derhalve feitelijke grondslag. Uit beide arresten volgt dat de inschrijving van geografische benamingen mogelijk is als die in betrokken kringen niet, of althans niet als aanduiding van een geografische plaats bekend zijn of als het, gelet op de kenmerken van de aangeduide plaats niet waarschijnlijk is dat het voor de betrokken kringen aannemelijk is, dat de betrokken categorie van waren uit deze plaats afkomstig is. In rov. 17 heeft het hof het standpunt van het Bureau weergegeven dat de waren waarvoor het teken is gedeponeerd typische merchandisingsproducten zijn die als (relatie)geschenk worden uitgedeeld of in een (souvenir)winkel worden verkocht en als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat zij afkomstig kunnen zijn of betrekking hebben op een universiteit van Amsterdam en om die reden beschrijvend zijn. In rov. 21 heeft het hof dit standpunt verworpen en overwogen dat het enkele feit dat de waren of diensten door het in aanmerking komend publiek als merchandising of souvenirs worden beschouwd doordat het teken AMSTERDAM UNIVERSITY erop wordt aangebracht of daaraan wordt verbonden, op zich geen wezenlijk kenmerk vormt dat die waren of diensten beschrijft.

Uit de verwijzing naar Neuschwanstein kan meer in het bijzonder worden opgemaakt dat naar het oordeel van het hof: i) de waren waarvoor het teken wordt gedeponeerd gangbare consumptiegoederen zijn (Neuschwanstein, punt 42), ii) de waren geen bijzondere kenmerken of specifieke kwaliteiten hebben waarvoor een universiteit in Amsterdam traditioneel bekend is en waarvoor het waarschijnlijk is dat het relevante publiek kan menen dat zij uit Amsterdam afkomstig zijn of daar worden vervaardigd (punt 43), iii) het feit dat de waren als merchandising- of souvenirartikelen worden verkocht niet relevant is voor de beoordeling van het beschrijvend karakter van de benaming AMSTERDAM UNIVERSITY (punt 44), iv) de omstandigheid dat de waren merchandising- en souvenirartikelen worden doordat deze benaming erop wordt aangebracht op zich geen wezenlijk kenmerk vormt dat die waren beschrijft (punt 45) en v) redelijkerwijze niet kan worden verondersteld dat de herinnering die de benaming oproept uit het oogpunt van het relevante publiek wijst op een kwaliteit of een wezenlijk kenmerk van de door het litigieuze merk aangeduide waren en diensten (punt 46).

Het oordeel dat het teken AMSTERDAM UNIVERSITY niet beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd,60.is derhalve niet onbegrijpelijk.

Tussenconclusie

Gelet op het vorenstaande meen ik dat het hof in de bestreden beschikking het arrest Neuschwanstein op juiste wijze heeft toegepast. Toch wil ik hier wel kwijt dat ik dat arrest niet zo bevredigend vind. Het is namelijk nogal contra-intuïtief dat, enigszins versimpeld gezegd, een teken wel kan worden beschermd als het wordt gebruikt voor algemene waren die het publiek niet in verband brengt met de herkomst van die waren, terwijl het belangrijkste doel van een merk nu juist de herkomstfunctie is.

Wat hier verder ook van zij, de praktijk zal het met het arrest Neuschwanstein moeten doen. Het Hof van Justitie zal niet zo maar op dit arrest willen terugkomen, schat ik zo in. Het hof Den Haag heeft dat arrest m.i. correct toegepast. In elk geval blijkt uit dit eerste (en belangrijkste) onderdeel van het middel niet dat het hof dat arrest (en daarmee tevens het arrest Chiemsee) onjuist heeft toegepast (zie ook 2.26-2.27).

Onderdeel II

Onderdeel II is gekant tegen rov. 20. Het Bureau klaagt dat het oordeel van het hof van een onjuiste rechtsopvatting getuigt, althans ontoereikend is gemotiveerd, waar wordt geoordeeld dat het irrelevant is voor zijn oordeel over merchandising- en souvenirartikelen dat het ten aanzien van het teken AMSTERDAM UNIVERSITY heeft geoordeeld dat dit géén geldig merk is voor onderwijsdiensten, wegens het beschrijvend karakter van het teken (onder 40).

Het Bureau werkt ook dit onderdeel nader uit. Het Bureau stelt dat het hof heeft miskend dat de ontwikkeling en verkoop van merchandising- en souvenirartikelen regelmatig afhankelijk is van een hoofdactiviteit die als uitgangspunt dient, zodat het feitelijk onjuist is de inschrijving van deze artikelen los te koppelen van de hoofdactiviteit waarop zij betrekking hebben (onder 41). Volgens het Bureau is een dergelijke gescheiden beoordeling ook juridisch onjuist. Het belang bij vrijhouding van beschrijvende tekens brengt mee dat ook achterdeuren voor de verkrijging van merkrechten, die het ongestoorde gebruik door andere marktdeelnemers zouden kunnen belemmeren, moeten worden gesloten (onder 42).61.Het hof had consistent moeten zijn. Wanneer de hoofdactiviteit op grond van ontbrekend onderscheidend vermogen (en inburgering) niet eenduidig kan worden gekoppeld aan één specifieke Amsterdamse universiteit, dan valt volgens het Bureau ook niet in te zien waarom aan één van de Amsterdamse universiteiten de exclusieve bevoegdheid zou moeten worden verleend om het teken via de verkoop van merchandising- en souvenirartikelen te exploiteren (onder 43).62.Het hof had de UvA niet de mogelijkheid mogen bieden om als enige Amsterdamse universiteit profijt te halen uit de verkoop van dergelijke artikelen die aantrekkelijk zijn op grond van de positieve gevoelswaarde63.van de beschrijvende aanduiding die het gevolg is van de algemene aantrekkelijkheid van Amsterdam als leef- en studieomgeving (onder 44 en 45).64.

Ook dit onderdeel faalt. De klacht mist om te beginnen feitelijke grondslag: het hof heeft niet geoordeeld dat het voor het oordeel over merchandising- en souvenirartikelen irrelevant is dat het teken wegens het beschrijvend karakter geen geldig merk is voor onderwijsdiensten. Het hof heeft geoordeeld dat dit laatste niet tot een ander oordeel kan leiden. Dat is iets anders. Dat oordeel berust bovendien op aan het hof, als rechter die over de feiten oordeelt, voorbehouden waarderingen van feitelijke aard en is niet onbegrijpelijk.

Daarnaast vindt het kennelijk door het Bureau voorgestane uitgangspunt dat een teken niet een geldig merk voor een afgeleide activiteit kan zijn als het geen geldig merk voor een hoofdactiviteit is, geen steun in het recht. Zoals namens de UvA terecht wordt aangevoerd, volgt uit vaste rechtspraak dat de bevoegde autoriteit bij de inschrijving van een merk voor verschillende waren of diensten, voor elk van deze waren of diensten zal moeten beoordelen of het merk onderscheidend vermogen heeft in relatie tot die waren en diensten en of een van de absolute weigeringsgronden van toepassing is.65.De door het Bureau verdedigde rechtsopvatting is daarmee niet verenigbaar. Zij lijkt ook niet geheel in overeenstemming met de door het Bureau uitgevaardigde Richtlijnen toetsing absolute gronden. Die houden onder art. 15.2 het volgende in:

“het BBIE toetst aan de hand van de waren of diensten waarvoor het depot is verricht en kan een weigering tot bepaalde waren of diensten beperken. In dat geval wordt een gedeeltelijke weigering uitgesproken.”

Niet valt in te zien waarom voor merchandising- en souvenirartikelen iets anders zou moeten gelden.

Voor het overige vormt het onderdeel een herhaling van zetten en vraagt het om een feitelijke herbeoordeling, waarvoor in cassatie geen plaats is. Het onderdeel maakt verder niet duidelijk wat er aan de motivering van het hof schort en voldoet in zoverre niet aan de daaraan te stellen eisen.

Onderdeel III

Onderdeel III is gericht tegen rov. 22 van de bestreden beschikking. Het Bureau klaagt dat het hof ten onrechte, althans zonder voldoende begrijpelijke motivering, heeft geoordeeld dat het teken AMSTERDAM UNIVERSITY (ook) niet onder een van de andere absolute weigeringsgronden van art. 2.11 lid 1 BVIE zou vallen. Het hof had moeten nagaan of naast een weigering op grond van beschrijvend karakter, een weigering op grond van ontbrekend onderscheidend vermogen is vereist. Door dit na te laten heeft het hof ten onrechte, althans zonder voldoende begrijpelijke motivering het verzoek van de UvA toegewezen ten aanzien van merchandising- en souvenirartikelen (onder 47).66.

In een nadere uitwerking en toelichting stelt het Bureau dat het hof ten onrechte niet heeft beoordeeld of een gebrek aan onderscheidend vermogen aan inschrijving in de weg stond. Daarop is in feitelijke aanleg ook een beroep gedaan. Bovendien volgt uit vaste jurisprudentie dat ambtshalve moet worden nagegaan of naast de aangevoerde weigeringsgrond nog andere weigeringsgronden bestaan die de aan de inschrijving van een teken in de weg staan (onder 48).67.Onder verwijzing naar het Postkantoor-arrest (punten 67 en 70) klaagt het Bureau dat het hof heeft miskend dat de verschillende weigeringsgronden onafhankelijk zijn van elkaar en een afzonderlijk onderzoek vereisen (onder 49). Uit de omstandigheid dat het teken niet beschrijvend is, had het hof niet mogen afleiden dat het teken niet onder een andere weigeringsgrond zou vallen (onder 50). Het ontbreekt in dit geval aan een feitelijke onderbouwing van het oordeel dat het teken onderscheidend is (onder 53). De bespreking van het Neuschwanstein-arrest door het hof vormt niet een dergelijke onderbouwing (onder 54).68.Het hof heeft verder miskend dat de situatie in het Neuschwanstein-arrest verschilt van het onderhavig geval, in die zin dat daarin sprake was van een fantasienaam. Dat feit was voor het Hof van Justitie aanleiding om uit te gaan van onderscheidend vermogen (onder 55-56).69.Hier is dit anders. Een aanvullende omstandigheid die de aanname van onderscheidend vermogen zou kunnen ondersteunen ontbreekt. AMSTERDAM UNIVERSITY is geen fantasienaam, maar een naam die is samengesteld uit elementen die niet willekeurig zijn gekozen (onder 60). Deze algemene aanduiding is niet in staat om de oorsprong van de relevante waren en diensten eenduidig aan te geven. Het bestanddeel Amsterdam is een geografische aanduiding die in heel Amsterdam en daarbuiten op merchandising- en souvenirartikelen kan worden aangetroffen. Ook het verdere bestanddeel University spitst de herkomstaanduiding niet toe op een specifiek commerciële oorsprong (onder 62). Volgens het Bureau is het aannemelijk dat de consument het teken slechts als versiering op merchandising- en souvenirartikelen zal beschouwen (onder 63).70.

Ook dit onderdeel wordt m.i. tevergeefs voorgesteld. De klachten missen goeddeels feitelijke grondslag. Het hof heeft niet nagelaten te onderzoeken of er aanleiding bestond inschrijving van het teken te weigeren wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen. Dat volgt reeds uit het feit dat het hof in rov. 5 overweegt dat de UvA heeft bestreden dat het teken onderscheidend vermogen mist en in rov. 22 oordeelt dat het teken AMSTERDAM UNIVERSITY (ook) niet onder een van de andere absolute weigeringsgronden van art. 2.11 lid 1 BVIE zou vallen. Ook is er geen aanleiding aan te nemen dat het hof heeft miskend dat de verschillende weigeringsgronden onafhankelijk zijn van elkaar en afzonderlijk onderzoek vergen. Uit niets blijkt dat het oordeel dat het teken ook niet onder een van de andere absolute weigeringsgronden valt, gegrond is op de daaraan voorafgaande overwegingen over het al dan niet beschrijvend karakter daarvan. Het oordeel dat het teken niet onder een van de andere absolute weigeringsgronden valt – en dus ook geen onderscheidend vermogen mist – is niet gebaseerd op het oordeel dat het teken niet beschrijvend is voor merchandising- en souvenirartikelen.

In het licht van hetgeen door het Bureau is gesteld kon het hof hier volstaan met een summiere motivering. Het Bureau heeft zich ter onderbouwing van de stelling dat het aan onderscheidend vermogen ontbreekt slechts daarop beroepen dat het teken voor de betrokken waren en diensten beschrijvend is (zie ook hiervoor, 2.15). Kennelijk was het Bureau niet goed in staat te onderbouwen waarom het teken geen onderscheidend vermogen heeft, voor zover het niet beschrijvend is.71.De omstandigheid dat ambtshalve moet worden onderzocht of enige andere weigeringsgrond zich voordoet, brengt weliswaar mee dat de rechter verder moet kijken dan de door partijen betrokken stellingen, maar waar het partijdebat beperkt is geweest, kunnen m.i. niet al te hoge eisen aan de motivering worden gesteld. Daarbij moet worden bedacht dat het theoretisch juist is dat de omstandigheid dat een teken niet beschrijvend is voor bepaalde waren of diensten, niet betekent dat het voor die waren of diensten zonder meer onderscheidend vermogen heeft, maar dat zich praktisch gezien moeilijk een situatie laat indenken waarbij een woord uitsluitend beschrijvend is voor bepaalde producten en elk onderscheidend vermogen mist voor andere waren of diensten.72.Voor het overige faalt de klacht omdat het Bureau tracht een nieuw feitelijk oordeel uit te lokken. Daarvoor is in cassatie geen plaats.

Onderdeel IV

Onderdeel IV, dat rov. 23 en het dictum betreft, bevat een veegklacht en mist zelfstandige betekenis. Het onderdeel deelt in het lot van de voorgaande onderdelen.

Slotsom

Nu alle klachten falen dient het beroep te worden verworpen.

De conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden

A-G