HR, 20-01-2012, nr. 10/02536

Het principale beroep omvat vijf6. onderdelen. Deze richten zich uitsluitend tegen overwegingen in het tussenarrest van 15 november 2007.

Onderdeel 1 richt zich tegen rov. 6, 9, 11 en 13 van het tussenarrest. Volgens de algemene klacht heeft het hof met betrekking tot de nietigverklaring van ingeschreven merken ten onrechte niet — althans niet kenbaar — de maatstaf van het ‘Kinder’-arrest aangelegd. Aldus heeft het hof miskend dat onder de BMW (1971) woordmerken pas nietig kunnen worden verklaard indien zij — samengevat — slechts kunnen worden aangemerkt als beschrijvend respectievelijk als soortaanduiding, in die zin dat derden zouden worden verhinderd dezelfde of soortgelijke waar op de in de gangbare taal gebruikelijke wijze aan te duiden. Het hof heeft in rov. 11 miskend dat de nietigheid c.q. het beschrijvend karakter respectievelijk onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld naar het moment van de inschrijving en niet naar het tijdstip waarop de (appel)rechter daarover beslist (onderdeel 1.1). Het hof heeft in rov. 11 voorts miskend dat — onder de voor 1996 geldende BMW (1971) (mogelijk) toekomstig beschrijvend gebruik en marktomstandigheden op zichzelf niet voldoende zijn om een merk nietig te kunnen verklaren (onderdeel 1.2) en (onderdeel 1.3) dat merken uitsluitend nietig kunnen worden verklaard, indien zij slechts kunnen worden aangemerkt als beschrijvend respectievelijk als soortaanduiding, in die zin dat derden zouden worden verhinderd dezelfde of soortgelijke waar op de in de taal gebruikelijke wijze aan te duiden.

Naar de kern bezien, wil Flower Remedies een door het onderdeel veronderstelde overgangsrechtelijke kwestie aan de orde stellen, en in een voor haar gunstige zin beantwoord zien.

Het onderdeel faalt, omdat het — blijkens hetgeen hierna volgt — uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting.

Ik herinner er aan dat de onder 1.3 genoemde merkdepots voor de woordmerken THE BACH REMEDIES, BACH en BACH FLOWER REMEDIES verricht zijn in respectievelijk 1983, 1988 en 1990.

Dat gebeurde onder vigeur van de Benelux-Merkenwet zoals die in 1971 in werking was getreden, en waarvan de hier relevante bepalingen luidden:

Op 21 december 1988 kwam tot stand de Eerste richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht (Richtlijn 89/104/EEG), Pb. 1989, L 40/1. De uiterste implementatiedatum van deze Richtlijn was: 31 december 19928..

Het hier van belang zijnde artikel 3 van Richtlijn 89/104/EEG, getiteld Gronden voor weigering of nietigheid, bepaalt in het eerste en het derde lid:

Richtlijn 89/104/EEG voorziet vrijwel niet in overgangsbepalingen9., in elk geval niet in die zin dat de toetsing aan de criteria van artikel 3 en de eventuele toepassing van de nietigheidssanctie anders zou moeten verlopen in gevallen die betrekking hebben op vóór de uiterste implementatiedatum (31 december 1992) gedeponeerde c.q. ingeschreven merken.

Op 1 januari 1996 trad in werking het Protocol van 2 december 1992, houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken (Trb. 1993, 12). Dit Protocol diende — onder meer — tot aanpassing van de BMW aan Merkenrichtlijn 89/104/EEG10..

De artikelen II-V van het Protocol van 1992 bevatten overgangsrecht. Deze bepalingen gaan evenwel niet in op de door het middelonderdeel aan de orde gestelde kwestie van een potentieel verschil in beoordeling op basis van de ‘oude’ art. 1 en 14 BMW enerzijds en art. 3 van Richtlijn 89/104/EEG anderzijds.

Integendeel blijkt uit het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen dat de Beneluxwetgever ten deze in het geheel geen potentieel overgangsrechtelijk probleem aanwezig acht. Ik citeer11.:

Alsmede:

Uit het vorenstaande (vgl. nrs. 3.6–3.7) valt vooreerst op te maken dat de Europese Richtlijnwetgever geen reden zag om ‘oude’ (vóór de implementatiedatum van Rl. 89/104/EEG) gedeponeerde c.q. ingeschreven merken anders of beter te behandelen dan ‘nieuwe’.

Dat ligt ook voor de hand in het licht van de harmoniserende doelstelling van de richtlijn, met daarin enerzijds de gegeven ruimte voor het creëren van merkenrechtelijke exclusieve — dus naar hun aard enigszins monopoliserende — rechten, maar anderzijds de daaraan in (onder meer) art. 3 van de richtlijn gestelde grenzen. Daarbij past allerminst dat merkinschrijvingen met een datum van vóór 1 januari 1993 immuun zouden zijn (en tot in lengte van jaren immuun zouden blijven) voor de eisen die ingevolge art. 3 van de Richtlijn moeten gelden om op tekens merkenrechtelijke exclusieve rechten te kunnen claimen. Ik citeer nog uit de zevende overweging van de considerans van R. 89/104:

In de — voor de hand liggende — visie van de Richtlijnwetgever is er dus niet een ‘overgangsrechtelijk probleem’, zoals in middelonderdeel 1 verondersteld.

Ik merk op dat, ook indien daarover op nationaal niveau anders gedacht zóu worden, het Unierechtelijke Richtlijnrecht uiteraard vóórgaat.

In dit verband herinner ik nog aan de volgende overwegingen in het arrest van HvJ EG 23 februari 1999 (BMW/Deenik)12. naar aanleiding van een toen (in een zaak over art. 5 MRl. 89/104 resp. art. 13 BMW, over beschermingsomvang) bij de Hoge Raad gerezen vraag van overgangsrechtelijke aard. Het HvJ EG overwoog, voor zover hier van belang:

Het HvJ EG aanvaardde blijkens rov. 24 ‘onverminderd de verplichting van de verwijzende rechter om het nationale recht zoveel mogelijk in overeenstemming met het gemeenschapsrecht uit te leggen’ wél (of: slechts) de zeer beperkte uitzondering waarnaar de Hoge Raad blijkens rov. 19 ‘in het bijzonder’ gevraagd had (kort gezegd: toepassing van oud recht in cassatie indien het arrest waarvan beroep onder oud recht gewezen is).

Uit het vorenstaande (vgl. nrs. 3.8–3.9) valt voorts op te maken dat de Benelux-Protocolwetgever van 1992 zich zonder voorbehoud schaarde achter het stelsel van art. 3 van Rl. 89/104/EEG; in het Gemeenschappelijk Commentaar werd zelfs aangegeven dat de bestaande artikelen 1 en 14 BMW hier reeds op aansloten en dus niet gewijzigd behoefden te worden. In de visie van deze wetgever is hier dus evenmin een overgangsrechtelijk probleem aan de orde.13.

Ik heb de neiging om reeds op basis van het bovenstaande te concluderen tot ongegrondheid van onderdeel 1, maar dan ga ik misschien iets te snel.

Middelonderdeel 1 focust

Ad (i) van 3.13. Over de vraag of, resp. in hoeverre de rechtspraak van het HvJ EG/EU nu werkelijk (veel) strenger is dan die van het BenGH, zou een proefschrift te schrijven zijn. Laat ik intussen — in elk geval ‘for the sake of argument’ — in zoverre meegaan met de stelling in onderdeel 1, dat inderdaad gesproken kan worden van aanscherping van de eisen door het HvJ EG/EU ten opzichte van hetgeen wij, vóór de Luxemburgse jurisprudentie over art. 3 van MRl. 89/10414. op gang kwam, in de Benelux op basis van art. 1 en art. 14 BMW gewend waren15..

Dan nog valt voor mij niet in te zien dat dit argument gewicht in de schaal kan leggen in de door onderdeel 1 bedoelde zin. Aan de aard van jurisprudentie is eigen dat aan wettelijke begrippen (van tijd tot tijd) een ruimere of minder ruime of anderszins verfijnde uitleg kan worden gegeven. Ook het Benelux-Gerechtshof zélf had — tot het effectief worden van Rl. 89/104 — kunnen komen tot nadere verfijning van (bijv.) zijn rechtsoordelen in het Kinder-arrest van 1981. Op nationaal niveau is dit gegeven maar al te zeer bekend: rechtsverfijning en rechtsvorming — waarbij soms zelfs sprake is van ‘omgaan’ — door de hoogste rechter. Een dergelijke loop der dingen — waarbij de rechter (alsnog) het ‘betere’ recht vindt — pleegt evenwel niet beschouwd te worden als veroorzaker van problemen van overgangsrecht, met de spreekwoordelijke uitzonderingen die de regel bevestigen.16.

Ad (ii) van 3.13. De omstandigheid dat in het systeem van de Benelux-merkenwetgeving17. nietigverklaring terugwerkt tot de inschrijvings- c.q. depotdatum brengt mee dat de rechter bij de beoordeling van een nietigheidsberoep moet uitgaan van de feitelijke situatie met betrekking tot het onderscheidend karakter van het berokken teken ten tijde van die datum18..

Deze omstandigheid is echter geen argument — laat staan een doorslaggevend argument — om te verdedigen, laat staan aan te nemen, dat de rechter bij de beoordeling van een nietigheidsberoep zou moeten toetsen naar de stand van de jurisprudentie met betrekking tot de aan een merk te stellen eisen ten tijde van het (de) depot(s) c.q. inschrijving(en).

Daartegen pleit de onder 3.9 aangehaalde visie van de Protocolwetgever van 1992. Daartegen pleit voorts hetgeen ik in nr. 3.14 in algemene zin heb opgemerkt. Er is geen goede reden waarom de rechter, daartoe geroepen, zijn (voortgeschreden) inzicht omtrent wat als ‘beter’ recht zou moeten gelden, niet tevens zou mogen — ja moeten — toepassen op een feit dat bijv. een tiental jaren eerder voorgevallen is. Ik merk tegen deze algemene achtergrond nog op, dat tegenover het ‘nadeel’ voor een merkdeposant die geconfronteerd zou worden met een ontwikkeling naar ‘strengere’ rechtspraak, het ‘voordeel’ staat voor een merkdeposant die evenzo kan profiteren van een ontwikkeling naar ‘soepeler’ rechtspraak. Bezien op ‘macroniveau’ zijn ontwikkelingen in beiderlei richting mogelijk, en zij behoren dat te zijn.

Er is bovendien nog een specifieke reden die ertegen pleit dat de rechter bij de beoordeling van een nietigheidsberoep zou moeten toetsen naar de stand van voor de deposant gunstiger jurisprudentie ten tijde van het (de) depot(s) c.q. inschrijving(en).

Ten behoeve van de deposant van een op zichzelf (‘van huis uit’) als merk onvoldoende onderscheidend teken19. is nl. van oudsher20. reeds voorzien in investeringsbescherming, in die zin dat de deposant die door de wijze van gebruik heeft bereikt dat zo'n ‘van huis uit’ onvoldoende onderscheidend teken, door zgn. inburgering wél blijkt te kunnen onderscheiden, tóch de toets van art. 1 en 14 BMW (oud) resp. art. 3 MRl. kan doorstaan21..

Anders gezegd: aldus behoeven serieuze, in verhoopte inburgering als merk van een aanvankelijk als merk te zwak teken investerende gebruikers van dat teken in het geheel geen ‘slachtoffer’ te worden van een aanscherping in de jurisprudentie (‘met terugwerkende kracht’) van initieel aan de beschermbaarheid van een teken als (woord-)merk te stellen eisen22..

Terzijde — maar in het licht van de stellingname van Flower Remedies niet zonder relevantie — wijs ik nog op het volgende.

In een systeem van een merkinschrijving met voorafgaande toetsing aan de eisen met betrekking tot onderscheidend vermogen, door een daartoe aangewezen autoriteit23., is het altijd mogelijk dat de rechter, die uiteraard het laatste woord heeft, in een beroepsprocedure tegen een beslissing van eerstgenoemde autoriteit of in een latere nietigheidsprocedure alsnog de nietigheid uitspreekt van een in de inschrijvingsprocedure wél gehonoreerd depot. Hoewel over deze mogelijkheid geen misverstand kan bestaan, is zo'n latere vernietiging voor de merkdeposant ‘zuur’.

Dit gezegd zijnde, wijs ik erop dat in casu de merkdepots voor de woordmerken THE BACH REMEDIES, BACH en BACH FLOWER REMEDIES, verricht in respectievelijk 1983, 1988 en 1990, in het geheel geen voorwerp zijn geweest van een voorafgaande toetsingsprocedure bij het Benelux-Merkenbureau. Ten tijde van deze merkdepots was het BMB nog lijdelijk. De voorafgaande toetsing door het Bureau is pas per 1 januari 1996 ingevoerd.

Na het voorgaande kan de bespreking van de specifieke klachten van onderdeel 1 kort zijn.

De algemene klacht van het onderdeel faalt omdat — anders dan het onderdeel wil — het hof in rov. 7 e.v. terecht niet ‘de maatstaf van het Kinder-arrest’ heeft aangelegd. Voor zover het hof in rov. 6 omtrent de aan te leggen maatstaf misverstand zou hebben gewekt, mist de klacht — processueel — belang. Hetzelfde geldt voor zover geklaagd wordt over een in rov. 6 neergelegd oordeel dat er, voor zover hier van belang, geen relevant inhoudelijk verschil is tussen de het voor 1996 geldende artikel 14A, lid 1, onder a BMW (1971) enerzijds en het na 1996 geldende artikel 14A, lid 1, onder a tot en met d BMW (1996) en het daaraan ten grondslag liggende artikel 3, lid 1, onder a tot en met d van de Richtlijn anderzijds.

Ook onderdeel 1.1 faalt. Waar het onderdeel klaagt dat de nietigheid c.q. het beschrijvend karakter respectievelijk onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld naar het moment van de inschrijving, mist het feitelijke grondslag voor zover geklaagd zou worden dat het hof miskend zou hebben dat moet worden uitgaan van de feitelijke situatie met betrekking tot het onderscheidend karakter van het berokken teken ten tijde van dat moment. Voor zover het onderdeel klaagt over miskenning dat bij deze beoordeling ook (nog steeds) het ‘oude’ Benelux-recht — van vóór 1 januari 1993 (uiterste datum implementatieverplichting) c.q. 1 januari 1996 (daadwerkelijke datum van implementatie in de BMW) — zou moeten worden toegepast, en niet het geharmoniseerde Richtlijnrecht, gaat het uit van een onjuiste rechtsopvatting.

De onderdelen 1.2 en 1.3 die het hof meer specifieke miskenningen verwijten van Beneluxrecht zoals dat zou gelden vóór 1 januari 1996, falen in het verlengde van onderdeel 1.1.

Ook onderdeel 2 — verbijzonderd in de onderdelen 2.1 t/m 2.3 — richt zich tegen rov. 11 van het tussenarrest. Volgens dit onderdeel heeft het hof niet kenbaar, althans niet begrijpelijk onderzocht en beslist dat derden zouden worden verhinderd dezelfde of soortgelijke waren of diensten op de in de gangbare taal gebruikelijke wijze aan te duiden.

Het onderdeel — dat evenals onderdeel 1 de BMW (1971)-maatstaf tot uitgangspunt neemt — faalt in zijn geheel op dezelfde gronden als onderdeel 1. Anders dan het onderdeel wil, heeft het hof immers terecht de door het HvJ EG nader ontwikkelde maatstaf op basis van de MRl gehanteerd.

Onderdeel 2.1 spitst de klacht toe in die zin dat het hof heeft nagelaten te responderen op het nadrukkelijke betoog van Flower Remedies dat — uitgaande van de BMW (1971) maatstaf — de verwijzing ‘naar de methode van dr. Bach’ een in de gangbare taal gebruikelijk (en redelijk) alternatief is voor de gedeponeerde tekens BACH, THE BACH REMEDIES en BACH FLOWER REMEDIES24..

Weliswaar is het hof niet (kenbaar) op deze stellingen van Flower Remedies ingegaan, maar nu ten deze rechtens niet (langer) een rol speelt of er andere gebruikelijke of voor de hand liggende alternatieven bestonden of bestaan om de betreffende producten aan te duiden, mist de klacht belang.

Onderdeel 2.2 klaagt nog dat 's hofs oordeel dat het in dit geval niet gaat om verwijzend gebruik naar de merken van Flower Remedies, maar om een verwijzing naar de eigenschap of het kenmerk dat het gaat om een volgens de methode van dr. Bach vervaardigd product, onbegrijpelijk is. Flower Remedies heeft immers (onbestreden) gesteld dat haar eigen gebruik van de aanduidingen BACH, THE BACH REMEDIES en BACH FLOWER REMEDIES niet beschrijvend is, maar verwijst naar Flower Remedies als de commerciële herkomst van de gemerkte waren en diensten.

Het onderdeel faalt omdat het uitgaat van een onjuiste lezing van de desbetreffende passage in rov. 11. Anders dan de klacht tot uitgangspunt neemt, heeft het hof juist onderkend, zo niet onderstreept dat — net zoals door Flower Remedies betoogd — het bij de onderhavige aanduidingen BACH, THE BACH REMEDIES en BACH FLOWER REMEDIES inderdaad gaat om verwijzingen naar ‘een volgens de methode van dr. Bach vervaardigd product’, en dat Flower Remedies daarmee naar zich wil verwijzen als (de enige) commerciële herkomstbron. Daaraan heeft het hof in rov. 11 vervolgens — anders dan door Flower Remedies gewenst, en in onderdeel 2.2 ‘verdrongen’ — de consequentie verbonden van toepasselijkheid van de (door het HvJ EG nader ontwikkelde) maatstaf op basis van de MRl, te weten: niet-voldoening voor vatbaarheid voor merkbescherming onder art. 3 MRl. Anders gezegd: Het hof heeft — in cassatie niet bestreden — vastgesteld dat (FLOWER) REMEDIES een soortnaam is van dan wel beschrijvend is voor de waren en diensten in kwestie, te weten bloesem- en bloemenremedies, waarbij bloesem- en bloemenremedies die vervaardigd zijn volgens de door dr. Bach ontwikkelde methode25. een ondersoort vormen. Het hof gaat er daarom van uit dat iedereen die remedies maakt volgens de methode van dr. Bach dié eigenschap, als aanduiding van de soort, op zijn producten moet kunnen vermelden. Volgens het hof gaat het bij de vermelding van die eigenschap dus niet om een door het merkenrecht te beschermen kenmerk waarmee de (commerciële) herkomst uit een bepaalde onderneming wordt aangeduid, maar om benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van een soort.

Over onjuistheid van 's hof aldus te lezen oordeel laatste klaagt onderdeel 2.2 niet. Voor zover het onderdeel toch geacht zou moeten worden daarover te klagen, klaagt het niet over onjuiste toepassing van de door het hof gebezigde, aan de rechtspraak van het HvJ EG ontleende beoordelingsmaatstaf. Voor zover het onderdeel zou willen verdedigen dat het hof de maatstaf niet aan die rechtspraak van het HvJ EG had mogen ontlenen, faalt het op grond van de eerder aangegeven onjuiste rechtsopvatting omtrent het (temporeel) toepasselijk recht.

Overigens zijn, anders dan Flower Remedies betoogt, deze stellingen wél bestreden (zie pleitnota 1e aanleg zijdens Healing Herbs p. 17 en 18 en de MvA onder 27 t/m 36).

Onderdeel 2.3 klaagt dat 's hofs oordeel dat het eenieder vrijstaat om te vermelden dat het gaat om een product met de eigenschap dat het volgens de methode van dr. Bach is vervaardigd en dat het daarom niet gaat om verwijzend gebruik naar de merken van Flower Remedies, maar om een verwijzing naar de eigenschap of het kenmerk dat het gaat om een volgens de methode van dr. Bach vervaardigd product — gelet op de ‘Kinder-maatstaf’ — onvoldoende is gemotiveerd. Uit de omstandigheid dat het eenieder vrijstaat om te vermelden dat het gaat om een product met de eigenschap dat het volgens de methode van dr. Bach is vervaardigd volgt immers niet — althans niet zonder nadere motivering — dat het gaat om een verwijzing naar de eigenschap of het kenmerk dat het gaat om een volgens de methode van dr. Bach vervaardigd product (en niet om verwijzend gebruik naar de merken van Flower Remedies). Aldus de klacht.

Het onderdeel faalt op dezelfde gronden als onderdeel 2.2.

Onderdeel 3.1 — dat evenals onderdeel 1 de BMW (1971)-maatstaf tot uitgangspunt neemt — faalt in zijn geheel op dezelfde gronden als onderdeel 1.

Onderdeel 3.2 is — het onderdeel geeft het zelf al aan — gericht tegen een overweging ten overvloede en kan reeds daarom niet tot cassatie leiden.

De onderdelen 4.1 en 4.2 zijn, zoals onderdeel 4.1 zelf aangeeft, eveneens gericht tegen een overweging ten overvloede van het hof (in rov. 12 van het tussenarrest) en kunnen daarom niet tot cassatie leiden.

Ook de onderdelen 4.3 en 4.4 richten zich tegen die niet dragende overweging en falen dus daarom. Voor zover onderdeel 4.3 zich — voortbouwend op de klacht in de onderdeel 2 — richt tegen rov. 11, dient het het (als hiervoor aangegeven: sneuvelende) lot van onderdeel 2 te delen.

Het tweede onderdeel 4 (bedoeld zal zijn: onderdeel 5) mist zelfstandige betekenis en behoeft geen bespreking.

Het incidentele cassatiemiddel omvat vier onderdelen (I t/m IV), die uitsluitend gericht zijn tegen overwegingen in het tussenarrest van 15 november 2007.

Onderdeel I klaagt dat het hof — in rov. 6 van dit tussenarrest — ten onrechte althans onbegrijpelijk heeft geoordeeld dat de vraag of de merken geldig zijn, moet worden beoordeeld naar de BMW zoals die gold tot 1 januari 1996. (Ook) voor zover het hof de geldigheid van de beeldmerken heeft beoordeeld naar de BMW (1971), is dat oordeel van het hof rechtens onjuist.

De klacht is — gelet op hetgeen ik (in 3.16.1 – 3.16.3) heb opgemerkt over principaal onderdeel 1 — op zichzelf (deels) terecht voorgesteld, maar kan bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden. Het hof heeft in rov. 6 weliswaar op potentieel misverstand wekkende en mogelijk ten onrechte overwogen dat in casu de BMW zoals die gold tot 1996 tot uitgangspunt heeft te gelden, maar uit de daarop volgende overwegingen volgt dat het hof toch de maatstaf, zoals die op basis van de MRl nader vorm kreeg in de jurisprudentie van het HvJ EG, heeft toegepast.

Onderdeel II klaagt dat het hof in rov. 15 e.v. van het tussenarrest op onjuiste wijze het onderscheidend vermogen van de (woord-/)beeldmerken d en e (zie hiervóór nr. 1.3) heeft beoordeeld. Het hof heeft blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door als beoordelingsmaatstaf te nemen of de beeldelementen aan het teken onderscheidend vermogen verschaffen. De te beoordelen vraag was/is in hoeverre de toevoeging van figuratieve elementen aan uitsluitend beschrijvende woorden aan het aldus samengestelde merk in zijn geheel onderscheidend vermogen verleent (p. 8). Volgens het onderdeel is het hof in dit verband ook voorbij gegaan aan essentiële stellingen van Healing Herbs26..

Volgens het HvJ EU moet het oordeel of woord-/beeldmerken als de onderhavige het vereiste onderscheidend vermogen hebben, worden gebaseerd op de totaalindruk die het merk bij het relevante publiek oproept.27. De in het vorige nr. geciteerde toets die volgens het middelonderdeel zou moeten worden aangelegd (of de toevoeging van figuratieve elementen aan uitsluitend beschrijvende woorden aan het aldus samengestelde merk in zijn geheel onderscheidend vermogen verleent) wijkt daar inhoudelijk niet van af. Maar de door het hof in rov. 16 gehanteerde maatstaf, dat alle bestanddelen van het merk in aanmerking te worden genomen en dient te worden beoordeeld of de beeldelementen aan het teken onderscheidend vermogen verschaffen, wijkt daar inhoudelijk evenmin van af. De rechtsklacht faalt dus.

Uitgaande van de juiste maatstaf, is het antwoord op de vraag of in een gegeven geval een woord-/beeldmerk onderscheidend vermogen heeft, een oordeel van uitgesproken feitelijke aard.28. Een zodanig oordeel kan dus niet op juistheid, doch slechts op begrijpelijkheid worden getoetst. Het oordeel waartoe het hof ten aanzien van de onderhavige woord-beeldmerken is gekomen, acht ik begrijpelijk en ook voldoende gemotiveerd. Daarbij teken ik nog aan dat volgens de jurisprudentie van het HvJ EU een voorafgaande analyse van elk van de bestanddelen waaruit een merk is samengesteld, geen verplichte stap is, en dat het afhangt van het oordeel over het merk in zijn geheel29.. Ik herinner voorts eraan dat een juist rechtsoordeel niet met motiveringsklachten kan worden bestreden.

Onderdeel III klaagt dat het hof in rov. 17 van het tussenarrest blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting waar het heeft geoordeeld dat vervallenverklaring op de grond van verwording tot soortnaam (artikel 5 lid 2 onder b BMW, thans art. 2.26 lid 2 sub b BVIE) in beginsel slechts mogelijk is ten aanzien van woordmerken.

Volgens art. 2.26 lid 2 BVIE kan het recht op een merk vervallen worden verklaard voor zover na de datum van inschrijving ‘het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming van de waar is geworden’. De bepaling stemt zakelijk overeen met art. 7, lid 2 onder a van de Merkenrichtlijn, en kwam (sinds 1971) ook al voor in art. 5 van de nog niet aan deze richtlijn aangepaste BMW30..

Onder toepassing van nog niet geharmoniseerd Beneluxrecht heeft het Benelux-Gerechtshof in 199731. geoordeeld dat deze ‘verwordings/verval-’regel alleen voor woordmerken gold (en dus niét voor — in die zaak beoordeelde, als vormmerk gedeponeerde — poezen- en hondensnoepjes in hartvorm). Het BenGH onderkende evenwel een hiermee gepaard gaande inconsequentie in het merkenrechtelijk systeem en compenseerde die door — kort gezegd — te oordelen dat een (vorm-)merk dat ieder onderscheidend vermogen had verloren, niet meer in rechte kon worden ingeroepen.

In 2006 heeft het HvJ EG in het arrest Levi Strauss/Casucci de ‘verwordings/verval’-regel van art. 12 lid 2 onder a MRl zonder omhaal toegepast op een beeldmerk (een sierstiksel in het midden van een opgenaaide broekzak)32.. Met Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper leid ik hieruit af dat onder geharmoniseerd Europees merkenrecht de merkvorm er niet meer toe doet33..

In zoverre is de klacht in onderdeel III terecht voorgedragen. Het onderdeel kan echter bij gebrek aan (processueel) belang niet tot cassatie leiden.

In 's hofs (voorafgaande), door onderdeel II vergeefs aangevochten rov. 16 ligt besloten dat het door het hof aan het geheel van elk van de beide (woord-/)beeldmerken dankzij de daarin voorkomende beeldelementen — aan de hand van geharmoniseerd recht — toegekende onderscheidend vermogen niet alleen ten tijde van de depots/inschrijvingen van de onderhavige beeldmerken, maar ook ten tijde van het wijzen van zijn arrest (nog) aanwezig was. Vgl. de deeloverweging ‘Het hof is van oordeel dat de speciale gestileerde schrijfwijze van BACH in het beeldmerk e. daaraan onderscheidend vermogen verschaft. Het handschrift en de gebogen streep onder de letters wijkt zodanig af van hetgeen gebruikelijk is dat het onderscheidend vermogen aan het teken verschaft. Dit geldt ook — temeer — voor de beeldelementen in het beeldmerk d.’ Reeds daarom kan de stelling dat de hier bedoelde (woord-/)beeldmerken tot de in de handel gebruikelijke benamingen c.q. aanduidingen van de waar niet opgaan. Ik teken terzijde nog aan (dat ook niet blijkt dat Healing Herbs heeft gesteld) dat deze woord-/beeldmerken (nu juist) na de datum van inschrijving ervan tot de in de handel gebruikelijke benaming van de waar zouden zijn geworden.

Daar komt nog bij dat Healing Herbs niet (verwijst naar een stelling in feitelijke instanties waarin zij) heeft aangevoerd dat ook het geheel van de woord-/beeldmerken (dus inclusief de beeldelementen) tot ‘de in de handel gebruikelijke benaming van de waar’ zouden zijn geworden, noch naar een in feitelijke instanties betrokken stelling dat de woord-elementen in deze twee merken zo dominant zouden zijn, dat de figuratieve (beeld-)elementen daarvan niet te onderscheiden zouden zijn (en ook gebruikelijk geworden zouden zijn).

Daar komt ten slotte nog bij dat volgens de toepasselijke (Richtlijn- en) wetsbepaling, in ieder geval nodig is dat het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder zijn onderscheidend vermogen heeft verloren. Healing Herbs heeft op dit punt niets gesteld. Ook daarom kan haar vordering tot vervallenverklaring van de beeldmerken — ook na een mogelijke vernietiging en verwijzing — niet tot toewijzing leiden.

Onderdeel IV is gericht tegen rov. 18 van het tussenarrest waarin het hof het beroep van Healing Herbs op nietigheid van de beeldmerken wegens misleiding afwijst. Dit oordeel geeft, aldus de klacht, blijk van een onjuiste rechtsopvatting, of is althans onbegrijpelijk omdat het hof essentiële stellingen van Healing Herbs heeft gepasseerd. Het onderdeel is voorwaardelijk voorgesteld, voor het geval de eerder aangevoerde onderdelen niet leiden tot vernietiging van 's hofs arrest(en).

De MRl en het BVIE kennen twee verschillende sanctievormen in verband met misleidende merken.

De ene is neergelegd in art. 3 lid 1, onder g MRl en art. 2.4 lid 1, onder b BVIE34. en betreft merken die ‘tot misleiding van het publiek kunnen leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van de aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten’. De sanctie is nietigheid (ex tunc).

De andere is neergelegd in art. 12 lid 2, onder b MRl en art. 2.26 lid 2, onder c BVIE35. en betreft merken die ‘als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder, of met zijn instemming, voor de waren of diensten waar voor het ingeschreven is, het publiek [kunnen] misleiden, met name over de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van deze waren of diensten’. Hier is de sanctie de mogelijkheid van vervallenverklaring (ex nunc).

Het naast elkaar bestaan van deze twee sanctievormen doet veronderstellen dat de toepassingsvoorwaarden voor de ene dan wel de andere sanctie verschillen. Die veronderstelling is juist.

Omdat de nietigheidssanctie van art. 3 lid 1, onder g MRl en art. 2.4 lid 1, onder b BVIE niet verwijst naar het (specifieke) gebruik dat door de merkhouder (of met zijn instemming) van het merk wordt gemaakt, en omdat deze sanctie ex tunc werkt, ligt het voor de hand dat de ‘drempel’ om op basis van dit regime nietigheid aan te nemen hoger ligt dan het geval is bij de andere (verval-)sanctie. Ik citeer met instemming Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper a.w. (2008)36.: ‘Bij de beoordeling van merken op hun misleidend karakter gaat het erom of het merk daadwerkelijk kan misleiden met betrekking tot de waren en/of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, en is niet relevant de wijze waarop het merk in de praktijk wordt of kan worden gebruikt. Het merk moet derhalve in alle gevallen dat het gebruikt wordt voor waren en/of diensten waarvoor het is ingeschreven of aangevraagd misleidend zijn.’

De auteurs verwijzen t.a.p. (hun voetnoot 36) enerzijds naar de Chicken Tonight-beschikking van de Hoge Raad van 200137.. Dat betrof een zeldzaam geval van ‘per se misleiding’: merkaanvrage voor een (woord-/)beeldmerk met de woorden ‘Chicken Tonight’ en ‘smoorsaus voor kip’ voor voedingswaren met alle mogelijke ingrediënten behalve (nu net) kip, en ook niet aangevraagd als merk voor een ‘smoorsaus voor kip’.38.

De auteurs verwijzen anderzijds39. naar het Europese Elisabeth Emanuel-arrest van 200640.: een zaak van een ‘zeer bekende ontwerpster van bruidskleding’ die spijt kreeg van de overdracht van haar onderneming aan een andere onderneming, welke laatste inmiddels op eigen naam de naam Elisabeth Emanuel als woord-/beeldmerk had gedeponeerd. Het Hof van Justitie overwoog, voor zover hier van belang (cursiveringen toegevoegd):

Op het vorenstaande stuiten alle klachten van onderdeel IV af. Onderwerp van dat middel is immers de afwijzing van Healing Herbs' vordering tot nietigverklaring van de twee (woord)-/beeldmerken wegens misleiding; en niet een vordering tot vervallenverklaring wegens misleiding ‘als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt’. De door Healing Herbs aangevoerde stellingen betreffen juist het gebruik dat door Flower Remedies van de (woord-/)beeldmerken wordt gemaakt.

Bij de motiveringsklachten — wat daar overigens van zij — heeft Healing Herbs geen (processueel) belang.