86 Het materieel toepassingsbereik

De Nederlandse wetgever heeft het materieel toepassingsbereik aldus afgebakend, dat daaronder uitsluitend geschillen betreffende de handhaving van rechten van intellectuele eigendom vallen. De Nederlandse wetgever heeft geen gebruik gemaakt van de door de richtlijn geboden mogelijkheid, het toepassingsbereik van de richtlijnbepalingen uit te breiden naar handelingen die oneerlijke concurrentie vormen. Wel heeft de wetgever aan de limitatieve opsomming toegevoegd de procedures krachtens de art. 5 en 5a Handelsnaamwet, aangezien handelsnaamgeschillen weinig afwijken van geschillen over andere IE-rechten.1 Hoewel hetzelfde zou kunnen worden gesteld ten aanzien van geschillen met betrekking tot slaafse nabootsing, éénlijnsprestaties, oneerlijke concurrentie, vergelijkende en misleidende reclame en het portretrecht, heeft de wetgever deze uitdrukkelijk buiten de werkingssfeer van titel 15 van Boek 3 Rv geplaatst.2 Of dat een terechte en wenselijke keuze is geweest van de Nederlandse wetgever is betwijfeld.3 Een argument vóór uitbreiding naar deze categorieën is dat (IE-)rechthebbenden ook van deze praktijken (zeer) veel nadeel kunnen ondervinden. Een argument daartegen is dat een uitbreiding van de werkingssfeer de deur op een kier zou zetten naar volledige proceskostenveroordelingen in niet-IE-procedures. Van belang is dat noch de richtlijn, noch het stelsel van art. 237 e.v. Rv en het niet-bindende liquidatietarief daaraan in de weg staan. De vraag of een reflexwerking uit zou moeten kunnen gaan van art. 1019h Rv is daarmee vooral een vraag naar de wenselijkheid daarvan. Daartoe zullen eerst de voor- en nadelen van de regeling in kaart moeten worden gebracht en de mogelijke effecten worden onderzocht. In navolgende hoofdstukken (met name 8 en 9) worden deze onderwerpen nader uitgewerkt. Hierna staan vooral de problemen die in de praktijk zijn gerezen in verband met het materieel toepassingsbereik centraal, evenals de ‘oplossingen’ die daarvoor zijn gevonden.

De rechtspraak lijkt inmiddels te zijn ‘uitgekristalliseerd’ daar waar het geschillen – of, in meeromvattende geschillen, vorderingen – betreft in de hierboven genoemde grenscategorieën (slaafse nabootsing, éénlijnsprestaties, oneerlijke concurrentie, vergelijkende en misleidende reclame en het portretrecht).4 Geschillen of vorderingen op deze grondslagen zijn in beginsel uitgesloten van toepasselijkheid van art. 1019h Rv. Een ruimere proceskostenveroordeling is dus niet mogelijk voor geschillen of vorderingen in deze grensgevallen, behoudens in de gevallen waarin partijen anders zijn overeengekomen (zie par. 5.12.) of waarin de rechter aanleiding ziet om van het liquidatietarief af te wijken (hoofdstuk 4).

Discussies rond de (materiële) toepasselijkheid van art. 1019h Rv zijn met name nog aan de orde in meeromvattende geschillen; geschillen waarin de vordering of vorderingen zijn gebaseerd op meerdere grondslagen. Regelmatig wordt naast een vordering gebaseerd op één of meer IE-rechten een beroep gedaan op het gemene recht. Gedacht kan worden aan geschillen over productimitaties. Een verbodsvordering kan in dergelijke geschillen worden gegrond op IE-rechten (modellenrechten, auteursrechten) en onrechtmatige daad (slaafse nabootsing). Een ander voorbeeld wordt gevormd door geschillen over (on)geoorloofde vergelijkende reclame; de verbodsvordering kan dan zijn gebaseerd op merkinbreuk (art. 2.21 lid 1 BVIE) en op art. 6:194a BW.5 Met name in deze meeromvattende geschillen wreekt zich het bestaan van verschillende kostenstelsels in IE-zaken enerzijds en niet-IE-zaken anderzijds.

Volgens de wetgever zal de rechter met inachtneming van de concrete omstandigheden van het geval en de criteria van art. 1019h Rv moeten uitmaken welk gewicht toekomt aan het op de inbreuk gebaseerde deel van de vordering ten opzichte van de algehele zaak en welk aandeel van de kosten dienovereenkomstig voor vergoeding op grond van art. 1019h Rv in aanmerking komt.6 Volgens de Indicatietarieven wordt in geval van een gemengde grondslag een berekening gemaakt van de proceskosten die aan het op de IE-grondslag gebaseerde deel van de procedure moeten worden toegerekend. Voor dat deel van de kosten volgt een kostenveroordeling met toepassing van art. 1019h Rv. Voor de overige kosten wordt een evenredig deel van het liquidatietarief toegepast:

De verdeelsleutel houdt met andere woorden in dat wanneer een partij in een gemengde zaak in het gelijk wordt gesteld, in beginsel op basis van evenredigheid een vergoeding ex art. 1019h Rv volgt voor de kosten besteed aan het IE-deel, en een forfaitaire vergoeding op basis van het liquidatietarief voor de overige kosten.

Over de praktische bezwaren van deze in de rechtspraak verder ontwikkelde verdeelsleutel is het nodige geschreven.8 Voor advocaten zou in de eerste plaats lastig zijn om de cliënt uit te leggen dat voor de kosten voor het IE-deel van de procedure wel, maar voor het ‘gemene’ deel geen ruime vergoeding volgt bij winst.9 In meeromvattende procedures – waarin bijvoorbeeld een verbod wordt gevraagd op grond van het modellenrecht én slaafse nabootsing – zou het in verband met de verknochtheid ook niet eenvoudig zijn voor de advocaat om in de urenregistratie uit te werken hoeveel tijd aan het modelrechtelijk deel c.q. het slaafse nabootsingsdeel is besteed. In dergelijke meeromvattende geschillen volgt dan een schatting waarbij de partij die meent een sterke zaak te hebben waarschijnlijk zoveel mogelijk tijd en kosten zal proberen toe te schrijven aan het voorbereiden van (het verweer tegen) het IE-rechtelijk deel, nu die kosten in aanmerking kunnen komen voor vergoeding ex art. 1019h Rv.10 Ontbreekt een dergelijke schatting dan zal de rechter daarover ambtshalve beslissen.11 Dat heeft gevolgen voor de voorspelbaarheid van de beslissing.12

In het algemeen maakt de verdeelsleutel de beslissing over de proceskosten vooral gecompliceerd in procedures waarin de vorderingen slechts ten dele worden toegewezen, of partijen over en weer op punten in het gelijk worden gesteld. Wie heeft te gelden als de in het gelijk gestelde partij wanneer de vorderingen met een IE-grondslag worden toegewezen en de vorderingen gegrond op het gemene recht worden afgewezen, of andersom? Hoe dient in die gevallen de proceskostenbeslissing uit te vallen? Op deze problematiek wordt nader ingegaan in par. 5.5.