87b Het ongeldigheidsverweer en de toepasselijkheid van art. 1019h Rv

De proceskostenbepaling onderscheidt zich als gezegd van de overige bepalingen van art. 1019 e.v. Rv vanwege het wederkerige karakter. In tegenstelling tot het ex parte bevel en het bewijsbeslag, voorbeelden van maatregelen die uitsluitend ter beschikking staan van de rechthebbende, kunnen beide procespartijen aanspraak maken op de substantiële proceskostenvergoeding van art. 1019h Rv. Het gaat namelijk om een ‘algemene regel’ waarin niet wordt gesproken van de ‘rechthebbende’ en de ‘inbreukmaker’, maar van de ‘in het ongelijk gestelde partij’ en ‘de in het gelijk gestelde partij’. De verliezer wordt veroordeeld in de kosten, ongeacht of hij eiser is of gedaagde, rechthebbende of inbreukmaker. Het systeem brengt mee, dat de partij die zich met succes verweert tegen een inbreukactie van een rechthebbende dus evenzeer haar redelijke en evenredige proceskosten vergoed dient te krijgen.1 In de rechtseconomische literatuur wordt dit overigens two way fee shifting genoemd, waarover meer in hoofdstuk 8.

In gevallen waarin het de ‘inbreukmaker’ is die optreedt tegen de rechthebbende, is niet altijd duidelijk of het gaat om procedures ‘ter handhaving van IE-rechten’ waarop art. 1019h Rv van toepassing is. Het is zeker niet altijd zo dat de van inbreuk betichte partij volstaat met het betwisten van de aantijgingen. Zeer geregeld wordt de aanval gekozen, bijvoorbeeld door het bestaan of de geldigheid van het ingeroepen IE-recht aan te vechten. Soms kan worden volstaan met een betwisting in conventie, maar soms is het ook mogelijk of zelfs aangewezen om een nietigheidsvordering in reconventie in te stellen. In bepaalde gevallen zal een afzonderlijke (al of niet parallelle) nietigheidsprocedure aanhangig moeten worden gemaakt of – in geschillen over niet-geregistreerde IE-rechten (zoals auteursrechten) – een verklaring voor recht van niet-inbreuk moeten worden gevraagd. In sommige gevallen heeft de wederpartij van de rechthebbende de keus, maar er zijn ook gevallen waarin de wet een bepaalde processuele weg voorschrijft.2 Het betreffen hier geen procedures (of vorderingen of verweren) ter handhaving van IE-rechten tegen inbreuk, maar reacties op handhavend handelen of dreigend handhavend handelen door de rechthebbende. In de rechtspraak wordt dit ook wel aangeduid als een ‘vooruitgeschoven inbreukverweer’.3 Strikt genomen vallen deze vormen van anticipatie op (dreigend) handhavend handelen niet onder de werkingssfeer van de Handhavingsrichtlijn. Een ruimere toepassing valt in die gevallen echter te rechtvaardigen door de wederkerige aard van art. 1019h Rv en met name ook het beginsel van equality of arms.4

Teneinde duidelijkheid te creëren over de toepasselijkheid van art. 1019h Rv in verschillende procedures heeft Verkade in zijn conclusie voor het arrest Leo Pharma/ Sandoz een ‘glijdende schaal’ opgesteld.5 Aan de hand van het overzicht van processuele varianten waarin de geldigheid van het ingeroepen IE-recht wordt aangevochten, kan relatief eenvoudig worden vastgesteld in hoeverre sprake is van procedure waarop art. 1019h Rv van toepassing is.6 In de literatuur is de glijdende schaal van Verkade gehuldigd als een voor de praktijk zeer bruikbaar overzicht.7 Hoewel de Hoge Raad in het arrest Leo Pharma/Sandoz niet toekwam aan een bespreking en de indeling ook nadien niet expliciet heeft aanvaard als geldend recht, volgt uit latere rechtspraak dat de schaal inderdaad als leidraad heeft te gelden.

In essentie zijn de processuele varianten in drie categorieën in te delen. De eerste categorie ziet op nietigheidsverweren in een inbreukprocedure (in conventie dan wel reconventie), en nietigheidsprocedures die parallel aan inbreukprocedures zijn ingesteld. Dit zijn voorbeelden van acties van de wederpartij van de rechthebbende die een gevolg zijn van (of gevolgd worden door) een inbreukactie door de rechthebbende, door het hof Den Haag ook wel aangeduid als een ‘vooruitgeschoven inbreukverweer’. Art. 1019h Rv is hierop van toepassing.8 De categorie van processuele varianten waarop art. 1019h Rv niet van toepassing is, wordt gevormd door de spontane oppositie- en nietigheidsprocedures bij een rechtelijke dan wel administratieve instantie.9 De ‘middenmoot’ bestaat uit de varianten waarbij reeds wel is gesommeerd of anderszins is gewezen op mogelijk handhavend optreden, maar daaraan nog geen vervolg is gegeven. In hoeverre een (oppositie- of) nietigheidsprocedure in die gevallen is aan te merken als een anticipatie op dreigend handhavend handelen, hangt af van de concrete omstandigheden van het geval.

Uit rechtspraak volgt dat duidelijke aanwijzingen moeten bestaan dat de rechthebbende daadwerkelijk voornemens is handhavend op te treden om een nietigheidsprocedure onder het toepassingsbereik van art. 1019h Rv te brengen.10 Per geval zal dus moeten worden vastgesteld in hoeverre daarvan sprake is. In de zaak Pharmaceuticals/Mylan11 werd art. 1019h Rv niet van toepassing geacht op een nietigheids procedure die niet volgde op ‘voldoende concrete dreiging van handhaving’ van het octrooi. Niet voldoende concreet werden bevonden de (gestelde) omstandigheden dat (i) de octrooihouder tijdens onderhandelingen voorafgaand aan de procedure zou hebben geëist dat Mylan tijdens de onderhandelingen niet op de markt zou komen met een mogelijk inbreukmakend product, dat (ii) de octrooihouder de geldigheid van het octrooi heeft verdedigd en dat (iii) de octrooihouder niet kenbaar heeft gemaakt het octrooi niet jegens Mylan te zullen handhaven. Het enkel aanvoeren dat in onderhandelingen zou zijn geëist dat de wederpartij niet op de markt zou komen en dat in de Verenigde Staten handhavend zou zijn opgetreden tegen een derde op basis van een Amerikaans octrooi werd evenmin voldoende geacht.12 Voldoende concrete dreiging werd wel aanwezig geacht in het geval waarin een sommatie was verzonden waarin tevens werd aangekondigd dat een procedure zou worden begonnen waarin een verbodsvordering zou worden ingesteld.13 Ook werd een brief waarin ten onrechte werd ‘gewapperd’ met IE-rechten aangemerkt als een concrete dreiging van handhaving van IE-rechten.14

In verschillende, met name vóór de publicatie van de glijdende schaal van Verkade gewezen arresten van de Hoge Raad zijn proceskostenveroordelingen op grond van art. 1019h Rv uitgesproken in procedures waarin geen sprake was van (dreigend handhavend handelen tegen) inbreuk. In de zaak Knooble/NNI verweerde het NNI zich tegen een door Knooble gevorderde verklaring voor recht dat de NEN-normen rechtenvrij zijn.15 De Hoge Raad overwoog dat het verweer van NNI moet worden aangemerkt als een ‘verweer (…) ter handhaving van haar intellectuele eigendomsrechten’. In feitelijke instanties was echter gesteld noch gebleken dat Knooble een inbreuk op het auteursrecht van het NNI had begaan of dreigde te begaan. A-G Langemeijer concludeerde dan ook – met verwijzing naar de tot dan toe geldende rechtspraak dat art. 1019h Rv alleen van toepassing is op (dreigende) inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten – dat art. 1019h Rv hier niet van toepassing is. De Hoge Raad veroordeelde Knooble niettemin in de proceskosten ex art. 1019h Rv. Volgens de Hoge Raad is ‘[d]ie, door Knooble betwiste, aanspraak (…) gegrond, nu NNI, die op het standpunt staat dat zij auteursrechthebbende is ten aanzien van de NEN-normen, in cassatie verweer heeft gevoerd teneinde te voorkomen dat op vordering van Knooble voor recht zal worden verklaard dat de NEN-normen waarnaar in het Bouwbesluit of de Regeling Bouwbesluit wordt verwezen, vrij zijn van auteursrechten’. Ook in het arrest Stichting Leenrecht/Vereniging van Openbare Bibliotheken – waarin de vraag voorlag of verlenging van de uitlening heeft te gelden als een nieuwe, zelfstandige uitlening waarover een vergoeding betaald dient te worden – sprak de Hoge Raad een veroordeling ex art. 1019h Rv uit jegens de verliezende partij.16 Uit latere rechtspraak laat zich afleiden dat de Hoge Raad conform de glijdende schaal recht spreekt, maar in de lagere rechtspraak duiken zo nu en dan nog voorbeelden op die in lijn zijn met de initiële, ruime benadering van het toepassingsbereik door de Hoge Raad.17