Rb. Den Haag, 13-07-2016, nr. C/09/476663 / HA ZA 14-1251

Het verloop van de procedure blijkt uit:

producties 25 tot en met 42;

- de akte houdende overlegging aanvullende producties van de zijde van Technopharma van

7 mei 2015, met producties 13 tot en met 20;

- de akte houdende overlegging aanvullende productie van de zijde van Technopharma van

21 mei 2015, met productie 21;

- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 21 mei 2015, met daaraan gehecht

de door beide partijen gehanteerde pleitnota’s.

- de zowel door Unilever bij bericht van 3 juni 2015 als door Technopharma bij bericht van

11 juni 2015 geplaatste opmerkingen bij het met toestemming van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakte proces-verbaal van de comparitie van partijen.

Bij brief van 11 mei 2015 heeft Unilever bezwaar gemaakt tegen het overleggen van de akte houdende overlegging aanvullende producties 13 tot en met 20 van Technopharma van 7 mei 2015. Technopharma heeft bij brief van 13 mei 2015 op dat bezwaar gereageerd. Nadat partijen bij de comparitie van partijen zich nog eens over dat bezwaar hebben kunnen uitlaten, heeft de rechtbank ter zitting beslist dat aan het bezwaar van Unilever voorbij zal worden gegaan.

Bij gelegenheid van de comparitie van partijen heeft Unilever haar aanvankelijke vordering tot veroordeling van Technopharma in de kosten van de procedure op grond van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) in die zin gewijzigd dat zij thans proceskosten vordert op grond van het geldende liquidatietarief.

Vonnis is nader bepaald op heden.

Unilever is meerderheidsaandeelhouder van Hindustan Unilever Limited (hierna: HUL). Deze dochteronderneming brengt onder het merk FAIR & LOVELY een crème op de markt die de gezichtshuid een lichtere/blankere aanblik geeft (hierna: de crème).

Technopharma is onderdeel van de Mitchell Group, een Amerikaans bedrijf dat is gespecialiseerd in gezichtsverzorgende producten.

Unilever is houdster van vele woord- en beeldmerken FAIR & LOVELY, alle geregistreerd voor waren in klasse 3 (onder andere: kosmetische middelen). De eerste aanvraag dateert van 3 februari 1978 in Azië en op 4 juni 1993 heeft Unilever het (woord)merk FAIR & LOVELY voor het eerst in een Europese jurisdictie aangevraagd als Beneluxwoordmerk (hierna: het Beneluxmerk FAIR & LOVELY). Het merk FAIR & LOVELY was in 2002 als woordmerk ELIDA FAIR & LOVELY (datum aanvrage 22 juli 1983) en als een beeldmerk (datum aanvrage 29 april 1988) in het Verenigd Koninkrijk, alsmede als woordmerk FAIR & LOVELY in Italië (datum aanvrage 28 augustus 1998), in Europa gedeponeerd.

Op 28 november 2002 heeft Technopharma het woordmerk NEW YORK FAIR & LOVELY als Uniemerk gedeponeerd voor waren in de klassen 3 (onder andere: preparaten voor verzorging van de huid, dermatologische preparaten en substanties, alsmede cosmetica; crèmes, milks, lotions, gel en poeder voor het gezicht) en 5 (medicinale preparaten voor de huid en het haar). Na publicatie van de aanvraag op 5 april 2004, heeft Unilever op 5 juli 2004 oppositie ingesteld tegen dit depot bij het BHIM (thans het EUIPO1., hierna: EUIPO).

Op 29 maart 2004 heeft Unilever voor het woordmerk FAIR & LOVELY een aanvraag (nummer 3 731 866) als Uniemerk ingediend. Deze aanvraag is op 27 april 2005 geweigerd wegens een gebrek aan onderscheidend vermogen van dat woordmerk. Bij beslissing van 23 november 2005 van the Second Board of Appeal van het EUIPO is het hiertegen door Unilever ingestelde beroep afgewezen.

Op 24 september 2004 heeft Unilever voor een beeldmerk FAIR & LOVELY een aanvraag als Uniemerk ingediend. Tegen deze aanvraag van Unilever is door Technopharma oppositie ingesteld. De betreffende procedure is in eerste instantie aangehouden in afwachting van de uitkomst van de onder 2.4. genoemde oppositieprocedure die Unilever tegen het depot van Technopharma van het woordmerk NEW YORK FAIR & LOVELY als Uniemerk had ingesteld.

In die oppositieprocedure van Unilever tegen Technopharma heeft het EUIPO bij beslissing van 1 februari 2010 bepaald dat de Uniemerkaanvraag van Technopharma wordt geweigerd. Redengevend voor deze beslissing was het feit dat het merk NEW YORK FAIR & LOVELY teveel visuele en auditieve gelijkenis vertoonde met het Italiaanse merk FAIR & LOVELY van Unilever. Het door Unilever eveneens gedane beroep op haar Beneluxmerk FAIR & LOVELY is verworpen omdat niet vast is komen te staan dat sprake was van (normaal) gebruik van het merk in de Benelux in de vijf voorafgaande jaren. De weigering van de aanvraag is in hoger beroep door het EUIPO bij uitspraak van 26 oktober 2010 gehandhaafd.

Technopharma heeft daarop haar aanvraag voor een Uniemerk op de voet van artikel 112 lid 2 sub 1 van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, als gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 (Uniemerkenverordening) (UMVo) geconverteerd in een aanvraag voor onder meer een Beneluxwoordmerk NEW YORK FAIR & LOVELY (hierna: het Beneluxmerk NEW YORK FAIR & LOVELY), welk Beneluxmerk op 23 juni 2011 onder registratienummer 0201114 is ingeschreven.

Bij beslissing van 9 april 2013 heeft het EUIPO in de oppositieprocedure van Technopharma tegen de aanvraag van Unilever van het beeldmerk FAIR & LOVELY als Uniemerk als bedoeld onder 2.6. bepaald dat die aanvraag moet worden geweigerd in verband met de geconverteerde nationale merk(aanvrag)en van Technopharma. Unilever heeft tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld. Op het moment dat deze zaak naar de rol werd verwezen voor vonnis was de uitkomst in dat hoger beroep nog niet bekend.

Unilever vordert – samengevat – nietigverklaring van het Beneluxmerk NEW YORK FAIR & LOVELY met registratienummer 0201114 en het gelasten van ambtshalve doorhaling daarvan, met veroordeling van Technopharma in de proceskosten – na wijziging van eis – op de voet van het geldende liquidatietarief.

Unilever stelt dat het Beneluxmerk NEW YORK FAIR & LOVELY verwarring kan stichten met haar merk FAIR & LOVELY. Dat laatste merk was volgens Unilever ten tijde van het depot van het Beneluxmerk NEW YORK FAIR & LOVELY een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis Unieverdrag van Parijs (UvP). Op grond van artikel 4, aanhef en sub 5 van de (met ingang van 1 september 2006 door het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) vervangen) Benelux Merkenwet (BMW) (nu artikel 2.4 sub e BVIE) roept Unilever de nietigheid van het Beneluxmerk NEW YORK FAIR & LOVELY in. Volgens Unilever is het depot van het Beneluxmerk NEW YORK FAIR & LOVELY daarnaast te kwader trouw verricht, zo dat op grond van artikel 4, aanhef en sub 6 BMW (nu artikel 2.4 sub f BVIE) eveneens nietigheid van dat merk dient te volgen. Tot slot acht Unilever het depot van Technopharma onrechtmatig nu Technopharma haar oneerlijk heeft beconcurreerd door zich het door Unilever gevoerde merk toe te eigenen en acht zij ook daarom op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW) het Beneluxmerk NEW YORK FAIR & LOVELY nietig.

Technopharma voert verweer. Zij betwist dat het merk FAIR & LOVELY van Unilever ten tijde van het depot van het Beneluxmerk NEW YORK FAIR & LOVELY een algemeen bekend merk was. Volgens haar komt Unilever het merk FAIR & LOVELY ook niet toe nu dit merk eigendom is van HUL. Zij betwist verder dat sprake is van kwade trouw aan haar kant. Evenmin is volgens Technopharma sprake van onrechtmatig handelen.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

Bevoegdheid

Voor zover de vorderingen zijn gegrond op het Benelux-merkenrecht, bestaat nog onduidelijkheid aan de hand van welke bepalingen de internationale bevoegdheid dient te worden vastgesteld.2.In deze zaak kan echter in het midden blijven via welke bepalingen de bevoegdheid moet worden beoordeeld. Zowel als uit wordt gegaan van artikel 22 lid 4 van de EEX-Vo oud voor het vaststellen van de internationale bevoegdheid, als in het geval de internationale bevoegdheid op grond van artikel 4.6 BVIE moet worden vastgesteld, is deze rechtbank internationaal bevoegd. Het betreft immers vorderingen die de (on)geldigheid van een (Benelux)merk betreffen, terwijl Technopharma noch Unilever gevestigd is in de Benelux, zodat alle gerechten van de Benelux internationaal bevoegd zijn op grond van artikel 22 lid 4 EEX-Vo oud en artikel 4.6 BVIE of in elk geval geen reden bestaat niet de Nederlandse maar wel de Belgische en/of de Luxemburgse rechter internationaal bevoegd te achten op grond van artikel 22 lid 4 EEX-Vo oud. De relatieve bevoegdheid van deze rechtbank vloeit dan voort uit artikel 4.6 lid 2 BVIE, waarbij bij gebreke van enige andere grond aan Unilever de keuze is gelaten de zaak aanhangig te maken bij de rechter in Den Haag, Brussel of Luxemburg, dan wel uit artikel 109 Rv, waarbij de Haagse rechter als restrechter relatief bevoegd is. Technopharma heeft de bevoegdheid van deze rechtbank overigens niet bestreden. Reeds om die reden is deze rechtbank ook (relatief) bevoegd voor zover de vorderingen zijn gegrond op onrechtmatige daad.

FAIR & LOVELY algemeen bekend merk?

Unilever heeft de vordering tot nietigverklaring van het Beneluxmerk NEW YORK FAIR & LOVELY onder meer gebaseerd op de stelling dat de inschrijving daarvan verwarring sticht met haar algemeen bekende merk FAIR & LOVELY in de zin van artikel 6bis UvP. Het voornaamste verweer van Technopharma tegen die stelling is dat het merk FAIR & LOVELY niet als algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis UvP is aan te merken.

In dit verband overweegt de rechtbank in de eerste plaats dat de beoordeling van de algemene bekendheid van het merk FAIR & LOVELY dient te geschieden naar het moment van inschrijving van het Beneluxmerk NEW YORK FAIR & LOVELY, waarbij de datum van depot van het – later naar nationale aanvragen geconverteerde – Uniemerk NEW YORK FAIR & LOVELY van 28 november 2002 als dat moment is aan te merken. Partijen zijn het daar over eens.

Desondanks vindt Unilever dat bij de beoordeling rekening moet worden gehouden met het lange tijdsverloop tussen die datum en de datum van het verzoek tot conversie en van registratie als Beneluxmerk, omdat Technopharma door de tussen partijen gevoerde procedures in die periode extensief bekend zou zijn geraakt met de nog steeds toenemende wereldwijde bekendheid van het merk FAIR & LOVELY. Dat gegeven zou Technopharma hebben meegewogen bij haar beslissing tot het doen van een verzoek tot conversie naar een Beneluxmerk. Niet valt in te zien, en Unilever heeft in het kader van de beoordeling van deze nietigheidsgrond ook nagelaten te stellen, op welke wijze dit mee zou moeten wegen bij de beoordeling van de algemene bekendheid van het merk FAIR & LOVELY op28 november 2002. De algemene bekendheid moet bestaan op het tijdstip waarop het nietig te verklaren merkdepot werd verricht, latere zodanige bekendheid tast het depot niet aan. Dat Unilever – zoals zij stelt – daardoor in een lastige bewijspositie komt te verkeren, omdat zij bijvoorbeeld geen marktonderzoek meer zou kunnen verrichten naar de bekendheid van haar merk onder de relevante doelgroep in 2002, maakt dat niet anders.

De algemene bekendheid van het merk moet verder bestaan in het land waarvoor bescherming wordt gezocht. Gelet op de stellingen van Unilever is zij van mening dat haar met het merk FAIR & LOVELY aanspraak toekomt op merkrechten in de Benelux en dat het Beneluxmerk NEW YORK FAIR & LOVELY (mede) daarom nietig is. Voor de Benelux is algemene bekendheid in één van de Beneluxlanden voldoende. Anders dan Technopharma lijkt te suggereren, is daarmee in het onderhavige geval niet afdoende dat het merk van Unilever in Nederland geen algemeen bekend merk zou zijn. Ook de bekendheid van het merk FAIR & LOVELY in België en/of in Luxemburg kan in de weg staan aan de geldigheid van het Beneluxmerk.

Ten aanzien van de mate van bekendheid die vereist is voor bescherming als algemeen bekend merk, geldt dat artikel 16 lid 2 van de Agreement on Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights (het TRIPS-verdrag) bepaalt dat bij het vaststellen of een handelsmerk algemeen bekend is in de zin van artikel 6bis UvP, rekening wordt gehouden met de bekendheid van het handelsmerk bij de desbetreffende sector van het publiek. Uit deze bepaling volgt dat van een algemeen bekend merk al sprake is als een aanzienlijk deel van het relevante publiek van de betreffende waren of diensten het merk kent. Bekendheid bij het algemene publiek is derhalve niet vereist.

Anderzijds kan de drempel voor bescherming als algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis UvP niet volledig gelijk gesteld worden aan die voor bescherming als bekend merk in de zin van in de zin van het op 28 november 2002 nog geldende artikel 13 lid 1 sub c BMW (nu artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE) (hierna: ‘sub c’). Dat volgt al uit het feit dat het BVIE en de Merkenrichtlijn3.rechten toekennen aan algemeen bekende merken in de zin van artikel 6bis UvP, die verder strekken dan de rechten toegekend aan bekende merken. Deze wetgeving kiest daarbij, ook nadat het TRIPS-verdrag in werking is getreden, voor een onderscheid tussen bekende en algemeen bekende merken. Met name bij het leerstuk van kwade trouw zijn de rechten verbonden aan een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis UvP verstrekkender dan de rechten te ontlenen aan een bekend merk in de zin van ‘sub c’. Dat duidt er op dat een algemeen bekend merk een species is van een bekend merk, waarvoor een grotere bekendheid vereist is.4.

Dit leidt er toe dat het aan Unilever is om voldoende te onderbouwen dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek in Nederland, België en/of Luxemburg op28 november 2002 haar merk FAIR & LOVELY kende. Gelet op die ten opzichte van een bekend merk hoge maatstaf, mag van Unilever een uitgebreide motivering en onderbouwing van de door haar gestelde algemene bekendheid van het merk FAIR & LOVELY worden gevergd. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Unilever daaraan echter niet voldaan en wel om de volgende redenen.

Uit de door partijen in het geding gebrachte stukken en ingenomen stellingen volgt dat Unilever op 28 november 2002 de crème (nog) niet exporteerde naar de Benelux. Unilever heeft naar voren gebracht dat zij destijds wel uitleverde aan een Engels bedrijf, genaamd Ruhi exports, welk bedrijf de crème via verschillende distributiekanalen in Europa op de markt bracht. Op het door Unilever zelf overgelegde overzicht van exportcijfers (productie 9 van haar zijde) staat echter het jaartal 2003 achter ‘UK’ onder het kopje “Currently exporting countries – Year when started”. De bij diezelfde productie overgelegde facturen uit 2001 van ‘Beauty and Care UK LTD’ aan ‘Oasis Wholesales’ voor FAIR & LOVELY producten zijn niet afkomstig van Unilever en zeggen bovendien niets over de Benelux. Op het overzicht van exportcijfers staat geen Benelux-land vermeld. In de oppositieprocedure tegen het depot van het Uniemerk NEW YORK FAIR & LOVELY (zie 2.7) is het door Unilever gedane beroep op haar Beneluxmerk FAIR & LOVELY ook verworpen omdat niet vast was komen te staan dat sprake was van (normaal) gebruik van dat merk in de Benelux in de jaren tussen 1999 en 2004. Unilever heeft daar zelf over verklaard dat de Benelux vanwege de aard van het product geen aantrekkelijke afzetmarkt voor licht makende crèmes is.

Niettemin bestaat en bestond er volgens Unilever in de Benelux een markt voor deze producten, nu ook in de Benelux vrouwen wonen met een getinte huidskleur die vanuit hun culturele en sociale achtergrond de wens koesteren om hun huid lichter te maken. Aangezien deze categorie producten niet in de reguliere drogisterijketens verkrijgbaar is, kopen deze vrouwen deze producten online of bij gespecialiseerde en op deze doelgroep gerichte winkels die deze producten legaal dan wel illegaal importeren, aldus Unilever. Welke vrouwen met een getinte huidskleur voornoemde wens koesteren is – zo heeft Unilever bij gelegenheid van de comparitie van partijen verklaard – niet duidelijk omdat het een onderwerp is dat in de taboesfeer valt. Zodoende is het naar zeggen van Unilever vrijwel onmogelijk om betrouwbare cijfers te verkrijgen over het percentage van de relevante doelgroep dat het merk FAIR & LOVELY kende. Dat een aanzienlijk deel van deze vrouwen op 28 november 2002 het merk FAIR & LOVELY kende, moet in de ogen van Unilever dan ook veeleer blijken uit de duur, omvang en geografische reikwijdte van het merkgebruik, de investeringen van Unilever in de marketing, de geografische reikwijdte van de merkregistraties en de wijze waarop Unilever die rechten handhaaft, alsook de waarde van het merk. In dat kader acht Unilever tal van omstandigheden van belang, die wat haar betreft de conclusie rechtvaardigen dat FAIR & LOVELY onder de relevante doelgroep (ook) in de Benelux aanzienlijke bekendheid geniet.

Unilever stelt in dat kader dat zij al meer dan 25 jaar marktleider is op het gebied van fast moving consumer goods, waaronder gezichtsverzorgingsproducten, dat de crème in ongeveer 40 landen wordt verkocht, dat de crème wereldwijd de meest verkochte licht makende gezichtscrème is met een marktaandeel tot en met 1999 van ongeveer 90% en daarna tussen de 40% en 70% en dat zij honderden miljoenen heeft geïnvesteerd in marketing van de FAIR & LOVELY productlijn. Unilever acht verder relevant dat het merk FAIR & LOVELY in 81 landen is geregistreerd, waaronder in de Benelux, dat de waarde van het merk in 2002 tussen de 75 en 100 miljoen bedroeg en dat Unilever het merk zelf als één van haar meest belangrijke internationale merken beschouwt.

Al deze omstandigheden hebben echter gemeen dat die in zichzelf niets zeggen over de bekendheid van de relevante doelgroep in de Benelux met het merk. Nu van de gestelde export naar Engeland in 2002 niet is gebleken en is gesteld noch gebleken dat export naar of verkoop door Unilever in andere Europese landen heeft plaatsgevonden, resteren geografisch ver van de Benelux verwijderde landen in Azië, Afrika en het Midden-Oosten waar de crème door Unilever in 2002 volgens haar eigen overzicht (productie 9 van de zijde van Unilever) werd verkocht. Uit de door Unilever overgelegde producties blijkt ook niet van marketing van het merk in de Benelux.

Als Unilever de FAIR & LOVELY producten in 2002 niet in de Benelux (of in andere landen in Europa) verkocht en aldaar ook geen marketing heeft plaatsgevonden, zal de relevante doelgroep in de Benelux op andere wijze bekend moeten zijn geraakt met het merk om FAIR & LOVELY als algemeen bekend merk aldaar aan te kunnen merken. Die bekendheid bestaat volgens Unilever omdat het een feit van algemene bekendheid is dat in de Benelux woonachtige mensen met een andere etnische achtergrond vaak afreizen naar het land van herkomst om familie en vrienden te bezoeken of andersom, alsmede dat zij vanuit de Benelux televisieprogramma’s, sport, kranten en websites bekijken uit het land van herkomst. Verder zou een vrouw, zeker nu het gaat om een product dat de specifieke doelgroep dagelijks gebruikt en meeneemt op reis, weten welke crème haar moeder of zus gebruikt en/of adviseert, ook als deze in India of Marokko woonachtig is.

De rechtbank acht dit geen feiten van algemene bekendheid, alleen al omdat dit geen notoire feiten zijn die ieder normaal ontwikkeld mens uit voor ieder toegankelijke bronnen kan kennen. Niet iedere vrouw uit de relevante doelgroep zal immers (nog) in het land van herkomst woonachtige vrienden of familie hebben, en of door de relevante doelgroep wordt afgereisd naar het land van herkomst zal bijvoorbeeld ook afhankelijk zijn van financiële middelen. Unilever heeft geen stukken in het geding gebracht die deze door haar als van algemene bekendheid gepresenteerde feiten onderbouwen.

Daarbij komt dat in de producties waarnaar Unilever heeft verwezen ter onderbouwing van haar stelling dat zij – ook in 2002 al – jaarlijks een groot budget aan marketing, waaronder tv-commercials, billboards, social media en advertenties, besteedt, alleen Centraal-Azië en India worden genoemd als regio waar aan marketing van FAIR & LOVELY producten wordt gedaan. Zo staat in het jaarverslag van Unilever van 2000 (productie 7 van haar zijde): “In Centraal-Azië bleef Fair and Lovely het erg goed doen, als gevolg van een grotere nadruk op reclame en uitbreidingen van het assortiment.” en: “De groei van Fair&Lovely in India werd versterkt door de introductie van een variant die geen vlekken achterlaat.” Dit terwijl Unilever naast vrouwen uit de Aziatische cultuur zelf ook vrouwen uit de Afrikaanse cultuur en uit het Midden-Oosten onder de relevante doelgroep schaart en Technopharma onbetwist stelt dat ook vrouwen uit Zuid-Amerika, de Caribbische eilanden en de Roma gemeenschap vanuit hun culturele en sociale achtergrond de wens kunnen koesteren om hun huid lichter te maken. Als het al zo zou zijn dat in de Benelux woonachtige mensen met een andere etnische achtergrond vanuit de Benelux televisieprogramma’s, sport, kranten en websites bekijken uit het land van herkomst, dan is het aldus maar de vraag of ook een aanzienlijk deel van de niet uit Centraal-Azië of India afkomstige vrouwen uit de relevante doelgroep voor of in 2002 geconfronteerd werden met marketing van het merk FAIR & LOVELY.

Ook uit de door Unilever in het geding gebrachte stukken over de aandacht die de media en de wetenschap in de Benelux aan het merk heeft besteed, kan niet volgen dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek in Nederland, België en/of Luxemburg op 28 november 2002 haar merk FAIR & LOVELY kende. De rechtbank laat de in Een Vandaag (22 oktober 2007) en in Zembla (in 2013) over licht makende crèmes gemaakte items, alsmede de daarop door Unilever gebaseerde stellingen, al vanwege de beoordelingsdatum van 28 november 2002 buiten beschouwing. Ook aan het televisieprogramma van Nova van 28 juni 1999 (volgens de omschrijving onder meer over ziekmakende huidbleekmiddelen voor mensen met een zwarte huid) zal voorbij worden gegaan, nu in de omschrijving van die uitzending niet wordt gerept van het merk.

Wat resteert is een aantal publicaties van voor 28 november 2002 (op www.medischcontact.artsennet.nl, in het AD, in de Volkskrant en in Trouw, alsmede vragen die zijn gesteld in de Tweede Kamer der Staten-Generaal) over de schade die door huidbleekmiddelen kan worden aangericht. Unilever stelt dat vanwege de daaruit blijkende discussie over licht makende crèmes en omdat FAIR & LOVELY op dat gebied de onbetwiste marktleider was, in de Benelux en overige westerse media en wetenschap vaak werd verwezen naar het succes van FAIR & LOVELY. De producties waar Unilever in dat licht naar verwijst dateren echter nagenoeg allemaal ook weer van (ruimschoots) na 28 november 2002, zodat ook deze producties terzijde worden geschoven.

Alles afwegend heeft Unilever de gestelde algemene bekendheid in de Benelux van haar merk FAIR & LOVELY dan ook onvoldoende onderbouwd. Haar stellingen op dit punt kunnen de vordering tot nietigverklaring van het Beneluxmerk NEW YORK FAIR & LOVELY daarom niet dragen.

De rechtbank komt dan niet meer toe aan overige door Technopharma ten opzichte van dit nietigheidsargument opgeworpen bezwaren, zoals de vraag of het merk FAIR & LOVELY (de hier specifiek dagvaardende vennootschap van) Unilever toekomt.

Depot te kwader trouw verricht?

Unilever vordert nietigverklaring van het Beneluxmerk NEW YORK FAIR &

LOVELY verder op de grond dat dat merk te kwader trouw is gedeponeerd. Zij doet daarbij

geen beroep op de in het op 28 november 2002 geldende artikel 4, aanhef en sub 6 onder a

en b BMW (nu artikel 2.4 sub f onder 1 en 2 BVIE) met name genoemde voorbeelden van

depots te kwader trouw, kennelijk omdat Unilever erkent dat zij het merk FAIR &

LOVELY in de drie jaar voorafgaand aan het depot van het Beneluxmerk NEW YORK

FAIR & LOVELY niet heeft gebruikt in het Beneluxgebied (zie ook het oordeel in de

Oppositieprocedure, zie 2.7) en dat van een rechtstreekse betrekking, vereist in het geval

van gebruik buiten dat gebied, geen sprake is. Zij voert onder meer verwijzend naar het

arrest van het Hof van Justitie EG van 11 juni 2009 in de zaak Lindt&Sprüngli tegen Frans

Hauswirth5.5] (hierna: het Lindt-arrest) wel tal van andere omstandigheden aan die in haar

ogen leiden tot de conclusie dat Technopharma het depot te kwader trouw heeft verricht.

Het is juist dat de gronden genoemd in artikel 4, aanhef en sub 6 BMW niet

limitatief zijn. Gelet op de harmonisatie van het merkenrecht moet ook rekening worden

gehouden met de voor een geval als deze relevante bepalingen in het

gemeenschapsmerkenrecht, te weten artikel 51 lid 1 onder b van Verordening (EG) nr.

40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, nu (gelijk

luidend) artikel 52 lid 1 onder b UMVo. In dat verband is van belang het Lindt-arrest.

Daarin heeft het Hof van Justitie EG op prejudiciële vragen geantwoord dat de rechter bij de

beoordeling of sprake is van een depot te kwader trouw rekening dient te houden met alle

relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van

indiening van de aanvraag tot inschrijving van het teken, en met name met:

- het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in tenminste één lidstaat

een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is gevraagd;

- het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dat teken te beletten,

en

- de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor

inschrijving is aangevraagd genieten.

Hieruit volgt al dat ook voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van

de aanvrager het relevante tijdstip de indiening van de merkaanvraag is. Zoals al eerder

overwogen is ook volgens partijen de datum van depot van het – later naar nationale

aanvragen geconverteerde – Uniemerk NEW YORK FAIR & LOVELY van 28 november

2002 als dat moment aan te merken. Voor zover Unilever zich aldus heeft beroepen op

omstandigheden van nadien, zoals de wetenschap van Technopharma ten tijde van het

verzoek tot conversie, dienen die buiten beschouwing te blijven.

Unilever doet ter onderbouwing van de gestelde kwade trouw allereerst wederom

een beroep op de in 2002 bestaande – en nog groeiende – (internationale en algemene)

bekendheid van haar merk FAIR & LOVELY en verwijst goeddeels naar dezelfde

factoren als bij de hiervoor beoordeelde nietigheidsgrond van algemene bekendheid (zoals

de duur van het gebruik, het marktleiderschap, de omzet en de omvang van de

merkregistraties, waaronder haar registratie in de Benelux). Die factoren wijzen er wat haar

betreft op dat Technopharma bekend was met het gebruik van een overeenstemmend merk

door Unilever – hetgeen ook door de directeur van Technopharma, de heer [X] , bij een

verhoor van 10 oktober 2013 in het kader van oppositie door Unilever tegen de conversie

van de Uniemerk-aanvrage naar een Engels merk zou zijn erkend – en dat het merk FAIR &

LOVELY op dat moment een grote beschermingsomvang kende.

Gelet op hetgeen eerder ten aanzien van de algemene bekendheid van het merk van

Unilever is overwogen, is echter uitgangspunt dat die bekendheid in 2002 niet bestond

in de Benelux, noch elders in Europa, maar hooguit daarbuiten. Bovendien is tot 2002 niet

gebleken van enige verkoop van de crème door Unilever in de Benelux of elders in Europa.

Vanwege niet (normaal) gebruik is in de oppositieprocedure tegen het depot van het

Uniemerk NEW YORK FAIR & LOVELY het door Unilever gedane beroep op haar

Beneluxmerk FAIR & LOVELY ook verworpen. Nu niet is gebleken van enige export naar

of verkoop van de crème in het Verenigd Koninkrijk of Italië, wordt er vanuit gegaan dat de

aldaar al geruime tijd voor 2002 gedeponeerde merken FAIR & LOVELY op 28 november

2002 ook niet door Unilever (normaal) werden gebruikt.

Technopharma heeft niet betwist dat zij in 2002 wetenschap had van het gebruik

door Unilever van het met haar Beneluxmerk NEW YORK FAIR & LOVELY

overeenstemmende merk FAIR & LOVELY buiten Europa, in elk geval in India en andere

Aziatische landen, voor de crème. Evenmin heeft zij bestreden dat het merk

FAIR & LOVELY op dat moment aldaar bekendheid genoot onder de relevante doelgroep.

Technopharma stelt echter terecht dat dit onvoldoende is om kwade trouw van

Technopharma aan te kunnen nemen, zoals ook uit het Lindt-arrest, alsmede uit een later

arrest van het Hof van Justitie EU van 27 juni 2013 in de zaak Malaysia Dairy Industries6.6],

volgt. Rekening moet immers worden gehouden met de bedoeling van de aanvrager op het

tijdstip waarop hij de merkaanvraag indient, een subjectief gegeven dat moet worden

beoordeeld aan de hand van de objectieve omstandigheden van het voorliggende geval.

Het oogmerk om een derde te beletten een product te verkopen, kan in bepaalde

omstandigheden op kwade trouw van de aanvrager wijzen. Dat is volgens de overwegingen

van het Hof van Justitie EG in het Lindt-arrest met name het geval wanneer achteraf blijkt

dat de aanvrager een teken als merk heeft laten inschrijven zonder de bedoeling dit merk te

gebruiken, maar enkel om de toegang van een derde tot de markt te verhinderen. In dat

geval vervult het merk immers niet zijn wezenlijke functie, te weten aan de consument of de

eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de betrokken waar of dienst waarborgen in

dier voege dat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van

waren of diensten van andere herkomst. Evenzo vormt het feit dat een derde al geruime tijd

een teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan

met het aangevraagde merk en dit teken een zekere mate van rechtsbescherming genoot, een

van de relevante factoren voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de

aanvrager. In een dergelijk geval zou de aanvrager immers de aan het ingeschreven merk

verbonden rechten kunnen gebruiken met als enige bedoeling, een concurrent die een teken

gebruikt dat op basis van zijn eigen merites reeds een bepaalde mate van rechtsbescherming

heeft verkregen, oneerlijk te beconcurreren. Niettemin kan niet worden uitgesloten dat zelfs

in dergelijke omstandigheden de aanvrager een legitiem doel nastreeft met de inschrijving

van dit teken.

Nu in dit door het Europese Hof van Justitie gegeven beoordelingskader het

oogmerk een derde te beletten een product te verkopen, een derde de toegang tot de markt te

verhinderen of een derde oneerlijk te concurreren voorop staat, zal ten minste vast moeten

komen te staan dat op 28 november 2002 voor Technopharma aanwijzingen bestonden dat

Unilever voornemens was haar merk FAIR & LOVELY als Uniemerk (of als Beneluxmerk)

te registreren of in Europa/de Benelux de markt te betreden op korte termijn. Volgens

Unilever heeft Technopharma immers bedoeld haar Uniemerkregistratie te belemmeren met

de indiening van haar Beneluxmerk aanvrage. Unilever heeft echter niets aangevoerd

waaruit dergelijke aanwijzingen kunnen volgen. Technopharma heeft er daarentegen op

gewezen dat ondanks de lange tijd dat het merk al door Unilever wordt gebruikt en ondanks

de inschrijving van het merk FAIR & LOVELY als Beneluxmerk in 1993 (waaraan de

rechtbank toevoegt de andere Europese aanvragen voor het Verenigd Koninkrijk in 1983 en

1989 en voor Italië in 1998), Unilever haar merk in 2002 kennelijk nog steeds niet (normaal)

gebruikte in het Beneluxgebied en ook niet elders in Europa. Nu van dat niet-gebruik in de

onderhavige procedure op eerder vermelde gronden is uit te gaan, bestonden aldus juist

redenen om aan te nemen dat Unilever niet of nauwelijks interesse had in die markt.

Al hierom kunnen de door Unilever wel opgeworpen omstandigheden niet de

conclusie dragen dat Technopharma met de registratie van het Beneluxmerk NEW

YORK FAIR & LOVELY ten opzichte van Unilever kwaad in de zin had. Zelfs als vast zou

komen te staan dat Technopharma het Beneluxmerk NEW YORK FAIR & LOVELY in

2002 niet gebruikte en het 13 jaar na depot nog steeds niet gebruikt en dat Technopharma bij

het kiezen van de merknaam NEW YORK FAIR & LOVELY, alsmede bij het ontwerpen

van het verpakkingsmateriaal, tegen het merk FAIR & LOVELY heeft aangeleund, is in het

licht van het niet-gebruik van dat merk door Unilever in Europa en bij gebreke van

aanwijzingen van een voornemen van Unilever in die richting de conclusie dat

Technopharma het Beneluxmerk NEW YORK FAIR & LOVELY heeft gedeponeerd zonder

een legitiem doel na te streven immers niet gerechtvaardigd. De mate van overeenstemming

tussen de beide merken en de mate van overeenstemming tussen de onder die namen

verhandelde producten biedt Unilever dan ook geen soelaas.

Daarbij komt dat Technopharma het overgrote deel van de door Unilever

aangevoerde omstandigheden gemotiveerd heeft betwist, terwijl Unilever zich vooral heeft

gebaseerd op blote stellingen. Zo heeft Technopharma verklaard dat de Mitchell Group,

waarvan zij onderdeel uitmaakt, al een PARIS FAIR & WHITE-lijn op de markt bracht en

dat vanuit die lijn vraag ontstond naar een ander merk. Het merk NEW YORK

FAIR & LOVELY diende de andere lijn aan te vullen en de intentie bestond naar zeggen

van Technopharma aldus wel degelijk om die lijn net als de PARIS FAIR & WHITE-lijn op

de markt te brengen. Dat dat niet (direct in 2002) is gebeurd, zou komen omdat regelgeving

daar wegens een ingrediënt in de crème aan in de weg stond. Verder heeft Technopharma

met een vergelijking van afbeeldingen van de verpakkingen gemotiveerd bestreden dat

sprake is (geweest) van (inbreukmakende) overeenstemming van de verpakkingen van

partijen. Ook heeft zij aangevoerd dat Unilever en Technopharma zich op een geheel andere

doelgroep richten, namelijk op vrouwen in andere gebieden van de wereld, en dat de

producten van Technopharma en de Mitchell Group aanzienlijk duurder zijn dan de

producten van Unilever.

Uit het voorgaande volgt dat Unilever ook de gestelde kwade trouw van

Technopharma bij haar depot op 28 november 2002 onvoldoende heeft onderbouwd. De

vordering tot nietigverklaring kan daarmee ook niet op de in artikel 4, aanhef en sub 6

BMW (nu artikel 2.4 sub fBVIE) genoemde nietigheidsgrond worden gebaseerd.

Onrechtmatige daad

Het gestelde onrechtmatige gebruik door Technopharma van met het

merk FAIR & LOVELY overeenstemmende tekens, bestaande uit het oneerlijk

beconcurreren van een derde door zich een door een concurrent gevoerd merk toe te

eigenen, is geen zelfstandige grond voor nietigverklaring van een merk, zodat reeds om die

reden aan de stellingen van Unilever voorbij kan worden gegaan.

Daarbij komt dat voorop staat dat het concurrenten in beginsel vrij staat

onderscheidingstekens te gebruiken die overeenstemmen met onderscheidingstekens van

anderen, als er geen sprake is van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht. Dat is

slechts anders als er sprake is van bijzondere bijkomende omstandigheden. Unilever heeft

buiten de hiervoor al bij de beoordeling van de gestelde kwade trouw in aanmerking

genomen omstandigheden, geen bijkomende omstandigheden genoemd. De vordering tot

nietigverklaring komt dus ook op deze grond niet voor toewijzing in aanmerking.

Slotsom en proceskosten

Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vordering van Unilever dient te worden afgewezen.

Unilever zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de

proceskosten aan de zijde van Technopharma. Anders dan Unilever na wijziging van haar eis, heeft Technopharma zich op het standpunt gesteld dat de onderhavige procedure een handhavingsprocedure is in de zin van artikel 1019 Rv, zodat artikel 1019h Rv in deze procedure van toepassing is en niet het liquidatietarief dient te worden toegepast.

De rechtbank overweegt in dit verband dat het Europese Hof van Justitie in het

arrest Bericap/Plastinnova7.7] heeft overwogen: “Alle bovengenoemde bepalingen van de

TRIPs-Overeenkomst, van het Verdrag van Parijs en van richtlijn 2004/48 (hierna:

„betrokken bepalingen”) beogen dus niet, alle aspecten betreffende de intellectuele eigendomsrechten te regelen, maar alleen de aspecten die inherent zijn aan enerzijds de

handhaving van deze rechten en anderzijds de inbreuken op die rechten, door te eisen dat

doeltreffende rechtsgangen bestaan om elke inbreuk op een bestaand intellectueel eigendomsrecht te voorkomen, te doen staken of te verhelpen.”

Vervolgens overweegt het Hof dat de betrokken bepalingen van de

Handhavingsrichtlijn “derhalve enkel de handhaving [waarborgen] van de verschillende

rechten van de personen die intellectuele-eigendomsrechten verkregen hebben, te weten de

houders van dergelijke rechten, en niet in die zin [kunnen] worden uitgelegd dat zij beogen

de verschillende maatregelen en procedures te regelen die ter beschikking worden gesteld

van de personen die, zoals verzoekster in het hoofdgeding, door anderen verkregen

intellectuele eigendomsrechten betwisten zonder zelf houders van dergelijke rechten te zijn.”

Het arrest maakt duidelijk dat de maatregelen die de Handhavingsrichtlijn

voorschrijft (waarop artikel 1019h Rv is gebaseerd) betrekking hebben op (dreigende)

handhavingsmaatregelen van een rechthebbende in geval van een inbreuk op het exclusieve

recht dat het betreffende intellectuele eigendomsrecht hem biedt. De nietigverklaring van een Beneluxmerk op de voet van artikel 4, aanhef sub 5 en 6 BMW (nu artikel 2.4 sub e en f BVIE), zoals in deze zaak aan de orde, vormt geen situatie waarin een rechthebbende zich beroept op inbreuk op zijn merkrecht. Tussen partijen is in geschil wie van hen aanspraak toekomt op merkrechten in de Benelux. Het betreft hier derhalve een kwestie van gerechtigdheid tot die rechten, niet van inbreuk op die rechten. Van handhaving in de zin van artikel 1019h Rv is dan ook geen sprake. Gesteld noch gebleken is dat deze procedure aangemerkt kan worden als een vooruitgeschoven inbreukverweer tegen dreigende handhaving door Technopharma.8.8]

De proceskosten aan de zijde van Technpharma worden dan ook conform het

toepasselijke liquidatietarief tot op heden begroot op € 904,- aan salaris advocaat (2 punten x tarief II) en € 608,- aan griffierecht, derhalve op € 1.512,- totaal.

De rechtbank

wijst de vordering af;

veroordeelt Unilever in de proceskosten, aan de zijde van Technopharma begroot op € 1.512,-;

verklaart het vonnis voor wat de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Knijff en in het openbaar uitgesproken op 13 juli 2016.