Hof Den Haag, 26-11-2013, nr. 200.082.110-01

Afdeling Civiel recht

zaaknummer : 200.082.110/01

zaak-/rolnummer rechtbank : 86231 / HA ZA 10-2272

inzake:

de vennootschap naar vreemd recht

H&M HENNES & MAURITZ AB,

gevestigd te Stockholm, Zweden,

hierna te noemen: H&M AB,

H&M HENNES & MAURITZ NETHERLANDS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

hierna te noemen: H&M B.V.,

appellanten,

hierna gezamenlijk (in enkelvoud) te noemen: H&M,

advocaat: mr. J.P. Heering te ’s-Gravenhage,

tegen

gevestigd te Amsterdam,

geïntimeerde,

hierna te noemen: G-Star,

advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.

Voor het verloop van het geding tot het tussenarrest van 11 oktober 2011 verwijst het hof naar dat arrest. Het hof heeft in dat tussenarrest H&M’s incidentele vordering tot aanhouding afgewezen en de zaak verwezen naar de rol van 29 november 2011 voor memorie van antwoord aan de zijde van G-Star. G-Star heeft vervolgens op 26 maart 2013 een ‘memorie van antwoord in het incident, tevens houdende akte vermeerdering van eis’ (gedateerd 26 maart 2012) genomen waarin zij de grieven van H&M heeft bestreden en haar eis heeft vermeerderd in dier voege dat haar vorderingen onder 1 (verbod auteursrechtinbreuk) betrekking hebben op alle lidstaten van de Europese Unie. Vervolgens hebben partijen op 30 september 2013 de zaak laten bepleiten, H&M door mr. G.S.C.M. van Roeyen, advocaat te ’s‑Hertogenbosch, en G-Star door mrs. G.S.P. Vos en M.M. Truijens, advocaten te Amsterdam, allen aan de hand van overgelegde pleitnotities. Voorafgaand aan de zitting hebben partijen nadere stukken overgelegd, die in het proces-verbaal van de zitting zijn gespecificeerd. Na afloop van de zitting hebben partijen arrest gevraagd.

Het hof neemt de volgende feiten als vaststaand aan.

(i) G-Star is een in Nederland gevestigde onderneming die wereldwijd (onder meer) spijkerbroeken verhandelt onder de naam ‘Elwood’.

(ii) H&M AB en H&M B.V. maken deel uit van het H&M concern. H&M AB is eigenaar van de website www.hm.com, via welke website artikelen uit het H&M-assortiment ten verkoop aangeboden worden. H&M B.V. exploiteert een groot aantal kledingwinkels in Nederland, waaronder een winkel in Dordrecht.

(iii) G-Star heeft een spijkerbroek (met artikelnummer 201100) aangetroffen in een H&M-winkel in Amsterdam. Uit een door Ernst & Young opgesteld rapport van feitelijke bevindingen van 9 september 2009 blijkt dat deze spijkerbroek daarnaast in 23 andere steden in Nederland, maar niet in Dordrecht, in H&M winkels te koop is aangeboden (geweest).

(iv) G-Star heeft een spijkerbroek (met artikelnummer 386580) aangetroffen in vestigingen van H&M in Duitsland, België en Frankrijk. Uit voormeld accountantsrapport blijkt dat ook deze broek in veertien steden in Nederland, maar niet in Dordrecht, in H&M winkels te koop is aangeboden (geweest).

(v) Stellende dat, kort gezegd, H&M inbreuk maakt op intellectuele-eigendomsrechten ter zake van de Elwood-broek heeft G-Star H&M in kort geding betrokken. Dit heeft geleid tot het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Dordrecht van 13 augustus 2009 (ECLI:NL:RBDOR:2009:BJ5203), het arrest van dit hof van 19 april 2011 (ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ2113) en het arrest van de Hoge Raad van 7 december 2012 (ECLI:NL:HR:2012:BX9018; NJ 2013, 199).

Thans is de bodemprocedure aan de orde. Bij exploot van 10 februari 2010 heeft G-Star H&M gedaagd voor de rechtbank Dordrecht (thans: rechtbank Rotterdam, zittingsplaats Dordrecht) en gevorderd – kort gezegd – een verbod van inbreuk door H&M op het auteursrecht van G-Star op de Elwood-broek, een verbod van slaafse nabootsing van die broek, een verbod van inbreuk door H&M op een merkrecht van G-Star op het zogeheten Wokkie-teken, hoofdelijke veroordeling van H&M tot vergoeding van de schade die G-Star lijdt als gevolg van hun inbreukmakend handelen (nader op te maken bij staat) alsmede tot betaling aan G-Star van een voorschot op deze schadevergoeding, een en ander met nevenvorderingen en vergoeding van de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.

H&M heeft tijdig betwist dat de rechtbank Dordrecht internationaal en relatief bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen jegens H&M.

Bij tussenvonnis van 27 oktober 2010 heeft de rechtbank zich bevoegd verklaard om van de vorderingen kennis te nemen. Vervolgens heeft zij, bij vonnis van 24 november 2010, H&M toegestaan om van dit tussenvonnis tussentijds hoger beroep in te stellen en iedere verdere beslissing aangehouden.

In hoger beroep vordert H&M, onder aanvoering van vijf grieven, dat het hof het bestreden vonnis vernietigt en, opnieuw rechtdoende, de rechtbank onbevoegd verklaart tot kennisneming van de vorderingen van G-Star, met veroordeling van G-Star in de kosten van het incident op de voet van artikel 1019h Rv.

Bij memorie van antwoord in het incident, tevens houdende akte vermeerdering van eis heeft G-Star haar eis vermeerderd in dier voege dat haar vorderingen onder 1 (verbod auteursrechtinbreuk) niet alleen op Nederland, maar op alle lidstaten van de Europese Unie betrekking hebben.

H&M heeft zich ten pleidooie tegen deze eisvermeerdering verzet: volgens H&M is in dit stadium van de procedure een eisvermeerdering niet mogelijk.

Wat betreft het moment van de eisvermeerdering overweegt het hof als volgt. Op grond van artikel 353 juncto 130 Rv is G-Star bevoegd haar eis te vermeerderen zolang de rechter nog geen eindvonnis heeft gewezen. In de onderhavige bodemprocedure is nog geen eindvonnis gewezen. G-Star is daarom bevoegd om – ook in dit hoger beroep in het bevoegdheidsincident – haar eis in de hoofdzaak te vermeerderen.

Wat betreft de eisvermeerdering zelf overweegt het hof dat H&M zich niet hebben verzet op de grond dat de vermeerdering in strijd is met de goede procesorde als bedoeld in artikel 130 Rv (onredelijke bemoeilijking van de verdediging of onredelijke vertraging van het geding). Naar het oordeel van het hof is de eisvermeerdering niet in strijd met de goede procesorde. Het hof laat de eisvermeerdering derhalve toe, hetgeen meebrengt dat vanaf de datum van dit arrest de aldus aangepaste vordering tussen partijen aanhangig is.

Genoemde eisvermeerdering vormt echter geen onderdeel van de rechtsstrijd in dit hoger beroep. Het is dus aan de rechtbank om te oordelen over haar bevoegdheid om kennis te nemen van de eisvermeerdering en – zo zij zich bevoegd acht – over de toewijsbaarheid daarvan. Daarbij merkt het hof op dat H&M zich tijdig heeft beroepen op de onbevoegdheid van de Nederlandse rechter om kennis te nemen van de eisvermeerdering (pleitnotities H&M, par. 27).

Het hof stelt voorop dat de bevoegdheid om kennis te nemen van de vorderingen voor zover gebaseerd op auteursrecht en onrechtmatige daad wordt bepaald door Verordening (EG) nr. 44/2001 (hierna: EEX-Verordening). Deze verordening is zowel ten aanzien van H&M B.V. als ten aanzien van H&M AB in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing; naar het oordeel van het hof heeft H&M ten pleidooie terecht betoogd dat in casu ook aan het internationaliteitsvereiste voldaan.

Grief I. Bevoegdheid ten aanzien van H&M B.V.; auteursrecht en onrechtmatige daad

Grief I betreft de bevoegdheid om kennis te nemen van de vorderingen jegens H&M B.V. voor zover gebaseerd op auteursrecht en onrechtmatige daad. Volgens H&M heeft de rechtbank zich in rechtsoverweging 5.2 van het bestreden vonnis ten onrechte op grond van artikel 102 Rv (in het kader van artikel 2 lid 1 EEX-Verordening) bevoegd geacht om van deze vorderingen kennis te nemen.

Zoals H&M terecht tot uitgangspunt neemt, is de Nederlandse rechter op grond van artikel 2 EEX-Verordening in dit verband internationaal bevoegd. Deze bepaling regelt evenwel alleen de internationale bevoegdheid en laat aan het nationale recht over om te bepalen welke rechter binnen het woonland van de verweerder intern (relatief) bevoegd is.

De grief betreft de vraag welke rechter binnen Nederland (dus: relatief) bevoegd is. H&M heeft in dit verband, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, het verweer gevoerd dat het vermeende schadebrengende feit zich niet heeft voorgedaan in het arrondissement van de rechtbank Dordrecht en dat het zich daar ook niet zal voordoen, zodat de rechtbank niet bevoegd is op grond van artikel 102 Rv. De rechtbank heeft dat verweer verworpen.

Artikel 110 lid 3 Rv bepaalt, voor zover hier van belang, dat tegen een vonnis waarbij een verweer wordt verworpen dat de rechter niet relatief bevoegd is, geen hogere voorziening is toegelaten (vgl. ook HR 9 oktober 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI9630, NJ 2009/490). Derhalve is H&M niet-ontvankelijk in haar hoger beroep voor zover gericht tegen dit bevoegdheidsoordeel van de rechtbank. Dit geldt overigens ook indien zou moeten worden aangenomen dat de EEX-Verordening (c.q. artikel 2) in dit verband niet van toepassing is omdat in de relatie tussen G-Star en H&M B.V. niet aan het internationaliteitsvereiste is voldaan.

Grief II. Bevoegdheid ten aanzien van H&M AB; auteursrecht en onrechtmatige daad

Grief II betreft de bevoegdheid om kennis te nemen van de vorderingen jegens H&M AB voor zover gebaseerd op auteursrecht en onrechtmatige daad. Volgens H&M heeft de rechtbank zich in rechtsoverweging 5.4 van het bestreden vonnis ten onrechte op grond van artikel 5 sub 3 EEX-Verordening bevoegd geacht om van deze vorderingen kennis te nemen.

H&M AB als degene is die de verkopen via haar website heeft verricht

In de eerste plaats klaagt H&M in deze grief dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat H&M onvoldoende gemotiveerd heeft betwist dat H&M AB degene is die de verkopen via haar website heeft verricht.

Het hof overweegt dienaangaande als volgt. Vast staat dat H&M AB eigenaar is van de website www.hm.com en dat via die website artikelen uit het H&M assortiment ten verkoop worden aangeboden. Ook is in confesso dat op pagina’s van de website over privacy en gebruiksvoorwaarden alleen (de contactgegevens van) H&M AB wordt (worden) vermeld (productie 12 G-Star). Tegen die achtergrond heeft H&M naar het oordeel van het hof, ook in hoger beroep, onvoldoende gemotiveerd betwist dat zij degene is die de verkoop via haar website verricht. Ook in hoger beroep voert H&M niet aan wie deze verkopen dan wel verricht, terwijl dat wel op haar weg had gelegen. In het licht van het voorgaande is zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien dat, zoals de accountant van H&M stelt, H&M AB niet betrokken is bij enige directe verkoop via de winkels of via internet.

Voor zover de grief in dit verband mede ten betoge strekt dat de litigieuze spijkerbroeken niet via de website te koop zijn aangeboden (memorie van grieven, par. 28; productie 11 van H&M, p. 5, bevinding d), overweegt het hof als volgt.

Artikel 5 sub 3 EEX-Verordening heeft niet alleen betrekking op vorderingen ter zake van een onrechtmatige daad die zich heeft voorgedaan, maar ook op vorderingen ter zake van een dreigende onrechtmatige daad (‘of zich kan voordoen’; HvJ EG 1 oktober 2002, C-167/00, NJ 2005/221, VKI/Henkel). Naar het oordeel van het hof was ten tijde van de inleidende dagvaarding sprake van een dergelijke dreiging. De litigieuze spijkerbroeken werden immers reeds in vele H&M winkels in Nederland te koop aangeboden (zie overweging 2 (iii) en (iv)), terwijl het de bedoeling is dat alles wat in de H&M winkels wordt aangeboden ook via de H&M website wordt aangeboden en kan worden aangeschaft. Deze bedoeling is door H&M ten pleidooie in hoger beroep ontkend; volgens haar heeft de [betrokkene]tijdens het pleidooi bij het hof in kort geding dit niet zo aan het hof medegedeeld (eerdergenoemd arrest van het Hof Den Haag van 19 april 2011, rov. 10 en 24). De [betrokkene]heeft, aldus H&M, ‘in juridische zin als een leek’ in dit verband slechts meegedeeld ‘dat het aanbod in de winkels misschien hetzelfde zou moeten zijn als op het internet en vice versa, maar dat het voorkomt dat dat niet het geval is.’ (pleitnotities H&M, par. 20). Naar het oordeel van het hof komt dat echter op hetzelfde neer, dus: de bedoeling dat alles wat in de H&M winkels wordt aangeboden ook via de H&M website wordt aangeboden en kan worden aangeschaft, en vice versa. De schriftelijke verklaring van de [betrokkene](productie 12 H&M) doet aan de dreiging van verkoop niet af omdat deze alleen betrekking heeft op H&M B.V., terwijl het in dit verband gaat om H&M AB. Bovendien houdt de verklaring in dat de desbetreffende broeken niet zullen worden verkocht vanwege de stoporder, hetgeen de mogelijkheid openlaat dat de broeken zonder verbod wel zouden/zullen worden verkocht.

Bij dit alles komt nog bij dat G-Star onbetwist heeft gesteld dat H&M tot op heden weigert een met een boete versterkte onthoudingsverklaring te tekenen. De e-mail van 22 juni 2009 (productie 5 bij memorie van grieven) kan niet als zodanig worden aangemerkt (hierin wordt slechts meegedeeld dat H&M de verkoop in Nederland heeft gestaakt) en is overigens weinig specifiek.

Dat H&M de verhandeling van de litigieuze spijkerbroeken na(ar aanleiding van) het kort geding vonnis van 13 augustus 2009 waarbij haar een met dwangsommen versterkt verbod werd opgelegd, kennelijk gestaakt heeft of gestaakt heeft gehouden, doet aan de dreiging van een onrechtmatige daad in de zin van artikel 5 sub 3 EEX-Verordening ten tijde van de inleidende dagvaarding in deze bodemprocedure (10 februari 2010) niet af.

Het eerste onderdeel van grief II faalt dus.

Dordrecht en het internet

In de tweede plaats klaagt H&M in grief II dat de omstandigheden dat een website een op Nederland gerichte extensie heeft, in het Nederlands is gesteld en zich op het Nederlandse publiek richt, nog niet meebrengen dat het gestelde schadebrengende feit (te weten het beweerdelijk in Nederland via internet kunnen aanschaffen van de litigieuze spijkerbroeken) zich in heel Nederland met inbegrip van het arrondissement Dordrecht, kan voordoen.

Het hof overweegt dienaangaande als volgt. In zijn eerdergenoemde arrest van 7 december 2012, dat is gewezen vóór het hierna te bespreken Pinckney-arrest, overwoog de Hoge Raad in rov. 3.3.2:

‘Nu het met betrekking tot de vordering tegen H&M AB gaat om een beweerde inbreuk op het Nederlandse auteursrecht van G-Star door het verkopen, althans aanbieden van kleding via de website www.hm.com, die eigendom is van H&M AB, (…), alle H&M-kleding ook via deze website te verkrijgen zal zijn (naar bij pleidooi namens H&M aan het hof is medegedeeld) en die website mede is gericht op de Nederlandse markt (rov. 9, in cassatie niet bestreden), al hetgeen medebrengt dat de Elwood-broek wordt aangeboden in Dordrecht, is de rechter in het arrondissement Dordrecht internationaal bevoegd krachtens art. 5 lid 3 EEX-Vo kennis te nemen van de onderhavige vorderingen tegen H&M AB.’ (onderstreping toegevoegd door hof; ‘de Elwood-broek’ moet, naar het hof aanneemt, zijn: ‘de H&M spijkerbroeken’).

De door de Hoge Raad genoemde omstandigheden staan ook in de onderhavige bodemprocedure tussen partijen vast (zie voor wat betreft de vaststelling dat de H&M-kleding ook via de website te verkrijgen zal zijn, rechtsoverweging 19), hetgeen meebrengt dat ook in de onderhavige bodemprocedure moet worden aangenomen dat de gewraakte H&M spijkerbroeken ook worden aangeboden in Dordrecht. Bijgevolg faalt dit griefonderdeel.

Het griefonderdeel faalt eveneens indien wordt geoordeeld met inachtneming van het recente arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 3 oktober 2013, zaaknr. C-170/12 (Pinckney/KDG Mediatech). In dit arrest heeft het Hof van Justitie overwogen dat – anders dan wel werd aangenomen (vgl. ook de conclusie van A-G Jääskinen en voormeld arrest van de Hoge Raad) – voor de toepassing van artikel 5 sub 3 EEX-Verordening niet is vereist dat de website is gericht op de lidstaat van de aangezochte rechter. Het Hof verklaarde voor recht dat artikel 5 sub 3 EEX-Verordening aldus moet worden uitgelegd dat, kort geherformuleerd, wanneer een inbreuk via een website wordt aangevoerd op aan het auteursrecht verbonden vermogensrechten die worden gewaarborgd door de lidstaat van de aangezochte rechter, deze bevoegd is kennis te nemen van een door de auteur van een werk ingeleide aansprakelijkheidsvordering tegen een in een andere lidstaat gevestigde verweerder indien die website ook toegankelijk is in het rechtsgebied van de aangezochte rechter. Die rechter mag slechts uitspraak doen over de schade die is veroorzaakt op het grondgebied van zijn lidstaat.

Het Hof van Justitie overwoog daarbij, als gezegd, dat artikel 5 sub 3 EEX-Verordening met name niet vereist dat de website is gericht op de lidstaat van de aangezochte rechter (rov. 42). Volgens het Hof schept deze bepaling bevoegdheid zodra (i) de lidstaat van de aangezochte rechter het door de eiser ingeroepen auteursrecht beschermt en (ii) de beweerde schade kan intreden in het rechtsgebied van deze rechter, hetgeen het geval kan zijn indien de mogelijkheid bestaat om het inbreukmakende product aan te schaffen via een website die toegankelijk is in het rechtsgebied van de aangezochte rechter (rov. 43-44).

In het onderhavige geval staat vast dat het door G-Star ingeroepen auteursrecht in Nederland wordt beschermd alsmede dat in ieder geval ten tijde van de inleidende dagvaarding sprake was van dreiging dat de litigieuze spijkerbroeken kunnen worden aangeschaft via de website www.hm.com (www.hm.com/nl), welke website ook toegankelijk is in het arrondissement van de rechtbank Dordrecht. Dat betekent dat, in aanmerking nemende het reeds aangehaalde arrest Pinckney, de rechtbank Dordrecht op grond van artikel 5 sub 3 EEX-Verordening internationaal bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen tot schadevergoeding tegen H&M AB. De rechtbank mag daarbij, zo volgt uit het arrest Pinckney, slechts uitspraak doen over de schade die is veroorzaakt in Nederland.

In het arrest Pinckney heeft het Hof van Justitie zich niet uitgelaten over de verbodsvordering. De aan het Hof voorgelegde prejudiciële vragen hadden immers alleen betrekking op de vordering tot schadevergoeding.

In zijn arrest van 19 april 2012, zaaknr. C-523/10, NJ 2012/403 (Wintersteiger), heeft het Hof van Justitie zich – in het kader van een merkinbreuk via internet – wel uitgelaten over de verbodsvordering. Het Hof van Justitie besliste dat de rechters van de lidstaat waarvoor het merk is ingeschreven, op grond van artikel 5 sub 3 EEX-Verordening als rechters van de plaats waar de schade is ingetreden (Erfolgsort) bevoegd zijn om te oordelen over de schade die de merkhouder stelt te hebben geleden door de inbreuk op het merk, en over een vordering die ertoe strekt elke inbreuk op dat recht te doen beëindigen (rov. 28). Deze bevoegdheid heeft alleen betrekking op het desbetreffende merkrecht en is dus, ook al gaat het om een inbreuk via internet, beperkt tot de lidstaat waarvoor het merk is ingeschreven, zo begrijpt dit hof.

Het arrest Wintersteiger heeft, als gezegd, betrekking op een merkrecht. Zoals de Hoge Raad heeft overwogen in zijn eerder aangehaalde arrest van 7 december 2012, rov. 3.3.2 (H&M/G-Star), bestaat er geen grond anders te oordelen voor een beweerde schending van een – evenals een merkrecht territoriaal begrensd – auteursrecht. Aangenomen moet dus worden dat wanneer een inbreuk via een website wordt aangevoerd op aan het auteursrecht verbonden vermogensrechten die worden gewaarborgd door de lidstaat van de aangezochte rechter, deze ook bevoegd is kennis te nemen van een door de auteur van een werk ingeleide verbodsvordering tegen een in een andere lidstaat gevestigde verweerder indien die website ook toegankelijk is in het rechtsgebied van de aangezochte rechter. Een verbod dient (voor zover mogelijk) te worden beperkt tot het grondgebied van de lidstaat van die rechter.

Gelet op het voorgaande, is de rechtbank Dordrecht in de onderhavige zaak op grond van artikel 5 sub 3 EEX-Verordening ook internationaal bevoegd om kennis te nemen van de verbodsvordering ter zake van G-Star’s Nederlandse auteursrecht. Dit geldt ook voor de verbodsvordering betreffende slaafse nabootsing.

Slotsom grief II

Tezamen genomen is de rechtbank Dordrecht op grond van artikel 5 sub 3 EEX-Verordening ook internationaal en relatief bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van G-Star jegens H&M AB voor zover gebaseerd op auteursrecht en onrechtmatige daad. Grief II faalt.

Grief III. Bevoegdheid ten aanzien van H&M B.V. en H&M AB; merkenrecht

Inleidende opmerkingen

Grief III betreft de bevoegdheid om kennis te nemen van de vorderingen jegens H&M B.V. en H&M AB voor zover gebaseerd op G-Star’s merkrecht (productie 30 G-Star). Volgens H&M heeft de rechtbank zich in rechtsoverwegingen 5.5 en 5.6 van het bestreden vonnis ten onrechte op grond van artikel 4.6 Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) bevoegd geacht om van deze vorderingen kennis te nemen. De rechtbank heeft ten onrechte in het midden gelaten welke bevoegdheidsgrond van artikel 4.6 van toepassing is, en voor zover haar oordeel steunt op de gronden vervat in rechtsoverwegingen 5.2 en 5.4 van het bestreden vonnis, is dat oordeel onjuist om de redenen geschetst in grieven I en II en had zij de bevoegdheidsregeling zelfstandig moeten beoordelen, aldus H&M.

H&M heeft ten pleidooie de vraag opgeworpen of de bevoegdheidsregels van de EEX-Verordening prevaleren boven die van het BVIE. Zij heeft het hof verzocht hierop ambtshalve uitdrukkelijk te beslissen en zo nodig prejudiciële vragen te stellen (pleitnotities H&M, par. 24). Volgens H&M leidt toepassing van de EEX-Verordening in de onderhavige context tot onbevoegdheid van de rechtbank Dordrecht.

Het hof stelt voorop dat zich in het onderhavige geval samenloop van EEX-Verordening en BVIE voordoet; beide regelingen zijn in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing.

Artikel 71 EEX-Verordening bepaalt dat deze verordening onverlet laat de verdragen waarbij de lidstaten partij zijn en die, voor bijzondere onderwerpen, de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen regelen. Deze samenloopbepaling geeft, in tegenstelling tot haar voorganger in het EEX-Verdrag (artikel 57), alleen voorrang aan bijzondere regelingen in anterieure verdragen, en niet ook aan bijzondere regelingen in posterieure verdragen. De lidstaten hebben, zo blijkt ook uit de totstandkomingsgeschiedenis van de EEX-Verordening, na de inwerkingtreding van deze verordening niet langer de vrijheid om toe te treden tot bestaande of toekomstige verdragen waarbij de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen voor specifieke onderwerpen wordt geregeld.

De voorgangers van het BVIE, de (in bijlagen bij verdragen opgenomen) Benelux Merkenwet (artikel 37) en de Benelux Tekeningen- en Modellenwet (artikel 29), waren anterieure bijzondere regelingen. Zij prevaleerden dus boven de EEX-Verordening.

Het BVIE dateert echter van na de inwerkingtreding van de EEX-Verordening voor de Benelux-staten op 1 maart 2002. Dat doet de vraag rijzen of het BVIE als een posterieur verdrag moet worden aangemerkt, met als gevolg dat de bevoegdheidsregeling van de EEX-Verordening prevaleert boven artikel 4.6BVIE.

Naar het oordeel van het hof moet worden aangenomen dat het BVIE, ook al is dit verdrag inhoudelijk een voortzetting van de vroegere Benelux-regelingen en ook al zijn de desbetreffende bevoegdheidsregelingen identiek, heeft te gelden als een posterieur verdrag zodat artikel 4.6 BVIE niet kan worden aangemerkt als bijzondere regeling in de zin van artikel 71 EEX-Verordening. Dat betekent dat de bevoegdheidsregeling van de EEX-Verordening, voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 BVIE. Het hof acht het stellen van prejudiciële vragen hieromtrent niet geïndiceerd.

H&M AB

Het bovenstaande in aanmerking nemende overweegt het hof als volgt ten aanzien van de merkenrechtelijke vorderingen jegens H&M AB.

Uit het reeds aangehaalde arrest Wintersteiger volgt dat de rechters van de lidstaat waarvoor het merk is ingeschreven, op grond van artikel 5 sub 3 EEX-Verordening als rechters van de plaats waar de schade is ingetreden (Erfolgsort) bevoegd zijn om te oordelen over de schade die de merkhouder stelt te hebben geleden door een inbreuk via internet op zijn merk, en over een vordering die ertoe strekt elke inbreuk op dat recht te doen beëindigen.

In het arrest Wintersteiger heeft het Hof van Justitie niet gepreciseerd welke rechter in het kader van artikel 5 sub 3 EEX-Verordening binnen die lidstaat bevoegd is. Gelet op het reeds aangehaalde arrest Pinckney mag naar het oordeel van dit hof worden aangenomen dat in dit verband binnen die lidstaat bevoegd is iedere rechter in wiens rechtsgebied de beweerde schade kan intreden, hetgeen het geval kan zijn indien de mogelijkheid bestaat of dreigt te bestaan om een inbreukmakend product aan te schaffen via een website die toegankelijk is in zijn rechtsgebied.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen (rechtsoverwegingen 17-27) betekent dit een en ander dat de rechtbank Dordrecht op grond van artikel 5 sub 3 EEX-Verordening bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen jegens H&M AB voor zover gebaseerd op het Benelux-merkrecht van G-Star.

Die bevoegdheid is, ingevolge het arrest Wintersteiger, beperkt tot het grondgebied van de desbetreffende lidstaat. Daaronder moet in het onderhavige geval, waarin het gaat om een unitair intellectuele-eigendomsrecht dat zich uitstrekt over de grondgebieden van Nederland, België en Luxemburg, het Benelux-gebied worden verstaan.

In zoverre faalt grief III.

H&M B.V.

Ten aanzien van de merkenrechtelijke vorderingen jegens H&M B.V. overweegt het hof dat de Nederlandse rechter internationaal bevoegd is ingevolge artikel 2 EEX-Verordening (aan het internationaliteitsvereiste is voldaan, zie rov. 14; overigens ook omdat het om een merkrecht gaat dat zich uitstrekt over Nederland, België en Luxemburg). Welke rechter binnen Nederland relatief bevoegd is, is een vraag betreffende de relatieve bevoegdheid, welke vraag door de EEX-Verordening in dit verband is overgelaten aan het nationale recht of het Benelux recht. Voor zover de grief zich keert tegen de verwerping door de rechtbank van H&M’s verweer dat zij in dit verband niet relatief bevoegd is, is geen hogere voorziening toegelaten (artikel 110 lid 3 Rv, zie rechtsoverweging 16). In zoverre is H&M dus niet-ontvankelijk in haar hoger beroep.

Uit het vorenstaande volgt dat H&M deels niet-ontvankelijk is in haar hoger beroep (grieven I en III (deels)), en dat de grieven II en III (deels) falen. Grieven IV en V bouwen voort op de voorgaande grieven en moeten hun lot derhalve delen. Het bewijsaanbod van H&M (memorie van grieven, par. 43-44, pleitnotities, par. 21) wordt gepasseerd als niet ter zake dienend en/of niet voldoende specifiek. Het hof zal het bestreden vonnis bekrachtigen.

H&M zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. G-Star heeft in haar op 26 maart 2013 ingediende memorie van antwoord geen proceskostenveroordeling van H&M op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd; dat heeft zij wel gedaan ten pleidooie in hoger beroep, doch dat is tardief. Uit de omstandigheid dat H&M ten pleidooie niet tegen deze eisvermeerdering heeft geprotesteerd kan naar het oordeel van het hof niet worden afgeleid dat zij ondubbelzinnig heeft toegestemd met deze eisvermeerdering, te meer nu H&M onbetwist heeft verklaard dat zij productie 38 (de op 16 september 2013 in het kader van het pleidooi ingediende (enige) kostenspecificatie van G-Star) vóór de pleidooizitting niet heeft ontvangen. Bijgevolg zal het hof deze kosten begroten volgens het liquidatietarief. De proceskostenveroordeling zal uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, zoals door G-Star gevorderd.

Het hof:

- bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Dordrecht van 27 oktober 2010;

- veroordeelt H&M in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van G-Star tot op heden begroot op € 649,- aan griffierechten en € 2.682,- aan salaris advocaat;

- verklaart dit arrest ten aanzien van de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. T.H. Tanja-van den Broek, M.Y. Bonneur en S.J. Schaafsma, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 november 2013 in aanwezigheid van de griffier.