Rb. Dordrecht (vzr.), 13-08-2009, nr. 81715/KGZA09-155

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 81715 / KG ZA 09-155

Vonnis in kort geding van 13 augustus 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

G-STAR INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

advocaat mr. G.S.P. Vos,

tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht

H&M HENNES & MAURITZ AB,

gevestigd te Stockholm,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

H & M HENNES & MAURITZ NETHERLANDS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagden,

advocaat mr. G.S.C.M. van Roeyen.

Partijen zullen hierna G-Star, H&M AB en H&M BV genoemd worden. H&M AB en H&M BV worden hierna gezamenlijk aangeduid met H&M c.s.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaardingen van 9 juli 2009,

- de incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid,

- de incidentele conclusie van antwoord,

- de mondelinge behandeling ter terechtzitting van 30 juli 2009,

- de pleitnota van G-Star,

- de pleitnota van H&M c.s.,

- de door beide partijen overgelegde producties.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. G-Star is een Nederlandse onderneming die kleding van het gelijknamige merk ontwerpt, vervaardigt en wereldwijd verhandelt.

2.2. H&M AB is een concern dat wereldwijd confectiekleding verhandelt onder haar eigen merken in eigen winkels en via een door haar geëxploiteerde website. H&M BV, een dochter van H&M AB, exploiteert een groot aantal kledingwinkels in Nederland, onder meer een winkel in Dordrecht.

2.3. Pierre Morisset heeft in augustus-oktober 1995 in opdracht van G-Star een spijkerbroek ontworpen. In een overeenkomst gedateerd 20 december 1995 staat dat Morisset en zijn besloten vennootschap Depeche Mode B.V. het auteursrecht met betrekking tot deze broek aan G-Star overdragen. De broek is voor het eerst in maart 1996 onder de naam 'Elwood' op de markt gebracht.

2.4. H&M c.s. heeft onder het merk '&' onder meer de broeken met artikelnummers 201100 en 386580 op de markt gebracht. G-Star heeft de broek met nummer 201100 aangetroffen in de H&M winkel in Amsterdam. Zij heeft de broek met nummer 386580 aangetroffen in diverse H&M winkels in het buitenland. Hieronder broek 201100.

3. Het geschil

3.1. G-Star vordert op straffe van dwangsommen samengevat – een verbod van inbreuk op haar auteursrecht m.b.t. de Elwood broek en/of van onrechtmatig handelen bestaande uit het slaafs nabootsen van de Elwood broek. Daarnaast heeft G-Star zes nevenvorderingen ingesteld en veroordeling van H&M c.s. in de volledige proceskosten.

G-Star stelt, kort gezegd, het volgende.

3.2. De Elwood is een werk in de zin van de Auteurswet. H&M c.s. maakt inbreuk op het auteursrecht van G-Star door ongeoorloofde verveelvoudigingen, zoals de broeken 201100 en 386580, op de markt te brengen. H&M c.s. handelen bovendien onrechtmatig, nu er sprake is van slaafse nabootsing waardoor nodeloos verwarringsgevaar ontstaat. G-Star lijdt als gevolg van het handelen van H&M c.s. aanzienlijke schade.

G-Star heeft een spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen.

3.3. H&M c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. H&M c.s. voert aan dat de voorzieningenrechter Dordrecht niet internationaal bevoegd is om van de onderhavige zaak kennis te nemen. Daarnaar gevraagd heeft H&M c.s. ter zitting verduidelijkt dat zij zich beroept op het ontbreken van zowel internationale rechtsmacht, als relatieve bevoegdheid. Dit verweer wordt verworpen op grond van het volgende.

4.2. De Nederlandse rechter heeft internationale rechtsmacht in de zaak tegen de Zweedse H&M AB op basis van artikel 6 lid 1 van de EEX-Verordening, omdat de mede gedaagde H&M BV is gevestigd in Nederland. De volgens dit artikel vereiste samenhang is gegeven, nu G-Star blijkens de stellingen in de dagvaarding beoogt dat aan beide gedaagden een gelijkluidend verbod van auteursrechtinbreuk in Nederland wordt opgelegd. Tussen de vorderingen bestaat daarom een zo nauwe band dat redenen van doelmatigheid een gezamenlijke behandeling rechtvaardigen. G-Star heeft ter zitting bevestigd dat al haar vorderingen zijn beperkt tot Nederland.

4.3. De voorzieningenrechter acht zich relatief bevoegd op basis van artikel 102 Rv, gezien de in de dagvaarding door G-Star ingenomen stelling dat het schadebrengende feit zich “zeer waarschijnlijk mede heeft voorgedaan en/of zich dreigt voor te doen in het arrondissement Dordrecht” omdat er een H&M winkel in Dordrecht is. Daar komt bij dat G-Star de juistheid van deze stelling voldoende aannemelijk heeft gemaakt. Zij stelt dat een product gekocht in het ene filiaal bij het andere geruild kan worden, en dus via die weg ook in de winkel in Dordrecht terecht kan komen. H&M c.s. heeft dat niet (voldoende) betwist. Bovendien is niet gebleken dat H&M c.s. aan G-Star onvoorwaardelijk heeft toegezegd dat zij de verkoop van de betreffende broeken definitief staakt. Dat is dus ook niet voor Dordrecht toegezegd. H&M c.s. heeft weliswaar ter zitting opgemerkt dat er sprake zou zijn van een interne stoporder, maar die opmerking is onvoldoende uitgewerkt om als onvoorwaardelijke toezegging te kunnen worden beschouwd.

Broek 38650

4.4. G-Star heeft haar vordering ter zitting gewijzigd in die zin dat in de gevorderde recall brief ook wordt verwezen naar de H&M broek 38650. H&M c.s. bepleit dat deze broek helemaal buiten beschouwing wordt gelaten. De voorzieningenrechter acht de eiswijziging toelaatbaar en ziet geen aanleiding om deze broek buiten de beoordeling te laten. Dat er sprake is van strijd met de eisen van een goede procesorde is niet gebleken. Uit het dictum van de dagvaarding blijkt dat G-Star wenst op te komen tegen iedere verveelvoudiging van de Elwood. H&M c.s. had daar dus rekening mee te houden. Uit de stellingen van H&M c.s. blijkt voorts dat G-Star een aantal dagen voor de zitting heeft meegedeeld dat het haar ook om deze broek was te doen.

4.5. H&M c.s. voert nog aan dat uit de door G-Star overgelegde kassabonnen niet blijkt dat deze broek in Nederland is verkocht. Op de in het buitenland door G-Star aangetroffen broek staan echter teksten in verschillende talen, waaronder de Nederlandse taal, zodat voldoende aannemelijk is dat deze broek ook voor de Nederlandse markt is bestemd. G-Star heeft daarom voldoende belang bij beoordeling van ook deze broek.

Auteursrechtelijk beschermd werk

4.6. Allereerst dient te worden beoordeeld of de Elwood een auteursrechtelijk beschermd werk is. H&M c.s. voert aan dat zij wat dit betreft geen verweer voert, maar dat zij het auteursrecht niet erkent. Ter zitting is meegedeeld dat zij zich refereert aan het oordeel van de voorzieningenrechter.

4.7. De Elwood komt voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking als het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (HR 4 januari 1991, LJN ZC0104). Het vereiste van het eigen, oorspronkelijk karakter houdt, kort gezegd, in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk. Het vereiste van het persoonlijk stempel van de maker betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen (HR 30 mei 2008, LJN BC2153).

4.8. G-Star stelt dat de Elwood wordt gekenmerkt door de combinatie van vijf elementen, die ter zitting zijn getoond en zich als volgt laten omschrijven:

- schuine deelnaden met stiksels die van de heup richting het kruis lopen,

- ingezette ovale ietwat bollende kniestukken,

- een horizontale naad met stiksel op kniehoogte op het achterpand,

- een band op het achterpand aan de onderkant van de broekspijpen,

- een groot rond inzetstuk op het zitvlak.

Op basis van eigen waarneming van de broek acht de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk dat de Elwood door de combinatie van de vijf elementen aan het hiervoor geschetste criterium voldoet. De stelling van G-Star dat in 1996 sprake was van een nieuw en revolutionair ontwerp, is niet betwist. Gelet op dit alles dient de Elwood voorshands te worden beschouwd als een werk in de zin van de Auteurswet.

Verveelvoudiging

4.9. Bij de vraag of sprake is van een verveelvoudiging komt het erop aan of het beweerdelijk inbreuk makende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt (HR NJ 2003/17). Getoetst aan dit criterium zijn beide H&M broeken 201100 en 38650 naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet als nieuwe werken, maar als inbreuk aan te merken.

4.10. De H&M broek met nummer 201100 stemt wat de totaalindruk betreft sterk overeen met de Elwood. In deze broek zijn vier onderscheidende elementen van de Elwood terug te vinden. De broek heeft immers:

- vrijwel identieke ingezette ovale bollende kniestukken,

- een vrijwel identieke horizontale naad met stiksel op kniehoogte op het achterpand,

- schuine deelnaden met stiksels van de heup naar de binnenzijde van het been,

- een brede band aan de onderkant van de broekspijpen op het achterpand.

De schuine deelnaden vanaf de heup lopen weliswaar ietsje rond en komen iets lager uit dan bij de Elwood. Voorts loopt de broekspijp aan de voorzijde iets taps toe, terwijl de Elwood meer een wijd uitlopende pijp heeft. Ook zijn er verticale stiksels aangebracht op het bovenbeen en zijn er verschillen op detailniveau. Zo verschilt de kleur en/of plaats van de op de H&M broek aangebrachte badge, pintpoints, rivet, label en de riemlus op het achterpand. Door de grote gelijkenis van de hiervoor bedoelde vier elementen ontstaat echter een overeenstemmende totaalindruk. De verschillen zijn niet van dien aard dat daardoor van een nieuw werk moet worden gesproken.

4.11. Hetzelfde geldt voor de H&M broek met nummer 38650. Deze broek is vrijwel identiek aan de broek met nummer 201100. De verschillen waar H&M c.s. op wijst betreffen zeer ondergeschikte punten, namelijk de kleur/plaats van de pintpoints en enkele extra en/of anders aangebrachte lussen. Dat de wassing van de stof anders is, doet niet af aan de met de Elwood overeenkomende totaalindruk.

4.12. Gelet op het vorenstaande staat de inbreuk op het auteursrecht van de Elwood voorshands vast. G-Star komt daar dan ook terecht tegen op.

Vorderingen

4.13. G-Star vordert ook een verbod van slaafse nabootsing. Zij voert echter niets aan op grond waarvan kan worden aangenomen dat zij belang heeft bij de aan onrechtmatige daad verbonden bescherming naast de aan het auteursrecht verbonden bescherming. Wat dit betreft schiet G-Star dan ook tekort in haar stelplicht. De onderdelen van de vorderingen (sub 1 en 3) die zijn gericht op slaafse nabootsing zullen daarom worden afgewezen.

4.14. Voor zover de beperking tot Nederland in de vorderingen ontbreekt zal die, ter verduidelijking, in het dictum worden toegevoegd.

4.15. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd. Gelet op het bepaalde in artikel 611d Rv zal de gevorderde onmogelijkheid van matiging van de dwangsommen worden afgewezen. G-Star heeft onvoldoende gesteld voor een hoofdelijke dwangsomveroordeling. De gevorderde hoofdelijkheid wordt daarom afgewezen.

4.16. Naast deze algemene opmerkingen wordt, mede naar aanleiding van het daartegen gevoerde verweer, als volgt overwogen m.b.t. de afzonderlijke vorderingen.

4.17. Sub 1 (verbod)

Aangezien het auteursrecht een exclusief recht is, wordt voorbij gegaan aan het bezwaar van H&M c.s. tegen die bewoording. H&M c.s. dient zich te onthouden van iedere inbreuk op het auteursrecht van G-Star m.b.t. de Elwood. Er is daarom geen reden om het verbod, dat voldoende is bepaald, te beperken tot de broeken met nummers 201100 en 386580.

4.18. Sub 2 (opgaven)

De termijn voor verstrekking van de accountants verklaring zal worden verlengd tot 4 weken.

4.19. Sub 3 (recall)

Anders dan H&M c.s. aanvoert, heeft G-Star belang bij toewijzing van deze vordering. Het betreft immers een adequate en in IE-zaken gebruikelijke maatregel om voortgaande inbreuk op het auteursrecht tegen te gaan. Onder bedrijfsmatige afnemers moeten anderen dan particulieren worden verstaan. Om executiegeschillen te voorkomen zal wel een termijn worden bepaald voor toezending van de brief.

4.20. Sub. 4 (vernietiging)

De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om dit bevel te beperken tot de H&M broek met nummer 201100. De vordering, die voor het overige onvoldoende gemotiveerd is betwist, is toewijsbaar.

4.21. Sub. 5 (voorschot)

Deze vordering wordt afgewezen. H&M c.s. betwist de gestelde schade. G-Star heeft deze in het geheel niet onderbouwd. Daarom is deze geldvordering niet met de voor een kort geding vereiste mate van aannemelijkheid komen vast te staan.

4.22. Sub. 6 (TRIPs termijn)

De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zal in redelijkheid worden gesteld op zes maanden na de datum van dit vonnis.

4.23. Sub. 7 (proceskosten)

H&M c.s. zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij hoofdelijk in de proceskosten aan de zijde van G-Star worden veroordeeld. Beide partijen hebben aan kosten een bedrag opgegeven dat uitkomt boven het indicatietarief van € 15.000,00 voor “overige kort gedingen” (Indicatietarieven in IE-zaken, augustus 2008). Als uitgangspunt van artikel 1019h Rv geldt de vergoeding van de werkelijk gemaakte proceskosten. Van degene die deze kosten vordert mag echter in ieder geval worden verwacht dat gedetailleerd opgave wordt gedaan van het uurtarief en het aantal gewerkte uren met een concrete omschrijving van de verrichte werkzaamheden (dit is een van de uitgangspunten genoemd in de Indicatietarieven). Die omschrijving is van de zijde van G-Star wel gegeven voor de werkzaamheden die tot eind juni zijn verricht - die op 20 juli 2009 zijn gefactureerd -, maar niet voor het onderhanden werk ter waarde van € 14.448. De voorzieningenrechter ziet daarin aanleiding om het salaris advocaat te beperken tot € 15.000,=.

De kosten aan de zijde van G-Star worden begroot op:

- dagvaarding EUR 144,50 (2x EUR 72,25)

- overige kosten deurwaarder 91,80

- vast recht 262,00

- salaris advocaat 15.000,00

Totaal EUR 15.498,30

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt H&M AB en H&M BV, ieder afzonderlijk, om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere verdere inbreuk op de exclusieve auteursrechten van G-Star met betrekking tot de Elwood broek in Nederland te staken en gestaakt te houden,

beveelt gedaagden meer in het bijzonder in Nederland te staken en gestaakt te houden ieder (doen) vervaardigen, inkopen, afbeelden, verkopen, ter verkoop aanbieden en/of verhandelen van de inbreukmakende broeken (nummers 201100 en 38650) en/of van enige andere broek waarvan de vormgeving een verveelvoudiging vormt van het Elwood Ontwerp van G-Star, zoals omschreven in de dagvaarding (hierna: de inbreukmakende broek),

zulks op straffe van een dwangsom van € 1.500,- voor ieder product waarmee dit bevel wordt overtreden of - zulks ter keuze van G-Star - voor iedere dag (of gedeelte daarvan) dat de inbreuk voortduurt, met een maximum van € 500.000,-,

5.2. beveelt H&M AB en H&M BV, ieder afzonderlijk, om binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan de advocaat van G-Star een door een registeraccountant, op basis van zelfstandig door die registeraccountant verricht onderzoek, gecertificeerde verklaring te verstrekken, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, betreffende:

a. het totaal aantal inbreukmakende broeken dat H&M AB en H&M BV ieder afzonderlijk en/of enige andere (rechts)persoon voor (één van) hen heeft geproduceerd, gespecificeerd per type product;

b. het totaal aantal inbreukmakende broeken dat H&M AB en H&M BV ieder afzonderlijk hebben gekocht en/of besteld maar nog niet geleverd hebben gekregen, gespecificeerd per type product en mogelijke leverancier;

c. het totaal aantal inbreukmakende broeken dat H&M AB en H&M BV ieder afzonderlijk in voorraad houden;

d. het totaal aantal inbreukmakende broeken dat H&M AB en H&M BV ieder afzonderlijk hebben verkocht;

e. de inkoop- en verkoopprijs van de inbreukmakende broeken die H&M AB en H&M BV ieder afzonderlijk hebben betaald en/of gerekend;

f. het totaalbedrag aan winst dat H&M AB en H&M BV ieder afzonderlijk hebben behaald ten gevolge van de verkoop van de inbreukmakende broeken;

g. de volledige naam/namen en adres/adressen van de leverancier(s) van H&M AB en H&M BV en/of de producent(en) van de inbreukmakende broeken;

h. de volledige naam/namen en adres/adressen van de kopers - voor zover dit geen natuurlijke personen betreffen - van de inbreukmakende broeken van H&M AB en H&M BV en de volledige naam/namen en adres/adressen van derden die betrokken zijn (geweest) bij de verhandeling van de inbreukmakende broeken, voor zover deze aan H&M AB en/of H&M BV bekend zijn,

dit alles met betrekking tot Nederland,

zulks op straffe van een dwangsom van € 1.500,- voor iedere overtreding van dit bevel (of deel daarvan), of – zulks ter keuze van G-Star - voor iedere dag (of gedeelte daarvan) dat niet of niet volledig aan dut bevel zal zijn voldaan,

met een maximum van € 100.000,-,

5.3. beveelt H&M AB en H&M BV, ieder afzonderlijk, om binnen 7 (zeven) dagen na betekening van dit vonnis aan al hun bedrijfsmatige afnemers in Nederland die bij hen orders hebben geplaatst en/of inbreukmakende broeken van hen geleverd hebben gekregen een brief te sturen met uitsluitend de volgende inhoud, zonodig in vertaling:

"Geachte mevrouw/heer,

Bij kort geding vonnis van 13 augustus 2009 heeft de Voorzieningenrechter van de rechtbank Dordrecht bepaald dat de door ons aan u geleverde broek met artikelnummer 201100 en 38650 inbreuk maakt op de auteursrechten van G-Star International B.V.

In verband hiermee dient u binnen 2 dagen na heden de bij u nog aanwezige voorraad producten aan ons te retourneren, vergezeld van een schriftelijke verklaring dat er geen inbreukmakende producten meer bij uw vestiging aanwezig zijn. De door u gemaakte kosten, waaronder verzendkosten, zullen door ons worden vergoed. Het in voorraad houden en/of verhandelen van de hierboven bedoelde producten maakt inbreuk op de exclusieve rechten van G-Star.

Wij danken u voor uw medewerking en bieden onze excuses aan voor het ongemak dat door dit alles is ontstaan.

Hoogachtend,

H&M Hennes & Mauritz AB en/of

H&M Hennes & Mauritz Netherlands B.V.",

een en ander onder gelijktijdige toezending aan de advocaat van G-Star van kopieën van deze brief, alsmede een lijst van geadresseerden met volledige adresgegevens,

een en ander op straffe van een dwangsom van € 1.500,- per dag dat H&M AB en/of H&M BV niet of niet volledig aan dit bevel zullen hebben voldaan, met een maximum van

€ 100.000,-,

5.4. beveelt H&M AB en H&M BV, ieder afzonderlijk, om binnen 14 (veertien) dagen na betekening van dit vonnis, op eigen kosten, de totale bij hen nog in Nederland in voorraad zijnde hoeveelheid inbreukmakende broeken, alsmede de retour ontvangen inbreukmakende broeken, te (laten) vernietigen in het bijzijn van een deurwaarder en om aan de advocaat van G-Star een kopie van het vernietigingsrapport, ondertekend door de deurwaarder, te sturen,

zulks op straffe van een dwangsom van € 1.500,- per dag dat H&M AB en/of H&M BV niet of niet volledig aan dit bevel zullen hebben voldaan, met een maximum van € 100.000,-,

5.5. stelt de termijn waarbinnen G-Star op grond van artikel 1019i Rv een bodem-procedure dient in te stellen op 6 (zes) maanden, te rekenen vanaf de dag van dit vonnis,

5.6. veroordeelt H&M AB en H&M BV hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van G-Star tot op heden begroot op EUR 15.498,30,

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.8. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J.M. Diekman en in het openbaar uitgesproken op 13 augustus 2009.?