Hof Den Haag, 19-12-2017, nr. 200.202.426/01

Afdeling Civiel Recht

Zaaknummer : 200.202.426/01

Zaak-/rolnummer rechtbank : C/09/496284/HA ZA 15-1058

gevestigd te Velsen-Noord,

appellante/geïntimeerde in het incidenteel appel,

hierna te noemen: Tata Steel,

advocaat: mr. R.E. Ebbink te Amsterdam,

tegen

gevestigd te Saint-Denis, Frankrijk,

geïntimeerde/, appellante in het incidenteel appel,

hierna te noemen: ArcelorMittal,

advocaat: mr. J. Dullaart te Naaldwijk.

Bij exploot van appeldagvaarding van 20 oktober 2016 (hierna: AD), met de producties 11 t/m 13, is Tata Steel in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 20 juli 2016 (hierna kortweg: het vonnis). Bij de AD heeft Tata Steel 12 grieven tegen dat vonnis aangevoerd. Vervolgens heeft ArcelorMittal een ‘memorie van antwoord, tevens incidentele memorie houdende exceptie van onbevoegdheid en niet-ontvankelijkheid in principaal appel, tevens memorie van eis in incidenteel appel’ (hierna: MvA/MvG-inc), met de producties 10 t/m 14, genomen, waarin de grieven van Tata Steel zijn bestreden en ArcelorMittal zelf 9 grieven tegen dat vonnis heeft aangevoerd. Deze grieven van ArcelorMittal in het incidenteel appel zijn door Tata Steel bestreden bij ‘memorie van antwoord in het incidenteel appel en in het incident’ (MvA-inc).

Partijen hebben hun standpunten doen bepleiten ter zitting van dit hof van 9 november 2017, Tata Steel door haar advocaat en diens kantoorgenoot mr. H.J. Pot, en ArcelorMittal door mrs. B.J. Berghuis van Woortman en D.B. van Dam, advocaten te Amsterdam. De raadslieden hebben zich hierbij bediend van pleitnota’s (hierna: PA = Pleitnota in Appel, de pleitnota’s in de eerste aanleg zullen worden aangeduid met de afkorting PE).

Met het oog op de pleidooien hebben partijen nog de volgende stukken overgelegd:

- ingekomen op 25 oktober 2017 van ArcelorMittal: een kostenoverzicht;

- ingekomen op 26 oktober 2017 van Tata Steel: een akte overlegging producties, met de producties 14 en 15 en een kostenoverzicht;

- ingekomen op 9 november 2017 van Tata Steel: een aanvullend kostenoverzicht.

Al deze stukken – tegen overlegging waarvan geen bezwaar is gemaakt – maken deel uit van het procesdossier. Na afloop van de pleidooien is arrest gevraagd.

De beoordeling van het hoger beroep

De feiten

1. De volgende feiten worden als vaststaand beschouwd.

a. Tata Steel en ArcelorMittal zijn staalproducenten.

b. ArcelorMittal is houdster van Europees octrooi EP 0 971 044 B1 (hierna: EP 044 of het octrooi) voor een beklede warm- en koudgewalste staalplaat die een zeer hoge sterkte heeft na thermische behandeling. EP 044 is verleend op 14 mei 2003 op basis van een aanvraag van 7 juli 1999, met inroeping van prioriteit vanaf 9 juli 1998. Het octrooi heeft gelding voor Nederland – hierna ook: EP (NL) 044 – en de andere bij het Europees Octrooiverdrag (EOV) aangesloten landen.

EP bevat 8 conclusies. Conclusie 1 daarvan luidt aldus, in de onbestreden Nederlandse vertaling:

‘1. Warmgewalste staalplaat die eventueel vervolgens koudgewalst kan zijn, waarbij de plaat is bekleed en thermisch is behandeld, waarbij het staal van de plaat de volgende gewichtssamenstelling heeft:

0,15% ˂ koolstof ˂ 0,5%

0,5% ˂ mangaan ˂ 3%

0,1% ˂ silicium ˂ 0,5 %

0,01% ˂ chroom ˂ 1%

titaan ˂ 0,2%

aluminium ˂ 0,1%

fosfor ˂ 0,1%

zwavel ˂ 0,05%

0,0005 % ˂ boor ˂ 0,08%, waarbij de rest ijzer is en verontreinigingen inherent aan de vervaardiging, waarbij de bekleding op basis is van aluminium of een aluminiumlegering.’

De conclusies 2 t/m 5 zijn van conclusie 1 afhankelijke productconclusies. Conclusie 6 luidt als volgt, in de onbestreden Nederlandse vertaling:

‘6. Werkwijze voor de vervaardiging van een onderdeel uit de beklede staalplaat volgens de conclusies 1 tot 5, met het kenmerk, dat na vormgeven en voor thermische behandeling de bekleding van het onderdeel wordt onderworpen aan een temperatuursverhouging met een snelheid hoger dan 5ᵒ C/s die hoger kan zijn dan 600ᵒ C/s.’

Conclusie 7 is een van conclusie 6 afhankelijke werkwijzeconclusie, conclusie 8 een afhankelijke gebruiksconclusie.

In alle conclusies is voor boor (B) als ondergrens opgenomen: 0,0005% (gewichtsprocenten, hierna kortweg ook: wt %).

c. Op 14 juli 2015 heeft Tata Steel ArcelorMittal aangeschreven met de mededelingen dat zij voornemens is een staalproduct op de Europese markt te brengen, en dat zij van mening is dat:

‘a steel product would not be within the scope of protection of EP 044 at least if it has the following characteristic: The steel products contains less than 0.00045% boron’.

Verder heeft Tata Steel ArcelorMittal verzocht om haar binnen twee weken te bevestigen dat:

‘a product having the above characteristics is indeed not within the scope of protection of EP 044 and that you will therefore refrain from invoking EP 044 against such a product’.

ArcelorMittal heeft niet aan dit verzoek voldaan.

De vorderingen van Tata Steel en het vonnis van de rechtbank

Tata Steel heeft gevorderd verklaringen voor recht, samengevat:

A. dat een staalproduct dat minder dan 0,00045% boor bevat niet onder de beschermingsomvang valt van EP (NL) 044;

B. dat een staalproduct dat minder dan 0,00045% boor bevat niet onder de beschermingsomvang valt van de overige nationale delen van EP 044;

C. dat met het in Nederland vervaardigen, verhandelen e.d. van zo’n staalproduct geen inbreuk wordt gemaakt op EP (NL) 044;

D. dat niet onrechtmatig wordt gehandeld met het in Nederland vervaardigen, verhandelen e.d. van zo’n staalproduct, ook niet wanneer men weet of behoort te weten dat dit product bestemd is om in andere landen waar EP 044 van kracht is, op de markt gebracht te worden.

Vordering D is door Tata Steel als volgt toegelicht (punt 85 PA). Tata Steel is voornemens haar product ook buiten Nederland te (laten) verhandelen. De Haagse rechtbank heeft herhaaldelijk geoordeeld dat het naar Nederlands recht onrechtmatig is om betrokken te zijn bij octrooi-inbreuk in het buitenland. Derhalve zou Tata Steel – als haar product onder de beschermingsomvang van het octrooi zou vallen – niet alleen inbreuk plegen op het Nederlandse deel van het octrooi, maar tevens onrechtmatig handelen in Nederland wegens betrokkenheid bij inbreuk op buitenlandse delen daarvan.

ArcelorMittal heeft in de eerste aanleg onder meer de volgende verweren gevoerd:

i) de Nederlandse rechter is niet internationaal bevoegd omdat artikel 24 van Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, zoals laatstelijk gewijzigd op 26 november 2014 (Brussel I bis-Verordening) daaraan in de weg staat, terwijl artikel 7 sub 2 van die verordening daarvoor geen grondslag biedt nu geen sprake is van inbreuk of dreigende inbreuk;

ii) Tata Steel heeft geen voldoende belang als bedoeld in artikel 3:303 BW bij haar vorderingen aangezien van een concrete voorgenomen handeling door haar (nog) geen sprake is en evenmin is voldaan aan de ‘rechtsverhouding’-eis van artikel 3:302 BW;

iii) Het is niet zo dat een staalproduct dat minder dan 0,00045 wt % boor bevat in geen enkel geval onder de beschermingsomvang van EP 044 kan vallen. De hoeveelheid boor is namelijk niet essentieel voor de uitvinding, die is gelegen in het aanbrengen van de bekleding voordat de thermische behandeling plaatsvindt waarmee het staal zijn uiteindelijke sterkte krijgt. Bovendien weet de vakman dat 0,0005 % een zekere onnauwkeurigheid heeft en onder meer daarom geen absolute ondergrens is. Hij zou rekening houden met een afwijking van 0,0003 % en die ondergrens dus opvatten als een waarde tussen 0,0002 en 0,0008 wt %.

De rechtbank heeft het onbevoegdheidsverweer alleen ten aanzien van vordering B gehonoreerd. Voor de overige vorderingen biedt, aldus de rechtbank, artikel 7 lid 2 Brussel I bis-Verordening een toereikende bevoegdheidsgrondslag, waaraan niet afdoet dat in die vorderingen geen concreet product is omschreven. De rechtbank heeft vervolgens de artikel 3:302/303 BW-verweren van ArcelorMittal verworpen. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de vorderingen van Tata Steel voldoende concreet, zodat zij belang in de zin van dat artikel heeft, en is, omdat er een reële dreiging bestaat dat ArcelorMittal EP 044 inzet als Tata Staal haar voornemen uitvoert om het staalproduct met minder dan 0.00045 wt % boor te produceren, bovendien voldaan aan de ‘rechtsverhouding’-eis. Bij de inhoudelijke beoordeling heeft de rechtbank voorop gesteld dat artikel 150 Rv meebrengt dat op Tata Steel de bewijslast en de stelplicht rust dat de gevorderde negatieve verklaringen voor recht rechtens juist zijn, en dat het derhalve aan Tata Steel is om aan te tonen dat een product met minder dan 0,00045 wt % boor nooit onder de beschermingsomvang van EP 044 zal vallen. Overwegende dat dit laatste niet is komen vast te staan, heeft de rechtbank de vorderingen A, C en D afgewezen, onder veroordeling van Tata Steel in de artikel 1019h Rv-kosten. Van de door ArcelorMittal gevorderde volledige kosten ten bedrage van € 162.150,40 heeft de rechtbank toegewezen € 60.952,-. Daartoe heeft de rechtbank overwogen dat ArcelorMittal niet heeft betwist dat een bedrag van € 80.000,- redelijk en evenredig is voor de hele procedure en dat 75% van de kosten is toe te rekenen aan de IE-grondslag.

De hoger beroepen; inleidende overwegingen

Grief 12 van Tata Steel richt zich tegen de onbevoegdverklaring ten aanzien van vordering B. Met de grieven 1 t/m 11 is Tata Steel opgekomen tegen de afwijzing van haar overige vorderingen.

De grieven 2 en 3 van ArcelorMittal in het incidenteel appel houden in dat de rechtbank zich ten onrechte bevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de vorderingen A, C en D van Tata Steel. Haar grieven 4 t/m 7 zijn gericht tegen de verwerping van haar artikel 3:302/303 BW-verweren, waarbij grief 4 specifiek klaagt over het oordeel dat de vorderingen van Tata Steel voldoende concreet zijn. De grieven 1 en 8 van ArcelorMittal bestrijden op onderdelen de inhoudelijke beoordeling van de rechtbank, en haar grief 9 keert zich tegen de gedeeltelijke afwijzing van de door haar opgegeven proceskosten. In de punten 1.3 en 1.4 MvA/MvG-inc heeft ArcelorMittal aangeven dat zij haar onbevoegdheids- en niet-ontvankelijkheidsverweren (die samen worden bestreken door haar incidentele grieven 2 t/m 7) als incident aan de orde stelt. Tata Steel heeft dit ook zo opgevat (punten 6-8 MvA-inc).

In hoger beroep heeft Tata Steel bevestigd dat zij nog geen product op de markt heeft gebracht (punt 6 AD) maar (alleen nog maar) werkt aan een product (punt 40 MvA-inc), en wel door het doen van theoretisch onderzoek of het mogelijk zou zijn om een kwalitatief goed product te maken met minder dan 0,00045 wt % boor (PE onder 6). Zij stelt voornemens te zijn in Nederland het product te produceren om het in Nederland en in ander landen waarin EP 044 van kracht is, op de markt te brengen (punt 79 MvA-inc). In de op 7 maart 2017 genomen MvA-inc (punt 41) heeft Tata Steel gepreciseerd dat voordat dit product in Nederland op commerciële schaal in productie kan worden genomen, een investering van ruim € 10 miljoen nodig is. Tata Steel heeft verder te kennen gegeven dat zij met de gevorderde verklaringen voor recht de weg wil vrijmaken om met haar product op de markt te komen (punt 9 AD); zij wil niet het risico lopen dat zij zich bij haar inschatting van de inbreukproblematiek heeft vergist, en toch een verbod opgelegd krijgt, met als resultaat een volledig nutteloze investering en reputatieschade bij afnemers aan wie zij een recall-brief zal moeten sturen (punt 42 MvA-inc; punten 72 en 73 PA). Deze stellingen van Tata Steel komen er op neer dat er niet nu al een directe, reële dreiging is dat zij met haar product op de markt komt, maar dat zij wel het serieuze voornemen heeft om het in Nederland te gaan produceren en het in Nederland en andere Europese landen op de markt te brengen, en dat daarvoor uiteindelijk doorslaggevend is of zij, door toewijzing van haar vorderingen, het groene licht krijgt.

ArcelorMittal bestempelt het product van Tata Steel als hypothetisch en betwist daarenboven dat Tata Steel überhaupt voornemens is om een product met minder dan 0,00045 wt % boor op commerciële schaal te gaan produceren (MvA/MvG-inc onder 2.7).

Gezien onder meer de in rov. 2.2 bij iii) weergegeven stellingen van ArcelorMittal kan – met Tata Steel (punt 9 AD) – worden aangenomen dat er een reële dreiging bestaat dat ArcelorMittal EP 044 jegens Tata Steel zal inroepen wanneer Tata Steel op de markt zou komen met een staalproduct volgens dat octrooi met dien verstande dat daarin boor is opgenomen in een gewichtspercentage van minder 0,00045.

In hoger beroep heeft Tata Steel verder bevestigd dat zij de exacte samenstelling van haar (voorgenomen) product – dat onderwerp is van haar vorderingen – niet wenst mede te delen (punt 7 AD). Zij heeft in dit verband opgemerkt dat er vanuit kan worden gegaan dat dit product behalve op het punt van het boor-percentage letterlijk aan EP 044 voldoet (punten 41 en 75 PA).

Bevoegdheid

Zoals de rechtbank en partijen terecht tot uitgangspunt hebben genomen is in deze zaak, die aanhangig is gemaakt bij inleidende dagvaarding (ID) van 31 juli 2015, de Brussel I bis-Verordening van toepassing.

Volgens de hoofdregel van artikel 4 van die verordening is niet de Nederlandse rechter, maar de Franse rechter bevoegd. De bevoegdheid van de Nederlandse rechter kan in dit geval alleen worden gegrond op de bijzondere bevoegdheidsregel van artikel 7 sub 2 van de Brussel I bis-Verordening.

Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) van 25 oktober 2012 inzake ‘Folien Fischer’ (zaak C-133/11, ECLI:EU:C:2012:664) valt een vordering tot verkrijging van een negatieve verklaring voor recht, die ertoe strekt het bestaan van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad te ontkennen, binnen de werkingssfeer van laatstgenoemde bepaling.

Artikel 7 sub 2 van de Brussel I bis-Verordening beoogt de rechter van de plaats waar de onrechtmatige daad heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden, bevoegd te maken. Bij inbreuk op de niet-Nederlandse delen van een Europees octrooi is deze plaats niet in Nederland gesitueerd. Dit geldt ook voor de ontkenning van de inbreuk op de niet-Nederlandse delen van een octrooi. Te dien aanzien kan de Nederlandse rechter aan artikel 7 sub 2 van de Brussel I bis-Verordening dus geen bevoegdheid ontlenen. De rechtbank heeft zich derhalve terecht onbevoegd verklaard om kennis te nemen van vordering B van Tata Steel.

Met betrekking tot de vorderingen A, C en D is van belang dat, zoals onder 3.5 is overwogen, aangenomen mag worden dat ArcelorMittal Tata Steel zal betichten van inbreuk op het Nederlandse deel van EP 044 en van onrechtmatig handelen in Nederland als onder 2.1 in fine omschreven, wanneer zij een staalproduct volgens dat octrooi, maar dan met (iets) minder dan 0,00045 wt % boor in Nederland op de markt zal brengen. Verder is bij die beoordeling van belang dat ArcelorMittal niet gevolgd kan worden in haar argument, dat gezien het hypothetische of zelfs volstrekt fictieve karakter dat het product van Tata Steel volgens haar heeft, niet gezegd kan worden dat zich een schadebrengend feit ‘kan voordoen’ als bedoeld in artikel 7 sub 2 van de Brussel I bis-Verordening en dat daarom een negatieve verklaring voor recht daaromtrent buiten de reikwijdte van die bepaling valt (punten 2.20-2.23 MvA/MvG-inc). Uit de in rov. 3.3 weergegeven stellingen van Tata Steel – waarvan het hof in dit kader mag uitgaan (vgl. punt 20 van het arrest van het HvJEU van 3 april 2014 in zaak C-387/12 ‘Hi Hotel’, ECLI:EU:C:2014:215) en punt 44 van zijn arrest van 16 juni 2016 in zaak C-12/15 ‘Universal Music’, ECLI:EU:C:2016:449) – blijkt namelijk in voldoende mate dat het (beweerdelijk) schadebrengende feit zich ‘kan voordoen’, en wel in Nederland. Het is niet zo dat, zoals ArcelorMittal betoogt (punten 4.2 en 4.3 PA), daarvoor een imminent threat is vereist.

Gelet op het onder 4.5 overwogene zijn er voldoende aanknopingspunten met Nederland om de bevoegdheid van de Nederlandse rechter op grond van artikel 7 sub 2 van de Brussel I bis-Verordening te rechtvaardigen (zie de punten 50-52 van het ‘Folien Fischer’-arrest). De omstandigheid dat een mogelijk inbreuk makend staalproduct van Tata Steel nog niet in concrete zin voorhanden is, heeft betrekking op de (ontvankelijkheids-)vraag of er volgens de regels van nationaal recht voldoende belang bestaat bij de vorderingen, waarvan de aangezochte rechter in de fase van het onderzoek naar zijn bevoegdheid geen beoordeling maakt (punt 50 van het ‘Folien Fischer’-arrest).

Dat de Nederlandse rechter bevoegd is ten aanzien van vordering D, en in dat kader naar buitenlands recht zal moeten beoordelen of sprake is van octrooi-inbreuk (zie ook rov. 5.11 in fine hierna), staat overigens – anders dan Tata Steel suggereert in punt 87 PA – niet op gespannen voet met de onbevoegdverklaring ten aanzien van vordering B betreffende buitenlandse octrooi-inbreuken. Dat de Nederlandse rechter, die in een bepaalde context (hier: die van vordering D) bevoegd is, daarbij buitenlands recht moet toepassen, wil niet zeggen dat hij in een andere context (hier: die van vordering B) bevoegd is om kennis te nemen van vorderingen met betrekking tot die buitenlanden.

Het beroep dat ArcelorMittal ter onderbouwing van haar onbevoegdheidsverweer nog heeft gedaan op de exclusieve bevoegdheidsregel van artikel 24 sub 4 van de Brussel I bis-Verordening kan niet slagen nu in dit geding de geldigheid van EP 044 op geen enkele manier aan de orde is gesteld.

Naar het oordeel van het hof is voldoende duidelijk dat EU-recht op de punt van hier aan de orde zijnde bevoegdheidskwesties luidt zoals hiervoor weergegeven. Er is dan ook geen reden om daarover prejudiciële vragen aan het HvJEU te stellen, zoals door ArcelorMittal voorgesteld (punten 2.42-2.44 MvA/MvG-inc).

Het artikel 3:303 BW-verweer van ArcelorMittal (onvoldoende belang)

Onder 3.3. bij A (en 3.6.1) van zijn arrest van 21 december 2001 inzake ‘VJV/Staat’ (NJ 2002, 217, ECLI:NL:HR:2001:ZC3693) heeft de HR een uiteenzetting gegeven over het belang-vereiste bij een verklaring voor recht die, omgezet naar een negatieve verklaring voor recht als in de onderhavige zaak aan de orde, hier op neer komt. Zo’n verklaring moet, wanneer die ziet op handelingen die nog niet hebben plaatsgevonden, op zodanige wijze zijn geformuleerd dat in alle daardoor bestreken gevallen geen sprake is van inbreuk/onrechtmatigheid. Indien reeds op voorhand blijkt dat de handelingen waarop de gevorderde verklaring ziet, op zodanige wijze zijn omschreven dat zij niet alle of niet onder alle omstandigheden geen inbreuk/onrechtmatigheid opleveren en de vraag of zij geen inbreuk/onrechtmatigheid opleveren ook niet aan de hand van de omstandigheden van het geval kan worden onderzocht, is die verklaring onvoldoende concreet omschreven, waardoor zij nimmer voor toewijzing in aanmerking komt. Dit brengt met zich dat de eisende partij onvoldoende belang heeft bij de daartoe strekkende vordering en derhalve daarin niet ontvankelijk moet worden verklaard. Onder 4.3, 4.15 en 4.16 MvA/MvG-inc en punt 5.3 PA heeft ArcelorMittal, hierop voortbordurend, aangevoerd dat vanwege de breedte van de vorderingen en de ontbrekende specificering van allerlei componenten die met boor interacteren of boor (deels) kunnen vervangen, Tata Steel in die vorderingen niet kan worden ontvangen.

De volgende feiten worden als vaststaand beschouwd:

I. Op de prioriteitsdatum van EP 044 behoorde tot de algemene vakkennis dat boor en andere elementen zoals chroom en mangaan een positief effect hebben op de hardbaarheid van staal (AD onder 28-30; MvA/MvG-inc onder 6.16 en 6.17);

II. Boor heeft hierbij het voordeel boven chroom en mangaan dat van boor minder hoeft te worden toegevoegd om hetzelfde effect op de hardbaarheid te verkrijgen, bijvoorbeeld: met de toevoeging van 0,002-0,003 wt % boor wordt hetzelfde hardbaarheidseffect verkregen als met de toevoeging van 0,7 wt % chroom (AD onder 29-31 en onder 35).

III. Boor bindt aan het in het staal aanwezige de zuurstof en/of stikstof en kan, eenmaal gebonden, zijn functie op de hardbaarheid niet meer uitoefenen. Daarvoor is vrij boor nodig. Aluminium en titanium kunnen dan worden toegevoegd om zuurstof respectievelijk stikstof af te vangen, zodat het boor daaraan niet meer kan binden (AD onder 32). Ook dit een en ander behoorde op de prioriteitsdatum van EP 044 tot de algemene vakkennis.

Uit feit III volgt dat er tussen de verschillende componenten van de samenstelling volgens het octrooi, bijvoorbeeld tussen titanium en boor, sprake kan zijn van interactie, in die zin dat, bij dit voorbeeld, minder boor nodig is als meer titanium wordt toegevoegd. Uit feit I volgt dat boor (deels) vervangen kan worden door, en dus (deels) uitwisselbaar is met, onder meer chroom of mangaan.

ArcelorMittal heeft zich bij haar verweer tegen de vorderingen beroepen op de uitleg van het octrooi, naar de letter, met inachtneming van algemene vakkennis – zie rov. 2.2 bij iii) – en op equivalentie, zie bijv. punt 4.39 van de conclusie van antwoord (CvA) en punt 6.42 MvA/MvG-inc. Het hof zal eerst het equivalentie-verweer behandelen.

Art. 69 lid 1 EOV houdt in dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Art. 1 van het bij art. 69 EOV behorende uitlegprotocol (hierna: het Protocol) luidt:

‘Artikel 69 mag niet worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om de onduidelijkheden welke in de conclusies zouden kunnen voorkomen op te heffen. Het mag evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de bescherming zich ook mogen uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die de beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.’

Over de uitleg van een octrooiconclusie heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 4 april 2014 inzake ‘Medinol/Abbott’ (ECLI:NL:HR:2014:816) en in zijn arrest van 5 februari 2016 inzake ‘Bayer/Sandoz’(ECLI:NL:HR:2016:196) onder meer als volgt overwogen:

” In overeenstemming met deze uitlegregel van het Protocol heeft de Hoge Raad de in zijn eerdere uitspraken gebezigde formuleringen, “hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is”, onderscheidenlijk “de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte” bestempeld als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de “uitersten” in de woorden van het Protocol) (vgl. HR 7 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3522, NJ 2007/466 en HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680, NJ 2013/68). Daarbij dient het achterhalen van de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte ertoe een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte of onnodig ruime uitleg te vermijden (vgl. HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609, NJ 1995/391). De beschrijving en de tekeningen vormen in dat kader een belangrijke bron.

Van de beschrijving maakt onderdeel uit een weergave van de stand van de techniek die de aanvrager als nuttig beschouwt voor het begrijpen van de uitvinding (regel 42 van het uitvoeringsreglement bij het EOV). Ook niet in de beschrijving genoemde stand van de techniek kan van belang zijn. Bij de uitleg van een octrooi is immers leidend het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek.’

In ‘Medinol/Abbott’ (rov. 3.5.2) heeft de HR voorts gepreciseerd dat het bij het achterhalen van de uitvindingsgedachte gaat het om de vaststelling van hetgeen het octrooi toevoegt aan de stand van de techniek, waarbij het perspectief van de gemiddelde vakman en diens kennis van de stand van de techniek op de prioriteitsdatum richtinggevend is.

In de beschrijving van EP 044 (§ 0003 van de Franse tekst, blz. 2 van de Nederlandse vertaling) is gewezen op de Japanse publicatie JP 01-176 056 waarin een staalsamenstelling met de in conclusie 1 van EP 044 genoemde stoffen, in ongeveer dezelfde hoeveelheden, is geopenbaard. In punt 142 MvA-inc heeft Tata Steel, in overeenstemming hiermee, tot uitdrukking gebracht dat de samenstelling van het staal als zodanig conclusie 1 van EP 044 niet van de stand van de techniek onderscheidt. Vastgesteld moet dus worden dat – zoals ArcelorMittal heeft aangevoerd (punt 5.21 MvA/MvG-inc) – de achter de conclusies van EP 044 liggende uitvindingsgedachte niet bestaat in de in die conclusies vermelde samenstelling van het staal, waarbij onder samenstelling is te verstaan: de verschillende componenten en de daarbij genoemde gewichtspercentages/numerieke waarden. Bij de in de punten 53-69 van haar PA door Tata Steel besproken buitenlandse uitspraken in andere zaken werd de uitvindingsgedachte juist wel gevormd door numerieke waarden. Die uitspraken zijn daarom voor het onderhavige geval niet relevant.

Met ArcelorMittal (punt 5.16 MvA/MvG-inc) moet worden aangenomen dat de achter de conclusies van EP 044 liggende uitvindingsgedachte bestaat in het aanbrengen van de bekleding voordat de thermische behandeling voor het verkrijgen van de gewenste sterkte plaatsvindt. Dit is af te leiden uit de beschrijving van EP 044 waarin wordt aangegeven dat:

- in de stand van de techniek ‘de voorgestelde platen niet bekleed (worden) geleverd vanwege gedragsproblemen van de bekleding tijdens de thermische behandeling’ en dat het ‘bekleden (dus) (wordt) uitgevoerd op gerede onderdelen, hetgeen een flinke reiniging nodig maakt van de oppervlakken en de holle delen’ terwijl bovendien ‘de thermische behandeling uitgevoerd (moet) worden onder geregelde atmosfeer om iedere ontkoling en oxidatie van het metaal te vermijden’ (§ 0002 van de Franse tekst, blz. 1 van de Nederlandse vertaling);

- in (een vorm van) de uitvinding ‘de aanwezigheid van de bekleding tijdens de thermische behandeling van de onderdelen (…) het mogelijk maakt iedere ontkoling van het basismateriaal alsook iedere oxidatie te vermijden’ hetgeen ‘een onbetwistbaar voordeel (is) in het bijzonder in het geval van het warme vormgeven’, terwijl ‘bovendien het verwarmen van het behandelde onderdeel geen oven met een geregelde atmosfeer nodig heeft om een ontkoling te vermijden’ (§ 0022 van de Franse tekst, blz. 6/7 van de Nederlandse vertaling),

en voorts uit de tekst van werkwijzeconclusie 6, dat ‘voor de thermische behandeling de bekleding wordt onderworpen aan (…)’ (onderstreping door het hof).

In Japans octrooi JP A-02263954 uit 1990 (D1 in de procedure tot verlening van EP 044; productie 8a van ArcelorMittal) was als ondergrens voor boor in een staalplaat 0,0003 wt % genoemd (punt 7.20 van ArcelorMittals PA; punt 52 van Tata Steels PE). Dit duidt er op dat – naar Tata Steel in punt 49 MvA-inc heeft onderstreept – 0,0005 wt % niet als een absolute ondergrens voor boor bij de commerciële productie van staal moet worden beschouwd. Bij deze stand van zaken moeten de opmerkingen van Tata Steel in punt 20 PA, dat de ondergrens van 0,0005 wt % in EP 044 een keuze is geweest die niet uit de lucht is komen vallen maar aansluit bij:

- de ondergrens die in ‘basisoctrooi’ UK 1 490 535 (productie 7 van Tata Steel) staat vermeld, en

- de algemene vakkennis,

aldus worden verstaan dat op de prioriteitsdatum van EP 044 0,0005 wt % algemeen als een gebruikelijke ondergrens voor boor werd gezien, als een algemeen aanvaarde ondergrenswaarde (punt 49 van Tata Steels PA) oftewel: een standaardondergrens. Het hof leidt hieruit af dat de gemiddelde vakman – die op grond van zijn algemene vakkennis wist van die standaardondergrens en die zich realiseerde dat de uitvinding niet was gelegen in het gewichtspercentage boor – daarom zal hebben begrepen dat de ondergrens van 0,0005 wt % boor in EP 044 alleen maar was gekozen om bij die gebruikelijke standaard aan te sluiten, en niet om de beschermingsomvang van het octrooi te beperken.

Artikel 2 van het in rov. 5.4 al ter sprake gekomen Protocol bepaalt dat bij de vaststelling van de beschermingsomvang van het Europese octrooien ’op passende wijze rekening (dient) te worden gehouden met elk element dat gelijkwaardig is aan een in de conclusies omschreven element’. Het gaat hier om equivalente elementen (rov. 3.5.2 van ‘Medinol/Abbott’).

Wanneer in een ook verder aan conclusie 1 van EP 044 beantwoordende staalplaat 0,0005 wt % boor wordt toegepast, valt deze onder de beschermingsomvang van dat octrooi. In punt 4.36 CvA en de punten 6.16 en 6.42 MvA/MvG-inc heeft ArcelorMittal een betoog ontvouwen dat er op neerkomt dat dit ook zo is in de situatie dat het boorgehalte van 0,00044 wt % bedraagt (welk percentage net valt binnen de door Tata Steels gevorderde verklaringen voor recht) en de ‘weggevallen’ (0,0005 – 0,00044 =) 0,00006 wt % boor wordt vervangen door (bijvoorbeeld) een hoeveelheid chroom of mangaan waarmee hetzelfde hardbaarheidseffect wordt bereikt (zie rov. 5.2 bij II). Naar het oordeel van het hof is die ‘vervangende’ hoeveelheid chroom of mangaan te beschouwen als een aan die ‘weggevallen’ 0,00006 wt % boor gelijkwaardig element in de zin van artikel 2 van het Protocol. Met haar argument in punt 177 MvA-inc, dat er niet iets kan bestaan dat een equivalent is van boor omdat dit een uniek chemisch element uit het periodiek systeem is, ziet Tata Steel over het hoofd dat ‘gelijkwaardig’ niet betekent: identiek. Tevens in aanmerking nemende dat:

a) de uitvindingsgedachte achter EP 044 niet mede is gelegen in de toepassing van boor of de in dat octrooi daarvoor opgenomen gewichtspercentages;

b) met de genoemde vervanging van boor door chroom/mangaan de in rov. 5.7 omschreven uitvindingsgedachte volledig wordt gerealiseerd;

c) de rechtszekerheid zich daartegen om de in rov. 5.8 genoemde reden niet tegen verzet,

acht het hof het passend om het gebruik van het bedoelde gelijkwaardige element in een staalplaat onder de beschermingsomvang van EP 044 te brengen. Het feit dat (aanzienlijk) meer chroom/mangaan dan boor nodig is om dezelfde hardbaarheid te bereiken, staat hieraan niet in de weg, in ieder geval niet in de zojuist omschreven situatie dat de in het octrooi voorgeschreven 0,0005 wt% boor niet geheel of grotendeels, maar slechts voor een klein deel (0,00006 wt %) wordt vervangen. Er is geen grond om in deze specifieke situatie het ‘vervangende’ chroom/mangaan als wezenlijk ongunstiger dan het ‘weggevallen’ boor aan te merken. Het ’vervangende’ chroom/mangaan vervult kortom in wezen dezelfde functie als het ‘weggevallen’ boor waarmee op in wezen dezelfde wijze in wezen het zelfde resultaat wordt behaald. Een staalplaat met een boor-gewichtspercentage van 0,00044 én de zojuist bedoelde hoeveelheid ‘vervangende’ chroom/mangaan vormt dus een inbreukmakend equivalent, niet alleen naar Nederlands recht, maar ook – omdat deze beslissing is gebaseerd op het Protocol bij artikel 69 EOV, meer in het bijzonder de in rov. 5.9 geciteerde regel daaruit over gelijkwaardige elementen – naar het recht van alle bij het EOV aangesloten landen.

De door Tata Steel gevorderde verklaringen voor recht hebben ook betrekking op de zojuist in rov. 5.10 omschreven specifieke situatie, waarin van octrooi-inbreuk sprake is, ondanks dat minder dan 0,0045 wt % boor wordt gebruikt. Gelet op het onder 5.1 overwogene zijn daarom de verklaringen voor recht A, C en D niet toewijsbaar, waarbij overigens in het midden wordt gelaten of in andere situaties dan de hier vermelde specifieke situatie octrooi-inbreuk aan de orde is. Het in ArcelorMittals incidentele grief 4 neergelegde artikel 3:303 BW-verweer treft dus reeds doel voor zover het is gestoeld op equivalentie. Het beroep dat zij tevens heeft gedaan op letterlijke uitleg kan nu verder onbesproken blijven.

Slotsom en kosten

De rechtbank heeft, zo volgt uit het voorgaande, zich terecht onbevoegd verklaard om van vordering B kennis te nemen, zich terecht bevoegd verklaard ten aanzien van de overige vorderingen, en deze ook terecht afgewezen. De grieven van Tata Steel in het principaal appel en ArcelorMittals incidentele grieven 2 en 3 slagen dus niet. De incidentele grieven 1 en 5 t/m 8 van ArcelorMittal kunnen verder onbesproken blijven.

Bij pleidooi, buiten haar PA om, heeft ArcelorMittal laten weten dat het beroep dat zij in de MvA/MvG-inc (de punten 3.1 e.v.) op de nietigheid van de appeldagvaarding heeft gedaan, voorwaardelijk is, voor het geval de vorderingen van Tata Steel, of een of meer daarvan, toewijsbaar zouden blijken te zijn. Gezien het voorgaande hoeft dat beroep niet te worden behandeld.

Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij heeft Tata Steel de aan de hand van artikel 1019h Rv te begroten kosten van de procedure in beide instanties te dragen.

Voor zover de tegen de kostenbegroting van de rechtbank gerichte incidentele grief 9 van ArcelorMittal is gebaseerd op de stelling dat de rechtbank er ten onrechte van uit is gegaan dat vordering D – waaraan de rechtbank onbestreden 25% van de kosten heeft toegerekend – geen IE-grondslag heeft, faalt die grief omdat dat uitgangspunt van de rechtbank juist is: die vordering vindt haar grondslag in het leerstuk van betrokkenheid bij octrooi-inbreuk en dat valt niet onder artikel 1019h Rv.

In punt 90 van haar PE heeft Tata Steel de door ArcelorMittal voor de eerste aanleg opgevoerde kosten van € 162.140,50 als excessief bestempeld omdat de advocaten van ArcelorMittal twee maal zo veel uren aan de zaak hebben besteed als Tata Steels advocaten hebben gedaan. Volgens Tata Steel, die zelf in eerste aanleg kosten ten bedrage van € 56.817,63 had gerekend, zijn in dit licht kosten die een bedrag van

€ 80.000,- overschrijden, niet redelijk en evenredig. De rechtbank heeft dit verweer gehonoreerd. ArcelorMittals incidentele grief 9 slaagt voor zover daarmee tegen deze beslissing wordt opgekomen. Het aantal uren dat de verliezende partij zelf aan de zaak heeft besteed is namelijk geen goede maatstaf voor de bepaling van de redelijkheid en evenredigheid van de door diens wederpartij in rekening gebrachte uren, zeker niet in een geval als de onderhavige waar die wederpartij is geconfronteerd met weinig concrete en daardoor lastig te bestrijden vorderingen.

De kosten voor de eerste aanleg zullen, zo volgt uit het onder 6.4 en 6.5 overwogene, worden begroot op (75% van € 162.140,50 =) € 121.605,38.

Voor het hele (principale en incidentele) hoger beroep heeft ArcelorMittal haar kosten begroot op € 147.155,18, met inbegrip van de kosten van (de voorbereiding op) het pleidooi, die zij vooraf, bij haar op 25 oktober 2017 ingekomen kostenoverzicht, had ingeschat op ongeveer € 18.000,-. Anders dan Tata Steel bij pleidooi, buiten de PA om, heeft betoogd, zijn met deze schatting ook die laatste kosten als voldoende onderbouwd te beschouwen. Op andere gronden heeft Tata Steel de begroting van ArcelorMittal niet betwist, en het hof ziet geen gronden voor ambtshalve verlaging. Tata Steel meent dat de kosten voor 40% moeten worden toegerekend aan het principaal appel, voor 20% aan het incidenteel appel en voor 40% aan het incident (punt 88 PA), ArcelorMittal bepleit een toerekeningsverhouding van 60:20:20 voor achtereenvolgens principaal appel, incident en incidenteel appel (punt 9.2 PA). Het hof stelt hieromtrent voorop dat uit het onder 3.2 in fine overwogene blijkt dat ‘het incident’ tot het incidenteel appel behoort (vgl. punt 1.2 van de PA van ArcelorMittal), en zal met dit als uitgangspunt en verder aanknopend bij de door partijen genoemde verhoudingen, de kosten voor 50% toerekenen aan het principaal appel, en voor 50% aan het incidenteel appel. Omdat in het incidenteel appel partijen ieder gedeeltelijk in het ongelijk zijn gesteld (zie de rovv. 5.11, laatste volzin, en 6.1, voorlaatste volzin) zullen de daarop gevallen kosten (volledig) worden gecompenseerd. De door Tata Steel in het principaal appel aan ArcelorMittal te betalen kostenvergoeding komt derhalve uit op (75% van 50% van € 147.155,18 =) € 55.183,19.

Al het voorgaande leidt tot de volgende beslissingen

Het gerechtshof:

- vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 20 juli 2016, doch uitsluitend ten aanzien van de procesveroordeling, en te dien aanzien opnieuw rechtdoende:

* veroordeelt Tata Steel in de proceskosten van de eerste aanleg, aan de zijde van ArcelorMittal begroot op € 121.605,38, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag van betekening van het vonnis tot aan de dag der algehele voldoening;

* wijst af het voor de proceskosten in de eerste aanleg meer of anders gevorderde;

- bekrachtigt voormeld vonnis voor het overige;

- veroordeelt Tata Steel in de kosten van het principaal hoger beroep, tot op heden aan de zijde van ArcelorMittal begroot op € 55.183,19;

- compenseert de kosten in het incidenteel hoger beroep aldus dat ieder de eigen kosten draagt;

- verklaart dit arrest ten aanzien van de procesveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.Y. Bonneur, R. Kalden en S.J. Schaafsma; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 december 2017 in aanwezigheid van de griffier.