5.3.2.4 Toekomstperspectief

In de voorafgaande paragrafen kwam aan de orde dat door middel van licenties verschafte gebruiks- c.q. exploitatierechten als regel — enige bijzondere dwanglicenties daargelaten — niet door de curator van de licentiegever behoeven te worden gerespecteerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de praktijk sinds enkele jaren wordt gekeken naar c.q. geëxperimenteerd met alternatieve constructies om de positie van de licentiehouder in een faillissement van de licentiegever te verstevigen.

In dit kader wordt bijvoorbeeld de mogelijkheid om een recht van vruchtgebruik op een IE-recht te vestigen onderzocht, een mogelijkheid waarvan in ieder geval tot een aantal jaren geleden zelden gebruik werd gemaakt.1 Een andere optie is de vestiging van een pandrecht dat strekt tot zekerheid van de betaling van de vordering tot schadevergoeding die de licentiehouder in geval van wanprestatie door de schuldenaar verkrijgt. Een dergelijk pandrecht biedt de licentiehouder weliswaar strikt genomen niet de bevoegdheid zijn aan de licentie te ontlenen rechten in faillissement te handhaven, maar in de praktijk zou het daar wel op uit kunnen draaien, doordat het belang van de curator bij het plegen van wanprestatie door de werking van het pandrecht wordt gemarginaliseerd. 2 Weer een andere optie is een overdracht van het desbetreffende IE-recht onder een opschortende voorwaarde,3 of een onvoorwaardelijke overdracht aan een stichting die het IE-recht gaat beheren.4 Specifiek voor auteursrechtelijke licenties wordt in de literatuur nog een gedeeltelijke overdracht van het auteursrecht gesuggereerd.5 Tot slot kan worden gedacht aan allerlei contractuele constructies die het voor de curator aantrekkelijk moeten maken om géén wanprestatie te plegen, zoals toenemende royaltyverplichtingen of een bonus aan het einde van de looptijd van het contract. Het behoeft mijns inziens geen toelichting dat het hier veelal slechts noodgrepen betreft, waarvan de juridische houdbaarheid niet steeds zeker is en die in de praktijk ook op commerciële gronden lang niet altijd haalbaar zullen zijn.

In het handelsverkeer wordt op grote schaal gebruikgemaakt van licenties. In dat licht is het naar mijn mening van belang dat de wetgever op korte termijn duidelijkheid creëert omtrent de positie van de licentienemer in het faillissement van de licentiegever. Daarbij dient in het oog te worden gehouden dat voor ondernemingen vaak van levensbelang is dat verkregen licenties kunnen worden behouden. Niet zelden zal een onderneming voor haar bedrijfsvoering in belangrijke mate of zelfs geheel van één bepaalde licentie afhankelijk zijn. Om die reden dient mijns inziens te worden gezocht naar een regeling waarbij behoud van de licentie centraal staat en tegelijkertijd zo veel mogelijk recht wordt gedaan aan het belang van de gezamenlijke schuldeisers van de licentiegever.

Het voorontwerp Insolventiewet biedt een dergelijke regeling niet, hetgeen impliceert dat licenties ook onder de regeling van het Voorontwerp niet `insolventieproof' zouden zijn.6

Een stuk rooskleuriger is de positie van de licentiehouder in de Verenigde Staten. Nadat het Fourth Circuit Court of Appeals in de zaak Lubrizol Enterprises, Inc. v. Richmond Metal Finishers, Inc. had geoordeeld dat de rejection van de licentieovereenkomst door de debtor in possession tot gevolg had dat de licentiehouder niet langer gerechtigd was van de betreffende technologie gebruik te maken,7 besloot de wetgever tot de invoering van § 365(n) BC, op grond waarvan de licentiehouder in belangrijke mate wordt beschermd in het geval dat de licentiegever failleert. In de kern komt de regeling van § 365(n) BC op het volgende neer.

Tot het moment waarop de trustee een beslissing heeft genomen omtrent gestanddoening, is hij op grond van § 365(n)(4) BC verplicht het licentiecontract verder uit te voeren, althans indien de licentiehouder daarom schriftelijk verzoekt. Gaat de trustee over tot rejection, dan heeft de licentiehouder in beginsel twee opties: hij kan het contract als geëindigd beschouwen en zijn aanspraken ter verificatie indienen (§ 365(n)(1)(A) BC) óf ervoor kiezen zijn rechten onder de licentie te handhaven (§ 365(n)(1)(B) BC). In het laatste geval is de trustee niet alleen gehouden de voortgezette rechtsuitoefening door de licentiehouder te dulden, maar is hij ook gebonden aan een eventueel in de licentie neergelegde exclusiviteitsclausule. Andere contractuele verplichtingen van de schuldenaar behoeven niet te worden nageleefd. Lijdt de licentiehouder als gevolg daarvan schade, dan is hij niet gerechtigd die schade met zijn verplichting tot betaling van royalty's te compenseren.8 Dit verrekeningsverbod treft ook eventuele andere vorderingen van de licentiehouder op de licentiegever. Zij kunnen slechts op de voet van § 365(g) BC ter verificatie worden ingediend.

De regeling van § 365(n) BC heeft niet betrekking op alle rechten van intellectuele eigendom, maar slechts op IE-rechten die zijn vermeld in § 101 (35A) BC, waaronder inventions en work of authorship. Hierdoor is onduidelijk hoe dient te worden omgegaan met niet door § 365(n) BC bestreken licenties, zoals die met betrekking tot trademarks en franchise agreements. In In re Matusalem uit 1993 oordeelde de Bankruptcy Court — onder verwijzing naar § 365(n) BC — dat de wederpartij haar rechten onder de franchise agreement ondanks de rejection kon blijven uitoefenen.9 Meer recent is echter in verschillende uitspraken geoordeeld dat de rejection van een contract dat niet valt onder § 365(n) BC tot gevolg heeft dat de rechten van de licentiehouder niet langer behoeven te worden gerespecteerd.10

Invoering van een met het Amerikaanse § 365(n) BC vergelijkbare regeling verdient naar mijn mening geen aanbeveling, omdat daarin de balans tussen het belang van de licentienemer bij nakoming van het contract en het verhaalsbelang van de schuldeisers in mijn ogen te zeer in het voordeel van de licentiehouder is doorgeslagen. De licentiehouder die ervoor kiest zijn rechten ondanks rejection door de trustee te handhaven, dient weliswaar de verschuldigde tegenprestatie zonder compensatie aan de boedel te voldoen, maar die verplichting verhindert niet dat een niet-marktconforme vergoeding of zelfs helemaal geen vergoeding wordt betaald.11 Ook ongewenst is dat de regeling van § 365(n) BC slechts bepaalde IE-rechten bestrijkt en daarmee onzekerheid creëert met betrekking tot IE-licenties die niet onder het toepassingsgebied van die bepaling vallen.

Recente ontwikkelingen in het Duitse recht kunnen in dit verband tevens tot inspiratie dienen. De positie van de licentienemer in het faillissement van de licentiegever is in Duitsland min of meer gelijk aan die in Nederland.12 Volgens de heersende opvattingen vallen licenties onder het in §103 InsO neergelegde Wahlrecht van de Insolvenzverwalter, hetgeen betekent dat indien de Insolvenzverwalter ervoor kiest het licentiecontract niet na te komen, de wederpartij in de regel niets anders resteert dan de indiening van een vordering tot schadevergoeding.13 In 2007 zag een wetsvoorstel het licht dat onder meer tot doel heeft de positie van de licentienemer in het faillissement van de licentiegever te versterken.14 De toelichting vermeldt dat de huidige regeling het risico in zich bergt dat als gevolg van het faillissement van een licentiegever ook andere ondernemingen in hun voortbestaan worden bedreigd. Tevens wordt gewezen op de hoge kosten die in de regel gepaard gaan met de ontwikkeling van bepaalde licentieproducten, zoals bijvoorbeeld geneesmiddelen. Met de invoering van een nieuw §108a InsO wordt beoogd het ondernemings- en onderzoeksklimaat in Duitsland aantrekkelijker te maken en daarnaast de belangen van de licentienemer enerzijds en die van de schuldenaar en diens schuldeisers anderzijds met elkaar in evenwicht te brengen.15

In het voorgestelde §108a InsO is bepaald dat `[e]in vom Schuldner als Lizenzgeber abgeschlossener Lizenzvertrag über ein Recht am geistigen Eigentum mit Wirkung für die Insolvenzmasse fort[besteht]'. Daarmee worden licenties onttrokken aan het Wahlrecht van de Insolvenzverwalter, althans voor zover het de daaruit voortvloeiende hoofdverplichting de rechtsuitoefening door de licentienemer te dulden betreft. Andere contractuele verplichtingen (vertragliche Nebenpflichten) behoeft de Insolvenzverwalter alleen na te komen 'als deren Erfüllung zwingend geboten ist, um dem Lizenznehmer eine Nutzung des geschutzten Rechts zu ermöglichen Is sprake van `ein auffálliges Missverhältnis' tussen de overeengekomen gebruiksvergoeding en deze onder normale marktcondities, dan is de Insolvenzverwalter tot aanpassing daarvan gerechtigd. De licentiehouder heeft in dat geval de bevoegdheid de overeenkomst kosteloos te beëindigen.

Het wetgevingstraject ligt al enige tijd stil. Dat neemt echter niet weg dat de regeling van §108a InsO een goed vertrekpunt vormt voor toekomstige Nederlandse regelgeving op dit terrein, waarbij wij kunnen leren van de inmiddels in Duitsland geleverde kritiek. Zo is opgemerkt dat een nadere regeling dient te worden getroffen voor de situatie dat sprake is van een ketting van licenties, waarbij de insolvente licentiegever tegelijkertijd licentienemer is. Daarnaast is gewezen op de rechtsonzekerheid die kan ontstaan doordat niet steeds duidelijk zal zijn of sprake is van een kennelijk afwijkende vergoeding en of bepaalde verplichtingen als hoofd- of nevenverplichting hebben te gelden.16 In dit kader lijkt mij dat in ieder geval in de regeling zou moeten worden neergelegd of een exclusiviteitsclausule dient te worden gerespecteerd.17 Ook is naar mijn mening van belang dat duidelijkheid wordt gecreëerd omtrent de vraag welke licenties in geval van een overdracht van het IE-recht door de curator standhouden. Voor licenties waaraan in dat geval géén droit de suite is gekoppeld, lijkt de regeling van minder belang.