101.0 Introductie

Niet zelden worden meerdere IE-rechten in stelling gebracht. Procedures waarvan de inzet de bescherming van de vormgeving van een bepaald product is, kenmerken zich bijvoorbeeld door vorderingen gebaseerd op een combinatie van het auteursrecht en het modellenrecht. In merkinbreukzaken kan het voorkomen dat meerdere merkrechten (nationale en communautaire, woord- en beeldmerken) worden ingeroepen tegen een (beweerdelijk) inbreukmakend teken. De voorbeelden uit rechtspraak zijn talrijk. De toepassing van art. 1019h Rv en de soms hoge kostenveroordelingen die daarvan het gevolg zijn werpt de vraag op, hoe dient te worden omgegaan met de proceskosten indien de rechter oordeelt dat niet op alle ingeroepen rechten inbreuk wordt gemaakt. Stel dat de rechter oordeelt dat op één van de merken inbreuk wordt gemaakt, en op het andere niet. Komen dan slechts de gevorderde kosten voor het ‘succesvol’ ingeroepen merk voor vergoeding in aanmerking? En dienen de kosten van het verweer tegen de overige rechten aan de gedaagde te worden vergoed, nu daarvan geen inbreuk is aangenomen? Dezelfde vragen kunnen rijzen in zaken waarin bijvoorbeeld inbreuk op het auteursrecht is aangenomen, en inbreuk op het modellenrecht is afgewezen – óf niet is behandeld, omdat de vorderingen reeds op grond van het auteursrecht zijn toegewezen en de rechter om die reden niet meer toekomt aan een oordeel over het modellenrecht.

In een geschil waarin een partij haar (verweer tegen een) vordering baseert op verschillende IE-rechten en de rechter een verbod uitspreekt op grond van inbreuk op één van die rechten, zijn verschillende beslissingen over de 1019h-proceskosten denkbaar:

De literatuur is verdeeld over welke benadering de juiste is1 en de rechtspraak laat een wisselend beeld zien, zodat moeilijk een lijn valt te ontwaren. Het blijkt dan ook sterk casuïstische materie te zijn.

Ad (i) Deze benadering sluit aan bij de hoofdregel van art. 237 Rv, op grond waarvan de in het ongelijk gestelde partij in de kosten wordt veroordeeld. Bij toepassing van art. 1019h Rv geldt mutatis mutandis dat de in het ongelijk gestelde partij wordt veroordeeld in de kosten van de wederpartij. De overwegend in het gelijk gestelde partij dient haar proceskosten evenzeer vergoed te krijgen. Dat houdt in dat indien de rechter een verbod tot verdere verhandeling van een inbreukmakend product toewijst op basis van één van de ingeroepen rechten, maar de andere grondslagen afwijst, de gedaagde de kosten van de eisende partij dient te vergoeden. Het resultaat is immers dat het betreffende product niet verder verhandeld mag worden.2 Tegen deze benadering kan worden ingebracht dat het niet steeds billijk zou zijn dat de gedaagde, die op basis van één van de ingeroepen rechten wordt veroordeeld, ook de kosten zou moeten dragen die de eiser voor al die andere rechten heeft gemaakt terwijl de rechter de betreffende stellingen heeft afgewezen of niet heeft beoordeeld.3

Ad (ii) De onder (i) gestelde onbillijkheid van de mogelijkheid van een volledige proceskostenveroordeling bij overwegend gelijk zou kunnen worden ondervangen door de pro rata benadering van een gedeeltelijke proceskostenvergoeding. In dat geval komen uitsluitend de kosten die zijn besteed aan de grondslagen en argumenten op basis waarvan de partij in het gelijk wordt gesteld voor vergoeding in aanmerking.4 Deze benadering laat zich vergelijken met de Engelse issue-based approach, zij het dat daarbij zelfs – indien daartoe aanleiding bestaat – de winnaar op onderdelen in de kosten kan worden veroordeeld.5 Volgens sommige auteurs zou deze benadering leiden tot billijke(re) proceskostenbeslissingen en het (vanuit proceseconomisch perspectief) gunstige effect teweegbrengen, dat partijen worden gedwongen zich af te vragen in hoeverre zij minder kansrijke stellingen zullen betrekken.6 In de literatuur is hiertegen aangevoerd dat een gedeeltelijke proceskostenveroordeling in strijd is met art. 1019h Rv, waaruit zou volgen dat de redelijke en evenredige kosten moeten worden toegewezen ook als een van de (grondslagen van de) vorderingen of het verweer geen doel treft (vgl. sub (i)).7 Het verdelen van de kosten aan de hand van succesvolle en niet-succesvolle argumenten of grondslagen zou daarnaast onwenselijk zijn omdat (mogelijk met name minder draagkrachtige) partijen zich dan niet meer zouden durven beroepen op – dan wel verweren tegen – meerdere IE- rechten, althans niet meer voor meerdere ankers zouden durven liggen uit vrees dat zij niet alle kosten vergoed kunnen krijgen.8 Voor de rechter zal deze benadering in ieder geval meer werk (kunnen) opleveren aangezien hij er niet aan zal ontkomen alle argumenten en grondslagen te bespreken om tot een gemotiveerde beslissing over de proceskosten te kunnen komen. Anderen zien daarin juist een voordeel.9 Sluijter benadrukt voorts dat bij deze benadering vooral rekening dient te worden gehouden met het risico van satellite litigation; doorprocederen over de kosten.10

Ad (iii) Tot slot zouden de kosten gecompenseerd kunnen worden op basis van (on) gelijk over en weer. Uit rechtspraak volgt dat dit regelmatig gebeurt in meeromvattende zaken.11 In de literatuur is het compenseren van de kosten in gevallen waarin niet alle grondslagen zijn toegewezen evenwel bekritiseerd. Volgens Wefers Bettink en Hoefnagel gaat de rechter te ver als hij kosten gaat compenseren omdat niet alle grondslagen zijn toegewezen, aangezien art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn c.q. 1019h Rv ‘er immers van uit [gaan] dat er één in het gelijk gestelde partij is wiens redelijke en evenredige proceskosten worden vergoed, en één verliezende partij, die de kosten betaalt’.12 Van Oorschot en Blomme menen dat wanneer een procedure tot een verbod op één en hetzelfde product berust op meerdere grondslagen (bijvoorbeeld meerdere octrooien/merken, of een merk- en een auteursrecht), de eiser als ‘de in het gelijk gestelde partij’ dient te worden aangemerkt in de zin van art. 1019h Rv wanneer op (slechts) één van die grondslagen een verbod wordt gegeven. Art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn spreekt immers over aan de procedure verbonden kosten, aldus voornoemde schrijvers, en niet over aan de afzonderlijke vorderingen verbonden kosten.13

In de rechtspraak lopen de beslissingen over dit onderwerp als gezegd uiteen. Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid is het positief te noemen dat de Hoge Raad heeft verduidelijkt dat zoveel mogelijk moet worden aangesloten bij het systeem van art. 237 Rv, waarbij in beginsel één in het gelijk gestelde partij wordt aangewezen. Indien geen winnaar aangewezen kan worden heeft rechter de bevoegdheid de kosten te compenseren. In specifieke gevallen kan overigens wel met succes worden aangevoerd dat de beslissing, dat partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld met compensatie van de proceskosten tot gevolg, op gespannen voet staat met de regel. Te denken valt aan het voorbeeld van Van Oorschot en Blomme, waarin een verbod wordt toegewezen op één van de twee ingeroepen octrooien. Wanneer men de uitkomst (een verbod met betrekking tot de sorteermachine) van het geding vergelijkt met de inzet (een verbod met betrekking tot de sorteermachine) dan kan volgens de auteurs wel degelijk een winnaar worden aangewezen. In dat geval ligt compensatie van de kosten waarschijnlijk niet voor de hand. Het heeft evenwel geen zin een grief te richten tegen deze beslissing op basis van het algemene argument, dat de rechter bij toepassing van art. 1019h Rv niet bevoegd is te compenseren. Die bevoegdheid heeft de rechter immers wel degelijk. De grievende partij doet er verstandiger aan te betogen dat en waarom de rechter in het onderhavige geval de kosten ten onrechte heeft gecompenseerd, met verwijzing naar de uitkomst van het geschil.14

Een systeem waarbij per argument of per grondslag wordt bepaald wie op dat punt (on)gelijk heeft en wie de daaraan gerelateerde kosten dient te dragen lijkt voorts omslachtig en weinig pragmatisch, nu meestal niet eenvoudig valt te concretiseren hoeveel tijd en kosten aan de voorbereiding voor de verschillende grondslagen/ vorderingen zijn besteed. Maar met name van belang is dat het uitsplitsen van kosten naar succesvolle argumenten niet strookt met het systeem van art. 237 e.v. en 1019h Rv. Het strookt overigens ook niet met het systeem van de buitengerechtelijke kosten ex art 6:96 BW, waarbij voor de beoordeling van de redelijkheid van de buitengerechtelijke kosten relevant is of de kosten op het moment dat zij werden gemaakt in redelijkheid zijn gemaakt.15 In deze lijn zou ook de omstandigheid dat bijvoorbeeld de modelrechtelijke grondslag wordt toegewezen, maar de auteursrechtelijke grondslag wordt afgewezen of niet wordt beoordeeld niet per definitie de conclusie kunnen rechtvaardigen dat het gelijk slechts deels is behaald (en slechts een deel van de kosten voor vergoeding in aanmerking komt).16

In bepaalde, uitzonderlijke gevallen kan wel rekening worden gehouden met de kans van slagen van de aangevoerde argumenten. Te denken valt aan argumenten die bij voorbaat kansloos zijn. Ook ligt het in de rede de kosten gemoeid met argumenten waarvan het op voorhand evident was dat de partij daarbij geen belang had op het toe te wijzen bedrag in mindering te brengen.17 Onder het regime van art. 1019h Rv geldt evenzeer dat nodeloos gemaakte kosten voor rekening moeten komen van de partij die ze maakte.18 De ‘aftrek’ van kosten is dan niet gegrond op (de mate van) het gelijk, maar op de onredelijkheid daarvan. Dat is in overeenstemming met het United Video Properties-arrest, waarin het HvJ EU heeft geoordeeld dat kosten die niet noodzakelijk zijn, niet onder de ‘redelijke kosten’ van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn vallen.19