Hof Den Haag, 21-04-2020, nr. 200.216.620/01

Samsung is een wereldwijd opererend elektronicaconcern. Samsung produceerde en

verkocht diverse typen laserprinters die gebruik maken van verwisselbare tonercartridges.

De producten van Samsung omvatten onder meer printers met de type-aanduidingen CLP-

620ND en CLP-660ND (hierna: de CLP-printers) en printers met de typeaanduidingen ML-

1665K, ML-1673, ML-1674, ML-1673/DCS, ML-1865K, ML-1864K, ML-1861K, ML-

1865L/DCS, ML-1865 WK/EXP, SCX-3210K, SCX-3205K, SCX-3205/HYP, SCX

3210K/DCS en SCX-3210WK (hierna: de ML- en SCX-printers), alsmede tonercartridges

die geschikt zijn voor de CLP-, ML- en SCX-printers. Samsung heeft haar printerdivisie verkocht aan HP Inc.

Samsung was houdster van diverse octrooien en Gemeenschapsmodellen met

betrekking tot tonercartridges voor laserprinters. In deze procedure beroept zij zich op:

a. Europees octrooi 2 357 537 (hierna: EP 537), getiteld ‘Developer and image

forming apparatus including the same’, op 30 oktober 2013 verleend op een

aanvrage van 3 september 2010 onder inroeping van de prioriteit van een drietal

Koreaanse aanvragen (KR 20100005758 ingediend op 21 januari 2010, KR

20100006500 ingediend op 25 januari 2010 en KR 20100070473 ingediend op 21

juli 2010). EP 537 is onder meer van kracht in Nederland;

b. Europees octrooi 1 975 744 (hierna: EP 744), getiteld ‘Developing unit and

image forming apparatus having the same’, op 24 juli 2013 verleend op een

aanvrage ingediend op 11 maart 2008 onder inroeping van de prioriteit van KR

20070029973 (ingediend op 27 maart 2007). EP 744 is onder meer van kracht in

Nederland;

c. Gemeenschapsmodel 001200687 (hierna: GM 687), op 8 maart 2010 geregistreerd

voor ‘Developing devices for printers’;

d. Gemeenschapsmodel 000853551 (hierna: GM 551), op 3 januari 2008 geregistreerd

voor ‘Cartridges’.

Deze octrooien en modellen staan thans op naam van HP Printing Korea Co. Ltd.

Maxperian en DR exploiteren beide webwinkels via welke zij printers en

tonercartridges aanbieden en verkopen in Nederland en België. Maxperian doet dat via de

aan de domeinnamen sneltoner.nl, sneltoner.be en sneltoner.com gekoppelde website. De

website van DR is gekoppeld aan de domeinnamen l23inkt.nl, 123inkt.be en 123inkt.com.

Zij verhandelen onder hun huismerk tonercartridges die compatibel zijn met de CLP-, ML- en/of SCX-printers van Samsung en gebruiken daarbij de typenummers van de Samsung

cartridges.

EP 537

Conclusies 1 tot en met 6 van EP 537 luiden in de oorspronkelijke Engelse taal als volgt:

1. A developer unit (100) to be detached from a main body of an image forming apparatus, the developer unit (100) comprising:

a photoconductor (1); and

a housing (90) comprising a waste toner container (20) to receive waste toner from the

photoconductor (1);

wherein an upper wall (92) of the waste toner container (20) includes a recessed portion (40) depressed downwardly towards the photoconductor (1) in a center portion of the upper wall (92), the center portion corresponding to a center portion of the photoconductor (1) in an end-to-end lengthwise direction of the photoconductor (1), the waste toner container (20) further comprising a cleaning unit (21) in which a cleaning member (6) is installed, and a container (23) spaced apart from the cleaning unit (21) to contain the waste toner, and

a gap (W3,W4) between the side walls (41,42) of the recessed portion (40) gradually

increases in a direction (A2) from the cleaning unit (21) toward the container (23).

2. The developer unit (100) of claim 1, wherein a gap (W5, W6) between side wails (41,42) of the recessed portion (40) in the lengthwise direction of the photoconductor (1) gradually decreases in a downward direction (BI).

3. The developer unit (100) of claim 1 or 2, further comprising a waste toner transporting

member (60) to transfer waste toner from the cleaning unit to the container (23); wherein the

waste toner transporting member (60) moves back and forth in a first direction corresponding to an axis passing through the cleaning unit (21) and the container (23) and upward and downward generally perpendicularly to the first direction.

4. The developer unit (100) of claim 3, further comprising:

a rotation member (70) located in the container (23) and comprising an eccentricity unit

(71), wherein the housing (90) comprises a support unit (50) having an inclined part

(51) that is inclined upward in the first direction toward the container (23) from the

cleaning unit (21), and the waste toner transporting member (60) comprises a support

protrusion (65) that contacts the support unit (50) by sliding, an end part (61) of the

waste toner transporting member (60) being connected to the eccentricity unit (71) and

moving back and forth and upward and downward due to a rotation of the rotation

member (70).

5. The developer unit (100) of claim 4, wherein the waste toner transporting member (60)

comprises a plurality of horizontal ribs (62) that are spaced apart from each other in the first

direction and defining a plurality of spaces (63) between the plurality of horizontal ribs (62)

to transport the waste toner.

6. The developer unit (100) of claim 5, wherein widths of the spaces (63) gradually decrease in the first direction from the cleaning unit (21) toward the container (23).

De – onbestreden – Nederlandse vertaling van deze conclusies luidt als volgt:

1. Voor loskoppeling van een hoofdlichaam van een beeldvormende inrichting ingerichte

ontwikkelaareenheid (100), waarbij de ontwikkelaareenheid (100) omvat:

een fotogeleider (1); en

een behuizing (90), omvattende een afvaltonerhouder (20) om afvaltoner van de

fotogeleider (1) op te nemen;

waarbij een bovenwand (92) van de afvaltonerhouder (20) een dieper gelegen deel (40)

omvat dat naar beneden naar de fotogeleider (1) toe in een middendeel van de

bovenwand (92) is verdiept, waarbij het middendeel overeenkomt met een middendeel

van de fotogeleider (1) in een lengterichting van het ene naar het andere einde van de

fotogeleider (1), waarbij de afvaltonerhouder (20) verder een reinigingseenheid (21)

omvat waarin een reinigingsorgaan (6) is geïnstalleerd en een op afstand van de

reinigingseenheid (21) gelegen houder (23) om de afvaltoner te bevatten, en

waarbij een tussenruimte (W3,W4) tussen de zijwanden (41,42) van het dieper gelegen

deel (40) geleidelijk toeneemt in een richting (A2) van de reinigingseenheid (21) naar

de houder (23) toe.

2. Ontwikkelaareenheid (100) volgens conclusie 1, waarbij een tussenruimte (W5, W6) tussen de zijwanden (41,42) van het dieper gelegen deel (40) in de lengterichting van de fotogeleider (1) geleidelijk afneemt in een richting (31) naar beneden toe.

3. Ontwikkelaareenheid (100) volgens conclusie 1 of 2, verder omvattende een afvaltonertransportorgaan (60) om afvaltoner van de reinigingseenheid naar de houder (23) over te brengen;

waarbij het afvaltonertransportorgaan (60) heen en weer beweegt in een eerste richting, die overeenkomt met een as welke door de reinigingseenheid (21) en de houder (23) loopt, en op en neer, in het algemeen loodrecht op de eerste richting beweegt.

4. Ontwikkelaareenheid (100) volgens conclusie 3, verder omvattende:

een in de houder (23) gelegen rotatieorgaan (70) dat een excentriek (71) omvat, waarbij de behuizing (90) een steuneenheid (50) omvat met een schuin deel (51) dat schuin naar boven loopt in de eerste richting naar de houder (23) toe vanaf de reinigingseenheid (21), en waarbij het afvaltonertransportorgaan (60) een steunuitsteeksel (65) omvat dat de steuneenheid (50) glijdend raakt, waarbij een einddeel (61) van het afvaltonertransportorgaan (60) met het excentriek (71) is verbonden en heen en weer en op en neer beweegt ten gevolge van een rotatie van het rotatieorgaan (70).

5. Ontwikkelaareenheid (100) volgens conclusie 4, waarbij het afvaltonertransportorgaan (60) een aantal horizontale ribben (62) omvat die in de eerste richting op afstand van elkaar zijn gelegen en die een aantal ruimten (63) tussen het aantal horizontale ribben (62) bepalen om de afvaltoner te transporteren.

6. Ontwikkelaareenheid (100) volgens conclusie 5, waarbij de breedten van de ruimten (63) in de eerste richting geleidelijk afnemen vanaf de reinigingseenheid (21) naar de houder (23) toe.

Conclusie 1 van EP 537 kan als volgt in deelkenmerken worden onderverdeeld:

1. Voor loskoppeling van een hoofdlichaam van een beeldvormende inrichting

ingerichte ontwikkelaareenheid (100), waarbij de ontwikkelaareenheid (100) omvat:

een fotogeleider (1); en

een behuizing (90), omvattende een afvaltonerhouder (20) om afvaltoner van de

fotogeleider (1) op te nemen;

waarbij een bovenwand (92) van de afvaltonerhouder (20) een dieper gelegen deel

(40) omvat

1.2.1.1 dat naar beneden naar de fotogeleider (1) toe

1.2.1.2 in een middendeel van de bovenwand (92) is verdiept, waarbij het middendeel

overeenkomt met een middendeel van de fotogeleider (1) in een lengterichting van

het ene naar het andere einde van de fotogeleider (1), waarbij de afvaltonerhouder

(20) verder

een reinigingseenheid (21) omvat waarin een reinigingsorgaan (6) is geïnstalleerd en

een op afstand van de reinigingseenheid (21) gelegen houder (23) om de afvaltoner

te bevatten, en

waarbij een tussenruimte (W3,W4) tussen de zijwanden (41,42) van het dieper

gelegen deel (40)

1.2.4.1 geleidelijk toeneemt in een richting (A2) van de reinigingseenheid (21) naar de

houder (23) toe.

Bij EP 537 behoren de volgende onderdelen van de beschrijving, waarbij ook de tekeningen uit het octrooi waarnaar wordt verwezen zijn weergegeven.

(...)

[0009] The present general inventive concept provides a developer unit having an improved

structure including a container for storing waste toner removed from a photoconductor after

developing and an image forming apparatus including the developer.

(...)

[0052] FIG. 1 is a diagram of an image forming apparatus according to an embodiment of the present general inventive concept and FIG. 2 is a diagram of a developer 100 included in the image forming apparatus of FIG. 1 according to an embodiment of the present general inventive concept. The developer 100 according to the current embodiment is an integration-type developer including a photoconductive drum 1 and a developing roller 3.

(..)

[0062] Referring to F1G. 2, the waste toner container 20 may include a cleaning unit or area 21, a container or waste toner storage area 23, and a connecting unit or area 22. In the cleaning unit 21, the photoconductive drum 1 and the cleaning member 6 contact each other to remove the waste toner. The storage area 23 is spaced apart from the cleaning area 21, and the connecting area 22 connects the cleaning area 21 and the storage area 23. The waste toner removed from the surface of the photoconductive drum 1 is piled up on the cleaning area 21 until it fully fills the cleaning area 21 and is gradually transferred to the connecting area 22 and the storage area 23. After printing of an image is completed, an internal temperature of the image forming apparatus gradually decreases by residual heat of the fixing unit 400. Thus, the waste toner in the waste toner container 20, in particular, the cleaning area 21, may be hardened by residual beat of the fixing unit 400 and be transformed into a lump state. Also, the lump-form waste toner is attached to the front end of the cleaning member 6 and interrupts a transfer of the waste toner to the waste toner container 20 so that the waste toner may leak to the outside through a gap 93a between the photoconductive drum 1 and the housing 90.

[0063] The developer 100 according to the current embodiment includes a waste toner transporting member 60 installed in the waste toner container 20 to transfer the waste toner to the storage area 23 from the cleaning area 21. The waste toner transporting member 60 according to the current embodiment moves back and forth in the waste toner container 20 in directions Al and A2. In addition, a front end part 64 of the waste toner transporting member 60 moves perpendicularly (directions B1 and B2) to the back-and-forth movement in the cleaning area 21, that is, upward and downward. Due to a combination of the back-and-forth movement of the waste toner transporting member 60 and the upward-and-downward movement of the front end part 64, the lump waste toner in the cleaning area 21 is crushed. Due to the back-and-forth movement of the waste toner transporting member 60, the waste toner is moved to the storage area 23 from the cleaning area 21.

(...)

[0075] As the center portion of the photoconductive drum 1 in the side-to-side lengthwise axis f is primarily used in forming an image as compared to the end portions, waste toner may be mainly generated in the center portion. The waste toner removed from the photoconductive drum 1 is piled up on the cleaning area 21, and an amount of waste toner collected in the center portion of the cleaning area 21 increases. Then, as pressure of the waste toner in the center portion of the cleaning unit 21 increases compared with end portions of the cleaning area 21, toner T may leak through the gap 93a of FIG. 2 between the photoconductive drum 1 and the housing 90.

[0076] FIG. 9 is a perspective view of the developer 100 according to an embodiment of the present general inventive concept and FIG. 10A is a cross-sectional diagram of the developer 100 of FIG. 9 cut along the line E1-E2 of FIG. 9. Referring to FIGS. 2,9, and 10A, the upper frame 92 constitutes an upper wall of the waste toner container 20. A recessed portion 40 depressed downwardly is formed in the center portion of the upper frame 92. The recessed portion 40 may be formed in an area corresponding to the cleaning unit 21 of the upper frame 92, an area corresponding to the connecting area 22, or an area throughout the cleaning area 21 and the connecting area 22. The waste toner removed from the surface of the photoconductive drum 1 by the cleaning member 6 fills the cleaning area 21 and then the photoconductive drum 1 is rotated so that the waste toner gradually moves to the waste toner storage area 23 due to the back-and forth movement of the waste toner transporting member 60.

[0077] As illustrated in FIG. 10A, an interval G between the portion of the waste toner container 20 where the recessed portion 40 is formed and the support unit 50 is narrower than intervals between the both portions of the waste toner container 20 where the recessed portion 40 is not formed and the support unit 50. In other words, the height H2 between a bottom 43 of the recessed portion 40 and the support member 50 is less than a height Hl between a substantially planar upper surface 92a of the upper frame 92 and the support member 50. Accordingly, as illustrated by the arrow F, the waste toner is pushed out to either side of the recessed portion 40 and is dispersed to the edge of the waste toner container 20. Thus, pressure of the waste toner may be prevented from increasing in the center portions of the waste toner container 20 and the photoconductive drum 1.

[0078] As illustrated in FIG. 10A, walls 41 and 42 of the recessed portion 40 may be inclined so that the waste toner can be easily dispersed. That is, the recessed portion 40 may be formed so that the space between the walls 41 and 42 decreases in a downward direction Bi. In particular, the width W5 of the bottom surface 43 of the recessed portion 40 is less than a width W6 of a top of the recessed portion 40.

(...)

[0080] Also, as illustrated in FIG. 11A, a distance between the walls 41 and 42 of the recessed portion 40 may increase in the direction A2 from the cleaning unit 21 to the connecting area 22. That is, the width W3 at the side closest to the cleaning area 21 may be smaller than the width W4 at the side of the recessed portion 40 closest to the connecting area 22.

(…)

Onder meer de navolgende documenten / inrichtingen behoren voor EP 537 tot de stand van de techniek.

Het Amerikaanse octrooi US 7,136,608 B2 voor een ‘removable toner cartridge

universal adapter’ (hierna: US 608) is verleend op 14 november 2006 en omvat onder meer

de volgende afbeeldingen:

De ‘Abstract’ van US 608 luidt als volgt:

A universal adapter for a toner cartridge enables a single toner cartridge to be used with printers made by different manufacturers and differing printer models made by a common manufacturer. The toner cartridge includes a waste bin having a leading end that is sculpted to mate with the cartridge receiving cavities of a large number of printers. Additional improvements include an improved planar having a common thickness along its extent, the elimination of a pivotal motion between the waste bin and the hopper, an enhanced interconnection between the waste bin and the hopper, improved ergonomics along a trailing edge of the waste bin to facilitate its handling, a structure that prevents mounting of a circuit board over a host circuit board, reduced fiction media guide ribs, an improved circuit board mounting pad, and a microswitch actuating tab that functions even in a printer with worn hinges and latches.

Het Amerikaanse octrooi US 7,346,292 B2 voor ‘systems and methods for

remanufacturing imaging components’ (hierna: US 292) is verleend op 18 maart 2008 en

omvat onder meer de volgende illustratie:

De Abstract van US 292 luidt:

Het Japanse octrooi JP 10-301460 (hierna: JP 460) voor een ontwikkelaareenheid

dateert van 1998 en omvat onder meer de volgende illustratie:

De Amerikaanse octrooiaanvrage US 2004/0114959 Al voor een ‘method and

apparatus for converting toner cartridges to fit various types of printing machines’, hierna

US 959, is gepubliceerd op 17 juni 2004 en omvat onder meer de volgende afbeelding:

Het Amerikaanse octrooi US 7,340,211 B2 van Samsung voor een ‘cleaning

apparatus and image forming apparatus using the same’ (hierna US 211) is verleend op 4

maart 2008 en omvat onder meer de volgende afbeelding:

De HP LaserJet 4000 and 4050 Series Printers Service Manual, in het bijzonder figuur 5-10 daaruit:

Toner Cartridge

De Xerox Docuprint Cartridge (N25/N32/N40/N3225/N4025) (hierna: Xerox Docuprint).

EP 744

Tegen de verlening van EP 744 is oppositie ingesteld. Bij beslissing van de

oppositiedivisie van het EOB van 23 maart 2016 is EP 744 in gewijzigde vorm in stand

gehouden. Conclusie 1 zoals thans van kracht is een samenvoeging van conclusies 1, 2, 7

en 11 zoals verleend. Tegen die beslissing is geen beroep ingesteld. De B2 versie van EP 744

is gepubliceerd op 1 maart 2017.

De conclusies 1, 6, 7, 8 en 9 van EP 744 zoals deze thans in de B2-versie van kracht zijn,

luiden in de oorspronkelijke Engelse taal als volgt:

De onbestreden Nederlandse vertaling van deze conclusies luidt:

1. Ontwikkeleenheid van een beeldvormende inrichting,

waarbij de ontwikkeleenheid omvat:

een tonerbehuizing (150) voor het omvatten van ongebruikte toner; een fotogevoelig medium

(111 );

een ontwikkelrol om de toner aan het fotogevoelige medium (111) te leveren;

een reinigingsorgaan (121) om het fotogevoelige medium (111) te reinigen; en

een afvaltonerbehuizing (100) die door het reinigingsorgaan (121) verwijderde afvaltoner

verzamelt;

waarbij:

de afvaltonerbehuizing (100) een bovenste behuizing (110) en een onderste behuizing (120)

omvat, die naar elkaar toe zijn gekeerd om een inwendige ruimte voor het verzamelen van de

afvaltoner te vormen; en

de tonerbehuizing (150) op afstand is gelegen van een uitwendige wand van de onderste

behuizing (120) van de afvaltonerbehuizing (100) op een vooraf bepaalde afstand, die

zodanig is aangebracht dat er een laserbundel door een ruimte tussen de tonerbehuizing

(150) en de afvaltonerbehuizing (100) gaat;

waarbij ten minste een draageenheid (200) zich in de inwendige ruimte en tussen de

bovenste behuizing (110) en de onderste behuizing (120) uitstrekt, teneinde vervorming van

de onderste behuizing (120) te minimaliseren, wat interferentie met een lichtweg van de

laserbundel minimaliseert, waarbij de ten minste ene draageenheid (200) een aantal dragers

omvat, en

waarbij, wanneer een lengte van de bovenste behuizing (110), in een richting loodrecht op

een as van het fotogevoelige medium (111) genomen, L is, het aantal dragers op een positie

dichterbij dan een afstand van 1/2 L ten opzichte van het fotogevoelige medium (5) is

aangebracht,

waarbij de buitenste oppervlakken van de bovenste en onderste behuizing (110, 120) zodanig

op elkaar aangrijpen dat de bovenste en onderste behuizing (110, 120) thermisch aan elkaar

zijn gebonden

waarbij elk van het aantal dragers een draaguitsteeksel (210) en een uitsteekselopnemer

(220) omvat, die complementair op de overliggende oppervlakken van de bovenste (110) en

onderste (120) behuizing zijn aangebracht.

6. Ontwikkeleenheid volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij,

het aantal dragers gelijkmatig op afstand is gelegen langs een lijn in linker, midden en

rechter posities van de bovenste en onderste behuizing.

7. Ontwikkeleenheid volgens conclusie 6, waarbij het aantal dragers verder

draagribben (213) omvat die zich vanaf de draaguitsteeksels (210) uitstrekken.

8. Ontwikkeleenheid volgens conclusie 7, waarbij elk van de draagribben (213) een schuin

oppervlak (213a) heeft.

9. Ontwikkeleenheid volgens conclusie 1, waarbij de tonerbehuizing onder de

afvaltonerbehuizing is aangebracht.

Conclusie 1 van E 744 kan als volgt worden onderverdeeld in deelkenmerken:

1. Ontwikkeleenheid van een beeldvormende inrichting, waarbij de ontwikkeleenheid omvat:

een tonerbehuizing (150) voor het omvatten van ongebruikte toner;

een fotogevoelig medium (111 );

een ontwikkelrol om de toner aan het fotogevoelige medium (111) te leveren;

een reinigingsorgaan (121) om het fotogevoelige medium (111) te reinigen; en

een afvaltonerbehuizing (100) die door het reinigingsorgaan (121) verwijderde afvaltoner verzamelt; waarbij: de afvaltonerbehuizing (100)

een bovenste behuizing (110) en een onderste behuizing (120) omvat, die naar elkaar toe zijn gekeerd om een inwendige ruimte voor het verzamelen van de afvaltoner te vormen; en

de tonerbehuizing (150) op afstand is gelegen van een uitwendige wand van de onderste behuizing (120) van de afvaltonerbehuizing (100) op een vooraf bepaalde afstand, die zodanig is aangebracht dat er een laserbundel door een ruimte tussen de tonerbehuizing (150) en de afvaltonerbehuizing (100) gaat;

waarbij ten minste een draageenheid (200) zich in de inwendige ruimte en tussen de bovenste behuizing (110) en de onderste behuizing (120) uitstrekt, teneinde vervorming van de onderste behuizing (120) te minimaliseren, wat interferentie met een lichtweg van de laserbundel minimaliseert,

waarbij ten minste een draageenheid (200) een aantal dragers omvat, en

waarbij, wanneer een lengte van de bovenste behuizing (110), in een richting loodrecht op een as van het fotogevoelige medium (111) genomen, L is, het aantal dragers op een positie dichterbij dan een afstand van 1/2 L ten opzichte van het fotogevoelige medium (5) is aangebracht,

waarbij de buitenste oppervlakken van de bovenste en onderste behuizing (110, 120) zodanig op elkaar aangrijpen dat de bovenste en onderste behuizing (110, 120) thermisch aan elkaar zijn gebonden

waarbij elk van het aantal dragers een draaguitsteeksel (210) en een uitsteekselopnemer (220) omvat, die complementair op de overliggende oppervlakken van de bovenste (110) en onderste (120) behuizing zijn aangebracht.

Bij EP 744 behoren onder meer de volgende onderdelen van de beschrijving en figuren.

Op een op 10 maart 2006 gedateerde factuur van 123inkt.nl (waarvan het relevante deel hieronder is afgebeeld) zijn vier cartridges met het typenummer CLP-600 vermeld, steeds voorafgegaan door een letter die staat voor de kleur en steeds met de vermelding “(origineel)”.

Samsung heeft onder het typenummer CLP-600 de navolgende cartridge op de markt gebracht:

GM 687

De registratie van GM 687 bevat de volgende afbeelding:

GM 551

De registratie van GM 551 bevat de hieronder weergegeven afbeelding:

Eerdere procedures

Digital Revolution heeft oppositie ingesteld tegen EP 537, dat door de Oppositie-afdeling van het Europees Octrooibureau is verworpen bij beslissing van 11 juli 2016. Daarvan is geen beroep ingesteld. De oppositie tegen EP 744 heeft geleid tot de B2 versie.

Op vordering van Samsung heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag bij afzonderlijke vonnissen van 9 januari 2014 (KG ZA 13-1344 en KG ZA 13-1343) DR c.s. verboden inbreuk te maken op EP 537 (hierna: het inbreuk-kort geding). Naar voorlopig oordeel maakte DR c.s. inbreuk op dat octrooi. Samsung had in die zaken tevens aangevoerd dat DR c.s. inbreuk maakte op EP 744. De daarop betrekking hebbende vorderingen zijn afgewezen omdat er naar het oordeel van de voorzieningenrechter een serieuze kans bestond dat conclusies 1, 2 en 12 van EP 744 nietig zouden worden verklaard en de cartridges naar voorlopig oordeel niet onder de beschermingsomvang van de overige conclusies vielen. Op Gemeenschapsmodellen en onrechtmatige vergelijkende reclame gebaseerde vorderingen zijn afgewezen bij gebrek aan spoedeisend belang. Van deze vonnissen is DR c.s. in beroep gegaan. Bij arrest van 27 mei 2014 (zaaknummers 200.142.032/01 en 200.142.035/01) heeft het gerechtshof Den Haag de vonnissen bekrachtigd. Samsung heeft geen incidentele grief gericht tegen het oordeel over EP 744, zodat daarover in hoger beroep niet is geoordeeld.

Ontvankelijkheid

Samsung heeft bij overeenkomst van 12 september 2016 haar printerdivisie, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten – ook die in onderhavige procedure aan de orde zijn – en daarmee samenhangende vorderingen, zowel uit het heden als de toekomst, verkocht aan HP Inc. (hierna: HP). Daartoe heeft Samsung eerst haar ‘printer business’ overgedragen en ingebracht in de vennootschap S-Printing Solution Co. Ltd. (na naamswijziging inmiddels HP Printing Korea Co. Ltd geheten, hierna: HP-Printing). Bij ‘deed of assignment’ gedateerd 4 november 2016, heeft Samsung (onder meer) de in deze procedure aan de orde zijnde octrooien ‘assigned’ aan HP-Printing. Blijkens de door Samsung overgelegde uittreksels stonden de in deze procedure aan de orde zijnde modelrechten voor de datum van uitbrengen van de appeldagvaarding (23 februari 2017) geregistreerd ten name van HP-Printing. Samsung heeft de aandelen in HP-Printing in november 2017 overgedragen aan HP. HP-Printing, Samsung en HP hebben deze gang van zaken bevestigd in een ‘Declaration for the purpose of NL Litigation’ die op 12 en 13 februari 2018 is ondertekend. Ter gelegenheid van de betekening van het bestreden vonnis aan DR c.s. door HP-Printing op 14 december 2017 is (onder meer) de deed of assignment meebetekend.

Tijdens de CvP heeft het hof geoordeeld dat op grond van de hoofdregel, dat een procedure in hoger beroep in beginsel wordt gevoerd tussen de partijen uit de eerste aanleg, DR c.s. ontvankelijk is in haar beroep. Het door Samsung gedane verzoek tot een partijwissel (waarbij HP-Printing zich zou moeten stellen in plaats van Samsung) is afgewezen. Gelet op de verschillen tussen de feiten in onderhavige zaak en die aan de orde waren in het door Samsung aangehaalde Montis-arrest, is er naar het oordeel van het hof geen plaats voor toepassing van de in dat arrest geformuleerde uitzonderingsregel.

Samsung heeft bij akte van 1 oktober 2019 terecht gesteld dat het ‘gebrek’, dat de huidige octrooihouder niet formeel partij is in deze procedure, kan worden geheeld door middel van een lastgeving op grond waarvan Samsung op eigen naam maar voor rekening en risico van HP-Printing optreedt. Zij heeft ten bewijze van de door HP-Printing aan haar verstrekte last een ‘Confirmation of Mandate’ overgelegd waarin onder meer is opgenomen:

the Parties hereby confirm that the proceedings with case number 200.216.620/01 may be continued in the name of Samsung as the formal party to the proceedings.

The Parties confirm that HP is the material party to the proceedings. For this reason, Samsung has authorized HP to conduct the legal proceeding under Samsung's name, and Samsung confirms that it will continue to cooperate and take all necessary steps, all at the full risk and expense of HP, in order to enforce and defend any of the Patents and Design Rights and any other right and claim that are the subject of the proceedings.

Het hof acht deze Confirmation of Mandate voldoende om aan te nemen dat Samsung, waar het de belangen van HP Printing als nieuwe houder van de IE rechten betreft, op last van HP Printing optreedt.

Gegeven de omstandigheid dat Samsung als formele procespartij in deze procedure is betrokken, en HP-Printing als materiele procespartij door middel van de aan Samsung verstrekte last, ziet het hof, bij gebreke van voldoende belang, geen aanleiding te oordelen over de door DR c.s. bestreden rechtsgeldigheid van de door Samsung en HP-Printing gestelde overdracht van de in deze procedure aan de orde zijnde octrooi- en modelrechten en daarmee verbonden vorderingen. Voor niet-ontvankelijkverklaring van Samsung in haar vorderingen, vanwege de omstandigheid dat zij niet langer houdster zou zijn van de ingeroepen octrooi- en modelrechten bestaat onder de gegeven omstandigheden evenmin aanleiding.

EP 537

Onduidelijkheid, Uitleg

Het standpunt van DR c.s. dat EP 537 onduidelijk zou zijn over wat de uitvinding inhoudt, wordt verworpen. Op zichzelf is juist dat EP 537 meerdere, los van elkaar staande, uitvindingen bevat en dat dit niet strookt met het vereiste van artikel 82 EOV. Dit is evenwel geen nietigheidsgrond en doet aan de duidelijkheid van EP 537 niet af. De hier in het bijzonder aan de orde zijnde conclusies 1 tot en met 6 en de figuren 1 tot en met 18 uit EP 537 zijn ontleend aan de prioriteitsaanvrage KR 6500. In de paragrafen 51 tot en met 96 van de beschrijving wordt dit aspect van de uitvinding – het voorkomen dat afvaltoner weglekt – duidelijk beschreven.

Zowel in paragraaf 62 als in paragraaf 75 van de beschrijving wordt het probleem beschreven dat afvaltoner kan weglekken via de tussenruimte 93a tussen de fotogeleidende trommel en de behuizing 90 (zie fig 2). De in die paragrafen beschreven oorzaken van dat weglekken zijn echter verschillend. In paragraaf 62 (k.8, r.48 – k.9, r.1) wordt beschreven dat afvaltoner hard en klonterig kan worden door de restwarmte van de fixeereenheid 400, die zich ook kan hechten aan het uiteinde van reinigingsorgaan, waardoor het de afvoer van afvaltoner blokkeert en daardoor opgehoopte afvaltoner kan weglekken. In paragraaf 75 wordt het probleem beschreven dat voornamelijk het middendeel van de fotogeleidende trommel wordt gebruikt voor het vormen van een beeld, waardoor zich in het middendeel van het reinigingsgebied (21) meer afvaltoner ophoopt dan aan de randen. Ook dit heeft tot gevolg dat afvaltoner kan weglekken.

Vanwege de verschillende oorzaken van het weglekprobleem, worden ook verschillende oplossingen voorgesteld. In paragraaf 63 e.v. van de beschrijving wordt een afvaltonertransportorgaan (hierna ook: transportorgaan) beschreven die de verharde en klonterende afvaltoner kan kraken en verplaatsen in de richting van de afvaltonercontainer (23). Deze oplossing voor het in par. 62 beschreven afvaltonerklonterprobleem (hierna ook: klonterprobleem) is in conclusie 3 onder bescherming gesteld.

De oplossing voor het in par. 75 beschreven ophopen van afvaltoner in het middendeel van het reinigingsgebied (21), het afvaltonerophopingsprobleem (hierna ook: ophopingsprobleem), bestaat uit de verspreiding van die afvaltoner vanuit dat middendeel naar de zijkanten, door toepassing van het dieper gelegen deel, zoals beschreven in paragraaf 76 e.v. van de beschrijving, waarbij dat dieper gelegen deel is vormgegeven zoals in paragraaf 77 en 78 nader beschreven. Deze (verschillende uitvoeringsvormen van de) oplossing van het ophopingsprobleem is in conclusies 1 en 2 onder bescherming gesteld.

DR c.s. stelt zich op het standpunt (in 16.2 MvG) dat ‘middendeel’ in conclusies 1 en 2 onduidelijk is en uitleg behoeft. Volgens DR c.s. zou de gemiddelde vakman begrijpen dat het ‘middendeel’ waar het dieper gelegen deel zijn opzij duwende functie dient te vervullen, gelijk is aan de gehele bladspiegel. Uit par. 75-77 van de beschrijving, waarin is beschreven dat dat middendeel overeenkomt met het middendeel van de fotogeleidende trommel dat voornamelijk wordt gebruikt voor het vormen van een beeld vergeleken met de einddelen, zou de gemiddelde vakman volgens DR c.s. begrijpen dat dit correspondeert met de breedte van de reguliere bladspiegel.

Dat standpunt wordt als onjuist van de hand gewezen. Naar het oordeel van het hof zal de gemiddelde vakman inzien dat het midden van de fotogeleider en van de reinigingsruimte als bedoeld in par. 75 van de beschrijving, de gemiddelde bladspiegel kan beslaan, welke bladspiegel immers vanwege de in de praktijk aangehouden marges smaller zal zijn dan de breedte van het papier en van de fotogeleider en reinigingsruimte. De testpagina die in het door DR c.s. overgelegde COT-rapport is gebruikt bevestigt dat. Anders dan DR c.s. stelt geeft de beschrijving de gemiddelde vakman echter geen aanleiding om ‘middendeel’ zo te begrijpen dat het noodzakelijkerwijs overstemt met de reguliere bladspiegel. EP 537 leert dat – ook binnen de breedte van de reguliere bladspiegel – de ophoping van afvaltoner in het midden, ten opzichte van de verder naar buiten gelegen einddelen, relatief groter, en daarmee problematischer zal zijn (vgl. par 75: “As the center portion of the photoconductive drum 1 in the side-to-side lengthwise axis F is primarily used in forming an image as compared to the end portions, waste toner may be mainly generated in the center portion”, onderstreping van hof). Aan de precieze breedte van het middendeel komt daarbij geen betekenis toe. Of zich in dat beperktere middendeel ook de meeste afvaltoner zal ophopen, in vergelijking met andere delen binnen de reguliere bladspiegel, is daarbij evenmin relevant.

De gemiddelde vakman vindt voor de lezing dat ‘middendeel’ niet noodzakelijkerwijs overeenkomt met de reguliere bladspiegel, maar ook een kleiner deel daarbinnen kan zijn, bevestiging in fig. 9 en 24 van het octrooischrift. Daarin is het, met een middendeel van de fotogeleider overeenstemmende, dieper gelegen deel – waarvoor in de beschrijving of conclusies overigens evenmin een bepaalde breedte is voorgeschreven – in een middendeel van de bovenwand aangebracht, waarbij dat dieper gelegen deel evident kleiner is dan de reguliere bladspiegel. Niet is in te zien waarom de gemiddelde vakman de weergave van het middendeel in fig. 9 en 24 zou kwalificeren als ‘onjuist en misleidend’, zoals DR c.s. aanvoert. Integendeel, de gemiddelde vakman zal inzien dat naarmate het dieper gelegen deel breder is, het ook de doorvoer van afvaltoner meer zal blokkeren en daarmee de verspreidingsfunctie minder effectief zal kunnen vervullen – zoals DR c.s. ook zelf heeft betoogd – zodat hij de weergave van het middendeel in fig. 9 en 24 eerder zou beschouwen als een voorkeursuitvoeringsvoorbeeld dan als een onjuiste weergave.

Ook de beschrijving biedt voor de door DR c.s. voorgestane beperkte uitleg geen aanleiding. Daarin wordt niet verwezen naar een ‘reguliere’ bladspiegel. De bladspiegel heeft in de praktijk ook niet een vaststaande breedte maar is variabel, naar de gemiddelde vakman zal begrijpen. Daarenboven wordt in de conclusies van EP 537 gesproken van het in de bovenwand aangebrachte (verdiepte) middendeel dat overeenkomt met een middendeel van de fotogeleider en niet het middendeel daarvan, zonder enige beperking betreffende de precieze breedte daarvan.

DR c.s. heeft verder, onder verwijzing naar het Medinol / Abbott arrest (HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:816), betoogd dat ‘dieper gelegen deel’ uitleg behoeft en wel in die zin dat die maatregel de in het octrooi beschreven functie van het zijwaarts verspreiden van in het middendeel van het reinigingsgebied opgehoopte afvaltoner daadwerkelijk moet (kunnen) vervullen. De door het Protocol bij artikel 69 EOV voorgeschreven billijke bescherming voor de octrooihouder brengt volgens DR c.s. met zich dat de beschermingsomvang van EP 537 daarom is beperkt tot cartridges waarbij het ophopingsprobleem zich voordoet, hetgeen naar zij stelt niet het geval is bij cartridges waarin de techniek volgens US 211 wordt toegepast (hetgeen zij stelt te doen). Dat standpunt wordt verworpen.

Naar het oordeel van het hof zou de gemiddelde vakman de conclusies 1 en 2 van EP 537 in het licht van de beschrijving en de tekeningen niet zo beperkt lezen als door DR c.s. voorgestaan. De beschrijving geeft hem daarvoor geen aanleiding. Daarin is immers beschreven dat het ophopingsprobleem wordt veroorzaakt doordat, in vergelijking met de einddelen, voornamelijk het middendeel van de fotogeleidende trommel wordt gebruikt voor het vormen van een beeld, ten gevolge waarvan ook verhoudingsgewijs meer afvaltoner terecht komt in het middelste gedeelte van de reinigingsruimte. Aldus valt niet in te zien, en DR c.s. heeft niet voldoende gemotiveerd gesteld, dat en waarom de gemiddelde vakman zou veronderstellen dat dit probleem zich bij bepaalde cartridges, in het bijzonder die volgens US 211, niet zou (kunnen) voordoen. Gelet op de in EP 537 beschreven oorzaak van het probleem is er voor de gemiddelde vakman geen aanleiding om dat te veronderstellen. Hij zou er daarom vanuit gaan dat in cartridges met de kenmerken volgens conclusie 1 (en 2) door het dieper gelegen deel de afvaltonerverspreidingsfunctie daadwerkelijk wordt vervuld. Uit de enkele omstandigheid dat US 211 (en andere octrooischriften) het ophopingsprobleem niet openbaart, zal hij niet afleiden dat dit probleem zich daarbij niet zal voordoen, zoals DR c.s. heeft verdedigd. Veeleer zal de gemiddelde vakman inzien dat dit probleem in US 211 (en andere octrooischriften) niet is onderkend. Voor de door DR c.s. voorgestane functionele uitleg van ‘dieper gelegen deel’ bestaat derhalve geen grond.

Plausibiliteit van het ophopingsprobleem en de oplossing daarvoor

Een van de belangrijkste bezwaren van DR c.s. tegen EP 537 is dat het daarin beschreven probleem in werkelijkheid niet zou bestaan, zodat hetgeen in het octrooi is beschreven geen probleem oplost, terwijl de gemiddelde vakman volgens DR c.s. ook zou veronderstellen dat de voorgestelde oplossing niet zou werken. Het hof oordeelt daaromtrent als volgt.

Het standpunt van DR c.s. dat het ophopingsprobleem en het dientengevolge weglekken van afvaltoner helemaal niet zou bestaan en dat het (niet bestaande) probleem (dus) ook niet wordt opgelost, althans dat de gemiddelde vakman dat niet plausibel zou achten, is een inventiviteitsverweer, zoals de rechtbank in r.o. 4.8 van het bestreden vonnis terecht heeft overwogen. Daaruit vloeit voort dat op DR c.s., nu zij degene is die de nietigheid van EP 537 inroept, ter zake de bewijslast rust (vergelijk ook: Hof Den Haag, 7 november 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:4029, r.o. 4.16, in de zaak Leo Pharma / Sandoz). Voor een andere bewijslastverdeling dan die van de hoofdregel van artikel 150 Rv, ziet het hof geen aanleiding. De omstandigheid dat deze stellingname van DR c.s. ook van belang zou zijn voor de beoordeling van de nawerkbaarheid en de industriële toepasbaarheid maakt dat niet anders. Ook ter zake het gestelde ontbreken daarvan rust de bewijslast op DR c.s.

Naar het oordeel van het hof heeft DR c.s. onvoldoende aangevoerd om aan te kunnen nemen dat de gemiddelde vakman het bestaan van het in par. 75 van EP 537 beschreven ophopingsprobleem niet plausibel acht. Integendeel, in par. 6.8 MvG wordt het ophopingsprobleem en het dientengevolge weglekken van toner, door DR c.s. expliciet ‘evident’ geacht. Daarmee is niet te verenigen – en is derhalve niet aannemelijk – dat de gemiddelde vakman het ophopingsprobleem niet plausibel zou achten.

Daarenboven betekent het enkele feit dat in de stand van de techniek niet is onderkend (of in elk geval niet is beschreven) dat het probleem van ophoping van afvalpoeder in de reinigingsruimte zich vooral in het midden daarvan (in de in EP 537 bedoelde zin) voordoet, waarop DR c.s., onder verwijzing naar diverse octrooischriften waarin een ophopingsprobleem wordt genoemd, heeft gewezen, nog niet dat de gemiddelde vakman het bestaan van dit probleem onaannemelijk zou achten. Dat het weglekprobleem zich bij haar eigen cartridges niet zou voordoen, zoals DR c.s. stelt, is daarvoor evenmin een aanwijzing. Zij past immers (in elk geval ook) de maatregelen volgens conclusies 1 en 2 toe, waarmee dat probleem nu juist wordt opgelost.

Of uit de door Samsung overgelegde foto’s al dan niet kan worden afgeleid dat het ophopingsprobleem (en de daaruit voortvloeiende lekkage van afvaltoner) zich werkelijk voordoet kan, mede gelet daarop, in het midden blijven.

Ook de stelling van DR c.s. dat de gemiddelde vakman niet plausibel zou vinden dat het ophopingsprobleem wordt opgelost door toepassing van de maatregelen van conclusies 1 en 2, omdat de gemiddelde vakman zou menen dat het dieper gelegen deel geen verspreidingsfunctie zou (kunnen) hebben, wordt bij gebreke van een deugdelijke onderbouwing daarvoor door DR c.s., op wie ter zake de bewijslast rust, verworpen, waartoe het hof als volgt overweegt.

Voor het standpunt van DR c.s. dat de gemiddelde vakman zou menen dat het nadeel van toegenomen druk ter plaatste van het dieper gelegen deel groter zou zijn dan het voordeel van de daardoor teweeg gebrachte zijwaartse verspreiding van afvaltoner (in 8.6 – 8.8 MvG), ontbreekt steekhoudende onderbouwing. Dat standpunt is immers gebaseerd op de veronderstelling dat vanwege de volledige opvulling van het reinigingsgebied met afvaltoner en het ontbreken van een transportorgaan er geen krachtbron zou zijn die voor de verplaatsing en zijwaartse verspreiding van afvaltoner zou kunnen zorgdragen. Deze veronderstelling worden hierna (in r.o. 4.2.22 e.v.) als onjuist verworpen. Bovendien is de extra drukopbouw geringer naarmate het dieper gelegen deel smaller is (zie r.o. 4.2.6)

De veronderstelling van DR c.s. dat een recessed portion die smaller is dan de gemiddelde bladspiegel, zoals afgebeeld in fig. 9 en 24 van EP 537, niet adequaat een verspreidingsfunctie kan vervullen, is naar het oordeel van het hof evenzeer onjuist. Dat staat er (juist) niet aan in de weg dat daarmee de afvaltoner beter kan worden verspreid en afvaltonerlekkage wordt tegengegaan. Zoals DR c.s. zelf ook heeft aangevoerd, zal de gemiddelde vakman inzien dat een recessed portion die zich over de volledige breedte van de gemiddelde bladspiegel zou uitstrekken eerder de afvoer van afvaltoner zal blokkeren dan (door middel van verspreiding) bevorderen.

Gelet op het voorgaande deelt het hof het standpunt van de oppositiedivisie, die (in par. 3.3.6.2) als volgt oordeelde:

“The opposition division disagrees with the opponent in this respect and is of the opinion that the distinguishing features of claim 1 have the technical effect of enabling to disperse and direct waste toner collected by the cleaning unit in a central portion both towards the axially outer ends of the photoconductor and towards the waste container, in particular when the cleaning unit tends to get full with accumulated waste toner.”

Het standpunt van DR c.s. dat de gemiddelde vakman niet plausibel zou achten dat de in par. 76 e.v. beschreven oplossing in de praktijk zou werken zonder toepassing van transportorgaan (60), omdat hij deze noodzakelijk zou achten voor de verplaatsing van de afvaltoner, wordt ook verworpen.

Zoals hiervoor reeds overwogen ziet het aspect van EP 537 dat is uiteengezet in de paragrafen 51 tot en met 96 van de beschrijving en dat door conclusies 1 t/m 6 onder bescherming is gesteld, op het probleem van het weglekken van afvaltoner. In paragraaf 62, k. 8, r. 36-48, wordt eerst algemeen beschreven hoe de afvaltoner van de fotogeleidende trommel wordt verwijderd en vervolgens via de reinigingsruimte naar de afvalcontainer wordt overgebracht. Naar Samsung terecht heeft aangevoerd (par. 2.22 CvR) en door DR c.s. niet voldoende gemotiveerd bestreden, zal de gemiddelde vakman uit het slot van die passage (r. 44-48) begrijpen dat de (druk van) nieuw aanvoerde afvaltoner samen met de kracht die daarop wordt uitgeoefend door het draaiende fotogevoelige medium, zorgt voor het voortstuwen van de afvaltoner die zich in de reinigingsruimte (21) heeft opgehoopt in de richting van de afvalcontainer (23). Naar de gemiddelde vakman zal inzien ziet EP 537 dan ook niet op een probleem met betrekking tot (de benodigde kracht voor) de verplaatsing van afvaltoner van de reinigingsruimte naar de afvaltonercontainer, maar op de – twee afzonderlijke – problemen die zich bij die verplaatsing kunnen voordoen, te weten enerzijds de ophoping en anderzijds de klontering (die gemeen hebben dat ze ieder voor zich het weglekken van tonerafval kunnen veroorzaken), waarvoor ook twee afzonderlijke oplossingen worden voorgesteld, te weten het dieper gelegen deel respectievelijk een transportorgaan.

Dat deze kracht van de door de rotatiekracht van het fotogeleidend medium voortgestuwde afvaltoner voldoende kan zijn voor de afvoer van afvaltoner was reeds geopenbaard in het – ook door DR c.s. aangehaalde – US 211, dat voor EP 537 behoort tot de stand van de techniek. Daarin is beschreven dat de hellingshoek van de reinigingseenheid daartoe ingesteld moet worden tussen 20° en 50°. Dit is onder meer getoond in de hieronder afgebeelde fig. 7A van dat octrooi:

Anders dan DR c.s. stelt (6.11.2 en 6.14.2 onder (d) MvG) valt niet in te zien – en DR c.s. heeft niet steekhoudend onderbouwd – dat de constructie van de inrichting volgens EP 537, zoals onder meer getoond in de hieronder afgebeelde fig. 5 van het octrooischrift, in dat opzicht anders is en dat de gemiddelde vakman zou veronderstellen dat die voortstuwende kracht bij de inrichting volgens EP 537, anders dan bij de inrichting volgens US 211, niet toereikend zou zijn voor de verplaatsing van afvaltoner.

Het standpunt van DR c.s. dat niet plausibel is dat de gemiddelde vakman zal veronderstellen dat bij de inrichting volgens EP 537 de kracht van nieuw aangevoerde afvaltoner voldoende is om de opgehoopte afvaltoner te verplaatsten, baseert zij op de veronderstelling dat de gemiddelde vakman uit EP 537, in het bijzonder paragrafen 62, 65 en 72-74 en 76, zal begrijpen dat de reinigingsruimte zich eerst volledig zal vullen met afvaltoner, voordat er van verplaatsing sprake zal zijn en dat de gemiddelde vakman dan zal inzien dat die berg opgehoopte afvalpoeder inmiddels te zwaar is om nog door de kracht van nieuw aangevoerde afvaltoner te kunnen worden verplaatst.

De stelling dat Samsung zou hebben erkend dat volgens EP 537 eerst sprake is van volledige opvulling van het reinigingsgebied voordat dit wordt verplaatst naar het opslaggebied, wordt verworpen. Anders dan DR c.s. (in 6.1.4.2 onder (a) MvG) aanvoert, kan dat niet in par. 2.11 conclusie van repliek worden gelezen.

Er is naar het oordeel van het hof voor de gemiddelde vakman geen enkele reden om aan te nemen dat de reinigingsruimte (21) zich eerst volledig zal vullen met de (zeer lichte) afvaltoner op de manier zoals door DR c.s. met zwart is ingetekend in figuur 5, en dat er daarna pas afvaltoner naar het opslaggebied (23) wordt verplaatst:

Een dergelijke ophoping is immers niet mogelijk zonder een (niet beschreven en zeker niet voor hand liggende) scheidingswand die de ingetekende berg afvaltoner ervan zou weerhouden in te storten en te bewegen in de richting van de afvalcontainer (23). De gemiddelde vakman zou bovendien juist aannemen dat de duwkracht van de aangevoerde afvaltoner (en de roterende fotogeleider) een dergelijke ophoping voorkómt. Dit blijkt uit de zinsnede in paragraaf 62, regel 46 ‘until it fully fills the cleaning area 21 and is gradually transferred to the connecting area (…) (onderstreping hof). Deze zinsnede heeft betrekking op het ophopingsprobleem, en niet op het klonterprobleem dat pas in de daaropvolgende zinnen en paragrafen wordt beschreven. Dat de gemiddelde vakman zou aannemen dat in de beschrijving met bewoordingen als ‘fully fills the cleaning area’, letterlijk bedoeld zou zijn ‘tot de nok gevuld en tot aan de grens van reinigingsruimte 21’ zoals door DR c.s. verdedigd, is derhalve geen realistische en daarmee geen redelijke lezing van de beschrijving, met een ‘mind willing to understand’ zoals de gemiddelde vakman geacht wordt te doen.

De figuren 10A-10C waarop DR c.s. heeft gewezen maken dat niet anders, alleen al omdat deze slechts een deel van de reinigingsruimte (namelijk het middeldeel, tussen E1 en E2 weergegeven in fig. 9) tonen. Om die reden moet ook het standpunt van DR c.s. dat de gemiddelde vakman uit die tekeningen zou afleiden dat een volledige opvulling van het reinigingsgebied nodig is voor de werking van het dieper gelegen deel worden verworpen.

Het is voor de gemiddelde vakman duidelijk dat er voldoende afvaltoner in de reinigingsruimte moet zijn opgehoopt om de nieuw aangevoerde afvaltoner in staat te stellen daarop druk uit te oefenen en die in beweging te brengen. De passages in de beschrijving waar gesproken wordt van het (volledig) vullen van de reinigingsruimte door afvaltoner zullen door de gemiddelde vakman dan ook worden begrepen als zó gevuld dat er door nieuw aangevoerde afvaltoner druk kan worden uitgeoefend die de opgehoopte afvaltoner in de richting van de afvalcontainer doet bewegen. Dat proces wordt, zoals reeds overwogen, ook beschreven in het eerste deel van par. 62 (kolom 8, r. 36-48), zonder dat daarbij een transportorgaan wordt genoemd. Dat voor de duwkracht van de roterende trommel nodig zou zijn dat zich helemaal geen afvaltoner ophoopt in het reinigingsgebied, zoals DR c.s. stelt (par. 5.7 pleitnotities EP 537), kan daarom niet als juist worden aanvaard.

De omstandigheid dat (de gemiddelde vakman ervan zou uitgaan dat) de voortstuwende kracht van nieuw aangevoerde afvaltoner onvoldoende is om de geklonterde afvaltoner los te maken en in beweging te brengen, waarop DR c.s. verder heeft gewezen, leidt evenmin tot de conclusie dat de gemiddelde vakman ervan zou uitgaan dat het ophopingsprobleem niet kan worden opgelost zonder transportorgaan. De gemiddelde vakman zal inzien dat de functie daarvan immers niet is gelegen in het transporteren van afvaltoner in het algemeen. Die functie wordt immers vervuld door de kracht van nieuw aangevoerd afvaltoner zoals beschreven in de eerste helft van par. 62 (kolom 8, r. 44-48). Het transportorgaan heeft als doel de geklonterde afvaltoner af te voeren en eventueel aangekoekte afvaltoner los te maken.

Het standpunt (in 6.15.6 MvG) dat de gemiddelde vakman ervan zou uitgaan dat het klonterprobleem zich bij normaal gebruik van een printer tijdens de reguliere levensduur van een cartridge in ieder geval zal voordoen, zodat de gemiddelde vakman de aanwezigheid van het transportorgaan toch noodzakelijk zou achten, heeft DR c.s. onvoldoende onderbouwd, laat staan dat het klonterprobleem zich in die mate zou voordoen dat de gemiddelde vakman conclusies 1 en 2 van EP 537 niet plausibel zou achten. De beschrijving geeft de gemiddelde vakman geen aanleiding te veronderstellen dat het klonterprobleem zich bij normaal gebruik zal voordoen. Anders dan verdedigd door DR c.s. zou de gemiddelde vakman dat naar het oordeel van het hof (juist) niet afleiden uit het enkele gebruik van woord ‘may’ in par. 62 (kolom 8, r. 52) van de beschrijving. Door het gebruik van ‘may’ is nadrukkelijk tot uitdrukking gebracht dat het klonterprobleem zich kán voordoen, maar dat dit niet noodzakelijkerwijs het geval is.

Ook anderszins bestaat geen aanleiding aan te nemen dat de gemiddelde vakman de toepassing van een transportorgaan noodzakelijk zou achten om het ophopingsprobleem op te lossen. De omstandigheid dat een transportorgaan (60) in alle tekeningen wordt getoond, maakt dat niet anders. Deze tekeningen dienen immers ter illustratie van niet beperkende uitvoeringsvoorbeelden. Ook de omstandigheid dat een transportorgaan onderdeel uitmaakt van de in par. 13 van het octrooischrift beschreven ‘developer unit’ (cartridge) waarmee “features and/or utilities of the present general inventive concept may be achieved” leidt de gemiddelde vakman daar niet toe. De daar beschreven uitvoeringsvorm laat immers onverlet dat de gemiddelde vakman op grond van de beschrijving en in aanmerking genomen hetgeen hiervoor reeds is overwogen (r.o. 4.2.20 e.v.) zal begrijpen dat er ook andere uitvoeringsvormen, zonder transportorgaan, mogelijk zijn waarmee het ophopingsprobleem kan worden opgelost.

DR c.s. heeft haar standpunt dat conclusies 1 en 2 door de gemiddelde vakman niet plausibel zouden worden geacht wegens het ontbreken van een transportorgaan niet ondersteund door enig bewijs, in de vorm van een deskundigenverklaring of anderszins, hetgeen wel op haar weg lag. Daarentegen heeft DR c.s. bij pleidooi (par. 10.1 pleitnotities EP 537) expliciet erkend dat US 211 leert dat de duwkracht van de roterende trommel voldoende is voor het verplaatsten van afvaltoner en dat de cartridges volgens US 211 en EP 537 in constructie niet van elkaar verschillen (met uitzondering van het dieper gelegen deel). Volgens DR c.s. is bij EP 537, waar een kleinere hellingshoek wordt toegepast, zelfs sprake van een verbeterde uitvoering. Ook in dat licht is niet in te zien dat de gemiddelde vakman niet plausibel zou achten dat de enkele duwkracht voldoende zou zijn voor verplaatsing van afvaltonerpoeder en zou menen dat een transportorgaan noodzakelijk zou zijn.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het standpunt van DR c.s. dat niet plausibel is dat een ophopingsprobleem zoals bedoeld in EP 537 bestaat en voorts dat niet plausibel is dat de maatregelen van conclusies 1 en 2 het ophopingsprobleem oplossen, al dan niet wegens het ontbreken van een transportorgaan, moet worden verworpen.

Nawerkbaarheid en industriële toepasbaarheid

De enkele mogelijkheid dat het klonterprobleem zich voordoet staat ook niet in de weg aan de nawerkbaarheid en industriële toepasbaarheid van de oplossing van het ophopingsprobleem door toepassing van het dieper gelegen deel zoals door conclusies 1 en 2 onder bescherming gesteld. Niet bestreden is dat de beschrijving de gemiddelde vakman in staat stelt zonder undue burden een inrichting volgens conclusies 1 en 2 te vervaardigen en dat deze kan worden toegepast in een printer. Het hof verenigt zich met en neemt over hetgeen de rechtbank ter zake in r.o. 4.7 van het bestreden vonnis heeft overwogen. Daarmee is de nawerkbaarheid gegeven. Dat de uitvinding volgens conclusies 1 en/of 2 niet nawerkbaar of niet industrieel toepasbaar zou zijn, wordt bovendien gelogenstraft door het feit dat DR c.s. onbestreden probleemloos functionerende cartridges heeft geproduceerd en op de markt gebracht, waarin de maatregelen van conclusies 1 en 2 (maar niet een transportorgaan) zijn opgenomen.

Hetgeen verder door DR c.s. (in par. 10.4 e.v. MvG) te berde is gebracht, regardeert niet de nawerkbaarheid of industriële toepasbaarheid, maar de plausibiliteit van het ophopingsprobleem en de daarvoor door EP 537 voorgestelde oplossing zoals door conclusies 1 en 2 onder bescherming gesteld (en daarmee de inventiviteit van die conclusies). Zoals hiervoor reeds overwogen moeten de door DR c.s. aangevoerde plausibiliteitsbezwaren worden verworpen.

Ten overvloede merkt het hof op dat, ook indien van de juistheid van het standpunt van DR c.s. zou moeten worden uitgegaan dat voor de nawerkbaarheid (en industriële toepasbaarheid) niet alleen zou moeten worden gelet op de structurele kenmerken van de conclusies, maar tevens op het daarmee bereikte technische effect, ook als dat geen onderdeel uitmaakt van de voortbrengselconclusies, op dezelfde gronden als hiervoor uiteengezet, haar in par. 10 MvG geformuleerde bezwaren (die overeenkomen met haar verworpen plausibiliteitsbezwaren) niet opgaan.

Misbruik van octrooirecht

Nu het standpunt van DR c.s. dat de uitvinding volgens conclusies 1 en 2 geen technische toepassing heeft dan wel niet nawerkbaar is, wordt verworpen, vloeit daaruit voort dat haar standpunt dat Samsung misbruik maakt van octrooirecht door willens en wetens een octrooi aan te vragen terwijl zij weet of behoort te weten dat geen sprake is van een toepasbare, inventieve uitvinding, dit lot moet delen.

Het standpunt van DR c.s. dat Samsung de vormgeving van de cartridge op oneigenlijke gronden via het octrooirecht probeert te monopoliseren, met het doel derden op basis van EP 537 te kunnen beletten cartridges op de markt te brengen die compatibel zijn met door Samsung op de markt gebrachte printers, wordt ook verworpen. DR c.s. stelt daartoe dat het dieper gelegen deel (‘recessed portion’ (40)) in de cartridge volgens EP 537 is aangebracht in verband met een in de printer, waarvoor deze cartridge is bestemd, aangebracht uitstulpend deel aan de onderzijde van de boven de cartridge gelegen ‘fixing unit’ (400) (zie fig. 1). Het dieper gelegen deel zou volgens DR c.s. (uitsluitend) zijn aangebracht om te voorkomen dat de cartridge in aanraking komt met dat uitstulpend deel. De uitvinding zou er vervolgens later bij zijn verzonnen om er op die – oneigenlijke – manier voor te zorgen dat anderen geen compatibele cartridges kunnen aanbieden. DR c.s. heeft dat standpunt onderbouwd met een rapport, waarin is beschreven dat het bij een cartridge van Samsung, waarin dat dieper gelegen deel is dicht geplamuurd, ‘duidelijk meer kracht kost’ om de cassette juist te plaatsen, dat er bij het plaatsen en weer verwijderen ‘schuurgeluiden hoorbaar zijn’ en de plamuur ‘zichtbaar schuurkrassen’ vertoont.

Samsung heeft een en ander gemotiveerd bestreden, onder meer door verwijzing naar een met haar (relevante) printers compatibele cartridge, die niet is voorzien van een dieper gelegen deel. Het hof heeft bovendien aan de hand van de ter zitting aanwezige dicht geplamuurde cartridge kunnen vaststellen dat plaatsing van die cassette niet merkbaar meer kracht vergt dan een onbewerkte cassette met een dieper gelegen deel en er ook geen schuurgeluiden te horen waren, terwijl de plamuur ook geenszins uitgesleten of anderszins beschadigd was geraakt doordat die cartridge al meerdere malen in een printer was geplaatst en weer verwijderd. De stelling van DR c.s. dat het dieper gelegen deel (alleen) nodig is in verband met de uitstulpende fixing unit (400), omdat de cartridge anders niet compatibel zou zijn met de relevante Samsung printers, wordt daarom verworpen. Ook in dat opzicht is er derhalve geen sprake van misbruik van octrooirecht.

Nietigheid / niet-ontvankelijkheid wegens dubbele octrooiering

De omstandigheid dat de prioriteitsaanvraag KR 6500 ook zelfstandig is doorgezet en heeft geleid tot het op 13 november 2013 aan Samsung verleende Europees octrooi EP 2 357 538 (hierna: EP 538) leidt evenmin tot nietigheid van EP 537, zoals door DR c.s. verdedigd. Het enkele feit dat EP 537 en EP 538 overlappende conclusies hebben (volgens DR c.s. berusten conclusies 1 tot en met 3 van EP 537 en conclusies 1 tot en met 4 van EP 538 op dezelfde uitvinding(sgedachte)), maakt nog niet dat EP 537 ongeldig zou zijn. Dat geldt temeer omdat juist EP 537 een ruimere beschermingsomvang heeft en bovendien eerder is verleend dan EP 538. In het bijzonder geldt dat conclusies 1 en 2 een ruimere beschermingsomvang hebben omdat daarvan het transportorgaan – anders dan bij alle conclusies van EP 538 – geen deel uitmaakt. Het standpunt van DR c.s. dat conclusies 1 en 2 wegens het ontbreken van het transportorgaan (60) nietig zijn, zodat (hooguit) identieke conclusies overblijven moet, zoals hiervoor is overwogen, worden verworpen.

Het hof ziet evenmin aanleiding de handhaving van EP 537 wegens misbruik van octrooirecht of procesrecht onrechtmatig te achten of Samsung in haar vorderingen niet-ontvankelijk te verklaren. Dat geldt temeer omdat EP 538 door Samsung helemaal niet is tegengeworpen aan DR c.s. De door DR c.s. gestelde parallel met Medinol / Cordis (Rb. 's-Gravenhage 5 augustus 2004, ECLI:NL:RBSGR:2004:AQ6495) gaat al daarom niet op. Voor de door DR c.s. verdedigde (analoge) toepassing van artikel 77 ROW ziet het hof zeker onder de gegeven omstandigheden evenmin aanleiding. In elk geval ten aanzien van conclusies 1 en 2 is van samenloop met (conclusies van) EP 538 geen sprake. Bovendien is niet in te zien waarom dan EP 537 zonder rechtsgevolg zou moeten blijven, terwijl EP 537 eerder is verleend en bovendien ruimere conclusies heeft dan EP 538. Van schending van artikel 21 Rv door Samsung, door niet eigener beweging EP 538 te openbaren, is onder de gegeven omstandigheden naar het oordeel van het hof ook geen sprake.

Nieuwheid EP 537

DR c.s. stelt dat alle maatregelen van conclusie 1 direct en ondubbelzinnig zijn geopenbaard in US 608, zodat deze nieuwheid ontbeert. Die nieuwheidsaanval slaagt niet. In die publicatie wordt niet direct en ondubbelzinnig geopenbaard waar het fotogeleidend medium zich bevindt, en daarmee evenmin dat het dieper gelegen deel naar beneden naar de fotogeleider toe is verdiept.

Ook indien ervan zou worden uitgegaan dat het fotogevoelige medium zich bevindt op de door DR c.s. gesuggereerde plaats – namelijk ter hoogte van de ruitvormige gaten in de zijkant van de cartridge – worden niet alle deelkenmerken van conclusie 1 direct en ondubbelzinnig geopenbaard. Naar de rechtbank terecht heeft overwogen, strekken de dieper gelegen delen zich in dat geval niet neerwaarts, maar zijwaarts uit in de richting van de fotogeleider. De rechtbank heeft voorts het standpunt van DR c.s. dat deelkenmerk 1.2.1.1. functioneel dient te worden uitgelegd in die zin dat het dieper gelegen deel zich uitstrekt in de richting van de fotogeleider verworpen, omdat die uitleg leidt tot het weginterpreteren van de (neerwaartse) richting van de verdieping. Het hof acht dat juist en verenigt zich met dat oordeel van de rechtbank. Dat DR c.s. met deze functionele uitleg slechts het deelkenmerk “naar de fotogeleider toe” nader uitlegt, zoals zij daarop heeft aangevoerd (5.3.1. MvG), maakt dat niet anders, omdat zij daarmee nog immer het deelkenmerk “naar beneden” weginterpreteert.

Het standpunt van DR c.s. (in 5.2.1 MvG) dat ‘naar beneden’ in conclusie 1 van het octrooi, gelet ook op fig. 2 van het octrooi – waaruit kan worden afgeleid dat het verdiepte deel zich schuin boven de fotogeleider bevindt – aldus gelezen moet worden dat ‘schuin’ (namelijk vanuit het kruisvlak tussen de bovenwand en de zijwand) ook volstaat, biedt haar geen soelaas. Samsung erkent dat conclusie 1, in samenhang met de beschrijving en de tekeningen, met name fig. 2, een uitleg toelaat dat het fotogevoelige medium zich niet recht onder het dieper gelegen deel bevindt. Naar Samsung ook terecht opmerkt dient dat dieper gelegen deel zich echter wel in hoofdzaak boven, en niet naast, het fotogevoelige medium te bevinden. Als ‘naast’ ook zou volstaan zou dat immers evenzeer betekenen dat het deelkenmerk ‘naar beneden’ alsnog geheel wordt weggeïnterpreteerd, hetgeen, zoals reeds overwogen, niet is toegelaten. Gelet ook op de door DR c.s. in fig. 2A van US 608 ingetekende pijl (in 5.2.1 MvG) is daarin hooguit sprake van schuin zijwaarts; schuin neerwaarts is in US 608 ook in deze uitleg niet geopenbaard. Het feit dat bij de inrichting volgens US 608 de onderwand van de afvaltonerhouder schuin naar beneden afloopt in de richting van de fotogeleider, waarop DR c.s. heeft gewezen, maakt dat niet anders.

Ten slotte heeft Samsung erop gewezen dat naast deelkenmerken 1.2.1.1 / 1.2.1.2 ook deelkenmerken 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 en 1.2.4.1 van conclusie 1 van EP 537 niet direct en ondubbelzinnig in US 608 zijn geopenbaard. DR c.s. heeft dat onvoldoende gemotiveerd bestreden. Ook daarom is US 608 niet nieuwheidsschadelijk.

Inventiviteit EP 537

DR c.s. heeft de inventiviteit van EP 537 bestreden, stellende dat de daarin onder bescherming gestelde uitvinding voor de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum, in aanmerking genomen zijn algemene vakkennis, voor de hand lag. DR c.s. heeft niet toegelicht welke kwalificaties de gemiddelde vakman volgens haar heeft. Samsung heeft aangevoerd (4.95 MvA) dat de gemiddelde vakman kan worden gedefinieerd als een team van een werktuigbouwkundig en elektrotechnisch ingenieur met enige jaren ervaring op de onderzoeksafdeling van een laserprinterfabrikant. DR c.s. heeft dat niet bestreden, zodat het hof daarvan zal uitgaan.

Zonder overigens een deugdelijke problem solution approach analyse te hebben gemaakt formuleert DR c.s. het op te lossen objectieve probleem als ‘het tegengaan van drukopbouw van met name in het midden ophopende afvaltonerpoeder om terugval c.q. lekkage daarvan te voorkomen’. Deze probleemstelling getuigt van hindsight door daarin het op de prioriteitsdatum in de stand van de techniek niet bekende probleem van afvaltonerophoping in het middendeel van de reinigingsruimte op te nemen, waarmee het tevens een ongeoorloofde pointer naar de oplossing bevat. Reeds daarom kan de op die probleemstelling gebaseerde inventiviteitsaanval niet slagen.

Naar Samsung met recht heeft aangevoerd zal de gemiddelde vakman eerst tot de uitvinding komen indien hij (a) het bestaan van het ophopingsprobleem in het middendeel van de reinigingsruimte onderkent, en (b) tot het inzicht komt dat hij dat probleem kan oplossen door de afvaltoner zijwaarts te verplaatsen en (c) dat dit kan worden bereikt met behulp van een specifiek (volgens deelkenmerken 1.2.4 / 1.2.4.1) gepositioneerd en vormgegeven dieper gelegen deel.

Gelet op de verschilmaatregelen van conclusie 1 ten opzichte van welke stand van de techniek dan ook – te weten het dieper gelegen deel met specifieke positionering en vormgeving – en het daarmee bereikte technisch effect van het voorkomen van afvaltonerlekkage, dient het objectieve technische probleem te worden geformuleerd als het tegengaan van afvaltonerlekkage. Daarvan uitgaand valt niet in te zien, en DR c.s. heeft niet voldoende steekhoudend toegelicht, waarom een van de door DR c.s. genoemde documenten zou kunnen worden aangemerkt als meest nabije stand van de techniek. Het gaat er immers niet om dat dit document de meeste structurele kenmerken gemeen heeft met de uitvinding, maar dat het document voor de gemiddelde vakman het meest geschikte uitgangspunt is bij zijn zoektocht naar een oplossing van zijn probleem. Geen enkel document heeft betrekking op (de oplossing van het probleem van) afvaltonerlekkage of openbaart (een aanwijzing voor) de hiervoor onder (a) – (c) genoemde inzichten.

Indien al zou worden uitgegaan van een van de door DR c.s. voorgestelde documenten als meest nabije stand van de techniek, dan kan niet worden aangenomen dat de gemiddelde vakman, zoekend naar een oplossing voor het afvaltonerlekkageprobleem, zou stuiten op en kennis zou nemen van een van de andere door DR c.s. aangedragen documenten. Al die documenten hebben immers betrekking op geheel andere problemen en in geen van die documenten wordt een lekkageprobleem opgelost of zelfs maar genoemd. Dat dit voor de gemiddelde vakman aanleiding zou zijn juist daarvan kennis te nemen omdat het lekkageprobleem daarin kennelijk niet speelt (9.4.3. MvG) is een drogreden. Dat het lekkageprobleem niet wordt genoemd betekent nog niet dat het zich bij die inrichtingen niet voordoet en bovendien maakt geen van die documenten inzichtelijk waarom er geen lekkageprobleem zou zijn.

Uit het ontbreken van de hiervoor onder (a) - (c) genoemde inzichten of zelfs maar een aanwijzing daarvoor / pointer daarnaar in de door DR c.s. aandragen stand van de techniek, volgt reeds dat geen enkele combinatie van de door DR c.s. aangedragen documenten uit de stand van de techniek, van welk document ook wordt uitgegaan als meest nabije stand van de techniek, kan leiden tot de uitvinding volgens conclusie 1 (en/of 2) van EP 537. Het standpunt van DR c.s. dat de gemiddelde vakman tot de oplossing volgens conclusies 1 en 2 van EP 537 zou komen gelet op de in de stand van de techniek geopenbaarde (al dan niet V-vormige) diepe delen, kan niet als juist worden aanvaard. In geen van de door DR c.s. genoemde documenten wordt geopenbaard of gesuggereerd dat de aanwezige verdiepingen (voor zover al als dieper deel in de zin van EP 537 aan te merken) de functie (kunnen) hebben van het naar de zijkanten verspreiden van afvaltoner vanuit het middendeel van het reinigingsgebied, of anderszins enige kenbare functie bij het voorkomen van afvaltonerlekkage. Bij gebreke van voornoemde inzichten valt daarom niet in te zien, en DR c.s. heeft in het licht van hetgeen Samsung daartegen heeft ingebracht, onvoldoende steekhoudend toegelicht, dat de gemiddelde vakman de door DR c.s. gestelde combinaties zou maken en evenmin waarom en hoe de gemiddelde vakman dan tot de oplossing volgens EP 537 – de toepassing van specifiek gepositioneerde en vormgegeven diepere delen – zou komen. Het combineren van de verschillende constructieve maatregelen uit diverse combinaties van die documenten berust derhalve op hindsight en kan aan de inventiviteit van conclusies 1 en 2 van EP 537 niet afdoen.

Volgens DR c.s. zou de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis, onder meer gebaseerd op de werking van een sneeuwschuiver, weten dat een V-achtige vorm geschikt is voor het opzij schuiven van een opgehoopte massa en aldus tot de oplossing van het probleem komen. Nog daargelaten dat Samsung heeft bestreden dat dit tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman zou behoren en DR c.s. dat vervolgens niet heeft onderbouwd, heeft DR c.s. daarmee nog steeds niet duidelijk gemaakt hoe de gemiddelde vakman tot het inzicht zou komen dat afvaltonerophoping in het midden van de reinigingsruimte een probleem is dat tot tonerlekkage kan leiden en dat dit probleem door verspreiding van afvaltoner in het middendeel van de reinigingsruimte naar de zijkanten kan worden opgelost. Hetgeen de rechtbank daaromtrent in r.o. 4.28 van het bestreden vonnis heeft overwogen, acht het hof juist. Hetgeen DR c.s. daartegen heeft aangevoerd kan niet tot een ander oordeel leiden. De stelling van DR c.s. dat het opzij duwen van de afvaltoner de enige optie zou zijn, omdat het naar achteren verplaatsen geen mogelijkheid is vanwege het ontbreken van een transportorgaan, gaat reeds niet op omdat – zoals hiervoor in r.o. 4.2.19 e.v. overwogen – de afwezigheid daarvan er niet aan in de weg staat dat de afvaltoner vanuit de reinigingsruimte naar achteren, in de richting van de opslagruimte wordt verplaatst. Daarenboven valt niet in te zien dat de gemiddelde vakman reeds op grond van die algemene vakkennis zonder inventieve arbeid tot de specifieke positionering en vormgeving van het diepere deel volgens conclusies 1 en 2 van EP 537 zou komen.

Het standpunt dat de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis tot de uitvinding zou komen is, gegeven het ontbreken van (aanwijzingen voor / pointers naar) de hiervoor bedoelde inzichten, dan ook uitsluitend gebaseerd op hindsight, naar de rechtbank terecht heeft overwogen. Dat de oordelen van de rechtbank met betrekking tot nawerkbaarheid en inventiviteit getuigt van inconsistentie en dat de redenen waarom de rechtbank de uitvinding nawerkbaar acht ook met zich brengen dat die uitvinding dan ook voor de hand ligt, zoals DR c.s. aanvoert, is onjuist. DR c.s. miskent daarmee dat nawerkbaarheid dient te worden beoordeeld mét kennis van de uitvinding – waarbij de vraag is of de beschrijving de gemiddelde vakman in staat stelt de uitvinding te maken (‘na te werken’) – terwijl inventiviteit dient te worden beoordeeld zónder kennis van de uitvinding – waarbij de vraag is of de gemiddelde vakman uitgaande van de stand van de techniek en zoekend naar een oplossing voor het objectieve technische probleem tot de uitvinding zou komen. Anders dan DR c.s. (in 9.4.6 MvG) stelt, is het feit dat de gemiddelde vakman de inrichting kan ontwerpen door enkel twee bestaande inrichtingen op hetzelfde gebied te combineren zonder daarbij obstakels op zijn weg te vinden, onvoldoende om aan te nemen dat de uitvinding voor de hand liggend is.

De geldigheidaanvallen op conclusies 1 en 2, gebaseerd op gebrek aan nieuwheid en inventiviteit, falen. Daaruit vloeit voort dat ook de daarvan afhankelijke conclusies nieuw en inventief geacht moeten worden. De geldigheid van conclusies 7 tot en met 14 is niet (afzonderlijk) gemotiveerd bestreden. De afzonderlijk tegen afhankelijke conclusies 3 tot en met 6 aangevoerde inventiviteitsbezwaren en de verdere documenten uit de stand van de techniek waarnaar in het kader daarvan is verwezen, behoeven in het licht van het voorgaande geen bespreking. Datzelfde geldt voor de vragen of de Xerox Docuprint Cartridge op de prioriteitsdatum behoorde tot de stand van de techniek en of de in r.o. 2.8.7 afgebeelde cartridge een afbeelding van die cartridge betreft, zoals DR c.s. heeft gesteld, maar Samsung heeft bestreden.

Inbreuk

Uit de hiervoor gegeven uitleg van ‘het middendeel’ volgt dat het inbreukverweer van DR c.s. dat daarop is gebaseerd dat de door haar verhandelde cartridges geen dieper deel bevatten dat gelijk is aan de breedte van de reguliere bladspiegel, niet slaagt. Uit de uitleg van ‘dieper gelegen deel’ volgt verder dat niet relevant is of en in welke mate bij cartridges van DR c.s. het dieper gelegen deel daadwerkelijk een verspreidingsfunctie vervult. Ten slotte gaat ook het Gillette-verweer van DR c.s. niet op. De enkele omstandigheid dat zij de constructieve maatregelen volgens US 211 toepast, betekent niet dat zij – ondanks de aanwezigheid daarnaast van de constructieve maatregelen volgens conclusie 1 van EP 537 – op EP 537 geen inbreuk zou maken. Verdere inbreukverweren heeft DR c.s. niet gevoerd.

Slotsom EP 537

De slotsom ten aanzien van EP 537 is dat de conclusies daarvan geldig zijn te achten en dat DR c.s. daarop inbreuk heeft gemaakt met de cartridges waarin alle constructieve maatregelen van conclusie 1 van EP 537 zijn toegepast. Hetgeen DR c.s. overigens tegen het vonnis, voor zover betrekking hebbend op EP 537, te berde heeft gebracht, kan niet leiden tot een ander oordeel.

De door de rechtbank in 5.7 en 5.8 van het dictum opgelegde bevelen waarmee de nadelige gevolgen van de gepleegde inbreuk en verder onrechtmatig handelen zoveel mogelijk worden beperkt, hebben anders dan DR c.s. stelt wettelijke grondslag (vgl. artikelen 10 en 15 van de handhavingsrichtlijn) en zijn ook naar het oordeel van het hof onder de gegeven omstandigheden passend te achten. De veroordeling tot afdracht van winst en/of schadevergoeding wordt slechts betreden met de stelling dat geen inbreuk zou zijn gemaakt. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat deze grief niet slaagt.

De door DR c.s. in reconventie gevorderde veroordeling van Samsung in de proceskosten van DR c.s. in het kort geding en terugbetaling van hetgeen DR c.s. ter zake aan Samsung heeft betaald, dient te worden afgewezen, nu het in kort geding opgelegde verbod (en de proceskostenveroordeling) uitsluitend was gebaseerd op inbreuk op EP 537 door DR c.s.

Voor zover betrekking hebbend op EP 537 dient het bestreden vonnis derhalve te worden bekrachtigd.

EP 744

Inventiviteit

De uitvinding volgens EP 744 heeft betrekking op een tonercartridge met een tonerbehuizing en een afvaltonerbehuizing waartussen voldoende ruimte bestaat om een laserstraal het fotogevoelig medium te laten beschrijven. Om te voorkomen dat de behuizing van de afvaltonerbehuizing vervormt door hitte en druk, strekt zich in de inwendige ruimte tussen de onderste en bovenste behuizing ten minste één draageenheid uit, die een aantal specifiek gepositioneerde dragers omvat, bestaande uit een draaguitsteeksel en uitsteekselopnemer die complementair op de overliggende oppervlakken van de bovenste en onderste behuizing zijn aangebracht.

DR c.s. heeft de inventiviteit van EP 744 bestreden, uitgaande van de CLP-600 cartridge zoals deze door Samsung op de markt is gebracht (hierna: CLP-600). Deze is niet door de OD in zijn beoordeling betrokken. Samsung heeft niet bestreden dat zij cartridges op de markt heeft gebracht met dit typenummer. Evenmin heeft zij, gelet ook op de ter zitting getoonde cartridges met daarop aangebracht de merknaam Samsung en het CLP-600 typenummer, gemotiveerd bestreden dat die eruit zagen zoals door DR c.s. afgebeeld en getoond. Zij heeft slechts bestreden dat deze cartridge op de prioriteitsdatum tot de stand van de techniek behoorde. Dat verweer wordt verworpen. DR c.s. heeft een factuur gedateerd 10 maart 2006 overgelegd waarop vier CLP600 cartridges (in verschillende kleuren, waarbij K staat voor zwarte toner) zijn vermeld, met daar achter de vermelding “(origineel)”. DR c.s. heeft een dergelijke cartridge voorts ter zitting getoond. Daarop is een ‘productidentificatie’ aangebracht met een raster met daarin de aanduiding ‘05’ tot en met ‘09’ (die kennelijk staan voor de jaartallen 2005 tot en met 2009) onder elkaar in de linker kolom en de cijfers 1 tot en met 12 naast elkaar in de bovenste kolom (die kennelijk staan voor de maanden van het jaar). Nu ‘05’ als eerste jaartal is genoemd kan met DR c.s. aangenomen worden dat de desbetreffende cartridge in elk geval voor de prioriteitsdatum (27 maart 2007) op de markt is gebracht. Samsung heeft daar alleen tegenovergesteld dat de getoonde cartridge niet is te relateren aan de factuur. Het hof acht dat evenwel in het licht van hetgeen DR c.s. heeft aangevoerd onvoldoende, in het bijzonder omdat Samsung niet heeft bestreden dát zij een cartridge onder het typenummer CLP-K600 op de markt heeft gebracht en evenmin (voldoende gemotiveerd) dat die er uitzag zoals de door DR c.s. afgebeelde en getoonde cartridge. Zij heeft alleen aangevoerd dat zij niet is staat geweest het door DR c.s. aangebrachte bewijs omtrent de datum waarop die op de markt is gebracht te verifiëren. Aangezien zij echter bij uitstek degene is die over de relevante informatie (in het bijzonder de datum van marktintroductie) had kunnen beschikken, moet dit voor haar rekening en risico blijven.

Ook het standpunt van Samsung dat de CLP-600 niet als meest nabije stand van de techniek zou kunnen worden aangemerkt, wordt verworpen. Deze cartridge heeft immers hetzelfde doel, heeft dezelfde relevante structurele kenmerken als de door EP 744 onder bescherming gestelde cartridge en kent ook hetzelfde probleem als dat waarvoor EP 744 een oplossing biedt. Onweersproken is immers dat de constructie van de CLP-600 dezelfde is, in die zin dat de laserbundel tussen de tonerbehuizing en de onderste behuizing van de afvaltonerbehuizing door gaat. Ook daar doet zich derhalve het probleem voor dat door warmte en druk vervorming van – met name de onderste behuizing van – de afvaltonerhouder kan optreden, met de diverse in EP 744 beschreven nadelige gevolgen.

DR c.s. heeft aan de hand van de duidelijke afbeeldingen gemotiveerd uiteengezet en ter zitting getoond dat de CLP-600 deelkenmerken 1 tot en met 1.10 openbaart. Samsung heeft bestreden dat in de CLP-600 steuneenheden in de zin van EP 744 zijn opgenomen, maar bij gebreke van enige toelichting waarom de uitsteeksels die aan de behuizing van de afvaltonerbehuizing zijn aangebracht niet als zodanig zouden kunnen worden aangemerkt, wordt dat ongemotiveerde verweer gepasseerd. Voor zover Samsung heeft bedoeld aan te voeren dat aan deelkenmerk 1.7 niet is voldaan, omdat de in de CLP-600 cartridge aan de behuizing van de afvaltonerbehuizing aangebrachte uitsteeksels niet met de tegenover gelegen behuizing daarvan zouden zijn verbonden, verwijst het hof naar en neemt het over hetgeen de rechtbank daarover in r.o. 4.45 – 4.48 van het bestreden vonnis heeft overwogen, leidend tot de slotsom dat er geen aanleiding is conclusie 1 zo beperkt uit te leggen dat de steuneenheid noodzakelijk met beide behuizingen van de afvaltonerbehuizing verbonden moet zijn en dat aan het deelkenmerk dat de “draageenheid zich in de inwendige ruimte en tussen de bovenste behuizing en de onderste behuizing uitstrekt” is voldaan indien de steuneenheid in aanraking is met de tegenover gelegen behuizing. Dat bij de CLP-600 de steuneenheid in aanraking is met de tegenover gelegen behuizing heeft Samsung niet gemotiveerd bestreden, zodat aangenomen moet worden dat aan deelkenmerk 1.7 is voldaan. Uit de afbeeldingen van de CLP-600 cartridge en de getoonde cartridge blijkt dat er meerdere dragers zijn (deelkenmerk 1.8) en dat deze zijn aangebracht op een positie dichterbij dan een afstand 1/2L zoals bedoeld in deelkenmerk 1.9.

Dat deelkenmerken 1.1 tot en met 1.6 en 1.10 in de CLP-600 worden geopenbaard, is niet bestreden. Niet ter discussie is ook dat deelkenmerk 1.11 in de CLP-600 cartridge niet wordt geopenbaard, omdat de dragers wel een draaguitsteeksel, maar niet een uitsteekselopnemer omvatten, die complementair aan het draaguitsteeksel op het overliggende oppervlak van de behuizing is aangebracht.

Er bestaat geen verschil van mening dat het effect van deelkenmerk 1.11 is dat deformatie van zowel de bovenste als onderste behuizing van de afvaltonerbehuizing, zowel in expansieve als compressieve richting wordt verminderd. Het daaruit volgende objectieve technische probleem is daarmee te formuleren als het voorkomen van deformatie van de gehele afvaltonerbehuizing van een tonercartridge. De vraag die ter beoordeling voorligt is of de gemiddelde vakman die zich voor dat probleem gesteld ziet, uitgaande van de CLP-600 cartridge, op de prioriteitsdatum zonder inventieve denkarbeid tot de cartridge volgens conclusie 1 van EP 744 zou zijn gekomen.

Samsung heeft betoogd dat ook voor de beoordeling van de inventiviteit van EP 744 uitgegaan moet worden van de gemiddelde vakman bestaande uit een team van een werktuigbouwkundig en elektrotechnisch ingenieur met enige jaren ervaring op de onderzoeksafdeling van een laserprinterfabrikant. DR c.s. heeft dat niet bestreden, zodat ook het hof daarvan zal uitgaan.

Naar het oordeel van het hof moet het geacht worden tot de algemene vakkennis van een werktuigbouwkundig ingenieur te behoren, dat ter voorkoming van expansieve deformatie – het naar onderen uitzakken van de onderste behuizing van de afvaltonerhouder – de reeds aanwezige draageenheden die zich tussen de onderste en bovenste behuizing uitstrekken, met beide oppervlakken dienen te zijn verbonden, zodat deze behuizingen niet alleen niet naar elkaar toe kunnen bewegen, maar ook niet meer van elkaar af. Er zijn geen specifieke technische voordelen geopenbaard die zouden zijn verbonden aan het verbinden van de reeds aanwezige draaguitsteeksels aan de tegenovergelegen behuizing specifiek door het opnemen daarvan in uitsteekselopnemers die complementair aan de tegenovergelegen behuizing zijn aangebracht. Daarmee is deze specifieke maatregel een triviale keuze uit verschillende alternatieve mogelijkheden voor het tot stand brengen van die verbinding, die allemaal geacht moeten worden tot de algemene kennis van een werktuigbouwkundig ingenieur te behoren. In de keuze daarvoor kan geen inventiviteit zijn gelegen. De inventiviteitsaanval op conclusie 1 slaagt.

Samsung heeft zich tegen de inventiviteitsaanvallen op de onderconclusies verweerd door te stellen dat DR c.s. zich schuldig zou maken aan een partial problems benadering, door de inventiviteit van ieder van de door de onderconclusies toegevoegde maatregelen afzonderlijk te beoordelen. Daarbij verliest Samsung uit het oog dat die benadering alleen niet is toegelaten indien en voor zover daadwerkelijk sprake is van een combinatie-uitvinding. Daarvoor is vereist dat met de verschillende maatregelen van een conclusie een gecombineerd synergetisch effect wordt bereikt. Indien de verschillende maatregelen enkel zijn samengevoegd, zonder dat sprake is van een gecombineerd effect dat boven de optelsom van de individuele effecten van de afzonderlijke maatregelen uitstijgt, is geen sprake van een combinatie-uitvinding en dient de inventiviteit van de verschillende maatregelen afzonderlijk te worden beoordeeld.

De door de onderconclusies toegevoegde maatregelen zien op de plaatsing van de dragers op de respectievelijke onderste en bovenste behuizing (conclusies 2, 6), de specifieke vormgeving van de draageenheid als zodanig (conclusies 3-5, 7, 8) en positionering van de tonerbehuizing ten opzichte van de afvaltonerbehuizing (conclusie 9). DR c.s. heeft aangevoerd dat niet is in te zien – en Samsung heeft daarop (met uitzondering van conclusie 6, zie daaromtrent r.o. 4.3.11) niet onderbouwd – dat deze maatregelen bijdragen aan de verbeterde structuur van de afvaltonerbehuizing ter voorkoming van deformatie van de hele afvaltonerbehuizing, die wordt bereikt met de in conclusie 1 geclaimde maatregelen. Aldus kunnen de onderconclusies niet als een combinatie-uitvinding worden beschouwd en dient de inventiviteit van de additionele maatregelen die in die onderconclusies onder bescherming zijn gesteld, afzonderlijk te worden beoordeeld.

Ten aanzien van conclusie 6 heeft Samsung wel aangevoerd dat de plaatsing van de dragers gelijkmatig op afstand langs een lijn in linker, midden en rechter posities, bijdraagt aan de geclaimde verbeterde structuur van de afvaltonerbehuizing. DR c.s. heeft er echter terecht op gewezen dat deze maatregel reeds in de CLP-600 cartridge was geopenbaard. Samsung heeft dat slechts bestreden door betwisting dat deze cartridge dragers in de zin van deelkenmerk 1.7 openbaart. Nu dat standpunt hiervoor reeds is verworpen, is van de juistheid van de verder niet bestreden stelling van DR c.s. uit te gaan, zodat in de door conclusie 6 toegevoegde maatregel evenmin inventiviteit kan zijn gelegen.

DR c.s. heeft de inventiviteit van de afzonderlijke, door de conclusies 2 tot en met 5 en 9 toegevoegde, maatregelen gemotiveerd bestreden. Samsung heeft de inventiviteit daarvan niet verdedigd. Daar komt bij dat het door conclusie 3 onder bescherming gestelde kruisvormige insteekdeel, als ook de maatregel van conclusie 9 dat de tonerbehuizing onder de afvaltonerbehuizing is aangebracht, reeds in de CLP-600 cartridge was geopenbaard, zodat die maatregelen al daarom inventiviteit ontberen.

Ten aanzien van conclusies 7 en 8 heeft DR c.s. onweersproken gesteld dat de CLP-600 is voorzien van draagribben met een schuin oppervlak. Deze draagribben strekken zich niet uit vanaf de draaguitsteeksels. Samsung heeft tegenover de gemotiveerde betwisting door DR c.s. nagelaten te onderbouwen – en het hof ziet ook niet in – waarom in de enkele positionering van deze draagribben ter hoogte van de steunuitsteeksels, inventiviteit zou zijn gelegen, zodat die maatregel als triviaal moet worden aangemerkt. Ook daaraan kan daarom geen inventiviteit worden toegedicht.

Samsung heeft ten slotte na de gemotiveerde inventiviteitsaanval van DR c.s. de geldigheid van conclusie 10 alleen verdedigd met verwijzing naar de gestelde inventiviteit van conclusies 1 tot en met 9. Nu dat standpunt, zoals volgt uit het voorgaande, geen stand kan houden, kan ook die conclusie bij gebrek aan inventiviteit niet in stand blijven.

Slotsom EP 744

De slotsom luidt dat alle conclusies van EP 744 dienen te worden vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit. De overige door DR c.s. aangevoerde nietigheidsgronden kunnen derhalve onbesproken blijven. Dat brengt met zich dat het bestreden vonnis in zoverre niet in stand kan blijven en dat de vorderingen van Samsung in conventie voor zover betrekking hebbend op EP 744 alsnog dienen te worden afgewezen en dat de in reconventie gevorderde vernietiging van EP 744 alsnog dient te worden toegewezen. DR c.s. heeft niet onderbouwd waarom zij belang zou hebben bij bepaling dat ieder van hen bevoegd is aantekening daarvan in het octrooiregister te verzoeken, zodat het hof dit niet zal toewijzen.

GM 687 en GM 551

DR c.s. heeft de geldigheid van GM 687 en GM 551 bestreden, onder meer stellende dat de uiterlijke kenmerken daarvan uitsluitend door hun technische functie zijn bepaald. De uiterlijke kenmerken die volgens Samsung niet uitsluitend technisch bepaald zouden zijn en het model een onderscheidend en eigen karakter zouden geven, betreffen voor GM 687 de ribbels en het handvat(kuipje), voor GM 551 de vierkante rasters die met name aan de onder-en zijkanten zijn aangebracht en de aan weerszijden aangebrachte uitsteeksels (handvatten) die een glooiende vorm hebben en gelijkenis vertonen met een eendensnavel. Het hof is met DR c.s. van oordeel dat deze uiterlijke kenmerken een technisch effect hebben.

De aangebrachte ribbels respectievelijk rasters in GM 687 en GM 551 hebben als effect dat enerzijds materiaal kan worden bespaard, terwijl anderzijds door de aangebrachte ribbels / rasters toch de nodige constructiestijfheid wordt behouden. Met haar standpunt dat het aanbrengen van ribbels of rasters niet nodig is voor het bereiken van constructiestijfheid, wat zou blijken uit het feit dat er ook (zelfs de meeste) cartridges zijn zonder ribbels of rasters, en dat het voor de constructiestijfheid juist beter zou zijn geen ribbels of raster toe te passen, miskent Samsung dat het effect niet de verbetering van constructiestijfheid is, maar het besparen van materiaal onder behoud van de constructiestijfheid.

Ook aan de uitsteeksels met eendensnavelvorm in GM 551 moet een technisch effect worden toegeschreven. Deze uitsteeksels zijn immers bestemd om de cartridge op een juiste wijze in de printer te kunnen plaatsen en dienen daarbij als handvatten. De cartridge moet met het fotogeleidend medium naar de gebruiker toe gericht in de printer worden geplaatst. In verband met de kwetsbaarheid van dat onderdeel van de cartridge dient voorkomen te worden dat de cartridge ter plaatse van dat fotogeleidend medium met de hand wordt beetgepakt. Daarom zijn aan weerszijden van de cartridge de handvatten aangebracht. De aan de bovenzijde aangebrachte holling resp. aan de onderzijde aangebrachte bolling van het uitsteeksel maakt dat het beter in de hand ligt en bevordert daarmee grip, hetgeen voordelig is omdat voor de plaatsing van de cartridge enige kracht moet worden uitgeoefend. Deze holling resp. bolling, waarmee de gelijkenis met het uiterlijk van de eendensnavel ontstaat, is daarmee derhalve technisch bepaald. Daaraan kan niet afdoen dat volgens Samsung ‘de reguliere vorm van het handvat’ recht is. Integendeel. Bij het rechte handvat waarop Samsung ter onderbouwing van haar stelling heeft gewezen, is aan de ene zijde een holling aangebracht en aan de andere zijde ribbels, die gezamenlijk – net als de eendensnavel-vormgeving – het technisch effect hebben dat in goede grip wordt voorzien. Dat onderstreept dus juist de technische functie van de eendensnavel-vormgeving.

Een en ander geldt evenzeer voor het handvat van GM 687. Ontegenzeglijk dient dat er toe de cartridge, zonder dat deze ter plaatse van het fotogeleidend medium behoeft te worden vastgepakt met alle nadelen van dien, in de printer te kunnen plaatsen en ook weer daaruit te kunnen wegnemen. De in het handvat aangebrachte uitsparing die het handvat het uiterlijk geeft van een kuipje, dient ertoe in voldoende grip te voorzien. Dat het handvat(kuipje) deze functie vervult, heeft Samsung niet bestreden.

Op grond van het voorgaande is het hof van oordeel dat alle uiterlijke kenmerken die GM 687 respectievelijk GM 551 volgens Samsung eigen karakter geven, technisch zijn bepaald. In het Doceram / CeramTec-arrest (HvJ EU 8 maart 2018, zaak C-395/16 ECLI:EU:C:2018:172) heeft het HvJ EU overwogen “dat artikel 8, lid 1, van verordening nr. 6/2002 uitsluit dat uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel op grond van het gemeenschapsmodellenrecht worden beschermd wanneer andere overwegingen dan de noodzaak dat het voortbrengsel zijn technische functie vervult, met name overwegingen met betrekking tot het visuele aspect van het voortbrengsel, geen rol hebben gespeeld bij de keuze van die kenmerken, ook al zijn er andere modellen waarmee dezelfde functie kan worden vervuld”. Vastgesteld dient derhalve te worden of de hiervoor besproken uiterlijke kenmerken van GM 687 en GM 551 uitsluitend technisch zijn bepaald, dan wel of bij de vormgeving daarvan ook andere factoren een rol hebben gespeeld. In dat verband heeft het HvJ EU overwogen “dat voor de beoordeling of uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald, nagegaan moet worden of die functie de enige factor is die bepalend was voor die kenmerken, en dat in dit verband niet doorslaggevend is of er alternatieve modellen zijn.”. Gelet op deze rechtsoverweging is dus niet doorslaggevend dat hetzelfde technische effect bereikt had kunnen worden met een op andere wijze vormgegeven ribbel- of rasterpatroon, of handvat, waarvoor volgens Samsung vele mogelijke varianten zouden bestaan.

Naar het oordeel van het hof heeft als uitgangspunt te gelden dat het voor producten zoals de onderhavige in het algemeen niet voor de hand ligt dat er bij de totstandkoming van de uiterlijke kenmerken andere factoren een rol spelen dan de met de vormgeving te vervullen technische functie. Gelet op de noodzakelijke compatibiliteit met de printer waarvoor de cartridge is bestemd, zullen bij de aankoopbeslissing door de consument met name de type-aanduiding (voor compatibiliteit) en het merk en de prijs (in verband met de wens / afweging of men een ‘origineel’ product – afkomstig van de producent van de printer – zal kopen of niet) een rol spelen. Dat een consument zich bij de aankoopbeslissing van een cartridge zal laten leiden door vormgevingsaspecten is niet aannemelijk en door Samsung ook niet (voldoende gemotiveerd) gesteld. In dat licht acht het hof de stelling van Samsung dat bij de totstandkoming van de uiterlijke kenmerken de wens om de cartridge een eigen, herkenbaar en origineel en/of esthetisch karakter te geven ter onderscheiding / herkenning van het model een rol heeft gespeeld, onvoldoende en te ongeloofwaardig om af te wijken van het hiervoor vermelde uitgangspunt. Derhalve moet er naar het oordeel van het hof vanuit gegaan worden dat alle uiterlijke kenmerken van GM 687 en GM 551 uitsluitend technisch zijn bepaald, zodat deze van bescherming op grond van het gemeenschapsmodellenrecht zijn uitgesloten.

Dat leidt tot de slotsom dat, anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, de reconventionele vordering van DR c.s. tot nietigverklaring van GM 687 en GM 551 toewijsbaar is. Dat betekent dat het vonnis van de rechtbank ook in zoverre niet in stand kan blijven.

Slaafse nabootsing

Samsung heeft zich in hoger beroep voorwaardelijk beroepen op het leerstuk van de slaafse nabootsing. Aangezien uit het voorgaande volgt dat de voorwaarde in vervulling is gegaan, komt het hof toe aan de beoordeling van die grondslag voor de vorderingen van Samsung.

Het hof stelt voorop dat het slaafs nabootsen van een product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom in beginsel vrijstaat, maar onrechtmatig wordt indien de nabootser zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en door dit na te laten verwarring sticht. Vereist is, gelet op de eis van verwarring, dat het nagebootste product een eigen plaats inneemt op de markt. In aanmerking nemend dat van de “nabootser” niet verlangd wordt dat hij aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid afbreuk doet teneinde verwarring te voorkomen, staat het hem naar het oordeel van het hof vrij een in het nagebootste product gekozen technische oplossing toe te passen, ook al zou er een alternatieve technische oplossing zijn om hetzelfde technisch effect te bereiken. Een andersluidend oordeel zou betekenen dat de bescherming op grond van slaafse nabootsing door een beperktere uitleg van de “techniekrestrictie”, verder zou gaan dan modelbescherming, hetgeen gelet op doel en strekking van die techniekrestrictie onwenselijk is en niet de bedoeling kan zijn.

DR c.s. heeft bestreden dat de cartridges met de uiterlijke kenmerken van GM 687 en GM 551 een eigen plaats op de markt innemen. Samsung, op wie ter zake de bewijslast rust, heeft naar het oordeel van het hof vervolgens nagelaten dit (voldoende) te onderbouwen. Reeds daarom moet het beroep op slaafse nabootsing stranden. Daarenboven volgt uit hetgeen hiervoor ten aanzien van de uitsluitend technische bepaaldheid van de uiterlijke kenmerken van GM 687 en GM 551 is overwogen, dat Samsung er evenmin op grond van het leerstuk van slaafse nabootsing bezwaar tegen kan maken dat deze uiterlijke kenmerken ook aanwezig zijn in de producten van DR c.s.

Slotsom

Uit het voorgaande volgt dat de grieven van DR c.s. voor zover betrekking hebbend op EP 537 niet slagen en dat het vonnis in zoverre zal worden bekrachtigd. De grieven die zien op de toewijzing van de vorderingen van Samsung in conventie voor zover gebaseerd op EP 744, GM 687 en GM 551, als ook de grieven die zien op de afwijzing van de vorderingen in reconventie van DR c.s. strekkende tot vernietiging respectievelijk nietigverklaring van EP 744, GM 687 en GM 551 slagen. In zoverre zal het vonnis worden vernietigd.

Proceskosten

Het voorgaande leidt tot de slotsom dat ten aanzien van EP 537 DR c.s. als de in het ongelijk gestelde partij heeft te gelden. Ten aanzien van EP 744 als ook GM 687 en GM 551 geldt Samsung als de in het ongelijk gestelde partij. In de omstandigheid dat naar het oordeel van het hof voor de conventie en de reconventie tezamen het aandeel van de kosten dat is toe te rekenen aan EP 537 moet worden begroot op 50% en het aandeel van de kosten dat is toe te rekenen aan EP 744 en de gemeenschapsmodellen moet worden begroot op respectievelijk 40% en 10%, ziet het hof aanleiding de proceskosten te compenseren, in die zin dat ieder van partijen zijn eigen kosten draagt, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.

Aangezien DR c.s. in eerste aanleg is veroordeeld proceskosten aan Samsung te vergoeden, komt de vordering van DR c.s. dat Samsung wordt veroordeeld om de door DR c.s. ingevolge dat vonnis aan Samsung betaalde proceskosten terug te betalen, vermeerderd met rente, voor toewijzing in aanmerking. Aangezien het vonnis eerst is gewezen op 30 november 2016 kan deze rente niet reeds vanaf 27 mei 2014 verschuldigd zijn, zoals door DR c.s. gevorderd. Het hof zal daarom bepalen dat deze rente verschuldigd is vanaf de dag waarop DR respectievelijk Maxperian deze proceskosten aan Samsung heeft voldaan.