HR, 11-01-2008, nr. C06/015HR

In cassatie kan worden uitgegaan van de volgende feiten1.:

Eiseres tot cassatie, Hugo Boss, is krachtens internationale inschrijving houdster van de volgende merkregistraties, die zich onder meer uitstrekken tot de Benelux:

Hugo Boss heeft deze merken doen inschrijven voor verschillende waren- en dienstenklassen, waaronder klasse 34 voor — kort gezegd — tabak, tabaksproducten en artikelen voor rokers.

Gedaagde in cassatie, Reemtsma, houdt zich bezig met de productie en verhandeling van sigaretten. Zij is krachtens een Benelux-merkendepot houdster van de volgende merkregistraties voor waren in klasse 34:

Op 13 augustus 1999 heeft Reemtsma Hugo Boss gedagvaard voor de rechtbank te 's‑Gravenhage. Zij heeft gevorderd dat voor recht zal worden verklaard dat de hiervoor onder 1.1.1 genoemde merkrechten zijn vervallen voor zover deze zijn ingeschreven voor waren in klasse 34. Zij vordert tevens de doorhaling van de desbetreffende inschrijvingen. Reemtsma heeft aan deze vordering ten grondslag gelegd dat Hugo Boss sedert de desbetreffende depots, in elk geval telkens gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar, geen normaal gebruik van het merk heeft gemaakt voor waren in deze klasse, zonder dat daarvoor een geldige reden bestond.

Hugo Boss heeft tot verweer onder meer aangevoerd dat zij een geldige reden had voor het niet-gebruik van deze merken. Hugo Boss stelt dat zij rekening moest houden met (destijds te verwachten) nationale en internationale regelgeving ter beperking van reclame voor tabaksproducten. Zij heeft met name gewezen op EG-Richtlijn 98/43 en de Reclamecode voor tabaksproducten.

Bij vonnis van 13 februari 2002 heeft de rechtbank de vorderingen van Reemtsma toegewezen. De rechtbank overwoog dat geen sprake is van een situatie waarbij op grond van buiten de macht van Hugo Boss liggende en niet tot haar normale ondernemingsrisico behorende feiten en omstandigheden een normaal gebruik van de gedeponeerde merken voor waren in klasse 34 in redelijkheid niet van Hugo Boss kan worden verlangd (rov. 9 Rb).

Hugo Boss heeft hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's‑Gravenhage. Bij arrest van 4 augustus 2005 heeft het hof het beroepen vonnis alleen vernietigd ten aanzien van de daarin opgenomen uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Voor het overige heeft het hof het beroepen vonnis bekrachtigd2.. Het hof heeft in rov. 4 vastgesteld dat Hugo Boss gedurende een ononderbroken tijdvak van ten minste vijf jaren de gedeponeerde merken niet normaal heeft gebruikt in de Benelux voor waren in klasse 34. In rov. 8 verwierp het hof het verweer van Hugo Boss dat zij hiervoor een geldige reden heeft. Volgens het hof kunnen de door Hugo Boss gestelde feiten en omstandigheden niet worden aangemerkt als buiten de macht van Hugo Boss liggende en niet tot haar normale ondernemersrisico behorende omstandigheden die een normaal gebruik van het merk onmogelijk, althans zo bezwaarlijk maken dat het gebruik daarvan naar in het economische verkeer gebruikelijke maatstaven in redelijkheid niet van Hugo Boss kon worden verwacht. Volgens het hof is daarom geen sprake van een geldige reden als bedoeld in art. 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW, respectievelijk art. 5, lid 2, BMW.

Hugo Boss heeft — tijdig — beroep in cassatie ingesteld3.. In cassatie is tegen Reemtsma verstek verleend. Hugo Boss heeft het cassatieberoep schriftelijk laten toelichten4..

Reeds in het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, art. 5 onder C, was bepaald dat indien in een aangesloten staat het gebruik van een ingeschreven merk verplicht is, de inschrijving van het merk slechts zal kunnen worden vernietigd na afloop van een billijke termijn en indien de belanghebbende zijn stilzitten niet rechtvaardigt.

Art. 19, lid 1, TRIPs-verdrag5. bepaalt dat indien voor de handhaving van een inschrijving het gebruik van het merk vereist is, de inschrijving na een ononderbroken periode van niet-gebruik van ten minste drie jaar mag worden doorgehaald, tenzij de houder van het merk geldige redenen, gebaseerd op het bestaan van belemmeringen voor dat gebruik, aantoont. Omstandigheden die zich buiten de wil van de houder van het merk voordoen en een belemmering vormen voor het gebruik van het merk, zoals invoerbeperkingen op of andere overheidsmaatregelen voor de door het merk beschermde waren of diensten, worden erkend als geldige reden voor het niet-gebruik.

In art. 5, aanhef en onder 3, van de Benelux-Merkenwet6. was bepaald dat het recht op het merk vervalt voor zover hetzij binnen drie jaren volgend op het depot, hetzij gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren, noch door de merkhouder noch door een licentiehouder enig normaal gebruik7. van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied, tenzij daarvoor een geldige reden is.

De vraag wat in deze bepaling moet worden verstaan onder ‘zonder geldige reden’, is op 27 januari 1981 door het Benelux-Gerechtshof beantwoord als volgt8.:

Volgens het Benelux-Gerechtshof moeten aan het begrip ‘zonder geldige reden’ in deze bepaling strenge eisen worden gesteld. Noch de omstandigheid dat een product uit de mode raakt en dientengevolge nauwelijks meer verkocht wordt, noch de omstandigheid dat de merkhouder ervan afziet die geringe belangstelling voor zijn product door middel van reclame te verhogen, omdat hij zich uit hoofde van een door hem met de gerechtigde tot een ander merk vrijwillig aangegane overeenkomst gehouden acht zoveel mogelijk verwarring met dat merk te voorkomen, kunnen op zichzelf en zonder meer als geldige reden worden aangemerkt: de eerste niet omdat zij in de regel tot het normale ondernemersrisico behoort; de tweede niet omdat zij niet buiten de macht van de merkhouder ligt9..

Nadien is aan het Benelux-Gerechtshof de vraag voorgelegd of het begrip ‘zonder geldige reden’ onder bepaalde omstandigheden ruimer mag worden opgevat. Die vraag is ontkennend beantwoord. Het Benelux-Gerechtshof overwoog10.:

Op 21 december 1988 is de Merkenrichtlijn vastgesteld11.. Art. 10, lid 1, van deze richtlijn bepaalt dat een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid in de betrokken lidstaat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen gebruik is gemaakt, vatbaar is voor de sancties van deze richtlijn, tenzij er een geldige reden is voor het niet gebruiken. De sanctie is te vinden in art. 12, lid 1, van de Merkenrichtlijn: een merk kan vervallen worden verklaard wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de betrokken lidstaat is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken. De richtlijn moest uiterlijk 31 december 1992 in de lidstaten worden geïmplementeerd12..

Ter uitvoering van deze richtlijn is de Benelux-merkenwetgeving gewijzigd met ingang van 1 januari 1996. Art. 5, lid 2, aanhef en onder a, BMW bepaalde sedertdien:

Art. 5 BMW is inmiddels vervangen door art. 2.26 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)13.. Dit heeft niet geleid tot een inhoudelijke wijziging van deze bepaling.

Het hof heeft vastgesteld, in cassatie onbestreden, dat Hugo Boss haar gedeponeerde merken gedurende een ononderbroken tijdvak van ten minste vijf jaren niet heeft gebruikt voor waren in klasse 3414.. Het hof heeft in het midden gelaten op welke dagen dit tijdvak aanvangt en eindigt. Ingevolge art. IV van het Protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken15., blijft het bepaalde in art. 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW van toepassing op depots, welke ten minste drie jaar vóór de inwerkingtreding van dit Protocol zijn verricht (d.w.z.: op depots verricht vóór 1 januari 1993). Het hof gaat daarom ervan uit dat ten aanzien van de depots in 1987 art. 5, aanhef en onder 3 (oud) BMW van toepassing is (rov. 2). Ten aanzien van de depots in 1993 heeft het hof art. 5, lid 2, aanhef en onder a, BMW toegepast.

In deze zaak kan onderscheid worden gemaakt naar:

Met betrekking tot de termijn van drie jaar vanaf de datum van depot in art. 5, aanhef en onder 3 (oud) BMW was wijziging van de Benelux-Merkenwet noodzakelijk om te kunnen voldoen aan het bepaalde in art. 12, lid 1, van de Merkenrichtlijn. Met betrekking tot de termijn van vijf jaar voldeed de Benelux-Merkenwet reeds aan die richtlijn. Vanaf het tijdstip waarop de in de lidstaten geldende regels conform de richtlijn moeten worden uitgelegd — het cassatiemiddel stelt dit tijdstip m.i. terecht op de datum waarop de Merkenrichtlijn uiterlijk behoorde te worden geïmplementeerd, 31 december 1992 — heeft het begrip ‘geldige reden’ in de Benelux-Merkenwet een communautairrechtelijk bepaalde inhoud gekregen. Voor wat betreft de in 1993 gedeponeerde merken, is richtlijnconforme uitleg in ieder geval aangewezen. Voor wat betreft de in 1987 gedeponeerde merken staat niet vast dat het tijdvak van vijf jaren niet-gebruik geheel gelegen is in de periode vóór 31 december 1992. In het vervolg van deze conclusie wordt ervan uitgegaan dat ook ten aanzien van die depots het begrip ‘geldige reden’ zoveel mogelijk richtlijnconform behoort te worden uitgelegd.

De artikelen 10 en 12 van de Merkenrichtlijn spreken in algemene bewoordingen over het ontbreken van een geldige reden16.. In de Merkenrichtlijn is het begrip ‘geldige reden’ niet nader omschreven. Ter vergelijking kan worden gewezen op de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk17., maar ook die verordening biedt geen nadere uitwerking van het begrip ‘geldige reden’. In een geschil waarin een merkhoudster als verklaring voor het niet-gebruik van het door hem gedeponeerde merk in Oostenrijk had gewezen op ‘bureaucratische hindernissen’, inzonderheid de vertraging bij de afgifte van exploitatievergunningen voor de supermarkten waarin zij de desbetreffende waren wilde verkopen, is aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen onder meer de volgende vraag voorgelegd:

Het HvJ EG heeft op 14 juni 2007 (nr. C-246/05) beslist dat aan het begrip ‘geldige reden’ in art. 12 lid 1 van de Merkenrichtlijn in de lidstaten een eenvormige uitleg moet worden gegeven (rov. 42 – 43). Het HvJ EG wijst erop dat het dikwijls voorkomt, dat omstandigheden buiten de wil van de merkhouder de voorbereidingen voor het gebruik van een merk verstoren. In een groot aantal gevallen gaat het echter om moeilijkheden die kunnen worden overwonnen (rov. 50). Het arrest vervolgt (rov. 51 – 54):

Het dictum luidde dienovereenkomstig:

Het middel van cassatie is gericht tegen rov. 8, waarin het hof het verweer van Hugo Boss, dat zij een geldige reden had voor het niet gebruiken van de gedeponeerde merken voor waren in klasse 34, heeft verworpen. Het hof heeft uitdrukkelijk de maatstaf uit het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 27 januari 1981 gehanteerd.

In de onderdelen I.2 en I.3 (onderdeel I.1 dient slechts als inleiding) wordt geklaagd dat de maatstaf uit het arrest van het Benelux-Gerechtshof niet langer de juiste is. Volgens deze middelonderdelen heeft het hof miskend dat het begrip ‘zonder geldige reden’ in art. 5, lid 2, aanhef en onder a, BMW conform de Merkenrichtlijn moet worden uitgelegd. Dit betekent volgens deze middelonderdelen dat het begrip ‘geldige reden’ een andere, minder beperkte betekenis heeft gekregen dan het Benelux-Gerechtshof daaraan heeft gegeven in de periode vóór de Merkenrichtlijn. Onderdeel I.4 voegt toe dat hetzelfde geldt waar het hof art. 5, aanhef en onder 3 (oud) BMW heeft toegepast. Onderdeel I.5 suggereert het stellen van een prejudiciële vraag aan het HvJ EG, maar bevat geen klacht. In de schriftelijke toelichting26. stelt Hugo Boss: ‘De interpretatie van het begrip ‘geldige reden’ in het Winston arrest is immers verouderd nu dit begrip inmiddels een communautair begrip is geworden (…). Het hof had aldus moeten onderzoeken of er in het onderhavige geval sprake is van een ‘geldige reden’ op grond van art. 5 lid 2 (lid 3 oud) BMW in het licht van artikel 10 lid 1 en artikel 12 lid 1 van de Merkenrichtlijn’.

Met het aanduiden van een andere maatstaf is nog niet gegeven dat het resultaat een ander had moeten zijn. Daarom wordt in onderdeel I.6, kort samengevat, geklaagd dat het hof, doordat het de maatstaf van het Benelux-Gerechtshof heeft toegepast, heeft miskend dat, beschouwd in het licht van de Merkenrichtlijn, van een ‘geldige reden’ sprake is zodra het gaat om omstandigheden die buiten de macht van de merkhouder liggen en waarop de merkhouder geen invloed kan uitoefenen. Volgens de klacht heeft het hof ten onrechte, immers in strijd met de Merkenrichtlijn, daarnaast de eis gesteld dat sprake moet zijn van omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico van de merkhouder behoren.

In onderdeel I.7 wordt geklaagd dat het hof in deze zaak tot uitgangspunt bij de beoordeling had moeten nemen dat, wanneer het geheel of gedeeltelijk (feitelijk) verboden is het merk te gebruiken, er sprake is van een ‘geldige reden’ voor niet-gebruik. Hieronder is volgens dit middelonderdeel ook te begrijpen het verbod om het merk te gebruiken op zodanige wijze dat het overeenstemt met het gebruik van dat merk voor andere waren of diensten; deze klacht doelt op het verbod van art. 5a Tabakswet.

De bovengenoemde klachten, die alle betrekking hebben op de toe te passen maatstaf, lenen zich voor een gezamenlijke behandeling. Uit het arrest van het HvJ EG van 14 juni 2007 volgt dat het begrip ‘geldige reden’ in de lidstaten uniform moet worden uitgelegd. Uit het arrest kunnen de volgende vereisten voor een geldige reden voor niet-gebruik van het merk worden afgeleid:

Het onder a genoemde vereiste komt letterlijk overeen met het begrip ‘onmogelijk maken’ in het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 27 januari 1981. Het begrip ‘onredelijk maken’ komt, naar de kern genomen, overeen met: feiten en omstandigheden die een normaal gebruik van het merk ‘zo bezwaarlijk [maken] dat zulks, naar in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven, in redelijkheid niet van hem of van zijn licentiehouder kan worden verwacht’. Een voorbeeld van zulk een belemmering voor normaal gebruik van het merk is gegeven in art. 19 lid 1 TRIPs-verdrag: invoerbeperkingen op de desbetreffende waren. Een ander voorbeeld is de publiekrechtelijke procedure tot toelating van een geneesmiddel op de markt, die de merkhouder met goed gevolg moet doorlopen voordat hij het deponeerde merk kan gebruiken voor geneesmiddelen27..

Het onder b genoemde vereiste komt als zodanig niet voor in de jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof. Stel, bijvoorbeeld, dat de merkhouder als reden voor het niet gebruiken van het merk opgeeft: de opzegging van zijn bedrijfskrediet door de bank. In zo'n geval zal niet spoedig een geldige reden worden aangenomen: volgens de maatstaf van het HvJ EG niet, omdat niet aan het vereiste van ‘rechtstreeks’ is voldaan; volgens de maatstaf van het Benelux-Gerechtshof niet, omdat de opgegeven omstandigheid tot het ondernemersrisico behoort en aan de merkhouder moet worden toegerekend.

Het onder c genoemde vereiste komt overeen met het begrip: ‘buiten zijn macht liggend’ in het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 27 januari 1981. Ook hiervan is een voorbeeld te geven. Stel, dat een merkhouder als reden voor het niet gebruiken van zijn merk opgeeft dat hij een afspraak heeft gemaakt met een derde om het merk niet te gebruiken. In zo'n geval is noch volgens de maatstaf van het Benelux-Gerechtshof, noch volgens de maatstaf van het HvJ EG sprake van een geldige reden voor niet-gebruik. De omschrijving in het arrest van het Benelux-Gerechtshof is voor wat betreft de uitwerking iets beperkter voor merkhouders, omdat zij niet alleen de belemmeringen omvat die buiten de wil (buiten de macht) van de merkhouder liggen, maar ook omstandigheden omvat die tot diens ondernemersrisico worden gerekend. Een voorbeeld in deze laatste categorie is de constatering van de merkhouder dat de waren waarvoor het merk is gedeponeerd bij het publiek uit de gratie zijn geraakt28. of, omgekeerd, dat de introductie van de desbetreffende waren op de desbetreffende nationale markt commercieel nog niet haalbaar is29.. Ter vergelijking: over het Duitse merkenrecht schrijft Fezer30.:

In de vakliteratuur is de ‘geldige reden’ voor niet-gebruik van het merk wel eens vergeleken met het leerstuk overmacht31.. In het Nederlandse recht wordt doorgaans aangenomen dat een persoon zich niet op overmacht kan beroepen indien de belemmering voor hem voorzienbaar was op het tijdstip van handelen32.. De oorzaak van de verhindering wordt in dat geval aan de schuldenaar toegerekend, ook al ligt zij niet rechtstreeks bij hem. De rechtbank lijkt dit spoor te volgen. Zij heeft in rov. 9 onder meer overwogen:

De rechtbank is in deze overweging in feite voor drie ankers gaan liggen:

De verwerping van de aangevoerde geldige reden werd in hoger beroep door Hugo Boss bestreden in grief III. Over het eerste anker, de voorzienbaarheid, is in hoger beroep niet meer gesproken. Met betrekking tot het tweede en het derde anker heeft Hugo Boss in hoger beroep gewezen op de steeds verdergaande beperking van tabaksreclame. Hugo Boss heeft in hoger beroep benadrukt dat zij niet het risico kan lopen dat zij haar zorgvuldig in reclamecampagnes opgebouwde imago niet zou mogen benutten voor de verkoop van andere waren dan tabakswaren op de grond dat reclame voor die andere waren door het publiek wordt geassocieerd met tabaksproducten (Hugo Boss doelt hier op de regel welke thans is neergelegd in art. 5a Tabakswet).

De eenvormige uitleg welke door het HvJ EG aan de lidstaten wordt voorgeschreven laat m.i. niet toe, aan het aanvaarden van een ‘geldige reden’ andere eisen te stellen dan die, welke uit het arrest van het HvJ EG blijken. Het door de rechtbank gestelde en impliciet door het hof overgenomen argument dat de opgegeven belemmering voor de merkhouder voorzienbaar was, gaat verder dan de vereisten welke uit het arrest van het HvJ EG blijken. Zou hierover twijfel bestaan, dan ligt een prejudiciële vraag aan het HvJ EG in de rede.

Voor zover het hof van oordeel is dat hier geen sprake is van een ‘geldige reden’ omdat er nog geen algeheel reclameverbod voor tabaksproducten gold (het tweede anker van de rechtbank) of omdat ondanks de beperking van de reclamemogelijkheden, in redelijkheid van Hugo Boss mocht worden verwacht dat zij deze merken gebruikte voor het verhandelen van tabakswaren (het derde anker van de rechtbank), behoeft de uitkomst van de toetsing door het hof niet per se in strijd te zijn met de maatstaf die volgens het HvJ EG moet worden aangelegd. Volgens die maatstaf moet worden onderzocht of een buiten de wil van Hugo Boss gelegen belemmering het gebruik van het merk onmogelijk of onredelijk maakt. Het hof, dat niet bekend kon zijn met het nadien gewezen arrest van het HvJ EG, heeft dit onderzoek niet verricht. Het hof heeft immers onderzocht of het gaat om niet tot het normale ondernemersrisico behorende feiten en omstandigheden welke een normaal gebruik van het merk onmogelijk maken, of zo bezwaarlijk maken dat zulks in redelijkheid niet van de merkhouder kan worden verwacht. Het begrip ‘tot het normale ondernemersrisico behorende’ behelst een normatief element: het omvat, zoals gezegd, niet alleen omstandigheden die van de wil van de merkhouder afhankelijk zijn, maar ook omstandigheden die, ofschoon onafhankelijk van de wil van de merkhouder, aan de merkhouder worden toegerekend. Het komt mij voor dat juist dit normatieve element, dat als zodanig niet terug te vinden is in de uitspraak van het HvJ EG van 14 juni 2007, buiten de volgens het HvJ EG aan te leggen maatstaven treedt.

Het voorgaande voert tot de slotsom dat de klachten over de door het hof toegepaste maatstaf doel treffen en dat het bestreden arrest niet in stand kan blijven. Het antwoord op de vraag of een wijziging van de ondernemingsstrategie teneinde de betrokken hindernis uit de weg te gaan van de merkhouder kan worden gevergd, is door het HvJ EG overgelaten aan de rechters van de lidstaten. Dit brengt voor het onderhavige geschil mee dat de rechter na verwijzing behoort te onderzoeken of van Hugo Boss redelijkerwijs kan worden gevergd haar ondernemingsbeleid te wijzigen (bijvoorbeeld: het aanpassen van haar ‘brandstyle’, zodanig dat niet langer het gevaar bestaat dat haar reclame voor de overige door haar verhandelde waren door het publiek wordt geassocieerd met tabakswaren; zie ook alinea 3.17 hierna).

In het voorgaande is uitgegaan van de veronderstelling dat de Hoge Raad onmiddellijk over het cassatiemiddel beslist. Het is evenwel niet vanzelfsprekend dat de nationale rechter beslist over de vraag of de rechtspraak van de ene internationale rechter (het Benelux-Gerechtshof) is achterhaald door een uitspraak van een andere internationale rechter (het HvJ EG). In een geval als het onderhavige is voorstelbaar dat de Hoge Raad de frontale aanval, die in het middel van cassatie is gedaan op (de toepassing door het hof van) de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof, in de vorm van een prejudiciële vraag aan het Benelux-Gerechtshof zelf voorlegt. Een prikkel daartoe zou kunnen zijn dat, blijkens rov. 3 van het bestreden arrest, ook in België een procedure tussen partijen over dit onderwerp aanhangig is. Nu de noodzaak om de Benelux-Merkenwet uit te leggen conform de Merkenrichtlijn door het Benelux-Gerechtshof is erkend33. en het aangehaalde arrest van het HvJ EG van 14 juni 2007 geen vrijheid aan de rechter van de lidstaten laat met betrekking tot de toe te passen maatstaf, is m.i. sprake van een acte éclairé en kan een prejudiciële vraag aan het Benelux-Gerechtshof achterwege blijven.

Bij het slagen van bovengenoemde klachten behoeven de overige onderdelen van het middel geen bespreking meer. Ten overvloede volgt een korte bespreking van de inhoud. Onderdeel I.8 klaagt — subsidiair — dat het hof heeft miskend dat van een ‘geldige reden’ voor niet-gebruik reeds sprake is wanneer, objectief bezien, het normaal gebruik van het merk voor de merkhouder in feite onmogelijk is gemaakt. Volgens het middel had het hof als maatstaf moeten nemen: ‘hoe een gemiddelde ondernemer gezien de omstandigheden van het geval gehandeld zou hebben’34..

In de aangehaalde rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof is nimmer de eis gesteld van (absolute) onmogelijkheid van gebruik van het merk. Uit het aangehaalde arrest van het HvJ EG van 14 juni 2007 volgt evenmin dat vereist zou zijn dat het gebruik van het merk voor de merkhouder (absoluut) onmogelijk is: ook wanneer het onredelijk is van de merkhouder te verwachten dat hij het merk gebruikt, kan een ‘geldige reden’ voor niet-gebruik worden aangenomen. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn indien een invoerheffing het gebruik van het merk voor de waren waarvoor het is ingeschreven weliswaar niet onmogelijk maakt, maar wel zo duur dat van de merkhouder in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij het merk voor die waren gebruikt of door een licentiehouder laat gebruiken35.. In het thans bestreden arrest heeft het hof niet de eis gesteld dat gebruik van het merk (absoluut) onmogelijk is voor Hugo Boss. Het hof heeft in rov. 8 gelet op ‘omstandigheden, die het normaal gebruik van het merk onmogelijk maken, of althans zo bezwaarlijk dat zulks, naar in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven, niet van haar kan worden verwacht’. De klacht leidt daarom niet tot cassatie.

In onderdeel I.9 wordt subsidiair met een motiveringsklacht tegen het oordeel van het hof opgekomen. De klacht houdt in dat de beslissing onbegrijpelijk is in het licht van de volgende, door Hugo Boss in hoger beroep aangevoerde stellingen:

Zoals gezegd, zal de juistheid van deze stellingen na verwijzing moeten worden onderzocht, ditmaal aan de hand van de maatstaf van het HvJ EG. Verder behoeven zij thans geen bespreking.

Onderdeel I.10 bevat geen klacht. De algemene motiveringsklacht in onderdeel I.11 mist zelfstandige betekenis naast de voorgaande klachten.

De conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar een ander gerechtshof.

De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden