HR, 23-02-2001, nr. R97/154HR, nr. 9089

Mr. Bakels

Rek.nr 9089

R 97/154 HR

Parket, 22 december 2000

Nadere conclusie inzake

UNILEVER N.V.

tegen

BENELUX MERKENBUREAU

Edelhoogachtbaar college,

1. Feiten en procesverloop

1.1 Het gaat in deze merkenzaak kort gezegd om een weigering van de inschrijving van een depot van een beeldmerk door het Benelux Merkenbureau. In de kern stelt het cassatiemiddel twee vragen aan de orde, namelijk

(a) of het Merkenbureau bij beoordeling van de vraag of inschrijving van een gedeponeerd teken als merk tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden, zich mag of zelfs moet beperken tot beoordeling van het teken zoals dat is gedeponeerd, of dat het daarbij mede dient te betrekken de verwachtingen die mogen of moeten bestaan over het concrete gebruik nadien en/of de vraag of het gedeponeerde teken mede kan worden gebruikt op een wijze die niet tot misleiding van het publiek aanleiding geeft;

(b) of de rechter die het verzoek afwijst om het Merkenbureau te gelasten een geweigerd depot alsnog in te schrijven, verzoeker in de kosten mag veroordelen.

1.2 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(a) Unilever heeft op 1 maart 1996 het beeldmerk, bestaande uit de afbeelding van een pot, gevuld met een gele substantie en voorzien van een etiket met de woorden "UNOX", "CHICKEN TONIGHT" en "KERRIE", alsmede de woorden "smoorsaus voor kip", onder nummer 866.369 gedeponeerd voor de klassen 29 en 30.(1)

(b) Het Benelux Merkenbureau - hierna ook aan te duiden als het BMB of het Merkenbureau - heeft bij brief van 4 juni 1996 aan Unilever laten weten de inschrijving van het depot voorlopig (gedeeltelijk) te weigeren. Daartoe heeft het BMB de volgende reden(en) opgegeven:

"Aangezien de afbeelding van het teken UNOX CHICKEN TONIGHT (fig.) duidelijk betrekking heeft op smoorsaus voor kip, leidt het teken tot misleiding van het publiek voor alle andere in de klassen 29 en 30 genoemde waren dan smoorsaus voor kip (artikel 6bis, eerste lid onder b. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (..); gelieve de warenlijst aan te passen."

(c) Unilever heeft tegen deze voorlopige gedeeltelijke weigering bezwaar aangetekend. Het BMB heeft daarin geen aanleiding gezien zijn voorlopige beslissing te herzien. Bij brief van 27 januari 1997 heeft het BMB Unilever in kennis gesteld van zijn beslissing van gelijke datum, inhoudende een definitieve weigering van het depot voor de waren van klassen 29 en 30 onder mededeling dat het merk zal worden ingeschreven voor de klasse 30: smoorsaus voor kip.

(d) Unilever heeft op 4 april 1996 het beeldmerk, bestaande uit de afbeelding van een pot, gevuld met een roodachtige substantie en voorzien van een etiket met de woorden "UNOX", "CHICKEN TONIGHT" en "HAWAÏ" alsmede de woorden "smoorsaus voor kip", onder nummer 868.723 gedeponeerd voor dezelfde klassen 29 en 30.

(e) Het BMB heeft bij brief van 11 september 1996 Unilever meegedeeld de inschrijving van het depot voorlopig (gedeeltelijk) te weigeren op dezelfde grond als onder (b) genoemd.

(f) Unilever heeft ook tegen deze voorlopige weigering bezwaar aangetekend, maar opnieuw tevergeefs; bij brief van 18 maart 1997 heeft het BMB Unilever bericht dat de inschrijving van het depot definitief wordt geweigerd voor alle waren in de klassen 29 en 30, met uitzondering van smoorsaus voor kip.

1.3 Op de voet van art. 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) heeft Unilever op 24 maart 1997 bij het gerechtshof te Den Haag beroep ingesteld tegen deze beslissingen van het BMB. Zij heeft verzocht het BMB te gelasten alsnog de depots 866.369 en 868.723 voor de geweigerde waren in te schrijven. Zij heeft haar verzoek echter niet gehandhaafd voor de waren vlees, vis, wild en vleesextracten in klasse 29.

1.4 Het Merkenbureau heeft het hof verzocht het verzoek van Unilever af te wijzen. Het Bureau deed tevens een reconventioneel verzoek om het depot, voorzover dat wél was ingeschreven, in omvang te beperken. Het hof heeft het BMB in dit verzoek niet-ontvankelijk verklaard omdat de BMW daartoe geen grondslag biedt. Tegen deze beslissing is in cassatie niet opgekomen.

1.5 Bij beschikking van 4 september 1997(2) heeft het hof het verzoek van Unilever afgewezen. Daartoe heeft het - samengevat weergegeven - het volgende overwogen.

(a) Het BMB heeft zijn beslissingen tot weigering gebaseerd op art. 6bis onder b juncto art. 4 onder 2 BMW (misleiding van het publiek). Bij de beoordeling van deze weigering door de rechter is uitgangspunt het merk zoals dat is gedeponeerd. Wijzigingen die nadien bij het gebruik van het gedeponeerde merk zijn of zullen worden aangebracht, moeten buiten beschouwing blijven (rov. 3 en 4).

(b) Unilever doet tevergeefs een beroep op art. 5C lid 2 van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (UV). Dit artikel heeft uitsluitend betrekking op de gevolgen van het gebruik van een merk in een enigszins van het ingeschreven merk afwijkende vorm. Deze bepaling leent zich niet voor analoge toepassing bij de beoordeling van de onderhavige vraag (rov. 5).

(c) Het publiek kan de aanduiding "smoorsaus voor kip" waarnemen. Daarbij is niet van belang dat deze aanduiding minder in het oog springt dan de woorden "CHICKEN TONIGHT". Door de vermelding van laatstgenoemde woorden in combinatie met de woorden "smoorsaus voor kip" zal het publiek verwachten dat de merken betrekking hebben op smoorsaus voor kip. Daarom zal het gebruik van die merken voor andere waren dan smoorsaus voor kip, tot misleiding van het publiek kunnen leiden. Nu de depots mede zijn verricht voor dergelijke andere waren, is in zoverre sprake van mogelijke misleiding in de zin van art. 4 onder 2 BMW (rov. 6).

(d) De bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering over de verzoekschriftprocedure zijn analoog van toepassing. Nu uit het BMW het tegendeel niet blijkt, zal met toepassing van art. 429k Rv een kostenveroordeling worden uitgesproken (rov. 9).

1.6 Unilever heeft tegen de beschikking van het hof beroep in cassatie ingesteld. Het BMB heeft verzocht het beroep te verwerpen. Beide partijen hebben hun onderscheiden standpunten schriftelijk doen toelichten.

1.7 Mijn daarop genomen tussenconclusie van 4 september 1998 strekt ertoe dat de zaak zou worden aangehouden totdat het Benelux-Gerechtshof (BenGH) zich in de Campina-zaak(3) zou hebben uitgelaten over de ontvankelijkheid van het cassatieberoep in zaken zoals de onderhavige.

1.8 Bij tussenbeschikking van 6 november 1998 heeft de Hoge Raad dienovereenkomstig beslist, met aanhouding van de zaak.

1.9 Inmiddels heeft het BenGH in de Campina-zaak een beschikking gewezen.(4) In het dictum daarvan beantwoordde het Hof de door de Hoge Raad gestelde vragen gedeeltelijk en verzocht het voorts het HvJEG uitspraak te doen over een drietal door het BenGH geformuleerde vragen betreffende de uitleg van de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van Europa aangaande de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.(5) Tot de door het BenGH beantwoorde vragen behoort die van de ontvankelijkheid van het cassatieberoep in zaken zoals de onderhavige. Het Hof verklaarde voor recht:

"Van een beslissing ingevolge art. 6ter BMW staat beroep in cassatie open indien en voorzover het desbetreffende nationale burgerlijk procesrecht tegen door de burgerlijke rechter op verzoekschrift gegeven beslissingen beroep in cassatie toelaat."

1.10 Aangezien hiermee vaststond dat ook in de onderhavige zaak beroep in cassatie mogelijk was, heb ik haar opnieuw ter hand genomen. De datum voor mijn nadere conclusie is bepaald op heden.

2. Bespreking van het cassatiemiddel

2.1 In de BMW zoals die luidt met ingang van 1 januari 1996, heeft het Merkenbureau de bevoegdheid de inschrijving van een depot te weigeren. De weigeringsgronden zijn weergegeven in art. 6bis lid 1. In onze zaak gaat het om het onder (b) van dat lid in verbinding met art. 4 aanhef en onder 2 bedoelde geval, dat naar het oordeel van het BMB het depot is verricht voor waren voor welke het gebruik van het merk tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden. Meer concreet gaat het hier om de mededeling op het gedeponeerde merk, dat tevens als etiket van de waar moet fungeren, dat die waar smoorsaus voor kip zou zijn, terwijl Unilever het gedeponeerde merk voor een veel breder assortiment van levensmiddelen wil gaan gebruiken.

2.2 Het cassatiemiddel is opgebouwd uit drie onderdelen. Onderdeel I bevat in de subonderdelen a-d in wezen één klacht; subonderdeel e bouwt daarop voort. Deze klacht luidt dat de zojuist aangehaalde bepalingen, in het licht van art. 14A aanhef en onder 1b BMW(6) alsmede art. 3 aanhef en onder (g) van de onder 1.9 aangehaalde Eerste Richtlijn EG - aan welke richtlijn de BMW uitvoering beoogt te geven - zo moeten worden uitgelegd dat inschrijving van een merk (slechts) moet worden geweigerd (of nietig moet worden verklaard) indien

(i) daadwerkelijk kan worden vastgesteld dat het merk door of vanwege de merkhouder wordt gebruikt of zal worden gebruikt op een wijze die misleiding van het publiek teweegbrengt, of in redelijkheid voor misleiding van het publiek doet vrezen dan wel

(ii) het merk bij elke redelijkerwijs in aanmerking te nemen vorm van legitiem gebruik tot misleiding of redelijke vrees voor misleiding aanleiding zal geven.

Ter toelichting op het onderdeel draagt Unilever een drietal argumenten aan, namelijk (1) dat de legitieme behoeften van industrie en handel in de (merken)praktijk deze ruime bescherming vergen; (2) dat de interpretatie van het Haagse hof op ongerechtvaardigde wijze afbreuk doet aan de bescherming die de BMW aan merken beoogt te geven en (3) dat de (beperkte) strekking van de regels van de BMW met betrekking tot misleidende merken, door het hof is miskend.

2.3 Omgekeerd - zo wordt verder betoogd - geldt dat wanneer een merk op verschillende manieren legitiem kan worden gebruikt, terwijl slechts bij sommige van de redelijkerwijs in aanmerking komende vormen van gebruik (vrees voor) misleiding bestaat, inschrijving niet mag worden geweigerd. In dat geval heeft de merkhouder volgens Unilever immers een gerechtvaardigd belang bij inschrijving van zijn merk voor die gebruiksmogelijkheden welke niet tot misleiding aanleiding kunnen geven.

2.4 De tegen deze achtergrond geformuleerde klacht houdt in dat het Haagse hof niet aan de hand van de door het onderdeel verdedigde uitleg, maar aan de hand van een meer beperkte en dus onjuiste rechtsopvatting heeft beslist.

De vraag rijst aanstonds of de Hoge Raad hierover zelf kan beslissen of deze kwestie dient voor te leggen aan het BenGH of het HvJEG. Hij is van deze laatstbedoelde verplichting slechts ontslagen als het antwoord op deze vraag al is gegeven of als daarover redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan. Het eerste geval is niet aan de orde; of het tweede geval zich voordoet, kan men betwijfelen. Tegen deze achtergrond zal ik het middel nu bespreken en aan het eind daarvan de balans opmaken met betrekking tot de vraag of die bespreking naar mijn mening een boven redelijke twijfel verheven resultaat heeft opgeleverd.

2.5 Voorzover onderdeel I is gebaseerd op de veronderstelling dat het hof het gedeponeerde teken als zodanig misleidend heeft geacht, mist het feitelijke grondslag. Het hof heeft namelijk - evenals het BMB - het gedeponeerde teken als merk misleidend geacht voor andere waren dan smoorsaus voor kip. De bevoegdheid om de inschrijving van een gedeponeerd teken te weigeren ten aanzien van een of meer van de waren waarvoor het merk is bestemd, is met zoveel woorden aan het BMB gegeven in art. 6bis lid 2 BMW en is uitgewerkt in art. 6 bis lid 5 BMW.

2.6 Voorzover het middel op de rechtsopvatting berust dat het gedeponeerde teken moet worden beoordeeld onafhankelijk van de bijgevoegde warenlijst aan de hand van het redelijkerwijs te verwachten, dan wel daadwerkelijk vast te stellen concrete gebruik dat daarvan zal worden gemaakt, kan het geen doel treffen omdat deze opvatting niet juist is. Aan de BMW ligt immers het uitgangspunt ten grondslag dat zowel de onderscheidende kracht van het merk als zijn vermogen tot misleiding van het publiek, berust op de beoordeling van het merk als onderscheidingssteken ten aanzien van de waren of diensten waarvoor dat depot is verricht. Een merk kan immers zeer wel onderscheidend en niet-verwarrend zijn ten opzichte van de ene waar of dienst en het omgekeerde ten opzichte van de andere.

2.7 Dit thema is al door velen bezongen, recent mede door Verkade in diens noot onder de meergenoemde Campina-beschikking van het Benelux Gerechtshof:

"Als iemand het woord "brandnetel" of de afbeelding van een brandnetel deponeert voor pak weg spiegels, valt moeilijk in te zien wat daaraan in concreto op onderscheidend vermogen te toetsen valt, of men kan alles wel 'toetsing in concreto' noemen.(7) Toegegeven echter: bij deponering van hetzelfde teken voor prikkeldraad of voor zalf, moet er wél nader gewogen worden."

Op deze relativering van het begrip "misleidend" is ook de richtlijn gebaseerd die het Merkenbureau hanteert bij de toepassing van de in art. 6bis lid 1 BMW bedoelde weigeringscriteria.(8) Ten aanzien van het in art. 4 onder 2 bedoelde criterium is het volgende opgemerkt:

"Het criterium van "misleiding" wordt op strikte wijze toegepast voor merken waaromtrent tegenstrijdigheid bestaat tussen enerzijds de elementen van het merk en anderzijds de bij het depot opgegeven waren en diensten en daardoor het gebruik van het merk misleiding tot gevolg kan hebben. Dit criterium is niet van toepassing op merken ten aanzien waarvan deze tegenstrijdigheid juist een origineel karakter heeft."

Ter verduidelijking van deze richtlijn bevat de toelichting een aantal voorbeelden, onder meer betreffende het teken LARRY, een beeldmerk met vermelding van bier en alcoholpercentage dat wordt gedeponeerd voor bier, wijn en limonade. Dit teken wordt - aldus de toelichting - geweigerd voor wijn en limonade en geregistreerd voor bier. Een ander voorbeeld is het teken APPLE, een beeldmerk van een appel dat is gedeponeerd voor T-shirts. Dit teken wordt niet geweigerd vanwege het feit dat het merk (een weergave van een appel), gezien het produkt waarvoor het is gedeponeerd, een fantasie-element in zich draagt.

In deze voorbeelden wordt het gedeponeerde teken telkens in samenhang met de waren of diensten waarvoor het is bestemd, beoordeeld op de vraag of het tot verwarring bij het publiek zal kunnen leiden.

2.8 Voorzover het middel ertoe strekt dat het gedeponeerde teken weliswaar mede moet worden beoordeeld aan de hand van de bijgevoegde warenlijst, maar dat beslissende betekenis toekomt aan het redelijkerwijs te verwachten, dan wel daadwerkelijk vast te stellen concrete gebruik dat daarvan zal worden gemaakt, ook voorzover dat toekomstige gebruik in strijd is met de warenlijst, staat het op gespannen voet met twee aan het wettelijk systeem te ontlenen argumenten.

Ten eerste pleit daartegen het zojuist genoemde argument dat de vraag of inschrijving van het teken de misleiding van het publiek ten gevolge zal hebben, moet worden beoordeeld in samenhang met de waren of diensten waarvoor het is gedeponeerd.

Ten tweede zou het belang van de bijgevoegd waren- en dienstenlijst daarmee in feite tot nul worden gereduceerd, hoewel de bijvoeging van die lijst een essentiële wettelijke eis is.

2.9 Naar Duits recht is over de problematiek van het absoluut ontoelaatbare merk door het Bundespatentgericht een vonnis gewezen(9) waarin elementen voorkomen die (misschien toevallig) ook in het middel terugkeren. Omdat de redenen waarom deze gelijkenis bij nader inzien maar schijn is, ook voor het onderhavige geschil illustratief zijn, is het nuttig aan dat vonnis en hetgeen daarover in de literatuur is geschreven, enige aandacht te besteden. Het vonnis gaf een uitleg aan § 37 Abs. 3 Markengesetz, dat als volgt luidt:

"Eine Amneldung wird nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 nur zurückgewiesen, wenn die Eignung zur Täuschung ersichtlich ist."

Deze bepaling kan worden aangemerkt als het equivalent van ons art. 4 aanhef en onder 2 BMW, met dien verstande dat het alleen betrekking heeft op tekens die als zodanig ongeschikt zijn om als merk te kunnen dienen. Het artikel wordt in het hierna te bespreken Abs. 5, van overeenkomstige toepassing verklaard op tekens die slechts ten aanzien van bepaalde waren of diensten tot misleiding van het publiek kunnen leiden en waarvan dus slechts in zoverre de inschrijving wordt geweigerd.

De Duitse bepaling en het Benelux-artikel hebben een gemeenschappelijke herkomst. Zij zijn beide afgeleid van art. 3 lid 1, aanhef en onder (g) van de Eerste Merkenrichtlijn van de EG.(10) Daarom is de uitleg die in Duitsland wordt gegeven aan § 37 Abs. 3 Markengesetz, mede van belang - zij het niet van beslissende betekenis - voor de uitleg van ons art. 4 aanhef en onder 2 BMW.

2.10 Ingerl en Rohnke attenderen erop dat het Bundespatentgericht in de Molina-zaak heeft geoordeeld, dat slechts dan kan worden gesproken van "klaarblijkelijke geschiktheid tot misleiding van het publiek" in de zin van deze bepaling, als het teken met betrekking tot de waren of diensten waarvoor het is gedeponeerd, op geen enkele wijze kan worden gebruikt zonder dat daarvan misleiding te duchten zou zijn. Zij merken hierover het volgende op(11):

"Diese Ersichtlichkeit ist nur dann gegeben, wenn im Hinblick auf die konkreten Waren und Dienstleistungen des Verzeichnisses sowie auf den Anmelder keine Benutzungsform denkbar ist, in der das Zeichen ohne Täuschung verwendet werden könnte.

Tot zover lijkt het citaat nog in de lijn te liggen van het door het onderdeel verdedigde standpunt (met dien verstande dat het citaat, zoals gezegd, de vraag betreft of van een absoluut ondeugdelijk merk kan worden gesproken). Maar hierop volgt direct een relativerende concretisering:

Diese zentrale Regel ist in mehrfacher Hinsicht zu konkretisieren. Zunächst ist klarzustellen, dass das Zeichen als solches, nicht eine bestimmte Art der Verwendung (zB im Zusammenhang mit weiteren Elementen usw.) irreführend sein müss (...). Sodann ist der konkrete Bedeutungsinhalt des Zeichens nach dem massgebenden Verständnis des Verkehrs (...) zu bestimmen und in die Beziehung zu den Waren und Dienstleistungen des Verzeichnisses zu setzen. Sind im Verzeichnis Waren oder Dienstleistungen enthalten, für die der Begriff nicht irreführen würde, kann dem Zeichen die Eintragung nicht versagt werden." (curs. toegevoegd)

2.11 Ingerl en Rohnke schrijven verderop in hun boek(12):

"Ersichtlich zur Täuschung geeignet ist ein Zeichen nur dann, wenn sich aus den Anmeldeunterlagen selbst ergibt, das die Marke täuschend wäre. Die konkrete angemeldete Zeichen muss also für mindestens einzelne (Abs. 5) Waren oder Dienstleitungen des Verzeichnisses in jedem Fall irreführend sein, es darf also keine Waren oder Dienstleistungen dieser Gattung geben, die ohne Irreführungsgefahr mit dem angemeldeten Kennzeichen versehen werden könnten."

2.12 Het citaat en de daarin besloten maatstaven die ook in het onderdeel terugkeren, hebben dus uitsluitend betrekking op tekens die als zodanig ongeschikt zijn om als merk te kunnen dienen. Dit ligt anders bij tekens die daartoe ten opzichte van sommige waren of diensten ongeschikt zijn, maar ten opzichte van andere juist wél. Zoals mede uit het zojuist opgenomen citaat blijkt, komt dit naar Duits recht in de wet tot uiting doordat § 37 Abs. 3 Markengesetz moet worden uitgelegd in samenhang met het vijfde lid van deze bepaling, dat als volgt luidt:

"Die Absätze 1 bis 4 sind entspechend anzuwenden, wenn die Marke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleitungen, für die sie angemeldet worden ist, von der Eintragung ausgeschlossen ist."

Deze bepaling wordt door Ingerl en Rohnke aldus toegelicht(13):

"Das DPA kann die Marke hinsichtlich einzelner Waren oder Dienstleitungen des Verzeichnisses beanstanden. Absolute Schutzhindernisse bestehen in der Regel im Hinblick auf die konkrete Verwendung eines bestimmten Zeichen für bestimmte Waren oder Dienstleitungen. Das gleiche Zeichen kann z.B. für bestimmte Waren unterscheidungskräftig sein, für andere nicht. In diesen Fallen weist das DPA im Bestandungsbescheid auf die konkret betroffenen Waren oder Dienstleistungen hin. Es obliegt dann zunächst dem Anmelder, ob er durch eine Beschränkung des Verzeichnisses die Bedenken ausräumen will, eine Änderung des Verzeichnisses durch das DPA von Amts wegen ist nicht zulässig." (curs. toegevoegd)

2.13 Geconcludeerd kan worden dat Duits merkenrecht tegen de door het middel verdedigde opvatting pleit. Evenals in Nederland geldt ook in Duitsland dat sommige tekens als zodanig ongeschikt zijn om als merk te dienen en dat voor andere geldt dat het antwoord op de vraag of het teken daartoe geschikt is, afhangt van de aard van de waren of diensten ter onderscheiding waarvan het dient. Of het gedeponeerde teken tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden, moet dus worden beoordeeld in samenhang met de bijgevoegde warenlijst. Deze beoordeling kan leiden tot een gedeeltelijke weigering van de inschrijving, naar Duits recht volgens § 37 Abs. 5 Markengesetz, naar Nederlands recht volgens art. 6bis lid 2 BMW.

Niet alleen vanwege de gemeenschappelijke herkomst van deze beide bepalingen, maar mede omdat het - ook afgezien daarvan - van belang is om, juist in een aangelegenheid die de handel tussen de lidstaten zo nauw raakt, tot een uniformerende interpretatie te komen, is deze Duitse opvatting ook voor de uitleg van het Benelux-recht van belang.

2.14 Deze aan het systeem van de BMW en aan de resultaten van rechtsvergelijking ontleende argumenten ten nadele van de door Unilever verdedigde uitleg van art. 4 aanhef en onder 2 BMW, worden niet ondergraven door te stellen - zoals het onderdeel doet - dat de merkhouder die een depot verricht dat is toegesneden op de daarbij gevoegde warenlijst (in ons geval dus een depot waarin de woorden "smoorsaus voor kip" en "kerrie" zijn weggelaten), zonder rechtsmiddelen zou zijn tegen mededingers die willen profiteren van de beperking in dit depot. Al gauw zou dan immers sprake zijn van het in art. 13A lid 1 aanhef en onder (b) BMW bedoelde geval, dat in het economisch verkeer gebruik wordt gemaakt van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren waarvoor het merk is ingeschreven, terwijl daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan over herkomst van de waar, mede omvattende de mogelijkheid van associatie.(14) Daarnaast zou Unilever een vordering tot verbod en/of schadevergoeding kunnen baseren op een door die mededinger gepleegde onrechtmatige daad, bestaande in slaafse nabootsing of aanhaken. De ruimte voor aanvullende bescherming van art. 6:162 BW groeit immers naarmate de bescherming die het merkenrecht biedt, krimpt.(15)

Aangezien het systeem van de BMW dus wel degelijk middelen aan Unilever ter beschikking stelt om zich teweer te stellen tegen de door haar gevreesde vormen van mededinging, is daaraan geen goed argument te ontlenen om datzelfde systeem geweld aan te doen door een depot te accepteren dat - gerelateerd aan de bijgevoegde warenlijst - een gedeeltelijk misleidende voorstelling geeft van de waren die onder het desbetreffende merk zullen worden verkocht. Het argument van Unilever dat is ontleend aan "de legitieme behoeften van industrie en handel in de (merken)praktijk" is dus ondeugdelijk.

2.15 Tot zover de argumenten die ik van belang acht voor de beoordeling van het door het onderdeel verdedigde standpunt.

Geen aanknopingspunten voor de beantwoording van de onderhavige vraag zijn te vinden in de tot dusver gepubliceerde rechtspraak, voorzover niet reeds besproken. Onder de voor 1996 geldende versie van de BMW bevatte art. 4 onder 2 eenzelfde criterium als het huidige art. 4. Toentertijd stond deze bepaling echter uitsluitend in verbinding met art. 14 BMW, ingevolge waarvan de nietigheid van een depot kon worden ingeroepen. De sinds 1 januari 1996 geldende regeling brengt hierin in zoverre verandering dat het criterium van misleiding niet alleen als nietigheidsgrond, maar nu ook als weigeringsgrond geldt. In art. 6 bis BMW is immers aan het BMB de bevoegdheid gegeven om de inschrijving van een depot te weigeren. Deze bevoegdheid houdt verband met het feit dat het merkenregister "vervuild" is met tekens

"die ieder onderscheidend vermogen missen, tekens die zijn gedeponeerd voor waren of diensten voor welke het gebruik van het merk evident tot misleiding van het publiek zou leiden of tekens die anderszins geen merk kunnen of mogen zijn."(16)

Nietigheidsacties die waren gebaseerd op art. 4 sub 2 BMW (oud) kwamen echter weinig voor(17); de toch nog gepubliceerde rechtspraak biedt geen houvast bij de beantwoording van de vraag die ons thans bezighoudt.

2.16 Daarnaast heeft Unilever nog andere argumenten naar voren gebracht, waaraan ik om de volgende redenen niet veel waarde toeken. Anders dan de toelichting op het middel in de nrs. 2 en 3 doet vermoeden, mag het in art. 4 onder 2 BMW vervatte criterium niet aldus worden opgevat dat het verwijst naar het begrip overeenstemming in art. 13 BMW. Dit artikel betreft immers de vraag of een als merk gedeponeerd teken overeenstemt met een reeds bestaand merk. Bij de vraag of het gebruik van een merk misleiding bij het publiek kan opleveren in de zin van art. 4 onder 2 BMW, hoeft geen ander merk betrokken te zijn.

2.17 Het is voorts op zichzelf te begrijpen dat grote bedrijven zoals Unilever hun merken bij voorkeur voor zoveel mogelijk waren willen inschrijven, maar het valt niet in te zien dat die wens zwaarder dient te wegen dan het feit dat de weigeringsbevoegdheid van het BMB ertoe strekt de betrouwbaarheid van het merkenregister te verhogen in het belang van degenen die dat register raadplegen. Door de mogelijkheid te bieden tot inschrijving van een merk voor (veel) meer waren dan het suggereert (en/of waarvoor het daadwerkelijk wordt gebruikt), wordt dit doel gefrustreerd.

2.18 Met het vorenstaande zijn de door onderdeel I(a)-(d) besproken klachten en argumenten gewogen en (voorshands) te licht bevonden. Ik kom daarom nu toe aan subonderdeel (e).

Onder (i) wordt gesteld dat de onderhavige merken rechtmatig mogen worden gebruikt met weglating van de niet-onderscheidende woorden "smoorsaus voor kip".

Het subonderdeel stuit reeds af op het feit dat het hof deze stelling volgens Unilever als juist zou hebben aanvaard, danwel in het midden zou hebben gelaten. Dat is niet waar. Het hof heeft het beroep van Unilever op toepasselijkheid van art. 5C BMW uitdrukkelijk van de hand gewezen. Het onderdeel mislukt dus ook bij gebrek aan feitelijke grondslag.

Ten overvloede valt hieraan toe te voegen dat het gedeponeerde merk deze woorden nu eenmaal wél bevat. Zoals gezien staat bij de beoordeling van de vraag of het als merk gedeponeerde teken tot misleiding van het publiek kan leiden, uitsluitend dat teken in samenhang met de bijgevoegde waren- en dienstenlijst ten toets en dus niet dat teken in een andere, daarvan afwijkende vorm.

2.19 Het subonderdeel brengt onder (ii) naar voren dat ervan mag worden uitgegaan dat Unilever de desbetreffende merken steeds met inachtneming van het sub (i) gestelde zal gebruiken.

Deze klacht bouwt op de vorige voort en moet daarom in het lot daarvan delen.

2.20 Ten slotte betoogt het subonderdeel onder (iii) dat het mogelijk is de desbetreffende merken in verband met andere waren dan smoorsaus voor kip te gebruiken in een zodanige context, dat geen misleiding is te verwachten.

Dat mag zo zijn, maar nu ook deze klacht voortbouwt op het onder (i) verdedigde uitgangspunt, dat ondeugdelijk is bevonden, kan zij evenmin doel treffen.

2.21 Onderdeel II komt op tegen het oordeel van het hof in rov. 4 dat voor de beoordeling van een weigering als bedoeld in art. 6bis BMW, alleen het merk zoals dat is gedeponeerd uitgangspunt mag zijn en dat wijzigingen die in het gebruik daarvan zijn of zullen worden aangebracht, buiten beschouwing moeten blijven. Onder a stelt het onderdeel daartegenover dat bij de beoordeling van een weigering rekening moet worden gehouden met het gebruik dat naar redelijke verwachting daadwerkelijk van het merk zal worden gemaakt. Wanneer mag worden aangenomen dat het merk legitiem en op een relevante wijze kan worden gebruikt zonder dat voor misleiding van het publiek gevreesd hoeft te worden, kan een merk niet op grond van art. 6bis BMW worden geweigerd, zo betoogt Unilever.

2.22 Dit betoog stuit af op hetgeen bij de bespreking van onderdeel I naar voren is gebracht. Het bevat geen nieuwe elementen. Hetzelfde geldt voor de subonderdelen (b) en (c). Dat laatste subonderdeel faalt overigens mede omdat het voortbouwt op onderdeel I onder (e) (iii).

2.23 Dan is nu de vraag te beantwoorden of, alle argumenten overziende, het antwoord op de vragen die door de onderdelen I en II aan de Hoge Raad worden voorgelegd, zozeer vanzelf spreekt dat de Hoge Raad daarop zelf kan beslissen. Het antwoord op deze vraag vergt een afweging tussen, aan de ene kant, de verdragsrechtelijke trouw die tegenover de andere Benelux-landen in acht is te nemen en, aan de andere kant, het feit dat het Benelux Hof niet op overbodig werk zit te wachten.

Het is nauwelijks aan mij om deze afweging te maken, nu ik de argumenten die mijns inziens bij de beantwoording van die rechtsvragen zouden moeten worden onderzocht en afgewogen, hiervoor de revue heb laten passeren. Allicht gaat men dan geloven in de antwoorden waartoe men is gekomen en acht deze vervolgens vanzelfsprekend. Maar nu ik deze afweging toch dien te maken, is dit precies de conclusie die ik bereik. Naar mijn mening is boven redelijke twijfel verheven dat de onderdelen geen doel treffen en is het niet nodig dat de Hoge Raad deze kwestie voorlegt aan het Benelux Hof (of het HvJEG).

2.24 Onderdeel III bestrijdt de kostenveroordeling die het Haagse hof heeft uitgesproken. In de visie van Unilever is het onaannemelijk dat de BMW die mogelijkheid in de context van de artt. 6bis en 6ter heeft willen openstellen, nu daarmee een "aanzienlijke belemmering" voor merkhouders/deposanten bij de verwezenlijking van hun rechten in de fase van deponering en inschrijving van een merk zou worden opgeworpen.

2.25 In zijn Campina-beschikking(18) heeft de Hoge Raad in rov. 4.4 overwogen

"dat bezwaarlijk valt aan te nemen dat de regeringen niet ervan zouden zijn uitgegaan dat de op de in art. 6ter bedoelde procedure de nationale bepalingen omtrent de verzoekschriftprocedure voor de burgerlijke rechter van toepassing zijn: zouden zij hebben gemeend dat deze bepalingen toepassing missen, dan zouden zij immers de procedure wel meer in bijzonderheden hebben geregeld."

Deze overweging betrof de ontvankelijkheid van het cassatieberoep van Campina, maar is uiteraard ook van toepassing op de onderhavige vraag.

In zijn conclusie voor de beschikking merkte de plv. A-G Strikwerda dienaangaande op:

"Doorslaggevend argument is naar mijn oordeel dat in de bewoordingen van de wet en in het Gemeenschappelijk Commentaar het uitgangspunt besloten ligt dat het hier om een gewone verzoekschriftprocedure voor de burgerlijke rechter gaat, met als enige bijzonderheid dat de eerste feitelijke instantie wordt overgeslagen."

Het Benelux Hof overwoog vervolgens zoals geciteerd onder 1.9 van deze conclusie.

Tegen deze achtergrond is m.i. verdedigbaar dat een bevestigend antwoord op de vraag of in een procedure als de onderhavige een kostenveroordeling mag worden uitgespro-ken, ligt besloten in de verwijzingsbeschikking van de Hoge Raad in verbinding met de uitspraak van het Benelux Hof, gelezen tegen de achtergrond van de conclusie van zijn A-G. In zijn conclusie van 10 november 2000 in de Libertel-procedure (nr. 2.35) heeft de A-G Langemeijer echter erop gewezen dat het Haagse hof in de Postkantoor-zaak al een prejudiciële vraag over dit onderwerp heeft gesteld het Benelux Gerechtshof. Daarom verdient het m.i. de voorkeur het oordeel in deze zaak af te wachten, voordat ook op onderdeel 3 wordt beslist.

3. Conclusie

Deze strekt tot verwerping van het beroep, met aanhouding van een beslissing over de proceskosten.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden,

1 Voor de opsomming van de in die klassen omschreven waren verwijs ik naar rov. 2 van de bestreden beschikking.

2 Gepubliceerd in IER 1997, 57.

3 HR 19 juni 1998, NJ 1999, 68 (Campina).

4 BenGH 26 juni 2000, NJ 2000, 551.

5 PbEG 1989, L 40.

6 Bedoeld zal zijn art. 14A aanhef en onder 1c.

7 In de Campina-beschikking werd onder meer beslist dat de rechter de geldigheid van een gedeponeerd teken als merk bij de beoordeling of een gedeponeerd teken ieder onderscheidend vermogen mist dan wel uitsluitend beschrijvend is, 'in concreto' dient te toetsen

8 Gepubliceerd in IER 1996, blz. 217 en BIE 1996, blz. 393.

9 BpatG GRUR 1989, 593 (Molina).

10 Nr. 89/104/EWG.

11 Citaat ontleend aan Markengesetz, Ingerl en Rohnke, 1998, blz. 193.

12 O.c. blz. 901-902.

13 O.c. blz. 903.

14 Met het vorenstaande geef ik een herformulering aan de tekst van deze bepaling in het licht van het veelbesproken arrest HvJEG 11 november 1997, NJ 1998, 523 (Puma/Sabel). Voor de motivering daarvan verwijs ik naar R. Raas, Overeenstemming over verwarring, diss. Leiden 2000, blz. 79 e.v., 237-238, 401 e.v. en 419 e.v..

15 Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht, 1992, nr. 919, meent dat naast art. 13A BMW "weinig of geen ruimte is voor een op art. 6:162 BW gegronde aanvullende bescherming". Deze opvatting is echter klaarblijkelijk gebaseerd op het toentertijd bij de uitleg van art. 13A BMW nog geldende Union-criterium. Sinds het in de vorige noot aangehaalde arrest Puma/Sabel van het Europees Hof is echter de bescherming die door het merkenrecht wordt geboden, gekrompen. In de mate waarin dit het geval is, groeit de ruimte voor, en de behoefte aan aanvullende bescherming van, art. 6:162 BW.

16 Zie de toelichting op het Protocol van 2 december 1992, S&J 47-I, blz. 47.

17 Vergelijk Verkade in zijn annotatie onder HR 14 juni 1991, NJ 1992, 393. Zie voorts BenGH 20 december 1996, NJ 1997, 312.