HR, 08-12-2000, nr. R98/053HR

Rek.nr. R98/053

Zitting 11 augustus 2000

Conclusie mr Spier, na aanhouding door de Hoge Raad in verband met aan het Benelux-Gerechtshof gestelde vragen

inzake

Benelux-Merkenbureau

(hierna: BMB)

tegen

[Verweerder]

Edelhoogachtbaar College,

1. Feiten

1.1 In zijn in cassatie bestreden beschikking heeft het Hof 's-Gravenhage de navolgende feiten vastgesteld (rov. 2).

1.2 Op 26 augustus 1996 heeft [verweerder] (kennelijk, zo voeg ik toe, handelend onder de naam Alleman uitgeverij) bij BMB het teken EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL gedeponeerd als woordmerk voor waren en diensten in de klassen 10, 16-22, 24-28 en 40-42, als vermeld op de bij het depot behorende bijlage. Op 23 september 1996 heeft [verweerder] het depot aangevuld met diensten in klasse 35 (exposeren voor publicitaire en educatieve doeleinden van Erotisch huishoudtextiel) en voor waren in klasse 37 (verhuur van bouwmaterialen).

1.3 BMB heeft bij brief d.d. 29 november 1996 [verweerder] laten weten de inschrijving van het depot voorlopig te weigeren. Als reden heeft het opgegeven:

"Het teken Erotisch huishoudtextiel is uitsluitend beschrijvend voor de in de klassen 10, 16 tot en met 22, 24 tot en met 28, 35, 37 en 40 tot en met 42 genoemde waren en diensten voor zover deze betrekking hebben op erotisch huishoudtextiel. Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen zoals bedoeld in artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (...)."

1.4 [Verweerder] heeft bij brief d.d. 3 december 1996 tegen deze voorlopige weigering bezwaar aangetekend; hij wrijft - zo blijkt uit de stukken - BMB aan dat het "namelijk lekker geil (is) om eens neen te zeggen tegen zoiets".

1.5 BMB heeft daarin geen aanleiding gezien zijn voorlopige weigering te herzien. Het heeft bij brief d.d. 26 juni 1997 [verweerder] in kennis gesteld van zijn beslissing tot definitieve weigering van de inschrijving van het depot.

2. Procesverloop

2.1 [Verweerder] heeft het Hof verzocht om BMB te bevelen over te gaan tot inschrijving van het depotnr. 877371 van het merk Erotisch huishoudtextiel. Volgens [verweerder] is de woordcombinatie Erotisch huishoudtextiel niet uitsluitend beschrijvend. Hij acht dan ook onjuist het standpunt van BMB dat de woordcombinatie ieder onderscheidend vermogen mist voor de waren en diensten in de klassen genoemd in de - niet aan het verzoekschrift gehechte, JS - brief van 29 september 1996. Deze brief bevindt zich ook niet elders in het dossier.(1)

2.2 BMB voert aan dat het de weigering heeft gebaseerd op de "Richtlijnen inzake de criteria voor het weigeren van merken op absolute nietigheidsgronden" (IER 1996, blz. 217). Volgens BMB is het teken Erotisch huishoudtextiel uitsluitend samengesteld uit de gangbare Nederlandse woorden "erotisch" en "huishoudtextiel" in een niet ongebruikelijke woordvolgorde. Het teken omschrijft volgens BMB de waren en/of diensten waarvoor het gebruikt wordt of zal gaan worden. BMB is dan ook van oordeel dat het teken louter beschrijvend is en ieder onderscheidend vermogen mist. Met het oog op de belangen van het bedrijfsleven acht BMB het onjuist dat de woorden "Erotisch Huishoudtextiel" en de daarmee overeenstemmende tekens zouden kunnen worden gemonopoliseerd als merk (verweerschrift sub 4/5).

2.3 In zijn pleitnotities (blz. 4/5) wijst mr Verkerke er namens [verweerder] op dat een beschrijvend merk onderscheidend vermogen kan bezitten indien het niet de mogelijkheid aan concurrenten ontneemt om andere tekens te bedenken voor soortgelijke waren. Daarbij gaat het volgens hem om het teken als geheel en niet om ieder afzonderlijk woord. Hij acht de combinatie van "erotisch" en "huishoudtextiel" bijzonder: het gaat om woorden met een tegenovergestelde lading zodat de woordcombinatie geschikt is als merk. Bovendien is [verweerder] niet van plan om huishoudelijke producten met een erotische vorm op de markt te brengen. In die zin is het merk ook niet beschrijvend, aldus mr Verkerke.

2.4 BMB bepleit dat de woorden "erotisch" en "huishoudtextiel" gewone Nederlandse woorden zijn. Het valt volgens BMB niet te verdedigen dat het gedeponeerde teken voor zo'n breed terrein (sexlingerie, tassen, wanddecoratie, bedtextiel, matten, meubelen, huishoudgerei enz.) wordt gemonopoliseerd.

2.5 Tijdens de mondelinge behandeling licht [verweerder] zijn verzoek als volgt toe (proces-verbaal blz. 1):

"Ik wil kunstobjecten op de markt brengen in oplagen en daarmee adverteren. Mijn kunstvoorwerpen kunnen onder de gemeenschappelijke noemer "erotisch huishoudtextiel" worden gebracht. Nu er geen klasse "kunstvoorwerpen" is heb ik bescherming in alle categorieën gevraagd waarmee mijn kunstvoorwerpen zijn te associëren."

2.6 Namens het Bureau merkt mr Van Nispen op dat de kunstvoorwerpen niet van huishoud-textiel zijn. Als het depot was verricht voor kunstvoorwerpen, dan was het depot niet a prima vista onaanvaardbaar geweest. Wijziging van het depot is evenwel nu niet meer mogelijk, aldus mr Van Nispen (proces-verbaal blz. 1/2).

2.7 Het Hof memoreert dat de woorden "huishoudtextiel" en "erotisch" gangbare woorden zijn. Deze hebben een beschrijvend karakter. Aanvaarding van een merk zou meebrengen dat soortgelijke waren of diensten (zoals een zeemleren jurkje met erotische uitstraling) niet meer met de aanduiding "erotisch huishoudtextiel" te koop zou mogen worden aangeboden (rov. 7).

2.8 Volgens het Hof moet het verzoek worden afgewezen voorzover het gaat om waren van huishoudtextiel met een erotisch karakter en diensten die op die waren betrekking hebben. Hiervoor prevaleert volgens het Hof het beschrijvend karakter zozeer dat niet van een originele, verrassende en/of fantasievolle aanduiding kan worden gesproken (rov. 7 en 8).

2.9 Naar 's Hofs oordeel kan het verzoek - afgezien van de hierboven bedoelde waren en diensten - worden toegewezen in voege als in het dictum vermeld (rov. 8). Het dictum verwijst naar de aanvulling "zoals boven omschreven".

2.10 In zijn dictum beveelt het Hof BMB over te gaan tot inschrijving van het depot voor het woordmerk Erotisch huishoudtextiel in alle door [verweerder] aangegeven klassen, behoudens klasse 35. Daarbij heeft het Hof voor sommige klassen het voorbehoud gemaakt dat de inschrijving niet betrekking heeft op

- "huishoudtextiel met een erotisch karakter" (klasse 17, 18, 21, 24, 25, 40) of

- "erotisch huishoudtextiel" (klasse 41)

- "diensten [die] waren betreffen die betrekking hebben op huishoudtextiel met een erotisch karakter" (klasse 42).

3. Het geding in cassatie: "samenhangende zaken"

3.1 BMB is tijdig in cassatie gekomen. In deze zaak is op 8 december 1998 een tussenconclusie genomen die strekte tot aanhouding. Hierop heeft de Hoge Raad de zaak bij beschikking van 5 februari 1999 aangehouden in afwachting van de uitspraak van het Benelux-Gerechtshof in de zaak Campina Melkunie B.V. tegen Benelux-BMB. Het Benelux-Gerechtshof heeft op 26 juni 2000 uitspraak gedaan.(2) Voorzover hier van belang heeft het bepaald dat van een beslissing ingevolge artikel 6ter BMW beroep in cassatie openstaat indien en voorzover het desbetreffende nationale burgerlijk procesrecht dit toelaat.

3.2 Nadat de zaak is aangebracht bij de Hoge Raad, heeft het Hof 's-Gravenhage een beschikking d.d. 3 juni 1999 gewezen.(3) Deze zaak betreft de weigering van BMB om het merk "Postkantoor" in te schrijven. Het Hof heeft een reeks prejudiciële vragen gesteld aan het Benelux-Gerechtshof en aan het Hof van Justitie EG. Aangezien een aantal van deze vragen in bovengenoemde zaak direct relevant is voor de beantwoording van de vragen die in de onderhavige zaak aan de Hoge Raad zijn voorgelegd, wordt thans opnieuw een tussenconclusie genomen die strekt tot aanhouding van de zaak.

3.3 Ik onderken dat deze zaak aldus erg lang gaat duren. Gegeven dat voor de beoordeling van de onderhavige vraag in een andere zaak relevante prejudiële vragen zijn gesteld, is dat, naar ik vrees, onvermijdelijk.

3.4 Enerzijds omdat Uw Raad mogelijk meent dat het niet nodig is om de door het Hof 's-Gravenhage gestelde prejudiciële af te wachten en anderzijds omdat het wellicht mogelijk is - ter bespoediging van deze zaak - reeds een aantal klachten te behandelen, ga ik ten gronde op de klachten in. Daar komt bij dat Uw Raad mogelijk aanleiding ziet om aanvullende prejudiciële vragen te stellen.

4. Bespreking van de cassatiemiddelen

4.1 Het BMB weigert inschrijving van een depot (artt. 6bis lid 1 in samenhang met art. 4 leden 1 en 2 BMW):

- indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in art. 1 BMW gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het teken ieder onderscheidend vermogen mist in de zin van art. 6 quinquies B, onder 2 van het Verdrag van Parijs;

- indien het merk in strijd met de goede zeden of openbare orde is of ten aanzien waarvan art. 6ter van het Verdrag van Parijs in weigering of nietigverklaring voorziet;

- indien het merk is bestemd voor waren voor welke het gebruik van het merk tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden.

4.2.1 Volgens art. 6 quinquies B, onder 2 van het Verdrag van Parijs zullen merken worden slechts geweigerd kunnen worden indien:

"zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd."

4.2.2 In vergelijkbare zin art. 15 lid 1 van het Tripsverdrag.

4.3 De Merkenrichtlijn - die is geïncorporeerd in de BMW - noemt in art. 3 de gronden voor weigering. Voorzover hier relevant, dient inschrijving te worden geweigerd op de volgende gronden:

"(...)

b. merken die elk onderscheidend vermogen missen;

c. merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.

(...)"

4.4 Het eerste middel voert - kort gezegd - aan dat het Hof het verzoek tot inschrijving van het depot ten onrechte nader heeft aangevuld. Het Hof heeft namelijk voor de inschrijving in de klassen 17, 18, 21, 24, 25 en 40 als voorwaarde gesteld dat de inschrijving geen betrekking heeft op "huishoudtextiel met een erotisch karakter"; voor de klasse 41 dat zij geen betrekking heeft op "erotisch huishoudtextiel" en voor de diensten in klasse 42 heeft het Hof bepaald dat de diensten geen waren betreffen "die betrekking hebben op huishoudtextiel met een erotisch karakter".

4.5.1 De artikelen 6bis en 6ter BMW beschrijven de procedure die gevolgd wordt indien het BMB weigert het depot in te schrijven. Ingevolge art. 6 bis lid 2 moet de weigering het teken in zijn geheel betreffen. De weigering kan tot een of meer van de waren waarvoor het merk is bestemd, worden beperkt. BMB informeert de deposant onder opgave van redenen van zijn voornemen tot weigering en stelt hem in de gelegenheid binnen een bepaalde termijn hierop te antwoorden. Indien de bezwaren van BMB niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, weigert BMB geheel of gedeeltelijk inschrijving (leden 3 en 4). Ook hiervan stelt BMB de deposant in kennis.

4.5.2 Tegen de beslissing van BMB staat beroep open bij het Gerechtshof (i.c. te 's-Gravenhage); dat Hof kan BMB bevelen om tot inschrijving over te gaan (art. 6ter).

4.6 Middel I richt zich tegen de beslissing van het Hof om BMB te bevelen over te gaan tot inschrijving van het depot zoals verricht op 29 maart 1996 en "nader aangevuld zoals boven omschreven". Onderdeel 1 strekt ten betoge dat het Hof deze bevoegdheid miste; het kon slechts de juistheid van de beslissing van BMB beoordelen. Dit volgt, aldus de toelichting, onder meer uit de Franse toelichting.

4.7.1 De argumenten van mr Van Nispen zijn zeker sterk. Volstrekt dwingend zijn ze m.i. niet. Nu het Hof opdracht tot inschrijving kan geven, is geenszins a prima vista vreemd dat het tot het mindere (het bevelen van een geclausuleerde inschrijving) niet bevoegd zou zijn. Het lijkt niet noodzakelijk om hier thans nader op in te gaan nu, zoals onder 3.2 reeds vermeld, te dezer zake reeds een vraag aan het Benelux-Gerechtshof is gesteld (vraag XV). Mocht BMB er behoefte aan hebben dat Uw Raad eveneens deze vraag voorlegt - opdat het in de gelegenheid wordt gesteld om zijn argumenten onder de aandacht van het Hof te brengen - dan kan zijn advocaat daarvan in een eventuele "Borgers-brief" melding maken.

4.7.2 Volledigheidshalve zij nog aangestipt dat de plv. A-G Strikwerda in zijn conclusie voor het onder 3.1 genoemde Campina-arrest betoogt dat de rechter op de voet van art. 6 ter BMW slechts tot taak heeft te toetsen of de beslissing van BMB juist is (onder 27).

4.8 De onderdelen 2 en 3 vertolken het standpunt dat a) het Hof BMB tevoren in de gelegenheid had moeten stellen om, desgeraden, bezwaar te maken tegen hetgeen het Hof ambtshalve voornemens is te doen in voege als in het dictum vermeld. In elk geval zou het Hof zich b) ambtshalve hebben moeten afvragen - en daarvan rekenschap hebben moeten afleggen - of zich "andere bezwaren voordoen".

4.9 Het komt mij voor dat de eerste stelling (a) juist is. Het gaat in casu om een bevoegdheid van BMB. Het Hof heeft daarbij een toetsende taak. Wanneer, zonder BMB zelfs maar in de aard van de inschrijving te kennen, het Hof geheel zelfstandig aan de slag gaat, bestaat een onnodige kans op vergissingen. Onnodig omdat deze wellicht hadden kunnen worden voorkomen door partijen tevoren de gelegenheid te geven zich over de voorgenomen beslissing uit te laten.

4.10 Mr Van Nispen heeft in dit verband nog gewezen op de rechtspraak inzake verrassingsbeslissingen (toelichting onder 12). Die uiteenzettingen komen mij juist voor.

4.11 Kortom: veronderstellenderwijs aannemend dat onderdeel 1 faalt, is onderdeel 2 gegrond. Het lijkt mij niet noodzakelijk om ten deze een vraag aan het Benelux-Gerechtshof voor te leggen. Zou Uw Raad evenwel een of meer andere vragen formuleren, dan zou een op de hier bedoelde kwestie toegespitste vraag wellicht kunnen worden "meegenomen".

4.12 De laatste onder 4.8 weergegeven klacht (b) bedoelt, zo begrijp ik de toelichting, te verwijzen naar de volgende door BMB naar voren gebrachte stellingen: 1) Erotisch huishoudtextiel heeft geen onderscheidend vermogen en 2) zal door het publiek niet als merk worden opgevat.(4)

4.13 Het Hof heeft overwogen dat Erotisch huishoudtextiel voor "andere waren en diensten dan hiervoren bedoeld" een zekere originaliteit niet kan worden ontzegd. Het Hof brengt daarmee kennelijk tot uitdrukking dat Erotisch huishoudtextiel in zoverre onderscheidend vermogen heeft. Het onderdeel, dat de stelling poneert dat het Hof heeft nagelaten zich uit te laten over het onderscheidend vermogen, mist derhalve feitelijke grondslag. Zou Uw Raad een andere opvatting zijn toegedaan, dan lijkt van belang de prejudiciële vraag XIIIa in de onder 3.2 genoemde zaak.

4.14 Zo men per se wil, zou wellicht kunnen worden verdedigd dat het Hof aldus tevens tot uitdrukking brengt dat het publiek Erotisch huishoudtextiel ook als merk zal opvatten.(5) Het komt mij evenwel voor dat aldus teveel in 's Hofs beschikking wordt ingelezen. Deze is zo lapidair gemotiveerd dat ook deze klacht slaagt (als Uw Raad daaraan ten minste toekomt, hetgeen afhangt van de beoordeling van onderdeel 1). De toelichting onder 17 (die deel uitmaakt van het middel) behelst nog een motiveringsklacht die slaagt op de daarin ontwikkelde grond.

4.15 Onderdeel 4 verwijt het Hof dat het onvoldoende inzicht in zijn gedachtegang heeft gegeven als het zou hebben geoordeeld dat geen andere bezwaren bestaan. Het noemt in dat verband misleiding van het publiek en het gemis aan onderscheidend karakter.

4.16 Het onderdeel ontbeert feitelijke grondslag. Het Hof is, weliswaar ten onrechte, aan deze vraag niet toegekomen.

4.17 Het tweede middel ziet op het onderscheid dat het Hof maakt tussen waren en diensten van (kort gezegd) huishoudtextiel met een erotisch karakter en andere waren en diensten. Volgens onderdeel 1 kan dit onderscheid niet worden gemaakt omdat het niet gaat om verschillende waren en diensten. Blijkens de toelichting gaat het erom dat het niet mogelijk is om onderscheid te maken tussen huishoudtextiel met en zonder erotisch karakter. De vraag of een goed een erotisch karakter heeft, kan niet worden bepaald door de producent, maar hangt af van de concrete situatie.

4.18 Het tweede onderdeel voert aan dat voorwaarde voor inschrijving is dat het merk voldoet aan de in art. 1 BMW gegeven omschrijving van een merk. Dit houdt met name in dat het een onderscheidend vermogen heeft in de zin van art. 6 quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs (en ook de artikelen 2 en 3 van de Eerste Merkenrichtlijn). Het Hof gebruikt volgens het onderdeel ten onrechte als criterium of voor waren en diensten het beschrijvend karakter van een woordcombinatie (niet) zodanig prevaleert dat in dat verband van een originele, verrassende en/of fantasievolle aanduiding kan worden gesproken.

4.19 De schriftelijke toelichting voert aan dat de bewoordingen Erotisch huishoudtextiel bij het publiek nooit zullen overkomen als een onderscheidingsteken omdat zij te zeer beschrijvend van aard zijn. Inschrijving is hooguit denkbaar na een inburgeringsproces, aldus de toelichting.

4.20 Onderdeel 3 betoogt dat het Hof heeft verzuimd om na te gaan of de woordcombinatie niet uitsluitend bestaat uit tekens of aanwijzingen welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk is geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd. Het Hof zou zich ten onrechte hebben beperkt tot de vraag of er sprake is van een teken met een onderscheidend vermogen (dat wil zeggen een teken dat niet beschrijvend is en dat een zekere originaliteit heeft).

4.21 Terecht merkt het eerste onderdeel op dat het woord "erotisch" ongeschikt is om zaken van elkaar te onderscheiden omdat het hier gaat om een subjectieve kwalificatie van goederen en/of diensten. Art. 1 lid 5 Uitvoeringsreglement BMW bepaalt dat de waren en diensten nauwkeurig omschreven dienen te zijn. De noodzaak om waren en diensten zo precies mogelijk te omschrijven, wordt onderstreept in de in het cassatiemiddel (sub 19/20) en de toelichting (sub 6-9) aangehaalde (buitenlandse) literatuur en rechtspraak.(6) Tegen deze achtergrond bezien heeft het Hof m.i. onvoldoende gemotiveerd waarom het inschrijving van het depot Erotisch huishoudtextiel beveelt voor - kort gezegd - andere waren en diensten dan erotisch huishoudtextiel. Het onderdeel acht ik daarom gegrond.

4.22 Het tweede onderdeel mist ten dele feitelijke grondslag. 's Hofs ontboezeming nopens het prevaleren van een beschrijvend karakter wegens het ontbreken van "een originele, verrassende en/of fantasievolle aanduiding" respondeert op het verweer van [verweerder]. Het Hof heeft daarmee geen eigen oordeel gegeven over de toelaatbaarheid van het depot.

4.23 Het Hof heeft evenwel kennelijk tevens een eigen oordeel gegeven, inhoudend dat een woordcombinatie een merk kan zijn (en in casu is in de in het dictum genoemde gevallen) wanneer het "een zekere originaliteit niet kan worden ontzegd". Ook daartegen trekt het onderdeel ten strijde.

4.24 Het Hof is aldus kennelijk - zijn beschikking is nauwelijks gemotiveerd - van oordeel dat de enkele onder 4.23 genoemde omstandigheid voldoende is voor inschrijving van een depot. In elk geval heb ik geen andere motivering kunnen ontwaren.

4.25 's Hofs beschikking lezend als onder 4.24 weergegeven berust inderdaad op een onjuiste rechtsopvatting. "Een zekere originaliteit" alleen is onvoldoende.(7) Ik merk hierbij op dat talloze woordcombinaties denkbaar zijn die voor allerhande in dat verband weinig voor de hand liggende waren of diensten min of meer origineel zijn.(8) Alleen al ter voorkoming van verwarring(9) zal zeker niet ipso iure kunnen worden aangenomen dat deze originaliteiten in een depotinschrijving kunnen worden omgezet. Het onderdeel is in zoverre gegrond.

4.26 Het derde onderdeel is eveneens gegrond. Veronderstellenderwijs aannemend dat het Hof de vrijheid heeft om zelfstandig een inschrijving te gelasten, zal het zich in elk geval de vraag hebben te stellen of aan de daarvoor gestelde eisen is voldaan. Wanneer het debat tussen partijen daarvoor onvoldoende bouwstenen aandraagt, zal het Hof hetzij moeten volstaan met beoordeling van de bestreden beslissing van BMB, dan wel om aanvullende informatie moeten vragen. Een andersluidende opvatting zou meebrengen dat een met de bestaande wetgeving strijdige depotinschrijving - die niet alleen voor Nederland behoeft te gelden - tot stand zou komen louter en alleen omdat het Hof over onvoldoende informatie beschikt. Dat is niet in overeenstemming met de op dit stuk geldende regels en zou ook los daarvan leiden tot een weinig ordelijke situatie.

4.27 Op het eerste gezicht lijkt het onder 3.1 vermelde arrest in de zaak Campina/Benelux BMB voedsel te geven aan een andersluidende opvatting. Immers wordt daarin geoordeeld dat de rechter in een procedure ingevolge art. 6 ter BMW (waartoe de procedure bij het Hof 's-Gravenhage behoort) met alle "behoorlijk te (zijner) kennis gebrachte feiten en omstandigheden (dient) rekening te houden" (rov. 21). Ik versta deze overweging aldus dat hij geen feiten mag aanvullen.(10) Doch dat ontslaat hem m.i. niet van de verplichting om zo nodig naar relevante feiten en omstandigheden navraag te doen (als hij daaraan al toekomt, hetgeen afhangt van de door het eerste middel aan de orde gestelde kwestie).

4.28 Dat ligt ook daarom voor de hand omdat de rechter, ingevolge hetzelfde arrest, niet gebonden is aan het beleid van het BMB maar "integendeel in zijn toetsingsbeleid dient te blijven binnen de in de rechtspraak getrokken grenzen" (rov. 33). Daartoe kan, in voorkomende gevallen, nodig zijn om aanvullende gegevens bij partijen te vergaren.

4.29.1 Opmerking verdient nog dat het zonodig vergaren van nadere gegevens niet nodig zou zijn wanneer de BMW de in art. 6ter genoemde gerechtshoven de mogelijkheid zou bieden de zaak terug te verwijzen naar het BMB om, met inachtneming van zijn uitspraak, het depot opnieuw te beoordelen.

4.29.2 De (op dit punt) nogal lacuneuze BMW geeft te dezer zake geen regel(s). Als deze in het leven moeten (en kunnen) worden geroepen, dan ligt dat (zolang de wetgever daartoe geen stappen onderneemt) m.i. op de weg van het Benelux-Gerechtshof.

4.29.3 De hier aangeroerde rechtsvraag is nauw verweven met die welke door het eerste middel aan de orde wordt gesteld. Er valt stellig het nodige voor te zeggen om ten deze prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof te stellen.

4.30 Tegen de hiervoor betrokken stelling dat het Hof, alvorens te beschikken door het geven van een geclausuleerd bevel tot inschrijving, de vraag onder ogen moet zien of andere - niet uit het dossier blijkende - bezwaren daartegen bestaan, kan uiteraard de systematiek van de BMW worden ingeroepen. De rechtsgevolgen van een inschrijving van een depot zijn immers beperkt. Videte onder meer de artikelen 3, 4 en 14A BMW.

4.31 Hoewel deze tegenwerping niet zonder gewicht is, komt daaraan m.i. onvoldoende betekenis toe. Alleen al niet omdat art. 6 bis lid 1 BMW het BMB (en daarmee dus ook, in beroep, het Hof) verplicht acht te slaan op de daar genoemde weigeringsgronden.

4.32 Daar komt bij - het weegt voor mij zwaar - dat het HvJ EG in het arrest Canon/MGM heeft overwogen dat er:

"(o)m redenen van rechtszekerheid en goed bestuur (...) hoe dan ook voor [moet] worden gewaakt, dat merken worden ingeschreven waarvan het gebruik met succes voor de rechter zou kunnen worden aangevochten".(11)

4.33 Zou Uw Raad toch een of meer prejudiciële vragen stellen (en wellicht sowieso) dan zou ook de onder 4.31 en 4.32 besproken kwestie aan de orde gesteld kunnen worden.

4.34 Onderdeel 1 van het derde middel strekt ten betoge dat het niet toelaatbaar is dat het Hof aanvullingen aanbrengt in de klassen 17, 18, 21, 24 en 40-42 omdat deze geen betrekking hebben op de aard van de waren en diensten als zodanig, maar op het ontbreken van een eigenschap aan die waren en diensten. In ieder geval acht het onderdeel de aanvullingen onvoldoende duidelijk omdat de eigenschap niet objectief vaststelbaar is.

4.35 Naar het BMB onderkent, komt deze klacht naar de kern genomen overeen met het eerste onderdeel van het tweede middel (zie de toelichting ex art. 428 Rv. onder 6). Ik moge verwijzen naar hetgeen daaromtrent onder 4.21 is opgemerkt. Aan hetgeen mr Van Nispen in zijn toelichtingen heeft opgemerkt, heb ik intussen weinig toe te voegen. In het bijzonder ook spreekt mij aan hetgeen in de toelichting onder 27 is verwoord.

4.36 Onderdeel 2 voert aan dat het Hof op diverse punten inschrijving beveelt die in strijd is met de Warenclassificatie Overeenkomst van Nice. Het onderdeel werkt dit aldus uit dat het Hof onvoldoende oog zou hebben gehad voor het classificatiesysteem:

a. de in klassen 17, 18, 21 en 24 opgenomen "wanddecoraties" mogen enkel vermeld worden in klasse 20 (W 0020);

b. het in klassen 17 en 18 opgenomen "bedtextiel" mag enkel vermeld worden in klasse 24 (B 0134 en B 0135);

c. de in klassen 17 en 18 opgenomen "sexlingerie onder en bovenkleding" mag enkel vermeld worden in klasse 25 (K 0258);

d. de in klassen 17 en 18 opgenomen "matten" mogen enkel vermeld worden in klasse 27 (M 0114);

e. de in klassen 17 en 18 opgenomen "zeilen" en "dekzeilen" mogen enkel vermeld worden in klasse 22 (Z0083 en D0053);

f. het in klasse 41 voorkomende begrip "exploitatie" (zonder onderwerp) is te vaag;

g. de in klasse 42 voorkomende dienst "verhuren" mag niet bouwmaterialen en spellen betreffen (deze mogen slechts vermeld worden in respectievelijk klasse 37 (V 0019) en klasse 41 (V 0056));

h. de in klasse 41 voorkomende term "verkopen" wordt nimmer aangemerkt als "dienstverlening ten gunste van derden" (toelichting op klasse 35);

i. de in klasse 42 voorkomende dienst "doen exposeren" moet worden gerangschikt in klasse 35 of 41 (T 0026 of T 0027).

4.37 De ratificatie van de Warenclassificatie Overeenkomst van Nice brengt niet met zich mee dat Nederland verplicht is het daarin neergelegde classificatiesysteem te volgen. Blijkens art. 2 is de draagwijdte van de classificatie die welke daaraan door elk land wordt toegekend. De classificatie bindt de landen niet wat betreft de beoordeling van de bescherming van het merk. De classificatie kan als hoofdsysteem of als hulpsysteem worden toegepast.(12)

4.38 Dat het classificatiesysteem in Nederland als hoofdsysteem geldt, blijkt uit art. 1 lid 5 van het Uitvoeringsreglement BMW.(13) Dit bepaalt dat bij de indiening van het verzoek om inschrijving de waren en diensten zoveel mogelijk moeten worden omschreven met gebruikmaking van de bewoordingen van de alfabetische lijst van de internationale classificatie van waren en diensten als bedoeld in de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957. In ieder geval dienen de waren en diensten overeenkomstig de klassen en in de volgorde van deze klassen in die classificatie te worden gerangschikt. Het BMB schrijft het depot in onder vermelding van de nummers van de klassen uit het warenclassificatie-systeem (art. 7 lid 1 sub e). Ook bij de vernieuwing van de inschrijving dienen opgave en inschrijving te voldoen aan het classificatiesyseem van de Overeenkomst van Nice (artt. 9 lid 1 sub c en 11 lid 1 sub e).

4.39 Ik moet dan komen op de specifieke klachten van onderdeel 2 die ik langsloop onder verwijzing naar de daarin genoemde letters (a-i). Daarbij stip ik nog aan dat deze exercitie m.i. een hoog abstract gehalte heeft gezien hetgeen [verweerder] - naar hij ten Hove heeft verklaard - voor ogen staat. Zie onder 2.5. Zijn oogmerk (kunstobjecten) is bij de klassificatie m.i. niet geheel zonder belang. Slaat men de schier onuitputtelijke (maar in werkelijkheid uiteraard incomplete) lijst van waren en diensten op, dan blijkt dat kunstvoorwerpen afhankelijk van het materiaal waarvan zij zijn gemaakt, worden gerubriceerd onder de klassen 6, 14, 19, 20 en 21.

4.40 Onder a wordt verdedigd dat wanddecoraties enkel in klasse 20 thuishoren en niet in de klassen 17, 18, 21 en 24.

4.41 Die opvatting is in zoverre juist dat in de alfabetische lijst van waren onder W0020 (op blz. 315) voor wandversiering wordt verwezen naar klasse 20.

4.42.1 Daartegen pleit voor klasse 17 dat het Hof het oog heeft op gummi, latex e.d.m., terwijl daarvan in klasse 20 geen sprake is.

4.42.2 Zoals reeds vermeld onder 4.39 worden kunstvoorwerpen gerubriceerd naargelang het materiaal waarvan deze zijn vervaardigd. De ontwerpers van de lijst hebben kennelijk niet gedacht aan objecten van rubber, gummi, latex e.t.q.

4.42.3 Tegen de achtergrond van het voorafgaande en mede omdat het onderdeel niet nader uit de doeken doet waarom alleen klasse 20 in casu geëigend is (in zoverre voldoet het niet aan de eisen van art. 426a lid 2 Rv.) houd ik het onderdeel in zoverre voor ongegrond .

4.43 Hetgeen onder 4.42 is opgemerkt geldt op overeenkomstige gronden voor klasse 18.

4.44 Het onderdeel snijdt wel hout voorzover de klacht betrekking heeft op de door het Hof voor klasse 21 genoemde wanddecoraties. Deze horen niet thuis in de klasse keukengerei en -vaatwerk.

4.45 Waarom wanddecoraties van textiel niet onder klasse 24 zouden kunnen vallen geeft het onderdeel niet aan en is gezien de omschrijving van die klasse ook niet evident. Het onderdeel voldoet daarmee niet aan de eisen van art. 426a lid 2 Rv.

4.46 Onder b wordt erover geklaagd dat het Hof heeft miskend dat bedtextiel slechts in klasse 24 kan worden opgeborgen. Het onderdeel faalt. Klasse 24 heeft, mede in het licht van de toelichting, betrekking op textiel. Daarop heeft het Hof in de klassen 17 en 18 niet het oog. Daaraan doet niet af - doch daarover wordt niet geklaagd - dat onbegrijpelijk is wat het Hof zich voorstelt bij bedtextiel dat is vervaardigd van gummi, latex of lakleer, om maar enkele voorbeelden te noemen.

4.47 Volgens c mag "sexlingerie onder en bovenkleding" slechts in klasse 25 worden opgenomen. Het onderdeel is gegrond; klasse 25 ziet inderdaad expliciet op kledingstukken. Daaraan doet niet af dat voor mij onbegrijpelijk is wat kan zijn bedoeld met (onder meer) sexlingerie van latex of pvc, waarop het Hof kennelijk mede het oog heeft gehad.

4.48 De klacht sub d ziet op matten die slechts hun onderkomen zouden kunnen vinden in klasse 27. Het onderdeel is gegrond; klasse 27 ziet inderdaad expliciet op matten. Ook hier rijst het onder 4.47 gesignaleerde probleem.

4.49 Klacht e wrijft het Hof aan zeilen en dekzeilen mede in klasse 17 en 18 te hebben ondergebracht in stede van uitsluitend in klasse 22. De klacht is gegrond, gelet op de omschrijving van klasse 22.

4.50 Onder f wordt het Hof verweten dat het begrip "exploitatie" zonder nadere invulling in klasse 41 te vaag is. De klacht is gegrond. Dat behoeft m.i. geen nadere toelichting.

4.51 Hetgeen onder g is verwoord is mij niet geheel duidelijk. Kennelijk zijn een of meer woorden weggevallen. Juist is dat spellen thuishoren in klasse 41 en niet in klasse 42. Doch die klacht ziet m.i. over het hoofd dat het Hof niet het oog heeft op spellen als zodanig maar op het verhuren ervan. Dat laatste kan m.i. wel degelijk onder klasse 42 (de restklasse) worden gebracht. Uit de alfabetische lijst diensten blijkt dat er geen m.i. geheel consistente systematiek bestaat voor de categorie verhuur (zie blz. 375/376).

4.52 Sub h wordt erover geklaagd dat het Hof verkopen in klasse 42 mede heeft betrokken op dienstverlening ten gunste van derden. De klacht mist feitelijke grondslag nu het Hof niets heeft overwogen nopens verkopen ten gunste van derden.

4.53 Onder i wordt aangedrongen dat het Hof doen exposeren niet in klasse 42 had mogen rangschikken maar in klasse 35 of 41. De klacht faalt. BMB ziet eraan voorbij dat het Hof doelt op doen exposeren. Klasse 35 en 41 zien op het organiseren van een tentoonstelling (zie ook de alfabetische lijst diensten blz. 371/2), al kan men daarover - gelet op de toelichting op klasse 41 van mening verschillen.

4.54 Onderdeel 3a voert aan dat het Hof had moeten motiveren waarom het Hof de aanvullingen niet bij alle klassen heeft aangebracht.

4.55 Hoewel kan worden toegegeven dat inderdaad onduidelijk is waarom het Hof tewerk is gegaan zoals het heeft gedaan, mist BMB belang bij de klacht zo lang niet tevens wordt aangevoerd dat 's Hofs oordeel onjuist is. Die stelling wordt door het onderdeel niet betrokken.

4.56 Bij de klacht van onderdeel 3b dat het Hof klasse 35 geheel schrapt, heeft BMB evenmin belang omdat in zoverre wordt bereikt wat BMB voor ogen stond.

4.57 Onderdeel 3c acht onduidelijk waarom het Hof steeds wisselende redacties bezigt. Ik wil graag toegeven dat dit inderdaad niet valt in te zien. De klacht kan evenwel niet tot cassatie leiden op de onder 4.55 genoemde grond.

4.58 Onderdeel 3d vindt onduidelijk hoe "sexlingerie ... voorzover niet betrekking hebbend op huishoudtextiel met een erotisch karakter" moet worden begrepen.

4.59 Het onderdeel komt, naar de kern genomen, overeen met het eerste onderdeel van het tweede middel. Ik moge daarnaar verwijzen.

Slotsom

4.60 Ik kom tot de slotsom dat het de voorkeur verdient af te wachten totdat het Benelux-Gerechtshof de prejudiciële vraag bedoeld onder 3.2 en 4.7 heeft beantwoord. Als het Benelux-Gerechtshof mocht oordelen dat het Hof 's-Gravenhage niet de vrijheid had om een bevel tot inschrijving te geven zoals het in casu heeft gedaan, missen de overige klachten belang.

4.61 Toch is het wellicht zinvol deze klachten in dit stadium ten gronde te bezien omdat het nodig kan zijn om aanvullende vragen te stellen voor het geval het Benelux-Gerechtshof zou oordelen dat het Hof 's-Gravenhage bedoelde bevoegdheid wél heeft.

Conclusie

De conclusie strekt tot

1) aanhouding in voege als onder 4.60 vermeld;

2) behandeling van de klachten voorzover deze, onder de sub 4.61 genoemde voorwaarde, nopen tot het stellen van een of meer aanvullende prejudiciële vragen.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden,

Advocaat-Generaal

1 Uit blz. 1 van de bestreden beschikking lijkt voort te vloeien dat het Hof deze stukken wel onder ogen heeft gehad.

2 NJ 1999, 68 DWFV.

3 BIE 1999, 82.

4 Zie voor stelling 2) - naar ik ambtshalve opmerk - de brief van BMB van 7 januari 1997, tweede alinea.

5 Hetgeen van belang is: Benelux-Gerechtshof 5 oktober 1982, NJ 1984, 71 LWH.

6 Zie voor een vergelijkbaar probleem met betrekking tot octrooien HR 9 februari 1996, NJ 1998, 2 DWFV.

7 Vgl. Benelux-Gerechtshof 16 december 1991, NJ 1992, 596 DWFV, met name ook rov. 21 en de noot van Gielen onder Hof 's-Gravenhage 3 juli 1997, IER 1997, 53. Zie voorts T. Mollet-Viéville, in: Mario Franzosi (red.), European Community Trade Mark (1997) blz. 188.

8 Zie de in mijn ogen overtuigende voorbeelden in de toelichting onder 22 en (aan de hand van daar genoemde buitenlandse voorbeelden) C.J.J.C. van Nispen, BIE 1997 blz. 363 e.v.

9 Van belang in het kader van de onder 4.3 genoemde richtlijn; zie de considerans en art. 3 onder g en art. 6 quinquies onder B 3e van het verdrag van Parijs.

10 Aan de letterlijke bewoordingen komt in casu naar mijn mening trouwens geen doorslaggevende betekenis toe omdat zij zijn toegespitst op een andere rechtsvraag.

11 29 september 1998, NJ 1999, 393 DWFV rov. 21.

12 E.A. van Nieuwenhoven Helbach e.a., Nederlands handels- en faillissementsrecht, Industriële eigendom en mededingingsrecht (1989) nr 733.

13 Zie bijvoorbeeld E.A. van Nieuwenhoven Helbach e.a., a.w. nr. 734.