Rb. Den Haag, 21-12-2016, nr. C/09/519321 / KG ZA 16-1218

Het verloop van de procedure blijkt uit:

Vonnis is nader bepaald op heden.

TomTom IBV behoort tot de groep van vennootschappen die onderdeel uitmaakt van de onderneming van TomTom NV. TomTom c.s. voert sinds 2001 de handelsnaam TomTom.

TomTom c.s. houdt zich bezig met de ontwikkeling en wereldwijde levering van producten en diensten op het gebied van navigatie en het (al dan niet geautomatiseerd) verstrekken van reis- en vervoersgerelateerde informatie voor consumenten en bedrijven. TomTom c.s. ontwikkelt en verkoopt eveneens B2B producten op het gebied van mobiliteit zoals de “fleet management” tool genaamd Webfleet. Deze tool biedt ondernemers assistentie bij het bijhouden van administratie omtrent rijgedrag, parkeerlocaties en het aanleveren van gereden kilometeroverzichten.

TomTom c.s. biedt de volgende apps aan voor de smartphone.

TomTom IBV is houdster van de hierna genoemde merkregistraties (hierna: gezamenlijk aangeduid als de TomTom-merken, de Beneluxmerkregistraties afzonderlijk als de TomTom-Beneluxmerken en de Uniemerk- en internationale merkregistraties afzonderlijk als de TomTom-Uniemerken):

- het Beneluxwoordmerk TOMTOM met registratienummer 0722339, op 1 mei 2003 geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42;

- het Beneluxwoordmerk TOMTOM met registratienummer 0798026, op 7 april 2006 geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 9, 38, 39, 41, 42 en 45;

- het hieronder afgebeelde internationale beeldmerk met registratienummer 0969888 met gelding in de Europese Unie, op 21 augustus 2007 geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 9, 38, 39 en 42:

- het hieronder afgebeelde Beneluxbeeldmerk met registratienummer 0842189, op 21 april 2008 geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 9, 38, 39 en 42:

- het hieronder afgebeelde Uniebeeldmerk met registratienummer 007072689, op 9 maart 2010 geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 38, 39 en 42:

De TomTom-merken zijn in de klasse 9 alle ingeschreven voor - onder andere - de volgende waren: hardware en software te gebruiken met (satelliet en/of GPS) navigatiesystemen: hardware en software ten behoeve van reisinformatiesystemen voor het verstrekken of weergeven van reisadviezen en/of informatie over benzinestations, parkeergarages en -terreinen, restaurants, autobedrijven en andere reis- en vervoersgerelateerde informatie; hardware en software voor informatiemanagement ten behoeve van de vervoers- en verkeerssector. De TomTom-merken zijn (voor zover ingeschreven) in de klasse 39 alle ingeschreven voor - onder andere - de volgende diensten: het verschaffen van informatie met betrekking tot reizen.

MKB Ondernemers exploiteert een onderneming, tot voor kort onder de handelsnaam MKB Brandstof, die het voor ondernemers gemakkelijk maakt om een efficiënte financiële administratie in verband met tanken, parkeren en autowassen te voeren. Daartoe geeft zij in samenwerking met Travelcard een creditcard uit, de zogeheten MKB brandstof-pas. Daarmee kopen ondernemers brandstof bij MKB Ondernemers, welke brandstof MKB Ondernemers op haar beurt inkoopt bij de brandstofleveranciers. Voorts levert zij een online applicatie (“app”) die het gemakkelijk maakt parkeerkosten te betalen en een overzicht daarvan te verkrijgen.

MKB Ondernemers heeft vanaf eind 2009 intensief reclame gemaakt voor haar producten en diensten via radiocommercials, waartoe zij de fictieve persoon Tom de Ridder als “advertising character” heeft geïntroduceerd. Op 10 december 2010 is TOM DE RIDDER als Beneluxwoordmerk ingeschreven door MKB Ondernemers.

In de loop van 2015 heeft MKB Ondernemers besloten dat zij haar marketing profilering wil herzien. In dat verband heeft zij in juli 2015 een merkbeschikbaarheidsonderzoek verricht.

Op 20 november 2015 heeft de heer [A] , directeur van MKB Ondernemers (hierna: [A] ), gesproken met de heer [C] , Director HR Consumer BU & LTP / Service Unit HR van TomTom c.s. (hierna: [C] ).

[A] heeft na dit gesprek op 22 januari 2016 aan [C] een e-mail gestuurd waarin is opgenomen:

“Thanks for the opportunity to explain for the colleague you mentioned, the changes we want to introduce in our branding hierarchy.

Right now we carry two brands, MKB Brandstof (our main brand) and Tom de Ridder (our advertising character). In the market, Tom de Ridder has a stronger brand awareness than MKB Brandstof, after many years of radio advertising.

Furthermore, MKB Brandstof is a descriptive name. This puts limits on our emotional brand values - plus the description is no longer valid: - we do not serve Medium Enterprises, only Small Enterprises and selfemployed people - we offer not only gasoline but also parking and carwash

Therefore we want to change our name. There we face the problem that a rebranding campaign does not bring in new customers. Our margins are so slim that we can not afford such a paid campaign.

Hence we will change our name to Tom. The moment we do this, we will tell the press that Tom de Ridder will no longer be heard on radio. This will bring us the free publicity we need to transfer the brand awareness from Tom de Ridder to Tom (the shorthand version that has been in use for years as well).

Opposed to MKB Brandstof, the new Tom will revolve around pull marketing, sympathy, social media and sponsoring. Our paid advertising will be limited and no longer be product focused (except for search engine marketing). It will put the spotlight on our community of 45.000 entrepreneurs, and encourage them to support each other.

The product delivery of Tom (billing & collections) will remain MKB Brandstof branded, at least for now: Tom by MKB Brandstof.

Although the transition to Tom is not a big step, we like to eliminate upfront any chance of confusion with the TomTom brand. Given the brand values and associations, that chance is not big either - but we feel it is necessary to make explicit together how we can place Tom at maximum distance from TomTom (logo, colours, typography, slogans, etc.). We are prepared to commit ourselves to guidelines that protect your brand from possible confusion.

Would it be possible to plan a meeting with your colleague, to discuss possible guidelines?”

Op 25 februari 2016 heeft [A] telefonisch een gesprek gevoerd met mevrouw [B] , vice-president IP van TomTom c.s. (hierna: [B] ), welk gesprek hij - buiten medeweten van [B] - heeft opgenomen. Tijdens het gesprek is - onder meer - het volgende gezegd:

“ [B] : You are looking to uhm rebrand your… your… your company, as I understand it?

[A] : Yes.

[B] : And… uhm… you… you want to make use of the name Tom.

[A] : Yes, that is correct, yeah.

[B] : Okay. Uhm, can you explain to me, I'm a bit, I'm a bit confused 'cause I have looked at some of the stuff that you're doing and around your fuel […?...] and stuff like that and that to my mind sits uncomfortably close with a number of initiatives that… that we have. Uhm, so I'm just... uhm, where, why Tom? Uhm, do you have some history with this name? What… what's the… what's the connection?

[A] : Yes. Well, I've… I've… uhm… uhm… I have explained that in my uhm, e-mail uhm, to uhm... [C] , [C] , and… I understood he, he forwarded this email to you, and two days ago, I…

[B] : Uhm... yeah, we've… was that in Dutch?

[A] : No, it was in, in English.

[B] : In English, okay no, I am uhm I'm sorry, I haven't uhm picked up on that.

(…)

[B] : Perhaps you can explain.

[A] : Yeah, sure. Uhm… Uhm, we are using, uhm, the name Tom uhm for a few years now and we, we've also registered uhm... Tom de Ridder as a, as a brand name. Tom de Ridder is our uhm – Tom the Knight, in English, hahaha, but, but in Dutch it's Tom de Ridder – uhm and he is our uhm… advertising uhm… character, for a few years now in a, in a massive uhm, radio campaign in the Netherlands.

(…)

And… uhm… we, we want to maintain, uhm, the brand awareness of uhm, of Tom. Uhm, but we want to, to change our brand values: we will become a social enterprise. Uhm... right now we are uhm, uhm product oriented: uhm, our product is a payment card... uhm… for the gasoline… uhm, market…

(…)

…uhm specifically aimed at small entrepreneurs.

(…)

…and uhm... Tom de Ridder is now, uhm, ja known as as the advertising character that tries to force you to, to buy this uhm payment card. And... uhm… we will become a social enterprise that is a, a facilitator of, of, of a community of 50.000 uhm entrepreneurs, uhm, that are our customer right now. And uhm, we, we hope to enable this community to, to, to strengthen each other as, as an entrepreneur... Uhm… where as our, our services in, in uhm... in the payment, uhm... with, with the payment card, yeah, will become more of a, a side activity almost, huh.

(…)

So it is quite a, a, a big change in uhm empha… emphasis where, where uhm... the brand positioning is uhm involved.

[B] : Oh okay… So what you are actually going to be doing under the Tom brand? You say uhm, uhm, uhm... can you, can you [...?... see if …?... eaches out and …?…]. Uhm… how are you reaching them, I mean, are you selling them things? Are you...

[A] : Yeah we have a payment relationship with them because we uhm, process their uhm, their transactions on gasoline and… carwash and… parking; both parking in the streets... as uhm parking in, uhm, garages. Uhm… and in the future uhm, we will, uhm possibly extend this to uhm, uhm, the, the… how do I say it, uhm... to, to electricity for…

(…)

[A] : Oh, okay, well… electricity for uhm, electric vehicles, so car charging and... uhm… as, as a big innovation for in like, like two or three years, we would like to... uhm, process also payments in uhm... restaurants, uhm – another important area where, where the small entrepreneur has a lot of sales slips that he wants to get, get rid of. Because that's, that‘s the core of our, our uhm… value proposition: that is that you can throw away all the sale slips and get one monthly income statement.

[B] : Yeah, I understand, I understand. Okay well, on the sign-up side of it, I don't really have a problem but what has anything to do… with for example… elec… electric cars and, and things like that, that's where I uhm I become extremely uncomfortable. Uhm, we haven't seen any example of, of uhm… logo's that you were talking about... uhm is, is that something you are able to share with us?

[A] : Yeah, absolutely, but uhm... we are starting, uhm, the design process right now. One week ago, our…

(…)

[B] : But, uhm ja, I mean, as I think uhm [C] probably indicated to you, anything to do with the name Tom I, I get very uhm… uhm, my, my uhm, the, the hairs on the back of my head stand up. Uhm…

(…)

[B] : So it's really making sure that what you are doing doesn't touch on anything that we are doing…

(…)

[B] : …or we are going to do, but also that your uhm, your brand doesn't look like and would never be confused with anything…

[A] : Absolutely.

(…)

[A] : Yeah. That's why I, that's why I contacted uhm [C] . Uhm… he, he, he, he didn't tell me about your, uhm, your worries though, yet…

[B] : Ja. I, I mean uhm, it, uhm... I can understand what you are doing, and, and why you are doing it, uhm and, and to me, it's just making sure that you look, you know, completely different. But if you are moving away from uhm this…

[A] : I agree.

(…)

[B] : (…) I understand that. Uhm, but, but one of the things that I picked up, (…) there is an awful lot of uhm, uhm, uhm, negativity around the, the Tom the Rider uhm brand which, uhm, I'm surprised that, that, that… Perhaps… you, you, you did a néw venture and you want to follow through that. But obviously that is the branding thing you need to think about. I need to see what is it you want to do with this, uhm, logo.

(…)

[B] : Uhm, because if, if I'm comfortable enough… If they can make it look like something that is só far away from what we do, then, then I can be comfortable, but I would want…

(…)

[B] : uhm, uhm, a, a, an Agreement between us that you wouldn't extent the, ehm, ehm, into ehm anything that, that, that we do, and…

(…)

[B] : …we often do this, we…

(…)

[B] : …call this a Coexistence Agreement, to…

(…)

[B] : …make sure that... you don't uhm suddenly start doing anything that, that is more auto… automotive based.

(…)

[A] : …and you would help ús if uhm, not only you can give uhm feed, feedback on the logo designs we will create the coming weeks…

(…)

[B] : Ja, I understand. And, and, and thank you for, for approaching it uhm in that way. I think what we need to do is… We, we need to start seeing some ideas, uhm, and then when we can find something that we all are happy with, and, you know, you, you're happy about, and we can live with, then we will draw up an agreement.

[A] : Sure, nice. Yeah! Alright.

(…)

[A] : Right. Yeah. And, the, the thing is [B] , it's, it's good to know that we, we have been the biggest radio advertiser, uhm, for, for uhm many months in, in the past few years. So we've made a lót of radio advertising with Tom de Ridder and uhm, the last three years I think, maybe four years, uhm, we, we started to use the abbreviation uhm to uhm Tom because everybody knew Tom de Ridder, so we could start to, to call him uhm Tom, and I…

(…)

[A] : …have never ever really encountered sómebody who had an association with TomTom. Because our Tom is not a device or a service but it's a, it's a…

(…)

[A] : …it's a person, you know. It's, it's…

[B] : You, you, you appreciate, you do appreciate that you are not […autonomous?...]. TomTom is, is, uhm, is active in a lot of areas, you know…

[A] : Yeah.

[B] : …it's not that we're talking about navigation devices, we're active in an awful lot of areas.

[A] : Alright. Yeah.

(…)

[B] : So I just have to keep a weather eye. It's very important to me…

(…)

[B] : …that, uhm, you, you're going to go ahead and, and we can find uhm a logo that, that, uhm, doesn't, uhm, cause any problems this end.

[A] : Yeah.

[B] : We are willing to […work?...] on a Cooperation Agreement and, and that will… limit anybody from coming into any of the areas that, that we are… that we operate in.

[A] : Alright. Ja. Okay.

[B] : So that everybody knows where they stand up from, so that, that, that's a good thing.

(…)

[B] : Okay, alright then, well I look forward to uhm receiving uhm some uhm ideas from you and your logo and uhm, and then see if we can sort this out very quickly.

[A] : Yeah. And could you, uhm, please provide me with, you know, some, some brand manual or whatever, some description of what the TomTom brand is, in, in all its visual appearances?

[B] : Well if, if you uhm just send your, your agency come to our website, they should be able to pick that up.

(…)”

[A] heeft [B] en haar assistente, mevrouw [D] (hierna: [D] ), na het telefoongesprek op 25 februari 2016 de eerdere e-mail aan [C] toegestuurd.

Op 14 april 2016 heeft [A] een e-mail aan [D] en [B] gestuurd waarin - onder meer - is vermeld:

“Please find attached our intended logo. (…) If you would have final remarks, could you please inform me as soon as possible?

(…)

”

[D] heeft op 15 april 2016 per e-mail gereageerd en - onder meer - gemeld:

“(…) [B] has actually received the re-worked logo and we managed to reviewed it together this morning.

Unfortunately, we cannot approve it, as we are concerned that the lower case “m” and “o” resemble the font of our TomTom logo too much. In addition, the dot next to the word Tom is also in a green color that is similar to our own.

Please let us know when changes can be made to address these concerns. Once the design and color scheme of the Tom logo have been agreed on, we will send you our proposed co-existence agreement.

(…)”

[A] heeft vervolgens op 15 april 2016 aan [D] - onder meer - gemaild:

“(…)

We will come back to your remarks after your clarifying response, but something else for now: I am worried about the fact that you do not inform us yet on your ideas on the 'agreement to coexist' you proposed. You mentioned earlier that you would start working on it and ensure that it was ready by the time [B] would be back.

I have informed you that we are aiming at May 20th as the date for the go-live of our new branding hierarchy. Time is running so fast; could you please share your ideas now already, so that together we can finish the agreement soon, in order to enable us within reason to manage your input towards our go-live date?”

Op 18 april 2016 heeft [A] [D] een e-mail gestuurd waarin - onder meer - is opgenomen:

“(…) We have really stretched ourselves to create a unique visual identity that would never be confused with yours. Given the careful approach we chose, your response last Friday to be honest puzzles us:

(…)

Having said that, I truly hope that your biggest concern has been with regard to the color lime-green we used for the dot behind "Tom". (…) Please find our new logo attached.

Finally, I would like to underline that the name Tom has been used by us for many years now. And we honestly are not aware of any instance of confusion with TomTom.

Moreover, our Tom is known as a person – in the media even depicted as a 'Bekende Nederlander' (celebrity) – and TomTom is known as a physical device and navigation service. Both brands already reside in different mind spaces. Confusion is hard to create.

(…)

This message has been specifically designed not to launch a new brand name, but to eliminate the MKB Brandstof brand name in order to make room for the well known Tom and stretch what we have been doing with his name for the past few years already. We do not claim a new mind space but 'clean up' our own, existing mind space by taking away MKB Brandstof. In this way, we not only achieve our goal of not losing brand awareness. At the same time, we manage the risk of confusion with your brand to zero.

I am prepared to present this entire campaign to you, but this might not be necessary once you know that in the final radiocommercial of Tom de Ridder, he will:

- first explain why our company has to change;

- and then finish with a teasing tagline "Het is tijd voor een nieuwe Tom." (it is time now for a new Tom)

These will be his famous last words, "Het is tijd voor een nieuwe Tom." And from that moment on, we will not use the name "MKB Brandstof" but Tom for our company – and never use the voice and name of Tom de Ridder again. With this clever campaign we ensure that the existing awareness of Tom is being stretched out to the new future of our company.

Our company, brand image and logo will thus be very different from yours. (…)

Having said all this, I really hope you will give us your agreement on the attached logo we developed.

(…)”

In haar reactie heeft [D] op 18 april 2016 - onder meer - het volgende gemaild:

“Firstly, with regards to the TomTom logo and its colors, it is true that green is not featured. However, green is a color used extensively on our website, (…). She [ [B] , voorzieningenrechter] was therefore really surprised when you presented a logo in a font that was so close to the TomTom font, and including a bright green. (…)

Secondly, we have no issue sharing the co-existence agreement draft with you. (…) Please find attached the draft that we have prepared for your initial review.

Thirdly, we will try to help you meet your timelines but please understand that protecting TomTom’s position is the key priority for us. You need to create a logo that is not similar to TomTom’s - stylistically and in color. (…) For the avoidance of any doubt, here is what the TomTom logo looks like:

(…)

Unfortunately, we do consider that it resembles the logo that you are suggesting very closely.

(…)

Bij de e-mail van 18 april 2016 is een concept Co-existence agreement gevoegd waarin voor zover relevant het volgende staat:

“(…)

Whereas

Agreement

(…)”

Na een e-mailwisseling over de wijzigingen in het ontwerp van het logo van MKB Ondernemers en een bespreking op 21 april 2016 waarbij [A] logo ontwerpen aan [B] heeft getoond, heeft [A] op 24 april 2016 aan [B] - onder meer - het volgende gemaild:

“Hi [B] , this is our final proposal for your approval; it is in line with my previous e-mail. (…) Could you please give me your go-ahead?

”

Op 25 april 2016 heeft [B] per e-mail - onder meer - als volgt gereageerd:

“I agree this one is better, and is more of what I had been expecting.

Provided it always appears as per this attachment, it should not cause a problem.

(…) We just need to agree the co-existence agreement and we are done.”

[A] heeft op 18 mei 2016 [D] - onder meer - gemaild:

“You are aware of our commitment not to extend into your areas, but it has not been mentioned before that your idea would be that we do not register Tom as a trademark. This makes us unnecessarily attackable by other parties; which in turn would reduce the value of our company significantly. Moreover, wouldn't the proposed wording of Clause 4 make Clause 1 superfluous?

A possible drawback of Clause 5 is that a new TomTom trademark application could ingnite the confusion we both wish to avoid. I know this is not your intention, but how could we tackle this drawback in the wording?”

Op 22 mei 2016 heeft [D] [A] per e-mail - onder meer - gemeld:

“We understand your concerns. However, from our perspective removing clause 1 and allowing you registration rights can weaken our own position as the owner of the well-known TomTom trademark. This is not acceptable for us. Further, at the moment it is still not clear to us what your plans are which makes it difficult to consider a compromise solution - perhaps you can explain to us where you wish to register and in what classes?

Clauses 4 and 5 are both complementary to clause 1 and each of them adds specific safeguards to our pre-existing rights as trademark owners. (…)

Clause 5 is crucial for TomTom. We must fully eliminate the possibility of being challenged in relation to our future or present trademark applications. We cannot agree to any modifications of this clause. (…)”

[A] antwoordt op 24 mei 2016:

“(…) we do not wish to expand abroad. Hence we would like to register the logo and brandname in just our little fine country. My commercial manager picked the following classes. (…) In addition it is good to mention that we foresee that our logo might become visible in Belgium, Luxembourg and/or Germany. (…)”

[D] heeft op 1 juni 2016 - onder meer - aan [A] gemaild:

“Unfortunately, having considered your responses, we cannot make any concessions with regards to clause 1 of the draft co-existence agreement. (…)We would like to remind you that we have agreed to enter into a co-existence agreement on the understanding that MKB Brandstof will not register the Tom trademark. At no point during our initial negotiations did you inform us of your wish to register the Tom trademark. You have only raised this after we had agreed to the use of the proposed design of the Tom logo.

While we appreciate that you are concerned about your position vis-à-vis competitors, as a compromise, we suggest that you use the TM symbol at the end of the Tom logo (…)to be clear we will oppose any application for formal registration of your Tom logo, as to allow it would come with a high risk devaluing the TomTom brand (…)”

[A] heeft op 1 juni 2016 - onder meer - als volgt gereageerd:

“Thanks again. I should have looked at your draft agreement before we met that day in your office - but since I did not, your demand in the document not to register Tom came as a surprise to me when I studied the draft.

As you know we are under pressure; we are going to switch to Tom in the next few days. Let's try to finalise this compromise now.

We now accept Clause 1 but please can you add to our feeling of safety? You will appreciate that it is uncomfortable for us to operate under a name that is not protected. We would really like to be in the position to discuss this again with you in three years time. Would you allow us to add the following to Clause 1:

"However, the Parties agree that they will reconsider this provision three years after signing this agreement."

This would give us at least a chance to get protection in the future for something that for now remains unprotected.

(…)

Furthermore, we have the following suggestions for alterations of the document you send me:

MKB Ondernemers heeft op 2 juni 2016 een persbericht doen uitgaan waarin in de aanhef is opgenomen:

“Definitief afscheid van reclamepersoonlijkheid Tom de Ridder

Tom nieuwe naam van MKB Brandstof”

Op diezelfde datum heeft MKB Ondernemers in het handelsregister van de kamer van koophandel de handelsnamen Tom, Tomdenken en Tom.nl ingeschreven.

[D] heeft op 3 juni 2016 aan [A] een door [B] namens TomTom IBV ondertekend exemplaar van de Co-existence Agreement gemaild en daarbij - onder meer - het volgende opgemerkt:

“(…) To be clear, we did not insert any of your suggested amendments, except for the ones that relate to the use of the TM symbol and the depiction of the Tom logo, not least because they are not in accordance with the terms we are prepared to offer.

(…)

While we have no interest in being confused with your brand either, you will appreciate that we are not the party that has to make this promise. We have pre-existing rights as the owner of a globally recognized brand.

That being said, we have made some further changes to clauses 1 and 2, and have inserted a new additional clause under number 6, please take notice of these.

We have, in good faith, spent a considerable amount of time helping you to be able to use your logo as you intended without causing TomTom harm. We have now reached the point of no further compromise or concessions.

Attached is the final document. Please sign and return a copy to me if you intend to proceed with your proposed “Tom” logo.

Aan de e-mail van 3 juni 2016 is de door [B] ondertekende Co-existence agreement (hierna: de Overeenkomst) gehecht waarin onder meer het volgende staat:

Co-existence agreement

Between

1. TomTom International B.V., (…) hereinafter referred to as "TomTom"

and

2. MKB Ondernemers BV, (…) hereinafter referred to as "MKB Brandstof".

Hereinafter also referred to as the 'Parties',

Whereas

Agreement

(…)

Annex I

All uses of the Tom logo shall reflect the design below. There shall be no deviation from the original colors and proportions depicted in this design.

MKB Brandstof is free to add the TM symbol next to the Tom logo to show that the logo is being used as a trademark.

”

Op 5 juni 2016 heeft [A] de Overeenkomst namens MKB Ondernemers ondertekend aan TomTom c.s. retour gezonden. Daarbij merkt hij het volgende op:

“(…) Thank you for explaining your position; we understand and appreciate it.

Please find our signed document attached in return.(…)

Regarding the change of Clause 1 we did not see before:

- we confirm that we will use our logo in the way it is known to you and will never change it without your consent you will appreciate that when using our brand name in plain texts, we can not show a Tom-logo in every sentence where it occurs and will display 'Tom' in the font of that specific text (…)”

Sinds omstreeks 7 juni 2016 worden bezoekers van de website www.mkbondernemers.nl doorgeleid naar de website www.tom.nl en biedt MKB Ondernemers haar producten en diensten via die laatstgenoemde website aan. Die website zag er in oktober 2016 nog als volgt uit.

Ook heeft MKB Brandstof onder andere op haar smartphone apps het teken Tom geïntroduceerd als volgt.

Begin juni 2016 heeft MKB Ondernemers op billboards aan de kant van de weg en in radiocommercials de wijziging naar Tom aan het publiek bekend gemaakt. De scripts van die radiocommercials luiden als volgt.

Tom de Ridder 1: “Tom!” Ja? “Begin maar.” Oké. Hi, niet schrikken hoor. Maar ik ben het, Tom! Weet je nog: tanken. carwash en parkeren... Juist, Tom de Ridder, van MKB Brandstof. De tijden zijn veranderd, en ook hoe we ondernemen. Daarom gaat MKB Brandstof veranderen. Verbeteren! Met nieuwe ambities, en nog meer gemak voor ondernemers. Maar daarover hoor je volgende week meer. Het is tijd voor iets nieuws. Het is tijd voor een nieuwe Tom.

Tom de Ridder 2: MKB Brandstof gaat dan wel veranderen, maar wat natuurlijk blijft is tanken, carwash en parkeren! Fiscusproof op één verzamelfactuur. En vanaf volgende week met nieuwe ambities, en nog meer gemak voor ondernemers. Het is tijd voor een nieuwe Tom.

De scripts van twee latere radiocommercials van MKB Ondernemers luiden als volgt:

Radiocommercial 1: Om jouw stip dichterbij te halen is MBK Brandstof veranderd in Tom. Met eerlijke verhalen van mede-ondernemers en gratis advies bij al je fiscale vragen rondom mobiliteit. En natuurlijk de bekende autopas met handige apps voor tanken, carwash en parkeren. Fiscusproof, op één verzamelfactuur. Vraag jouw eigen pas vandaag nog aan op Tom.nl. Tom, beweegt ondernemers.

Radiocommercial 2: Voor alle ondernemers is er nu Tom. Je kent Tom van de autopas met handige apps, voor tanken, carwash, en parkeren: fiscusproof op één verzamelfactuur. Maar Tom deelt ook inspirerende ervaringen van mede-ondernemers met je, en geeft je gratis advies bij al je fiscale vragen rondom mobiliteit. Tom. Beweegt ondernemers.

Op 9 juni 2016 heeft [D] [A] laten weten dat TomTom klachten heeft ontvangen over een verwarrende radiocommercial van MKB Ondernemers, dat dit TomTom zorgen baart en dat zij dit verder zullen uitzoeken.

[B] heeft op 20 juni 2016 [A] - onder meer - per e-mail het volgende bericht:

“(…) Based on your response from Friday June 10 2016 I understand that there are actually two radio commercials which are currently being broadcasted. Having listened to these commercials, I was concerned to note the pervasive use of the word “Tom” and the slogan “Tom moves entrepreneurs”. Further, I have reviewed your website and was surprised and disappointed to notice that you have completely rebranded MKB Brandstof’s business and are now trading under the name “Tom”.

During the negotiation process, you have explained to me that you intended to use the name “Tom” for a character that was previously known as “Tom de Ridder”. It was never clearly communicated to us that you intend to change your company’s name to “Tom” and fully rebrand your business under this name. To the contrary, we were told numerous times that the “Tom” logo will remain MKB Brandstof branded. Your failure to inform us that you would like to be able to use the word “Tom” as part of your commercial name has mislead us as to the nature of your intended uses for the “Tom” logo.

TomTom has solely agreed to permit the use of the “Tom” logo on the condition that MKB Brandstof uses only the approved design of that same logo and refrains from using the word “Tom” in any other style or font in the course of its business. (…)

If TomTom does not receive your written confirmation that you will comply with the terms of the co-existence agreement within 7 days of this letter, you will leave us with no alternative but to terminate the co-existence agreement for breach. In which circumstance any further use of the Tom word or logo would amount to an infringement. TomTom reserves all of its rights and remedies in relation to this matter.”

De advocaat van TomTom c.s. heeft bij brief van 21 september 2016 namens TomTom c.s. de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd en daarbij - onder meer - aan MKB Ondernemers het volgende bericht:

“(…) my client has established that your client is still using “Tom” outside the agreed logo form (…). These acts of breach of the Agreement have already caused significant damage to my client, for which damage my client holds your company fully liable.

My client therefore hereby terminates the co-existence agreement as executed between parties with immediate effect and this letter serves as official notification thereof. This termination is primarily based on article 6 of the Agreement and - if necessary - also based on rescission (ontbinding) based on fundamental breach of contract.(…)”

Bij brief van 28 september 2016 heeft MKB Ondernemers TomTom c.s. gesommeerd de Overeenkomst na te komen.

Nadat TomTom c.s. MKB Ondernemers heeft gedagvaard in deze kort geding procedure, heeft MKB Ondernemers op 2 november 2016 TomTom c.s. gedagvaard in een bodemprocedure bij de rechtbank Amsterdam (hierna: de bodemprocedure). In de bodemprocedure vordert MKB Ondernemers onder meer een verklaring voor recht dat de Overeenkomst niet is beëindigd of ontbonden. Ook vordert zij dat TomTom c.s. bevolen wordt de Overeenkomst na te leven door onder meer te blijven toestaan dat MKB Ondernemers gebruik maakt van het Tom logo en voor zover dit logo niet redelijkerwijs kan of hoeft te worden gebruikt dat MKB Ondernemers gebruik maakt van het teken Tom.

TomTom c.s. vordert samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

7. de termijn zoals bedoeld in artikel 1019i lid 1 Rv zal bepalen op zes maanden.

Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt TomTom c.s. het volgende. MKB Ondernemers heeft na de beëindiging van de Overeenkomst het gebruik van het teken Tom (zowel het Tom logo als het niet gestyleerde woord teken) ter onderscheiding van haar onderneming en van de waren en diensten van die onderneming zonder toestemming van TomTom c.s. voortgezet. Daarmee maakt zij inbreuk op de TomTom-merken in de zin van artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder b, c en d BVIE2.respectievelijk van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b en c jo artikel 9 lid 3 sub d UMVo. Dat geldt voor het gebruik in radiocommercials, op billboards, op de website, via de app en als handelsnaam en domeinnaam.3.De TomTom-merken hebben inherent onderscheidend vermogen. Het teken Tom dat MKB Ondernemers gebruikt in het economisch verkeer voor identieke dan wel soortgelijke waren en diensten, stemt visueel, auditief en begripsmatig sterk overeen met de TomTom-merken. Er is sprake van direct als ook indirect verwarringsgevaar (sub ‘b’). De TomTom-merken zijn bovendien bekende merken. MKB Ondernemers heeft geen geldige reden voor het gebruik van het teken Tom en trekt door haar handelwijze op ongerechtvaardigde wijze voordeel uit dan wel doet zij afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de TomTom-merken (sub ‘c’). Voor zover MKB Ondernemers het teken Tom gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten is sprake van inbreuk (sub ‘d’ BVIE).

Daarnaast maakt MKB Ondernemers met het gebruik van de handelsnaam Tom inbreuk op de oudere handelsnaam TomTom van TomTom c.s. in de zin van artikel 5 Hnw.4.Door de voortdurende inbreuk op haar merkrechten en handelsnaamrechten lijdt TomTom c.s. schade en dreigt zij verder schade te lijden.

MKB Ondernemers voert gemotiveerd verweer.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

Bevoegdheid

Voor zover de vorderingen van TomTom c.s. zijn gebaseerd op haar Uniemerken, is de voorzieningenrechter bevoegd op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 en 103 lid 1 en lid 2 UMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat MKB Ondernemers in Nederland gevestigd is. De bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele Europese Unie. Voor zover de vorderingen van TomTom c.s. zijn gebaseerd op haar Beneluxmerken en handelsnaamrechten is de voorzieningenrechter bevoegd op basis van artikel 4.6 lid 1 BVIE respectievelijk artikel 102 Rv nu gesteld wordt dat de inbreuk in heel Nederland en dus ook in het arrondissement Den Haag plaatsvindt. Overigens is de bevoegdheid van de voorzieningenrechter niet door MKB Ondernemers bestreden.

Spoedeisend belang

Gelet op de stelling van TomTom c.s. dat MKB Ondernemers voortdurend inbreuk maakt op de merk- en handelsnaamrechten van TomTom c.s. is het voor deze procedure vereiste spoedeisend belang gegeven. MKB Ondernemers heeft de spoedeisendheid overigens ook niet bestreden.

Overeenkomst

Het meest verstrekkende verweer van MKB Ondernemers is dat TomTom c.s. de Overeenkomst ten onrechte heeft beëindigd dan wel ontbonden omdat MKB Ondernemers niet in strijd met de Overeenkomst heeft gehandeld, in welk geval ook geen sprake is van merkinbreuk. MKB Ondernemers vordert terzake een verklaring voor recht in de bodemprocedure. Ter onderbouwing van haar verweer voert MKB Ondernemers allereerst aan dat TomTom c.s. zonder afstemming met MKB Ondernemers de zinsnede “and wishes to change its name and start using the Tom logo” onder (iii) van de preambule heeft gewijzigd in “and wishes to start using the Tom logo”. Daardoor is van aanvaarding door MKB Ondernemers van die specifieke wijziging geen sprake (artikel 3:33 BW). Voor zover MKB Ondernemers wel aan die wijziging gehouden is, is die wijziging niet van toepassing omdat dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is (artikel 6:248 BW). Ten tweede voert MKB Ondernemers aan dat artikel 1 in het licht van de ontstaansgeschiedenis van de Overeenkomst zodanig moet worden uitgelegd dat het MKB Ondernemers is toegestaan om het teken Tom in drukletters of mondeling te gebruiken, daar waar het logo redelijkerwijs niet hoeft of kan worden gebruikt (zoals in de handelsnaam, in hyperlinks, in de app, in de domeinnaam, in radiocommercials, als het personeel de telefoon opneemt en in kranteninterviews). Als artikel 1 niet op deze wijze kan worden uitgelegd dan dient de Overeenkomst op grond van artikel 6:248 lid 1 BW zodanig te worden aangevuld dat MKB Ondernemers op voornoemde wijze gebruik kan maken van het teken Tom. Voor zover dat niet slaagt is een eventueel verbod op zodanig gebruik niet van toepassing omdat dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, aldus MKB Ondernemers.

Wat dit verweer betreft, zij vooropgesteld dat de voorzieningenrechter een inschatting dient te maken van de uitkomst van de bodemprocedure.

Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is de Overeenkomst door TomTom c.s. rechtsgeldig ontbonden. Daartoe heeft het volgende te gelden.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat het bij de uitleg van een schriftelijke overeenkomst niet aankomt op de taalkundige betekenis van de tekst van die overeenkomst, maar op de betekenis die partijen in de gegeven omstandigheden aan de tekst van de overeenkomst mochten geven en op wat partijen over en weer van elkaar mochten verwachten (het Haviltex-criterium).5.Daarbij staat het de rechter vrij om, gegeven de specifieke omstandigheden van het geval, zoals wanneer sprake is van professionele partijen die bij en na het aangaan van de overeenkomst zijn bijgestaan door deskundige raadslieden en wanneer de aard van de overeenkomst daartoe aanleiding geeft, veel betekenis toe te kennen aan de taalkundige uitleg van de overeenkomst en op basis daarvan te komen tot een voorshands oordeel.6.Maar ook indien bij de uitleg van een overeenkomst groot gewicht toekomt aan de taalkundige betekenis van de gekozen bewoordingen, kunnen de overige omstandigheden van het geval meebrengen dat een andere (dan de taalkundige) betekenis aan de bepalingen van de overeenkomst moet worden gehecht. Beslissend blijft het Haviltex-criterium.7.

De voorzieningenrechter is het voorshands oordelend eens met de stelling van TomTom c.s. dat - vanuit taalkundig perspectief bezien - artikel 1 in samenhang met punt iii) tot en met v) van de preambule van de Overeenkomst (zie 2.29) aan MKB Ondernemers enkel het gebruik van het Tom logo toestaat zoals in de Annex bij de Overeenkomst is opgenomen. In de preambule staat duidelijk dat MKB Ondernemers het Tom logo wil gaan gebruiken om ingekaderde waren en diensten aan te prijzen. In artikel 1 van de Overeenkomst is vervolgens helder verwoord dat MKB Ondernemers enkel het Tom logo mag gebruiken en dat zij het woord Tom niet zal gebruiken in een andere stijl of font bij haar zakelijke activiteiten. Dat deze tekst - taalkundig bezien - ruimte zou laten voor de uitleg van MKB Ondernemers dat hiermee enkel is vastgelegd welk Tom logo MKB Ondernemers mag gebruiken, maar haar niet verbiedt om - waar gebruik van dit logo niet hoeft of niet kan (te) worden gebruikt - het woord Tom in drukletters en/of mondeling te gebruiken, verwerpt de voorzieningenrechter.

Om te beoordelen welk gewicht aan de taalkundige uitleg van de Overeenkomst toekomt, is in de onderhavige zaak relevant dat TomTom c.s. en MKB Ondernemers professionele partijen zijn die maanden hebben onderhandeld over de Overeenkomst. TomTom c.s. is bijgestaan door haar bedrijfsjuristen op het gebied van Intellectuele Eigendom. Als onweersproken staat vast dat ook MKB Ondernemers door (een) juridisch adviseur(s) is bijgestaan.

Voor zover MKB Ondernemers bedoeld heeft te betogen dat bij de uitleg van de Overeenkomst rekening gehouden moet worden met het gegeven dat [A] , die namens MKB Ondernemers heeft onderhandeld als ondernemer niet juridisch is onderlegd en geen weet heeft van de finesses van juridische termen als handelsnamen en merken, gaat de voorzieningenrechter hieraan voorbij. Zoals TomTom c.s. terecht opmerkt, verdraagt dit betoog zich niet goed met de volgende feiten. [A] heeft al in juli 2015 een merkengemachtigde ingeschakeld om een beschikbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren, waarbij zowel is gezocht op merken als op handelsnamen. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft MKB Ondernemers contact opgenomen met TomTom c.s. Dat betekent dat [A] zich bewust is geweest van het risico om een nieuw merk en/of een nieuwe handelsnaam voor MKB Ondernemers te kiezen waar andere marktpartijen rechten aan kunnen ontlenen. Daarnaast is - onweersproken - gesteld dat [A] al in 2006 33 handelsnamen voor zijn onderneming heeft geregistreerd, zodat hij geacht moet worden ook met het fenomeen handelsnaam en de relevantie daarvan bekend te zijn.

Die constatering betekent dat de voorzieningenrechter aanleiding ziet om in het onderhavige geval - met verwijzing naar de maatstaf in 4.7 - een aanzienlijke betekenis toe te kennen aan de taalkundige uitleg van de Overeenkomst.

De vraag is vervolgens of hetgeen MKB Ondernemers heeft aangevoerd over de wijze van totstandkoming van de Overeenkomst desondanks aanleiding geeft om ervan uit te gaan dat partijen bedoeld hebben iets anders overeen te komen dan de taalkundige uitleg doet vermoeden. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat dat niet het geval is.

MKB Ondernemers betoogt ter onderbouwing van de door haar voorgestane uitleg van de Overeenkomst dat het TomTom c.s. vanaf het begin van de onderhandelingen volstrekt duidelijk is geweest dat MKB Ondernemers voornemens was haar handelsnaam te wijzigen van MKB Brandstof in Tom en uitsluitend onder Tom haar waren en diensten aan te bieden. Met dat uitgangspunt in het achterhoofd zijn de onderhandelingen van beide zijden gevoerd en is de uiteindelijke Overeenkomst gesloten, zo stelt MKB Ondernemers. Dat volgt volgens haar uit de e-mail aan [C] van 22 januari 2016 (zie onder 2.9) en uit het telefoongesprek met [B] van 25 februari 2016 waarin zij aan [A] heeft gevraagd “You are looking to uhm rebrand your… your… your company, as I understand it” en “you want to make use of the name Tom”, waarop [A] tweemaal met “yes” heeft geantwoord (zie onder 2.11). Ook wijst MKB Ondernemers op de e-mail van 18 april 2016 waarin onder meer staat “And from that moment on, we will not use the name "MKB Brandstof" but Tom for our company” (zie 2.16).

Volgens de voorzieningenrechter kent MKB Ondernemers naar voorlopig oordeel ten onrechte teveel gewicht toe aan de twee door [B] uitgesproken openingszinnen in het telefoongesprek die bovendien uit de context van de rest van het gesprek zijn gehaald. In het telefoongesprek heeft [B] gezegd dat zij de e-mail van [A] aan [C] niet heeft gelezen, waarna zij [A] verzoekt haar één en ander uit te leggen. Zij heeft haar uitspraken derhalve niet gedaan met de wetenschap van de inhoud van de e-mail van 20 januari 2016, zoals MKB Ondernemers suggereert. [A] geeft in het telefoongesprek uitleg over het advertising character Tom de Ridder, hij heeft het over de “brand name” Tom de Ridder en over de wens om de “brand awareness” daarvan te behouden. Dat het [B] vervolgens nog niet duidelijk is welke bedrijfsactiviteiten MKB Ondernemers precies onderneemt en welke veranderingen zij voor de toekomst voor ogen heeft, volgt uit haar vragen “So what you are actually going to be doing under the Tom brand? (…) I mean, are you selling them things?” Voorts heeft zij na een uitleg van [A] in het vervolg van het telefoongesprek duidelijk gemeld dat zij zich oncomfortabel voelt bij alles wat [A] met de naam Tom zou willen doen.

De voorzieningenrechter constateert dat [A] in het telefoongesprek niet eenduidig heeft gezegd dat MKB Ondernemers voornemens was om het gebruik van de handelsnaam MKB Ondernemers te staken en volledig over te gaan op de handelsnaam en het merk Tom. Uit het telefoongesprek valt niet op te maken dat [B] zich dit desondanks heeft gerealiseerd en dat zij daar - onder nader te bespreken voorwaarden - mee akkoord wilde gaan. [B] heeft desgevraagd ter zitting toegelicht dat zij meende dat MKB Ondernemers Tom als een van haar merken wilde gebruiken zoals het eerder Tom de Ridder als een merk gebruikte naast de handelsnaam MKB Ondernemers. Ook heeft zij begrepen dat het MKB Ondernemers te doen was om een logo omdat zij zou stoppen met radiocommercials, zo heeft [B] toegelicht, zodat mondeling gebruik niet aan de orde zou zijn.

Overigens geeft ook de - aan [B] nagestuurde - e-mail van 22 januari 2016 (zie onder 2.10 en 2.12) niet eenduidig het voornemen van MKB Ondernemers weer om volledig over te gaan op Tom als nieuwe handelsnaam en als merk voor haar waren en diensten. [A] begint de e-mail met de aanhef “the changes we want to make in our branding hierarchy”. Hij licht toe dat sprake is van twee merken, namelijk MKB Brandstof en Tom de Ridder en stelt vervolgens ‘hence we want to change our name to Tom’ om de e-mail te eindigen met de opmerking ‘the product delivery of Tom (billing & collections) will remain MKB Brandstof branded, at least for now: Tom by MKB Brandstof’. Weliswaar staat in die e-mail dat MKB Ondernemers wil overgaan op de naam Tom maar dat daarmee bedoeld wordt dat MKB Ondernemers uitsluitend actief zal zijn onder de handelsnaam en het merk Tom, is daaruit niet op te maken, zeker niet gelet op de afsluitende opmerking dat een deel van de diensten nog wel onder MKB Brandstof merk zal worden aangeboden.

Pas in de e-mail van 18 april 2016 schrijft [A] “And from that moment on, we will not use the name "MKB Brandstof" but Tom for our company”. Dat TomTom c.s. uit dat bericht het voornemen van MKB Ondernemers heeft opgepikt dat zij voortaan uitsluitend Tom als handelsnaam wilde gaan gebruiken in plaats van MKB Ondernemers en dat de onderhandelingen over gebruik van het Tom logo ook op dat gebruik betrekking hadden, is uit de vervolgcorrespondentie niet op te maken. TomTom c.s. heeft gedurende de onderhandelingen en ook na dit bericht van 18 april 2016 herhaaldelijk aangegeven dat zij uitsluitend bereid was om het gebruik van het gestyleerde logo toe te staan en dat zij niet bereid is toestemming te geven voor inschrijving van het logo als merk. Daarover merkt zij op 1 juni 2016 nog op “At no point during our initial negotiations did you inform us of your wish to register the Tom trademark”.

Hoewel MKB Ondernemers in het bericht van 18 april 2016 duidelijker dan in eerdere gesprekken en berichten kenbaar heeft gemaakt dat het haar voornemen was om gebruik van de handelsnaam MKB Ondernemers te staken en uitsluitend nog Tom als handelsnaam en merk te willen gebruiken, volgt uit de overgelegde correspondentie niet dat TomTom c.s. zich van dat voornemen bewust is geweest noch dat zij met dat ruime gebruik heeft willen instemmen. Het had op de weg van MKB Ondernemers gelegen om de voor haar essentiële voorwaarden, te weten gebruik van het teken Tom als handelsnaam en merk, uitdrukkelijk aan de orde te stellen en expliciet te verifiëren bij TomTom c.s. of zij daarmee akkoord ging. Dat heeft MKB Ondernemers niet gedaan.

Dat die ruimer bedoelde toestemming van TomTom c.s. zou liggen in de formulering van punt iii) van de preambule in de conceptovereenkomst (zie 2.17) waar is opgenomen “wishes to change its name”, zoals MKB Ondernemers stelt, verwerpt de voorzieningenrechter. In de gehele conceptovereenkomst (ook in het desbetreffende punt van de preambule) wordt verder gesproken over “trademark”, zodat MKB Ondernemers er niet op mocht vertrouwen dat TomTom c.s. (ook) ander gebruik bedoelde zoals gebruik als handelsnaam. Bovendien is in de definitieve Overeenkomst deze zinsnede geschrapt en wordt enkel gesproken over gebruik van het Tom logo.

TomTom c.s. heeft voorts onweersproken gesteld dat zij op 3 juni 2016 toen zij de Overeenkomst ondertekende, niet op de hoogte was van het persbericht dan wel de inschrijving in het handelsregister door MKB Ondernemers van een dag eerder (zie 2.26 en 2.27).

Dat [A] , daargelaten of hij over de wijziging in de preambule van de Overeenkomst heeft heen gelezen zoals hij aanvoert of niet, zich bewust was van de betekenis van artikel 1 van de Overeenkomst volgt uit zijn begeleidende email van 5 juni 2016 bij retournering van de door hem ondertekende Overeenkomst aan TomTom c.s. In die e-mail schrijft hij “you will appreciate that when using our brand name in plain texts, we can not show a Tom-logo in every sentence where it occurs and will display 'Tom' in the font of that specific text” (zie 2.30). Hij begreep dus dat zulk gebruik buiten de reikwijdte van artikel 1 viel. TomTom c.s. heeft niet bevestigd met deze aanvulling akkoord te zijn.

Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter volgt uit de hiervoor genoemde omstandigheden en hetgeen partijen op grond daarvan over en weer van elkaar mochten verwachten dat artikel 1 van de Overeenkomst de taalkundige betekenis heeft als hiervoor vermeld. Dat betekent dat partijen zijn overeengekomen dat MKB Ondernemers gebruik mag maken van het Tom logo uitsluitend in de vorm als weergegeven in Annex 1 van de Overeenkomst met betrekking tot de diensten genoemd in de preambule en dat TomTom c.s. geen toestemming heeft gegeven voor een ruimer gebruik van het teken Tom.

Dat er bij deze stand van zaken sprake is van een leemte in de Overeenkomst en er aanleiding bestaat om de Overeenkomst in de door MKB Ondernemers gewenste zin aan te vullen op grond van de redelijkheid en billijkheid als bedoeld in artikel 6:248 lid 1 BW heeft MKB Ondernemers niet (voldoende) onderbouwd. Hetzelfde geldt voor de stelling dat een eventueel verbod op het gewenste gebruik van het teken Tom voor zover dat voortvloeit uit artikel 1 van de Overeenkomst in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is als bedoeld in artikel 6:248 lid 2 BW. Die stellingen van MKB Ondernemers worden dan ook verworpen.

Tussen partijen is niet in geschil dat MKB Ondernemers het teken Tom sinds begin juni 2016 anders gebruikt dan alleen in logo vorm zoals overeengekomen in artikel 1 van de Overeenkomst. Zij gebruikt het teken Tom ook schriftelijk met een andere stijl en font (in de handelsnaam, de domeinnaam tom.nl, in hyperlinks, in de apps) en mondeling (in radiocommercials en bij het opnemen van de telefoon). Dat betekent dat MKB Ondernemers - eveneens naar voorlopig oordeel – artikel 1 van de Overeenkomst heeft overtreden. Bij die stand van zaken de Overeenkomst is niet in geschil dat TomTom c.s. de Overenkomst mocht ontbinden, zodat de voorzieningenrechter ervan uit gaat dat de Overeenkomst is geëindigd per 21 september 2016 (zie 2.37).

Inbreuk op de TomTom-merken

MKB Ondernemers betwist dat TomTom c.s. haar met een beroep op haar merken gebruik van het teken Tom kan verbieden.

- Geen doorwerking Overeenkomst

Allereerst stelt MKB Ondernemers dat TomTom c.s. door gebruik van het Tom logo te aanvaarden voor zover dat plaatsvindt voor bepaalde producten of diensten genoemd in de preambule van de Overeenkomst (delivery, invoicing and payment of mobility transactions like gasoline, carwash, parking and e-charging, buy means of payment cards and smartphone apps) zij de beschermingsomvang van haar merken reeds heeft afgebakend. TomTom c.s. is kennelijk van oordeel dat bij gebruik van het Tom logo voor die producten geen gevaar voor verwarring bestaat, zo stelt MKB Ondernemers.

De voorzieningenrechter gaat voorbij aan dit betoog van MKB Ondernemers. Nu de Overeenkomst in het kader van het onderhavige kort geding geacht moet worden door TomTom c.s. rechtmatig te zijn beëindigd, is niet meer relevant dat TomTom c.s. - uit commerciële en andere overwegingen - in een eerder stadium bereid is geweest haar toestemming te verlenen voor het gebruik van het Tom logo onder bepaalde voorwaarden en voor bepaalde producten of diensten. Anders dan MKB Ondernemers lijkt te betogen, kan zij aan de Overeenkomst geen rechten meer ontlenen en is de beschermingsomvang van de TomTom-merken door de Overeenkomst niet beperkt. De voorzieningenrechter zal bij de beoordeling van de gestelde merkinbreuk de Overeenkomst verder buiten beschouwing laten.

- Verwarring ‘sub b’

MKB Ondernemers betwist dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen het teken Tom en de TomTom-merken. Voorshands oordelend faalt dit verweer, zoals de voorzieningenrechter hierna toelicht.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat de merkhouder op grond van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo en artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder b BVIE het recht heeft het gebruik van een teken te verbieden in het geval dat teken gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk en het in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Van inbreuk ‘sub b’ is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de vaststelling van verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld of het in aanmerking komende publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Bij deze beoordeling moeten alle relevante omstandigheden in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van de waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en het onderscheidend vermogen van het merk. Of sprake is van overeenstemming tussen een merk en een teken dient globaal beoordeeld te worden aan de hand van de totaalindruk die door merk en teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Hierbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van merk en teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil.

TomTom c.s. heeft onweersproken gesteld dat haar merken een groot onderscheidend vermogen hebben.

Het relevante publiek bestaat uit het midden/kleinbedrijf en zelfstandige ondernemers, zo is tussen partijen niet in geschil.

MKB Ondernemers gebruikt het teken Tom zowel in de vorm van het Tom logo als in de vorm van het niet gestileerde Tom woord teken voor waren en diensten in radiocommercials, op billboards, op de website, via de app en als domeinnaam. TomTom c.s. heeft onweersproken gesteld dat ook het gebruik door MKB Ondernemers van het teken Tom als handelsnaam gelet op artikel 9 lid 3 onder d UMVo valt onder waren en diensten in de zin van artikel 9 lid 2 UMVo.

Naar voorlopig oordeel vertoont het teken Tom zowel in logo- als in woordvorm grote overeenstemming met de TomTom-merken. Dat er bij de vaststelling van de mate van overeenstemming een wezenlijk of relevant is tussen de verschillende TomTom-merken is door geen van beide partijen betoogd zodat de voorzieningenrechter daarin ook geen onderscheid zal maken, alhoewel opgemerkt zij dat de visuele gelijkenis tussen het teken Tom en het internationale TomTom-merk wat minder groot is door het toegevoegde beeldelement. Het teken Tom bestaat uit één woordelement dat identiek is aan het woordelement in de TomTom-merken. Weliswaar zijn in het Tom logo de letters waaruit dit woordelement bestaat enigszins anders gestileerd en in een paarse kleur weergegeven en bevat het teken een turquooiskleurige stip na het woordelement, dat neemt de grote mate van visuele overeenstemming echter niet weg. Dat sprake is van visuele overeenstemming geldt te meer voor het Tom woord teken. Bij zowel het Tom logo als het Tom woord teken is voorts sprake van auditieve en begripsmatige (in beide gevallen een persoons voornaam) overeenstemming. Dat de herhaling van het woordelement Tom in het teken Tom ontbreekt, zoals MKB Ondernemers opmerkt, doet aan het voorgaande niet af. Het onderscheidende element in de TomTom-merken is Tom, waarbij het onvolmaakte herinneringsbeeld van het relevante publiek moet worden betrokken die de al dan niet gebruikte herhaling bij eerste oogopslag mogelijk niet zal opvallen.

Naar voorlopig oordeel is sprake van soortgelijke waren en diensten. De TomTom-merken zijn ingeschreven voor navigatiesystemen maar ook voor (hardware en software ten behoeve van) reisinformatiesystemen voor het verstrekken of weergeven van reis- en vervoersgerelateerde informatie (zoals over benzinestations, parkeergarages en -terreinen, restaurants, autobedrijven en andere) en voor (hardware en software voor) informatiemanagement ten behoeve van de vervoers- en verkeerssector (zie 2.5). MKB Ondernemers biedt onder het teken Tom mobiliteitsdiensten aan zoals betaaltransacties en overzichten in kosten en verbruik op het gebied van tanken, autowassen en parkeren middels haar Tom-pas (voorheen de MKB-Brandstofpas) dan wel haar apps “Tanken met Tom”, “Carwash met Tom” en “Parkeren met Tom” (zie 2.32). De voorzieningenrechter acht deze door MKB Ondernemers aangeboden diensten complementair aan voornoemde reisinformatiesystemen die voor automobilisten relevante mobiliteitsinformatie verstrekken zoals over benzinestations en parkeergarages. Wat betreft het informatiemanagement-systeem ten behoeve van de vervoers- en verkeerssector waarvoor de TomTom-merken zijn ingeschreven is sprake van soortgelijkheid met de waren en diensten van MKB Ondernemers. Dat sprake is van genoemde soortgelijkheid, heeft MKB Ondernemers zelf onderkent in de conclusie van antwoord waarin zij stelt in paragraaf 81: ‘Waar TomTom ook de door haar genoemde B2B-activiteiten verricht, lijken die dicht bij een deel van de activiteiten van MKB Ondernemers te komen’. Bedoelde B2B-activiteiten, of te wel de Webfleet tool (zie 2.3), is een toepassing van het hiervoor genoemde ‘informatiemanagement-systeem’ waarvoor de TomTom-merken zijn ingeschreven.

Dat TomTom c.s. bij het grote publiek (in tegenstelling tot het hiervoor benoemde relevante publiek) bekender is als leverancier van navigatieapparatuur dan van zogenaamde telematics diensten waaronder haar Webfleet tool te rekenen valt zoals MKB Ondernemers heeft aangevoerd, is voor de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren en diensten niet relevant.

Anders dan TomTom c.s. betoogt, biedt MKB Ondernemers onder het teken Tom geen navigatiediensten aan. Dat MKB Ondernemers gebruikers van haar apps de mogelijkheid biedt via een door de gebruiker te kiezen navigatietool (zoals bijvoorbeeld Google Maps dan wel een eigen navigatiesysteem) ‘embedded’ in haar app omgeving te navigeren naar een bepaald tankstation of een bepaalde parkeergarage of autowasstraat, is niet als een onder het teken Tom aangeboden dienst te beschouwen. De voorzieningenrechter volgt MKB Ondernemers in haar betoog dat het relevante publiek bekend is met het op deze wijze embedden van een navigatiedienst van een derde.

Gelet op de grote mate van overeenstemming tussen het teken Tom en de TomTom-merken, het grote onderscheidend vermogen van de TomTom-merken en het feit dat MKB Ondernemers het teken Tom gebruikt voor waren en diensten die complementair dan wel soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor TomTom c.s. haar merken heeft ingeschreven, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat door het gebruik van het teken Tom bij het publiek verwarring kan ontstaan. Er is sprake van verwarringsgevaar ofwel omdat het publiek meent dat de diensten verricht onder het teken Tom afkomstig zijn van TomTom c.s. (directe verwarring). Ofwel omdat het publiek op grond van het gebruikte teken op zijn minst zal menen dat MKB Ondernemers op de ene of andere manier, vanwege een economische band met TomTom c.s. iets te maken heeft met de onder het overeenstemmende teken aangeboden diensten (indirecte verwarring). Het indirecte verwarringsgevaar wordt versterkt door het gebruik door MKB Ondernemers van het teken Tom in combinatie met slogans en bewoordingen op het gebied van vervoer en navigatie. Het gaat om slogans als “Tom laat je nieuwe wegen ontdekken”, “Tom helpt ondernemers verder, op weg haar hun stip”, “Tom beweegt ondernemers”. Daarmee versterkt MBK Ondernemers bij het relevante publiek de indruk dat zij op enige manier een band heeft met TomTom c.s.

MKB Ondernemers heeft twee marktonderzoeken laten uitvoeren en betoogt op basis van de uitkomsten daarvan dat van enige daadwerkelijke verwarring geen sprake is. TomTom c.s. heeft daar twee in haar opdracht uitgevoerde marktonderzoeken tegenovergesteld waar een ander beeld uitkomt. De voorzieningenrechter stelt voorop dat voor de geobjectiveerde beoordeling of sprake kan zijn van (indirect) verwarringsgevaar niet noodzakelijk is dat wordt aangetoond dat daadwerkelijk sprake is van (indirecte) verwarring bij het relevante publiek. De rechter moet uit de omstandigheden afleiden of er verwarringsgevaar te duchten is. Wat de marktonderzoeken van MKB Ondernemers betreft, is de voorzieningenrechter - met TomTom c.s. - voorshands van oordeel dat de opzet van die onderzoeken minder geschikt is om verwarringsgevaar tussen het teken Tom en de TomTom-merken te onderzoeken. In die onderzoeken kregen respondenten de radiocommercial 1 respectievelijk 2 van MKB Ondernemers te horen (zie 2.34). Dat respondenten vervolgens een minimale associatie met TomTom hebben, maar een eerste reactie geven in termen als ‘pas voor ondernemers, benzinepas, geldt niet voor mij, voordeliger tanken en auto’s’ is in die specifieke context niet verwonderlijk. Die resultaten kunnen door hun specifieke context niet worden gegeneraliseerd naar Tom in het algemeen. In de marktonderzoeken van TomTom c.s. is de respondenten gevraagd naar de associaties die men heeft bij het woord Tom dan wel bij het Tom logo. Uit de onderzoeken blijkt volgens TomTom c.s. dat 58% van de respondenten de naam Tom associeert met TomTom. Bij het Tom logo is dat percentage 27% aldus TomTom c.s. Daargelaten of de percentages correct zijn berekend, hetgeen MKB Ondernemers betwist omdat daarbij de antwoorden van meerdere vragen zijn opgeteld, constateert de voorzieningenrechter dat in ieder geval 36% van de respondenten bij de eerste open vraag het woord Tom associeert met TomTom en bij het Tom logo is dat 22,5%. Al met al geven de door partijen overgelegde marktonderzoekgegevens de voorzieningenrechter geen aanleiding haar voorlopig oordeel dat sprake is van (indirect) verwarringsgevaar bij te stellen.

Het voorgaande betekent dat sprake is van merkinbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo.

De overige aangevoerde grondslagen voor inbreuk op de Uniemerken behoeven geen nadere bespreking meer. Dat TomTom c.s. een afzonderlijk belang heeft bij beoordeling van de gestelde inbreuk op haar Beneluxmerken nu inbreuk op haar Uniemerken voorshands wordt vastgesteld, heeft zij niet aangevoerd.

Inbreuk op de handelsnaam TomTom

Voor zover TomTom c.s. nog belang heeft bij de afzonderlijke beoordeling van handelsnaaminbreuk naast de conclusie dat sprake is van merkinbreuk, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat gelet op de hiervoor ten aanzien van de merkinbreuk besproken omstandigheden ook sprake is van inbreuk op de handelsnaamrechten van TomTom c.s. Er is sprake van een zodanig geringe afwijking tussen de handelsnaam TomTom enerzijds en de handelsnaam Tom anderzijds dat verwarring bij het publiek te duchten is in de zin van artikel 5 Hnw. Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat beide ondernemingen in heel Nederland actief zijn. MKB Ondernemers heeft in dit kader geen andere verweren naar voren gebracht dan die hiervoor bij de beoordeling van de merkinbreuk reeds zijn verworpen.

Vorderingen

Hiervoor is overwogen dat MKB Ondernemers inbreuk maakt op de TomTom-merken. Het onder 1 door TomTom c.s. gevorderde stakingsbevel zal worden toegewezen met betrekking tot het Uniebeeldmerk met registratienummer 007072689 (zie 2.4). Het bevel is toewijsbaar zowel jegens TomTom IBV als merkhouder als jegens TomTom NV als licentienemer. Uit de overgelegde verklaring van TomTom IBV dat TomTom NV licentienemer is van de TomTom-merken en het feit dat zij gezamenlijk vorderingen hebben ingesteld in dit kort geding, volgt impliciet dat van de in artikel 22 lid 3 UMVo bedoelde toestemming om een vordering wegens inbreuk in te stellen sprake is.

Het toe te wijzen stakingsbevel ziet zowel op het Tom logo als op gebruik van het niet gestileerde Tom woord teken (schriftelijk en mondeling), waaronder valt het gebruik als handelsnaam en als domeinnaam en op de overige wijzen waarop MKB Ondernemers het teken Tom heeft gebruikt, opgesomd in 4.31. Het bevel zal worden opgelegd voor de Europese Unie. De voorzieningenrechter verwerpt het verweer van MKB Ondernemers dat er geen aanleiding is voor een Pan-Europees verbod omdat van enige plannen om elders de markt te betreden geen sprake is. [A] heeft zelf eerder aan TomTom c.s. kenbaar gemaakt mogelijk te willen uitbreiden naar de Europese Unie (zie 2.25), zodat de voorzieningenrechter aan dat verweer voorbij gaat. Dat TomTom c.s. daarnaast nog belang heeft bij toewijzing van een verbod op grond van haar internationale merk met gelding in de Europese Unie dan wel haar Beneluxmerken heeft zij niet aangevoerd. Het sub 2 gevorderde bevel wordt afgewezen.

Gelet op de vaststelling dat tevens sprake is van handelsnaaminbreuk als bedoeld in artikel 5 Hnw, zal het onder 3 gevorderde bevel tot staking daarvan jegens TomTom c.s. worden toegewezen.

De voorzieningenrechter zal de termijn waarbinnen MKB Ondernemers zich dient te onthouden van inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van TomTom c.s. bepalen op drie weken na betekening van het vonnis. Daarmee heeft de voorzieningenrechter rekening gehouden met het feit dat MKB Ondernemers naar zij stelt meer tijd nodig heeft dan een week zoals gevorderd om aan die bevelen te voldoen. Dat een langere periode nodig zou zijn voor een aantal technische wijzigingen in haar apps, heeft MKB Ondernemers wel aangevoerd maar onvoldoende gemotiveerd toegelicht zodat de voorzieningenrechter daaraan voorbij gaat. Bovendien zou een nog langere periode niet redelijk zijn gelet op het belang van TomTom c.s. bij een spoedige staking van de inbreuk.

TomTom c.s. heeft niet gesteld welk belang zij heeft bij de gevorderde doorhaling van de domeinnaamregistratie tom.nl naast een verbod op het gebruik van de domeinnaam. Het gevorderde sub 4 zal worden afgewezen.

Oplegging van een dwangsom is passend en geboden. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.

De termijn van 1019i Rv zal worden bepaald op zes maanden na de datum van dit vonnis.

Proceskosten

MKB Ondernemers zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten aan de zijde van TomTom c.s. worden veroordeeld. TomTom c.s. maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft specificaties van haar kosten (inclusief verschotten en kosten voor de marktonderzoeken) ten bedrage van in totaal € 57.466,27 exclusief BTW overgelegd. Tegen deze kosten is door MKB Ondernemers geen bezwaar gemaakt, zodat deze toewijsbaar zijn. De voorzieningenrechter zal de kosten dan ook op dat bedrag begroten.

De voorzieningenrechter

beveelt MKB Ondernemers om binnen drie weken na betekening van dit vonnis elke inbreuk op het Uniebeeldmerk TOMTOM (met registratienummer 007072689) in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door staking van ieder gebruik van het Tom logo en van het niet gestileerde Tom woord teken;

beveelt MKB Ondernemers om binnen drie weken na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de handelsnaam TomTom te staken en gestaakt te houden;

veroordeelt MKB Ondernemers tot betaling aan TomTom c.s. van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere keer dat zij het onder 5.1 en/of 5.2 bevolene overtreedt, alsmede voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 250.000,- in totaal;

veroordeelt MKB Ondernemers in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van TomTom c.s. begroot op € 57.466,27;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na heden;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 21 december 2016 in tegenwoordigheid van de griffier