HR, 13-10-2006, nr. C05/071HR

13 oktober 2006

Eerste Kamer

Nr. C05/071HR

RM

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

de vennootschap naar buitenlands recht BENETTON GROUP SpA,

gevestigd te Ponzano, Italië,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. W.E. Pors,

t e g e n

G-STAR INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaten: mrs. R.S. Meijer en F.E. Vermeulen.

1. Het arrest in dit geding

1.1 De Hoge Raad heeft in deze zaak op 8 september 2006 een arrest uitgesproken. Daarin is in overweging 3.7.4 en in de formulering van de eerste aan het HvJEG voorgelegde vraag van uitleg als gevolg van een misslag vermeld dat de vraagstelling betrekking zou hebben op de in art. 3 lid 1 onder e van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) bedoelde nietigheidsgrond 'de vorm die door de aard van de zaak bepaald wordt', in plaats van 'de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft'.

De Hoge Raad zal deze misslag herstellen. De partijen zijn in de gelegenheid gesteld zich omtrent dit herstel uit te laten.

1.2 Overweging 3.7.4 van het arrest van 8 september 2006 dient als volgt te worden gelezen:

3.7.4 De vraag rijst evenwel of het verwijzingshof aan een hernieuwd onderzoek als hiervoor in 3.7.3 bedoeld wel behoort toe te komen. Aan de bestreden overwegingen van het hof ligt de opvatting ten grondslag dat de uitsluiting van art. 3 lid 1 onder e, derde streepje van de Merkenrichtlijn, dus voor zover die betrekking heeft op de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, niet aan een rechtsgeldige merkinschrijving in de weg behoeft te staan, indien te eniger tijd - gelet op hetgeen hiervoor in 3.7.2 is overwogen: voorafgaande aan het depot - de aantrekkelijkheid van de vorm een gevolg is geworden van de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van de vorm als merk. Het HvJEG heeft (in rov. 75 van het eerdergenoemde arrest inz. Philips/Remington), zoals vermeld hiervoor in 3.7.2, weliswaar eraan herinnerd dat merken waarvan inschrijving op grond van (onder meer) art. 3 lid 1 onder e van de Merkenrichtlijn moet worden geweigerd, gelet op art. 3 lid 3, niet door het gebruik dat daarvan is gemaakt onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen, maar daarmee is niet de hier in het geding zijnde vraag beslist, die immers geen betrekking heeft op het onderscheidend vermogen van het omstreden merk.

De Hoge Raad zal daarom op dit punt de hierna onder 5 te formuleren prejudiciële vragen aan het HvJEG voorleggen.

1.3 De eerste prejudiciële vraag dient als volgt te worden gelezen:

1. Moet art. 3 lid 1 onder e, derde streepje aldus worden uitgelegd dat de daarin vervatte uitsluiting de inschrijving als merk van een vorm blijvend belet, indien de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter geheel, dan wel in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, of mist die uitsluiting toepassing indien, voorafgaand aan de aanvrage om inschrijving, voor het publiek de aantrekkingskracht van de desbetreffende vorm in overwegende mate bepaald is gaan worden door de bekendheid daarvan als onderscheidingsteken?

2. Beslissing

De Hoge Raad:

verbetert de bovenvermelde fouten in het op 8 september 2006 in deze zaak uitgesproken arrest;

stelt de verbeteringen op de minuut van dat arrest.

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann en W.A.M. van Schendel, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 13 oktober 2006.